Sentencia Civil Juzgados de lo Mercantil - Barcelona, Sección 3, Rec 62/2005 de 19 de Febrero de 2007

Encabezamiento

62/2005D1 (Ordinario)

JUZGADO MERCANTIL Nº 3

BARCELONA

Asunto: 62/2005D1 (Ordinario)

SENTENCIA

En Barcelona, a diecinueve de febrero de dos mil siete.

Vistos por José Mª Fernández Seijo, magistrado del Juzgado Mercantil nº 3 de Barcelona, los presentes autos de juicio ordinario seguido con el número 62/2005 entre:

Demandante.- Don Jose Pablo , domiciliado en Candas, Concejo de Carreño, CALLE000 nº NUM000 ; representado por el Procurador de los Tribunales don Ángel Quemada Ruiz y asistido por el Abogado don Pedro García Cabrerizo.

Demandado.- La entidad mercantil LA REDOUTTE CATÁLOGO S.A., domiciliada en Cornellá de Llobreat, Alameda I, Can Mercader, carretera L'Hospitalet nº 60-64; representada por el Procurador de los Tribunales don Francisco Fernández Anguera y asistida por la Abogado doña Fátima Pineda Pérez.

Causa.- Acción de violación de derecho de patentes.

Antecedentes

Primero.- El día 3 de febrero de 2005 fue turnada en este Juzgado demanda de juicio ordinario instada por el Procurador de los Tribunales sr. Quemada Ruiz, en nombre y representación de don Jose Pablo ; en su escrito inicial, tras alegar los hechos y fundamentos que a sus intereses correspondieron, solicitaba que se condenara a la mercantil LA REDOUTTE CATÁLOGO S.A. y se dictara sentencia en la que:1) Se declarara que todos los actos realizados por la demandada y descritos en el escrito de demanda constituyen actos de violación del derecho de patente y actos de imitación desleales respecto de las patentes del actor. 2) Se condene y ordene a LA REDOUTTE CATÁLOGO S.A. a cesar en la utilización directa o indirecta en el tráfico económico de un producto como el descrito en el escrito de demanda que es idéntico o muy similar al que tiene protegido como patente el actor, al tener las mismas características técnicas, funcionales y estéticas, con expresa prohibición de realizarlo en el futuro a no ser que medie la debida autorización del actor.3) Se condene a la demandada al pago de los daños y perjuicios causados al actor por los actos declarados como constitutivos de violación de patente, en la cifra que se establezca bien en período de prueba, o en fase de ejecución de sentencia, de acuerdo con los parámetros que para dicha indemnización se determina en el artículo 66 de la Ley 11/86 de Patentes , atendiendo a los hechos y documentos acreditativos que se pongan de manifiesto a lo largo del procedimiento, por una cantidad no inferior a 60.000 euros. 4) Que se ordene a la parte demandada destruir los productos infractores que tenga en sus tiendas o almacenados en cualquier lugar. 5) Que en cualquier caso, se ordene la publicación de la Sentencia, o extracto de la misma, a costa de la demandada, en tres diarios de ámbito nacional. 6) Que se condene a la demandada a estar y pasar por las anteriores declaraciones y a la condena en costas del presente procedimiento.

Segundo.- La demanda fue admitida a trámite por auto de 4 de febrero de 2005 y la demandada emplazada el día 24 de febrero de 2005 .

Tercero.- Por escrito de 22 de marzo de 2005 compareció el Procurador de los Tribunales Sr. Fernández Anguera, en nombre y representación de la entidad mercantil LA REDOUTTE CATÁLOGO S.A. solicitando la intervención provocada de la mercantil que vendió los productos a la demandada, la mercantil CARABASSE S.A. Dicha solicitud de intervención provocada, tras el correspondiente traslado a la parte actora, fue rechazada por auto de 20 de abril de 2005 , recurrido en reposición y resuelta la reposición por auto de 31 de mayo de 2005 .

Cuarto.- Por escrito de 29 de abril de 2005 el Procurador de los Tribunales Sr. Fernández Anguera contestó a la demanda en nombre y representación de la entidad mercantil LA REDOUTTE CATÁLOGO S.A. oponiéndose a lo planteado de contrario conforme a los hechos y fundamentos que a sus intereses correspondieron, solicitando la nulidad de la patente del actor y reclamando que se desestimara la demanda.

Quinto.- Por Providencia de 5 de mayo de 2005 se tuvo por contestada la demanda y se convocó a las partes a audiencia previa señalada para el día 15 de junio de 2005 .

Sexto.- En la fecha señalada para la vista de audiencia previa las partes se ratificaron en sus escritos iniciales, concretaron sus pretensiones y propusieron prueba que fue admitida ordenando su práctica y señalando inicialmente la vista de juicio para el día 22 de septiembre de 2005.

Séptimo.- Dada la complejidad de la prueba, entre otras admitidas había que practicar una pericial así como un informe de la Oficina Española de Patentes y Marcas sobre la novedad inventiva de la patente, así como diversas incidencias vinculadas a la no asistencia de algunos testigos y peritos a los señalamientos, la vista para la práctica de las pruebas hubo de realizarse en diversas sesiones, la última de ellas el día 10 de enero de 2007.

Octavo.- Practicas la totalidad de las pruebas y evacuado el trámite de conclusiones por parte de los letrados en la valoración de la prueba el mismo día 7 de enero de 2007 quedaron los autos sobre la mesa del Juez para dictar sentencia.

Hechos probados

A la vista de la prueba practicada y de conformidad con el artículo 209.2º de la Ley de Enjuiciamiento Civil debe considerarse acreditados los siguientes hechos:

1) Don Jose Pablo es titular de la patente nº 2.168.494 con el título "prenda femenina con efecto de estimulación sexual", fue presentada el día 12 de agosto de 1996.

2) Dicha patente reivindica:

1. Prenda femenina que produce un efecto de estimulación sexual, que la usuaria puede llevar en la cintura, nalgas e ingle y que consta de una pieza en forma de banda que rodea la cintura formando un lazo elástico que tiende a ajustarse o desajustarse mediante una hebilla o broche delantero provisto de una anilla o gancho suspendido en el centro, al cual está fijado o unido de otra manera el extremo delantero de un cordón perineal de modo que la prenda puede ajustarse según el tamaño o el grado de presión que desee la usuaria, caracterizada por incorporar uno o varios cordones con nudos, cadenas o filas de perlas esféricas insertadas en hilos, cuyos nudos, eslabones o perlas están fabricados o recubiertos de metal, nácar u otro material de la consistencia adecuada, extendiéndose el cordón de nudos o perlas a lo largo de la ingle y entre las piernas de la usuaria para unirse, en su extremo posterior, a una anilla o medio de fijación provisto en la parte trasera de la prenda, extendiéndose el cordón desde la zona del pubis hasta la zona anal y sobre los genitales externos femeninos con el fin de proporcionar rozamiento o ejercer presión en los labios externos e internos y en el clítoris, generado al caminar o al mover las piernas, produciendo, de este modo, la estimulación sexual de la usuaria mediante el contacto y, además, la excitación sexual de su compañero, dado que la prenda proporciona también un efecto sexualmente terapéutico, lúdico o erótico.

2. Prenda femenina que proporciona un efecto de estimulación sexual de acuerdo con la reivindicación anterior, caracterizada por reemplazar el lazo por un bikini o tanga cuyo ángulo inferior de la pieza de tela triangular delantera se ajusta en la ingle y se une a la parte trasera de la prenda entre las piernas de la usuaria mediante dicha cadena o cordón de perlas para proporcionar dicho efecto de estimulación sexual.

3. Prenda femenina que proporciona un efecto de estimulación sexual de acuerdo con la primera reivindicación, caracterizada por incorporar una faja elástica que comprime el abdomen, cuyos bordes inferiores de las partes delantera y trasera están unidos mediante una cadena o cordón de perlas esféricas que se extiende entre las piernas y la ingle de la usuaria para proporcionar un efecto de estimulación sexual.

4. Prenda femenina que proporciona un efecto de estimulación sexual de acuerdo con la primera reivindicación, caracterizada por incorporar un body, pijama o camiseta cuya parte delantera está unida a la parte trasera por dicha cadena o dicho cordón de perlas esféricas que se extiende sobre la ingle y entre las piernas y nalgas de la usuaria para proporcionar un efecto de estimulación sexual.

3) A dicha patente se incorporan los siguientes dibujos explicativos:

(ver imágenes en documento original)

4) Por medio de la marca Bracli se comercializa los productos en los que se utiliza la patente del Sr. Jose Pablo reproduciéndose en fotografía la muestra del producto aportado por la parte:

(ver imagen en documento original)

5) La entidad mercantil LA REDOUTTE CATÁLOGO S.A., empresa dedicada a la venta de ropa y lencería por catálogo, incluía en su catálogo del la temporada 2005 una braga tanga que tenía incorporada una fila de perlas. Producto que se reproduce en fotografía a partir de la muestra aportada por la parte:

(ver imagen en documento original)

6) La Oficina Española de Patentes y Marcas en su informe sobre el estado de la técnica emitido el 10 de febrero de 2006 y ratificado en presencia judicial el 10 de enero de 2007 manifiesta que la prenda que comercializa el Sr. Jose Pablo se encuentra dentro de las características definidas en la patente, el producto comrcializado porl S. Jose Pablo corresponde a las características descritas en la patente Jose Pablo . La prenda de REDOUTTE entraría dentro de la protección de la patente Jose Pablo ya que consta de una hilera de bolas imitando perlas unida a una tira de encaje, explicándolo así en el catálogo: "Tira ancha de encaje extensible delante y detrás. Tira imitando hilera de perlas delante y detrás". He dicho informe sobre el estado de la técnica el perito ha tenido en cuenta dos patentes americanas las conocidas como Lilley y Donellan, la primera para identificar un arco con una hilera de perlas destinado a la estimulación sexual femenina, la segunda para identificar un cinturón que cubre los genitales femeninos:

a. Esta es la figura de la patente Donellan:

(ver imagen en documento original)

b) Esta es la figura de la patente Lillye:

(ver imagen en documento original)

7) Los daños y perjuicios causados a la parte actora respecto del ejercicio 005 se calculan en 25.000 euros.

Fundamentos

Primero.- En cuanto a los hechos declarados probados los hechos primero, segundo y tercero son una reproducción literal de la patente de la parte actora. El hecho probado cuarto y quinto son las fotografías de las prendas comercializadas por el actor - a través de la mercantil Bracli - y la demandada -según los catálogos que se aportan en autos y la muestra física de la prenda - no impugnada -. El hecho probado sexto no hace sino reproducir el informe sobre el estado de la técnica elaborado por la OEMP y ratificado en vista de juicio, el contenido de dicho informe, la declaración de su autor y la comparación hecha por un no especialista de los productos de actor y demandada evidencia la casi idéntica apariencia externa de ambos productos, las únicas diferencias de matiz tienen que ver con la anchura de la banda de tela y el grosor y disposición de las perlas - más pequeñas y unidas en las tangas fabricadas a partir de la patente Jose Pablo - ligeramente más gruesas y separadas en el producto de LA REDOUTTE. El último de los hechos probados tiene su apoyo en el dictamen pericial económico del Sr. Lucio y en las aclaraciones y precisiones efectuadas cuando hubo de ratificar el dictamen.

Segundo.- La parte demandada en su contestación a la demanda y en trámite de conclusiones ha articulado su oposición a lo pretendido de contrario partiendo de los siguientes argumentos:

1) Que las reivindicaciones de la patente del Sr. Jose Pablo no coinciden con el producto comercializado por Bracli.- Si se examina a simple vista el producto comercializado por Bracli se observa que se trata de una braga/tanga que coincide en su integridad con la segunda de las reivindicaciones de la patente: "Prenda femenina que proporciona un efecto de estimulación sexual de acuerdo con la reivindicación anterior, caracterizada por reemplazar el lazo por un bikini o tanga cuyo ángulo inferior de la pieza de tela triangular delantera se ajusta en la ingle y se une a la parte trasera de la prenda entre las piernas de la usuaria mediante dicha cadena o cordón de perlas para proporcionar dicho efecto de estimulación sexual".- Se sustituye la "pieza en forma de banda que rodea la cintura formando un lazo elástico que tiende a ajustarse o desajustarse mediante una hebilla o broche delantero provisto de una anilla o gancho suspendido en el centro", lo que en términos vulgares se identificaría con un cinturón, y se identifica el mismo sistema de estimulación sexual femenina pero incorporado a una braga de biquini o tanga, que es lo que hace el producto comercializado por Bracli,

2) Vinculado a lo anterior la parte demandada considera que habría caducado la patente del actor, por no uso - artículo 116 LP -, apreciación que también debe rechazarse puesto que el demandante acredita que bracli comercializada de manera continuada y estable el producto desde hace varios años, aportando facturas desde 1999.

3) En cuanto a la nulidad de la patente por falta de novedad, efectuada al amparo del artículo 6 de la Ley de Patentes en relación con el artículo 8 del mismo texto legal, debe advertirse que el informe de la OEMP ha evidenciado que la patente del Sr. Jose Pablo supone una actividad inventiva y no resulta de un modo evidente del estado de la técnica. La patente del Sr. Jose Pablo no puede considerarse una mera adición de las dos patentes referidas - Donellan y Lillye - puesto que la Donellan no es sino un cinturón de castidad que, salvo patologías sexuales no comunes, no puede considerarse por sí sola un estimulador sexual femenino, la apariencia externa puede tener un punto de partida aparentemente igual - se trata de una braguitas o tanga - pero sus elementos, finalidad y utilidad son radicalmente distintos. La patente Lillye no es una prenda de vestido, es una especie de arco de violín que incorpora una ristra de perlitas que tienen como finalidad la estimulación, evidentemente la finalidad de la patente Jose Pablo y la Lillye puede considerarse la misma pero lo cierto ni el método, ni la apariencia ni el uso puede asimilarse. Debe advertirse que incluso cuando se suman o incorporan varias patentes la nueva será también patentable si es novedosa.

En definitiva debe considerarse que el producto comercializado por LA REDOUTTE CATÁLOGO S.A. infringe los derechos de patente en los términos previstos por el artículo 62 de la Ley de patentes y, por lo tanto, el demandante tiene derecho a reclamar que cesen los actos que violan su derecho, la destrucción de los productos infractores que tenga el demandado en sus tiendas o almacenados así como la publicación del la sentencia en dos diarios de ámbito nacional, publicación del fallo y de los hechos probados; al tratarse de una venta por catálogo y tener estos catálogos difusión nacional, aportando además pruebas de la venta por Internet es razonable que los periódicos sean de difusión nacional bastando con dos de ellos ya que el demandante no alega razón alguna que justifique la publicidad en un tercer periódico, bastando dos de los de distribución nacional, elegidos por el demandante.

Tercero.- Partiendo de la estimación de la demanda en cuanto a la infracción de los derechos de propiedad industrial del demandante debe examinarse si se ha producido además un quebranto de las normas que deben regular la competencia en el mercado, concretamente actos de imitación - artículo 11 de la Ley de Competencia Desleal - , actos de confusión - artículo 6 LCD - y aprovechamiento indebido de la reputación ajena - artículo 12 LCD -.

El Tribunal Supremo en STS de 1 de diciembre de 2005 advierte que: "partiendo siempre de la base de que se hace depender la competencia desleal de la vulneración relativa a la propiedad industrial y de que si esta no se produce, tampoco aquella resultaría operativa", dicha sentencia partía de un supuesto en el que el demandado había sido distribuidor de los productos de la parte actora y que la copia casi servir de productos de había producido "aprovechándose indebidamente, en beneficio propio, de las ventajas de la reputación y crédito comercial alcanzado por este aparato, reputación y crédito conocido y utilizado por la demandada precisamente por haber sido distribuidora oficial del producto. Esta conducta se califica de contraria a la buena fe, en los términos de los arts. 5 y 12 de la Ley 3/1991, de Competencia Desleal ". El propio Tribunal Supremo en una reciente sentencia de 4 de septiembre de 2006 ha declarado que "Como declaró esta Sala en la sentencia de fecha 13 de junio de 2.006 , no cabe desconocer la relación existente entre la regulación de la competencia, en sus diversas manifestaciones, y los derechos subjetivos de exclusiva, así como tampoco la posibilidad de que la Ley 3/1.991 proyecte una protección complementaria sobre situaciones que, en todo o en parte, no la obtengan de la legislación especial reguladora de un específico título de propiedad industrial. En concreto, aunque el artículo 11 de la Ley 3/1.991 rechace expresamente la ilicitud de una libre imitación de prestaciones empresariales ajenas cuando estén amparadas por un derecho de exclusiva (1) y cuando sea desleal (2 y 3), ello no significa que tal precepto desplace a su ámbito, sustituya o duplique la protección específica que a la propiedad industrial reconocen las leyes especiales que la regulan".

Aplicada esta doctrina al supuesto de autos y puesto que los productos que comercializa el demandado son idénticos a los que quedan bajo el amparo de la patente del Sr. Jose Pablo puede hablarse también de que la explotación por parte de la demandada de productos idénticos sin tener autorización para ello genera una situación de confusión en el mercado especto de la procedencia de los productos ya que los que comercializa LA REDOUTTE aparecen sin ningún signo de etiqueta o distintivo y que el único elemento que identifica comercialmente al producto es el modo de adquirirlo - la venta por catálogo efectuada por la demandada. Tal acto de confusión queda acreditado y respecto del mismo debe estimarse la acción de competencia desleal.

Al haber vulnerado la parte demandada el derecho de exclusiva del actor puede hablarse también de un acto de imitación susceptible de generar asociación por los consumidores o aprovechamiento del esfuerzo ajeno ya que se presenta como propio de la cadena demandada - importante distribuidora de productos por catálogo - un producto basado en una patente que no le pertenece. También debe estimarse esta segunda causa, no así la tercera puesto que se carece de elementos de juicio suficientemente sólidos sobre la reputación del actor en el mercado.

Cuarto.- En cuanto a la indemnización de daños y perjuicios la prueba pericial ha generado serias dudas sobre su validez por cuanto muchos de los datos barajados por el perito o resultan inexactos o son incorrectos, habiéndose producido errores de cálculo al partirse de datos incorrectos. Hay que acudir en primer lugar a la demanda donde se hace referencia al artículo 66 de la Ley de Patentes en la que se menciona en primer lugar que la indemnización comprenderá no sólo el valor de la pérdida que haya sufrido sino también el de la ganancia que haya dejado de obtener el titular a causa de la violación de su derecho, incluyendo para la determinación de estos últimos los beneficios que hubiera obtenido el infractor por la explotación del invento patentado.

A la vista de los hechos reflejados en la demanda la infracción por parte del demandado se habría producido en un solo ejercicio ya que la denuncia de infracción se realiza a partir del catálogo de una temporada - 2004/2005 - el perito hace el cálculo sobre la suma de varios ejercicios e unas cifras poco fiables. La falta de precisión del actor y las omisiones e irregularidades derivadas del informe pericial determina que vistas las cifras aportadas por el perito con las correcciones que han de analizarse a la vista del desarrollo de la pericial hacen que la indemnización que deba reconocerse al actor sea de 25.000 euros, es decir, poco más o menos la mitad del volumen teórico de ventas que ha calculado el perito para el ejercicio 2005.

Sexto.- La estimación de la demanda en sus aspectos esenciales determina la condena en costas a la parte demandada por aplicación del principio del vencimiento objetivo en materia de costas (artículo 394 de la LEC ).

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación

Fallo

Estimando la demanda interpuesta por la representación en autos de don Jose Pablo se condena a la mercantil LA REDOUTTE CATÁLOGO S.A. y

1) Se declara que todos los actos realizados por la demandada referidos a la distribución y comercialización de productos en los que ha utilizado la patente española nº 2.168.494 consistente en una prenda femenina - tanga - con efecto de estimulación sexual constituyen actos de violación del derecho de patente y actos de imitación desleales respecto de las patentes del actor.

2) Se condena y ordena a LA REDOUTTE CATÁLOGO S.A. a cesar en la utilización directa o indirecta en el tráfico económico de un producto como el descrito en el apartado anterior por ser idéntico o muy similar al que tiene protegido como patente el actor, al tener las mismas características técnicas, funcionales y estéticas, con expresa prohibición de realizarlo en el futuro a no ser que medie la debida autorización del actor.

3) Se condena a la demandada al pago de los daños y perjuicios causados al actor por los actos declarados como constitutivos de violación de patente en la suma de 25.000 euros

4) Se ordena a la parte demandada destruir los productos infractores que tenga en sus tiendas o almacenados en cualquier lugar.

5) Se ordena la publicación de los hechos probados y el fallo de la sentencia, una vez firme en dos diarios de ámbito nacional

6) Se condena a la demandada a estar y pasar por las anteriores declaraciones y a la condena en costas del presente procedimiento.

Contra esta sentencia podrá interponerse recurso de apelación ante la Sala de lo Civil de la Audiencia Provincial de Barcelona; recurso que habrá de presentarse en este Juzgado en el plazo de cinco días desde su notificación.

Líbrese testimonio de la presente resolución para su unión a los autos principales y llévese el original al libro de Sentencias de este Juzgado.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Publicación: Leída y publicada ha sido la anterior resolución por el Juez que la suscribe estando celebrando audiencia en el día de la fecha. Doy fe.