Sentencia Civil Juzgados de lo Mercantil - Barcelona, Sección 3, Rec 746/2005 de 16 de Abril de 2007

Encabezamiento

746/2005D3 (Ordinario)

JUZGADO MERCANTIL Nº 3

C/ AUSIAS MARC, 36-38 (3ª PLANTA)

BARCELONA

Procedimiento Ordinario 746/2005 Sección D3

Parte demandante: REPUBLIC TECHNOLOGIES INTERNATIONAL, SAS

Procurador: ANGEL MONTERO BRUSELL

Parte demandada: DISFUM 2000, SL

Procurador: JESUS MIGUEL ACIN BIOTA

SENTENCIA

En Barcelona, a dieciséis de abril de dos mil siete.

Vistos por José Mª Fernández Seijo, magistrado del Juzgado Mercantil nº 3 de Barcelona, los presentes autos de juicio ordinario seguido con el número 746/2005 entre:

Demandante.- La entidad mercantil REPUBLIC TECHNOLOGS INTERNACIONAL, S.A. (RTI), domiciliada en Persignan, Avenida Julián Panchot nº 3750; representada por el Procurador de los Tribunales don Ángel Montero Brusell y asistida por el Abogado don Juan Ignacio Alonso Dregi.

Demandado.- la entidad mercantil DISFUM 2000 S.L., domiciliada en Montcada i Reixac, calle Can Cuyás nº 13, nave 41-2, Polígono Industrial Can Cuyás; representada por el Procurador de los Tribunales don Jesús Acín Biota y asistido por el Abogado don Javier Doménech Linde.

Causa.- Competencia desleal.

Antecedentes

Primero.- El día 12 de diciembre de 2005 fue turnada en este Juzgado demanda de juicio ordinario instada por el Procurador de los Tribunales Sr. Montero Brusell, en nombre y representación de la entidad mercantil REPUBLIC TECHNOLOGIES INTERNACIONAL S.A.S. (RTI); en su escrito inicial, tras alegar los hechos y fundamentos que a sus intereses correspondieron, solicitaba que se condenara a la mercantil DISFUM 2000 S.L. dictando sentencia en la que se declarara que la mercantil demandada ha incurrido en actos de competencia desleal con la comercialización de los productos denominados ZONE PREMIUM 1.1/4 y ZONE PREMIUM SLIM por medio del uso de letras hologramáticas en la presentación de los referidos productos, así como en la imitación, en las actividades promocionales y publicitarias de los productos ZONE PREMIUM, de las actividades promocionales y publicitarias llevadas a cabo por la actora y, en consecuencia:

Se ordene a la demandada a estar y pasar por dicha declaración, cesando por lo tanto los actos de competencia desleal en los que ha incurrido, absteniéndose en lo sucesivo de producir, distribuir y comercializar los productos ZONE PREMIUM 1.1/4 y ZONE PREMIUM SLIM en su configuración actual (uso de letras hologramáticas), así como cesar en la realización de prácticas promocionales o publicitarias o de cualquier otra forma imitando a las del actor, que han dado origen a los actos de competencia desleal objeto del pleito.

Se acuerde la inmediata destrucción, a costa de la demandada, de los productos ZONE PREMIUM 1.1/4 y ZONE PREMIUM SLIM en la configuración que ha supuesto la existencia de actos de competencia desleal, así como de todos aquellos impresos, catálogos y cualquier otro documento o soporte, de la mercantil demandada, en los que utilicen, reproduzcan o imiten los signos, productos y actividades promocionales de los productos OCB y de la gama OCB PREMIUM.

Se ordene, a costa de la mercantil demandada, la publicación de la sentencia condenatoria, mediante anuncios que deberán ser insertados en dos diarios de ámbito nacional, notificándose asimismo la sentencia a las personas interesadas en la misma.

Se condene a la demandada al pago de las costas del procedimiento.

Segundo.- Solventado un problema vinculado a la tasa judicial, por auto de 1 de febrero de 2006 se admitió a trámite la demanda emplazando a la demandada el 17 de febrero de 2006.

Tercero.- Por escrito de 17 de marzo de 2006 el Procurador de los Tribunales Sr. Acín Biota contestó a la demanda en nombre y representación de la mercantil DISFUM 2000 S.L. alegando los hechos y fundamentos que a sus intereses correspondieron, solicitando que se desestimara la demanda.

Cuarto.- Por Providencia de 4 de mayo de 2006 se tuvo por contestada la demanda y se convocó a las partes a audiencia previa señalada para el día 4 de julio de 2006 , suspendiéndose la vista y señalándose nueva vista el 13 de julio por coincidencia de señalamientos. En esa fecha actora y demandada se ratificaron en sus planteamientos iniciales, concretaron sus pretensiones y propusieron prueba.

Quinto.- Por escrito de 25 de julio la parte actora presentó escrito de ampliación de hechos, que fue contestado de contrario.

Sexto.- Celebrada la vista en distintas sesiones el día 22 de noviembre quedaron los autos sobre la mesa del Juez para dictar sentencia.

Fundamentos

Primero.- La representación en autos de la entidad mercantil REPUBLIC TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.S. ejercita contra la mercantil DISFUM 2000 S.L. acciones declarativa y de cesación de competencia desleal consistentes en que se declare que la mercantil demandada ha incurrido en actos de competencia desleal con la comercialización de los productos denominados ZONE PREMIUM 1.1/4 y ZONE PREMIUM SLIM por medio del uso de letras hologramáticas en la presentación de los referidos productos, así como en la imitación, en las actividades promocionales y publicitarias de los productos ZONE PREMIUM, de las actividades promocionales y publicitarias llevadas a cabo por la actora y, en consecuencia que :

Se ordene a la demandada a estar y pasar por dicha declaración, cesando por lo tanto los actos de competencia desleal en los que ha incurrido, absteniéndose en lo sucesivo de producir, distribuir y comercializar los productos ZONE PREMIUM 1.1/4 y ZONE PREMIUM SLIM en su configuración actual (uso de letras hologramáticas), así como cesar en la realización de prácticas promocionales o publicitarias o de cualquier otra forma imitando a las del actor, que han dado origen a los actos de competencia desleal objeto del pleito.

Se acuerde la inmediata destrucción, a costa de la demandada, de los productos ZONE PREMIUM 1.1/4 y ZONE PREMIUM SLIM en la configuración que ha supuesto la existencia de actos de competencia desleal, así como de todos aquellos impresos, catálogos y cualquier otro documento o soporte, de la mercantil demandada, en los que utilicen, reproduzcan o imiten los signos, productos y actividades promocionales de los productos OCB y de la gama OCB PREMIUM.

Se ordene, a costa de la mercantil demandada, la publicación de la sentencia condenatoria, mediante anuncios que deberán ser insertados en dos diarios de ámbito nacional, notificándose asimismo la sentencia a las personas interesadas en la misma.

Se condene a la demandada al pago de las costas del procedimiento.

De los distintos supuestos o tipos previstos en la Ley de Competencia Desleal la parte demandante ampara su pretensión en el hecho de que la demandada realiza actos que generan riesgo de confusión en el mercado - artículo 6 LCD - y, por otra parte, se está aprovechando de la reputación del actor de modo ilícito - artículo 12 LCD .

Segundo.- La parte demandada en su escrito de contestación advierte la falta de legitimación pasiva por considerar que no realiza ningún acto de comercialización del papel de fumar bajo la marca ZONE PREMIUM 1.1/4 y ZONE PREMIUM SLIM, y que sólo es titular de las marcas de referencia - ZONE PREMIUM 1.1/4 y ZONE PREMIUM SLIM.

El artículo 20 de la LCD establece que las acciones previstas en el artículo 18 podrán ejercitarse contra cualquier persona que haya realizado u ordenado el acto de competencia desleal o haya cooperado a su realización.

La mercantil DISFUM 2000 S.L. es la titular de la marca mixta comunitaria con efecto en España 002789279 para la clase 16 y 34:

Mirar imagen en el original.

La parte demandada no solo no ha negado la titularidad de la marca y la solicitud de otras marcas similares, sino que además ha defendido su derecho a utilizar la misma en el tráfico mercantil, pero lo cierto es que no hay en los autos prueba alguna de que la mercantil DISFUM 2000 S.L. intervenga en el tráfico en los términos referidos en la demanda.

Tras la audiencia previa celebrada el 13 de julio de 2006, concretamente el 25 de julio por medio de un escrito de hechos nuevos o de nueva noticia la parte demandante aportó un nuevo documento, una caja de filtros en la que constaba como importador la mercantil DIFUM 2000 S.L., dicho documento fue rechazado de modo definitivo por auto de 6 de noviembre de 2006 indicando que la parte demandante no acreditaba en realidad la fecha posterior de dicho elemento, lo único que acreditaba era que había adquirido ese producto con posterioridad, sin que justificara en modo alguno que dicho producto se hubiera puesto en el mercado con posterioridad o que existieran razones justificadas para considerar posible que el actor había tenido noticias del documento con posterioridad no sólo a la interposición de la demanda, sino a la contestación a la demanda en la que la parte demandada había puesto de manifiesto que en modo alguno estaba usando en el comercio la marca de referencia de la que era titular.

Parece evidente que en el ámbito de la competencia desleal quien actúa en el mercado con infracción de estas normas suele buscar formas subrepticias, que dificultan la identificación en el mercado del infractor y que obligan a pruebas indiciarias y a presunciones. Pero en este caso la titularidad de la marca por parte de la actora no debe ser considerado por sí mismo el uso con fines concurrenciales en el mercado de una marca lícitamente inscrita:

Porque el presente procedimiento no se ejercita en defensa de los derechos marcarios de la demandante, sino en el ejercicio de una acción de competencia desleal, que tiene un objeto de protección distinto.

El requerimiento efectuado por la actora en el documento nº 20 de los aportados en la demanda - fechado en mayo de 2005 - se plantea en el ámbito del derecho de protección de las marcas, no de la competencia desleal. En términos de la defensa del derecho a la marca válidamente inscrita contesta la hoy demandada en su carta de junio de 2005.

Ni tan siquiera el documento aportado extemporáneamente hace referencia a las mercancías referidas en los presentes autos puesto que la demanda se circunscribe a papel de fumar, mientras que el producto aportado hace referencia a filtros, producto sin duda vinculado pero distinto del que es objeto del pleito.

La parte demandada aporta abundante documentación - documentos 2 y siguientes - que evidencian que la comercialización y distribución de productos Zone Premium la realiza la mercantil Dungi de modo público y notorio en el sector ya que se aportan varios folletos publicitarios bajo el logo - Mr. Fum - de la mercantil Dungi.

La mercantil Dungi no parece una sociedad desconocida para la actora como lo evidencia el documento nº 2 de los aportados con la contestación a demanda - no negado por la actora en el que consta en un correo electrónico la referencia ocb.dungi@nexo.es

El presente procedimiento no se plantea en un contexto de competidores sorpresivos en el mercado, sino que tiene su origen en unas complejas relaciones comerciales y de distribución entre la actora y varias sociedades directa o indirectamente vinculadas a la mercantil DISFUM 2000 S.L., esas relaciones comerciales de distribución son objeto de un procedimiento declarativo ante otro juzgado. Procedimiento declarativo instado por la mercantil DISFUM 2000 S.L. contra la hoy demandate.

En definitiva no se puede hablar de una situación ajena y sin posibilidad de conocimiento para el actor, sino en una situación contractual y competencialmente compleja conocida por el actor.

No parece razonable permitir eludir al actor la necesidad de dirigir la demanda contra quien actúa en el comercio en supuesta vulneración de sus derechos de propiedad industrial - competencia desleal - por medio de una implícita referencia a la técnica del levantamiento del velo por medio de la simple alusión a que la demandada y Dungi son, en realidad, una misma persona o entidad con intereses económicos coincidentes. La técnica del levantamiento del velo es procesal y materialmente mucho más compleja ya que obliga a acreditar que hay una verdadera voluntad de fraude a terceros, no pudiendo servir para que el actor eluda cargas procesales y materiales derivadas de la acción que ejercitaba.

En definitiva debe ser desestimada la demanda por no haberse acreditado que la mercantil DISFUM 2000 S.L. haya realizado, ordenado o cooperado en actos de competencia desleal, no siendo posible considerar que se ha actuado deslealmente por el hecho de ser legítimo titular de una marca - Zone Premium - para papel de fumar y productos propios del consumo de tabaco, y porque puedan haber coincidencias de domicilio, administrador o partícipes con otras sociedades, tanto más cuando dichas sociedades actuaban en el tráfico de modo abierto, público y conocido, y cuando además dicha situación se vincula a un previo contrato de distribución que no es objeto de los presentes autos.

Tercero.- La desestimación de la demanda no debe determinar sin embargo la condena en costas a la parte actora. El artículo 394 de la LEC permite al Juez separarse del principio del vencimiento objetivo en materia de costas cuando haya dudas de hecho o de derecho. En este caso las dudas de hecho van vinculadas a ese otro pleito ajeno a los presentes autos y que, seguramente, permitirá cuando se resuelva determinar con exactitud la relación jurídica existente entre las partes y las responsabilidades derivadas de la misma.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación

Fallo

Desestimando la demanda interpuesta por la entidad mercantil REPUBLIC TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.S., absuelvo a la mercantil DISFUM 2000 S.L. de lo pretendido de contrario; cada parte ha frente a sus costas y las comunes por mitad.

Contra esta sentencia podrá interponerse recurso de apelación ante la Sala de lo Civil de la Audiencia Provincial de Barcelona; recurso que habrá de presentarse en este Juzgado en el plazo de cinco días desde su notificación.

Líbrese testimonio de la presente resolución para su unión a los autos principales y llévese el original al libro de Sentencias de este Juzgado.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.