Sentencia Civil Juzgados de lo Mercantil - Granada, Sección 1, Rec 1008/2012 de 16 de Septiembre de 2013

Encabezamiento

JUZGADO DE LO MERCANTIL NÚMERO 1 DE GRANADA.

SENTENCIA.

En Granada a 18 DE SEPTIEMBRE de 2013.

Vistos por mí, Enrique Sanjuán y Muñoz, magistrado actuando en el Juzgado de lo Mercantil 1 de Granada, los autos registrados con el número 1008/2012 iniciados por demanda de GRUPO DEL POZO SL, representado por la procurador Sra Osuna y defendido por la letrada Sra. Martín Álvarez, contra MODA INFANTIL MARIA LOPEZ SL, representada por la procuradora Sra. Hermoso Torres y defendido por el letrado Sr. Navarro López,, vengo a resolver conforme a los siguientes.

El objeto del procedimiento ha sido impugnación de MARCA.

Antecedentes

PRIMERO: A este juzgado fue turnada demanda presentada, en fecha de 21 de noviembre de 2012, por la representación antes dicha en reclamación contra la demandada de sentencia por la que se declare que la demandante ostenta los derechos de exclusiva sobre las marcas prioritarias en las que apoya su demanda y que ostenta como notorias condenando a la demandada a cesar de inmediato en la utilización de la marca registrada 2.785.738, previa declaración de nulidad de la misma por las razones que se especificaran en fundamentos de derecho dada la complejidad de las mismas y la necesidad de depuración. Asimismo solicitaba condena indemnizatoria.

SEGUNDO:Admitida a trámite se dio traslado a la demandada quien presentó escrito de fecha 15 de febrero de 2013 oponiendose a la misma y alegando cosa juzgada.

TERCERO: Citados a Audiencia Previa el 17 de mayo de 2013, se celebró conforme obra en autos admitiendo prueba documental y peritos y posponiendo la excepción de cosa juzgada a sentencia a la vista de la argumentación de las partes.

CUARTO:Citados a vista y previo a esta se presentaron sendos escritos por las partes renunciando a la prueba propuesta, en los términos que allí se explican, a practicar en el acto de juicio , desistiendo de la pretensión indemnizatoria y solicitando quedara pendiente para sentencia.

Fundamentos

Primero: Con el objeto de central la cuestión objeto de debate debemos partir de las acciones ejercitadas por la actora y que resume en la página 26 de su escrito de demanda: 'En el presente caso, se solicita la nulidad de la marca titularidad de MODA INFANTIL MARIA LÓPEZ SL, en base a los registros previos y además, a la notoriedad anterior de las marcas de mi mandante. ' Ello se completa con lo indicado en la página 24 ( fondo del asunto, primer párrafo) en donde señala que ' a los hechos referidos anteriormente, les son aplicables los artículos 40 , 41 , 52 y Disposición adicional 17ª de la Ley de Marcas , en relación con los artículos 6.1.a) LM ... 8.1 LM y 34 LM '.

La oposición del demandado se basa, primero, en la existencia de cosa juzgada a partir de la Sentencia ( no puesta de manifiesto por la actora) dictada- respecto del registro de la marca de la demandada- por el TSJ- Madrid, Sala Contencioso- Administrativo número 1313/2011, de 15 de septiembre de 2011, en el recurso 1640/2008 y que se aporta como documento número 2. Se refiere dicha sentencia al recurso interpuesto por la hoy actora respecto de la resolución de 29 de mayo de 2006 dictada por la OEPM y que concedió el registro de la marca 2.785.738 a la hoy demandada, que es objeto de este procedimiento (pg. 15 de la demanda).

Entiende la demandada que le es aplicable el artículo 53 de la Ley de Marcas y por tanto la existencia de cosa juzgada al respecto. Cuestión esta que la contraria opone en el acto de la Audiencia Previa señalando que no son las mismas cuestiones las que ahora se traen al proceso.

Partiendo por tanto del artículo 53 LM nuestro actual sistema (recogido igualmente en supuestos internacionales y comunitario) impide que los Tribunales Civiles puedan conocer de una cuestión de fondo ya resuelta por los Tribunales (en este caso contencioso-administrativos) que ya han resuelto la misma en vía de revisión de las resoluciones administrativas (en este caso OEPM) cuando se hubiere sido parte en el mismo y por tanto se identifiquen los tres elementos o identidades propias: eadem personae, res y causa petendi.

La cuestión se centra en la existencia de la identidad recogida como eadem causa petendidado que las partes en dicho procedimiento y la cosa objeto de controversia ( la marca registrada) son los mismos.

La referida sentencia del TSJ de Madrid identifica el objeto del procedimiento en el apartado segundo de sus antecedentes de hecho, conforme al siguiente contenido: ' En la demanda se alega por la actora que se cumplen los requisitos exigidos para que opere la prohibición del art. 6.1 de la Ley de Marcas , existiendo riesgo de asociación y confusión entre la marca solicitada y las oponentes, vulnerando la resolución recurrida los principios de legalidad y prioridad registral, al tener un derecho prioritario sobre los signos 24 hrs en clases 18 y 25 , dado que las marcas confrontadas tienen una composición y naturaleza semejantes, 24 hrs, al haberse añadido a la marca solicitada el término Pangasa, creando una evidente confusión , con similar impresión de conjunto, además de la identidad aplicativa en clase 25 y de la clara notoriedad de las marcas de la recurrente; añadió que se habían denegado marcas similares, con vocablos unidos a 24 hrs, constituyendo precedentes administrativos , e interesando la estimación de la demanda.' El análisis que a continuación realiza el Tribunal ( citando la doctrina jurisprudencial y comunitaria) culmina en el fundamento noveno, párrafo segundo, con el siguiente resultado: ' En el presenta caso, resulta evidente que, en una visión de conjunto de los signos confrontados, las disimilitudes son claras, siendo que el elemento significativo del signo solicitado es Pangasa y el gráfico, un oso u osezno de colores azul claro y azul oscuro, y siendo el añadido ' 24 h' no significativo al respecto, teniendo en cuenta también el carácter genérico de dicho termino de 24 horas, por lo que al no cumplirse el primer requisito de los exigidos no cabe aplicar la prohibición relativa del artículo 6.1 b de la Ley de Marcas ; por otra parte, no hay coincidencia en clase 18 y las marcas confrontadas son de naturaleza denominativa, salvo una de naturaleza mixta, con lo que la posibilidad de confusión y asociación para el consumidor medio de dichos productos es prácticamente nula, como acertadamente refiere la resolución impugnada; por todo ello procede la desestimación de la demanda.'

El artículo 8 de la LM define las marcas notorias (cuestión no discutida en autos respecto de las marcas de la actora y que asimismo recoge la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil 7 de Madrid de 14 de julio de 2010 -Sentencia 248/2010- alegada por la actora) aquellas que ' por su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa, sea generalmente conocidos por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades que distinguen dicha marca o nombre comercial' otorgándole una protección tanto mayor cuando así sea el grado de conocimiento de la misma en el sector pertinente del público o en otros sectores relacionados.

La construcción que se realiza entonces (en el proceso contencioso-administrativo referido) y la que se realiza ahora, tiene - dentro de la confusión que la argumentación jurídica permite en la amplia aplicación de la distinción pretensión- acción y el favor de la primera frente a la segunda- una marcada diferencia que motiva que debamos considerar que la argumentación y la 'actio' referida al artículo 6.1 a) LM ya es una cuestión resuelta por otro tribunal y por lo tanto cosa juzgada si bien no lo es así respecto de la 'notoriedad' como argumento singular y principal en el presente procedimiento. Así:

Si bien la notoriedad es referida por ante el TSJ- Madrid lo cierto es que la resolución del mismo no la trata sino que se refiere al artículo 6.1 ( en global) de la Ley de Marcas .

En el anterior proceso la pretensión principal conecta con la notoriedad como argumento alegado por la entonces (y hoy) actora como un argumento más del riesgo de asociación y confusión que se discute y finalmente resuelve.

En este proceso la construcción (confusa sin duda) parte (hecho segundo de la demanda) de la notoriedad del signo de los actores para finalmente conectarlo con los artículos 6.1 a), 8.1 y 34 LM .

Bien es cierto que el fundamento cuarto de la referida sentencia del TSJ- Madrid relaciona los apartados a ) y b) (exclusivamente estos) con el artículo 8.1 LM y por lo tanto parece haber realizado un análisis basado en tres diferentes supuestos: 1. Identidad del 6.1 a) LM; riesgo de confusión del 6.1.b); e identidad o semejanza (riesgo de confusión) por notoriedad del 8.1 LM. El fundamento tercero señala que la oposición ( y estos son los únicos datos que tenemos) se fundamenta en '... la clara similitud de los signos confrontados, con extrema semejanza en conjunto, de carácter denominativo, al ser el término 24 horas el vocablo significativo, con evidente riesgo de confusión y asociación, además de la identidad aplicativa en la clase 25, y de ser marcas notorias a nivel internacional las de Grupo del Pozo'. Parece por tanto que es la similitud (primer elemento) en relación a la confusión y asociación (segundo elemento) y notoriedad ( tercer elemento) la que permite la construcción que entonces se resuelve. En la presente demanda, por ello, la aplicación del artículo 53 LM nos lleva a no entrar en algo que ya está resuelto.

Segundo:A partir de ahí la notoriedad que se acepta como hechos probados por ambas partes y de la que se quiere derivar la nulidad podría instrumentarse de dos formas diferentes:

La ya señalada a partir de la notoriedad y por el riesgo de confusión o asociación en el registro en relación al artículo 6.1 en cuanto sea posible.

Como prohibición prevista en el artículo 8 LM .

En relación a esta última, por tanto, la prohibición lo es respecto de marcas o signos idénticos o semejantes a otros conforme a los siguientes supuestos (notoriedad sin necesidad de registro):

1º. Productos o servicios que no sean similares a los protegidos por dichos signos anteriores cuando, por ser éstos notorios o renombrados en España, el uso de esa marca pueda indicar una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y el titular de aquellos signos,

2º. O en general, cuando ese uso, realizado sin justa causa, pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dichos signos anteriores.

Tercero:La parte actora afirma que su marca notoria ha sido vulnerada por:

Incompatibilidad entre los signos, así como de la perniciosa confusión y/o asociación entre éstos (pág. 15). Continúa afirmando que 'es por ello por lo que en cualquier caso, la existencia de la marca PANGASA 24H, puede indicar a error y/ o confusión al consumidor respecto del origen empresarial de los productos comercializados bajo dicho signo distintivo, pues puede pensar que se trata de una nueva línea de productos de mi mandante, y por lo tanto atribuirle el origen empresarial.

Y ello amén del riesgo de dilución de la distintividad del signo 24 HRS de mi representado. (pg. 15 de la demanda).

'La marca concedida a favor de MODA INFANTIL MARIA LOPEZ SL, pretende acercarse a la imagen de marca conocida por el consumidor del signo 24 HRS y que no es otra que una extrema comodidad y flexibilidad de sus productos, que permiten al consumidor llevarlos puestos 24 HORAS.'

Las marcas comparten el mismo elemento dominante: 24 HRS/24 H.

Que el consumidor interesado en dichos productos establecerá un vínculo entre las marcas en conflicto y creerá que, los dos productos, proceden de la misma empresa o empresas vinculadas económicamente, por lo que el riesgo de confusión es real con respecto a los productos de la clase 25, productos que se refieren al sector de la moda.

Por lo tanto y aunque dispersos y desordenados ( en un torrente de conexiones entre notoriedad, asociación, confusión, aprovechamiento, etc) , parece que la pretensión principal actual es la protección de la notoriedad de la marca del actor frente a dicho registro , de forma contraria a las alegaciones y oposiciones sustanciadas en vía contencioso-administrativa que se fundamentaba en el riesgo de asociación y confusión y se introducía el elemento de notoriedad para su oposición.

La cuestión entonces es determinar si esa notoriedad opuesta ( en relación o principal) puede constituir razón suficiente para apreciación de 'causa pentendi' igual ( eadem) en aquel y en este procedimiento, debiendo concluir que evidentemente no es así puesto que ( nuevamente señalando la tormenta de ideas que se lanza en el escrito de demanda, aquella parte del artículo 6.1 LM y esta de la protección del 8 LM ; y si bien en aquella- y en esta- se introducen elementos comunes y confusos la depuración del proceso nos llevará a dos conclusiones concretas:

Se entiende cosa juzgada la oposición fundamentada en el 6.1 LM y por tanto la aplicación del artículo 53 LM nos impide entrar a conocer de ello.

El análisis del fondo del asunto debe centrarse en el marco protector del artículo 8 LM .

Cuarto:En relación al artículo 8.1 LM la protección frente a marcas notorias y renombradas tendrá, conforme a la doctrina, varios ámbitos de trabajo:

1º. En primer lugar la conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y el titular de aquellos signos cuyo desarrollo se extrae (dada la confusión de la norma) de lo previsto en el artículo 16.3 ADPIC y la Recomendación Conjunta de la OMPI (apartado 4.3). Conexión que se ha señalado por la actora aunque sin cita concreta de preceptos.

Lo anterior no es sino un riesgo de confusión asociativa que es común (y decimos común pero no idéntica) a la protección de cualquier marca conforme al artículo 6.1. b LM . El artículo 8.2 LM nos señala que esta protección alcanza a productos o actividades de naturaleza tanto más diferente cuanto mayor sea el grado de conocimiento de la marca notoria en el sector pertinente del público o en otros sectores relacionados.

Esta conexión por riesgo de asociación ha sido despreciada por el TSJ- Madrid en el registro. Y para ello ha considerado también la notoriedad de la misma. Desde el riesgo de confusión hasta la notoriedad de la marca o desde la notoriedad de la marca hasta el riesgo de asociación el resultado no puede ser distinto. La conexión se sitúa esencialmente en el término 24 HRS/24H respecto de la actividad de la actora y la de la demandada o desde los productos de la primera y de la segunda. La impresión en el consumidor medio debidamente informado cuando al término 24 horas se refiere nos permite obtener diferentes acepciones. Si bien el objeto esencial de la actora es la comercialización de calzado cómodo (just like walking barefoot) para impactar en el público la idea de comodidad, la demandada incorpora una referencia ligeramente diferente para productos de moda infantil cuyo impacto no parece que sea la comodidad ( por la demandada se afirma la prestación de un servicio en dicho plazo).

La referencia genérica a un periodo temporal no puede quedar limitada en todas sus acepciones en la protección marcaria. Lo será en relación a la propia construcción de la marca o a los productos o servicios y en relación con estos. La primera protegida por el 6.1 LM; la segunda en relación a la notoriedad. Esa conexión no existe en los productos comercializados por una y otra. Pero no existe en relación a los productos comercializados por la actora y a la impresión que se pretende de comodidad del calzado para el futuro consumidor.

Sobre si ello es el elemento dominante y principal de la comercialización es evidente que la conexión en la actora es una referencia 'calzado=comodidad 24 horas'; la referencia de la demandada es difícilmente asimilable a ello dados los productos comercializados y el mercado al que se dirige.

Sobre que '...el consumidor interesado en dichos productos establecerá un vínculo entre las marcas en conflicto y creerá que, los dos productos, proceden de la misma empresa o empresas vinculadas económicamente, por lo que el riesgo de confusión es real con respecto a los productos de la clase 25, productos que se refieren al sector de la moda', sin necesidad de su reproducción y por la comparativa que realiza el demandado en su propia demanda basta remitirse a las páginas 11 y 12 de la misma.

En una última valoración de ambas marcas conviene señalar que difícilmente el término empleado por la actora ( 24 hrs) podríamos anudarlo a 'comodidad' si el mismo no viniera completado con gráficos , como es el caso, slogan o denominaciones que hagan referencia al calzado, al viaje, al 'hechos para andar descalzos'. Por lo tanto en modo alguno puede considerarse principal ( o dominante) de la marca el término empleado (cuya acepción más común sería la de la prestación del servicio en ese plazo) sino que necesita ser completado y por ello más es una utilización principal de comercialización o marketing.

2º. En segundo lugar que el uso de la marca pueda implicar ( la norma se refiere a uso ), sin justa causa, un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dichos signos anteriores. En líneas generales la defectuosa adaptación de la Directiva 89/104 y las referencias al Convenio de la Unión de París y a los acuerdos ADDPIC nos llevan a considerar que la norma supone tanto un sistema de protección como de infracción. Algunos autores han hablado de ello considerando el ámbito de protección exclusivamente.

Son así varias causas que depuramos:

Aprovechamiento indebido: Se ha señalado por la actora que 'La marca concedida a favor de MODA INFANTIL MARIA LOPEZ SL, pretende acercarse a la imagen de marca conocida por el consumidor del signo 24 HRS y que no es otra que una extrema comodidad y flexibilidad de sus productos, que permiten al consumidor llevarlos puestos 24 HORAS. Es evidente que el argumento debe rechazarse precisamente por lo ya señalado , al referirnos al elemento dominante, en el apartado primero anterior.

Menoscabo del carácter distintivo. La única alusión por la actora es: 'Y ello amén del riesgo de dilución de la distintividad del signo 24 HRS de mi representado. (pg. 15 de la demanda). La afirmación resulta incompleta sin una prueba de ello. No es solo el hecho de que el impacto y la razón de ser de los términos genéricos sea diferente tal y como se ha dicho, sino que la dilución de la distintividad solo podría lograrse en relación al producto o servicio prestado, que no es el caso.

Y todo ello sin necesidad de analizar la existencia o no de ' justa causa' que lo sería en relación al uso y que evidentemente no ampararía el 'uso de la marca ya registrada', como es el caso.

Quinto:la desestimación , por las razones expuestas, de la demanda , conlleva tanto la desestimación del resto de las pretensiones como la imposición de costas a la actora de conformidad al artículo 394 de la LEC .

De conformidad a los anteriores hechos y fundamentos de derecho.

Fallo

QUE DESESTIMO TOTALMENTE LA DEMANDA presentada por GRUPO DEL POZO SL, representado por la procurador Sra Osuna y defendido por la letrada Sra. Martín Álvarez, contra MODA INFANTIL MARIA LOPEZ SL, representada por la procuradora Sra. Hermoso Torres y defendido por el letrado Sr. Navarro López, y en consecuencia debo absolver y absuelvo a la demandada de las pretensiones del actor con expresa imposición de costas a la demandante.

Así por mi resolución lo pronuncio, mando y firmo.

Enrique Sanjuán y Muñoz.

MAGISTRADO.

Notifíquese a las partes haciéndoles saber que contra la presente cabe interponer recurso de apelación por ante la Audiencia Provincial de Granada, del que conocerá la Sección especializada en mercantil, Sección 3ª a interponer por ante este juzgado en el plazo de veinte días y previo depósitos y tasas exigidos legalmente que habrán de ingresarse en la cuenta de este juzgado en el procedimiento señalado ut supra. En procesos verbales por cuantía la misma deberá superar los tres mil euros para ser recurrible en apelación. Dicho recurso deberá formularse conforme a lo previsto en el artículo 197 de la LC previa protesta -en su caso- en supuestos concursales.