Sentencia Civil Juzgados de lo Mercantil - Granada, Sección 1, Rec 224/2011 de 24 de Abril de 2014

Encabezamiento

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JUZGADO DE LO MERCANTIL NÚMERO 1 DE GRANADA.

Tribunal de propiedad industrial de Andalucía, Ceuta y Melilla.

SENTENCIA.

En Granada a 24 de abril de 2014.

Vistos por mí, Enrique Sanjuán y Muñoz, magistrado actuando en el Juzgado de lo Mercantil 1 de Granada, los autos del JUICIO ORDINARIO registrados con el número 224/11 iniciados por demanda de D. Juan Manuel representado por el procurador Sr./a López Perez y defendido por el letrado Sr./a García Caracuel contra D. SIMPLE HEALTH CARE SL representado por el procurador Sr/a Hermoso y defendido por el letrado Sr/a Romero Boldt, vengo a resolver conforme a los siguientes.

El objeto del procedimiento ha sido: MARCAS

Antecedentes

PRIMERO: A este juzgado fue turnada demanda presentada en fecha de 14 de marzo de 2011 solicitando sentencia contra la demandada por la que:

Se declare que el actor es el titular del signo distintivo consistente en los vocablos Simple Care y el logo, en la especial configuración que consta en el cuerpo de la misma y documentos adjuntos.

Se declare que la marca 2.856.140 ha sido solicitada por Simple Health Care SL en fraude de los derechos de Juan Manuel , con incumplimiento del principio general de la buena fe y en fraude de Ley.

Se declare que la citada marca corresponde exclusivamente al actor, librándose oportuno mandamiento a la OEPM para el cambio de titularidad.

Subsidiariamente que se declare que la citada marca es nula de pleno derecho por haber sido solicitada con mala fe por la demandada.

Que la conducta de la demandada constituye una actuación desleal en contravención de los principios rectores de la LCD.

Que la denominación social de la entidad demandada es nula de pleno derecho, or ser incompatible con el signo distintivo prioritario del demandante, por lo que el artículo correspondiente de los estatutos sociales de la demandada es nulo de pleno derecho, debiendo modificarse en los mismos y asimismo es nula parcialmente la inscripción de la sociedad en el Registro Mercantil, en lo relativo a la denominación social, debiendo modificarse ésta, bajo apercibimiento de disolución si no se modifica en el plazo de un año desde la firmeza de la sentencia, librando para ello el correspondiente mandamiento al Registro Mercantil de Málaga.

Que la máquina impresora de tarjetas, marca Evolis Tattoo2 full color printer, es de propiedad exclusiva del actor.

Se condene a la demandada a estar y pasar por las anteriores y a transferir al actor la citada marca en el caso de estimarse la acción reivindicatoria, a cesar de manera inmediata en el uso de la referida marca por constituir el mismo una conducta desleal, a abstenerse de hacerlo en el futuro y a retirar dicho signo distintivo, incluyendo vocablos y logo de su página web de su dominio web, de su papelería o cualquier otro lugar en donde aparezca;

A indemnizar al actor por los daños y perjuicios ocasionados a tenor de los criterios que se establezcan en el proceso y por el importe que se fije en Sentencia y subsidiariamente, en todo caso, con el 1% de la cifra de negocios de la demandada, computada desde la fecha de solicitud de marca hasta la fecha de sentencia. A indemnizar al actor por el daño moral causado por su actividad ilícita en la cantidad de 18000 euros; a devolver al actor la citada máquina impresora de tarjetas. Y a costas.

SEGUNDO:Admitida a trámite y emplazada a la demandada presentó escrito en fecha de 18 de enero de 2012 en oposición alegando prejudicialidad penal , que la titularidad es de Finlay Expat Limited en cuanto a la marca que pretende en comparación , falta de actividad comercial y titularidad de la marca de la demandada. En relación a la citada máquina impresora la cesión se produjo a la demandada.

TERCERO:Citados a Audiencia Previa se celebro conforme obra en autos admitiendo la prueba que fue practicada en el acto de juicio consistente en interrogatorio y testificales.

Fundamentos

Primero: La acumulación de acciones parte, siguiendo los fundamentos de derecho de la demanda, de una distinción:

En primer lugar una reinvicación de marca al amparo de lo previsto en el artículo 2 de la Ley de Marcas .

En segundo lugar la nulidad por mala fe en el registro de marca al amparo de lo previsto en el artículo 51.1 b de la LM .

En relación a ello y al amparo de la DA 17 de la LM se solicitan los efectos respecto de la denominación social de la demandada.

El ejercicio de varias acciones de declaración de deslealtad en la competencia al amparo de lo previsto en los artículos 4.1 , 6 , 11 y 12 de la Ley de Competencia desleal .

Indemnización de daños y perjuicios.

Reivindicatoria de cosa mueble al amparo del artículo 348.2 Código Civil .

Segundo: Sin perjuicio de los efectos excepcionales de una marca notoria o renombrada, esté registrada o no, el signo que distingue en el mercado a unos productos o servicios de otros es una marca. El registro concede al titular un derecho exclusivo de uso y una vertiente negativa ( ius prohibendi) al mismo.

La acción reivindicatoria de una marca o de un nombre comercial, tal y como viene regulada en el art. 2.2 LM , constituye un modo especial de adquirir la titularidad del signo, previamente registrado por otro, cuando este registro fue solicitado 'con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual'. Ordinariamente alcanza a supuestos de registro de una marca o nombre comercial por el distribuidor o agente, y, en general, a los de abuso de confianza o incumplimiento de un deber de fidelidad, que presuponen una previa relación entre las partes (tercero defraudado y solicitante de la marca). Pero también tienen cabida dentro del art. 2.2 LM casos de registro de mala fe de una marca o nombre comercial para aprovecharse de la reputación ajena. Es lo que en la doctrina se describe como 'registro de una marca del que resulte aprovechamiento o la obstaculización injustificados de la posición ganada por un tercero sin que haya mediado vinculación alguna entre las partes en el conflicto'. ( STS de 14 de junio de 2013 - STS 4297/2013 ). Como señalaba la STS de 30 de diciembre de 2005 , la referencia que la ley marcaria (actual art. 2.2) hace al fraude ( 'fraus omnia corrumpit; fraus nemini prodest' ) para justificar la reivindicación y se explica 'en la ventaja que la solicitud o la inscripción significan y el correlativo perjuicio de quien tenía mejor derecho a ellas, son consecuencia de un comportamiento objetivamente contrario a la buena fe e imputable a quien provoca el cierre del registro y se convierte de este modo en titular del signo con la facultad de excluir a los demás' , y esta es la razón que habilita la preferencia destacada por la Jurisprudencia de que la ley marcaria otorgue (art. 2) a la acción reivindicatoria preferencia frente a la de nulidad cuando se solicita con fraude de ley de los derechos de tercero, pues ello no sólo anula la detentación indebidamente conseguida de la marca y sus efectos de protección, sino que sitúa por el cambio o subrogación de titularidad de la marca en el titular legítimo de la misma. Esto es, como dice la STS de 5 de octubre de 2007 , la ley 'sacrifica aquélla en beneficio de ésta -si es que la acción se hubiera ejercitado una vez concedida la marca- y otorga protección -con el reconocimiento de la facultad de subrogarse, ... a quien ostente el mejor derecho por razones ajenas al registro, con tal que hubiera sido perjudicado por el titular registral, con una actuación fraudulenta o que signifique violación de una obligación legal o contractual - sentencias de 14 de febrero de 2000 , 25 de febrero , 30 de mayo y 30 de diciembre de 2005 , ó 24 de marzo de 2006 .' Dicho de otro modo, el éxito de la acción reivindicatoria precisa de la prueba del fraude ( ' fraus alterius' ); de la infracción legal o contractual orientada al aprovechamiento, sin consentimiento del que usaba extraregistralmente el signo marcario, del prestigio o implantación alcanzado con el esfuerzo de quien actuaba sin la protección tabular en el tráfico o sector al que va dirigido el producto o servicio de que se trate, y ve arrebatada la posibilidad de continuar su actividad bajo ese signo distintivo, simplemente, porque otra parte, que además quiere competir en el mismo sector, lo registra y hace propio para legitimar de esta manera su uso, prohibiéndolo a los demás. Supuesto ante el que la Ley reacciona protegiendo al titular extraregistral, permitiendo reivindicar y hacer propio el registro promovido por aquél con tal de que no transcurra el plazo legal de impugnación/reivindicación de 5 años ( SAP de Granada de 12 de julio de 2013 - SAP GR 1059/2013).

Tercero:La acción de reivindicación parte de una marca registrada por el demandado presentada en echa de 11 de diciembre de 2008 y publicada la concesión en fecha de 3 de abril de 2009.

El actor dice ser titular de la citada marca no solo por creación sino también porque durante la primera mitad del año 2008 constituye la empresa Expat Services Ltd y dice 'bautizar' la misma con el nombre ' Simple care' creando un logo para ello. Igualmente registra diferentes nombres de dominio (documento 9) referidos a los vocablos simplecareonline.com/mysimplecare.com/simplecare.eu/simplecare.me.uk/simplecare.org.uk/simplecare.name/simplecare.us/simplecareonline.net/simplecareonline.info.

La demandada parte inicialmente de ello para considerar que no está legitimado si bien hemos de señalar que la citada sociedad no se denomina así (nos referimos a la sociedad que dice crear) pero si se pone de manifiesto que existe un nombre comercial utilizado en los citados dominios al que le es aplicable el artículo 8 del Convenio de la Unión de París .Y ello con independencia del documento número 21 aportado por la demandada en donde se recoge que la compañía Finlay Expart Limited es la propietaria de los derechos de diseño del logo que allí figura. No existe contradicción entre el registro de dominios y el de propiedad intelectual del citado diseño a los efectos de la legitimación del hoy actor en virtud del primero. Y esto último igualmente de forma independiente al documento 10 de la demandada referido al registro de una tercera sociedad y sin perjuicio de las relaciones internas o de las posibles reclamaciones que pudieran plantearse al respecto de la autoría material o intelectual por la misma.

Cuarto: La cuestión se suscita en las relaciones comerciales del hoy demandante y los socios de la citada sociedad demandada con quien se inician los contactos y, juntos, promueven la citada actividad, para la clase registrada por la demandada, en España. Previamente ha quedado acreditado que el actor trabaja con dicha marca, con las testificales que ha traído, intentando llevar a cabo el proyecto en España (Málaga, Granada y Illes Balears). Si bien también ha quedado acreditado que trabaja (por las testificales traídas por la demandada) junto con los socios de dicha sociedad de la que finalmente no formó parte como socio de cuota.

En esa relación el actor manifiesta, en el largo interrogatorio al que le sometió la demandada, que efectivamente se iban a convertir en sus delegados para la zona concreta que habían pactado pero no como socios ni con cesión de la marca que dice le correspondía al mismo.

Las testificales practicadas ponen de manifiesto que el actor utilizaba la marca y el logo con anterioridad a la relación con los demandados. Así lo pone de manifiesto el comercial que estuvo con el mismo y que no conocía a los demandados, el delegado en su día en Baleares o el director comercial del Parque de San Antonio (hospital malagueño)y el trabajador de la Caixa en La Herradura ( Granada). El actor había iniciado actuaciones comerciales ( al parecer finalmente infructuosas puesto que nada se facturó y ni siquiera estuvo de alta en hacienda) utilizando, conforme señalan todos los anteriores los vocablos objeto de conflicto 'simple care' con los que actuaba en el mercado.

De igual forma el actor trabaja con los demandados en un proyecto en el que , queda acreditado, se implica en su desarrollo. El testigo Sr Jorge lo pone de manifiesto y también el informático, externo, contratado que es el que se pone en contacto con los demandados pero también con el Sr. Teodoro .

En definitiva los hoy demandados y el actor iniciaron un proyecto en común con gran implicación de todos ellos en donde, conforme a la documental y testifical aportada, se pone de manifiesto que:

1º. El actor estaba fuertemente implicado.

2º. Se cambió el gestor de la inicial página web que tenía el actor para su gestión por otra entidad de gestión informática. En este apartado el testigo ha puesto de manifiesto que los datos y operatividad de la anterior página no pudieron ser utilizados en la nueva (ya con el nombre de la demandada) porque no resultaba útil al proyecto y fuere cual fuere la terminación- algo que se ha discutido largamente- de la primera de la página.

3º. El actor era el que había ideado el proyecto tal y como se pone de manifiesto por la testigo de la demandada Sra. Ascension , si bien necesitaba para su ejecución capital y otros socios que fueron los socios de la demandada.

4º. Para llevar a cabo dicho proyecto se constituyó la sociedad demandada en donde no participó en el capital el actor. La versión de ambas partes en este apartado es diferente puesto que la actora señala que no lo hace porque simplemente era una relación más comercial frente a la demandada que señala que no lo hace por tener problemas de declaración de quiebra en USA.

El propio documento 21 aportado por la demandada para oponer la legitimación (al que ya hemos hecho referencia más arriba) al actor para la presente demanda acredita el reconocimiento del demandado de que el citado diseño y logo tiene su propiedad intelectual en otro que no es la demandada.

Quinto:Desde lo anterior debemos partir por tanto de que el actor está fuertemente implicado en el proyecto de constitución de esa sociedad, que participa en ella intelectualmente y que cede la utilización del citado logo para los servicios prestados. Y que la misma comienza a operar para los citados servicios utilizando la expresión 'simple care' y el mencionado logo. Además que el actor protege para ciertos dominios la expresión, a su nombre, simplecare aunque no para el dominio '.es' ni lo registra como marca o nombre comercial.

Según el actor (página 6 de su demanda) tras conocer a los socios de la demandada se llega a un acuerdo en el que el mismo vendería a uno de los socios el 49% del capital social de su empresa. Con posterioridad entra el otro socio y la compra se articula, según dicho acuerdo, a través de una sociedad vehicular (hoy la demandada). En virtud de estos acuerdos verbales el actor ya remitió toda la información de su página web y la máquina de impresión de tarjetas. Pero en la página 8 de su demanda señala elementos que se contradicen- a partir de ese momento- con lo alegado por los testigos: según el actor los demandados constituyen la sociedad y desarrollan la página web al margen del mismo (mediante copia). Esto ocurre en 2009 y es entonces cuando el actor reclama la devolución de las claves ftp y la maquina cedida. El 22 de septiembre de 2009 el demandante interpone querella contra los citados socios. El documento 23 aportado por la actora pone de manifiesto que el actor no quiso, en el momento de constitución de la sociedad, participar en ella y que no compareció al acto. Los demandados requieren, a través del notario, al mismo para que acepte por adhesión la compra de participaciones, contestando el actor con total oposición.

En definitiva el proyecto es conjunto y sea cual sea la relación que se quiso se pone de manifiesto que finalmente:

El actor no quiso entrar en el proyecto como socio de capital.

Que el actor estaba fuertemente implicado hasta que se torcieron las relaciones y por tanto no quiso continuar.

Que el actor tenía derechos anteriores a los demandados respecto del nombre ' simple care' y del logo objeto de conflicto.

Que el actor cedió voluntariamente en ese proyecto la utilización del mismo si bien los demandados registraron en la OEPM a su nombre la citada marca y logo (en donde no participaba el actor) e igualmente como dominio .es.

Con todo ello se cumple que la solicitud de registro se realiza infringiendo dos apartados del artículo 2.2 de la Ley de Marcas : (1) por un lado porque defrauda los derechos del tercero legitimo titular del nombre comercial que posteriormente se transforma en marca por el demandado. (2) En segundo lugar porque se infringen- sea cuales sean- las obligaciones contractuales que finalmente no se materializan (y también independientemente de porqué no se culminen) en la participación en capital en explotación de unos y otros.

De esta forma las relaciones comerciales, acreditadas, entre unos y otros no pueden terminar con la apropiación del nombre y logo cuyos derechos correspondían al hoy actor con anterioridad puesto que si inicialmente existe ( y así se deriva de lo señalado) la voluntad de colaborar para ese proyecto común, el hecho de que finalmente no culmine motiva ( o podrá motivar) la posibilidad de exigir por los demandados los daños y perjuicios que pudieran haber sido causados por ese hecho pero nunca en una apropiación del signo distintivo con el que se operaba por el actor ( incluso aunque fuere infructuosamente en España). Hecho que se corrobora con el documento 77 aportado por la demandada en cuanto a dicha cesión inicial.

Sexto:Es esto último, precisamente, que hemos señalado el que motiva que no pueda apreciarse la exigencia de daños y perjuicios por parte del hoy actor en una utilización que venía consintiendo y que efectivamente consistió, en un proyecto en el que venía participando y participó aunque finalmente no se lleve a culminar con participación por parte del actor. No pueden existir daños y perjuicios ni por ley de marcas ni por competencia desleal respecto de quien consintió la utilización de dicho signo y que finalmente no conllevó la culminación del proceso.

Y no lo es no solo por dicha razón sino por la prueba necesaria del perjuicio económico que no existe en el procedimiento. Y mucho menos por el aprovechamiento que se dice en el marco de los múltiples preceptos citados de la Ley de Competencia Desleal por actos de confusión, imitación, explotación de la reputación ajena o el 4.1 de la LCD. El demandante consistió y participó en el proyecto en la forma señalada y es evidente que no puede existir ninguna de estas conductas cuando la única cuestión que deriva de todo ello es que finalmente aquel no culminó.

Es posible que el demandante hubiere reclamado (y sin perjuicio de la compensación por daños y perjuicios que podría habérsele opuesto) el resultado de un contrato de compraventa (como afirma) incumplido pero esta no es una acción ejercitada en el presente procedimiento y sin que opere ni lo previsto a efectos indemnizatorios en la Ley de marcas (en supuestos de infracción) ni lo previsto- por lo afirmado- en la Ley de Competencia desleal.

Séptimo:Se acumula por el actor también lo previsto en la DA 17 de la Ley de Marcas respecto del nombre societario de la demandada.

En primer lugar y tal y como ha aclarado la demandada y probado existen en el mercado importantes presencias de logos y razones de utilización de la expresión que hacen que el signo distintivo lo sea, como tal, por el conjunto y no por la expresión 'simple care'.

Conforme al TJUE, que la denominación social no tiene por sí mismo la finalidad de distinguir productos o servicios, su función consiste en identificar a la sociedad, por tanto, cuando una denominación social identifica a una sociedad ' no puede considerarse que existe 'para productos o servicios' en el sentido del artículo 5, apartado 1, de la Directiva'. Por el contrario, el TJE entiende que existe el uso 'para productos' cuando el tercero pone el signo constitutivo de su denominación social en los productos que comercializa e incluso existe este uso prohibido cuando se establece un vínculo entre el signo constitutivo de la denominación social y los productos que comercializa. El mismo criterio es el recogido por la jurisprudencia del TS en la sentencia de 12 de abril de 2013 , que a su vez se refiere a las sentencias del mismo Tribunal de 18 de mayo de 2006 , 27 de mayo de 2004 y 4 de julio de 2008 , para insistir en que ' una denominación social, en cuanto sirve para individualizar a una sociedad en su actuación en el tráfico jurídico, no está regulada en el ordenamiento como signo de identificación en el mercado del origen empresarial de productos o servicios - función que corresponde a las marcas - ni para individualizar a una empresa en el tráfico mercantil, a fin de distinguirla de las que desarrollan actividades idénticas o similares - función que se atribuye a los nombres comerciales. Sin embargo, una cosa es que la finalidad a la que sirve la denominación social sea la expuesta y otra distinta que no pueda ser utilizada en el mercado como marca o nombre comercial'.

En el presente supuesto coincide que la denominación instituye un producto o servicio en el que 'simple care' introduce la palabra 'health' siendo aquel por sí solo y este, también, el ofrecimiento de un mismo producto referidos a la salud y por ello el riesgo de asociación es importante en tanto en cuanto se utilice como tal. Y por ello procede la estimación de la pretensión.

Sobre esta pretensión y la consecuente nulidad que se dice del título constitutivo es evidente que no son los efectos derivados de la DA 17 a los que tendremos que estar.

Octavo:Se solicita igualmente la devolución de una maquina de impresión respecto de la que el demandado opone la cesión (doc. 111 y 112) por parte del demandante. Que dicha cesión forma parte del acuerdo entre socios. Pero ya hemos señalado que aun existiendo ese acuerdo finalmente el proyecto en común no ha culminado.

Señala la demandada que no puede devolverse sin que se resuelva la entidad por hechos constituida. Pero es evidente que en ese proyecto en común el resultado final es que se ha constituido una entidad, con la que se explota, en donde no está el actor y por ello la propiedad es del mismo.

La cuestión es nuevamente revisable al amparo del mismo supuesto de la cesión del nombre comercial. Si se inicia un proyecto en común y se ceden determinados elementos materiales o inmateriales si finalmente el proyecto común no resulta todas las partes tendrán acción para reclamar lo que hubieren cedido. En este caso deberá elegirse la acción correspondiente y desde luego esta no es una disolución societaria en la que ni siquiera está uno de ellos. Y tampoco lo es en la consideración de una sociedad civil puesto que posteriormente culmina en una sociedad mercantil en la que el actor no está.

Es por ello que habiendo acreditado la titularidad, que no es negada, y la identificación, debe operar lo previsto en el artículo 348.2 del Código Civil puesto que una vez culminado el proyecto en una sociedad en la que no está el actor y sin que se haya alegado el 446.1 Código Civil.

Noveno: Sin expresa imposición de costas de conformidad al artículo 394 LEC .

De conformidad a los anteriores hechos y fundamentos de derecho.

Fallo

QUE ESTIMO PARCIALMENTE LA DEMANDA presentada por D. Juan Manuel representado por el procurador Sr./a López Pérez y defendido por el letrado Sr./a García Caracuel contra D. SIMPLE HEALTH CARE SL representado por el procurador Sr/a Hermoso y defendido por el letrado Sr/a Romero Boldt y en consecuencia:

Primero: Debo declarar y declaro que el actor es el titular del signo distintivo consistente en los vocablos Simple Carey el logo registrado como marca 2.856.140 que ha sido solicitada por Simple Health Care SL en fraude de los derechos de Juan Manuel .

Segundo: Debo declarar y declaro que la citada marca corresponde exclusivamente al actor a cuyos efectos se librará, una vez firme la presente, oportuno mandamiento a la OEPM para el cambio de titularidad condenando al demandado a transferir la citada marca al actor.

Tercero: Debo declarar y declaro que la denominación social de la entidad demandada es nula de pleno derecho, por ser incompatible con el signo distintivo prioritario del demandante, debiendo modificarse bajo apercibimiento de disolución si no se modifica en el plazo de un año desde la firmeza de la sentencia, librando para ello el correspondiente mandamiento al Registro Mercantil de Málaga una vez firme la presente y condenando al demandado a estar y pasar por la presente.

Cuarto: Debo condenar y condeno al demandado a la devolución de la máquina impresora de tarjetas, marca Evolis Tattoo2 full color printer.

Quinto: Desestimo las demás pretensiones del actor.

Sexto: Sin expresa imposición de costas.

Así por mi resolución lo pronuncio, mando y firmo.

Enrique Sanjuán y Muñoz.

MAGISTRADO.

Notifíquese a las partes haciéndoles saber que contra la presente cabe interponer recurso de apelación por ante la Audiencia Provincial de Granada, del que conocerá la Sección especializada en mercantil, Sección 3ª a interponer por ante este juzgado en el plazo de veinte días y previo depósitos y tasas exigidos legalmente que habrán de ingresarse en la cuenta de este juzgado en el procedimiento señalado ut supra. En procesos verbales por cuantía la misma deberá superar los tres mil euros para ser recurrible en apelación. Dicho recurso deberá formularse conforme a lo previsto en el artículo 197 de la LC previa protesta -en su caso- en supuestos concursales.