Sentencia Civil Juzgado de lo Mercantil de Madrid nº 6, Rec. 1574/2020 de 23 de diciembre del 2022

PRIMERO.- Jurisdicción, competencia y procedimiento.

La competencia objetiva y territorial para conocer de la presente causa corresponde a este Juzgado, según lo dispuesto en el art. 45 y ss de la L.E.Civil; habiéndose tramitado por los cauces del proceso ordinario, de conformidad con los arts. 249 y 399 de la Ley Rituaria.

SEGUNDO.- Posición de las partes.- Motivos de oposición.- Hechos relevantes.

1.- Invocando el demandante la titularidad del registro nacional de nombre comercial NUM000, denominativo "Grabando Films", concedido en fecha 22.10.2018 para la clase 41ª de Nomenclátor, ejercita de modo acumulado acción dedeclarativa de infracción de los derechos de exclusiva a las qe acumula acciones de remoción, de cesación, de prohibición, de publicidad y de resarcimiento de daños y perjuicios, frente al demandado.

2.- Viene a afirmar el demandante, en esencia, que dedicándose profesionalmente como autónomo a la actividad de edición de películas, montaje y producción de películas de cine, registró a su favor el nombre comercial nacional "Grabando Films", de la clase 41ª, concedido en fecha 22.10.2018.

Añade el demandante que a finales de noviembre de 2019 tuvo conocimiento de que el demandado D. Carlos Francisco venía haciendo uso en redes sociales, en distintas páginas web y en actuaciones de publicidad y promoción de su actividad profesional como fotógrafo, de grabación de video y otras relacionadas, del signo "Grabando Films", generando confusión entre el signo registrado por el demandante y el utilizado de modo ilícito por el demandado.

3.- Afirma igualmente el demandante que puesto en contacto con el demandado y solicitada la retirada de los signos utilizados, éste le dio largas y fueron retirados en un dilatado periodo de tiempo, por lo que el uso ilícito de tales signos se produjo durante un año desde la solicitud; razón por lo cual reclama una indemnización de 20.418,06.-€ como daño emergente y lucro cesante, junto a las acciones de remoción, rectificación, prohibición y publicidad de la sentencia.

4.- Frente a ello viene a sostener el demandado que siendo cierta la utilización de tales signos en redes, páginas web y actividad de fotografía [-que no edición de videos cinematográficos y películas de cine-], dicha utilización se produjo sin mala fe y por error y desconocimiento, prologándose apenas 6-7 meses, por lo que el daño reclamado y pérdidas solicitadas no resultan acreditadas y aparecen como desproporcionadas; retirándose el uso de signos cuando lo solicitó el demandante.

TERCERO.- Examen de la pretensión.- Acción de infracción de exclusiva de nombre comercial.

1.- Afirma el art. 90 de la Ley de Marcas [-en adelante L.Ma.-] que "... El registro del nombre comercial confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarlo en el tráfico económico en los términos previstos en esta Ley..."; añadiendo el art. 87.3 L.Ma. que "... 3. Salvo disposición contraria prevista en este capítulo, serán de aplicación al nombre comercial, en la medida en que no sean incompatibles con su propia naturaleza, las normas de la presente Ley relativas a las marcas...".

2.- Por su parte, atendiendo a dichas remisiones legales, el art. 34.2 L.Ma afirma, a los efectos que nos ocupan, que "... 2. El titular de la marca registrada podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico:

a) Cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquéllos para los que la marca esté registrada.

b) Cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca...".

3.- En la interpretación y análisis del concepto de "asociación" y de "confusión" entre signos, así como de los elementos y parámetros a tener en cuenta para su valoración, afirma la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28ª, de 25.1.2019 [ROJ: SAP M 1048/2019] afirma que "... señala la SAP de Madrid, sec. 28ª (mercantil), nº 523/2017, de 27 de noviembre , FJ 3º, que:

"El riesgo de confusión consiste en que el público pueda creer que los productos o servicios identificados con los signos que se confrontan proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas, dado que el riesgo de asociación no es una alternativa a aquel, sino que sirve para precisar su alcance. Los criterios de comparación que han de aplicarse son los propios del Derecho de marcas, en que el riesgo de confusión posee carácter normativo.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo sistematizó los criterios a considerar del siguiente modo (entre otras sentencia 151/17, de 2 de marzo ):

"La determinación concreta del riesgo de confusión debe efectuarse en consideración a la impresión de conjunto de los signos en liza producida en el consumidor medio de la categoría de productos, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, teniendo en cuenta el grado de similitud gráfica, fonética y conceptual, en particular, los elementos dominantes" [Sentencia núm. 777/2010, de 9 de diciembre , con cita de las SSTJUE de 11 de noviembre de 1.997 ( C- 251/95 ), Sabel c. Puma , y de 22 de junio de 1.999 ( C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen; y de las Sentencias de esta Sala núms. 427/2008, de 28 de mayo , 838/2008, de 6 de octubre , 225/2009, de 30 de marzo , 569/2009, de 22 de julio , 827/2009, de 4 de enero de 2010 , 72/2010, de 4 de marzo y 364/2010, de 2 de junio ].

De este modo, "el riesgo de confusión debe ser investigado globalmente , teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes" [ Sentencia 777/2010, de 9 de diciembre , con cita de las SSTJUE de 11 de noviembre de 1.997 ( C-251/95 ), Sabel c. Puma ; de 22 de junio de 1.999 (C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen; y de 22 de junio de 2.000 ( C-425/98 ), Mode c. Adidas; y de las Sentencias de esta Sala núms. 225/2009, de 30 de marzo , 569/2009, de 22 de julio , 827/2009, de 4 de enero de 2010 , 72/2010, de 4 de marzo y 364/2010, de 2 de junio ]. Depende, "en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado (...), del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados" [ STJUE de 11 de noviembre de 1.997 ( C-251/95 ), Sabel c. Puma].

En la valoración global de tales factores ha de buscarse un cierto nivel de compensación, dada la interdependencia entre los mismos, y en particular entre la similitud de las marcas y la semejanza entre los productos o los servicios designados: "así, un bajo grado de similitud entre los productos o los servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa" ( STJUE de 29 de septiembre de 1998 (C-39/97 ), Canon c. Metro).

A los efectos de esta apreciación global, se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz . No obstante, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada [ STJUE de 22 de junio de 1.999 ( C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen].

Pero, esta exigencia "de una visión de conjunto, fundada singularmente en que el consumidor medio las percibe como un todo, sin detenerse a examinar sus diferentes detalles , (...) no excluye el estudio analítico y comparativo de los elementos integrantes de los respectivos signos en orden a evaluar la distinta importancia en relación con las circunstancias del caso, pues pueden existir elementos distintivos y dominantes que inciden en la percepción del consumidor conformando la impresión comercial. Lo que se prohíbe es la desintegración artificial; y no cabe descomponer la unidad cuando la estructura prevalezca sobre sus componentes parciales" ( Sentencia núm. 777/2010, de 9 de diciembre )".

Si bien debe tenerse en cuenta el carácter distintivo de la marca anterior para apreciar el riesgo de confusión, este solo es un elemento entre otros que intervienen en dicha apreciación. Por tanto, incluso en presencia de una marca anterior de escaso carácter distintivo, por una parte, y de un signo que no constituya una reproducción completa, por otra, puede existir riesgo de confusión, en particular, por la similitud de los signos y de los productos o servicios de que se trate (STPI de 16 de marzo de 2005, L?Oréal. As. T- 112/03 , apdo. 61) ". (énfasis añadido)...".

4.- Pues bien, haciendo aplicación de tal doctrina al presente supuesto resulta que la identificación por el demandado en el mercado haciendo uso del signo " Grabando Films" para identificar su actividad de servicios de fotografía, de revelado, de edición de fotografía y videos domésticos, para actividad comercial, turismo y otros actos sociales y familiares, junto a la grabación en video y edición de tales grabaciones que podríamos denominar " domésticas", tanto en sus páginas web [- especialmente en la página 'www.grabando.es'-], supone la utilización del mismo signo denominativo mostrándose apropiado para generar confusión respecto a la identificación del empresario o profesional, no siendo obstáculo para dicha conclusión la circunstancia de que el demandante se dedique a la actividad de edición y montaje de obras cinematográficas y films comerciales, y que el demandado se dedique a la edición, captación y montaje de fotografía y videos por actos sociales y familiares propiedad de los clientes.

5.- Procede, por ello estimar la conducta de infracción, estimando que la misma se prolongó durante casi un año, por cuanto muchos de los videos de promoción y publicidad que el demandado ha depositado en los servidores de 'youtube' para su libre acceso continúan incorporando el signo "Grabando Films"(doc. nº 6 de la demanda); no apareciendo justificadas las explicaciones y excusas técnicas expresadas por el demandado en sus conversaciones telemáticas con el demandante (doc. nº 12 de la demanda) para no acometer una activa y diligente y ágil conducta para poner fin a la infracción denunciada.

CUARTO.- Examen de la pretensión.- Acción de prohibición, de cesación, de remoción y de publicidad.- Daños y perjuicios.

1.- Si la abierta y genérica remisión del art. 87.3 L.Ma. a las reglas y normas legales del registro marcario incluye, sin género de dudas, la acción de infracción del art. 34.2 L.Ma. [-que ha sido estimada-], más dudas surgen respecto al resto de ordinales de dicho precepto; por la poderosa razón de que el título registrado por el demandante es un nombre comercial y no un registro marcario.

2.- Si la marca sirve para distinguir productos o servicios en el mercado, el nombre comercial no representa un producto o servicio en cuanto se dirige y pretende identificar las actividades que desarrolla una empresa en el tráfico mercantil y diferenciarla del resto de empresas del mismo o diferente sector.

Cuando el demandante registró el nombre comercial "Grabando Films" lo buscado y obtenido es la protección de dicho signo para distinguir su personalidad, sus prestaciones y actividad [-que no la plasmación de la misma en concretos productos y servicios, que pueden ser varios e incorporar, o no, sus propios signos distintivos-] frente a la actividad desplegada por el demandado en el ámbito de la fotografía y video, montaje de fotografía y video.

3.- Del examen del suplico de la demanda resulta que, cual si de signo marcario se tratara, se solicita y pretende la prohibición, cesación y destrucción, del signo respecto a productos [-videos, fotografías, montajes, arreglos, ediciones de video, etc.-] que incorporan el signo controvertido, con olvido de que el registro solicitado sirve para distinguir la actividad propia frente a la ajena igual o similar; pero no los productos de aquella actividad.

Por ello la acción de prohibición y de cesación y de remoción debe limitarse en su estimación a las prestaciones y servicios ofrecidos por el demandado, que no sobre los productos, materiales o cualesquiera elementos materiales en que se haya materializado y concretado el signo distintivo; lo que debe extenderse a la acción de destrucción.

Y deben desestimarse, por recaer sobre objetos y elementos materiales y objetos que incorporen dicho signo las acciones de destrucción y de remoción sobre objetos, que no sobre servicios, publicidad y prestaciones.

4.- Igualmente solicita el demandante la aplicación en sede de nombre comercial de la condena del demandado a la indemnización de multas coercitivas; pretensión que debe rechazarse en este momento procesal en cuanto es el cauce y trámite de la ejecución de sentencia por pronunciamiento de hacer personalismo [ art. 709 L.E.Civil] y la demanda ejecutiva [ art. 699 L.E.Civil] donde el ejecutante deberá invocar la aplicación del art. 44 L.Ma., plenamente aplicable al nombre comercial registrado por remisión del art. 87.3 L.Ma.

5.- De igual modo, al amparo del art. 41.1.e) L.Ma., aplicable al nombre comercial inscrito, solicita el demandante que se proceda a la publicación de la sentencia, toda ella, y de modo subsidiario su fallo, en el periódico 'El Mundo', o en su defecto en dos periódicos de tirada nacional.

Es doctrina recogida en Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28ª, de 14.6.2019 [ROJ: SAP M 9794/2019], con cita de la Sentencia de igual Sección de 1.7.2004, que dicha condena, independiente de la acción de resarcimiento antes analizada, que"... no debe olvidarse que la publicación de la sentencia no es una sanción -por más que resulte onerosa para la parte condenada-, no se trata de un castigo a imponer al que comete un acto de competencia desleal, sino que es una medida que sólo deberá ser adoptada cuando, después de ponderar todas las circunstancias concurrentes en el caso concreto, aparezca como necesaria, atendiendo a los intereses y a los efectos derivados del acto desleal...".

Y añade la citada Resolución, a los efectos que nos ocupa, que "... Respecto de ese régimen legal, las SsTS nº 263/2017, de 3 de mayo, FJ 7 º , o nº 302/2016, de 9 de mayo , FJ 19º , permiten establecer las siguientes notas:

(i).- La publicación de la sentencia no tiene un carácter necesario e imperativo que derive sin más de la estimación de la acción principal, sino que es una facultad que debe ser pedida por la parte procesal y acordada por el tribunal bajo la apreciación de sus presupuestos habilitantes.

(ii).- Tal medida no tiene un carácter sancionador, sino que debe justificarse la necesidad de acudir a dicha publicación de la sentencia.

(iii).- Ello debe ser relacionado con el alcance de la plena satisfacción de los intereses del perjudicado, que aparezcan tutelados en la ley, de forma que sirva como medio para lograr los fines de restablecimiento perseguidos en la norma. Así, en particular, con ella debe buscarse la reposición en el mercado de la posición concurrencial del competidor perjudicado, la restauración de la estructura de consumo existente antes del acto de competencia desleal, o la reparación de perjuicios causados que no resulten directamente cuantificables...".

En la presente causa no cabe duda que la intensidad, ámbito geográfico y clientes potenciales de los actos de comercialización de servicios de fotografía y edición de fotografía y videos familiares y personales [-por tanto ajenos y diferenciados del ámbito profesional desempeñado por el demandante en una esfera de servicios de mayor complejidad y ámbito geográfico-], determinan que la condena a la publicación de la totalidad de la sentencia, o su fallo, en el periódico [-nada se dice y pide, por lo que debe estimarse que lo es respecto a ediciones impresas-] de 'El Mundo', o en dos periódicos impresos de tirada nacional, debe ser rechazado.

Si a ello unimos que la infracción se cometió por cauces digitales, con una específica penetración en el ámbito de la prestación de servicios profesionales como los que nos ocupan, para ambos segmentos de actividad indicados, no puede sino concluirse la desestimación de dicha pretensión.

6.- Finalmente, con invocación de los arts., 41.1.b) y arts. 42 y 43 L.Ma. solicita el demandante la condena del demandado a abonar, por razón de los actos de infracción descritos, la cantidad de 12.918,06.-€ por razón de la reducción de ingresos y beneficio dejado de obtener, a lo que adiciona la cantidad 7.500.-€ como pérdidas producidas por la infracción.

Tal pretensión debe ser igualmente desestimada; y ello no solo porque en el mismo no se analiza, identifica y valora el daño emergente y ganancia dejada de obtener por razón de la infracción del signo por relación a las prestaciones realizadas por el demandante, al identificarse en el mercado a éste con las prestaciones y servicios realizados por el demandado, con exclusión de los productos, los materiales y los elementos donde aquel signo pudiera haberse incorporado. Se trata, por tanto de un informe marcario, que no de nombre comercial donde el ilícito y el perjuicio ha de analizarse desde la perspectiva de la colisión de signos que distinguen a empresarios, y no a los productos [-ediciones de video, de fotografía, montajes de estos medios, grabaciones y toma de fotos-].

Por otro lado, tal como resultó de la ratificación y aclaración del informe (doc. nº 19 de la demanda) los datos y elementos de ponderación que tuvo en cuenta el perito fueron -en muchos casos- las manifestaciones de ingresos, de gastos, de facturación a clientes, de beneficios, etc., facultados por el demandante sin respaldo documental, mercantil, contable y/o fiscal que le permitiera la constatación de los ingresos dejados de obtener y ganancias no obtenidas.

Si a ello sumamos que el periodo de cálculo de tale pérdidas y beneficios no obtenidos son superiores a los señalados en el escrito de demanda, no puede sino desestimarse dicha pretensión resarcitoria.

QUINTO.- Costas.

Dada la estimación sustancial de la demanda, de conformidad con el criterio del vencimiento dispuesto en el art. 394 L.E.Civil, procede no hacer imposición de las costas dada la estimación parcial de la demanda.

Vistos los preceptos citados, sus concordantes y demás de general y pertinente aplicación,