En la Villa de Madrid, a TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS.
PRIMERO.- Jurisdicción, competencia y procedimiento.
La competencia objetiva y territorial para conocer de la presente causa corresponde a este Juzgado, según lo dispuesto en el art. 45 y ss de la L.E.Civil; habiéndose tramitado por los cauces del proceso ordinario, de conformidad con los arts. 249 y 399 de la Ley Rituaria.
SEGUNDO.- Posición de las partes.- Motivos de oposición.
1.- Ejercita la mercantil demandante ALLGLASS CONFORT SYSTEMS, S.L., [-en adelante ALLGLASS SYSTEMS-] una acción de violación de dos marcas nacionales núm. 2.867.583 'ALLGLASS TODO CRISTAL' más el logo, y de la marca nacional núm. 3.604.508 'TODOCRISTAL', más logo, sosteniendo -en esencia- siendo prioritarios aquellos registros, en enero de 2009 el demandado D. Salvador, integrado en el capital y en la administración de la sociedad demandada, registró a su favor los dominios 'allglasstodcristal.com' y 'todo-cristal.com', cuyo uso pacífico fue realizado durante años por la demandada, y hasta la salida del demandado de la sociedad en el año 2015
Añade la demandante que constituida por D. Salvador una nueva sociedad dedicada igualmente a la fabricación y comercialización de productos de vidrio y de cristal, desde el año 2017 la sociedad demandada viene haciendo uso de tales dominios, y ello de mala fe.
Junto a ello ejercita acción de prohibición, de remoción, de cesación, de publicidad de la sentencia y de resarcimiento de daños y perjuicios que no especifica en sus bases ni cuantifica.
2.- Frente a ello vienen a sostener las demandadas: (i) que las marcas invocadas resultan afectadas de causa de nulidad absoluta por genérico-descriptivas [art. 5.1.c) L.Ma. en relación con el art. 51.1.a) L.Ma.]; (ii) que las marcas invocadas de adverso son nulas de modo absoluto por engañosas por inducir a error al público [art. 5.1.g) en relación con el art. 51.1.a) L.Ma.]; (iii) que los títulos marcarios invocados están caducados por falta de uso [art. 41.2 L.Ma.; (iv) que se ha producido un ejercicio tardío del derecho o retraso desleal; y, (v) junto a ello, niega la existencia de infracción.
A ello debe adicionarse la ya desestimada excepción de defecto legal en el modo de proponer la demanda, que sustanciada en audiencia previa fue desestimada en la instancia y en recurso revisor.
TERCERO.- Nulidad absoluta de los registros marcarios por su carácter descriptivo [art. 5.1.c) L.Ma. en relación con el art. 51.1.a) L.Ma.].
1.- Siendo varios y de distinta configuración, los motivos de nulidad absoluta invocados por las demandadas frente a la acción por infracción o violación de signos marcarios, debe procederse a su separado examen y análisis.
2.- Por la vía de la excepción procesal de nulidad absoluta afirman los demandados, en primer lugar, que los dos registros invocados por la demandante resultan nulos en cuanto que incorporando tales registros los signos denominativos descriptivos 'TODOCRISTAL', 'ALLGLASS', proceden a incorporar al signo distintivo una descripción de "... características relativas a los productos o servicios que distinguen en las clases 19 y 35, concretamente la característica de estar elaborados o consistir en cristal (TODO CRISTAL), lo que también se describe mediante su traducción al idioma inglés..."; invocando el ordinal c) del art. 5..1 L.Ma.
Añaden los demandados que examinando por productos y los servicios a que se refieren dichas clases [-la 19ª incluye distintos materiales de construcción no metálicos, lo que incluye el crista necesariamente; y la 35ª incluye distintos servicios necesariamente vinculados con el cristal-] las marcas registradas por la actora "... tienen un carácter descriptivo de características de los antes enunciados productos y servicios..."; lo que determina su nulidad.
3.- De tal planteamiento, así formulado, resulta claro que el mismo se sustenta en la confusión entre el carácter genérico y el carácter descriptivo de los elementos [-en nuestro caso, denominaciones-] incorporados al signo mixto controvertido; y ello porque siendo el género del producto o del servicio que se trata de diferenciar el incorporar de modo exclusivo o relevante [-el cristal y su procedencia industrial o comercial] objeto de prohibición en el ordinal b) del art. 5.1 L.Ma., resulta que no incorporan los invocados registros todas o algunas de las naturales e inescindibles características del vidrio y que son a las que se refiere el ordinal c) del art. 5.1 L.Ma. invocado; y son estos caracteres, por carecer de la cualidad de distintividad, los que resultan rechazados por el ordinal invocado.
Afirma la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª, de 19.2.2016 [ROJ: STS 516/2016] que "... Especialmente en relación a los signos descriptivos del artículo 7.1-c) del Reglamento 40/94 , afimra la STJCE de 20 de septiembre de 2001, C- 383/99 (caso "Baby-Dry ", apartado 37): "[e]l objeto de la prohibición del registro como marca de signos o de indicaciones exclusivamente descriptivos es evitar que se registren como marcas signos o indicaciones que, por su identidad con medios habituales de designación de los productos o de los servicios de que se trate o de sus características, no permitan cumplir la función de identificación de la empresa que los comercializa y que, por lo tanto, carezcan del carácter distintivo que tal función requiere" . A su vez, la STJCE de 23/10/2003, C-53/01 destaca el objetivo de interés general de que los signos o indicaciones descriptivos de las características de productos o servicios puedan ser libremente utilizados por todos, impidiendo que se reserven a una sola empresa debido a su registro como marca...".
Y añade la citada sentencia del T.J.U.E. de 20.9.2001 (asunto Procter & Gamble Company/OAMI (Baby-dry), C-383/99 P) que "... Además, sólo debe denegarse el registro de una marca que contenga signos e indicaciones que respondan a dicha definición si no contiene otros signos u otras indicaciones y, además, los signos y las indicaciones exclusivamente descriptivos de que esté compuesta no se presentan o disponen de una manera que distinga el conjunto resultante de las formas habituales de designación de los productos o servicios de que se trate o de sus características esenciales...".
En igual sentido respecto al signo complejo o mixto, debe hacerse cita de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, Sección 9ª, de 8.10.2019 [ROJ: SAP V 3928/2019].
4.- Pues bien, haciendo aplicación de tal doctrina al presente supuesto, resulta en la presente causa que los signos objeto de controversia en modo alguno incorporan una característica del cristal que, vinculada al producto o a los servicios relacionados con aquel material, se puedan identificar por el consumidor medio como habituales en el mercado para designar el producto producido o distribuido por una o unas concretas empresas, identificando así su origen y calidad.
Antes al contrario, estima este tribunal que la incorporación de los signos denominativos TODO CRISTAL y ALLGLASS parece referirse al producto y servicio objeto de la actividad empresarial [-no a sus características esenciales-], a la completa dedicación del esfuerzo industrial y comercial a dicho producto y servicio [-pretendiendo remarcar con ello una calidad y origen-]; lo que sumado al carácter mixto y gráfico [-junto al denominativo descrito-] resulta de ello una clara distintividad.
Procede, por ello, desestimar dicho motivos de nulidad.
CUARTO.- Nulidad absoluta de los registros marcarios por su carácter descriptivo [art. 5.1.g) L.Ma. en relación con el art. 51.1.a) L.Ma.].
1.- Rechazada ya, junto a la excepción procesal de defecto legal en el modo de proponer la demanda, la excepción perentoria de nulidad por razón del carácter descriptivo del signo, se alega por las demandadas que los registros indicados por la demandante resulta nulos de modo absoluto en cuanto "... pueden inducir al público a error, por ejemplo, sobre la naturaleza, la calidad o el origen geográfico del producto o servicio..." [art. 5.1.g) L.Ma].
Vienen a afirmar los demandados, tras analizar los productos y servicios de las clases protegidas por los registros [clase 6ª, clase 19ª y clase 35ª] que referidas las mismas a materiales, a metales y a construcciones y servicios, que tanto pueden estar integradas por vidrio como por otros materiales, la utilización de los signos denominativos registrados 'ALLGLASS' y/o 'TODOCRISTAL' resulta engañosa en relación a la naturaleza del producto o servicio.
2.- No puede dejarse de llamar la atención sobre lo artificioso de tal argumentación, pues en la argumentación de las demandadas el carácter amplio y descriptivo de las clases del Nomenclátor Intenracional al distribuir y agrupar distintos productos, materiales, construcciones, servicios y actuaciones empresariales, sirve tanto para sostener el carácter necesario del vidrio, como para negar el mismo; y ello en atención a la concreta prohibición que invoca.
Viene así a sostenerse que no es el signo, sino el exacto conocimiento por el consumidor medio de las completas características y categorías de materiales, productos, metales, y las combinaciones de los anteriores, de productos y de servicios, en la comparación y confrontación del signo con aquella clasificación internacional, la que le índice a error sobre la naturaleza del cristal, sobre su composición física y química, sobre sus propiedades y concretas cualidades, y sobre el origen empresarial del mismo.
3.- Como señaló este Juzgado Mercantil en sentencia de 12.3.2019 [ROJ: SJM 209/2019] en razón de dicha causa de nulidad absoluta "... Como señala la mejor doctrina [MARCO ARCALÁ, Luis Alberto; Comentarios a la Ley de Marcas, Tomo I; Dir. Bercovitz Rodríguez Cano; VV.AA.; Aranzadi 2008, págs. 214 y ss] la prohibición del art. 5.1.g ) L.Ma. "... pretende evitar la proliferación de marcas que no superen un mínimo nivel de veracidad en la información que transmiten al público interesado acerca de los productos o servicios que distinguen, atribuyéndoles de un modo u otro elementos o cualidades de los que carecen, y fomentando así el error, la confusión o el engaño, concebidos en un sentido casi omnicomprensivo ...", añadiendo que "... la falsedad es el principal tipo de engaño, pero no el único, ni mucho menos el que recoge esta prohibición absoluta, que no parte, pues, de una noción estricta de carácter engañoso, sino lo más amplia posible, que abarca cualesquiera rasgos y circunstancias del producto o servicio distinguido, y no sólo los expresamente incluidos en el tenor literal de la norma en análisis, habida cuenta de su redacción abierta y meramente ejemplificativa (de ahí la estrecha proximidad entre esta prohibición absoluta y otras ramas del ordenamiento jurídico, tales como la publicidad engañosa y la competencia desleal ...", de tal modo que solo habrán de excluirse de tal prohibición "... aquellos supuestos de error o confusión vinculados, no al signo a proteger como marca considerado en sí mismo y en su propio contexto, sino a su puesta en relación y consiguiente colisión con marcas o signos ya protegidos con anterioridad, dado que este específico caso de engaño lato sensu ya se encuentra regulado en el ámbito de las prohibiciones relativas establecidas en los arts. 6 y ss. LMa ...".
4.- Resulta de tal doctrina que para la apreciación de la indicada prohibición absoluta resulta preciso, por un lado, como elemento constitutivo del engaño e inducción al error sobre la naturaleza, la calidad o procedencia geográfica, que de la comprensión del signo percibida por un consumidor medio resulte imagen y representación mental falsa y engañosa en relación al concreto supuesto analizado; error y confusión que, por otro lado, debe sustentarse en elementos materiales que acrediten la contradicción entre las cualidades que el signo incorpora y las reales del producto o servicio al que se refiere.
En modo alguno acreditan las demandadas que los productos y servicios comercializados por la demandante [-de la que fue socio y administrador el codemandado, realizando igual actividad que la presente, por razón de igual actividad inventiva y registros patentables, bajo iguales signos-] presenten una naturaleza, unas características y unas cualidades que no se corresponden con las que describe e incorpora el signo marcario.
Procede, por ello, rechazar dicha causa de nulidad absoluta.
QUINTO.- Caducidad de las marcas por falta de uso [art. 41 L.Ma.]
1.- Como tercera de las excepciones perentorias que invocan los demandados frente a la acción de violación de las marcas invocadas, afirman aquéllos que la demandante está obligada a probar el uso de las marcas registradas en septiembre de 2009, una vez transcurridos los cinco años desde su registro; lo que los demandados niegan.
No puede dejarse de significar y poner de relieve que quien niega el uso de tales signos fue socio fundador de la sociedad demandante, así como su administrador social hasta que cesó en dicho cargo en 2015, al tiempo que transmitía sus participaciones sociales a su padre.
2.- El art. 39 L.Ma. en la redacción vigente al tiempo de la interposición de la demanda y anterior al RD-Ley 23/2018, de 21 de diciembre, afirmaba que "... 1. Si en el plazo de cinco años contados desde la fecha de publicación de su concesión, la marca no hubiera sido objeto de un uso efectivo y real en España para los productos o servicios para los cuales esté registrada, o si tal uso hubiera sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años, la marca quedará sometida a las sanciones previstas en la presente Ley, a menos que existan causas justificativas de la falta de uso...".
Y añade el apartado 2º en dicha redacción vigente, en lo que nos ocupa, que también tendrán la consideración de uso "... a) El empleo de la marca en una forma que difiera en elementos que no alteren de manera significativa el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual se halla registrada...", afirmando el apartado 3º de dicho precepto y redacción que "... 3. La marca se reputará usada por su titular cuando sea utilizada por un tercero con su consentimiento...".
Dicho precepto establece, bajo sanción de caducidad y la extinción del registro, la obligación que pesa sobre el titular de la marca de realizar un uso real y efectivo del signo en España, bien por sí o por tercero con su consentimiento. Puede afirmarse que, tanto a nivel europeo como nacional, la normativa marcaria persigue eliminar del mercado aquellos signos que no estén siendo usados de modo real para productos o servicios para los han sido registrados, de forma que puedan limitar la competencia a terceros interesados en usar signos idénticos o similares, o bien que distorsionen la imagen del consumidor debilitando las funciones propias de la marca respecto de la correlación entre el producto o servicio y el signo.
3.- Respecto al concepto de uso real y efectivo de la marca, afirma la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28ª, de 22.3.2021 [ROJ: SAP M 4638/2021] que "...Como recuerda el Tribunal Supremo en su sentencia de 23 de junio de 2006: "...Para que exista un uso efectivo y real, relevante, de la marca, ésta ha de manifestarse públicamente en el sector del mercado para el que ha sido concedida, y cumplir así la función para la cual se reconoció al titular del derecho exclusivo, no siendo suficiente para cumplir la exigencia legal una utilización aparente de la marca dirigida simplemente a conservar su derecho formal mediante un uso esporádico del signo distintivo, debiendo tenerse en cuenta, para determinar si existe o no ese uso efectivo y real, la clase de productos o servicios amparados por la marca y las circunstancias concurrentes en el caso concreto, y explícitamente excluye "las actuaciones aisladas que no entrañan, por tanto, un uso continuado de la marca" ( S. 22 de enero de 2.000 ); y, por último la S. de 3 de noviembre de 2.000 alude a la presencia en el mercado de los productos que ampara la marca. Dentro de la Jurisprudencia del TJCE debe resaltarse la Sentencia de 11 de marzo de 2.003 en la que se declara que el art. 12.1 de la Directiva "debe interpretarse en el sentido de que una marca es objeto de un " uso efectivo" cuando, en consonancia con su función esencial, que consiste en garantizar la identidad del origen de los productos o servicios para los que haya sido registrada, se utiliza con el fin de crear o conservar un mercado para tales productos y servicios, excluyéndose usos de carácter simbólico cuyo único objeto sea el mantenimiento de los derechos conferidos por la marca. La apreciación del carácter efectivo del uso de la marca debe basarse en la totalidad de los hechos y circunstancias apropiados para determinar la realidad de la explotación comercial de ésta, en particular, los usos que se consideren justificados en el sector económico de que se trate para mantener o crear cuotas de mercado en beneficio de los productos o de los servicios protegidos por la marca, la naturaleza de esos productos o servicios, las características del mercado, la magnitud y la frecuencia del uso de la marca...".
En este mismo sentido, la sentencia del Tribunal General de 16 de junio de 2015, T- 660/11, señala que: ""Una marca es objeto de un uso efectivo cuando, en consonancia con su función esencial, que consiste en garantizar la identidad del origen de los productos o servicios para los que haya sido registrada, se utiliza con el fin de crear o conservar un mercado para tales productos y servicios, excluyéndose los usos de carácter simbólico cuyo único objeto sea el mantenimiento de los derechos conferidos por esa marca", añadiendo que: "... el uso efectivo de una marca sólo puede ser constatado cuando dicha marca se utiliza para garantizar la identidad del origen de los productos o servicios para los que haya sido registrada"...".
4.- Haciendo aplicación de tal doctrina al presente supuesto, atendiendo especialmente al informe pericial unido a las actuaciones [-escrito de 4.5.2020 al Tomo IV-], resulta acreditado que tanto antes como después del transcurso de los cinco años que invocan los demandados, la demandante ha venido haciendo uso del signo figurativo y denominativo "ALLGLASS' y TODOCRISTAL', junto a su parte gráfica, tanto en actividad publicitaria, promocional, en facturación y productos secundarios y principal mediante la incorporación del signo denominativo a los paneles y láminas de cristal en sus cantos para resultar no visible tras su montaje y anclaje; habitual en un producto destinado a no incorporar elemento alguno que distorsione su funcionalidad.
Procede, igualmente, la desestimación de la tercera de las excepciones perentorias.
SEXTO.- Ejercicio tardío del derecho.- Doctrina de los actos continuados.- Doctrina del ' Verwirking'.
1.- Finalmente, como cuarta de las excepciones perentorias invocadas por los demandados, sostiene y afirman los demandados que registrados los dominios de internet -objeto de la acción de violación- en el año 2009, el demandado D. Salvador tenía y tuvo la legítima confianza que la sociedad demandante [-de la que fue socio y administrador social hasta 2015-] consentía y conocía dicha titularidad sobre los nombres de dominio, incluso con anterioridad a la incorporación del demandado al capital de la demandante.
2.- Tal alegación y excepción perentoria debe ser igualmente desestimada; y ello porque en el ámbito de la protección de las invenciones, signos distintivos y conductas desleales, la doctrina de los actos continuados se ha vinculado al examen y valoración de la excepción de la prescripción, de la extinción de la acción por el transcurso del tiempo, y con el ejercicio abusivo de un derecho de modo tardío ante conductas infractoras continuadas.
Las demandadas segmentan y segregan tal construcción, pues sin invocar la presencia de prescripción en el ejercicio de las acciones de violación, y otras nacidas de ella, se limitan a invocar la misma por razón -en esencia- de la confianza legítima que tenía el demandado [-anterior administrador social de la demandante-] en que se le permitiría un uso particular, una vez cesado en el cargo y desvinculado del capital social, de los signos controvertidos como dominios de internet.
3.- En tal sentido afirma la Sentencia del Juzgado Mercantil nº 3 de Murcia, de 1.3.2022 [ROJ: SJM MU 5037/2022] que "... la doctrina de los actos continuados fue explicada por la STS Pleno, de 21 de enero de 2010 :
" La calificación de duración continuada de la conducta controvertida es asumida por las partes, y no parece ofrecer duda en cuanto que la denuncia se refiere a la fabricación y comercialización de un pulverizador, o bomba rociadora, de mochila, que, a juicio de la parte actora, es idéntica a otra respecto de la que tiene licencia para explotar en virtud de un contrato con la empresa titular.
La aplicación del art. 21 LCD no suscita especiales dificultades, respecto del cómputo de los plazos prescriptivos y excluyentes que establece,..... El problema se plantea en relación con actos de tracto sucesivo continuo, consistentes, bien en una actuación continuada, con unidad de acción, o en una actuación permanente, y que persiste al tiempo de la demanda. Para un primer criterio, el cómputo -"dies a quo"- debe comenzar en los momentos a que se refiere el precepto, con independencia del carácter instantáneo o duradero del acto de competencia desleal, es decir, desde que pudieron ejercitarse las acciones, siempre que se tuviere conocimiento de la persona que realizó el acto de competencia desleal -plazo de un año-, o en otro caso desde que se realizó el acto inicial -plazo de tres años-. Para otro modo de pensar, el tiempo no empieza a correr, cuando se trata de actos duraderos, mientras permanezca la conducta ilícita. Se exige estar a la producción del resultado o cese del acto ilícito, de manera que el plazo no corre mientras la situación jurídica no se restablezca.
Ambas opiniones tienen diversas razones de apoyo. En favor de la primera se invoca el texto literal del precepto legal -donde no se distingue-, la seguridad jurídica, y que con el otro criterio se produce una imprescriptibilidad de la acción de cesación y se facilitan situaciones abusivas en cuanto que el legitimado para perseguir el acto puede esperar a su conveniencia a una situación "propicia" para poner fin a la actuación, o a aprovechar las inversiones realizadas por el competidor para obtener un rédito; y ello resulta tanto más injusto en los supuestos no suficientemente claros en relación con la existencia de la ilicitud. En sentido contrario -favorable al segundo criterio- se alude a la terminología del precepto en relación con la teoría de la "realización"; la doctrina jurisprudencial dictada sobre "el daño continuado" en aplicación de los arts. 1.968.2 º y 1.969 CC ; que no se puede consolidar un derecho a perturbar (tema también de especial interés en relación con la ación negatoria de las inmisiones); y que con el criterio estricto acabaría por sanarse conductas desleales o tolerarse la distorsión del mercado y se consolidaría una especie (inconcebible) de derecho a competir deslealmente simplemente a partir del transcurso del tiempo. Asimismo se pone de relieve que el bien jurídico protegido es la competencia como institución y que los intereses tutelados son los de todos los partícipes en el mercado, incluidos, entre otros, los de los consumidores, así como el interés general; y a ello se añaden otras reflexiones como las relativas a que la prescripción extintiva debe ser objeto de una interpretación restringida, o al menos estricto, y que las posibles situaciones abusivas a que se refieren los defensores del otro criterio tienen paliativos enervatorios en las doctrinas sobre el abuso del derecho y la exigencia de la buena fe en el ejercicio de los derechos, con la perspectiva específica de la pérdida del derecho por retraso desleal ("verwirkung").
El criterio de esta Sala no era pacífico pues, aunque recientemente se ha observado un mayor grado de homogeneidad a favor del segundo criterio ( SS. 16 de junio de 2.000 , 30 de mayo de 2.005 , 29 de diciembre de 2.006 , 29 de junio y 23 de noviembre de 2.007 ), existían Sentencias, como la de 25 de julio de 2.002 , que seguían el primer criterio. Esta situación dio lugar a que las resoluciones de las Audiencias Provinciales mantengan una jurisprudencia contradictoria, y a la evidente necesidad, por consiguiente, de adoptar un criterio unificador. De ahí que se sometieran diversos asuntos al Pleno de la Sala que en su reunión de 17 de diciembre de 2.009 adoptó la decisión de aplicar la segunda orientación interpretativa, que se estima la más adecuada a la doctrina de la realización y a la naturaleza de los actos continuados y permanentes, y es, además, la que cuenta con un mayor apoyo doctrinal. En periodo de redacción de esta resolución se ha dictado la Ley 29/2009, de 30 de diciembre, (BOE 31 de diciembre), que modifica la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, estableciendo que "las acciones de competencia desleal previstas en el art. 32 prescriben por el transcurso de un año desde el momento en que pudieron ejercitarse y el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó el acto de competencia desleal; y, en cualquier caso, por el transcurso de tres años desde el momento de la finalización de la conducta", inciso este último que otorga un respaldo a la postura adoptada mayoritariamente por la Sala.
Como consecuencia de lo expuesto procede estimar el único motivo del recurso de casación y anular la Sentencia recurrida, recogiendo como doctrina jurisprudencial la de que "cuando se trata de actos de competencia desleal de duración continuada la prescripción extintiva de las acciones prevista en el art. 21 LCD 3/1991 no comienza a correr hasta la finalización de la conducta ilícita"..."
4.- En base a tal doctrina, resultando de la documentación unida a la demanda que el demandado D. Salvador se incorporó a la sociedad demandante en diciembre de 2009, que estaba integrado y colaboraba con la misma de modo previo desde su constitución, que registró en su propio nombre los dos dominios controvertidos en enero de 2009, que los mismos han estado siendo utilizados de modo pacífico por la demandante de modo constante, público y empresarial desde dicha fecha hasta la actualidad, que en 2015 el demandado se desvinculó del capital social y del cargo de administrador social, tolerando y conociendo el uso pacífico y continuado de aquellos dominios de su titularidad por la demandante, siendo que desde el 2.3.2018 consta que comenzó a utilizarlos para sí en otra sociedad [-ahora codemandada-] y con igual finalidad comercial y objeto de fabricaciòn y distribución [-el vidrio-], resulta que la presente acción no aparece como prescrita ni existe un ejercicio abusivo de la misma por razón de una inactividad durante los 9 años invocados desde su registro, pues no es el mismo sino el uso por los codemandados del signo registrado por los demandantes el que determina el nacimiento de la acción, que debe situarse en marzo de 2018.
SÉPTIMO.- Acción de infracción por colisión entre el signo marcario y dominio de internet.
1.- Así rechazadas el total de cinco excepciones procesales y perentorias invocadas por los demandados, es momento de entrar a examinar la acción de infracción marcaria invocada por la demandante.
Viene a sostener la demandante que solicitado en fecha 12.3.2009 el registro de la marca española M-2.867.583 'ALLGLASS TODO CRISTAL' más el logo, y en fecha 15.3.2016 la marca nacional núm. 3.604.508 'TODOCRISTAL', más logo, así como solicitada en diciembre de 2008 y constituida en enero de 2009 la sociedad demandante con la denominación social 'ALLGLASS CONFORMT SYSTEMS, S.L.', el demandado registró a su favor, en cuanto colaborador desde su constitución de la sociedad demandante, los dominios de internet 'ALLGLASSTODOCRISTAL.COM' y de 'TODO-CRISTAL.COM' en enero de 2009; siendo utilizados de modo continuado y pacífico por la demandante hasta marzo de 2018 [-en el informe contable se fija dicha fecha el 15.7.2017-] en que el demandado D. Salvador, a través de la sociedad codemandada DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS DE CIERRE, S.L. comenzó a redireccionar dichas direcciones de internet a la actividad de ésta.
2.- Frente a ello la demandada sostiene que el registro de los nombres de dominio es anterior al registro marcario invocado, así como que no existe riesgo de confusión entre dichos nombres de dominio y los signos registrados; a lo que añade que conteniendo la marca invocada signos genéricos y descriptivos, no puede hacerse una amplia extensión del ' ius prohibendi'.
3.- Dispone el art. 34.1 L.Ma. que el registro de la marca confiere a su titular un derecho exclusivo sobre la misma; de tal modo que configurando las conductas infractoras de dicho derecho de exclusiva el apartado 2º de dicho precepto faculta al titular de dicha marca "... para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo en relación con productos o servicios...", cuando -entre otros supuestos- "... a) El signo sea idéntico a la marca y se utilice para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada..."; así como cuando "... b) El signo sea idéntico o similar a la marca y se utilice para productos o servicios idénticos o similares a los productos o servicios para los cuales esté registrada la marca, si existe un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca...".
4.- En interpretación de dicho precepto señala la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 20.9.2017, asunto T-386/15 afirma que el riesgo de confusión presupone la identidad o una similitud entre las marcas en conflicto y una identidad o una similitud entre los productos o servicios que dichas marcas designan, tratándose de requisitos acumulativos.
Añade la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª, de 13.9.2017 [ROJ: STS 3282/2017], con cita de numerosa doctrina, que las pautas a seguir en la apreciación y valoración de dicho riesgo de confusión justificativo de la infracción son las siguientes:
"... i) El riesgo de confusión consiste en el de que el público pueda creer que los productos o servicios identificados con los signos que se confrontan proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas, dado que el riesgo de asociación no es una alternativa a aquel, sino que sirve para precisar su alcance [...].
"ii) La determinación concreta del riesgo de confusión debe efectuarse en consideración a la impresión de conjunto de los signos en liza producida en el consumidor medio de la categoría de productos, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, teniendo en cuenta el grado de similitud gráfica, fonética y conceptual, en particular, los elementos dominantes [...].
"iii) De este modo, el riesgo de confusión debe ser investigado globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes [...]. Depende, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado, del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados [...].
"iv) En la valoración global de tales factores ha de buscarse un cierto nivel de compensación, dada la interdependencia entre los mismos, y en particular entre la similitud de las marcas y la semejanza entre los productos o los servicios designados: así, un bajo grado de similitud entre los productos o los servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa (...).
"v) A los efectos de esta apreciación global, se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada [...].
"vi) Pero, esta exigencia de una visión de conjunto, fundada singularmente en que el consumidor medio las percibe como un todo, sin detenerse a examinar sus diferentes detalles, (...) no excluye el estudio analítico y comparativo de los elementos integrantes de los respectivos signos en orden a evaluar la distinta importancia en relación con las circunstancias del caso, pues pueden existir elementos distintivos y dominantes que inciden en la percepción del consumidor conformando la impresión comercial. Lo que se prohíbe es la desintegración artificial; y no cabe descomponer la unidad cuando la estructura prevalezca sobre sus componentes parciales ( Sentencia núm. 777/2010, de 9 de diciembre )"...".
5.- En términos semejantes la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28ª, de 25.1.2019 [ROJ: SAP M 1048/2019] afirma que "... señala la SAP de Madrid, sec. 28ª (mercantil), nº 523/2017, de 27 de noviembre , FJ 3º, que:
"El riesgo de confusión consiste en que el público pueda creer que los productos o servicios identificados con los signos que se confrontan proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas, dado que el riesgo de asociación no es una alternativa a aquel, sino que sirve para precisar su alcance. Los criterios de comparación que han de aplicarse son los propios del Derecho de marcas, en que el riesgo de confusión posee carácter normativo.
La jurisprudencia del Tribunal Supremo sistematizó los criterios a considerar del siguiente modo (entre otras sentencia 151/17, de 2 de marzo ):
"La determinación concreta del riesgo de confusión debe efectuarse en consideración a la impresión de conjunto de los signos en liza producida en el consumidor medio de la categoría de productos, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, teniendo en cuenta el grado de similitud gráfica, fonética y conceptual, en particular, los elementos dominantes" [ Sentencia núm. 777/2010, de 9 de diciembre , con cita de las SSTJUE de 11 de noviembre de 1.997 ( C- 251/95 ), Sabel c. Puma , y de 22 de junio de 1.999 ( C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen; y de las Sentencias de esta Sala núms. 427/2008, de 28 de mayo , 838/2008, de 6 de octubre , 225/2009, de 30 de marzo , 569/2009, de 22 de julio , 827/2009, de 4 de enero de 2010 , 72/2010, de 4 de marzo y 364/2010, de 2 de junio ].
De este modo, "el riesgo de confusión debe ser investigado globalmente , teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes" [ Sentencia 777/2010, de 9 de diciembre , con cita de las SSTJUE de 11 de noviembre de 1.997 ( C-251/95 ), Sabel c. Puma ; de 22 de junio de 1.999 (C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen; y de 22 de junio de 2.000 ( C-425/98 ), Mode c. Adidas; y de las Sentencias de esta Sala núms. 225/2009, de 30 de marzo , 569/2009, de 22 de julio , 827/2009, de 4 de enero de 2010 , 72/2010, de 4 de marzo y 364/2010, de 2 de junio ]. Depende, "en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado (...), del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados" [ STJUE de 11 de noviembre de 1.997 ( C-251/95 ), Sabel c. Puma].
En la valoración global de tales factores ha de buscarse un cierto nivel de compensación, dada la interdependencia entre los mismos, y en particular entre la similitud de las marcas y la semejanza entre los productos o los servicios designados: "así, un bajo grado de similitud entre los productos o los servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa" ( STJUE de 29 de septiembre de 1998 (C-39/97 ), Canon c. Metro).
A los efectos de esta apreciación global, se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz . No obstante, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada [ STJUE de 22 de junio de 1.999 ( C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen].
Pero, esta exigencia "de una visión de conjunto, fundada singularmente en que el consumidor medio las percibe como un todo, sin detenerse a examinar sus diferentes detalles , (...) no excluye el estudio analítico y comparativo de los elementos integrantes de los respectivos signos en orden a evaluar la distinta importancia en relación con las circunstancias del caso, pues pueden existir elementos distintivos y dominantes que inciden en la percepción del consumidor conformando la impresión comercial. Lo que se prohíbe es la desintegración artificial; y no cabe descomponer la unidad cuando la estructura prevalezca sobre sus componentes parciales" ( Sentencia núm. 777/2010, de 9 de diciembre )".
Si bien debe tenerse en cuenta el carácter distintivo de la marca anterior para apreciar el riesgo de confusión, este solo es un elemento entre otros que intervienen en dicha apreciación. Por tanto, incluso en presencia de una marca anterior de escaso carácter distintivo, por una parte, y de un signo que no constituya una reproducción completa, por otra, puede existir riesgo de confusión, en particular, por la similitud de los signos y de los productos o servicios de que se trate (STPI de 16 de marzo de 2005, L?Oréal. As. T- 112/03 , apdo. 61) ". (énfasis añadido)...".
6.- Haciendo aplicación de tal doctrina al presente supuesto, partiendo de la ausencia de prioridad marcaria por razón de la presencia del registro de los dominios de internet poscas semanas antes de la solicitud de registro de la marca nacional núm. M-2.867.583 'ALLGLASS TODO CRISTRAL', denominativa, figurativa y mixta gráfica, debe concluirse que el uso por el demandado D. FRANCISCO JAVIER OÑA, en su propio interés y bajo la actividad de la mercantil codemandada DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS DE CIERRE, S.L., supone una infracción de los derechos de exclusiva derivados de los signos invocados por la demandante; uso propio y en interés ajeno que acreditado a partir de marzo de 2018 convierte aquel registro en lícito y su uso en infractor de los derechos de exclusiva.
No puede obviarse que la titularidad del demandado D. Salvador resultó plenamente compatible, durante nueve (9) años, con la utilización pacífica, pública, comercial y empresarial de tales signos incorporados a dominios de internet; y que fue la salida del demandado y su incorporación a otra sociedad mercantil dedicada a la comercialización de cierres de cristal, la que determinó un uso propio de los dominios y de las denominaciones que incorporan mediante el redireccionamiento del tráfico que accede a dichos dominios; que por sus vocablos, términos, expresiones y orden de los mismos, determina una clara identidad y confusión con la actividad y los productos y/o servicios prestados por la demandante e identificados con aquellos signos registrados.
Procede estimar dicha pretensión; si bien por las razones expuestas y la anterior vinculación entre la sociedad demandante y el demandado durante más de 9 años, debe estimarse que la mala fe resulta del uso para sí y en beneficio de tercero desde marzo de 2018 hasta su eventual cese; pero nada se acredita, a través de prueba indirecta o indiciaria, que dicha mala fe existiera al tiempo del registro.
Debe, por ello, desestimarse dicha pretensión declarativa.
OCTAVO.- Acción de remoción, de prohibición, de cesación, de publicidad y resarcitoria.
1.- Estimada la acción de violación del derecho de marca debe condenarse a las demandadas a cesar en el uso de tales dominios, a cancelar dichos registros a su favor, así como a retirar los mismos de los registros de dominios de internet; y todo ello a su costa.
Ello como consecuencia de la estimación de la acción de infracción, encontrando su justificación en la necesidad de reponer al titular del derecho de exclusiva en el pleno ejercicio de tal monopolio, en cualquiera de las formas de utilización de los signos registrados.
Procede, por ello, estimar los apartados 1º a 4º del suplico de condena de la demanda.
2.- Solicita la demandante la condena de la demandada a publicar, a su costa, la sentencia -en la forma que se indique por este tribunal- en las páginas web que se indican en el apartado 5º del suplico de condena; a lo que se oponen las demandadas.
3.- Es doctrina recogida en Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28ª, de 14.6.2019 [ROJ: SAP M 9794/2019], con cita de la Sentencia de igual Sección de 1.7.2004, que dicha condena, independiente de la acción de resarcimiento antes analizada, que"... no debe olvidarse que la publicación de la sentencia no es una sanción -por más que resulte onerosa para la parte condenada-, no se trata de un castigo a imponer al que comete un acto de competencia desleal, sino que es una medida que sólo deberá ser adoptada cuando, después de ponderar todas las circunstancias concurrentes en el caso concreto, aparezca como necesaria, atendiendo a los intereses y a los efectos derivados del acto desleal...".
Y añade la citada Resolución, a los efectos que nos ocupa, que "... Respecto de ese régimen legal, las SsTS nº 263/2017, de 3 de mayo, FJ 7 º , o nº 302/2016, de 9 de mayo , FJ 19º , permiten establecer las siguientes notas:
(i).- La publicación de la sentencia no tiene un carácter necesario e imperativo que derive sin más de la estimación de la acción principal, sino que es una facultad que debe ser pedida por la parte procesal y acordada por el tribunal bajo la apreciación de sus presupuestos habilitantes.
(ii).- Tal medida no tiene un carácter sancionador, sino que debe justificarse la necesidad de acudir a dicha publicación de la sentencia.
(iii).- Ello debe ser relacionado con el alcance de la plena satisfacción de los intereses del perjudicado, que aparezcan tutelados en la ley, de forma que sirva como medio para lograr los fines de restablecimiento perseguidos en la norma. Así, en particular, con ella debe buscarse la reposición en el mercado de la posición concurrencial del competidor perjudicado, la restauración de la estructura de consumo existente antes del acto de competencia desleal, o la reparación de perjuicios causados que no resulten directamente cuantificables...".
En la presente causa no cabe duda que la trascendencia del uso de los dominios por los demandados, hasta ahora utilizados de modo pacífico por la demandante desde 2009 hasta 2018, exige la reparación del perjuicio reputacional y comercial causado por las demandadas mediane el redireccionamiento del tráfico de dichos dominios desde 2018 hasta que se acredite su cese.
La publicación de la sentencia se muestra como un cauce idóneo para reparar en el mercado y en potenciales compradores los perjuicios derivados de la asociación y confusión generada por la oferta pública electrónica de dichos cierres y productos y servicios relacionados con el cristal.
Ahora bien, la publicación quedará limitada al encabezamiento, un extracto de su Parte Dispositiva y al íntegro Fallo de la sentencia.
5.- Finalmente solicita la demandante, en trámite de alegaciones finales, la condena de las demandadas al abono solidario de la cantidad de 530.314,17.-€ por razón de la regalía hipotética, y de modo subsidiario el 1% de la cifra de negocio infractor que cuantifica en 57.148,40.-€ (informe pericial de 4.5.2020 de Dña. Piedad, escrito de igual fecha al Tomo IV)
A ello se opone la demandada impugnando la pericia y la valoración de la misma que realiza la contraparte.
6.- Afirma la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28ª, de 3.2.2020 [ROJ: SAP M 2/2020] que "... Para la valoración de las pruebas periciales debemos tener en cuenta los criterios establecidos en la materia que nos ocupa por la relevante sentencia del Tribunal Supremo de 7 de noviembre de 2013 .
En la referida sentencia se nos indica que los informes periciales deben partir de bases correctas y utilizar un método razonable, de entre los varios propugnados por la ciencia económica y aceptados por los tribunales de otros países, para el cálculo de los daños causados a los perjudicados. Añade la sentencia del Alto Tribunal, que lo exigible al informe pericial que aporte la parte perjudicada es que formule una hipótesis razonable y técnicamente fundada sobre datos contrastables y no erróneos que debe asumirse a falta de otra hipótesis alternativa que pueda considerarse mejor fundada...". Resulta de ello que son las razones técnicas y los métodos de valoración, junto con los datos constatados por el perito, los elementos a tener en cuenta por el tribunal; sean cuales fueran los anexos y documentos unidos al mismo.
Es de significar que encontrándose la fuente de prueba a disposición de las demandadas, en cuanto pericial económica sobre su actividad comercial a través de los dominios controvertidos, se limite a invocar la insuficiencia documental que dice padece el informe pericial; cuando es aquella quien tiene a su disposición tales datos comerciales y contables, y bien pudo aportar a través de una pericial contradictoria.
7.- Pues bien, valorando judicialmente tal informe pericial: (i) rechazando este tribunal tener por acreditado que el redireccionamiento se produjo a partir de julio de 2017, cuando en demanda se afirma que al menos lo fue desde marzo de 2018 [-bien pudo aportarse tal acreditación junto con la demanda, o invocar tal hecho, lo que no se hace-]; (ii) rechazando que para el cálculo de la regalía hipotética se acuda mecánicamente, sin justificación suficiente, a las ganancias dejadas de obtener desde junio de 2017 a mayo de 2020 [-máxime cuando para ello se utiliza una protección de ingresos totales de los ejercicios 2013 a 2015, así como una estimación no suficientemente justificada sobre las ventas realizadas a través del cauce controvertido del redireccionamiento-]; (iii) estima este tribunal que debe acudirse al cauce subsidiario del 1% de la cifra de negocio del ejercicio 2018 por importe de 2.204.777,84.-€ [-el informe excluye y no computa las cifras de los ejercicios 2019 y 2020-]; por lo que la cuantía indemnizatoria debe fijarse en la cantidad líquida de 22.047,78.-€, a la que debe adicionarse igual porcentaje de cifra de negocio del ejercicio 2019 y de 2020, y sucesivos, hasta el cumplimiento de la sentencia, lo que se determinará y cuantificará en ejecución de sentencia, en cuanto la demandada no ha depositado -no consta- las cuentas anuales de dichos ejercicios y sucesivos.
Debe tomarse la totalidad de las ventas recogidas en cuentas anuales, pues encontrándose la demandada en una mayor posición de facilidad probatoria en relación a la cifra de negocio alcanzada por la vía comercial de tales dominios, la misma no ha sido aportada por quien ostentaba dicha carga procesal; resultando razonable, ante la falta de dicha actividad probatoria acudir a lo resultante del esfuerzo probatorio realizado por la demandante.
Procede, por ello, estimar parcialmente tal pretensión; y con ello de la demanda.
NOVENO.- Intereses legales.
De conformidad con los arts. 1100 y 1108 C.Civil será de aplicación el interés legal desde la interpelación judicial.
DÉCIMO.- Costas.
Dada la estimación parcial de la demanda, de conformidad con el criterio del vencimiento dispuesto en el art. 394 L.E.Civil, no procede hacer imposición de las costas.
Vistos los preceptos citados, sus concordantes y demás de general y pertinente aplicación,
