Sentencia CIVIL Juzgados de lo Mercantil - Madrid, Sección 12, Rec 149/2017 de 10 de Enero de 2019

Encabezamiento

Juzgado de lo Mercantil nº 12 Madrid.

Autos: JO 149-2017

Demandante: Yacato S.A.

Demandado: Caubril Hostelería S.L.

SENTENCIA Nº.

En Madrid, a 10-1-2019.

Vistos por mí, Moisés Guillamón Ruiz, los autos del presente Juicio Ordinario, procedo a dictar la siguiente resolución.

Antecedentes

PRIMERO.-Por la representación procesal del Yacato S.A. se interpuso demanda de Juicio Ordinario contra Caubril Hostelería S.L. en fecha de 8-2-2017, en ejercicio de diferentes acciones de competencia deselal, solicitando en el suplico de su demanda que previa declaración de haber habido actos de competencia desleal de la parte adversa, se les condene a que cesen en la realización de dichos actos, a que suprima o elimine los efectos producidos eliminando de cualquier soporte el nombre comercial 'La Española de Boadilla', publicación de la sentencia, e indemnización de daños y perjuicios.

SEGUNDO.- Por decreto se admitió a trámite la demanda, dándose traslado de la misma a la parte demandada para su contestación, la cual tuvo lugar, en tiempo y forma, interesando la desestimación de la demanda y la condena en costas del actor.

TERCERO.-Celebrada la correspondiente audiencia, en la misma se propuso y admitió documental, interrogatorio de demandante, pericial de actor y pericial de demandado.

CUARTO.- Se señaló para juicio el día 19-12-18, celebrándose el mismo. Practicada la prueba acordada en audiencia previa, quedaron los autos vistos para sentencia.

Fundamentos

PRIMERO.- Acciones ejercitadas

La parte actora en su escrito de demanda solicita lo siguiente:

1º Que se declare que la demandada ha actuado de forma desleal.

2º Que se ordene el cese en la conducta desleal y se prohíba la utilización del rótulo comercial denominado 'La Española de Boadilla'.

3º Que la demandada suprima o elimine los efectos producidos por dicha conducta, eliminando de cualquier soporte el nombre comercial 'La Española de Boadilla', debiendo retirar signo distintivo, rótulo o manifestación en el que consten dichas manifestaciones, documentos facturas bolsas etiquetas, absteniéndose de utilizar cualquier otra denominación que contenga el vocablo 'La Española' y que no pueda distinguirse del rotulo o la marca.

4º Publicación de la sentencia.

5º Indemnización de daños y perjuicios conforme se expone en la demanda.

6º Costas.

Todo ello, lo realiza al amparo del artículo 4, 6, 11, 12, 20 y 25 LCC conforme escrito de demanda.

Se intentó concretar, a raíz de la excepción procesal planteada por el demandado de defecto legal en el modo de proponer la demanda, debido a la utilización de términos como marca, nombre comercial, rotulo, denominación, signo distintivo, y competencia desleal. En la audiencia previa conforme el art. 424 LEC , aceptando las aclaraciones oportunas. Así, 1uedo configurada la acción a ejercitar en actos de competencia desleal de dichos artículos 4 6 11 12 20 y 25 LCD , sin concretar más el Letrado del actor, a pesar de las alusiones continuas a marcas, rotulos de establecimiento, nombre comercial, etc, que si bien se encuentran relacionados con el objeto del procedimiento no forman parte de éste.

La parte demandada se opuso frontalmente a la pretensión actora, argumentando diferentes motivos:

1º Defecto legal de modo de proponer la demanda.

2º No concurrencia de requisitos conforme actos de confusión art. 6 LCD . Alegó en su página 19 de contestación que reconduce acción por vía inadecuada. También alega posteriomente no requisitos.

3º No concurrencia de requisitos conforme actos de imitación, aprovechamiento reputación ajena, ni conforme 4 LCD.

4º Imposibilidad de aplicación de normativa relativa a consumidores y usuarios.

5º Absoluta disconformidad en cuanto a valoración de daños y perjuicios.

Previo al análisis de la demanda y de la contestación, en cuanto a la aplicación de los preceptos de la LCD, debemos realizar las siguientes precisiones:

a) Actuación cuya deslealtad reclama el actor que realiza el demandado.

El actor alega que es dueño del local sito en la Avenida Juan XXIII de Pozuelo de Alarcón, donde explotan bar-restaurante denominado 'La Española' desde 1981, con marca registrada denominativa y gráfica y solicitud de marca denominativa y gráfica, con un reconocimiento del establecimiento en el sector.

Alega que la demandada explota un local sito en la Avenida del Siglo XXI nº 8 de Boadilla del Monte denominado 'La Española de Boadilla', con productos y servicios similares a los del actor.

En el folio 6 de la demanda establece que el rótulo utilizado por la demandada es similar, no solo en lo que concierne a 'La Española', sino los colores blanco y negro. Alega que consecuencia de ello (en su folio 7) que hay riesgo de asociación, aprovechamiento del esfuerzo ajeno.

b) Hechos posteriores a la demanda y contestación.

En la contestación se alega que dicho rótulo mencionado por el actor en la demanda no es tal, alegando que se modificó, y que conforme acta de presencia de 11-5-2017, se incluyen las siglas LDB.

De dicha alegación se dio traslado al actor, manteniendo su pretensión en los mismos términos.

Por tanto, aunque deberiá de analizarse la conducta alegada en los términos expuestos en la demanda frente a dicha conducta, debe de estarse en todo caso a la situación posterior, respecto a la conducta tal y como se refleja en dicho acta de presencia, ya que el actor simplemente manifestó continuar con las acciones.

Además, el día del juicio el actor manifestó cese de actividad del demandado, y el demandado manifestó traspaso del negocio. Dicho extremo en todo caso no implica una modificación ni de la demanda, ni de los hechos alegados en la audiencia previa.

c) Confusión de acciones ejercitada por el Letrado del actor.

Se aduce por el demandado en la contestación a la demanda, en la audiencia previa, y en el juicio, que se produce confusión de acciones, y el actor es cierto que no lo ha aclarado de manera terminante y clara, debiendo este juzgador circunscribir el objeto concreto de esta demanda, para poder dictar sentencia, a pesar del defectuoso contenido de la demanda, y de reconducirse en la audiencia previa.

Por ello, el actor, tras aclaraciones en audiencia previa, en síntesis, titular de una marca extra registral, habiendo solicitado marca denominativa, y en explotación de hostelería, con denominación 'La Española', alega, que el demandado ostenta un establecimiento denominado 'La Española de Boadilla', y que por proximidad, por el rótulo del establecimiento, donde figura 'La Española', y color negro y blanco, y por servir similares productos, se confunde con el de la actora, y que dicha confusión además considera que es un aprovechamiento del esfuerzo ajeno, y conducta desleal en todo caso, y le origina unos perjuicios conforme informe pericial aportado.

Por tanto, debemos de analizar, al margen de alegaciones sobre solicitudes de marca, expedientes y oposiciones a los mismos, así como regulación del rótulo de establecimiento, y demás consideraciones que no son objeto de este procedimiento aunque afecten de manera indirecta,si la conducta consistente en utilización de la expresión 'La Española de Boadilla' por el demandado, en rotulo, blanco y negro, así como la explotación de dicho establecimiento, reviste el carácter de quedar incardinado como tipo específico relativo a riesgo de confusión, imitación (ya que lo alega), aprovechamiento de la reputación ajena, conducta desleal prevista en el art 4 LCD . No se analizan los artículos relativos a consumidores y usuarios alegados por la parte demandante por no reunir desde su invocación la falta de requisito relativo a destinatario consumidor, y en este caso el actor no ostenta dicha condición.

Repetimos, que la acción principal a juicio de este juzgador es el análisis de la conducta demandada como acto de confusión, así como posteriormente actos de imitación y aprovechamiento del esfuerzo y reputación ajena, y por último la genérica del art 4 LCD ., y que la conducta es la utilización de dicho rótulo por el demandado en los términos anteriormente expuestos, junto con la realización de actividad de hostelería, y la expresión referida en el rótulo.

SEGUNDO.-Hechos probados.

A efectos de análisis de la presente demanda, se pueden declarar probados los siguientes extremos:

1º La actora, Yacato S.A., ostenta negocio de hostelería denominado 'LA ESPAÑOLA' en Pozuelo de Alarcón, bar-restaurante, con realización de otros eventos, así como venta de productos alimenticios, chill out, etc. Utiliza como signo distintivo de su actividad la denominación La Española, con un tridente. Además realiza publicidad de dicho establecimiento en diarios, en televisión, radio, etc.

Tiene registrada marca denominativa y gráfica 'La Española' (documento 2 de la demanda) sin dicho tridente, y solicitada la anteriormente mencionada.

En el establecimiento figura un rótulo en blanco y negro, con dicha denominación de Restaurante 'La Española' con el tridente, así como denominación 'Chill Out' con el Tridente.

En el establecimiento no hay menú del día. La carta del establecimiento incluye entrantes por precio medio de 17 euros, así como precio medio/alto alto de carta.

2º La demandada, Caubril Hostelería SL, ostenta negocio de hostelería en Boadilla del Monte, bajo el nombre 'LA ESPAÑOLA DE BOADILLA'. Bar-restaurante.

Utiliza como signo distintivo rótulo (según demandante) en el que figura La Española de Boadilla, con la guitarra, sin la expresión LDB, en un primer momento, y posteriormente La Española de Boadilla, con guitarra y expresión LDB, según acta de presencia aportada por el demandado.

La demandada por tanto utiliza la expresión La Española de Boadilla LDB con una guitarra que hace la E de Española. La marca se encuentra solicitada en la contestación a la demanda, y en fecha de juicio se encuentra concedida 'LDB LA ESPAÑOLA DE BOADILLA'.

En el establecimiento hay menú del día por 11,50 euros. La carta del establecimiento incluye entrantes por precio medio de 10 euros, así como precio medio/bajo de carta.

TERCERO.-ACTO DE COMPETENCIA DESLEAL DEL ART. 6 LCD . ACTO DE CONFUSIÓN.

A.- Regulación legal.

Dispone el artículo 6 LCD que: 'Se considera desleal todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos. El riesgo de asociación por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestación es suficiente para fundamentar la deslealtad de una práctica'.

El objeto de la confusión lo constituyen los medios de identificación empresarial, tanto signos distintivos (marca, nombre comercial), como otros elementos (símbolos, frases, carteles, música, mensajes, decoración de un local comercial, publicidad), que permiten identificar el origen empresarial de la actividad, las prestaciones o el establecimiento. De esta forma se delimita jurisprudencialmente el art. 6 frente al 11 (actos de imitación confusoria), ya que éste último se refiere exclusivamente a la imitación de prestaciones de un tercero, esto es, de sus productos o servicios, y no a una confusión entre los signos que identifican la procedencia empresarial ( STS de 17 de julio de 2007 ).

La acción descrita en el art. 6 admite todo comportamiento idóneo para crear confusión, aunque el riesgo de asociación es suficiente para fundamentar la deslealtad de una práctica. Dicha confusión puede analizarse desde dos puntos de vista:

-La confusión en sentido estricto se produce cuando el consumidor equivocadamente entiende que las prestaciones proceden del mismo origen empresarial (o que las empresas son las mismas o los establecimientos del mismo empresario). Lo que puede acontecer porque considere que los signos de identificación son uno mismo (confusión directa o inmediata), o pese a advertir que los signos son distintos, las semejanzas entre ellos le lleven a pensar que el empresario o el profesional que las crea o presta es idéntico (confusión indirecta o mediata).

-La confusión en sentido amplio (o riesgo de asociación) tiene lugar cuando el consumidor, pese a saber que las prestaciones tienen un origen empresarial distinto, supone equivocadamente que entre los empresarios o profesionales respectivos existen vínculos económicos (pertenencia al mismo grupo de empresas) o jurídicos (licencias colaterales) que autorizan explotar la semejanza de los signos.

En el caso que nos ocupa, no concurren los requisitos relativos a confusión en la prestación del servicio que se publicita, oferta o suministra por la demandada, por los siguientes motivos.

1º La actividad a la que se dedican ambas partes no es una actividad específica, aislada, determinada y concreta, sino que se refiere a una actividad genérica, de hostelería, donde abundan multitud de establecimientos que se dedican a dicha actividad.

2º El rótulo que alega el actor que ostenta la demanda, y la utilización de dicha expresión 'La Española de Boadilla' en el rótulo, no induce a confusión ya que si analizamos el del actor, se establece una expresión, La Española, (que además es objeto de otras marcas en otros sectores), y con un subrayado de un tridente, especifica chill out, puesto que el concepto Restaurante es genérico, siendo el de chill out más específico.

El rotulo del demandado, no incluye solo 'La Española', sino incluye 'LA Española de Boadilla', y además incluye LDB (siglas según el demandado relativas al origen del demandado, aunque no se habló de ello en el juicio), y además incluye una guitarra, dibujada, a modo de E, representando en su conjunto un signo distintivo específico, compuesto.

3º Aunque se dediquen a la misma actividad de manera genérica (establecimiento de hostelería), tras el interrogatorio del actor, quedó acreditado que el establecimiento del actor se dedica a otras actividades (golf, representaciones, 'lo que se puede' según refirió el actor); el establecimiento ostenta unas características específicas diferentes del de la demandada (ostenta chill out, clipping en prensa, precio de la carta más elevado, no menú), y a pesar de que como alegó el actor, 'al principio nos llamaban confundiéndose', dicha confusión alegada por el actor en la demanda, aunque según refiere el actor sucedió al principio fue momentáneo, y tanto por el carácter temporal expresado por el actor, como por las diferencias existentes entre ambos negocios, no goza de cualidad relevante para que pueda incardinarse en un acto de competencia desleal conforme normativa LCD.

4º Existen respecto a la expresión 'La Española de Boadilla', incluso más preferencia por el término Boadilla, que por el término Española, considerándose en todo caso una equiparación de ambos términos en cuanto a importancia en su conjunto, siendo proporcionales. Incluso el término La Española forma parter de la marca notoria de otro tipo de productos; en cuanto a boadilla, atendiendo a la localización y utilización mayoritaria de dicho término según documental aportada, no conllevan a la relevancia pretendida.

5º La alusión a que el rótulo es negro y blanco, tampoco conduce a sostener que el mismo produzca riesgo de asociación ni directo ni indirecto.

6º Por último, en la expresión de la parte demandada, se incluye las siglas LDB y la guitarra dibujada, elementos no configuradores de la expresión de la actora, que utiliza un tridente, lo que conlleva a desestimar de plano la demanda planteada en cuanto a dicha confusión alegada.

En resumen, por los motivos expuestos, no considera este juzgador que el destinatario pueda proceder a confundir el servicio prestado por el demandado que de lugar a que procede o tiene su origen, o es el mismo que el de la actora.

CUARTO.-ACTO CONTRARIO COMPETENCIA DESLEAL ART. 11 LCD . ART. 12 LCD .

ACTO CONTRARIO COMPETENCIA DESLEAL ART. 11 LCD .

Establece el art. 11 LCD que '1. La imitación de prestaciones e iniciativas empresariales es libre, salvo que estén amparados por un derecho de exclusiva reconocido por la ley.

2. No obstante, la imitación de prestaciones de un tercero se reputará desleal cuando resulte idónea para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación o comporte aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno. La inevitabilidad de los indicados riesgos de asociación o de aprovechamiento de la reputación ajena excluye la deslealtad de la práctica.

3. Asimismo tendrá la consideración de desleal la imitación sistemática de las prestaciones empresariales de un competidor cuando dicha estrategia se halle directamente encaminada a impedir u obstaculizar su afirmación en el mercado y exceda de lo que, según las circunstancias, pueda reputarse una respuesta natural del mercado.'

Dicha conducta consistente en actos de imitación reviste necesariamente de unos requisitos positivos:

1) La existencia de una imitación, la cual consiste en la copia de un elemento o aspecto esencial, no accidental o accesorio, en los que se condensa la fuerza individualizadora, incidiendo sobre lo que se denomina singularidad distintiva, que puede identificarse por un componente o por varios elementos, en el sentido que los elementos imitados son precisamente los que a ojos del consumidor diferencian esa prestación de otras iguales o similar naturaleza.

2)El objeto de protección, que viene referido a las prestaciones, y no a la forma de presentación de los productos lo que la diferencia de la figura típica del art. 6 LCD . La doctrina del TS (Sentencia Bombay Sapphire) viene entendiendo que el art. 6 LCD se refiere a los signos, a las creaciones formales, a la presentación de los productos, mientras que el art. 11 LCD lo hace a las prestaciones, a las creaciones materiales (técnicas, artísticas, estéticas y ornamentales), a los productos, a las características propias de éstos.

3)Exigencia de idoneidad de la imitación para generar el riesgo de confusión, lo que exige una cierta implantación en el mercado, es decir que la prestación ha de ser conocida por el público, sin que sea necesario que la misma tenga un elevado goodwill, y que tenga singularidad distintiva, debiendo estarse a la impresión global del consumidor, atendiendo a lo introducido por el imitador.

No se ha acreditado una conducta consistente en la imitación de la actividad desarrollada por la demandada, que dé lugar a concurrir ninguno de los tres requisitos jurisprudencialmente exigibles, ya que no considera este juzgador que la utilización 'La Española' en el establecimiento del demandado, junto con una guitarra, las siglas LDB, y la diferencia en cuanto a las prestaciones realizadas en ambas, se pueda equiparar en modo alguno a imitación.

ACTO APROVECHAMIENTO INDEBIDO. ART. 12 LCD .

'Se considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial y profesional adquiridas por otro en el mercado.

En particular, se reputa desleal el empleo de signos distintivos ajenos o de denominaciones de origen falsas acompañados de la indicación acerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como 'modelo', 'tipo', 'clase' y similares.'

La finalidad perseguida en este tipo es equiparar el producto propio al ajeno, para que la fama, renombre o 'goodwill' de éste, beneficie a aquél. Por lo tanto, la deslealtad de la conducta exige probar la existencia de una reputación o buena fama y que se haya producido un aprovechamiento indebido de la misma.

Es decir, son supuestos en los que un competidor trata de aprovecharse del esfuerzo de otro competidor en el mercado, tratando de explotar la reputación de éste. Esta explotación de la reputación ajena se produce ciertamente en los casos de confusión o de riesgo de asociación; pero lo que caracteriza al supuesto autónomo de aprovechamiento de la reputación ajena consiste en que no se crea un riesgo de confusión ni de asociación, perosí que se utiliza la referencia al producto o servicio ajeno, especialmente al signo distintivo que lo caracteriza, para promocionar el producto propio.Así ocurre cuando se hace publicidad de un producto poniendo de manifiesto que es de la misma clase, tipo, modelo o sistema que otro producto ajeno que está en el mercado y que ha adquirido reputación en él; como ejemplo inmediato, puede decirse que ha constituido un supuesto de aprovechamiento indebido de la reputación ajena la utilización en la publicidad del término 'Habanos', para promocionar unos cigarros elaborados fuera de Cuba ( STS de 1 de diciembre de 2010 ).

Tampoco se ha acreditado un aprovechamiento de las ventajas de la actuación actora, en relación con la actividad desarrollada por la demandada; es decir, de la prueba practicada en juicio consistente en la documental aportada por el actor, pero sobre todo, conforme el art. 217 LEC , en relación con la prueba aportada por el demandado, no se acredita en ningún momento la utilización del producto o servicio del actor por el demandado para promocionar su propio producto, ni en cuanto al rótulo alegado, ni en cuanto al negocio de hostelería, por no coincidencia ni del producto o servicio, por lo parcial de dicho supuesto aprovechamiento en cuanto al rótulo de establecimiento.

Se debe desestimar la demanda por ambos motivos.

QUINTO.- 4 LCD.

El artículo 4 LCD establece que '1. Se reputa desleal todo comportamiento que resulte

Se considera en primer lugar que el artículo 4 no puede suponer un cajón desastre que dé lugar al remedio ante no poder incardinar el tipo demandado en los otros artículos del cuerpo legal.cito de peligro, extracontractual y objetivo.

La jurisprudencia señala que cuando la conducta enjuiciada ha alcanzado una realidad positiva al haber sido incorporada por el legislador al elenco de ilícitos desleales en particular, no resulta justificada la mención a la cláusula general. Resulta estéril invocar el artículo 4 cuando el relato fáctico que se denuncia resulta susceptible de incardinarse en los otros tipos ilícitos que se describen con sustantividad propia ya que como hemos visto no es lícito acudir a la cláusula general para enjuiciar conductas objetivamente encuadradas en los otros tipos específicos, que sin embargo, escapan del reproche de deslealtad por faltar algún requisito legal.

En este caso el acto realizado por la demandada no queda incluido en dichos parámetros, al no considerarse por este juzgador que la conducta demandada consistente en utilizar la expresión 'La Española de Boadilla' el demandado en su establecimiento pueda ser contraria a la buena fe, atendiendo a la multitud de actos de la demandada tendentes a registrar su marca, para 'posicionarse' en el mercado, al igual que realiza el actor la misma actividad y mismos esfuerzos para posicionarse en el mercado, y considerar que la conducta demandada trae encaje en los artículos previamente mencionados, aunque no concurran los requisitos para su adopción-

Por ello, se desestima la demanda planteada también por este motivo.

Por todo lo anteriormente expuesto se desestima la demanda, no considerando que pueda quedar incardinada la conducta alegada por el actor en acto de competencia desleal de artículo 11 , 12, 6, 4 LCD .

SEXTO.-Costas.

Conforme al artículo 394.1 LEC , se imponen a la actora.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,

Fallo

Desestimo la demanda promovida por la representación procesal del Yacato S.A. contra Cubril Hostelería S.L. con imposición en costas a la actora.

Notifíquese la presente resolución a las partes personadas.

Dedúzcase testimonio y únase a la presente causa, registrándose el original en el Libro de Sentencias del Juzgado.

Esta sentencia no es firme. Contra la misma cabe interponer recurso de apelación en el plazo de veinte días ( artículos 455 y ss. LEC ) previa la constitución y acreditación del correspondiente depósito en la cuenta de consignaciones del Juzgado.

Por ésta mi sentencia, así lo acuerdo, mando y firmo, Moisés Guillamón Ruiz, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Mercantil nº 12 de Madrid.