Sentencia Civil Juzgados de lo Mercantil - Madrid, Sección 2, Rec 39/2004 de 17 de Febrero de 2005

Encabezamiento

JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO DOS

MADRID

Juicio Ordinario número 39/04

Procuradores Srs. MONTERO CORREAL y DE DIEGO QUEVEDO

S E N T E N C I A

En Madrid, a diecisiete de febrero de 2005

El Ilmo. Sr. Don PEDRO MARIA GOMEZ SANCHEZ, Magistrado Juez del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid, habiendo visto los presentes autos de JUICIO ORDINARIO número 39/04 seguidos a instancia de SINGLE HOME, S.A., representada por Procurador Doña María Luisa Montero Correal y asistida del Letrado Don Francisco Javier Ruiz Paredes, contra BIUR, S.A., representad por el Procurador Don Gabriel De Diego Quevedo y asistida del Letrado Don José Eugenio Soriano García, y,

Antecedentes

PRIMERO.-

Por la parte actora se formuló demanda en la que, tras la exposición de los hechos y fundamentos que estimó aplicables, formuló su pretensión en la forma reflejada en el aludido documento.

SEGUNDO.-

Admitida a trámite, se emplazó a la parte demandada, quien se personó en autos contestando y oponiéndose a la misma por las razones que al efecto expuso en el correspondiente escrito.

Celebrada la audiencia previa regulada en los Arts. 414 y s.s. L.E.C ., se propuso y admitió prueba, celebrándose el juicio en el día señalado al efecto, en el que, tras la práctica de las admitidas, ambas partes informaron oralmente en apoyo de sus respectivas pretensiones. Todo ello del modo en que quedó reflejado en el soporte audiovisual incorporado a las actuaciones.

TERCERO.-

En la tramitación del presente proceso se han observado las prescripciones legales salvo la relativa al plazo para el dictado de la presente resolución en vista de la sobrecarga de trabajo que pesa sobre éste órgano judicial.

Fundamentos

PRIMERO.-

Ejercita SINGLE HOME, S.A. frente a BIUR, S.A. sendas acciones declarativas de infracción de propiedad industrial y de deslealtad concurrencial así como acciones de cesación y de resarcimiento. Al efecto, invoca la titularidad, entre otros de menor relieve para la decisión del litigio, de los siguientes derechos de exclusiva : 1.- Marca nacional mixta 2043397 con denominativo SINGLE HOME para amparar los siguientes servicios de la Clase 35 "PUBLICIDAD, PROMOCION DE VENTAS (PARA TERCEROS); GESTION DE NEGOCIOS COMERCIALES; ADMINISTRACION COMERCIAL; TRABAJOS DE OFICINA; PROYECTOS; ASISTENCIA EN LA DIRECCION DE NEGOCIOS; PUBLICACION DE TEXTOS PUBLICITARIOS". 2.- Marca nacional mixta 2043398 con denominativo SINGLE HOME para amparar los siguientes servicios de la Clase 36 "SERVICIOS DE NEGOCIOS INMOBILIARIOS; AGENCIAS INMOBILIARIAS; TASACIONES INMOBILIARIAS", y 3.- Marca nacional mixta 2043399 con denominativo SINGLE HOME para amparar los siguientes servicios de la Clase 37 "CONSTRUCCION, INSPECCIONES DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES; SERVICIOS DE REHABILITACION DE EDIFICIOS Y DE OTRAS CONSTRUCCIONES". Los actos de la demandada que justificarían, en el sentir de la actora, el ejercicio de tales acciones han consistido en el empleo del distintivo SINGLE HOUSES para la presentación al público, publicidad y comercialización de una promoción de 22 viviendas unifamiliares denominada "La Aldea de Canar" ejecutada por dicha entidad en el municipio de Villanueva del Pardillo (Madrid).

Las certificaciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas acompañadas a la demanda como Documentos 6, 7 y 8 justifican, en principio, la titularidad de los referidos signos distintivos. Pero la demandada, que no niega la vigencia de tales derechos -no al menos con la rotundidad exigida por el Art. 405-2 L.E.C .- introduce en el Hecho 2º de su contestación una conjetura consistente en advertir de la posibilidad teórica de que los mismos hayan sido objeto de anulación, todo ello en razón a la circunstancia de que alguna de las certificaciones aportadas no es de fecha extremadamente reciente. Sin embargo ese planteamiento subvierte el régimen ordinario sobre distribución de la carga de la prueba que emana del Art. 217 L.E.C .. En efecto, quien acredita la adquisición de un derecho no está obligado a demostrar, a su vez, la persistencia en el tiempo de ese estado de cosas, incumbiendo a la parte contraria probar -si es que tal cosa afirma- que el derecho inicialmente adquirido se ha extinguido con posterioridad. La única posibilidad de alterar esa regla distributiva que brinda la Ley de Marcas se contiene en su Art. 41-2 y consiste en la facultad que se otorga al demandado de exigir por vía de excepción que el actor pruebe el uso efectivo de la marca durante los cinco años precedentes, regla especial que no es sino reflejo de las dificultades ordinariamente inherentes a la demostración de los hechos negativos (falta de uso) además de constituir una particular aplicación de los criterios de disponibilidad y de facilidad probatoria a los que el propio Art. 217-6 L.E.C . alude. Ahora bien, el uso efectivo de las marcas de la actora, además de encontrarse sobradamente acreditado por la abundante documentación gráfica acompañada a la demanda, constituye un hecho que ni tan siquiera ha sido cuestionado por la demandada, quien solo habla de la posibilidad de anulación -nunca de caducidad- de aquéllas, constituyendo esa hipotética anulación un hecho que, de concurrir, resultaría fácilmente demostrable para BIUR, S.A. en vista del carácter público del Registro de Marcas de la OEPM. Todo lo cual hace que su argumentación defensiva al respecto devenga, en definitiva, inconsistente, como inconsistente resulta igualmente su actitud procesal al emitir la aludida conjetura cuando al propio tiempo afirma -y acredita- en el escrito de contestación estar manteniendo en la actualidad cierto litigio frente a la denegación de registro de la pretendida marca SINGLE HOUSES, denegación que traería por causa, precisamente, la concurrencia de prohibición relativa debido a la preexistencia de las marcas de la actora en calidad de anterioridades o marcas prioritarias, habiendo argumentado dicha entidad en el trámite administrativo de contestación al suspenso, no esa hipotética anulación de las marcas, sino, única y exclusivamente, la posibilidad de coexistencia de ambas en el mercado (véase Documento 4 de la contestación).

Niega también la demandada haber empleado la expresión SINGLE HOUSES en calidad de marca argumentando que el distintivo ideado para la promoción inmobiliaria objeto del litigio fué el de "La Aldea de Canar", constituyendo las palabras SINGLE HOUSES una simple mención alusiva al tipo de viviendas que la integran. Pero no hay tal. Si bien esa función descriptiva puede predicarse de la expresión "Casas Singulares" que se incluye dentro de la leyenda "Casas Singulares de Lujo en Villanueva del Pardillo" que obra al pie del anverso del folleto acompañado a la demanda como Documento 15, basta un somero examen de de la expresión "SINGLE HOUSES" obrante en el reverso, tanto de dicho documento como del folleto publicitario acompañado a la revista HOLA de 9-10-03 (Documento 16), para comprobar que la misma ha sido empleada en calidad de auténtico signo distintivo. Así lo evidencia no solo el completo aislamiento textual de la expresión sino también el empleo de una grafía característica acompañada de un anagrama que integra con ella, precisamente, el mismo mosaico gráfico/denominativo cuyo registro como marca ha sido infructuosamente intentado por la propia demandada ante la OEPM. Por lo demás, la indicación al pie de dicho conjunto de la dirección, teléfono y fax denotativos del origen empresarial de la promoción comercializada evidencia claramente su propósito distintivo, y, de hecho, resultaría difícil de entender que tales indicaciones se incluyesen al pie de lo que la demandada ha pretendido presentar como un mero calificativo tendente a describir la naturaleza del producto promocionado. Conclusión que, ciertamente, no resulta incompatible con la utilización de otro tipo de distintivo tendente a individualizar una concreta promoción inmobiliaria ("La Aldea de Canar") y que resulta de uso habitual en esa clase de industria para denotar específicas edificaciones o conjuntos de edificaciones y así distinguirlas de otras del mismo o distinto origen empresarial. El objetivo de esa clase de denominaciones -ordinariamente de fantasía- suele ser no tanto el de indicar un origen empresarial específico como el de singularizar la finca y su ubicación o características respecto de otras fincas análogas en provecho del usuario o destinatario final del producto inmobiliario.

SEGUNDO.-

Según el Art. 34-2 de la Ley de Marcas , "..El titular de la marca registrada podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico: a) Cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquéllos para los que la marca esté registrada. b) Cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca..".

En el supuesto examinado no concurre, ciertamente, la doble identidad (de signo y de productos o servicios) a que se refiere el aparatado a) del indicado precepto. Ahora bien, amparando la Marca nacional mixta 2043398 con denominativo SINGLE HOME , entre otros servicios de la Clase 36, los "SERVICIOS DE NEGOCIOS INMOBILIARIOS", y la Marca nacional mixta 2043399 con denominativo SINGLE HOME , entre otros servicios de la Clase 37 , los de "CONSTRUCCION", y, considerando que la actividad desarrollada por BIUR, S.A. y distinguida mediante el signo SINGLE HOUSES se encuentra comprendida precisamente dentro de esa clase de servicios, debemos concluir que concurre, no ya simple similitud, sino la identidad de servicios a que alude el apartado b) del expresado precepto legal.

Por lo que se refiere a los signos, y, centrándonos ahora en su aspecto denominativo, se trata en ambos casos de marcas denominativas complejas compuestas de dos vocablos (SINGLE HOME y SINGLE HOUSES) respecto del primero de los cuales (SINGLE) concurre igualmente no similitud sino identidad plena. Unicamente difiere ligeramente el segundo de ellos (HOME y HOUSES) y su análisis comparativo en el plano fonético permite efectuar las siguientes consideraciones al hilo de los criterios tradicional y generalmente aceptados en el terreno doctrinal y jurisprudencial :

1.- Identidad de la sílaba tónica .- En ambos casos se trata de la primera sílaba, existiendo similitud fonética en su pronunciación. (Ej. , la S.T.S. de 1-12-67, Sala 4ª , apreció similitud obstativa entre la solicitada RINATIOL y la prioritaria RINOFOL por la idéntica posición de la sílaba tónica (TIOL y FOL) a pesar de que -cual acontece en nuestro caso- en una de las palabras confrontadas esa sílaba tónica constituya un diptongo).

2.- Ordenación de las vocales.- Es idéntica la ubicación de la "o" y de la "e" de HOME y HOUSES. (Ej. La S.T.S. de 27-05-74 apreció similitud obstativa entre la solicitada VALOBER y la prioritaria VALMOPHER en razón a la semejanza fonética que propiciaba la identidad de la secuencia de vocales "a", "o" y "e" debido a la decisiva importancia de tal secuencia para fijar la sonoridad de cualquier denominación).

3.- El factor tópico.- Criterio que atiende a la coincidencia de las sílabas que encabezan las respectivas denominaciones, coincidencia que en el caso examinado es prácticamente total si se atiende a la pronunciación de los vocablos HOME y HOUSES. (Ej. La S.T.S. de 16-10-76 apreció similitud obstativa entre la solicitada CURPIEL y la prioritaria CUERPEL por la coincidencia en ambas denominaciones de la primera sílaba a pesar de que -aquí también- la primera sílaba de la segunda denominación constituya diptongo).

TERCERO.-

Frente a ese cúmulo de coincidencias -en unos casos de identidad, en otros de manifiesta similitud- entre las marcas enfrentadas, la demandada ha argumentado que, pretendiendo denotar la denominación SINGLE HOME (al igual que el distintivo SINGLE HOUSES) la idea de un tipo de edificación distinguible en el mercado cual el de las denominadas "viviendas unifamilares", la de la actora sería una marca eminentemente débil por su carácter descriptivo y escasa potencialidad distintiva, de tal suerte que, en aplicación de reiterada jurisprudencia sobre el particular, la misma debería poder coexistir con otras marcas que, cual la empleada por BIUR, S.A., tuviesen ese mismo carácter descriptivo. Pero al respecto cabe efectuar los siguientes comentarios :

1.- Que, desde luego, podría resultar asumible ese argumento si, habiendo logrado superar el trámite de registro en la OPEM, la marca ostentada por la actora fuese, efectivamente, la de VIVIENDAS UNIFAMILIARES, HOGAR UNIFAMILIAR u otra denominación de similar carácter. Pero lo cierto es que las marcas de la actora son todas ellas SINGLE HOME y no su correlativa traducción al idioma castellano, y lo propio sucede con la enfrentada SINGLE HOUSES. Y decimos esto porque no se han aportado por la demandada datos sociológicos contrastados que permitan deducir que existe un generalizado conocimiento del idioma inglés por parte de la población española ni desde luego constituye ello un hecho notorio, especialmente si se tiene en cuenta que el aprendizaje obligatorio de dicha lengua entre la población escolar, aprendizaje no siempre satisfactorio, data de época relativamente reciente.

2.- Que tampoco se ha acreditado -ni mucho menos le consta a quien esto provee por razón de notoriedad- que las expresiones controvertidas (SINGLE HOME o SINGLE HOUSES) constituyan anglicismos incorporados al acervo común entre nuestra población con capacidad para evocar en la mente del público español -con algún grado de automatismo- la idea correspondiente a su traducción al castellano (viviendas unifamiliares), con lo que no está demostrado en modo alguno que concurra en la marca prioritaria, ni remotamente, la vulgarización proscrita por el Art. 5-1,d) de la Ley de Marcas . Téngase en cuenta al respecto que los Documentos 7 y 8 de la contestación son todos ellos documentos promocionales o publicitarios elaborados en lengua inglesa y cuyos destinatarios naturales son -así cabe suponerlo- consumidores potenciales de habla inglesa, ámbito circunscrito en el que acaso sí cabría atribuir a la expresión "single houses" profusamente utilizada una función descriptiva en sentido propio.

3.- Que, por tanto, es evidente que la denominación SINGLE HOME conserva la potencialidad distintiva propia de una expresión singular y en modo alguno genérica ; algo similar a lo que sucedería con una denominación de fantasía o con un neologismo cualquiera. Siendo de indicar, a mayor abundamiento, que, aún para aquél sector del público para el que la significación de la denominación resulte comprensible, el simple dato de que sea utilizada en España como signo distintivo una expresión en lengua inglesa que no ha incurrido en el fenómeno de vulgarización anteriormente aludido, es circunstancia que dota a dicho signo de un grado de exotismo considerable y que potencia de manera destacada, por ese simple hecho, su eficacia distintiva.

4.- En suma, la marca SINGLE HOME goza de distintividad suficiente y no puede considerarse de naturaleza descriptiva. Buena prueba de ello es que logró superar con éxito el examen de oficio que la OEPM está obligada a llevar a cabo respecto de las prohibiciones absolutas contempladas en el Art. 5-1, b) y c) de la Ley de Marcas ("..No podrán registrarse como marca los signos siguientes:..b) Los que carezcan de carácter distintivo. c) Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características del producto o del servicio...").

5.- Por otro lado, si admitiéramos a efectos meramente dialécticos que, siendo generalizado en España el conocimiento de la lengua inglesa, resulta penetrable para el común de los ciudadanos el significado de la expresión SINGLE HOME, y si, por tal motivo, hubiéramos de acudir a la traducción de esa marca (VIVIENDAS UNIFAMILIARES o VIVIENDAS SINGULARES) para acometer el análisis de su confundibilidad con SINGLE HOUSES, entonces también vendríamos obligados a aplicar un criterio que, recibido de la jurisprudencia alemana y conocido como "teoría del elemento dominante" ("Prägetheorie"), ha sido amplia y reiteradamente asumido por la doctrina de nuestro Tribunal Supremo. En efecto, como contrapunto al principio que obliga al examen de las marcas mediante una visión de conjunto, cuando -como en el caso- se trata de denominaciones complejas o compuestas por varios vocablos, nos indica la S.T.S. de 21-06-75 que aquél criterio hermenéutico (el de la visión de conjunto) no es absoluto sino que debe matizarse atendiendo a cuál de los varios vocablos destaca de forma preponderante relegando al otro u otros a un segundo término, es decir, a cual de ellos posee verdadera eficacia individualizadota (en similar sentido, S.T.S. de 9-05-83, 5-03-86 , entre otras). En nuestro caso, considerando que existe en el mercado una variada tipología de viviendas, el vocablo dominante dentro del conjunto VIVIENDAS UNIFAMILIARES o VIVIENDAS SINGULARES, es decir, aquél que individualiza o caracteriza el tipo de vivienda que se trata de denotar, sería justamente el adjetivo calificativo que alude a la unifamiliaridad o singularidad (es decir, el vocablo UNIFAMILIAR o SINGULAR). Pues bien, si tenemos en cuenta que dentro de las marcas ahora en conflicto ese elemento dominante es no ya similar sino idéntico (SINGLE en ambas), todo ello unido a su preponderancia tópica en las dos marcas (SINGLE figura en ambas en primer lugar), parece evidente que concurriría también similitud obstativa o incompatibilidad entre ellas aún en el caso -no admitido, se insiste- de que para la comparación de los distintivos enfrentados hubiéramos de acudir a su significación en lengua castellana y no -como es lo correcto- a su genuina caracterización de expresiones en lengua inglesa.

CUARTO.-

Tratándose en ambos casos de marcas mixtas, se ha aludido también por la demandada al potencial diferenciador que cabe atribuir a sus distintos elementos figurativos (una edificación en el caso de SINGLE HOME; un acopio de materiales de construcción en el caso de SINGLE HOUSES). Pero al respecto hay que indicar :

1.- Que es reiteradísima -y por ello de innecesaria cita- la doctrina jurisprudencial que nos habla del predominio del componente denominativo sobre el gráfico en las marcas mixtas ante la simple consideración de que el público que demanda los productos o servicios los señala por su denominación y no gráficamente al carecer el gráfico de susceptibilidad de expresión verbal o escrita.

2.- Que el elemento gráfico ha sido valorado en nuestra jurisprudencia como fuente de distintividad frente al denominativo solo en aquéllos casos en que aquél elemento está dotado de un elevado grado de originalidad intrínseca y no cuando, denotando -como en el caso- la propia actividad común o vulgar del empresario (la construcción o edificación), el grafismo o anagrama desempeña, por su carencia de peculiaridad o de rareza, un papel secundario de simple ornamentación, decoración o embellecimiento del conjunto gráfico/denominativo.

QUINTO.-

Recapitulando, tenemos, por tanto, que entre ambos distintivos concurre : 1.-Identidad total en los servicios sobre los que se proyectan ; 2.- Identidad total en el primero de los elementos de su denominación compleja (SINGLE) y elevada similitud fonética en el segundo (HOME y HOUSES) ; 3.- Elevado grado de potencialidad distintiva por el origen inglés de ambos vocablos y ausencia de vulgarización de la denominación en su conjunto, y, finalmente, 4.- Escasa o nula originalidad intrínseca de sus respectivos elementos gráficos.

Pues bien, siendo ello así, no parece descabellado colegir que el empleo por la demandada del distintivo SINGLE HOUSES ha propiciado el riesgo de confusión, comprensivo del riesgo de asociación, a los que alude el Art. 34-2,b) de las Ley de Marcas anteriormente enunciado. En su informe final, el Letrado de la demandada proclamó de forma reiterada y enfática la ausencia de pruebas relativas a la generación efectiva de esa confusión entre personas determinadas e identificadas. Pero soslaya con ello que, según resulta generalmente admitido en el terreno doctrinal, en el Derecho de Marcas el riesgo de confusión es un concepto jurídico indeterminado que alude a la compatibilidad o incompatibilidad "in abstracto" de los signos enfrentados y que resulta independiente de que el consumidor pueda o no conocer, bien por las circunstancias de su comercialización, bien por otros factores concurrentes, que los productos o servicios objeto de comparación reconocen distinto origen empresarial (MASSAGUER, MONTEAGUDO, LOBATO, etc..). En tal sentido, indica la S.T.S. de 29-10-94 (caso BAILEYS ) que, aún cuando el usuario adquiera una imitación a sabiendas de esa circunstancia por resultar más o menos obvia, es necesario proteger al titular de la marca inscrita de forma absoluta e incondicionada frente a la utilización de la misma por terceros. En ello se diferenciaría el Derecho de Marcas del Derecho de la Competencia Desleal, en cuyo ámbito el análisis del riesgo de confusión y el examen de la compatibilidad de los signos enfrentados ha de efectuarse "en concreto" y atendiendo a las específicas circunstancias concurrentes. De ahí la compatibilidad -cuestionada asimismo, bien que extemporáneamente, por la demandada- existente entre las acciones por violación de derechos de exclusiva y las acciones fundadas en la comisión de ilícitos concurrenciales de la Ley de Competencia Desleal. En tal sentido señala el Prof BERCOVICH que la protección de los derechos de propiedad industrial y la protección frente a la competencia desleal se comportan como dos círculos concéntricos, de manera que en el círculo interior, el que protege la propiedad industrial, el ilícito tiene lugar por el solo hecho de utilizar el infractor el objeto protegido sin necesidad de entrar a considerar las circunstancias del caso, mientras que en el círculo exterior, el que protege frente a la competencia desleal, es necesario el análisis las particulares circunstancias concurrentes, y - sigue diciendo dicho autor-, aún cucando no se precisa la infracción de un derecho de exclusiva para poder apreciar la comisión de un ilícito concurrencial, no es infrecuente que la violación del derecho de exclusiva vaya acompañada de un comportamiento desleal cuando quien viola aquél derecho realiza además una actuación tendente a aprovecharse de la posición que el titular del mismo tiene en el mercado. Y, aún así, la concreción del examen exigido en el ámbito de la competencia desleal va dirigida a la constatación, no de confusión efectiva padecida por personas concretas, sino de riesgo efectivo de que tal confusión se produzca a causa de la mera idoneidad para generarlo del comportamiento concurrencial cuestionado, bastando al efecto, como indica el Art. 6-2 de la Ley de Competencia Desleal , con que concurra simple "riesgo de asociación". Y no es ocioso destacar aquí que, descartada la noción extensiva del riesgo de asociación patrocinada por la jurisprudencia holandesa, tanto la doctrina emanada del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas como la de nuestro Tribunal Supremo han venido postulando una concepción estricta de esa clase de riesgo entendiendo que el mismo concurre por el solo hecho de que el consumidor, aún sabiendo que las marcas son distintas y de distinta fuente productiva, pueda creer verosímilmente que existe algún vínculo jurídico (de licencia, de pertenencia a un grupo societario, etc..) entre los titulares de las marcas en conflicto.

Pues bien, aparece constatado por la abundante documental acompañada a la demanda que la entidad SINGLE HOME, S.A. ha venido acometiendo en distintas localidades de la zona noroeste de Madrid (Somosaguas, Getafe, Aravaca, Pozuelo, Majadahonda, Las Rozas) una serie de promociones inmobiliarias (fundamentalmente del tipo "viviendas unifamiliares" y singularizadas con su marca SINGLE HOME) dotadas de una calidad constructiva y estética aparentemente destacada o notable. Siendo ello así, no parece aventurado suponer que tal actividad haya generado para dicha entidad algún grado de prestigio o de consideración mercantil entre los potenciales adquirentes de viviendas de la zona. Pues bien, basta examinar el croquis o mapa incluído en la penúltima página del folleto promocional editado por BIUR, S.A. (Documento 15 de la demanda), para comprobar que la localidad de Villanueva del Pardillo, en la que dicha demandada ha acometido la promoción de 22 viviendas unifamiliares distinguidas con la marca SINGLE HOUSES, se encuentra precisamente en la misma línea -y a continuación- de los municipios antedichos. Circunstancia que obliga a deducir que, además de existir -como ya se razonó- incompatibilidad "in abstracto" fundamentadora de violación marcaria como resultado de la neutra o aséptica confrontación de las marcas en conflicto, las específicas circunstancias concurrentes en la utilización del distintivo SINGLE HOUSES por parte de la demandada permiten deducir, "en concreto", que dicha conducta resulta idónea para generar confusión y riesgo efectivo de asociación ( Art. 6 de la Ley de Competencia Desleal ) con la marca prioritaria, especialmente entre el público -bastante numeroso, por cierto- demandante de viviendas unifamiliares en la referida zona noroeste de Madrid. De ahí que quepa apreciar también la comisión por parte de dicha entidad demandada del correspondiente ilícito concurrencial ya que, a partir del 28-10-03 en que tuvo lugar la recepción del requerimiento cesatorio remitido por la demandante (Documento 22 de la demanda), ese comportamiento resultaba "..objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe.." ( Art. 5 de la Ley de Competencia Desleal ) y además comportaba un ilícito aprovechamiento de la reputación mercantil de la actora ( Art. 12 de la misma ley ). En cualquier caso cabe indicar que la cuestión de la compatibilidad o incompatibilidad de ambos tipos de acciones posee hoy escasa trascendencia práctica toda vez que, aún cuando la expresada diferencia conceptual permite su coexistencia en el plano declarativo, lo cierto es que en el terreno indemnizatorio la vigente Ley de Marcas ha introducido criterios de modulación fundados en el examen del caso concreto que acercan notablemente el Derecho marcario al de la competencia desleal, llevando a producirse en dicho ámbito un cierto solapamiento entre ambas normativas.

Por otro lado, debe añadirse que, habiendose iniciado la comercialización de la promoción inmobiliaria bajo el distintivo SINGLE HOUSES y habiendo declarado el legal representante de la demandada en prueba de interrogatorio que aún no se ha ultimado la venta de las viviendas, nada permite suponer, en ausencia de pruebas al respecto, que dicha entidad cesase en la utilización de dicho signo -cual afirma- en el mes de junio de 2004, pues, sin prejuzgar el valor probatorio que al respecto quepa atribuir al acta notarial acompañada a la contestación como Documento 5, lo cierto es que la misma se otorga el 20-12-04, y, por tanto, con posterioridad a la diligencia de emplazamiento practicada en el presente litigio en fecha 30-11-04, por lo que, caso de haberse producido el 20-12-04 la cesación en el comportamiento censurado, dicha cesación constituiría un acontecimiento intraprocesal cuya relevancia solamente podría ponerse de manifiesto en la fase ejecutiva del proceso y no en la fase declarativa en que nos encontramos. Lo contrario supondría vulnerar el principio "ut pendente lite nihil innovetur" ( S.T.S. de 29-11-66, 25-6-77, 26-3-79, 20-3-82 y 25-2-83 , etc..) con arreglo al cual, para determinar la prosperabilidad de la pretensión contenida en una demanda hemos de atender a la situación de hecho que existe en el momento en que se presenta, de acuerdo con los efectos materiales y procesales que produce su admisión, y no a un instante posterior como pueda ser aquél en que determinados acontecimientos acaecidos durante la sustanciación del proceso hayan podido alterar la relación jurídico-material que le sirve de substrato. En tal sentido, establece actualmente el Art. 413-1 L.E.C . que "..No se tendrán en cuenta en la sentencia las innovaciones que, después de iniciado el juicio, introduzcan las partes o terceros en el estado de las cosas o de las personas que hubiere dado origen a la demanda y, en su caso, a la reconvención, excepto si la innovación privare definitivamente de interés legítimo las pretensiones que se hubieran deducido en la demanda o en la reconvención, por haber sido satisfechas extraprocesalmente o por cualquier otra causa ..".

SEXTO.-

Constituyendo la obligación de resarcimiento una consecuencia inherente a la caracterización jurídica que acaba de efectuarse de la conducta de la demandada, se niega por parte de ésta la existencia de tal deber en el supuesto examinado al no haberse efectuado por la actora la "identificación conveniente" exigida por el Art. 42-2 de la Ley de Marcas en el requerimiento practicado al efecto. Pero al respecto hay que indicar :

1.- Que en el requerimiento fehaciente practicado el 28-10-03 (Documento 22 de la demanda) la actora indica a la demandada con exactitud la marca que ostenta (SINGLE HOME) y en cuya titularidad funda su pretensión cesatoria respecto del distintivo SINGLE HOUSES, lo que debe reputarse, a todas luces, como una identificación suficiente. El alegato de la demandada con arreglo al cual la ausencia de indicación de la numeración de la marca impide el hallazgo de ésta en la O.E.P.M., no solo no se encuentra contrastado, sino que se compadece mal con el hecho - este sí notorio- de que basta una sencilla consulta en la página web oficial de la O.E.P.M. (www.oepm.es) y la introducción del denominativo SINGLE HOME en su buscador para que aparezca en pantalla una completísima información acerca de los derechos de exclusiva así identificados, su titularidad, su vigencia, su numeración, etc..

2.- Que, aún en la hipótesis -que se descarta- de que el requerimiento no se hubiera efectuado correctamente, lo cierto es que la demandada BIUR, S.A. es la responsable de la "primera comercialización" de las viviendas ilícitamente marcadas con lo que, por aplicación del Art. 42-1 L.M ., ese requerimiento ni siquiera sería legalmente preciso para que naciera a favor de la actora el derecho a ser indemnizada. Debe añadirse, además, que, no siendo normal en el negocio inmobiliario que la marca se ponga o adhiera físicamente al producto (a la vivienda), y, constituyendo los folletos ilustrativos como el editado por la demandada (Documento 15 de la demanda) el modo ordinario de presentación del producto al cliente potencial, el empleo de la marca en el reverso de dicho documento integra el tipo de conducta definido en el Art. 34-,a), segundo inciso, de la L.M . (poner el signo en la presentación del producto), con lo que, por aplicación -nuevamente- del aludido Art. 42-1 , el titular de la marca se vería dispensado de la obligación de requerir al infractor para obtener el derecho a ser resarcido por éste.

SEPTIMO.-

Sentado, pues, que hubo infracción y que nació por ello a favor de la actora el derecho a ser resarcida, más espinoso se presenta el problema de cuantificar la indemnización procedente. Una de las más importantes novedades introducidas al respecto por la nueva Ley de Marcas 17/2001 de 7 de diciembre es la contenida en su Art. 43-5 que confiere al titular de la marca cuya violación hubiera sido -como lo va a ser en este caso- declarada judicialmente, el derecho a percibir en concepto de indemnización de daños y perjuicios, "..en todo caso y sin necesidad de prueba alguna..", el 1% de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados. Con ello el legislador, consciente de la vulnerabilidad del derecho de marca, y, con el fin de salir expeditivamente al paso de la fluctuante jurisprudencia que oscilaba entre el rigor propio de su tradicional doctrina acerca de la prueba de los perjuicios y el más laxo criterio de las evidencias "in re ipsa", dispensa al agraviado de toda prueba para obtener el derecho -automático e incondicionado- a una indemnización mínima. Ahora bien, es el propio Art. 43-5 quien en su último inciso nos indica que si el titular de la marca pretende exigir una indemnización superior al referido 1%, entonces estará obligado a probar "..que la violación de su marca le ocasionó daños o perjuicios superiores, de acuerdo con lo dispuesto en los apartados anteriores..".

Para el cálculo de las ganancias dejadas de obtener el Art. 43-2 brinda al perjudicado la posibilidad de elegir entre uno de estos tres criterios : a) Los beneficios que el titular habría obtenido mediante el uso de la marca si no hubiera tenido lugar la violación. b) Los beneficios que haya obtenido el infractor como consecuencia de la violación, y c) El precio que el infractor hubiera debido pagar al titular por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho. El informe pericial elaborado por la firma KPMG (Documento 21 de la demanda) descarta la aplicabilidad al caso del criterio c) (regalía hipotética) y maneja alternativamente los criterios a) y b) (beneficio hipotético del titular y beneficio real del infractor) ofreciendo unos resultados cuantitativos cercanos (2.183.856 € para el primero y entre 2.322.392 € y 2.757.636 € para el segundo). Ahora bien, es la propia actora, única autorizada para el ejercicio de esa facultad de elección que la ley ofrece, quien opta decididamente por el criterio b) el señalar al inicio de la página 12 de su demanda que el daño patrimonial que reclama consiste "..en la cifra equivalente a los beneficios que la demandada ha obtenido por la utilización ilegítima de nombre comercial similar a la marca de mi mandante..". Cierto es que a la hora de concretar su "petitum" se decanta por la cantidad menor (2.183.856 € que correspondería al primer criterio según el informe), pero en la página 14 de la demanda nos aclara que ello lo hace por seguir un "criterio de prudencia", no porque opte por el criterio a), ya que de la manifestación anteriormente transcrita se deduce sin fisuras que la opción se ejercitó en favor del criterio b).

En su informe final, el propio Letrado de la actora reconoció que la reclamación de 2.183.856 € (correspondiente de forma aproximada a la práctica totalidad del beneficio que la demandada pudiera haber obtenido de la promoción inmobiliaria en cuestión) resultaba en algún modo desproporcionada, pero argumentó que la condena al pago de la misma constituía la consecuencia inexorable de la aplicación del Art. 43-2, precepto que, en su opinión, le otorgaría, sin más, el derecho a percibir dicha suma. Pero no podemos compartir ese punto de vista. Lo que el Art. 43-2 ofrece al perjudicado es una alternativa u opción entre tres distintos "criterios", es decir, entre tres posibles métodos, sistemas o pautas para indagar cual haya de ser en cada caso la indemnización procedente, lo que -obvio es decirlo- no exime, antes bien exige, llevar a cabo dicha indagación. Así, tratándose del criterio b), en ningún momento nos indica dicha norma que el perjudicado tenga en todo caso derecho a obtener la totalidad de los beneficios que haya obtenido el infractor del producto o servicio ilícitamente marcado sino que, mucho más modestamente, señala que el criterio elegido permite al perjudicado obtener una indemnización consistente en aquellos concretos beneficios que el infractor hubiera obtenido "..como consecuencia - precisamente- de la violación.." y no, en cambio, aquella parte o fracción de tales beneficios que no reconozca ese concreto origen causal. Por lo tanto, si tenemos en cuenta que, como se dijo, el último inciso del Art. 43-5 impone al perjudicado la carga de probar la procedencia de toda pretensión indemnizatoria que exceda del 1% de la cifra de negocios del infractor, parece evidente que pesa sobre SINGLE HOME, S.A. la necesidad de acreditar la relación de causalidad entre la cantidad que reclama y el uso del distintivo SINGLE HOUSES por parte de la demanda. Así lo entiende, por lo demás, la más autorizada doctrina. En tal sentido nos indica el Profesor LOBATO ("Comentario a la Ley 17/01 de Marcas ", página 700, CIVITAS), comentando el Art. 43-2,b) LM, que "..el criterio exige probar que el beneficio del demandado se ha generado precisamente por la infracción de la marca y no por otras circunstancias (p. ej., su buena administración, su red de ventas, etc..)..". Parece, por ello, que en nuestro Derecho no cabe asumir la tesis patrocinada por el Tribunal Supremo norteamericano en su sentencia de 4 de mayo de 1942 (caso "MISHAWAKA ") al sostener que era el infractor demandado quien debía soportar la carga de acreditar cuales eran las concretas ganancias que no se derivaban de la utilización de la marca infractora, y, de hecho, ya la indicada resolución advertía de que ese punto de vista comportaba el peligro de proporcionar al titular de la marca una "..ganancia llovida del cielo..". Ello no significa, lógicamente, que la prueba de la relación causal haya de ser necesariamente -cual parece postular la demandada- prueba de carácter directo al admitir nuestro ordenamiento jurídico modalidades de prueba indirecta (presunciones, principio "res ipsa loquitur", aplicación de criterios de disponibilidad o facilidad probatoria del Art. 217-6 L.E.C . etc..) de especial pertinencia y aplicabilidad en el ámbito -derecho marcario y concurrencial- en el que nos movemos.

Ahora bien, es evidente que, fijando el informe pericial obrante en autos la ganancia presumible de la infractora en una cantidad que oscila entre 2.322.392 € y 2.757.636 €, en ningún momento descienden sus autores -consecuentes, probablemente, con el específico objeto de su encargo- a indagar la concreta fracción presumible de esa ganancia que cabría atribuir al protagonismo causal del distintivo SINGLE HOUSES empleado por la demandada, y, desde luego, no resulta en modo alguno obvio que dicho protagonismo sea -cual se postula en la demanda- total. Al respecto debe tenerse muy presente cual es la naturaleza del producto comercializado con dicho distintivo. Se trata de viviendas unifamiliares en la zona noroeste de Madrid puestas a la venta por el nada insignificante precio, según indica el informe, de 495.835 €. No solo no nos encontramos, pues, en presencia de un producto de consumo ordinario sino que se trata de un tipo de bien cuya adquisición comporta normalmente para el ciudadano la necesidad de adoptar una decisión vital única y singularísima que le acarrea el endeudamiento diferido a lo largo de una parte considerable de su vida. Y no es nada nuevo ni desconocido que, en tales circunstancias, la decisión final del adquirente se encuentra ordinariamente precedida de un razonable periodo de indagaciones y gestiones de búsqueda que le permiten conocer ampliamente la oferta existente y comparar el producto ofertado con otros de la misma zona y de diferente origen empresarial. No parece por ello aventurado suponer que, en el trance de adquirir una vivienda de esas características, el consumidor, sin llegar a adquirir el carácter de consumidor especializado, sí se sitúe, al menos, en el ámbito de ese criterio acuñado por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas cuando nos habla del "consumidor atento", es decir, de aquél consumidor "que no resulta fácil de confundir" .

Pues bien, si, como hemos razonado anteriormente, existe base para considerar que SINGLE HOME, S.A. habría adquirido un razonable grado de prestigio en la zona noroeste de Madrid como promotora de viviendas unifamiliares de calidad, no cabe la menor duda de que el riesgo efectivo de confusión generado por la demandada al emplear con el mismo objeto y en zona geográficamente próxima el distintivo SINGLE HOUSES se habría traducido en una función de "reclamo", propiciando visitas de potenciales adquirentes que, de no asociar dicho distintivo al origen empresarial de SINGLE HOME, S.A., acaso no se hubieran llegado a interesar por el producto ofrecido por BIUR, S.A.. Ahora bien, a partir de ese nivel o categoría de "consumidor atento" que el tipo de cliente de que tratamos llega ordinariamente a adquirir, no parece en modo alguno razonable deducir que la decisión final de adquisición de la vivienda se encuentre -también en esa fase última- mediatizada por la confusión o asociación mental inicialmente propiciada, habiendo más bien base para suponer que durante el periodo -normalmente prolongado- en que tal decisión se gesta o prepara, la actividad indagatoria realizada por el adquirente habrá logrado verosímilmente desvelar dicho equívoco inicial.

Ello no significa, naturalmente que el aludido efecto "reclamo" no resulte indemnizable ya que propicia un interés o curiosidad en el consumidor que en otro caso no se habría suscitado, y, consecuentemente, contribuye causalmente, en alguna medida, a la consumación final de la operación de venta. Pero lo cierto es que, por lo que acaba de razonarse, esa operación final se lleva a cabo a pesar de disiparse presumiblemente en el adquirente su eventual error inicial, lo que nos indica que tal decisión viene primordialmente motivada por el atractivo del producto ofertado en sí mismo o por su relación calidad/precio y no por el primitivo equívoco sobre su origen empresarial. Pues bien, siendo ello así, y, no habiéndose hecho extensiva la prueba pericial a la determinación - siquiera aproximada- de la fracción del beneficio específicamente atribuible al que hemos denominado efecto "reclamo", no puede considerarse que SINGLE HOME, S.A. haya logrado suministrar en este proceso -cual le correspondía por aplicación del último inciso del Art. 43-5 L.M .- la prueba del quebranto patrimonial adicional al que dicho precepto alude. Y, no siendo de fácil determinación para el profano esa fracción o proporción acudiendo -de forma obligadamente intuitiva e insegura- a simples máximas de experiencia incapaces de colmar el aludido vacío probatorio, resulta procedente reconducir el "quantum" de la indemnización al criterio supletorio -dispensado de prueba- que en dicho precepto se establece, a saber : el 1% de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados.

El informe pericial de KPMG, única pericia desarrollada al respecto en el proceso, fija en 10.908.370 € la cifra de negocio presumiblemente proveniente de la venta de las 22 viviendas unifamiliares promovidas por la demandada, y lo hace a partir, precisamente, de los datos contables suministrados por tal entidad al Registro Mercantil. En su escrito de contestación BIUR, S.A. niega validez a dicha conclusión pericial por el hecho de no haberse desarrollado de forma bilateral. Ahora bien, lo cierto que ha sido ella misma quien se ha abstenido, no ya de proponer cualquier otra pericia capaz de ser contrastada con la proporcionada por la actora, sino de suministrar aquéllos documentos eventualmente capaces de desvelar los errores -que ni siquiera se ocupa de explicitar- en que pudiera incurrir la propia documentación por ella misma depositada en el Registro Mercantil, única fuente de información de que dispusieron los peritos. Es patente, pues, en tales circunstancias, la improsperabilidad de dicho argumento defensivo si atendemos a simples criterios de disponibilidad y de facilidad probatoria como los postulados por el Art. 217-6 L.E.C . Considerando, pues, que el 1% de la expresada cifra de negocios asciende a 109.083,7 €, en esa cantidad habrá de concretarse la indemnización procedente. Por lo demás, se trata a juicio de quien provee de una cantidad que, teniendo en cuenta las consideraciones ya efectuadas, satisface convenientemente el interés resarcitorio de la actora a la vista del conjunto de circunstancias concurrentes.

Al hilo de lo anterior, conviene también poner de relieve, antes de finalizar, que las censuras vertidas por la actora hacia el producto comercializado por la demandada no aluden a carencias o defectuosidades del mismo sino a su inferior calidad respecto de los productos comercializados por SINGLE HOME, S.A. Pues bien, no siendo infrecuente que las empresas oferten productos correspondientes a gamas de calidad diferente acompasadas a los distintos niveles del poder adquisitivo de sus clientes potenciales (así lo pone de relieve la escasa calidad aparente de algunas de las edificaciones acometidas por la actora y gráficamente reflejadas en su Documento 4), ningún agravio al prestigio de la marca SINGLE HOME cabría atribuir al concreto nivel de calidad correspondiente a las viviendas promovidas por BIUR, S.A. De ahí la inapreciabilidad de la circunstancia moduladora contemplada en el Art. 43-3, último inciso, de la L.M .

Finalmente, es de destacar que, como singular forma de reparación, tanto el Art. 41-1 e) de la Ley de Marcas como el Art. 18- 5ª de la Ley de Competencia Desleal contemplan la publicación de la sentencia a costa del condenado. Por tanto, habiendose razonado profusamente a lo largo de la presente resolución que el empleo del distintivo SINGLE HOUSES por parte de la demandada ha gozado de idoneidad objetiva suficiente para generar en lo consumidores riesgo efectivo de confusión y de asociación, es procedente acceder a dicha pretensión con el fin de disiparlas. No obstante, habiéndose también apreciado que ese riesgo ha sido geográficamente circunscrito, bastará con que la publicación se efectúe en la edición madrileña del diario que se indicará en el parte dispositiva que subsigue.

OCTAVO.-

Por virtud de lo dispuesto en el Art 394-2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y siendo parcial la estimación de la demanda, no es procedente efectuar especial pronunciamiento sobre las costas causadas.

VISTOS los preceptos legales de general aplicación al caso,

Fallo

Que, estimando parcialmente la demanda formulada por SINGLE HOME, S.A. contra BIUR, S.A., y, declarando -como declaro- que la utilización por parte de dicha demandada del distintivo SINGLE HOUSES constituye, además de acto de competencia desleal, infracción de los derechos de propiedad industrial de la demandante concretados en las marcas SINGLE HOME de las que ésta es titular, debo condenar y condeno a la referida BIUR, S.A. : 1.- A estar y pasar por dichas declaraciones, 2.- A abstenerse de utilizar en lo sucesivo el referido distintivo, 3.- A que indemnice a ésta en la suma de CIENTO NUEVE MIL OCHENTA Y TRES EUROS CON SETENTA CENTIMOS, y, finalmente, 4.- A que, a su costa, se proceda a la publicación de la parte dispositiva de la presente resolución en la edición madrileña del diario EL PAIS, efectuándose dicha inserción, de ser ello posible, dentro del fascículo denominado "PROPIEDADES" que el referido diario incluye semanalmente.

Todo ello sin efectuar especial pronunciamiento en relación con las costas originadas en el proceso.

Así por esta mi sentencia, contra la que cabe interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid que deberá prepararse en término de cinco días ante este Juzgado, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACION.- Leida y publicada fué la anterior sentencia por S.S.ª estando celebrando audiencia pública en el mismo dia de su fecha.- Doy fe.