Sentencia Civil Juzgados de lo Mercantil - Madrid, Sección 5, Rec 300/2005 de 14 de Marzo de 2007

Encabezamiento

JUZGADO DE LO MERCANTIL N° 5

C/ Gran Vía, 52

28013 MADRID

SENTENCIA

Procedimiento: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 300/2005.

En MADRID, a catorce de marzo de dos mil siete.

D. FERNANDO PRADOS GONZÁLEZ, Ilmo. Sr. Juez sustituto del Juzgado de lo Mercantil nº 5 de MADRID, ha visto los presentes autos de PROCEDIMIENTO ORDINARIO 300/2005, seguidos a instancia de TECNITOYS JUGUETES S.A. y WINKLER INTERNATIONAL, S.A., representado por el Procurador de los Tribunales D. ANIBAL BORDALLO HUIDOBRO, asistido por el Letrado D, JAIME FERNÁNDEZ CORTÉS, frente a ELECTROTREN, S.A. y HORNBY PLC, representado por el Procurador de los Tribunales D. ANTONIO SORRIBES CALLE, asistido por el Letrado D. CARLES PRAT MASIP.

Antecedentes

PRIMERO.- Por el Procurador D. ANIBAL BORDALLO HUIDOBRO, en nombre y representación TECNITOYS JUGUETES, SA. y WINKLER INTERNATIONAL, SA, con fecha uno de julio de dos mil cinco, se presentó escrito de demanda contra ELECTROTREN, SA. y HORNBY PLC, ante el Juzgado Decano de la Sede General de estos Juzgados, habiendo sido turnada a este bajo el número de reparto.

SEGUNDO.- Que admitida a trámite la demanda, se dispuso el emplazamiento de las partes demandadas, para que en el término legal, comparecieren en autos asistidas de Abogado y Procurador, y contestarán aquélla, lo cual verificó el Procurador D. ANTONIO SORRIBES CALLE, en nombre y representación de las demandadas.

TERCERO,- Contestada la demanda se convocó a las partes a la preceptiva Audiencia Previa, que se celebró el día señalado con el resultado que obra en autos, sin que se alcanzase acuerdo alguno, y ratificándose las partes en sus respectivos escritos de demanda y contestación, proponiendo las pruebas que estimaron oportunas, que consideradas pertinentes en los términos que consta en acta, señalando la oportuna celebración del acto del juicio.

CUARTO.- El juicio se celebró el día señalado al efecto, practicándose las pruebas propuestas y declaradas pertinentes, a continuación las partes formularon sus conclusiones sobre los hechos e informaron sobre los argumentos jurídicos en que apoyan sus pretensiones, quedando los autos conclusos para sentencia.

QUINTO.- Que en la sustanciación de este procedimiento se han observado las prescripciones legales, salvo el plazo para dictar sentencia debido a la gran carga de trabajo que pesa sobre el Juzgador.

Fundamentos

PRIMERO.- Por la parte actora se promueve juicio ordinario que dirige contra las codemandadas, solicitando que se dicte sentencia por virtud de la cual:

1°) Se declaren ilícitas las menciones a la marca "SCALEXTRIC" que las demandadas ELECTROTREN, SA. y HORNBY, PLC. efectúan en la revista "SuperClub SuperSlot", en el empaquetado de sus productos y en la página web en Internet www.superslot.es

2º) Que se condene a ELECTROTREN, SA. a cesar en la impresión y distribución del número O de la revista "SuperClub SuperSlot" y de cualquier otra nueva edición, o de cualquier otro material publicitario o de marketing, que haya podido imprimir y distribuir con el mismo contenido infractor; así como a la recuperación de todos aquellos ejemplares que ya hubiere distribuido con tal contenido»

3º) Que se condene a ELECTROTREN, SA. a la destrucción de los ejemplares de la revista "SuperClub SuperSlot", o de cualquier otro material publicitario o de marketing con el mismo contenido infractor, que obraren en su poder o que hubiesen sido recuperados conforme a la petición anterior; así como a la destrucción de los fotolitos o de cualquier medio técnico utilizado para la impresión de la revista y que permita su destrucción.

4º) Que se condene a ELECTROTREN, SA. y a HORNBY, PLC, a cesar en la fabricación de empaquetados (cajas, envoltorios, embalajes) de sus productos que incluyan la marca SCALEXTRIC, así como a cesar en la promoción, ofrecimiento y distribución de productos bajo empaquetado que incluya la marca SCALEXTRIC; así como a la recuperación de todas aquellos productos que ya hubiere distribuido.

5º) Que se condene a ELECTROTREN, SA. Y a HORNBY PLC, a la destrucción de los empaquetados (cajas, envoltorios, embalajes) que incluyan la marca SCALEXTRIC, que obraren en su poder o que hubiesen sido recuperados conforme a la petición anterior; así como a la destrucción de los fotolitos o de cualquier medio técnico utilizado para la fabricación de citado empaquetado.

6º) Que se condene a HORNBY PLC a eliminar toda referencia a la marca SCALEXTRIC en su página web www.superslot.es.

7º) Que se condene a ELECTROTREN, SA. y a HORNBY PLC a publicar la sentencia a su costa en los diarios y revistas Expansión, La Gaceta de los Negocios, Más Slot, Slot Mini Auto, más en dos diarios de difusión nacional a escoger por el Juzgador; además de la publicación de la sentencia en la próxima edición de la revista "SuperClub SuperSlot", así como la publicación de la sentencia en la página web de Internet www.superslot.es, en un lugar visible y durante un plazo mínimo de seis meses.

8º) Que se condene a ELECTROTREN, SA. y a HORNBY PLC al pago de las costas que fueren causadas por este procedimiento.

Las codemandadas se oponen a las pretensiones de la parte actora, por las razones que constan en bu escrito de contestación a la demanda, las cuales se dan aquí por reproducidas para evitar reiteraciones innecesarias.

SEGUNDO.- Constando debidamente acreditado en autos que las entidades codemandantes, WINKLER INTERNATIONAL, SA. y TECNITOYS JUGUETES, SA., son titular y licenciataria, respectivamente, de las marca española nº 388.592/5 denominada "SCALEXTRIC, de la clase 28 para "juegos y juguetes de todas clases", y de la marca Española n° 410.580/X denominada "SCALEXTRIC", de la clase 09 para "aparatos e instrumentos eléctricos para control de movimiento y velocidad de juguetes" (doc. Nº 2 de la demanda), y habiendo resultado indiscutido por las codemandadas tanto el hecho de que en el empaquetado de los juguetes que el grupo BORNBY comercializa en España bajo la marca "SUPERSLOT" se menciona la marca "Scalextric" mediante un texto impreso que dice "tramos de compatibilidad con SCALEXTRIC", como el de que han venido mencionando también la marca "SCARLEXTRIC, en la revista "Superclub Superslot" nº 0 del año 2005 (doc nº 17 demanda) y en la página web www.superslot.es (Doc 21, 22 y 23 de la demanda), el debate litigioso debe centrarse en determinar si la mencionada utilización que las codemandadas vienen realizando de la marca "Scalextric" es o no ajustada a derecho. Y, a estos efectos, conviene señalar que conforme se deriva de la STS de 19-6-03 "La garantía de la marca, como se desprende de la definición legal que da el articulo 4.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre de marcas, radica en que loe productos o servicios designados por ella han sido fabricados o prestados por una empresa, que se hace responsable de su calidad. Su esencia es la función diferenciadora, que identifica el producto o servicio de una empresa y sus cualidades; la constituyen los signos de representación gráfica susceptibles de cumplir aquello función; bu aspecto fundamental es evitar el riesgo de confusión, ya que es esencial en la marca su finalidad de distinguir productos y servicios en el mercado, de forma que el consumidor medio no los confunda con otros y los asocie inequívocamente a un determinado origen empresarial.

El riesgo de confusión lo contempla indirectamente, al conceder su titular el derecho exclusivo, el articulo 34 de la Ley de Marcas y, especialmente, el artículo 6 al establecer las prohibiciones para el registro de marcas que puedan llevar al mismo, Y lo trata directamente, como no podía ser menos, la Ley 3/1991, de 10 Ene., de Competencia Desleal, en su artículo 6 qué específicamente considera desleal el acto de confusión y en el artículo 11 que también considera así el acto de imitación cuando pueda provocar el riesgo de asociación, que es una variante de riesgo de confusión, ya que sin riesgo de confusión no hay riesgo de asociación".

En ambos conceptos ahonda nuestro t. Supremo en su sentencia 10-mayo-2004, con cita y aplicación de la Directiva 89/104/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1989 al señalar que el riesgo de confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios representa un atentado contra lo que es función esencial de la marca en cuanto signo identificador de la procedencia empresarial para los que se concede (S.T.J. CCEE de 12-11-2002). Por ello el riesgo de asociación no es una alternativa de la confusión sino una consecuencia que servirá para precisar el alcance de la infracción y su idoneidad para generar la confusión comercial entre consumidores que el respeto a la marca ha de evitar al constituir la garantía especifica de protección.

Riesgo que, ciertamente, debe apreciarse, de un modo global tomado en consideración todos los factores de cada caso concreto de manera interdependiente. Esto es, para advertir, dice la S.T.S. CC.EE. de 22-6-1999 ), "la semejanza entre los signos controvertidos, se ha de determinar su grado de similitud gráfica, fonética y conceptual y, en su caso, evaluar la importancia que debe atribuirse a estos diferentes elementos, teniendo en cuenta la categoría de productos o servicios contemplada y las condiciones en las que éstos se comercializan", que siempre ha de examinarse o ponderarse desde la obligada comparación de los productos y de su presentación "poniéndolo en relación con el prototipo de consumidor, que ha sido elaborado por la Jurisprudencia comunitaria. Esto es consumidor medio en relación con la categoría de productos o servicios de que se trate... el cual se supone un consumidor normalmente informado y razonable, atento y perspicaz, pero sin desconocer el hecho de que el consumidor percibe la marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar, tal como destacan las Sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 11 de noviembre de 1997 y 22 de junio de 1999 , pues el nivel de atención del consumidor se entiende que puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada" ( S.T.S. CEC de 9 de abril de 2003 ).

En definitiva, como expresa nuestra jurisprudencia patria, que no se aparta de la comunitaria (por todas, S.T.S. 26-6-2003 ), el registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo de utilizarla en el tráfico económico; este derecho subjetivo de exclusiva utilización de la marca presenta un aspecto positivo y otro negativo; el aspecto positivo implica que el titular de la marca dispone, en exclusiva, de las tres facultades siguientes: a)facultad de aplicar la marca o producto; b) facultad de poner en el comercio o introducir en el mercado productos o servicios diferenciados mediante la marca; y c) facultad de emplear la marca en la publicidad concerniente a los productos o servicios diferenciados a través de la marca. El aspecto negativo consistente en la facultad de prohibir que los terceros usen de su marca, prohibición que se extiende tanto a los signos iguales como a los confundibles, y comprende tanto a los productos idénticos como a los similares; así, la Ley de Marcas prohibe tanto el registro de marcas como el simple uso de signos que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual para designar productos idénticos o similares con una marca anterior solicitada o registrada puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca protegida. Riesgo de confusión especialmente apreciable cuando, por ser los signos o marcas semejantes, y también similares los productos o servicios que trata de distinguirse, no resulta fácil el público consumidor diferenciar unos de otros (art. 5.1, 6 y 35 de la vigente Ley de Marcas ).

Riesgo de confusión en definitiva que, en palabras de la S.T.S 27-9-2003 , concurre e implica infracción de estas prohibiciones legales, por la mera similitud o semejanza entre marca, ya sean denominativas, gráficas o mixtas, en forma tal que el parecido pueda crear confusión en el consumidor respecto de los productos, por su parecido fonético, gráfico o conceptual o generar un riesgo de asociación con aquella marca registrada y por ello protegida (SS. TS 8-Feb.-1999 ó 21- Nov,-2000 ). Ello claro está siempre que la semejanza fonética y gráfica tenga entidad suficiente para inducir a error o confusión a los consumidores (STS 20-Jul.-2000 y 21-Nov,-2000 ), sin que sea preciso que concurran cumulativamente las semejanzas fonéticas, gráficas o conceptuales, siendo suficiente una de ellas (STS 27-Mar.-2003 ), atendiendo al conjunto de los elementos que componen el signo (STS 3-Nov.-2000 ), y a la trascendental importancia de la apariencia externa, por cuanto que la mera forma como se presenta el producto, puede producir confusión en el tipo de consumidor medio, normal o no especializado (S. 19-Jun.-2003 ).

En el mismo sentido, S. A.P. de Madrid, Sección 25, de 20 de julio de 2004 , que destaca como transcendental la compulsa de los signos o marcas en controversia al principio de especialidad, consagrado tanto en la Ley de Marcas como en la doctrina jurisprudencial (vid. STS 28-9-2000 y 26-6-2003 ), y en cuya virtud el denominado riesgo de confusión ha de evaluarse en función de la clase o naturaleza del producto sobre el que recaiga la marca, de forma que tal como aquí ocurre cuanto más similares sean los productos o servicios designados por tales marcas, mayor será el riesgo de confusión entre los signos semejantes.

TERCERO.- Pues bien, aplicando la anterior doctrina al caso de autos el Juzgado llega a la conclusión de que, efectivamente, las menciones a la marca "Scalextric" que vienen siendo utilizadas por las codemandadas tanto en el empaquetado de los juguetes comercializados en España bajo la marca "SUPERSLOT" como en la revista "Superclub SuperSlot" Nº 0 del año 2005, y en la pagina web www.superslot.es, no sólo constituyen una violación de la marca "Scalextric", cuya titularidad y derechos de explotación pertenecen en exclusiva en España a las codemandantes, sino que además suponen la comisión de actos de competencia desleal en la medida que persiguen aprovecharse de forma indebida de la reputación adquirida por dicha marca en el mercado Español (art. 12 LCD .) y son susceptibles de crear confusión en los consumidores al asociar la marca "Superslot" y a su fabricante Hornby, con la marca Scalextric de la que son titular y licenciataria las actoras, y todo ello, por cuanto que el juego "Superslot" que comercializan las codemandadas es un juego completo, que lleva en su interior todo lo necesario para jugar, por lo que no puede considerarse como un producto "accesorio" del juego "scalextric" a los efectos de lo dispuesto en el art. 37 c) de la LM ., pues para el funcionamiento de aquél no es necesario éste; siendo evidente, por otra parte, que la introducción en el interior del empaquetado del juego superslot de tramos de pista compatibles con los del juego scalextric, no es otra cosa que un pretexto deliberadamente buscado por las codemandadas para mencionar en el exterior del empaquetado, así como en la revista y web referidas, la marca del producto competidor y, de esa forma, tratar de conseguir un mayor número de ventas, aprovechándose de la reputación y el esfuerzo ajeno (pues no hay que olvidar que "scalextric" es una marca renombrada en España, que goza de gran prestigio en el mercado y que es conocida por el público en general, de forma notoria; art. 8.3 de la L.M, y 281.4 de la LEC) induciendo al consumidor medio (que no hay que olvidar tampoco que, en general, son niños o adolescentes) a error o engaño al asociar la marca "Superslot" a la marca "Scalextric", todo lo cual determina la integra estimación de la demanda planteada (art. 41 de la L.M .).

CUARTO,- En orden a la condena en costas, se estará a lo dispuesto en el art. 394 de la LEC .

Fallo

Que estimando la demanda interpuesta por TECNITOYS JUGUETES, SA. Y WINKLER INTERNATIONAL, SA, representadas por el Procurador D. ANºBAL BORDALLO HUIDOBRO, contra ELECTROTREN, SA. y HORNBY PLC, representadas por el Procurador D. ANTONIO SORRIBES CALLE procede hacer los siguientes pronunciamientos:

1º)Que debo declarar y declaro ilícitas las menciones a la marca "SCALEXTRIC" que las demandadas ELECTRQTREM, SA. y HORNBY, PLC. efectúan en la revista "SuperClub SuperSlot", en el empaquetado de sus productos y en la página web en Internet www.superslot.es

2º) Que debo condenar y condeno a ELECTRQTREN, SA, a cesar en la impresión y distribución del número O de la revista "SuperClub SuperSlot" y de cualquier otra nueva edición, o de cualquier otro material publicitario o de marketing, que haya podido imprimir y distribuir con el mismo contenido infractor; así como a la recuperación de todos aquellos ejemplares que ya hubiere distribuido con tal contenido.

3º) Que debo condenar y condeno a ELECTROTREN, SA. a la destrucción de los ejemplares de la revista "SuperClub SuperSlot", o de cualquier otro material publicitario o de marketing con el mismo contenido infractor, que obraren en su poder o que hubiesen sido recuperados conforme a la petición anterior; así como a la destrucción de los fotolitos o de cualquier medio técnico utilizado para la impresión de la revista y que permita su destrucción.

4°) Que debo condenar y condeno a SLECTROTREN, SA. Y a HORNBY, PLC, a cesar en la fabricación de empaquetados (cajas, envoltorios, embalajes) de sus productos que incluyan la marca SCALEXTRIC, así como a cesar en la promoción, ofrecimiento y distribución de productos bajo empaquetado que incluya la marca SCALEXTRIC; así como a la recuperación de todas aquellos productos que ya hubiere distribuido.

5º) Que debo condenar y condeno a ELECTROTREN, SA. y a HORNBY PLC, a la destrucción de los empaquetados (cajas, envoltorios, embalajes) que incluyan la marca SCALEXTRIC, que obraren en su poder o que hubiesen sido recuperados conforme a la petición anterior; así como a la destrucción de los fotolitos o de cualquier medio técnico utilizado para la fabricación del citado empaquetado.

6º) Que debo condenar y condeno a HORNBY PLC. a eliminar toda referencia a la marca SCALEXTRIC en su página web www superslot.es.

7°) Que debo condenar y condeno a ELECTROTREN, SA, ya HORNBY PLC. a publicar a su costa el Fallo de la presente resolución en los diarios y revistas Expansión, la Gaceta de los Negocios, ,Más slot, Slot Mini Auto, y en dos diarios de difusión nacional; y también en la próxima edición de la revista "Superclub Superslot", así como en la página web www.superslot.es, en la que deberá aparecer en un lugar visible y durante un plazo de 6 meses.

8º) Que debo condenar y condeno a ELECTROTREN, SA. Y a HORNBY PLC. al pago de las costas procésales causadas.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de APELACIÓN ante la Audiencia Provincial de Madrid (articulo 455 LEC . El recurso se prepararé por medio de escrito presentado en este Juzgado en el plazo de CINCO DÍAS hábiles contados desde el día siguiente al de su notificación, limitado a citar la resolución apelada, manifestando la voluntad de recurrir, con expresión de los pronunciamientos que impugna (articulo 457.2 LEC ).

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez que la dicta, estando el mismo celebrando audiencia publica en el día .., de lo que yo, el Secretario Judicial, doy fe.