Encabezamiento
JUZGADO DE LO MERCANTIL
NÚMERO SEIS
MADRID
PROCESO:Ordinario nº 1170/18
ASUNTO: Sentencia definitiva
SENTENCIA Nº .
En la Villa de Madrid, a ONCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTE.
Vistos por D. FRANCISCO JAVIER VAQUER MARTÍN, Magistrado-Juez Titular del Juzgado de lo Mercantil Nº 6 de esta ciudad y su partido judicial, los presentes autos de PROCESO ORDINARIO, seguidos en este Juzgado con elNº 1170/18, seguido a instancia de la mercantil HUGO BOSS TRADE MARK MANGEMENT GMBH & CO. KG, representada por el Procurador Sr. Gómez Villaboa Mandri y asistida del Letrado D. Mauricio Zabore Watine; contra la demandada INVERSIONES LUDASA, S.A., representada por la Procuradora Sra. Casado Deleito y asistida del Letrado D. Enrique Manresa Medina; sobre nulidad de marca; y,
Antecedentes
PRIMERO.-Por escrito de 10.9.2018 del Procurador Sr. Gómez Villaboa Mandri en representación de la mercantil demandante se formuló demanda de proceso ordinario contra la citada demandada, solicitando en el suplico se declare:
Primero.- La nulidad absoluta de la marca nº 3.620.817 (5) 'LUCA BOSSI' en relación a todos los productos para los que se halla registrada en las clases 3ª, 18ª y 25ª por haber actuado de mala fe la entidad demandada al presentar la solicitud de dicha marca, de conformidad con el art. 51.1.b) de la Ley de marcas.
Segundo.- Con carácter subsidiario, y de no estimarse la anterior causa de nulidad absoluta, la nulidad de la marca nº 3.620.817 (5) 'LUCA BOSSI' en relación a todos los productos para los que se halla registrada en las clases 3ª, 18ª y 25ª al contravenir lo dispuesto en el artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas.
Y se condene a la parte demandada a estar y pasar por las precitadas declaraciones y al pago de las costas del proceso; alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó oportunos, acompañando los documentos unidos.
SEGUNDO.-Por Decreto de fecha 4.10.2018 se acordó de conformidad con el art. 404 de la L.E.Civil, previo examen de oficio de la jurisdicción y competencia de este Juzgado, la admisión de la demanda y el traslado de la misma a los demandados para su contestación.
TERCERO.-Por escrito de 18.12.2018 de la Procuradora Sra. Casado Deleito en representación de la demandada se contestó a la demanda en el sentido de allanarse totalmente a las pretensiones de la demanda, en base a los hechos y alegaciones que constan en autos
CUARTO.-Admitida a trámite dicha contestación, por Diligencia de 5.9.2016 se procedió a señalar día y hora para la práctica de la audiencia previa.
QUINTO.-En el día y hora señalado para la celebración de la audiencia previa, comparecieron las partes.
Por la parte actora se ratificó la demanda, hechos, fundamentos de derecho y suplico, interesando los medios de prueba que estimó oportunos, admitiendo la autenticidad de los documentales acompañados de adverso, sin perjuicio de discutir su valor probatorio.
Por la parte demandada no se plantearon cuestiones afectantes a los presupuestos del proceso, interesando los medios que prueba que estimó oportunos, admitiendo la autenticidad de los documentos acompañados de adverso, discutiendo su valor probatorio.
SEXTO.-No propuesta más prueba que la documental unida quedaron los autos conclusos para resolver, de conformidad con lo dispuesto en el art. 429.8 L.E.Civil.
Fundamentos
PRIMERO.- Jurisdicción, competencia y procedimiento.
La competencia objetiva y territorial para conocer de la presente causa corresponde a este Juzgado, según lo dispuesto en el Art. 45 y ss de la L.E.Civil; habiéndose tramitado por los cauces del proceso ordinario, de conformidad con los Art. 249 y 399 de la Ley Rituaria.
SEGUNDO.- Posición de las partes.
1.-Solicita la demandante, en ejercicio de acción del art. 51.1.b) Ley de Marcas [-en adelante L.Ma.-], y como pretensión principal, que se declare la nulidad del registro marcario nacional nº 3.620.817 (5) titularidad de la demandada, sosteniendo -en esencia- la actora es titular de distintos registral internacionales con efectos en España, denominativos y mixtos, que incorporan el signo 'BOSS', 'HUGO BOSS' o 'BOSS HUGO BOSS', para las clases 3ª, 18ª y 25ª del Nomenclator Internacional.
Añade la actora que habiendo seguido proceso judicial contra la ahora demandada en solicitud de la declaración de caducidad de las marcas nacionales nº 2.897.018, denominativa 'LUCA BOSSI' de la clase 3ª, la marca española nº 2.756.241 (7), denominativa 'LUCA BOSSI' para la clase 25ª, y la marca española nº 2.897.023 (3) denominativa 'LUCA BOSSI' para la clase 18ª, notificada dicha demanda y emplazamiento para contestar a la parte demandada INVERSIONES LUDASA, S.L., procedió esta de mala fe al registro de la marca mixta nº 3.620.817 (5) 'LUCA BOSSI', denominativa y gráfica, para las clases 3ª, 18ª y 25ª.
De igual modo, y para el supuesto en que dicha pretensión principal no fuera estimada, solicita la actora la declaración de nulidad relativa de dicho registro al estimar que infringe lo dispuesto en los arts. 8.1 y 2 L.Ma. en relación con el art. 52.1 L.Ma., dado el carácter notorio de las marcas internacionales, con efectos en España, de la demandante.
2.-Frente a ello sostiene la parte demandada -en esencia- que dicho registro cuya nulidad se pretende es una actualización de los signos declarados caducados, respondiendo el registro a los signos realmente utilizados por la demandada en el mercado para distinguir sus bienes y servicios.
Niega además la demandada la mala fe en el registro y el carácter renombrado de los signos invocados por la demandante, en cuanto el inscrito resulta distinto y diferente a los invocados de adverso.
TERCERO.- Nulidad del registro por mala fe.
1.-Dispone el art. 51 L.Ma. que '... 1. El registro de la marca podrá declararse nulo mediante sentencia firme y ser objeto de cancelación: a)...; b) Cuando al presentar la solicitud de marca el solicitante hubiera actuado de mala fe...'.
En interpretación de dicho precepto señala la Sentencia de la Audiencia Provincial de Granada, Sección 3ª, de 30.12.2015 [ROJ: SAP GR 2469/2015] que '...Como recuerda la jurisprudencia, STS de 10 de abril de 2015 y 13 de enero de 2011 , la sanción de nulidad por violación de la buena fe opera a modo de válvula del sistema, en cuanto permite valorar el comportamiento de quien solicitó el registro, comparándolo, en un plano objetivo, con el modelo estándar o arquetipo de conducta que, en la situación concreta a considerar, se entienda socialmente exigible, aunque sin prescindir del necesario componente subjetivo - ya que también la buena fe es reflejo de un estado psicológico de desconocimiento o creencia errónea, que, como toda equivocación, ha de ser disculpable para que pueda ser tomada en consideración.
Como establece tal doctrina jurisprudencial, al igual que en otra anterior, de 22 de junio de 2011, una de las manifestaciones típicas de la actuación de mala fe es, en este ámbito, la de intentar, mediante el registro de una marca, aparentar una inexistente conexión entre los productos o servicios que la misma está destinada a identificar y los de un tercero, distinguidos con otra marca conocida, buscando, con la aproximación, el favor de los consumidores con aprovechamiento de la reputación del signo ajeno...'.
Añade la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28ª, de 23.5.2016 [ROJ: SAP M 7489/2016], que '...Para apreciar la mala fe no se requiere, como es obvio, que el tercero ostente un derecho anterior registrado, de manera que la existencia de marcas o nombres comerciales caducados de los que D. Juan Manuel hubiera sido titular no es aquí relevante. Como señala la STS de 23 de noviembre de 2010 , la situación extrarregistral a la que, indirectamente, da protección el artículo 51, apartado 1, letra b), de la Ley 17/2001 no tiene por qué tener la sustantividad de un propio derecho de exclusiva, ni siquiera en el sentido que acoge el artículo 34, apartado 5, de dicha Ley ...'; y añade que '...La STS de 22 de junio de 2011 contempla tanto el componente objetivo como el componente subjetivo del concepto de mala fe y considera que esa sanción por violación de la buena fe, que opera a modo de válvula del sistema, permite valorar el comportamiento de quien solicita el registro, no a la luz del resto del ordenamiento marcario, sino comparándolo, en un plano objetivo, con el modelo de conducta que, en la situación concreta a considerar, fuera socialmente exigible - en ese plano la buena fe está referida a un estándar o arquetipo, como señalaron las sentencias 760/2010, de 23 de noviembre y 462/2009, de 30 de junio , ésta en relación con el artículo 3, apartado 2, de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre -, aunque sin prescindir del plano subjetivo -en el que la buena fe se identifica con un estado psicológico de desconocimiento o creencia errónea, que como toda equivocación, ha de ser disculpable para poder tomarse en consideración-...'.
2.-Afirma la Sentencia de igual Sala y Sección, de 21.7.2017 [ROJ: SAP M 11497/2017] que '...5.5.- Las sentencias de 13 de enero y 7 de febrero de 2012 y 10 de abril de 2015 recuerdan cómo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su sentencia de 11 de junio de 2009, C-529/2007 , Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, a propósito del artículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE ) 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993 , sobre la marca comunitaria (equiparable al artículo 3, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988 ) destacó que la mala fe del solicitante debe concurrir en el momento de la presentación de la solicitud y ha de apreciarse teniendo en cuenta todos los factores pertinentes que presente el caso.
5.6.- Finalmente, la mala fe es un concepto jurídico que se apoya en la valoración de conductas deducidas de unos hechos. En este sentido, la apreciación de la concurrencia de mala fe presupone la fijación de determinados datos de hecho que cualifican la conducta del sujeto (la solicitud de un determinado registro marcario), haciéndola susceptible de un juicio de desvalor según los referentes que ya hemos adelantado....'.
Finalmente, si bien en interpretación del concepto de ' mala fe' incorporado a la Ley de Marcas de 1988, pero cuyos razonamientos son aplicables a tal concepto recogido en el ordinal b) del art. 51.1 de la vigente Ley de Marcas de 2011 [-aplicable al caso presente-], se afirma en Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª, de 15.12.2017 [ROJ: STS 4675/2017] que '...La jurisprudencia sobre la mala fe a la que se refiere el art. 48.2 LM, se contiene en la sentencia 82/2011, de 28 de febrero, que se refiere, a su vez, a la anterior sentencia 29/2007, de 25 de enero: 'La mala fe, causa de imprescriptibilidad de la acción de nulidad del registro infractor de una prohibición relativa -elevada a causa autónoma de nulidad absoluta por el artículo 51, apartado 1, letra b), de la Ley 17/2001- consiste en el conocimiento por el solicitante del hecho que el legislador ha tomado en consideración para tipificar el impedimento registral de que se trate -como precisa la citada sentencia de 25 de enero de 2007, la mala fe viene a ser el conocimiento de un determinado estado de cosas incompatible, que vicia por ello un concreto comportamiento'....'.
3.-Pues bien, haciendo aplicación de tal doctrina al presente supuesto, resulta de la prueba documental aportada y se declara probado:
(i)Que la demandante es titular de las siguientes marcas internacionales, todas ellas con efectos en España:
-Marca internacional nº 482.758 'HUGO BOSS', para la clase 3ª (perfumería, jabones productos cuidados corporales, del cabello, etc), para la clase 18ª (artículos de cuero, metales y bolsos, materiales textiles, paraguas y sombrillas, etc.) y de la clase 25ª (cinturones de cuerto, materiales textiles y plásticos, etc.)
-Marca internacional nº 488.013 'BOSS', de la clase 3ª.
-Marca internacional nº 606.620 'BOSS HUGO BOSS' para las clases 3ª, 18ª y 25ª.
(ii)Que en fecha 13.4.2016 por la ahora demandante se inició proceso contra la también ahora demandada en solicitud de la declaración de caducidad por falta de uso de las marcas nacionales titularidad de la demandada INVERSIONES LUDASA, S.L. siguientes:
-Marca española nº 2.897.018, denominativa 'LUCA BOSSI' de la clase 3ª.
-Marca española nº 2.756.241 (7), denominativa 'LUCA BOSSI' para la clase 25ª.
-Marca española nº 2.897.023 (3) denominativa 'LUCA BOSSI' para la clase 18ª.
Dicha demanda dio lugar al proceso ordinario nº 313/2016 de este Juzgado Mercantil nº 6 de Madrid.
(iii)Emplazada la demandada INVERSIONES LUDASA, S.L. para la contestación a la demanda, con posterioridad a conocer la demanda de caducidad y su objeto, se procedió por aquella a solicitar el registro del signo mixto, denominativo y gráfico, 'LUCA BOSSI, para idénticas clases 3ª, 18ª y 25ª que los registros objeto de caducidad:
A la solicitud de registro formuló oposición la demandante, siendo finalmente desestimada dicha oposición, dando lugar al registro nacional nº 3.620.817 (5).
4.-Y de tal relato fáctico declarado probado debe estimarse que la finalidad o intención de la demandada es rehabilitar, por la vía de un nuevo registro parcialmente modificado, unos registros afectados por un proceso donde se pide su declaración de ineficacias por el transcurso del tiempo y la inactividad de su titular registral, que incorporan el signo denominativo 'LUCA BOSSI'; de tal modo que sorprendida por la demanda de caducidad procedió la demandada, pocos días después de ser emplazada, a solicitar un nuevo registro mixto y que incluía idéntico signo denominativo que el objeto del proceso de caducidad, y para iguales categorías.
Resulta de ello que la intención de la demandada era hacer ilusorio un eventual pronunciamiento estimatorio de la caducidad y de la ineficacia de tales signos que sancionara el incumplimiento prolongado del deber de uso de la marca; de tal modo que sin esperar al resultado del proceso y alterando parcialmente el signo objeto de registro [-cuyo uso afirma, pero en modo alguno acredita como un intento de adaptar la realidad comercial a la registral-], vuelve a obtener la titularidad del mismo signo denominativo no usado y objeto de sanción de ineficacia.
Ello debe integrar la male fe a que se refiere el ordinal b) del art. 51.1 L.Ma.
5.-Por otro lado, en el examen de la globalidad de las circunstancias que pueden arrojar luz sobre la real intención del solicitante del registro, a los fines de valorar una eventual finalidad espuria, no puede desconocerse que el nuevo registro y cuya nulidad absoluta se pretende, persigue reactivar un signo que -no usado en el pasado- busca perpetuar una cierta confusión entre el signo 'BOSSI' y el signo 'BOSS' que, por extensamente conocido a nivel nacional, europeo e internacional, goza de un relevante grado de protección dentro y fuera del principio de especialidad.
En tal sentido afirma la STJUE de 11.6.2009; Chocoladefabriken Lindf & Sprüngli AC/Franz HAuswirth GmbH; asunto C-529/07 , afirma que '... 46. Del mismo modo, el hecho de que un tercero utilice desde hace tiempo un signo para un producto idéntico o similar que puede dar lugar a confusión con la marca solicitada y que dicho signo goce de un cierto grado de protección jurídica, es uno de los factores pertinentes para apreciar existencia de la mala fe del solicitante.
47. En efecto, en tal caso, el solicitante podría beneficiarse de los derechos que confiere la marca comunitaria con el único fin de competir de manera desleal con un competidor que utiliza un signo que ya ha obtenido cierto grado de protección jurídica por méritos propios...'.
Y si bien es cierto que dicha Resolución admite y afirma que en tales casos no puede descartarse, de modo general, la presencia de un interés lícito y legítimo en el registro de signos semejantes para productos y servicios idénticos o semejantes, en nuestro caso (i) la falta de uso de los signos previo registrados y la ausencia de uso del nuevo registro en cualquiera de ss formas [-nada prueba el demandado respecto a ello, cuando a él correspondía la prueba en atención al principio de facilidad probatoria-], (ii) así como la especial circunstancia de que el nuevo registro de signo idéntico al no usado [-y con evidente riesgo de confusión con los invocados por la actora 'BOSS' y 'HUGO BOSS'-] se haya producido constante un proceso de caducidad por falta de uso del signo denominativo LUCA BOSSI, pone de relieve la presencia de mala fe.
6.-Si como afirma la STJUE de 6.9.2018, Bundenverband Souvenir-Geschenke-Ehrenpreise eV/EUIPO, asunto C-488/16 -P '... incluso en supuesto de que este solicite el registro de un signo con la única intención de competir de forma desleal con un competidor que utiliza un signo similar, no puede excluirse que el solicitante un objetivo legítimo con el registro de dicho signo...', en el presente supuesto ninguna lícita intención en la solicitud del demandado puede apreciarse; al resultar carente de toda prueba la invocada presencia de uso previo o futuro de dicho signo parcialmente modificado respecto al caducado [-máxime cuando el previo registro del mismo signo denominativo ya fue abandonado en su obligado uso-], y perseguir la continua presencia de registro válido sobre signo determinante de grave riesgo de confusión con los de titularidad de la actora y dotados de una relevante protección nacional e internacional.
Procede, por ello, la estimación de la demanda en su integridad en su pretensión principal.
CUARTO.- Costas.
Dada la estimación íntegra de la demanda, de conformidad con el criterio del vencimiento dispuesto en el art. 394 L.E.Civil las costas serán satisfechas por la parte demandada.
Vistos los preceptos citados, sus concordantes y demás de general y pertinente aplicación,
Fallo
Que estimando íntegramente la demanda formulada a instancia de la mercantil HOGO BOSS TRADE MARK MANGEMENT GMBH & CO. KG, representada por el Procurador Sr. Gómez Villaboa Mandri y asistida del Letrado D. Mauricio Zabore Watine; contra la demandada INVERSIONES LUDASA, S.A., representada por la Procuradora Sra. Casado Deleito y asistida del Letrado D. Enrique Manresa Medina; debo:
(i)declarar la nulidad absoluta de la marca nº 3.620.817 (5) 'LUCA BOSSI' en relación a todos los productos para los que se halla registrada en las clases 3ª, 18ª y 25ª por haber actuado de mala fe al presentar la solicitud de dicha marca.
(ii)Condenar a la parte demandada a estar y pasar por las precitadas declaraciones;
(iii)Con imposición de las costas a la parte demandada.
Firme la presente Resolución, REMÍTASE testimonio de la misma a la Oficina Española de Patentes y Marcas, a los efectos oportunos de hacer constar en sus registros la citada nulidad absoluta [art. 51.1.b) L.Ma.]; todo ello a solicitud del demandante, a quien se hará entrega de los mismos para su diligenciamiento, en su caso.
Así por esta Mi sentencia, que se notificará a las partes en legal forma, y contra la que cabe interponer [ Art. 457 L.E.C.]RECURSO DE APELACIÓNen el plazo de VEINTE DÍASa contar de su notificación, ante este Juzgado, a resolver por la Ilma. Audiencia Provincial de Madrid.
De conformidad con la D.Adicional 15ª de la LOPJ, introducida por la LO 1/09 (BOE 4.11.2009), para el anuncio o la preparación o la interposición del recurso de apelación, será precisa la consignación como depósito de 50 euros en la 'Cuenta de Depósitos y Consignaciones' abierta a nombre del Juzgado [para este procedimiento: 2762-0000-00-1170_18] en la entidad Banco Santander, S.A. y acreditarlo documentalmente ante este tribunal, aportando copia del resguardo de ingreso; el depósito no deberá consignarse cuando el recurrente sea beneficiario de justicia gratuita, Ministerio Fiscal, Estado, Comunidad Autónoma, Entidad Local u organismo autónomo dependiente.
No se admitirá a trámite ningún recurso cuyo depósito no esté constituido. Cuando puedan realizarse ingresos simultáneos por la misma parte procesal, deberá realizar dos operaciones distintas de imposición, indicando en el concepto el tipo de recurso de que se trate en cada caso.
Si por una misma parte se recurriera simultáneamente más de una resolución que pueda afectar a una misma cuenta expediente, deberá realizar tantos ingresos diferenciados como resoluciones a recurrir, indicando el tipo de recurso de que se trate y la fecha de la resolución objeto de recurso en formato dd/mm/aaaa en el campo de observaciones.
Y definitivamente juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
E
PUBLICACIÓN
Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Sr. Juez que la suscribe, estando celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha, con mi asistencia y en el local del Juzgado, de lo que doy fe.
