Sentencia CIVIL Juzgados de lo Mercantil - Madrid, Sección 6, Rec 1320/2018 de 30 de Diciembre de 2021

Encabezamiento

JUZGADO DE LO MERCANTIL

NÚMERO SEIS

MADRID

PROCESO:Ordinario nº 1320/2018

ASUNTO: Sentencia definitiva

SENTENCIA Nº .

En la Villa de Madrid, a TREINTA DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO.

Vistos por D. FRANCISCO JAVIER VAQUER MARTÍN, Magistrado-Juez Titular del Juzgado de lo Mercantil Nº 6 de esta ciudad y su partido judicial, los presentes autos de PROCESO ORDINARIO, seguidos en este Juzgado con el Nº 1320/2018, seguido a instancia de D. Federico, representado por el Procurador Sr. Deleito Sánchez y asistido del Letrado D. Vicente Moreno Carrasco; contra el demandado D. Fulgencio, representado por el Procurador Sr. Blanco Rodríguez y asistido del Letrado D. Manuel Borrego García; y contra la mercantil ANTIGUAS DESTILERÍAS DEL SUR, S.L., representada por el Procurador Sr. Blanco Sánchez de Cueto y asistida del Letrado D. Jorge Llevat Vallespinosa; sobre acción reivindicatoria y de nulidad de registro de nombre comercial; y,

Antecedentes

PRIMERO.-Por escrito de 5.10.2018 del Procurador Sr. Deleito García en representación de la parte demandante se formuló demanda de proceso ordinario contra los citados demandados, solicitando en el suplico de la demanda:

1.-Con carácter principal, que estimándose la acción reivindicatoria, se declare el mejor derecho del demandante a la titularidad de la marca nacional 'PUERTO DE INDIAS', registrada en la OEPM con el nº. M-3.078.315 (1) para la clase 33, y en consecuencia:

1.-a)Se declare con efectos erga omnes y desde la fecha de su registro, que el legítimo titular de la marca objeto de la presente demanda es y ha sido siempre el demandante.

1.b)Que se ordene a la OEPM que proceda a registrar la titularidad de la referida marca a favor del actor, haciéndolo constar en sus archivos, bases de datos, página web y en cualquier otro soporte que sea llevado.

1.c)Que se ordene a la OEPM que proceda a hacer público el cambio de titularidad de la marca en cuestión a favor del actor por medio de anuncio insertado en el BOPI.

1.d)Que se ordene a los demandados que se abstengan en lo sucesivo de realizar cualquier acto que implique el uso o explotación de la marca.

2.-Subsidiariamente, para el caso de no ser estimada la acción reivindicatoria, que lo sea la acción de nulidad de la marca nacional 'PUERTO DE INDIAS' registrada en la OEPM con el nº. M-3.078.315 (1) para la clase 33 con las siguientes consecuencias:

2.-a)Se declare con efectos erga omnes y desde la fecha de su registro, que la marca objeto de la presente demanda es nula y que no ha producido ningún efecto válido en Derecho.

2.b)Que se ordene a la OEPM que proceda a registrar la declaración de nulidad de la referida marca, haciéndolo constar en sus archivos, bases de datos, página web y en cualquier otro soporte que sea llevado.

2.c)Que se ordene a la OEPM que proceda a hacer pública la declaración de nulidad de la marca en cuestión por medio de anuncio insertado en el BOPI.

2.d)Que se ordene a los demandados que se abstengan en lo sucesivo de realizar cualquier acto que implique el uso o explotación de la marca.

3.-Y costas.

Se alegan los hechos y fundamentos de derecho que estimó oportunos, acompañando los documentos unidos.

SEGUNDO.-Previa subsanación de defectos procesales, por Decreto de fecha 26.10.2018 se acordó de conformidad con el art. 404 de la L.E.Civil, previo examen de oficio de la jurisdicción y competencia de este Juzgado, la admisión de la demanda y el traslado de la misma a los demandados para su contestación.

TERCERO.-Emplazados los demandados personalmente y en debida forma, por escrito de 28.12.2018 del Procurador Sr. Blanco Rodríguez en representación del codemandado D. Fulgencio, se contestó a la demanda en el sentido de oponerse a la misma e interesar su íntegra desestimación en base a los hechos y motivos que constan en autos, acompañando la documental unida.

Por escrito de 2.1.2019 del Procurador Sr. Blanco Sánchez de Cueto en representación de la codemandada Antiguas Destilerías del Suro, S.L. se contestó a la demanda en el sentido de oponerse a la misma e interesar su íntegra desestimación en base a los hechos y motivos que constan en autos, acompañando la documental unida.

CUARTO.-Por Diligencia de 18.1.2019 se procedió a señalar día y hora para la práctica de la audiencia previa.

QUINTO.-En el día y hora señalado para la celebración de la audiencia previa, comparecieron las partes en el modo indicado.

Por la parte actora se ratificó la demanda, hechos, fundamentos de derecho y suplico, interesando los medios de prueba que estimó oportunos, admitiendo la autenticidad de los documentales acompañados de adverso, sin perjuicio de discutir su valor probatorio.

Por la parte demandada se ratificó la demanda, hechos, fundamentos de derecho y suplico, interesando los medios de prueba que estimó oportunos, admitiendo la autenticidad de los documentales acompañados de adverso, sin perjuicio de discutir su valor probatorio.

SEXTO.-Propuesta y admitida parcialmente la prueba, se convocó a las partes para la celebración del acto de juicio, al que comparecieron las partes en el modo indicado; practicándose seguidamente la prueba admitida con el resultado que obra en autos; realizando las partes las alegaciones finales que constan en el Acta de juicio; quedando los autos para resolver.

Fundamentos

PRIMERO.- Jurisdicción, competencia y procedimiento.

La competencia objetiva y territorial para conocer de la presente causa corresponde a este Juzgado, según lo dispuesto en el art. 45 y ss de la L.E.Civil; habiéndose tramitado por los cauces del proceso ordinario, de conformidad con los arts. 249 y 399 de la Ley Rituaria.

SEGUNDO.- Posición de las partes.- Motivos de oposición.- Hechos relevantes.

A.- Pretensiones de la demandante.

1.-Ejercita el demandante, de modo principal, acción reivindicatoria [-art. 2 L.Ma.-] de la marca nacional M-3.078.315 (1), denominativa y gráfica 'PUERTO DE INDIAS', a la que acumula de modo subsidiario una acción de nulidad absoluta [art. 51.1.b) L.Ma] de dicho registro, sosteniendo [-en esencia y a los efectos que nos ocupan-] que el demandante ha venido desarrollando su actividad profesional de más de veinte años en el sector de la distribución de vinos y licores, especialmente en el ámbito de grandes distribuidores y clientes, junto a cadenas de restauración y de hostelería, gozando de experiencia y reconocimiento en dicho sector.

Y dicha actividad, afirma, no solo se limita a la distribución y comercialización de dichos productos, sino también desde 2009 la de empresario fabricante y comerciante en nombre propio de licores, así como a la actividad profesional del diseño de campañas publicitarias de lanzamiento y promoción de nuevos productos, especialmente licores; habiendo participado en campañas de referencia con el producto 'PEDRO ROMERO' y 'DYC', entre otros; siendo que ya en dicho año y en 2010 disponía de varios proyectos comerciales y de fabricación de licores, hasta el punto de registrar a su favor la marca 'DESTILADOS DE SEVILLA' con dicha finalidad.

2.-Añade el demandante que dedicándose el demandado D. Fulgencio al ámbito empresarial de la construcción, en el año 2008 y junto a dos socios, adquirieron la sociedad LOS ALCORES DE CARMONA, S.L., con la intención de destinar los terrenos sitos en Carmona (Sevilla) en los que se ubicaba una pequeña fábrica de licores, a la promoción y venta de viviendas y locales; actividad promocional que se vieron obligados a abandonar por problemas financieros y la situación económica general en dicho periodo; razón por la cual decidió el demandado explotar la fábrica de licores que había adquirido.

3.-Afirma además que fue en noviembre de 2010 cuando el demandado D. Fulgencio contactó con el demandante a los fines que de éste aportase a la mercantil LOS ALCORES DE CARMONA, S.L. su experiencia y conocimientos para la elaboración de licores mediante el método de maceración de frutas naturales, no desarrollado ni realizado por ésta en esos momentos, dando lugar a la elaboración y comercialización de licores tales como 'Limonchelo', 'naranchelo' y 'mojito'; siendo el proyecto que desarrollaron supervisado por el experto enólogo D. Mariano.

Este inicial proyecto de fabricación y comercialización de anises y licores de frutas estaba dirigido a permitir un segundo proyecto de fabricación y comercialización de 'rones', 'ginebras' y 'cócteles' incorporando la maceración de frutas naturales; idea original y propia del demandante adquirida por razón de su prolongada actividad profesional en el sector.

Y para la primera fase de tal proyecto elaboró y registró la marca 'DESTILADOS DE SEVILLA', bajo cuya denominación llegaron a fabricarse y comercializarse 'Limonchelo' y 'Naranchelo'; y para la segunda fase ideó el signo denominativo 'PUERTO DE INDIAS', especialmente para la comercialización de 'cócteles' con fruta natural; signo que llegó a maquetarse e imprimirse para su introducción en el mercado durante los meses de junio a septiembre de 2013 a través de primeras pruebas de ginebras con esencias naturales encargadas por le demandante a la empresa DESTILERÍAS PICO

4.-Iniciado este segundo proyecto en diciembre de 2010 mediante la elaboración y desarrollo del producto, su testeo con distintas recetas y composición, y prueba de su evolución, quedó pactado entre las partes que la titularidad y autoría de los productos serían del demandante, junto a las marcas desarrolladas por éste; siendo que LOS ALCORES DE CARMONA, S.. tendría la mera función de fabricante y embotellador de dichos productos, como resulta de los correos electrónicos acompañados [-especialmente el de 11.3.2011-].

5.-Rotas las relaciones comerciales entre las partes a partir de septiembre de 2012, como se ha alegado es cuando el demandante comienza con la utilización y uso del signo 'PUERTO DE INDIAS' entre junio y septiembre de 2013 en la cafetería Galdós de Madrid; momento en que el demandado D. Fulgencio solicita y se obtiene el 30.9.2013 el registro del signo mixto 'PUERTO DE INDIAS, para la clase 33ª, ahora reivindicada.

6.-En base a ello solicita el demandante que se declare el dominio y titularidad de las mismas sobre el registro de dicha marca nacional en cuanto obtenido en fraude de derechos precedentes; y, para el caso de no ser estimada dicha pretensión, se declare la nulidad de dicho registro por haberse obtenido de mala fe, de conformidad con los arts. 51.1.b) L.Ma.

En ambos casos, pues nada especifica en suplico de la demanda, y de modo principal, se ejercitan acciones de cesación y de prohibición sobre dicho signo u otros semejantes que lleven a confusión.

B.- Posición de las demandadas.

1.-Frente a dichas pretensiones vienen a sostener las demandadas que la creación e ideación del signo 'PUERTO DE INDIAS' fue realizada en sus elementos esenciales [-denominación e incorporación de la 'Torre del Oro' de Sevilla-] por D. Primitivo, hijo del demandado, mediante bocetos y pruebas y diseños previos iniciados en febrero de 2010.

2.-Niegan igualmente los demandados la existencia de preuso en el término 'PUERTO DE INDIAS', en cuanto que el 'Limonchelo' y el 'Naranjero' fueron comercializados en su fase inicial y de distribución bajo la marca del actor, también se incorporó dicha marca a la comercialización de 'cocktels' con frutas naturales; aportando la etiqueta real que se incorporó a dicho producto que no incorporaba la denominación controvertida; negando en todo caso que aquella denominación de utilizara para comercializar 'ginebra' con maceración de frutas naturales.

3.-. La demandada ANTIGUAS DESTILERÍAS DEL SUR, S.L. cuenta con un socio único SEVILLIAN CRAFTS SPIRITS, S.L. y ésta con un socio único que es LOS ALCORES DE CARMONA, S.L., participada actualmente por su fondo de inversión de forma mayoritaria; siendo la primera titular de la marca por cesión de D. Fulgencio en junio de 2017.

TERCERO.- Acción reivindicatoria de marca nacional.

A.- Régimen jurídico de la acción reivindicatoria.

1.-El art. 2.1 L.Ma. atribuye la adquisición del derecho de propiedad industrial sobre el signo marcario a quien realiza su registro ' válidamente efectuado' de conformidad con las disposiciones de la Ley; de tal modo que su apartado 2º niega validez al registro de una marca '...cuando se hubiera solicitado con fraude de los derechos de tercero o con violación de una obligación legal o contractual...', permitiendo a la persona perjudicada la reivindicación de la titularidad de dicho registro inválido y siempre que concurran los requisitos temporales y objetivos exigidos por el precepto.

2.-En interpretación de dicho precepto señala la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª, de 14.2.2018 [ROJ: STS 417/2018] que '...La jurisprudencia de esta sala (por ejemplo, sentencia 391/2013, de 14 de junio ) ha establecido que la acción reivindicatoria de una marca nacional o de un nombre comercial, tal y como viene regulada en el art. 2.2 LM , constituye un modo especial de adquirir la titularidad del signo, previamente registrado por otro, cuando este registro fue solicitado 'con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual'. Ordinariamente alcanza a supuestos de registro de una marca o nombre comercial por el distribuidor o agente, y, en general, a los de abuso de confianza o incumplimiento de un deber de fidelidad, que presuponen una previa relación entre las partes (tercero defraudado y solicitante de la marca). Es a lo que, a sensu contrario, se refiere la sentencia de esta sala 302/2016, de 9 de mayo , al decir que:

'[c]uando no existe relación contractual o legal entre las partes ni fraude en el registro, en el sentido del art. 2.2 LM , nos encontramos fuera del supuesto de hecho objeto de la acción reivindicatoria marcaria'.

También hemos dicho en la ya citada sentencia 391/2013 y en la sentencia 70/2017, de 8 de febrero, que el presupuesto previsto en el art. 2.2 LM para justificar la acción reivindicatoria (registro de una marca con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual), alcanza también a supuestos 'de registro de mala fe de una marca o nombre comercial para aprovecharse de la reputación ajena. Es lo que en la doctrina se describe como 'registro de una marca del que resulte el aprovechamiento o la obstaculización injustificados de la posición ganada por un tercero sin que haya mediado vinculación alguna entre las partes en el conflicto''...'.

3.-Añade la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª, de 14.4.2015 [ROJ: STS 1694/2015] que para el éxito de la acción reivindicatoria es preciso que '...el demandante demuestre que ha usado el signo anteriormente, y que resulte probado que el registro de la marca fue solicitado con fraude de los derechos del demandante o con violación de una obligación legal o contractual que el solicitante de la marca tenía respecto del demandante.

El fraude de los derechos del demandante se produce no sólo cuando quien solicita el registro como marca del signo que venía siendo usado por el demandante pretende beneficiarse de la posición obtenida por éste en el mercado, sino también cuando pretende obstaculizar, mediante el registro del signo a su nombre, la actuación del demandante que venía utilizando el signo...'. Dicha doctrina aparece reiterada en Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª, de 9.6.2016 [ROJ: STS 1903/2016].

En términos semejantes la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª, de 14.2.2018 [ROJ: STS 417/2018] afirma que '...2.- La jurisprudencia de esta sala (por ejemplo, sentencia 391/2013, de 14 de junio ) ha establecido que la acción reivindicatoria de una marca nacional o de un nombre comercial, tal y como viene regulada en el art. 2.2 LM , constituye un modo especial de adquirir la titularidad del signo, previamente registrado por otro, cuando este registro fue solicitado 'con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual'. Ordinariamente alcanza a supuestos de registro de una marca o nombre comercial por el distribuidor o agente, y, en general, a los de abuso de confianza o incumplimiento de un deber de fidelidad, que presuponen una previa relación entre las partes (tercero defraudado y solicitante de la marca). Es a lo que, a sensu contrario, se refiere la sentencia de esta sala 302/2016, de 9 de mayo , al decir que: ``Cuando no existe relación contractual o legal entre las partes ni fraude en el registro, en el sentido del art. 2.2 LM , nos encontramos fuera del supuesto de hecho objeto de la acción reivindicatoria marcaria'...'.

4.-En igual interpretación de la acción reivindicatoria y de sus presupuestos afirma la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28ª, de 22.7.2016 [ROJ: SAP M 11353/2016] que '...La acción reivindicatoria permite al usuario no registral de un signo marcario reivindicar su titularidad si comprueba que otro ha conseguido su registro en fraude de su derecho o con violación de una obligación legal o contractual. Supone una de las excepciones (junto a la de la marca notoria del artículo 6 del Convenio de la Unión de París- CUP ) al principio general que impera en nuestro ordenamiento jurídico de que el registro de la misma es el único medio para adquirir originariamente el derecho sobre la marca ( artículo 2.1 de la Ley de Marcas ). Se trata de una vía para que el usuario no registral de una marca (o de un nombre comercial, merced a la remisión que efectúa el artículo 87.3 de la Ley de Marcas ) encuentre protección legal ante el que la ha conseguido registrar defraudando un derecho ajeno (pues el tercero se ha visto privado de sus derechos por aquél que ha obtenido el registro). Para que el tercero pueda ejercitar este tipo de reivindicación (denominada impropia, pues el que reivindica no es titular registral y sí lo es el contrario) no es preciso que esgrima una marca notoria (podría hacerlo, pero lo cierto es que con ésta ya ostentaría un derecho oponible 'erga omnes' que le conferiría, además, otras posibilidades de defensa) sino que basta con que justifique su condición de anterior usuario extrarregistral de un signo con vocación marcaria que un tercero habría procedido a registrar privándole a aquél de sus derechos, siempre que el registro se hubiese hecho de mala fe o mediando una previa relación entre las partes que habría resultado vulnerada (pues sin estos últimos requisitos no operaría el artículo 2.2 de la Ley de Marcas , ya que, si no media la aludida conducta incursa en ilicitud, no bastaría la mera utilización prioritaria del signo por tercero para atacar un registro marcario que no está sujeto a la exigencia de novedad). El éxito de la acción reivindicatoria conlleva que opere un cambio en la titularidad de la marca a favor de la parte demandante, extinguiéndose automáticamente todos los derechos que hubiera podido otorgar el anterior titular registral...'.

Y añade la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28ª, de 12.3.2021 [ROJ: SAP M 6989/2021] que '...la descrita acción reivindicatoria del registro de marca tiene la finalidad de conciliar y unificar la realidad registral con el mejor derecho extra registral sobre el signo cuyo registro como marca se ha obtenido indebidamente, a fin de que el titular del derecho de marca, art. 2.1 LM , coincida efectivamente con el titular material del derecho sobre el signo. Son presupuesto de esa acción que el demandante acredite su titularidad sustantiva sobre signo en un tiempo anterior al registro y, en segundo lugar, que resulte también probado que el registro de la marca fue solicitado por el titular registral ahora demandado con fraude de los derechos del demandante o con violación de una obligación legal o contractual que el solicitante de la marca tenía respecto del demandante. Esos presupuestos están presentes en el caso de Elsa, ya que se defraudó el derecho de cotitularidad que tenía sobre el signo luego registrado por Esperanza, solo a su nombre y sin conocimiento de aquella, signo que había sido generado para el desarrollo de la actividad empresarial que en desarrollaban como proyecto en común. a doctrina jurisprudencial recaída en torno a estas dos clases de acciones (reivindicatoria y de nulidad por concurrencia mala fe) revela la concurrencia de un cierto solapamiento en relación con la clase de supuestos fácticos que pueden encontrar cobijo dentro de una y otra. Sin embargo, advertimos que sobre la base, común de ambas, de la ausencia de buena fe en la actuación del demandado, está dotada de mayor grado de especificidad la acción reivindicatoria en tanto que, cuando de la figura del fraude de los derechos de tercero se trata, resulta especialmente aplicable a los casos -como el que ahora nos ocupa- en los que concurre una cierta relación previa entre las partes, relación en cuyo seno una de ellas defrauda el grado de confianza y lealtad que, atendida la naturaleza de esa relación previa, cabía razonablemente esperar...'.

B.- Examen de la pretensión.

1.-Haciendo aplicación de tal doctrina al presente supuesto, de la prueba practicada en el acto de juicio [-atendiendo especialmente a las declaraciones testificales practicadas y documental unida a la causa-], estima este tribunal que ha resultado carente de prueba tanto el pre-uso por el demandante, a título de signo distintivo, de la denominación 'PUERTO DE INDIAS' para la comercialización y distintividad en el mercado de alguno de los productos de destilados y de licores; como igualmente estima este tribunal resulta huérfano de prueba el requisito o presupuesto del fraude en el registro.

2.-En efecto, en relación al primero de los presupuestos de la acción reivindicatoria, el demandante afirma haber ordenado el diseño, maquetación e impresión (doc. nº 26 de la demanda) de etiquetas incorporando el signo 'PUERTO DE INDIAS', y que unidas dichas etiquetas (doc. nº 25)a distintos envases y tipos de licores en fase de desarrollo, evolución y pruebas, se realizaron distintos actos de promoción y estudio de mercado entre junio a septiembre de 2013 de licores y destilados elaborados a su encargo por DESTILERÍAS PICO, S.L., en el Café Galdós de Madrid.

Y tales hechos externos, de pre-uso en el mercado con fines de identificar un producto de licor o destilado, incorpore o no maceración de frutas naturales [-pues la marca no protege la originalidad del producto o su novedad, sino la distintividad de su origen empresarial-], no han quedado acreditados, en cuanto (i) la impresión de las etiquetas está referida según el Registro sanitario a producto de 'Mojito' cuya etiqueta en otra versión aportan las demandadas, y (ii) de la declaración testifical del responsable del Café Galdós no quedó acreditado [-por lo genérico, inconcreto e inespecífico de las respuestas-] ni la intensidad de los actos de promoción, ni el producto que se testaba y promocionaba, ni -y ello es lo más relevante- si en tales actos preparatorios y de publicidad se incorporaba al producto la denominación 'PUERTO DE INDIAS'; sin perjuicio de la alegada ideación o propósito de hacer un eventual uso de dicha denominación para un determinado producto si tenía éxito el proyecto.

3.-Por otro lado, estima este tribunal que tampoco resultó acreditada el requisito del fraude de derechos del demandante que ha de sustentar dicha especifica acción de reclamación y adquisición de la propiedad inmaterial sobre signo distintivo; y ello porque del examen y valoración de las pruebas periciales informáticas unida a las actuaciones, estima este tribunal que de los mismos ha resultado acreditado que, de modo previo a la alegada utilización o pre-uso por el demandante entre mayo y septiembre de 2013, la mercantil ANTIGUAS DESTILERÍAS DEL SUR, S.L., a través de su administrador y socio mayoritario D. JOSÉ Fulgencio encargó a su hijo D. Primitivo la elaboración, diseño y maquetación de una etiqueta para la comercialización por aquella de destilados dentro de un proyecto de nueva producción y posterior comercialización de otros productos distintos al anís y licores, concretamente un 'ron' [-que, como es sabido, precisa de inicial maceración y posterior destilación-].

4.-Como doc. nº 8 de la contestación a la demanda de DESTILERÍAS DEL SUR se acompaña informe pericial informático en examen del ordenador personal de D. Primitivo, de cuyo examen se concluye que, pese al deficiente estado del aparato y su posterior total deterioro del disco duro, se pudo extraer la información de la existencia de cuatro archivos (pags.15 y 16 del informe) en formato `'pdf' donde aparece el diseño y maquetación de un documento gráfico destinado a su incorporación a bebida de maceración/destilación, que incorpora como elemento principal denominativo distintivo 'PUERTO DE INDIAS', haciendo incorporación de una representación de la 'Torre del Oro' de Sevilla con igual sentido distintivo y preeminente; documentos datados (por razón de los metadatos del archivo pdf) en febrero de 2010, sin que consten elementos de prueba para poder tener por alterada dicha fecha.

Cierto es que, tal como reconocen las demandadas, dicho producto y dicho diseño, no llegó a acceder al mercado ni a fabricarse ni a comercializarse, por lo que la eventual utilización en el mercado de dicha denominación entre abril y septiembre de 2013 por el demandante para la promoción, testeo y publicidad de licores, resultaba lícita pues el registro de la demandada se concedió el 30.9.2013.

Pero siendo ello cierto también lo es que los dos elementos esenciales con singularidad propia, que dotan de distintividad al signo [-la denominativa 'PUERTO DE INDIAS' y la gráfica 'Torre del Oro'], fueron incorporados al registro realizado por la codemandada en dicha fecha; sin que la invocada y pretendida originalidad y creatividad que incorpora tal denominación resulte un elemento determinante de fraude.

5.- Junto a dicha pericial informática de DESTILERÍAS DEL SUR, por escrito de 13.9.2019 del codemandado D. Fulgencio se aportó nueva pericia, que partiendo de la copia 'hash' del disco duro del ordenador de D. Primitivo [-obtenida de modo previo, tras su depósito y custodia en dependencias judiciales, y antes de resultar dicho disco completamente deteriorado para su acceso-], llevó a iguales conclusiones en cuanto a los indicados archivos, su contenido y fecha de elaboración, sosteniendo la ausencia de manipulación en el fechado de los mismos.

6.-No impide tal conclusión la valoración del informe pericial informático aportado por la demandante mediante escrito de 19.9.2019; y ello porque el mismo se centra en identificar las dudas y dificultades técnicas que conlleva la datación de un archivo 'pdf' por la sencilla posibilidad de alteración y modificación de los metadatos asociados a ese tipo de archivos; mezclando en su informe -de modo incorrecto- los metadatos del sistema operativo [-que se dicen eliminados por el formateo del disco en un intento de hacerlo funcionar correctamente-] y de las aplicaciones que se activan y cierran, con los metadatos de un concreto archivo 'pdf' en cuanto se integran en el mismo como parte de él; sin que afirme la existencia de manipulación en los mismos, sino la mera ausencia del dato de la hora de creación, pero no afirmando la manipulación del día de la creación en dicho ordenador de tales ficheros.

7.-Tampoco puede tenerse por acreditada la presencia en la conducta del demandado D. Fulgencio de una '... violación de una obligación contractual...' [art. 2.2 L.Ma.] nacida de los pactos o contratos, preparatorios o finales, que en los años en que se prolongó la colaboración mercantil entre las partes, se celebraron entre D. Federico y el demandado.

Y ello porque de la lectura de los correos de 24.1.2011, de 14.2.2011 y de 10.3.2011 (docs. nº 8 a 10 de la demanda) resulta que el proyecto de fabricar la demandada y comercializar el demandante productos destilados bajo la denominación 'PUERTO DE INDIAS' [-fuera ginebra con maceración de fruta natural, u otra bebida destilada, pues el signo -se reitera- no protege la originalidad del producto-] quedó condicionada a nuevos acuerdos y al éxito comercial de la primera fase del proyecto, lo que no ocurrió.

Incluso la primera de las citadas fases se encontraba a marzo de 2011 en estado precontractual, que se materializó posteriormente y se ejecutó en el mercado en la segunda mitad de dicho año; no dando los frutos deseados.

CUARTO.- Nulidad absoluta del registro por mala fe.

A.- Régimen jurídico.

1.-Dispone el art. 51 L.Ma. que '... 1. El registro de la marca podrá declararse nulo mediante sentencia firme y ser objeto de cancelación: a)...; b) Cuando al presentar la solicitud de marca el solicitante hubiera actuado de mala fe...'.

En interpretación de dicho precepto señala la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª, de 23.11.2020 [ROJ: STS 3963/2020] que '...Como hemos recordado en otras ocasiones ( sentencia 70/2017, 8 de febrero), la nulidad de la marca porque se haya registrado de mala fe, prevista en el art. 51.1.b) LM , en relación con el art. 2.2 LM , constituye una trasposición de la previsión contenida en el art. 3.2.d) de la Directiva 104/89/CEE, que pasó más tarde al precepto equivalente de la Directiva 2008/59/CE ( art. 4.4. g]), y luego al art. 4.2 de la Directiva 2015/2436 . Esta previsión es equivalente también en el ámbito de la regulación de la marca comunitaria, al art. 51.1.b) del Reglamento CE 40/94 (RMC) (que más tarde pasó, primero, al art. 51.1.b] del Reglamento CE 207/2009 [RMC ], y también al art. 59.1.b] del posterior Reglamento UE 2017/2001, de 14 de junio , sobre marca de la Unión Europea).

El art. 51.1.b) RMC, fue interpretado por la STJUE de 11 de junio de 2009, asunto Lindt (C-529/07 ), en el siguiente sentido: 'para apreciar la existencia de la mala fe del solicitante en el sentido del artículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 , el órgano jurisdiccional nacional debe tener en cuenta todos los factores pertinentes propios del caso de autos y que existían en el momento de presentar la solicitud de registro de un signo como marca comunitaria, y, en particular:

- el hecho de que el solicitante sabe, o debe saber, que un tercero utiliza, en al menos un Estado miembro, un signo idéntico o similar para un producto idéntico o similar que puede dar lugar a confusión con el signo cuyo registro se solicita;

- la intención del solicitante de impedir que dicho tercero continúe utilizando tan signo, así como;

- el grado de protección jurídica del que gozan el signo del tercero y el signo cuyo registro se solicita'...'.

2.-En relación al concepto de ' mala fe' determinante de la nulidad del registro, concepto autónomo marcario del Derecho de la Unión [ STJUE de 27.6.2013, caso Malaysia Diary Industries (C-320/12) afirma la transcrita sentencia del Tribunal Supremo, que '... Recientemente, el TJUE ha concretado más el contenido de este concepto de la mala fe en el registro de la marca, en concreto en la STJUE 12 de septiembre de 2019, Koton Maðazacilik (C-104/18 P), citada en los apartados 74 y 75 de la STJUE de 29 de enero de 2020, Sky (C-371/18 ):

'El Tribunal de Justicia ha tenido ocasión de declarar que, mientras que, conforme a su sentido habitual en el lenguaje corriente, el concepto de ' mala fe' presupone una actitud o una intención fraudulenta, a efectos de su interpretación debe tenerse en cuenta el contexto particular del Derecho de marcas, que es el del tráfico económico. En este sentido, las normas de la Unión en materia de marcas tienen por objeto, en particular, contribuir a un sistema de competencia no falseada en la Unión en el que cada empresa, a fin de captar la clientela por la calidad de sus productos o de sus servicios, debe tener la posibilidad de hacer que se registren como marca los signos que permiten al consumidor distinguir sin confusión posible tales productos o servicios de los que tienen otra procedencia ( sentencia de 12 de septiembre de 2019, Koton Maðazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P)'.

'Por consiguiente, la causa de nulidad absoluta recogida en el artículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 40/94 y en el artículo 3, apartado 2, letra d), de la Directiva 89/104 se aplica cuando de indicios pertinentes y concordantes resulta que el titular de una marca no ha presentado la solicitud de registro de dicha marca con el objetivo de participar de forma leal en el proceso competitivo, sino con la intención de menoscabar, de un modo no conforme con las prácticas leales, los intereses de terceros o con la intención de obtener, sin tener siquiera la mira puesta en un tercero en particular, un derecho exclusivo con fines diferentes a los correspondientes a las funciones de la marca, sobre todo a la función esencial de indicar el origen de los productos o servicios mencionada en el apartado 45 de la presente sentencia (sentencia de 12 de septiembre de 2019, Koton Maðazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P)'..'.

Finalmente, si bien en interpretación del concepto de ' mala fe' incorporado a la Ley de Marcas de 1988, pero cuyos razonamientos son aplicables a tal concepto recogido en el ordinal b) del art. 51.1 de la vigente Ley de Marcas de 2011 [- aplicable al caso presente-], se afirma en Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª, de 15.12.2017 [ROJ: STS 4675/2017] que '...La jurisprudencia sobre la mala fe a la que se refiere el art. 48.2 LM, se contiene en la sentencia 82/2011, de 28 de febrero, que se refiere, a su vez, a la anterior sentencia 29/2007, de 25 de enero: 'La mala fe, causa de imprescriptibilidad de la acción de nulidad del registro infractor de una prohibición relativa -elevada a causa autónoma de nulidad absoluta por el artículo 51, apartado 1, letra b), de la Ley 17/2001- consiste en el conocimiento por el solicitante del hecho que el legislador ha tomado en consideración para tipificar el impedimento registral de que se trate -como precisa la citada sentencia de 25 de enero de 2007, la mala fe viene a ser el conocimiento de un determinado estado de cosas incompatible, que vicia por ello un concreto comportamiento'....'.

B.- Examen de la pretensión.

1.-Pues bien, haciendo aplicación de tal doctrina resulta que no acreditada ni probada por el demandante la existencia de una utilización y explotación anterior al registro [-sea por sí o por terceros-], para identificar con la misma productos destilados o de maceración alcohólica comercializados y distribuidos por el demandante en el mercado, concretamente 'ginebra' elaborada por la destilería demandada.

Como se razonó anteriormente, de la prueba unida y practicada en el acto del plenario, no ha resultado acreditado que el demandante realizara el encargo de etiquetas y contraetiquetas donde se realizara la impresión de la denominación 'PUERTO DE INDIAS', como tampoco resultó probado que la demandante realizara actos de promoción, de publicidad, de testeo y pruebas de mezclas de 'ginebra' y otros licores en el Café Galdós de Madrid incorporando a los envases la denominación 'PUERTO DE INDIAS'.

Era, tal como declaró el testigo responsable del local, un simple proyecto o ideación futura; lo que aparece corroborado por el correo de 10.3.2011 aportado por la demandante (doc. nº 10).

2.-Tampoco puede tenerse por acreditada, dada la cualidad de competidores de las partes en la comercialización de licores, destilados y cócteles, que el registro tuviera la intención de expulsar del mercado, o dificultar su actividad, a la demandante; pues como resultó probado no consta que más allá de la mera ideación y proyecto secundario [-de resultar exitoso el primero relativo a la naranja y al limón-] para la comercialización de cócteles bajo el posible nombre de 'PUERTO DE INDIAS', el demandante solo realizó una preparatoria actividad de testeo de mezclas y recetas de los dos primeros productos, sin que conste incorporase a dichos actos la marca controvertida.

Procede, por todo ello, desestimar íntegramente la demanda.

QUINTO.- Costas.

Dada la desestimación de la demanda, de conformidad con el criterio del vencimiento dispuesto en el art. 394 L.E.Civil, procede hacer imposición de las costas a la parte demandante.

Vistos los preceptos citados, sus concordantes y demás de general y pertinente aplicación,

Fallo

Que estimando parcialmente la demanda formulada a instancia de D. Federico, representado por el Procurador Sr. Deleito Sánchez y asistido del Letrado D. Vicente Moreno Carrasco; contra el demandado D. Fulgencio, representado por el Procurador Sr. Blanco Rodríguez y asistido del Letrado D. Manuel Borrego García; y contra la mercantil ANTIGUAS DESTILERÍAS DEL SUR, S.L., representada por el Procurador Sr. Blanco Sánchez de Cueto y asistida del Letrado D. Jorge Llevat Vallespinosa; debo absolver y absuelvo a las demandadas de las pretensiones formuladas; con imposición de las costas a la parte actora.

Así por esta Mi sentencia, que se notificará a las partes en legal forma, y contra la que cabe interponer [ Art. 457 L.E.C.]RECURSO DE APELACIÓNen el plazo de VEINTE DÍASa contar de su notificación, ante este Juzgado, a resolver por la Ilma. Audiencia Provincial de Madrid.

De conformidad con la D.Adicional 15ª de la LOPJ, introducida por la LO 1/09 (BOE 4.11.2009), para el anuncio o la preparación o la interposición del recurso de apelación, será precisa la consignación como depósito de 50 euros en la 'Cuenta de Depósitos y Consignaciones' abierta a nombre del Juzgado [para este procedimiento: 2762-0000-00-1320_18] en la entidad Banco Santander, S.A. y acreditarlo documentalmente ante este tribunal, aportando copia del resguardo de ingreso; el depósito no deberá consignarse cuando el recurrente sea beneficiario de justicia gratuita, Ministerio Fiscal, Estado, Comunidad Autónoma, Entidad Local u organismo autónomo dependiente.

No se admitirá a trámite ningún recurso cuyo depósito no esté constituido. Cuando puedan realizarse ingresos simultáneos por la misma parte procesal, deberá realizar dos operaciones distintas de imposición, indicando en el concepto el tipo de recurso de que se trate en cada caso.

Si por una misma parte se recurriera simultáneamente más de una resolución que pueda afectar a una misma cuenta expediente, deberá realizar tantos ingresos diferenciados como resoluciones a recurrir, indicando el tipo de recurso de que se trate y la fecha de la resolución objeto de recurso en formato dd/mm/aaaa en el campo de observaciones.

Y definitivamente juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

E

PUBLICACIÓN

Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Sr. Juez que la suscribe, estando celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha, con mi asistencia y en el local del Juzgado, de lo que doy fe.