Encabezamiento
JUZGADO DE LO MERCANTIL
NÚMERO SEIS
MADRID
PROCESO:Ordinario nº 201/15
ASUNTO: Sentencia definitiva
SENTENCIA Nº .
En la Villa de Madrid, a DIECINUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE.
Vistos porD. FRANCISCO JAVIER VAQUER MARTÍN, Magistrado-Juez Titular del Juzgado de lo Mercantil Nº 6 de esta ciudad y su partido judicial, los presentes autos dePROCESO ORDINARIO, seguidos en este Juzgado con elNº 201/15, seguido a instancia deASOCIACIÓN DE JOYEROS, PLATEROS Y RELOJEROS (AEJPR), representada por el Procurador Sr. Gómez Molero y asistida del Letrado D. Rafael San Bruno Casuso; contra la demandadaINSTITUTO FERIAL DE MADRID (IFEMA), representada por la Procuradora Sra. Rodríguez Chacón y asistida del Letrado D. Jean B. Dev Aureix; sobreacción de infracción de marcaynulidad de la marca; y,
Antecedentes
PRIMERO.-Por escrito de 3.3.2015 del Procurador Sr. Gómez Molero en representación de la asociación demandante se formuló demanda de proceso ordinario contra la citada demandada, solicitando en el suplico se declare:
a) La nulidad de la marca nacional MADRID JOYA IFEMA nº 3053731, denominativa con gráfico, solicitada el 23.11.2012 y concedida el 16.5.2013, cuyo registro procederá a ser cancelado en la Oficina Española de Patentes y Marcas y publicado en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial.
b) Que la utilización en el tráfico por la demandada de la marca nacional MADRID JOYA IFEMA nº 3053732, denominativa con gráfico, solicitada el 23.11.2012 y concedida el 16.5.2013, constituye un acto de infracción de la marca nacional IBERJOYA, titularidad de la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE JOYEROS, PLATEROS Y RELOJEROS, identificada en el hecho segundo del presente escrito con los nº 0.953.556, nº 1.621.559, nº 1.621.558, nº 1.621.539, nº 2.295.381, nº 2.906.146 y de la marca internacional nº 1271997.
c) Que la conducta de la demandada ha incurrido en competencia desleal por las causas señaladas en los artículos 12 , 15 , 18, 4 y 6 de la Ley 3/1991, de Competencia Desleal , y ha supuesto un enriquecimiento injusto para la entidad demandada.
Y se condene a la demandada a:
a) Cesar en la utilización en el tráfico de la marca nacional MADRID JOYA IFEMA nº 3.053.732 y de cualquier uso de la expresión MADRIDJOYA.
b) Cesar en cualquier uso de la expresión IBERJOYA, o de cualquier otro signo que resulte confundible con la citada marca IBERJOYA.
c) Indemnizar a la demandante por los daños y perjuicios causados, en la cantidad de 652.205,10.-€, junto con los intereses legales desde la fecha de la presentación de la demanda, más la cantidad de 84.140,61.-€ por cada año que, a partir de 2016, IFEMA continúe utilizando los nombres de MADRID JOYA IFEMA, MADRIDJOY, IBERJOYA, o cualquier otro signo que resulte confundible con la marca IBERJOYA.
d) Indemnizar de manera coercitiva a la demandante en el importe y con el día de devengo, que se fije en ejecución de sentencia, no inferior a seiscientos euros diarios por día transcurrido, y a partir del día del cual surge la obligación.
e) Publicar, a su costa, la sentencia que se dicte en un periódico nacional y en los periódicos especializados CONTRASTE y GOLDTIME.
f) Pagar las costas procesales causadas a la demandante.
Alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó oportunos, acompañando los documentos unidos.
SEGUNDO.-Previa subsanación de defectos procesales, por Decreto de fecha 18.3.2015 se acordó de conformidad con el Art. 404 de la L.E.Civil , previo examen de oficio de la jurisdicción y competencia de este Juzgado, la admisión de la demanda y el traslado de la misma a los demandados para su contestación.
TERCERO.-Por escrito de 28.4.2015 de la Procuradora Sra. Rodríguez Chacón (Tomo III) en representación de la demandada se contestó a la demanda en el sentido de oponerse a la misma e interesar su íntegra desestimación en base a los hechos y alegaciones que constan en autos, acompañando la documental unida.
CUARTO.-Admitida a trámite dicha contestación, por Diligencia de 30.4.2015 (Tomo VI, in fine) se procedió a señalar día y hora para la práctica de la audiencia previa.
QUINTO.-En el día y hora señalado para la celebración de la audiencia previa, comparecieron las partes.
Por la parte actora se ratificó la demanda, hechos, fundamentos de derecho y suplico, interesando los medios de prueba que estimó oportunos, admitiendo la autenticidad de los documentales acompañados de adverso, sin perjuicio de discutir su valor probatorio.
Por la parte demandada se ratificaron las cuestiones afectantes a los presupuestos del proceso, interesando los medios que prueba que estimó oportunos, admitiendo la autenticidad de los documentos acompañados de adverso, discutiendo su valor probatorio.
SEXTO.-Señalado día y hora para la práctica de la prueba admitida, se realizó la misma en el modo y la forma señalada en la Ley, con el resultado que obra en autos.
SÉPTIMO.-Finalizada la práctica de la prueba, las partes, por su orden, realizaron las alegaciones finales que estimaron oportunas, quedando los autos conclusos para sentencia.
Fundamentos
PRIMERO.- Jurisdicción, competencia y procedimiento.
La competencia objetiva y territorial para conocer de la presente causa corresponde a este Juzgado, según lo dispuesto en el Art. 45 y ss de la L.E.Civil ; habiéndose tramitado por los cauces del proceso ordinario, de conformidad con los Art. 249 y 399 de la Ley Rituaria.
SEGUNDO.- Posición de las partes.
A.-Viene a sostener la demandante -en esencia y a los efectos que nos ocupan, haciendo aplicación un relevante esfuerzo de síntesis fáctica en cuanto se invocan hechos desarrollados desde 1981 hasta la actualidad-:
(i)Que la asociación demandante es una organización empresarial y profesional dedicada desde 1977 a la representación y defensa de los intereses generales del sector de los fabricantes, talleres, artesanos, diseñadores, mayoristas, importadores, exportadores de joyería, platería, gemas, relojes, fornituras y piedras preciosas, entre otros; pudiendo adherirse los profesionales y empresas de modo individual o a través de las asociaciones regionales; aglutinando al 68% de los profesionales y el 79% del volumen de negocio.
(ii)Que en el desempeño de dichas funciones la asociación es titular del signo IBERJOYA, objeto de los siguientes registros marcarios:
- Marca nacional nº 0.953.556, denominativa con gráfico, concedida el 20.11.1981, de la clase 16ª (revistas, papelería, impresos y catálogos, entre otros).
- Marca nacional nº 1.621.559, denominativa con gráfico, concedida el 5.3.1991, de la clase 35ª (servicios de publicidad y de estudio y análisis económico, organización de ferias y exposiciones, entre otros).
- Marca nacional nº 1.621.558, denominativa con gráfico, concedida el 5.3.1991, de la clase 14ª (metales preciosos y sus aleaciones, joyería, bisutería y piedras preciosas, entre otros).
- Marca nacional nº 1.621.539, denominativa con gráfico, concedida el 3.6.1993, de la clase 42º (servicios de hoteles, bares, restaurantes, diseño industrial y gestión de lugares de exposiciones).
- Marc nacional nº 2.295.381, denominativa con gráfico, concedida el 20.12.2000, de la clase 38ª (servicios de comunicación y telecomunicaciones, redes de comunicación, transacciones comerciales electrónicas, entre otras).
- Marca nacional nº 2.906.146, denominativa con gráfico, concedida el 8.4.2010, de la clase 35ª (servicios de publicidad y de estudio y análisis económico, entre otros).
- Marca internacional, con efectos en Alemania, Austria, Francia, Italia, Portugal y Suiza, registrada en la OMPI con nº 1.271.997.
(iii)Que la asociación demandante es titular de los dominios 'iberjoya.es', 'iberjoya.eu', 'iberjoya.org', 'iberjoya.info'.
(iv)que desde 1981 hasta el 30.3.2014 en virtud de distintos acuerdos contractuales entre la AEJPR e IFEMA, la asociación demandante cedió la marca controvertida de su titularidad 'IBERJOYA' para que la demandada organizara, diseñara, ejecutara y explotara distintas ferias anuales [-una o dos al año-] en el sector de la joyería con proyección nacional e internacional; y ello a cambio de un precio anual abonado por la demandada.
(v)Que por su duración, intensidad, alcance geográfico de uso, valoración y prestigio y grado de representación en el sector joyero, platero y relojero, la marca IBERJOYA es notoria en cuanto simboliza la cohesión sectorial y la imagen del indicado sector.
(vi)Que el 23.11.2012 la entidad demandada IFEMA solicitó el registro del signo MADRID JOYA IFEMA con nº 3.053.732, para la clase 35ª (organización de ferias y exposiciones) y que le fue concedida el 16.5.2013; de tal modo que creada y registrada dicha marca la demandada ha iniciado una conducta desleal dirigida a generar confusión entre IBERJOYA y MADRID JOYA ante el público del citado sector, aprovechando el prestigio y la reputación de la primera, difundiendo publicidad, notas de prensa y folletos confundiendo e identificando ambos signos, con un notorio perjuicio para la primera; confusión que se ha extendido a periódicos especializados (CONTRASTE y GOLDTIME), a expositores, visitantes y medios de comunicación.
B.-Frente a ello viene a sostener la demandada -en esencia y con igual esfuerzo recensor de los hechos invocados que abarcan más de cuatro décadas-:
(i)Que es cierto que desde el año 1982 la demandante AEJPR e IFEMA han mantenido relaciones contractuales por los cuales la segunda organizaba en Madrid una feria anual en el sector de la joyería, con vocación nacional e internacional, siendo la demandada IFEMA quien asumía todos los gastos [-cuantiosos, constantes en el tiempo y en distintos cauces de comunicación-] de la organización, de labor promocional y de publicidad del signo denominativo FERIA IBERJOYA bajo el cual se convocaba la feria; que pasaron a ser dos al año desde 1995 en adelante.
(ii)Que en virtud de los distintos contratos formalizados entre las partes [-verbal desde 1982 a 1995, y luego por escrito, el último de 1.12.2008-] la demandante se limitaba a ejercer la función de representación del sector que exigían las normas administrativas de ferias profesionales o empresariales de la Comunidad de Madrid, y a ceder a cambio de precio el uso de la marca IBERJOYA, siendo la demandada IFEMA quien desde 1982 en adelante organizaba, diseñaba, promocionaba, explotaba y publicitaba las distintas ferias, por lo que ningún 'know-how' o conocimiento especializado le fue transferido por la demandante.
(iii)Que en dicho contrato de 1.12.2008 de cesión de marca y pactos adicionales sobre la organización de las ferias IBERJOYA las partes estipularon expresamente (cláusula 5ª) una duración de 5 años, recogiendo las ferias de 2009 a 2013 -inclusive-, fijando que llegado dicho plazo cualquiera de las partes podría manifestar su voluntad de no renovación; facultad que utilizó IFEMA previa comunicación a la demandante a la que abonó la compensación pactada en la cláusula 6ª; lo que excluye la mala fe en la resolución contractual.
(iv)Que consecuencia de la pérdida de ingresos y beneficios en la organización de las dos ferias anuales IBERJOYA y lo abultado de la regalía pagada por el uso de la marca (70.902,78.-€ anuales), la demandada IFEMA decidió en 2013 registrar la marca MADRIDJOYA, de tal modo que, reordenando el diseño de las dos ferias anuales y sus contenidos, informó a la demandante que la feria de enero se realizaría bajo el signo MADRIDJOYA y que la del mes de septiembre lo sería bajo el signo IBERJOYA; lo que fue comunicado a la demandante y que aceptó.
(v)Que el número de expositores, metros cuadrados contratados e ingresos en las ferias de 2013, en cuanto muy inferiores a otros años anteriores, determinó a IFEMA a resolver en fecha 11.2.2014 el contrato de 1.12.2008 y organizar ferias sobre dicho sector bajo la marca inscrita a su favor MADRIDJOYA IFEMA, si bien la feria de enero de 2014 se celebró bajo la marca IBERJOYA, tal como exigía el contrato aún vigente.
(vi)Que la demandada IFEMA, tras la resolución del contrato, realizó un importante esfuerzo de publicidad en el mercado, dirigido a profesionales, visitantes y medios de comunicación, poniendo en conocimiento de ellos el cambio de denominación y marca; negando haya realizado actos dirigidos a confundir a los intervinientes en el sector y al público en general, ni aprovecharse de la reputación de la demandante.
(vii)Que no existe riesgo de confusión entre los signos y que no existen actos o comportamientos de competencia desleal.
TERCERO.- Acción declarativa de nulidad absoluta por mala fe [ art. 51.1.b) L.M .).
A.-En base a tal posicionamiento fáctico y analizando ordenadamente las distintas acciones y pretensiones formuladas por la asociación demandante, cual se la pretensión mero-declarativa de nulidad por el registro de mala fe de la demandada de la marca española MADRID JOYA IFEMA nº 3.053.732, denominativa y con gráfico, sosteniendo -en esencia- que a través del registro de dicho signo distintivo la demandada ha pretendido establecer una conexión inexistente entre los productos que la misma identifica o va a identificar y los de un tercero que están distinguidos con marca notoria o renombrada.
Añade la demandante que dicha mala fe concurre en la demandada, en cuanto que conociendo y utilizando la marca IBERJOYA como licenciatario para la organización de eventos de joyería, relojería y bisutería, ha procedido a registrar una marca con evidente riesgo de confusión y la obtención de un aprovechamiento de la reputación ajena.
B.-Dispone el art. 51.1.b L,M . que '...1. El registro de la marca podrá declararse nulo mediante sentencia firme y ser objeto de cancelación: a)...; b) Cuando al presentar la solicitud de marca el solicitante hubiera actuado de mala fe...'.
En interpretación de dicho precepto señala la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28ª, de 23.10.2017 [ROJ: SAP M 14048/2017 ], reiterando la doctrina fijada en la Sentencia de igual Sala y Sección, de 23.5.2016 [ROJ: SAP M 7489/2016], que '... La mala fe no precisa que se invoquen derechos anteriores a la solicitud, sino que va ligada a la situación y circunstancias apreciables en ese momento y requiere la apreciación de todos los factores pertinentes ( STJUE de 11 de junio de 2009, C-529/07 , 'Lindt', apartado 37).
Recuérdese que en ese caso la Comisión entendía que la mala fe debía circunscribirse a la protección de los derechos a los que se refería el artículo 8 RMC (Reglamento CE núm. 40/1994 ), lo que ya se rechazó en las conclusiones de la Abogado General Sra. Sharpstron, añadiendo que se trata de una causa de nulidad absoluta que puede ser invocada por cualquiera, lo que incluye al titular de un derecho anterior, pero no se limita a él.
Se debe tomar en consideración igualmente la intención del solicitante en el momento de presentar la solicitud de registro. Es por ello que la apreciación de mala fe puede provenir de que la solicitud tenga por objeto impedir la entrada de un tercero en el mercado o impedir su afirmación o bien obstaculizar de cualquier modo su actividad.
Añade la Sentencia de igual Audiencia y Sección, de 21.7.2017 [ROJ: SAP M 11497/2017], analizando un supuesto semejante al actual en el que se imputaba a la demandada el registro de una marca con la intención de generar confusión en el público, que '...la 'manifiesta intención' de generar confusión en el público, constituye una de las manifestaciones típicas de registro de mala fe ( sentencias de 22 de junio de 2011 , 13 de enero y 7 de febrero de 2012 y 10 de abril de 2015 , ya citadas)...', añadiendo que '...5.1.- La doctrina considera que el artículo 51.1.b) LM abarca tanto la mala fe subjetiva como la objetiva, que se contrapone a la buena fe. Por buena fe subjetiva se entiende el desconocimiento no negligente de la existencia de vicios o irregularidades en la solicitud de registro por parte del solicitante. La buena fe objetiva consistiría en la observancia por el solicitante de una conducta formal y materialmente exigible conforme a Derecho, esto es, leal, honesta, correcta y esencialmente diligente.
5.2.- También se ha descrito la mala fe como la conducta deshonesta del solicitante que despliega un comportamiento contrario a las prácticas comerciales observadas en el sector de que se trate.
5.3.- Por su parte, refiriéndose específicamente al artículo 51.1.b) LM , la sentencia del Ato Tribunal de 23 de noviembre de 2010 parece inclinarse por la mala fe objetiva, al señalar que 'La mala fe a que se refiere la norma española se entiende no en sentido psicológico, como mero conocimiento de una determinada situación jurídica, sino en el sentido ético u objetivo de modelo o estándar de comportamiento admisible socialmente en las circunstancias concurrentes'.
5.4.- No obstante, tal postura aparece matizada en la ulterior sentencia de 22 de junio de 2011 , que se expresa en los siguientes términos: 'Esa sanción por violación de la buena fe, que opera a modo de válvula del sistema, permite valorar el comportamiento de quien solicita el registro, no a la luz del resto del ordenamiento marcario, sino comparándolo, en un plano objetivo, con el modelo de conducta que, en la situación concreta a considerar, fuera socialmente exigible -en ese plano la buena fe está referida a un estándar o arquetipo, como señalaron las sentencias 760/2010, de 23 de noviembre y 462/2009, de 30 de junio , ésta en relación con el artículo 3, apartado 2 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre -, aunque sin prescindir del plano subjetivo -en el que la buena fe se identifica con un estado psicológico de desconocimiento o creencia errónea, que como toda equivocación, ha de ser disculpable para poder tomarse en consideración-'. Encontramos la misma formulación en las ulteriores sentencias de 13 de enero y 7 de febrero de 2012 , 2 de septiembre de 2013 y 10 de abril de 2015 ...'.
C.-Pues bien, haciendo aplicación de tal doctrina al presente supuesto resulta de lo actuado que desde 1982 a marzo de 2014 la demandante cedió a la demandada, cambio de un precio anual, la utilización del signo IBERJOYA para la organización de eventos feriales en la Comunidad de Madrid, participando asimismo en el Comité Organizador de los eventos cuando ello se presentaba como reglamentariamente necesario.
Igualmente ha resultado de lo actuado que dedicándose la demandada de un modo empresarial a la organización, diseño, dirección y ejecución de ferias y congresos en la Comunidad de Madrid [-en cuanto tal es el objeto de su actividad al promocionar la imagen de Madrid y de los más variados sectores empresariales regionales y nacionales-], en el año 2013 decidió prescindir del modelo ferial [-hasta entonces desarrollado en el mercado de la joyería, relojería y metales preciosos, con dos certámenes anuales desde 1995 a 2013-] en el sector de la joyería bajo el signo IBERJOYA, en cuanto poco rentable para la demandada [-de alquilar más de 15.000 m2 de expositores en 2006 se pasó a poco más de 4.000 m2 en 2013-], quien asumía con sus instalaciones, personal, infraestructura y dotaciones la integridad de los costes de la organización, diseño, ejecución y publicitación, haciendo suyos igualmente todos los ingresos; abonando a la demandante unos royalties anuales por el uso de la marca indicada.
De tales antecedentes puede concluirse que tanto la resolución del precedente contrato de cesión de la marca, vigente en una u otra redacción y prorrogado tácitamente desde 1995 hasta 2013, aparece como lícita y justificada en las condiciones del mercado de la organización de certámenes comerciales relacionados con distintos sectores económicos nacionales y regionales; lo que exige reconducir el examen de la alegada mala fe al propio signo y a la buscada identificación entre los mismos como cauce generador de confusión y aprovechamiento reputacional ajeno; lo que aleja las alegaciones de la demandante del exclusivo ámbito residual de la mala fe para incorporar elementos normativos del resto de la legislación marcaria, lo que excluye y proscribe la citada Resolución del Tribunal Supremo de 22.6.2011 , ya citada.
D.-Resulta de ello que siendo exigible que la intención de generar confusión en el mercado o un aprovechamiento comercial, en ambos casos por actos posteriores imputables a la demandada, ha de estar presente en el momento del registro del signo controvertido [-en nuestro caso MADRID JOYA IFEMA se solicitó el 23.11.2012 y se concedió el 16.5.2013-].
Siendo ello así, sin perjuicio de un posterior examen más extenso al analizar la segunda causa de nulidad invocada por la demandante, resulta que la presencia de dicho ánimo al tiempo del registro de la marca controvertida no aparece acreditado por hechos objetivos posteriores, en cuanto las diferencias entre ambos signos son numerosas y esenciales, al tiempo que el posterior uso conjunto de ambos signos al publicitar los nuevos certámenes comerciales de joyería desde 2014 en adelante [-con referencias constantes de uno al otro-] tampoco acreditan dicho ánimo generador de confusión al tiempo del registro a finales de 2012; señalando en tal sentido la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28ª, de 14.3.2016 [ROJ: SAP M 3450/2016 ] que '...la Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 11 de junio de 2009 (Chocoladefabriken Lindt Sprüngli AG contra Franz Hauswirth GMBH), seguida por otras posteriores como la sentencia de 14 de febrero de 2012 (Peeters Landbouwmachines BV/OAMI) o la muy reciente de 28 de enero de 2016 ( marcas DOGGIS) procedió, en sede de cuestión prejudicial, a establecer, bien que sin descartar otros posibles, ciertos factores relativos a las circunstancias que de una manera clara y frecuente permiten apreciar la concurrencia del factor 'mala fe' como causa de nulidad marcaria. El primero de los criterios o 'factores pertinentes' que el Tribunal de Justicia enuncia es el que consiste en determinar si 'el solicitante sabe o debe saber que un tercero utiliza un signo idéntico o similar para un producto idéntico o similar que puede dar lugar a confusión con el signo cuyo registro se solicita' y el segundo es el referente a la necesidad de ponderar la posible 'intención del solicitante de impedir que dicho tercero continúe utilizando tan signo'', en particular -dice el Tribunal- 'cuando, posteriormente, resulta que el solicitante registró como marca comunitaria un signo sin la intención de utilizarlo, únicamente con el objeto de impedir la entrada de un tercero en el mercado'...'.
Resulta de ello que incorporando el nuevo signo una clara referencia regional (signo denominativo MADRID) frente al nacional IBER utilizado por la demandante, a lo que se añade un nuevo signo identificativo de su titularidad y uso al adicionar el acrónimo IFEMA (Instituto Ferial de Madrid), de la comparación de ambos signos no puede deducirse la necesaria presencia de un ánimo de confusión al tiempo del registro; como tampoco se deduce el mismo del uso de ambos signos de modo conjunto al tiempo de la emisión de mensajes publicitarios y promocionales en el sector comercial afectado.
Procede, por ello, desestimar dicha pretensión.
CUARTO.- Acción declarativa de nulidad relativa de la marca [ art. 52.1 L.M .] en relación con el art. 6.1.b) L.M .- Riesgo de confusión.
A.-Sostiene la asociación demandante, con invocación de la causa de nulidad relativa del art. 52.1 L.M . que el registro de la marca MADRID JOYA IFEMA vulnera la prohibición del art. 6.1.b) L.M . en cuanto presentando identidad y semejanza con el signo IBERJOYA, ya registrado, existe un riesgo de confusión en el público, que incluye el riesgo de asociación con la marca anterior; centrando tales riesgos en las similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales de las marcas en conflicto en cuanto dirigidas a los mismos bienes y servicios.
A ello añade la demandante la infracción del art. 8 L.M . en cuanto invoca a su favor la existencia de una marca notoria en atención a la intensidad de su uso en el tiempo y en el espacio, conocimiento en el sector y actuaciones y gastos en su promoción y difusión.
B.-En cuanto a la primera de las infracciones invocadas, cuales la infracción de la prohibición relativa del art. 6.1.b) L.M . [riesgo de confusión en el público, que incluye el de asociación], es doctrina recogida en Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28ª, de 15.12.2014 [ROJ: SAP M 18888/2014 ] que '... Por lo que se refiere a la existencia de riesgo de confusión entre las marcas en conflicto, es preciso recordar que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre la interpretación de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, y del Tribunal de Primera Instancia relativa al Reglamento núm. 40/94, el riesgo de confusión se produce cuando el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente [sentencias del Tribunal de Justicia de 29 de septiembre de 1998, Canon, C-39/97 , apdo. 29 y de 22 de junio de 1999 , Lloyd Schuhfabrik Meyer, apdo. 17]...'
Añade dicha Resolución, a los efectos de valorar dicho riesgo, tras recordar que la similitud o identidad de signos y la similitud o identidad de los productos o servicios designados con ellos son requisitos acumulativos del riesgo de confusión ( sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de octubre de 2004, Vedial/OAMI, C- 106/03 , apdo. 51) que '...El riesgo de confusión en cuanto al origen comercial de los productos o servicios debe apreciarse globalmente según la percepción que el publico relevante tiene de los signos y de los productos o servicios de que se trata y teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes, en particular, la interdependencia entre la similitud de los signos y de los productos o servicios designados (STPI de 1 de febrero de 2005, as. T- 57/03 , Société Provençale DŽAchat et de Gestion SA, apdo. 51). Por lo que se refiere a la similitud gráfica fonética o conceptual de las marcas en conflicto ésta apreciación global debe basarse en la impresión de conjunto producida por las marcas, teniendo en cuenta en particular sus elementos distintivos y dominantes (ST Lloyd, cit., ap.18-26)...', y afirma además que '...La ausencia de similitud o identidad (de signos o productos) excluye en todo caso la existencia de riesgo de confusión (STJ 12.10.04 C-06/03 Hubert ap. 51 y 54; A TJ 24.9.07 C-405/06 Torre Muga, STPI 12.12.02 T110-01 Hubert ap. 65 y 22.10.03 T311/01 Starix ap. 61)...'
C.-Pues bien, haciendo aplicación de tal doctrina al presente supuesto resulta que de la comparación del signo registrado de modo prioritario (IBERJOYA) y el controvertido (MADRID JOYA IFEMA) aparecen esenciales diferencias visuales, fonéticas y conceptuales que impiden su identificación y la confusión entre ambas marcas.
En efecto, junto a la utilización en el ámbito de los certámenes comerciales en lo relativo a la joyería de denominaciones regionales como BARNAJOYA (feria de joyería de Barcelona) y JOYACOR (feria de joyería de Córdoba) -entre otras-, el signo registrado por la demandada IFEMA presenta una clara vocación regional [- sin perjuicio de su proyección internacional-], potenciada y remarcada con la adición al signo marcario de la denominación IFEMA, denotando tanto la identidad del organizador del evento como su alcance y fines promocionales. Ello marca una sustancial diferenciación con el signo IBERJOYA que, por su evocación de la totalidad de la península otorga al certamen un carácter nacional entre los especialistas, publicaciones y entendidos en este concreto sector.
D.-Por último debe significarse que la actividad única y esencial de la demandada es la organización, impulso, promoción, publicitación, cesión de espacios y gestión de certámenes comerciales, convenciones, congresos, dirigidos a la promoción de los productores, prestadores de servicios o de los productos y/o servicios, en el ámbito regional, nacional e internacional; y es respecto a dicha actividad y ámbito de actuación donde se invoca la existencia de un registro infractor de prohibiciones relativas.
Resulta de ello que el destinatario principal de los signos distintivos utilizados para su organización no es el adquirente de los productos o servicios de joyería, relojería y metales preciosos [-esto es, el adquirente final-], sino que el concepto de 'consumidor medio' aparece representado por los mayoristas de dicho sector económico, los joyeros y las asociaciones regionales de joyeros, en cuanto destinatarios de la oferta de espacios de exposición y de la publicidad y promoción que hace utilización de los signos controvertidos.
En atención a las expresadas diferencias fonéticas, visuales y conceptuales indicadas, puede sostenerse que un joyero, una asociación de joyeros y los mayoristas de tal sector comercial y mercantil, pueden diferenciar ambos signos y los servicios de ferias y certámenes que identifican en su contenido y ámbito territorial; lo que excluye el riesgo de confusión y de asociación entre las ofertas de certámenes, de publicidad, de ubicación y de promoción comercial que identifican.
Procede, por ello, desestimar dicha acción.
QUINTO.- Acción declarativa de nulidad relativa de la marca [ art. 52.1 L.M .] en relación con el art. 8 L.M .- Marca notoria.
A.-La segunda de las prohibiciones relativas invocadas por la demandante como determinante de la nulidad del registro controvertido supone la invocación de la presencia de una marca notoria (IBERJOYA) que se ve comprometida en su potencial diferenciador de bienes y servicios por causa de la similitud o semejanza entre dicho signo y el posteriormente registrado MADRID JOYA IFEMA.
B.-En interpretación de dicha prohibición y del concepto de marca notoria señala la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28ª, de 1.9.2015 [ROJ: SAP M 14544/12015] que '...Como señala la Sentencia del Tribunal Supremo núm. 505/2012, de 23 de julio , a pesar de que ni el Reglamento de Marca Comunitaria ni la Ley de Marcas española contienen una definición de marca notoria, ni precisan los requisitos que deben concurrir, el Tribunal de Justicia, interpretando tanto el art. 9.1.c) RMC, como el art. 5.2 de la Primera Directiva de Marcas , ha precisado el contenido del concepto 'notoriamente conocido'. La STJUE de 6 de octubre de 2009, C-301/07 (Pago), afirma que este concepto 'supone un cierto grado de conocimiento por parte del público pertinente' (ap. 20). Y, con cita de la anterior STJUE de 14 de septiembre de 1999, C-375/97 (General Motors), apostilla que este grado de conocimiento 'debe considerarse alcanzado cuando una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por la marca comunitaria conoce esta marca' (ap. 24). Para ello, 'el juez nacional debe tomar en consideración todos los elementos pertinentes de los autos, es decir, en particular, la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso, así como la importancia de las inversiones realizadas por la empresa para promocionarla' (ap. 25).
Y la Sentencia TS núm. 95/2014, de 11 marzo , reitera que el requisito determinante de la notoriedad de la marca es su difusión entre el público interesado por los productos y servicios amparados por dicha marca y por los sectores interesados...'; de tal modo que cuando la marca es conocida por el público en general, se considera que la misma es renombrada y el alcance de su protección se extiende a cualquier género de productos o servicios.
C.-A los fines de valorar dichos elementos concurrentes en su conjunto, señala la citada Resolución, haciendo invocación de la 'Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas', que la letra a) del art 2.1 de esta Recomendación de la OMPI prescribe que '...a la hora de determinar si una marca es notoriamente conocida, la autoridad competente tomará en consideración cualquier circunstancia de la que pueda inferirse que la marca es notoriamente conocida'.
La letra b) del mismo artículo 2.1 pormenoriza los criterios que pueden ser tomados en consideración:
' En particular, la autoridad competente considerará la información que se le someta en relación con los factores de los que pueda inferirse que la marca es o no notoriamente conocida, incluida, aunque sin limitarse a ella, la información relativa a lo siguiente:
1. el grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en el sector pertinente del público;
2. la duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier utilización de la marca;
3. la duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier promoción de la marca, incluyendo la publicidad o la propaganda y la presentación, en ferias o exposiciones, de los productos o servicios a los que se aplique la marca;
4. la duración y el alcance geográfico de cualquier registro, y/o cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca;
5. la constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes;
6. el valor asociado a la marca'.
No obstante la STS núm. 505/2012, de 23 de julio , para evitar equívocos, destaca que es muy significativo que esta Recomendación de la OMPI, a continuación, en la letra c), advierta que estos factores son ' pautas para asistir a la autoridad competente en la determinación de si una marca es notoriamente conocida ', pero ' no constituyen condiciones previas para alcanzar dicha determinación. Antes bien, la determinación en cada caso dependerá de las circunstancias particulares del caso en cuestión'. Por lo que no sería necesario que concurrieran todos ellos y, además, pueden ser tenidos en consideración otros factores distintos...'.
D.-Aplicando tal doctrina al supuesto presente puede afirmarse que tanto por la intensidad de su difusión temporal y territorial, grado de conocimiento en el sector comercial relacionado con la joyería, relojería y piedra preciosas, actividades promocionales realizadas -por sí o contractualmente por terceros-, en el ámbito de la promoción, publicitación, desarrollo y comercialización de dichos productos y servicios, la marca IBERJOYA goza de un reconocimiento, difusión, intensidad, duración y extensión territorial en todo el ámbito nacional que permite sostener su calificación como marca notoria del art. 8.1 L.M .
Pero siendo ello cierto, así como la unión de dicho signo marcario a la realización de certámenes nacionales de proyección internacional, a su publicidad, promoción y difusión de la joyería, de los joyeros y de sus asociaciones regionales, también lo es que el signo registrado por la demandada presenta elementos que lo distinguen del registrado a favor de la actora.
Dando por reproducido lo antes señalado al examinar la anterior invocación por infracción de la prohibición relativa del art. 6.1 L.M . resulta que de la comparación del signo registrado de modo prioritario (IBERJOYA) y el controvertido (MADRID JOYA IFEMA) aparecen esenciales diferencias visuales, fonéticas y conceptuales que impiden su identificación y la confusión entre ambas marcas.
En efecto, junto a la utilización en el ámbito de los certámenes comerciales en lo relativo a la joyería de denominaciones regionales como BARNAJOYA (feria de joyería de Barcelona) y JOYACOR (feria de joyería de Córdoba) -entre otras-, el signo registrado por la demandada IFEMA presenta una clara vocación regional [- sin perjuicio de su proyección internacional-], potenciada y remarcada con la adición al signo marcario de la denominación IFEMA, denotando tanto la identidad del organizador del evento como su alcance y fines promocionales. Ello marca una sustancial diferenciación con el signo IBERJOYA que, por su evocación de la totalidad de la península otorga al certamen un carácter nacional entre los especialistas, publicaciones y entendidos en este concreto sector.
E.-Por ello, siendo presupuesto esencial y condición inexcusable de la protección de la marca notoria y de la renombrada a que se refiere el art. 8.1 L.M . que el '...signo que sea idéntico o similar a una marca anterior, con independencia de que los productos o servicios para los cuales se haga la solicitud sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior...', resulta que el signo contradictorio no se presenta como similar a la registrada a favor de la demandante; y menos aun como idéntico.
Ello obliga a desestimar tal acción.
SEXTO.- Acción de infracción marcaria [ art. 34 L.M .].
A.-Tras el ejercicio por la actora de una acción de nulidad por infracción de prohibición absoluta de registro, así como de dos acciones de nulidad por infracción de sendas prohibiciones relativas, acumula y ejercita la asociación demandante una cuarta acción de infracción marcaria, sosteniendo -con invocación del art. 34 L.M .- que la demandada viene haciendo uso en el tráfico mercantil de la organización, diseño, gestión, organización, publicidad, promoción y difusión de certámenes nacionales de internacionales, del signo IBERCAJA registrado a favor de la demandante.
Basa la demandante tal pretensión:
(i) En que distintos medios de comunicación especializados en joyería, en enero de 2013, hicieron la afirmación de que 'MADRIDJOYA es la nueva marca de IBERJOYA enero', así como en la confusión de dichos medios de comunicación entre ambos signos;
(ii) En que en diciembre de 2013 dichos medios de comunicación y publicidad publicitaron MADRIDJOYA e IBERJOYA de modo indistinto;
(iii) En que distintos canales de televisión, en enero de 2015, confundieron IBERJOYA 2015 como MADRIDJOYA 2015;
(iv) Que tanto expositores, visitantes y medios de comunicación recibieron promociones y publicidad del evento ferial de enero de 2015 haciendo uso la demandada del signo IBERJOYA;
B.-Tal como afirma y acredita la demandada en su escrito de contestación [pág. 17 y doc. nº 10 de la contestación] la resolución contractual de cesión de marca titularidad de la concursada se produjo el 11.2.2014, siendo que la última de las ferias comerciales de joyería desarrollada bajo el signo IBERJOYA fue el realizado entre los días 5 y 9 de febrero de 2014; de lo que resulta que desde dicha fecha la demandada no estaba autorizada a la utilización de dicha denominación en la promoción y publicitación de certámenes de joyería en sus instalaciones.
Siendo ello así resulta que de la extensa prueba documental propuesta por la actora, compleja en su examen al carecer de un cronológico orden en atención a los distintos cauce de publicitación y promoción utilizados, resulta que la única conducta personal imputable a la demandada en la utilización de dicho signo se limita a la página web de la demandada, en cuanto la búsqueda de voces como 'IBERJOYA' o 'MADRIDJOYA' permite el acceso a resultados de búsqueda que vinculan ambos términos.
No puede admitirse que la identificación y confusión que pudiera existir en los medios de comunicación le sea imputable a la demandada, en cuanto nada acredita la actora sobre la autoría, imputación, conductas realizadas y momento temporal, en virtud de la cual la demandada promovió, causó, determinó o indujo a tales medios, asociaciones, joyeros, asociaciones y televisiones, a la eventual confusión entre ambos elementos distintivos.
Procede, por todo ello, desestimar tal acción de infracción; máxime cuando la presencia de búsquedas con resultados que aglutinan ambos signos distintivos no resultan idénticos o semejantes, sino plenamente diferenciales de los productos y servicios que identifican.
SÉPTIMO.- Conductas de competencia desleal.- Publicidad ilícita [ art. 18 L.C.D ].
A.-Tras el ejercicio acumulado de las cuatro acciones -ya examinadas y desestimadas- formuladas por la asociación demandante, adiciona la misma otras cuatro acciones [-en total son ocho-] fundadas en la normativa de competencia desleal, sosteniendo que la conducta de la demandada debe considerarse contraria a la buena fe concurrencial ( art. 4 L.C.D .), supone un aprovechamiento de la reputación ajena ( art. 12 L.C.D .), incluyen una infracción de normas regionales ( art. 15 L.C.D .) junto con conductas de publicidad ilícita ( art. 18 L.C.D .).
B.-Comenzando con la última de estas conductas viene a sostener la demandante que en ejecución de un plan de actuaciones de tracto sucesivo, la demandada ha procedido a realizar actuaciones de promoción publicitaria de sus eventos y certámenes de joyería y relojería y platería y metales preciosos, en cuanto generadora de confusión y generadora de engaños en los partícipes en dicho sector del comercio.
C.-Para examinar dicha acción de competencia desleal debe señalarse que es doctrina recogida en Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28ª, de 17.11.2017 [ROJ: SAP M 16084/2017 ] que '... Con anterioridad a la reforma operada en el año 2009, el Ordenamiento mercantil estaba expuesto a un conflicto normativo derivado de la doble regulación que dimanaba, por un lado, de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad (LGP), que calificaba determinadas conductas como publicidad ilícita, y, de otra parte, la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Deslea l (LCD), que contemplaba algunos de esos mismos comportamientos como actos desleales. Ello conducía a una indeseable dualidad de regímenes jurídicos aplicables y de catálogo de acciones ejercitables, conforme a cada regulación, lo que ofrecía dudas en la aplicación de la normativa, al dar lugar a un concurso de normas, no de acciones.
Esta situación tuvo final con la reforma introducida en ambas normas por la Ley 29/2009, de 30 diciembre , cuyo Preámbulo reconoce entre las finalidades de la reforma la de poner fin a dicho concurso normativo. Con la novedad introducida por dicha Ley 29/2009, el art. 3 .e ) LGP pasa a disponer que 'es publicidad ilícita: (...) la publicidad engañosa, la publicidad desleal y la publicidad agresiva, que tendrán el carácter de actos de competencia desleal en los términos contemplados en la Ley de Competencia Desleal'.
(12).- Pese a la conservación de ciertas dudas en cuanto si existe un contenido específico de aquello que el art. 3.e) LGP califica como ' publicidad desleal ', lo que parece más bien una reminiscencia del antiguo art. 6 LGP, previo a aquella reforma, más allá de la calificación genérica como tal publicidad desleal de la ilícita susceptible de tipificación como acto de competencia desleal, la remisión hecha a la LCD determina que en cuanto a la publicidad engañosa deba estarse a los art. 5, actos de engaño , y art. 6 LCD , omisiones engañosas, y para la publicidad agresiva, al art. 8 LCD . Y ello sin perjuicio a los supuestos específicos de deslealtad en relación con consumidores, de los arts. 19 y ss. LCD . Finalmente, también tendrá la consideración de actos de competencia desleal la publicidad comparativa que no se ajuste a los requisitos impuestos para ella en el art. 10 LCD ...'.
D.-Resulta de tal redacción que si toda publicidad ilícita es desleal por imperativo del art. 18 L.C.D ., la publicidad engañosa [-subespecie de la publicidad ilícita-] será además desleal por imperativo del art. 3.e) de la L.G.P.; de lo que puede concluirse que cuando el acto concurrencial invocado es un puro acto publicitario ambos ilícitos se confunde y nada añade uno al otro; hasta el punto de que la citada Ley 29/2009 ha modificado el contenido del art. 4 L.G.P. eliminando la definición legal de publicidad engañosa a consumidores y sustituyéndola por una remisión en su art. 3.e) L.G.P. a las normas y conductas de la L.C.D . en cuyo art. 5 se articulan las conductas activas concurrenciales ilícitas, dentro de las cuales [-tal como razona la exposición de motivos de la Ley 29/2009 tiene encaje la actividad publicitaria.
De tales elementos y razones puede afirmarse que invocada por la demandante conducta publicitaria de las demandadas, sin añadir conductas empresariales o comerciales distintas de aquella publicidad y subsimibles en los citados arts. 5 (actos de engaño), art. 6 (omisiones engañosas) y art. 8 (publicidad agresiva) y art. 10 (publicidad comparativa) o art. 19 y ss (en relación con los consumidores), la no invocación de tales ilícitos concurrenciales debe extenderse a la calificación del propio acto publicitario a que se refiere el art. 3.e) L.G.P.; desestimando así tal pretensión.
OCTAVO.- Conductas de competencia desleal.- Infracción de normas [ art. 15 L.C.D ].
A.- La sexta de las acciones ejercitadas por la asociación demandante, ordenada como segunda dentro de las propias de la competencia desleal, es la relativa a la infracción de leyes a que se refiere el art. 15.1 L.C.D ., afirmando que exigiendo la normativa legal [Ley 15/1997, de la Comunidad de Madrid, de Ordenación de Actividades Feriales y Real Decreto 2621/1983, de Ferias Internacionales] que en el Comité organizador de dichos certámenes promocionales estén presentes las asociaciones más representativas a nivel sectorial y nacional, la entidad demandada ha prescindido de la actora al organizar, impulsar y realizar las ferias y congresos de joyería.
B.-Es doctrina recogida en Sentencia de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, Sección 5ª, de 4.6.2015 [ROJ: SAP IB 1022/2015] que '...el art. 15 de la LCD considera desleal prevalerse en el mercado de una ventaja competitiva adquirida mediante la infracción de las leyes; la ventaja ha de ser significativa. También es desleal la simple infracción de normas jurídicas que tengan por objeto la regulación de la actividad concurrencial.
La doctrina más autorizada (Massaguer en Comentarios a la Ley de Competencia Desleal, ed. Civitas, pags 432 y ss) señala que la ilicitud de la conducta del art. 15 radica en la perturbación que la eventual mejora de la posición competitiva del infractor genera en el funcionamiento del mercado, en la incompatibilidad de dicha mejora con la consecución y mantenimiento de un mercado altamente transparente y competitivo y paralelamente en la injustificada dificultad que sufren por esta causa los competidores en el desarrollo de su actividad en el mercado. En el supuesto de infracción de normas cuyo objeto no consiste en la ordenación de la actividad concurrencial, el reproche de la conducta se justifica por la lesión a la par conditio concurrentium, tal y como está configurada por las leyes, de manera que lo que se combate es el acto que contraviene la situación de igualdad inicial que vincula a todos los destinatarios de la norma, de manera que esos actos infractores les permite desplegar una estrategia competitiva que está vedada con carácter general y obtener unas ventajas de las que no pueden disfrutar los demás competidores. Por otro lado, en el supuesto del art 15.2 (infracción de normas que regulan la actividad concurrencial) el reproche de deslealtad asume, además, la salvaguardia inmediata de las condiciones o estructura jurídica de la competencia económica establecida por el legislador, con independencia de si esa estructura responde a los mismos criterios inspiradores de la ley de Competencia desleal ...'.
Añade la citada Resolución que '...El artículo 15, en sus dos apartados regula la violación de normas que incluyen tanto la infracción, entendida como incumplimiento de la misma, como la defraudación consistente en la consecución del resultado prohibido por la norma acudiendo al amparo de lo permitido por otra. Y estaremos en presencia de un ilícito concurrencial subsumible en el art. 15 tanto si el infractor es quién se beneficia directamente del acto obteniendo una mejora de su posición competitiva, como si es un tercero el que la experimenta, siempre que esa posición sea consecuencia del acto infractor...'; y aclara que '...Según la STS 23 de marzo de 2007 (RJ 2007, 2317) 'el artículo 15 LCD (RCL 1991, 71) exige, dejando de lado la cuestión sobre si la infracción ha de referirse a una norma con rango de ley, que se trate de una ventaja 'significativa', a menos que se trate de normas jurídicas que tengan por objeto la regulación de la actividad concurrencial (Sentencias de 13 de mayo y 16 de junio de 2000 (RJ 2000, 5288), 29 de diciembre de 2006 (RJ 2007, 1714), etc.); como quiera que claramente no se trata de infracción de normas que tengan por objeto la regulación de la actividad concurrencial, habría tratarse de una ventaja significativa, esto es, relevante en el ámbito económico, como dice la sentencia recurrida.'...'.
C.-Respecto a dicho tipo desleal la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª, de 17.5.2017 [ROJ: STS 1922/2017 ] afirma que '... La finalidad común de los apartados primero y segundo del art. 15 de la Ley de Competencia Desleal consiste en reprimir aquellas infracciones normativas que supongan una alteración ilegal del punto de partida en que inicialmente se hallan todos los competidores. Serán reprochables, desde el punto de vista de la competencia desleal, las infracciones normativas que afecten la situación de igualdad inicial de los competidores y que faciliten al infractor una ventaja competitiva de la que carecería si se hubiese atenido, como lo hicieron otros competidores, al estricto cumplimiento de las diferentes normas reguladoras de su actividad. Por tanto, la deslealtad reside en ambos casos en la obtención de una ventaja competitiva significativa mediante la infracción de normas.
No se protege propiamente la libre competencia, porque es posible que las normas concurrenciales que se infrinjan regulen un mercado intervenido. Se protege la igualdad de los concurrentes, que deben actuar en igualdad de condiciones y no desde posiciones concurrenciales aventajadas, obtenidas por la infracción de las normas reguladoras del mercado (en el caso de la conducta prevista en el art. 15.2 de la Ley de Competencia Desleal ), respecto de aquellos concurrentes que sí respetan las exigencias de tales normas.
6.- Por consiguiente, la ausencia de una referencia específica en el apartado segundo del art. 15 de la Ley de Competencia Desleal a la ventaja competitiva significativa, que sí se contiene en el apartado primero, no debe entenderse como indicativa de que cada uno de los apartados tiene un fundamento distinto. El fundamento de ambos apartados es común, la represión de la obtención de ventajas competitivas significativas mediante la infracción de normas. La diferente redacción de uno y otro, en cuanto a la exigencia de la prevalencia de la ventaja competitiva significativa, responde a que la mera infracción de una norma que no tiene por objeto la regulación de la actividad concurrencial no supone necesariamente una obtención de ventajas competitivas significativas, y de ahí que se introduzca en el texto del precepto esa exigencia.
Por el contrario, cuando la norma infringida tiene por objeto la regulación de la competencia, dicho incumplimiento suele provocar en la inmensa mayoría de los casos una alteración automática de la par condicio concurrentium entre las empresas competidoras en un mismo mercado y es esto lo que determinará, por lo general, que el infractor incurra en una conducta desleal...'; entendiendo por normas reguladora de la concurrencia aquellas que '...al margen de su naturaleza civil o administrativa, configuran de forma directa la estructura del mercado y las estrategias y conductas propiamente concurrenciales de los agentes que operan en el mismo, dirigidas a promover o asegurar las prestaciones propias o de un tercero. Es irrelevante, a estos efectos, cuáles hubieran sido los objetivos perseguidos por el legislador al establecer la norma concurrencial y cuál sea la justificación que, en su caso, proceda para la limitación de la competencia mediante la acción del legislador...'.
Añade la citada Resolución que '...7.- El apartado segundo del art. 15 de la Ley de Competencia Desleal no tiene por objeto reprimir el incumplimiento de obligaciones normativas reguladoras de la competencia por parte de los competidores concurrentes en el mercado, sino reprimir los efectos perjudiciales que para el mercado conllevan las infracciones de tales normas por parte de los competidores que participan en el mismo...' y afirma que '...no es admisible que la controversia sobre la concurrencia o no de la conducta desleal prevista en el art. 15.2 de la Ley de Competencia Desleal se limite a constatar si ha existido o no infracción de las normas que regulan el mercado de los juegos de azar (y, en concreto, de los juegos on line) y se prescinda completamente de las circunstancias concurrentes en dicho mercado y la trascendencia que tales circunstancias tienen respecto de la posición concurrencial de los intervinientes en ese mercado y, en concreto, de las demandantes y las demandadas...'.
D.-A la luz de tal doctrina resulta que lo afirmado por la Asociación de joyeros demandante no es que la entidad demandada IFEMA incumpla la Ley al organizar, diseñar, ejecutar y dirigir eventos feriales [-lo cual por sí resulta irrelevante desde el punto de vista concurrencia con otros institutos feriales en el modo definidos en el art. 13 de la citada Ley Autonómica 15/1997 -], sino que al incumplir la Ley regional IFEMA se coloca en una clara, grave, significativa y evidente ventaja competitiva respecto al resto de organizadores y explotadores de eventos y certámenes de promoción comercial en el ámbito regional e internacional.
Cierto es, como afirma la Asociación de Joyeros demandante, que el art. 9.1 de la citada Ley 15/1997 de la Comunidad de Madrid recoge la necesaria presencia de las asociaciones representativas sectoriales en el comité organizador, pero de la lectura completa de dicha normativa [-no meramente parcial e interesada-[ resulta que la organización de eventos feriales supone un mercado reducido y reglado, intervenido por las Autoridades administrativas por razones de interés público, en cuanto la intervención, participación y actividad empresarial en la misma está sujeto a procedimiento administrativo reglado de autorización previa tras la valoración de los intereses concurrentes y el ámbito sectorial y territorial afectado.
En dicho concreto ámbito de concurrencia empresarial es donde debe examinarse la afirmación de la Asociación Española de Joyeros, Plateros y Relojeros, de que IFEMA con la intención de posicionarse en el mercado de la gestión de eventos y certámenes nacionales e internacionales de joyería y platería y relojería, está incumpliendo la normativa reguladora de la composición y funcionamiento del comité organizador; de tal modo que mientras otros operadores en dicha actividad promocional del comercio y de la industria ven limitada su comportamiento concurrencial por causa del cumplimiento de la normativa relativa a dicho comité organizador, la entidad IFEMA incumple dicha normativa hasta el punto de obtener una ventaja competitiva respecto a otros competidores o en perjuicio de los demás partícipes en dicha actividad organizadora.
E.-Siendo tales alegaciones las formuladas por la Asociación de Joyeros contra en Instituto Ferial demandado, cuya estimación supondría entender la obligada, libérrima y necesaria presencia de la demandante en dicho comité organizador [-en cuanto a voluntad decidiría dicha asociación si participa o no, permitiendo y tolerando con ello la celebración del evento ferial-], resulta que la presencia de tales organizaciones representativas en los citados comités solo es exigible [art. 9] si participan como expositores [-en nuestro caso joyeros y relojeros y plateros-], que la organización de eventos feriales está excluido de las actividades con ánimo de lucro [art. 13.3] y resultan ajenas a la mercantilidad propia del mercado, y que la participación de dichas asociaciones es una facultad de las mismas y una imposición para la entidad organizadora [art. 15.2], en cuanto las mismas podrán participar o no en su comité y en su organización a solicitud de aquella, pero su presencia no resulta obligada como tampoco lo es que emitan los informes que pueden solicitarle la Autoridad administrativa antes de autorizar el evento ferial.
Procede desestimar dicha acción de ilícito concurrencial.
NOVENO.- Conductas de competencia desleal.- Aprovechamiento de la reputación ajena [ art. 12 L.C.D .]
A.-La tercera de las concretas conductas concurrenciales invocadas por la Asociación Española de Joyeros contra la entidad demandada es la relativa al aprovechamiento de la reputación ajena de la demandante, sosteniendo que siguiendo un plan de tracto sucesivo y premeditado ha procedido a desarrollar una conducta parasitaria del esfuerzo material y económico de la demandante, al equiparar, evocar, utilizar de modo conjunto y relacionar su signo denominativo MADRIDJOYA con el registrado por la demandante IBERJOYA.
B.-Es doctrina recogida, entre otras, por Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15ª, de 17.12.2009 [Roj: SAP B 15141/2009 ] que '... Este precepto tipifica como desleal cualquier comportamiento adecuado para producir como resultado el aprovechamiento indebido de las ventajas que la reputación industrial, comercial o profesional que otra empresa ha conseguido en el mercado. El propio precepto al particularizar esta conducta desleal, haciendo referencia al uso de signos distintivos ajenos, denominaciones de origen falsas o expresiones tales como 'modelo', 'sistema', 'tipo', 'clase' y similares, pone en evidencia que pudiendo ser muy variada la conducta, en cualquier caso incide en la presentación de las prestaciones...'.
Añade el Auto de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28ª, de 4.3.2011 [Roj: AAP AAP M 4024/2011] que '...Lo que tienen en común los actos de confusión (Art. 6) y los actos de aprovechamiento de la reputación ajena (Art. 12) es que ambos se llevan a cabo mediante el empleo de signos distintivos ajenos en sentido amplio (cualquier elemento intelectualmente disociable de la propia prestación que identifique en el mercado a un agente económico). Por lo tanto, en ambos casos el efecto de la conducta consiste en una distorsión de la información transmitida a través del signo. La diferencia entre una y otra figura radica en el objeto sobre el que se proyecta esa distorsión: a) A través del acto de confusión lo que se falsea es el tipo de información que genuinamente está llamado a proporcionar el signo en tanto que objeto de protección abstracta a través de la legislación marcaria, o, lo que es igual, el error que la conducta infractora genera recae sobre el 'origen empresarial' de la prestación. b) En el acto de aprovechamiento de la reputación ajena, en cambio, lo falseado es la información relativa al aglutinante de ciertos valores atípicos de existencia completamente contingente que, aunque ligados ordinariamente al signo en la mente de quienes intervienen en el mercado, son distintos del específico dato que la legislación marcaria pretende proteger y que el signo está llamado genuinamente a denotar (el 'origen empresarial'). En suma, se trata de la depredación de valores que pueden o no concurrir en relación con el signo, como son la fama o el buen nombre del empresario, originados por el prestigio que han alcanzado sus prestaciones, bien obedezca ese prestigio a la calidad intrínseca de éstas o a factores más coyunturales e intangibles como la moda, o, en definitiva, a cualesquiera otras circunstancias que -ocasionalmente y debido a mecanismos de mercado difíciles de definir- hacen que aquellas prestaciones identificadas por el signo resulten especialmente codiciadas o simplemente valoradas por los usuarios...'; señalando el Auto de igual Audiencia y Sección, de 4.3.2011 [Roj: AAP M 1667/2011 ] que '... la aplicación del artículo 12 de la Ley de Competencia Desleal exigiría constatar el aprovechamiento indebido de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado mediante la imitación de las manifestaciones externas en las que se encarna tal reputación, es decir, la utilización de los signos distintivos ajenos u otro medio similar (es el denominado aprovechamiento de la reputación ajena sin imitación de productos o servicios o con imitación de signos). Lo que el tipo legal sanciona, como señala la jurisprudencia de la Sala 1ª del TS (sentencias de 19 de mayo de 2008 y de 1 de diciembre de 2010 ), es 'la conducta parasitaria del esfuerzo material y económico de otro y recoge la interdicción de los actos de expoliación de la posición ganada por un competidor con su esfuerzo para dotar de reputación, prestigio o buena fama a los productos o servicios con los que participa en el mercado. Tal comportamiento ha de consistir en 'la utilización de elementos o medios de identificación o presentación de los productos (actividad, establecimiento, prestaciones) empleados por los empresarios en el mercado y que proporcionan información a los consumidores' ( sentencias de la Sala 1ª del TS de 23 de julio de 2010 y 1 de diciembre de 2010 ). Y además, como se señala en la última de las citadas resoluciones, tal aprovechamiento ha de ser indebido, es decir, sin cobertura legal ni contractual, debiendo resultar evitable y carecer de justificación...'.
Añade, además, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28ª, de 25.4.2014 [ROJ: SAP M 6076/2014 ] que '... Como han precisado en multitud de sentencias el Tribunal Supremo, el criterio de distinción del ámbito de aplicación de los artículos 6 y 12, de un lado, y el artículo 11 de la Ley de Competencia Desleal , de otro, se asienta en el objeto sobre el que recae la conducta. Así, en los dos primeros preceptos, el objeto sobre el que recae la conducta son las creaciones formales, los signos distintivos y las formas de presentación de los productos o servicios, esto es cualquier elemento intelectualmente disociable de la propia prestación que identifique en el mercado a un agente económico y, en el segundo, las creaciones materiales (técnicas, artísticas, estéticas y ornamentales), esto es, las prestaciones, los productos o servicios y las características propias de los mismos, en este sentido sentencias del Tribunal Supremo de 11 de mayo de 2004 , 7 de julio de 2006 ; 30 de mayo , 12 de junio , 17 de julio y 10 de octubre de 2007 ; 5 de febrero y 15 de diciembre de 2008 ; 15 de enero , 10 y 25 de febrero 30 de junio y 7 de julio de 2009 ; 4 de marzo , 23 de julio y 1 de diciembre de 2010 ; 11 de febrero , 15 de febrero y 16 de noviembre de 2011 . Ahora bien, los actos de confusión (artículo 6) se diferencian de los actos de explotación de la reputación ajena (artículo 12 ) en que en los primeros la distorsión generada por el uso de signos distintivos afecta al origen empresarial mientras que en los segundos el empleo de tales signos o creaciones formales lo que permite al ilícito competidor es aprovecharse de las ventajas de la reputación asociada por el consumidor a esos signos ajenos aun cuando el infractor emplee también sus propios signos de modo que revele el verdadero origen empresarial...'; añadiendo que '...Las sentencias del Tribunal Supremo de 23 de julio de 2.010 y 11 de febrero de 2011 , precisan que el artículo 12 de la Ley de Competencia Desleal 'protege el correcto funcionamiento del mercado concediendo amparo al competidor cuyo esfuerzo dio lugar a la adquisición de reputación por sus creaciones formales, ante el intento de otro de aprovecharse indebidamente de tal prestigio o buena fama. La conducta mediante la cual se genera el aprovechamiento puede tener cualquier contenido, de modo que basta con que produzca el efecto referido'. Rechazada que la conducta de la demandada sea idónea para crear confusión con el establecimiento ajeno o riesgo de asociación, siendo ésta la base sobre la que se afirmaba la explotación de la reputación ajena, debe decaer igualmente el ilícito ahora analizado. Por lo demás, dicho ilícito exige acreditar como primer requisito el buen nombre o la reputación ganada por los signos de la demandante y no se ha practicado prueba alguna para demostrarla...'
D.-Atendiendo a tal doctrina, de la extensa prueba documental unida a las actuaciones, resulta que tanto durante 2013 como especialmente después de la resolución contractual de cesión de marca de febrero de 2014, puede concluirse que la demandada ha venido utilizando en sus actos publicitarios y promocionales en comunicaciones comerciales y publicitarias de sus ferias de joyería, de la denominación IBERJOYA junto a la asumida por ella MADRIDJOYA, identificando a ésta como sucesora y continuadora de aquella.
En efecto, tal como se indicó anteriormente, el signo registrado por la demandada no se corresponde con la denominación y grafía utilizada posteriormente en el tráfico para promocionar sus eventos feriales, de tal modo que el signo MADRID JOYA IFEMA se convirtió -por propia decisión de la demandada- en MADRIDJOYA, en clara contraposición a la anterior denominación IBERJOYA.
Resulta de ello que si los signos registrales son dispares y no presenta identidad o semejanza que justifique una confusión en el fabricante o en el producto o servicio, la denominación utilizada realmente por la demandada al informar de la sucesión y continuación de eventos feriales en dicho sector sí presentan tal semejanza que resulta fácil su identificación, máxime cuando la colaboración entre IFEMA y la Asociación demandante se prolongaba contractualmente desde 1995 con dos ferias anuales.
E.-Resulta de ello que la conducta acreditada (docs. 25 y 26 de la demanda) de la demandada al publicitar idénticos eventos feriales bajo las denominaciones IBERJOYA y MADRIDJOYA [-que no es signo marcario registrado-], contraponiendo ambos, afirmando que los anteriores eventos pasan a ser ahora gestionados bajo una nueva denominación, supone un claro aprovechamiento de la reputación y del prestigio de los eventos organizados bajo la anterior identificación.
Conducta de aprovechamiento reputacional que se inició en 2013 al decidir la demandada utilizar la nueva designación MADRIDJOYA para el evento de enero de 2013 y mantener la denominación de IBERJOYA para septiembre del mismo año; no desplegando la demandada comportamiento alguno para desvirtuar y rectificar las informaciones en periódicos y revistas especializadas al identificar a MADRIDJOYA como sucesora de la reputación, prestigio y reconocimiento de IBERJOYA.
Igual conducta pasiva e indolencia ante el uso indistinto de ambas denominaciones puede observarse en el Acta notarial de la página web de la demandada, en cuanto las búsquedas por denominación de los eventos feriales permiten al usuario identificar a una (MADRIDJOYA) como sucesora del prestigio, renombre y crédito de la otra (IBERJOYA).
Procede, por ello, estimar dicha acción haciendo innecesario el examen de la cláusula general invocada del art. 4 L.C.D . y octava de las acciones ejercitadas.
DÉCIMO.- Acción de daños y perjuicios.
A.-Desestimadas las acciones de nulidad e infracción marcaria y estimada la acción de aprovechamiento reputacional del art. 12 L.C.D ., con desestimación de las demás conductas expresas invocadas por la actora, es momento de analizar la reclamación del resarcimiento de los perjuicios realizada por la Asociación Española de Joyeros.
B.-Excluido el resarcimiento nacido de la normativa de marcas, con invocación del art. 32 L.C.D . solicita la actora la compensación del daño emergente y del lucro cesante, entre los que incluye:
- la pérdida de los beneficios que haya sufrido la actora y los beneficios que haya obtenido el infractor por la conducta desleal;
- la cantidad que como remuneración hubiera percibido el perjudicado por utilizar el derecho de propiedad intelectual [-debe entenderse por tal el beneficio obtenido por aprovecharse de la reputación ajena-];
- los gastos de la investigación de la infracción marcaria.
C.-Apreciada únicamente la conducta desleal de aprovechamiento reputacional resulta que los perjuicios resarcibles a la demandante serán aquéllos unidos causalmente a dicha conducta; de tal modo que las pretensiones compensatorias unidas a la nulidad marcaria, al deterioro hasta su pérdida de valor del signo marcario IBERJOYA, a las regalías hipotéticas y a los gastos de investigación de la infracción marcaria, deben ser desestimados al carecer de los presupuestos exigidos por la normas de la responsabilidad civil unidas al ilícito marcario.
D.-De la lectura del doc. nº 78 unido a la demanda (Tomo I, in fine), ratificado en el acto de juicio, resulta que el mismo limita su objeto pericial a la valoración de la marca ante su eventual deterioro, perjuicio, pérdida de capacidad distintiva e infracción marcaria, limitando el daño emergente al propio gasto del proceso por causa del apoderamiento a Procurador (56,35.-€), al envío de burofax y al acta notarial de comprobación; todo ello por un total de 435,66.-€; y que debe ser desestimado tanto por tratarse de costes procesales como por no aparecer unido causalmente a la conducta de aprovechamiento reputacional.
E.-Tras ello el perito de la actora procede a valorar el trabajo por hora y por salario que los empleados de la demandante ha dedicado a realizar actividades de investigación, recopilación y estudio de las conductas infractoras marcarias y de competencia desleal, lo que valora en la cantidad de 21.184.-€, en cuanto entiende que la Directora y su asistente dedicaron el 20% de su tiempo anual de trabajo a aquellas labores.
No acreditada la realidad de dichos trabajos, basado el cálculo en criterios no explicitados y en abultados salarios determinados unilateralmente por la demandante, tal pretensión debe ser desestimada en cuanto no se acredita que tal importe y daños estén unidos al aprovechamiento reputacional en una página web y en medios de comunicación; todo ello de fácil cotejo y recopilación para personas expertas en el sector que nos ocupa.
F.-Finalmente estima el perito que corresponde a la demandante un importe de 336.562,44.-€ por causa de la violación del signo marcario durante los años 2012, 2013, 2014 y 2015, a razón de 84.140.-€, lo que debe desestimarse por las razones expuestas; como igualmente debe desestimarse la reclamación de 294.023.- € por daños de prestigio a la marca.
En este punto debe resaltarse que la asociación demandante no ha acreditado la utilización de su signo marcario para la organización de eventos de joyería a nivel nacional o regional, hasta el punto de que registrado el signo IBERJOYA en 1981 consta que desde 1982 hasta 2014 cedió y autorizó a IFEMA a su utilización para tales fines.
Tampoco consta que la Asociación demandante esté dada de alta en el Registro de Entidades autorizadas para la promoción y celebración de eventos feriales, tal como lo regula la invocada Ley 15/1997, de la Comunidad de Madrid.
Resulta igualmente que no infringida la marca y conservando la misma su capacidad distintiva, ningún resarcimiento resulta admisible por tal cauce.
G.-Finalmente, para el específico supuesto de conductas de competencia desleal, afirma el perito en las páginas 24 y 25 de su informe que para determinar el daño reputacional a la demandante habría de acudir a los beneficios obtenidos por la demandada de su completa y global actividad promocional y de fomento de la industria y el comercio, de tal modo que declaradas en sus cuentas anuales un beneficio de 739.421.-€ en el ejercicio 2014, debe estimarse que el 50% del mismo proviene de la feria organizada bajo la denominación IBERJOYA en enero de 2014, siendo imputable a las restantes ferias, congresos y certámenes realizados durante dicho ejercicio, de lo que resulta la cantidad de 369.710,05.-€.
Seguidamente el perito realiza un ejercicio de prudencia y reduce dicho importe a la cantidad de 336.562,44.-€, haciendo coincicir el daño reputacional con la regalía hipotética derivada de una infracción marcaria durante 4 años.
Rechazando dicho método de cálculo en cuanto ajeno a una concretas conductas promocionales en revistas especializadas y en página web, dirigidas a presentar a MADRIDJOYA como la continuación de la prestigiosa y reputada feria de IBERJOYA, desarrolladas por específicos cauces limitados en su extensión personal y temporal, debe estimarse que por la parte a quien correspondía no ha resultado acreditado el perjuicio causado a su imagen reputacional por dichos comportamientos; debiendo huirse de cálculos objetivos que parten de beneficios e ingresos derivados de centenares de ferias y congresos y de regalías ajenas al ilícito concurrencial basado en el daño reputacional.
Procede, por todo ello, estimar parcialmente la demanda.
H.-En cuanto a la solicitud de condena a la publicación de la sentencia, fundados los hechos declarados ilícitos concurrenciales en conductas de promoción y fomento de la demandada, aparece como incluible en el resarcimiento de los perjuicios causados por las mismas, el restablecimiento del recto conocimiento de los partícipes en el mercado sectorial de la joyería.
Procede estimar por ello tal pretensión.
I.-Finalmente solicita la demandante que, con un importe mínimo de 600.-€ diarios, se imponga a la demandada la cesación y prohibición del uso de la denominación y signo MADRIDJOYA y del signo IBERJOYA.
Amparado el uso de la primera en virtud de su registro marcario válido, en cuanto compatible y no identificable ni confundible con el de la demandante, tal pretensión coercitiva debe desestimarse en cuanto basada en la normativa marcaria.
Por iguales razones debe desestimarse la fijación, por causa del estimado aprovechamiento reputacional, de una multa coercitiva; en cuanto que ausente la L.C.D. de dicha previsión legal es de aplicación la norma general de la L.E.Civil, que limita su aplicación al trámite de ejecución de sentencia en el modo, requisitos, alcance y presupuestos establecidos en dicha norma.
Será dicho momento procesal el idóneo para examinar tal cuestión.
UNDÉCIMO.- Costas.
Dada la estimación parcial de la demanda, de conformidad con el criterio del vencimiento dispuesto en el art. 394 L.E.Civil , no procede hacer imposición de las costas.
Vistos los preceptos citados, sus concordantes y demás de general y pertinente aplicación,
Fallo
Que estimando parcialmente la demanda formulada a instancia deASOCIACIÓN DE JOYEROS, PLATEROS Y RELOJEROS (AEJPR), representada por el Procurador Sr. Gómez Molero y asistida del Letrado D. Rafael San Bruno Casuso; contra la demandadaINSTITUTO FERIAL DE MADRID (IFEMA), representada por la Procuradora Sra. Rodríguez Chacón y asistida del Letrado D. Jean B. Dev Aureix; debo
a) Declarar que la conducta de la demandada ha incurrido en competencia desleal por las causas señaladas en los artículos 12 de la Ley 3/1991, de Competencia Desleal .
b) Condenar a la demandada a cesar en cualquier uso de la expresión IBERJOYA, o de cualquier otro signo que resulte confundible con la citada denominación.
c) Condenar a la demandada a publicar, a su costa, la parte dispositiva de la presente sentencia en un periódico nacional y en los periódicos especializados CONTRASTE y GOLDTIME.
f) Desestimar las demás pretensiones formuladas, con absolución de la demandada respecto de las mismas; sin hacer imposición de las costas de ésta instancia.
Así por esta Mi sentencia, que se notificará a las partes en legal forma, y contra la que cabe interponer [ Art. 457 L.E.C .]RECURSO DE APELACIÓNen el plazo deVEINTE DÍASa contar de su notificación, ante este Juzgado, a resolver por la Ilma. Audiencia Provincial de Madrid.
De conformidad con la D.Adicional 15ª de la LOPJ , introducida por la LO 1/09 (BOE 4.11.2009), para el anuncio o la preparación o la interposición del recurso de apelación, será precisa la consignación como depósito de 50 euros en la 'Cuenta de Depósitos y Consignaciones' abierta a nombre del Juzgado [para este procedimiento: 2762-0000-00-0201_15] en la entidad Banco Santander, S.A. y acreditarlo documentalmente ante este tribunal, aportando copia del resguardo de ingreso; el depósito no deberá consignarse cuando el recurrente sea beneficiario de justicia gratuita, Ministerio Fiscal, Estado, Comunidad Autónoma, Entidad Local u organismo autónomo dependiente.
No se admitirá a trámite ningún recurso cuyo depósito no esté constituido. Cuando puedan realizarse ingresos simultáneos por la misma parte procesal, deberá realizar dos operaciones distintas de imposición, indicando en el concepto el tipo de recurso de que se trate en cada caso.
Si por una misma parte se recurriera simultáneamente más de una resolución que pueda afectar a una misma cuenta expediente, deberá realizar tantos ingresos diferenciados como resoluciones a recurrir, indicando el tipo de recurso de que se trate y la fecha de la resolución objeto de recurso en formato dd/mm/aaaa en el campo de observaciones.
Y definitivamente juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
E
PUBLICACIÓN
Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Sr. Juez que la suscribe, estando celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha, con mi asistencia y en el local del Juzgado, de lo que doy fe.
