Encabezamiento
JUZGADO DE LO MERCANTIL
NÚMERO SEIS
MADRID
PROCESO:Ordinario nº 240/16
ASUNTO: Sentencia definitiva
SENTENCIA Nº .
En la Villa de Madrid, a CATORCE DE ENERO DE DOS MIL VEINTE.
Vistos porD. FRANCISCO JAVIER VAQUER MARTÍN, Magistrado-Juez Titular del Juzgado de lo Mercantil Nº 6 de esta ciudad y su partido judicial, los presentes autos de PROCESO ORDINARIO, seguidos en este Juzgado con el Nº 240/16, seguido a instancia de INNEO TORRES, S.L., EN CONCURSO DE ACREEDORES, representada por el Procurador Sr. Deleito García y asistida del Letrado D. David Macías González; contra la demandada ESTEYCO, S.A.P., representada por la Procuradora Sra. Aroca Flórez y asistida del Letrado D. Felipe Ronda Zuloaga; sobre competencia desleal; y,
Antecedentes
PRIMERO.-Por escrito de 21.3.2016 del Procurador Sr. Deleito García en representación de la concursada demandante, con la conformidad de la administración concursal, se formuló demanda de proceso ordinario contra la citada demandada, solicitando en el suplico:
(i)Se declare desleal la conducta de la demandada puesta de manifiesto y objeto de la presente demanda.
(ii)Se condene a la demandada a la cesación y prohibición de reiteración futura de las actuaciones declaradas desleales.
(iii)Se condene a la demandada a la remoción de los efectos producidos por la conducta declarada desleal.
(iv)Se condene a la demandada a indemnizar a la demandante con la cantidad que se determine en ejecución de sentencia, previa declaración de reserva de liquidación atendiendo a los contratos conseguidos por la demandada con a tecnología de la demandante y la facturación obtenida con dichos contratos.
(v)Y costas; alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó oportunos, acompañando los documentos unidos.
SEGUNDO.-Previa subsanación de defectos procesales, por Decreto de fecha 9.5.2016 se acordó de conformidad con el Art. 404 de la L.E.Civil, previo examen de oficio de la jurisdicción y competencia de este Juzgado, la admisión de la demanda y el traslado de la misma a los demandados para su contestación.
TERCERO.-Por escrito de 23.6.2016 de la Procuradora Sra. Aroca Flórez en representación de la demandada se contestó a la demanda en el sentido de oponerse a la misma e interesar su íntegra desestimación en base a los hechos y alegaciones que constan en autos, acompañando la documental unida.
CUARTO.-Celebrada audiencia previa en fecha 23.5.2017 y denunciada por la demandada la infracción de normas procesales determinantes de indefensión material, por Auto de 29.5.2017 se declaró la nulidad de actuaciones desde el momento anterior al dictado del Decreto de 9.5.2016 por el que se admitía a trámite dicha demanda; emplazando a la demandada por Diligencia de 16.6.2017 para que formulara contestación a la demanda.
QUINTO.-Por escrito de 20.7.2017 de la Procuradora Sra. Aroca Florez en representación de la demandada, autorizado por el Letrado D. Felipe Ronda Zuloaga, se contestó a la demanda en el sentido de oponerse a la misma e interesar la integra desestimación de la demanda en los términos que constan en su escrito, acompañando la documental unida.
SEXTO.-Por escrito de 3.1.2018 del Procurador Sr. Deleito García en representación de la demandante se formuló escrito de hechos nuevos del art. 286 L.E.Civil, en los términos que constan en las actuaciones; acompañando la documental unida.
SÉPTIMO.-En el día y hora señalado para la celebración de la audiencia previa, comparecieron las partes.
Por la parte actora se ratificó la demanda, hechos, fundamentos de derecho y suplico, interesando los medios de prueba que estimó oportunos, admitiendo la autenticidad de los documentales acompañados de adverso, sin perjuicio de discutir su valor probatorio.
Por la parte demandada se ratificaron las cuestiones afectantes a los presupuestos del proceso, interesando los medios que prueba que estimó oportunos, admitiendo la autenticidad de los documentos acompañados de adverso, discutiendo su valor probatorio.
OCTAVO.-Señalado día y hora para la práctica de la prueba admitida, se realizó la misma en el modo y la forma señalada en la Ley, con el resultado que obra en autos.
NOVENO.-Finalizada la práctica de la prueba, las partes, por su orden, realizaron las alegaciones finales que estimaron oportunas, quedando los autos conclusos para sentencia.
Fundamentos
PRIMERO.- Jurisdicción, competencia y procedimiento.
La competencia objetiva y territorial para conocer de la presente causa corresponde a este Juzgado, según lo dispuesto en el Art. 45 y ss de la L.E.Civil; habiéndose tramitado por los cauces del proceso ordinario, de conformidad con los Art. 249 y 399 de la Ley Rituaria.
SEGUNDO.- Cuestiones procesales y escritos posteriores a la conclusión del proceso para el dictado de la sentencia.
1.-Por escrito de 26.7.2019 del Procurador Sr. Deleito García, autorizado por el Letrado D. David Macías González, en asistencia Letrada de la concursada INNEO TORRES, S.L. [-con la conformidad en la asunción con cargo a la masa de las resultas del presente procedimiento-], se solicitó el impulso procesal para el dictado de la presente Resolución en forma de sentencia.
Únase.
2.-De igual modo, por escrito de 13.5.2019 de la Procuradora Sra. Daroca Flórez en representación de la demandada ESTEYCO, S.A.P. se comunicó que por Auto de 25.4.2019 del Juzgado Mercantil nº 4 de los de Madrid, se ha declarado la apertura de la fase de liquidación concursal de la demandante.
A ello por escrito de 5.5.2019 del Procurador Sr. Deleito García en representación de la demandante se realizaron las alegaciones que constan en autos; y tal escrito es ampliado por otro de 6.6.2019 sobre igual cuestión relativa a la apertura de la fase de liquidación concursal.
Siendo que los efectos de la liquidación concursal, semejantes a la liquidación societaria por concurrencia de causa de disolución, son los enumerados en el art. 145 a 147 L.Co., el inicio de dicho cauce procesal en modo alguno produce efectos en las acciones de competencia desleal objeto de las presentes actuaciones.
TERCERO.- Violación de secretos [ art. 13 L.C.D .]
1.- Posición de la demandante.
1.1.-Siendo varias las conductas estimadas como desleales recogidas en el escrito de demanda, así como en el escrito de aportación de hechos nuevos de 3.1.2018 [Tomo II], es preciso analizar separadamente tales comportamientos como justificativos de la acción declarativa de deslealtad, de cesación, de prohibición e resarcitoria; si bien, con el lógico recordatorio de que las conductas a examinar quedarán limitadas a las recogidas en tales escritos rectores, de conformidad con los arts. 401 y art. 286, ambos de la L.E.Civil.
1.2.-Afirma la demandante en concurso -en esencia- encontrándose la demandante INNEO TORRES y la demandada ESTEYCO, S.A.P. vinculadas accionarialmente desde el año 2005, existió entre ellas vínculos contractuales de colaboración desde 2006 hasta 2014 [-en sucesivas novaciones y renovaciones- ], de tal modo que dedicándose la demandante a la fabricación de obra civil consistente en la ejecución de torres prefabricadas de hormigón mediante el sistema de dovelas, la empresa de ingeniería demandada ESTEYCO, S.A.P. aportó los estudios, los cálculos, los planos, los esquemas y dibujos necesarios para dicha ejecución; por lo cual se le abonaron sus servicios.
Añade la demandante que consecuencia de su actividad empresarial durante sus once años de existencia ha conseguido un producto diferenciado [-torres prefabricadas de hormigón formadas por ' tejas' o dovelas fabricadas 'in situ'-] y competitivo, que se caracteriza por conseguir mayores alturas y conseguir el uso de turbinas más potentes, consecuencia de que la torre posee una mayor eficacia estructural, menor vibración y fatiga, comportamiento prácticamente monolítico y una unión directa a la cimentación, mayor amortiguación intrínseca, mayor control del hormigón y otras cualidades diferenciadas; conocimiento tecnológico que se encuentra incorporado tanto a marcas, como a patentes como a modelos de utilidad y certifiaciones [doc. nº 10 de la demanda].
1.3.-Añade igualmente la demandante, que consecuencia de dicha colaboración durante muchos años entre ambas mercantiles, la demandada ESTEYCO, S.A.P. y su personal adquirieron un importante conocimiento y una gran experiencia en la actividad desarrollada por INNEO TORRES, así como acumularon soportes documentales de desarrollos de ingeniería, de diseños, de planos, de proyectos, de anteproyectos, de memorias técnicas e informes, todo ello elaborado en el marco de los citados contratos de colaboración y de prestación de servicios de ingeniería; conocimientos, avances tecnológicos, novedades, invenciones y soporte documental que [-según contratos-] es titularidad de la demandante.
1.4.-Afirma también la demandante que, teniendo tales conocimientos y tal documentación, la cualidad de secreto empresarial, la demandada y sus empleados han hecho uso inconsentido de los mismos, estén o no protegidos por derechos de propiedad industrial [-sea mediante actuaciones de obra civil, sea por ofertas contractuales no perfeccionadas finalmente-] en los cuatro concretos casos que cita en el apartado 4.4 de la demanda:
(i) Wind Powe Energía-
(ii) Grupo Cortez.
(iii) Proyecto Itarema.
(iv) Grupo WEG.
Sostiene la demandante que tal comportamiento supone, al menos, un uso y aprovechamiento del secreto empresarial ajeno del art. 13 L.C.D. en cuanto los conocimientos tecnológicos reservados adquiridos por la colaboración contractual con la demandante, están siendo ofertados a terceras empresas para iguales fines constructivos.
2.- Régimen jurídico del secreto empresarial.
2.1.-Afirma la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28ª, de 26.3.2019 [ROJ: SAP M 13399/2019] que '...El artículo 13 de la Ley de Competencia Desleal (en su redacción previa a la Ley 1/2019 de 20 de febrero, de Secretos Empresariales) consideraba desleal la divulgación o explotación, sin autorización de su titular, de secretos industriales o de cualquier otra especie de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso legítimamente, pero con deber de reserva, o ilegítimamente, a consecuencia de espionaje o procedimiento análogo o mediante la inducción a la infracción contractual.
Ante la falta de definición legal de secretos industriales o empresariales (al menos hasta la reciente Ley 1/2019 de 20 de febrero, que es de vigencia posterior a los hechos que aquí nos ocupan) podemos entender como tales el conjunto de informaciones o conocimientos que no son de dominio público y que son necesarios para la fabricación o comercialización de un producto, para la producción o prestación de un servicio o bien para la organización y financiación de una empresa.
Siguiendo el artículo 39.2 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC; BOE de 24 de enero de 1995), para que la información empresarial pueda considerarse secreta y sea susceptible de protección es necesario que concurran los siguientes requisitos:1) que no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión; 2) que tenga un valor comercial por ser secreta; y 3) que haya sido objeto de medidas razonables, atendidas las circunstancias, para mantenerla secreta, tomadas por la persona que legítimamente la controla (también, en sentido análogo, artículo 1.7 del Reglamento CEE núm. 556/89, de la Comisión, de 30 de noviembre de 1988 , relativo a la aplicación del apartado 85 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos de licencia de Know-How)...'.
En términos semejantes se pronuncia la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28ª, de 15.10.2010 [ROJ: SAP M 16794/2010]
2.2.-De tal doctrina resulta que la finalidad esencial de este ilícito concurrencial es la búsqueda de un correcto funcionamiento del mercado cuando un interviniente en el mercado actúa en demérito y perjuicio de otro partícipe en el mercado -sea o no competidor de aquél- mediante la apropiación de secretos empresariales de otro que mejoran su posición en el mercado, valiéndose para ello no del esfuerzo propio sino del generado por tercero.
Puede, por ello, afirmarse que para la presencia de este ilícito es -en esencia- preciso que quien lo alega e invoca acredite:
a.- Que nos encontramos ante un conjunto de datos o de conocimientos, de invenciones -patentables o no-, de descubrimiento científicos, de planos o dibujos o modelos, de procedimientos de explotación, de uso o fabricación, de experiencias técnicas, financieras o comerciales, que generadas y obtenidas en el ámbito de una concreta actividad empresarial o industrial, otorgan a su titular una ventaja o mejora competitiva en dicha actividad.
b.- Que dicha información y conocimientos, externos y objetivos, ajenos a las habilidades o cualidades subjetivas de los partícipes en el mercado, haya sido tratada de modo secreto; en cuanto el general conocimiento de tales informaciones y datos por los partícipes en el mercado, o el fácil acceso a tales conocimientos por personas pertenecientes a dicho ámbito de información -técnico medio-, permite excluir el carácter secreto de los conocimientos técnicos; y con ello del ilícito examinado, dado el carácter esencial de dicho elemento.
c.- Que el titular de los datos, informaciones y conocimientos haya adoptado medidas tendentes a mantener el carácter secreto de la información, buscando mediante tales medidas que aquellos permanezcan reservados en un reducido círculo de personas vinculados con el titular, no ampliándose sin su consentimiento.
3.- Examen de la pretensión.
3.1.-Haciendo aplicación de tal doctrina al presente supuesto debe negarse la exigida acreditación por la actora de los tres presupuestos indicados, cuales son: (i) el carácter propio de los conocimientos y experiencias que invoca, así como su identificación, (ii) el carácter secreto de los datos y conocimientos, junto a (iii) la ausencia de filtros, prevenciones y medidas para evitar el acceso a dicha información.
3.2.-Tal como resulta del doc. nº 22 de la demanda [-informe de análisis de know-how de explotación-] emitido por el Ingeniero de Caminos D. Guillermo en fecha 7.8.2014, resulta que la demandante INNEO TORRES estaba vinculada en su actividad de obra civil relacionada con las torres de aerogeneradores eléctricos con la mercantil INNEO 21, S.L., de tal modo que mientras esta última acumulaba los conocimientos técnicos, patentes, diseños, planos, dibujos y modelos dirigidos a concebir la torre [-lo que se materializó en los conocimientos no registrados y títulos de propiedad industrial objeto de registro señalados en el Anexo 1-], la demandante centraba sus habilidades, experiencias y conocimientos dirigidos a la ejecución material y fabricación de dichas torres [-generando los títulos de propiedad industrial señalados en el Anexo 2 de dicho informe, junto a otros conocimientos no registrados-].
Resulta de ello que titular la demandante de conocimientos, experiencias y técnicas de uso industrial referidas al proceso de construcción y fabricación de la torre, deben quedar fuera del ámbito del presente proceso todos aquellos unidos a la ideación, conceptuación y diseño de la torre, en cuanto titularidad de tercero; y estén o no registrados.
3.3.-Por otro lado, de la lectura del contrato de colaboración celebrado entre las partes [-ESTEYCO ENERGÍA ha sido extinguida por absorción por la matriz demandada ESTEYCO S.A.P. en octubre de 2014-] de fecha 25.10.2013 [-doc. nº 5 de la demanda, y que da continuación a otros contratos precedentes de igual contenido-] resulta de su cláusula 8ª referida a 'Derechos de propiedad industrial' que '...Serán de la exclusiva propiedad y corresponderán a INNEO TORRES Y ESTEYCO ENERGÍA todos los derechos de propiedad industrial que durante la vigencia del contrato puedan derivarse de la actividad desarrollada por ESTEYCO ENERGÍA en relación con las torres de hormigón para aerogeneradores en tierra desarrollados sobre la base de las patentes actuales y sobre los desarrollos, diseños, planos, documentos, proyectos, anteproyectos, memorias técnicas e informes que se emitan en el marco de la prestación de los servicios objeto de este contrato...'.
Resulta de tal clausulado que las partes pactaron que aquellos conocimientos técnicos novedosos e invenciones que surgieran de la actividad de ingeniería prestada por la demandada a la constructora demandante, fueran registrables o no como títulos de propiedad industrial o protegibles como conocimientos técnicos o ' know-how', serán copropiedad de ambos.
No pueden compartirse por este tribunal las conclusiones alcanzadas por el certificado unido a las actuaciones como doc. nº 8 de la demanda en lo relativo a la titularidad y contenido de los títulos de propiedad industrial, ni sobre la titularidad de los conocimientos técnicos reservados no registrados, en cuanto parten de una completa dilución y desaparición de la personalidad jurídica entre INNEO TORRES e INNEO 21, en la cesión de derechos de la invención en virtud de relaciones laborales que no se acreditan [-aparecen éstos como socios de la demandada, no como trabajadores-] y en la cotitularidad sobre algunos derechos registrados, pero negando la misma para las innovaciones no registradas nacidas del contrato que nos ocupa, que son precisamente las invocadas en este proceso por el cauce de la competencia desleal.
Nótese que en la demanda no se describe ninguna patente, modelo, diseño o dibujo con relación a su título de propiedad, ni se ponen en relación con las concretas conductas relacionadas en la demanda; por lo que es el conocimiento técnico nacido de la experiencia en que sustenta la presente demanda.
Tampoco encuentra apoyo probatorio la afirmación contenida en demanda (pág. 9) de que la incorporación de tales socios [de ESTEYCO], cuando ésta mercantil se incorporó a INNEO TORRES, supuso la cesión de la titularidad de su patrimonio personal de propiedad intelectual e industrial; que además no concreta.
3.4.-Junto a lo anterior, del examen de dicho contrato resulta igualmente que tales conocimientos técnicos [-nacidos de la investigación y esfuerzo de ingeniería derivado de las funciones asumidas por la demandada en la cláusula 1ª-] no estaban amparados por un secreto empresarial.
Afirma la cláusula 10ª de dicho contrato [-doc. nº 5 de la demanda-] que el carácter confidencial de la información viene referida a los conocimientos, a los datos y a las experiencias que una de las partes facilita a la otra, que no podrá ser divulgada ni transmitida a terceros sin autorización [-párrafo 1º-], hasta el punto de que dicha información confidencial facilitada por cada parte '...seguirá siendo de su propiedad exclusiva...' de quien la aporta [-párrafo 4º-]
Cuestión distinta [-apartado 2º-] es la relativa a los conocimientos técnicos, investigaciones, experiencias, cálculos, planos, diseños, memorias técnicas e informes, generados por la prestación por la demandada de los servicios de ingeniería en las obras construidas por la demandante, que en cuanto copropiedad de ambas no podrán ser cedidas sin el permiso de la otra parte, que también tendrán carácter confidencial; no adoptándose por las partes sistemas de protección [- claves, encriptados, etc.-] o de acceso [-reducidos equipos con acceso a la misma, etc.-] o de conocimiento limitado.
Nada se acredita por la demandante respecto a la presencia de tales filtros o medidas de protección del carácter reservado y secreto. Antes al contrario, de la prueba practicada en el acto de la vista resultó que gran parte de dichos conocimientos estaban registrados como títulos de propiedad industrial [-lo que excluye toda reserva, confidencialidad y secreto sobre tales conocimientos técnicos-], siendo que los derivados de la experiencia y concretos cálculos de ingeniería para cada parque eólico estaban incorporados a informes, planos y diseños de amplio acceso a directivos, jefes de obra, empleados y demás personal técnico de la demandante y sus subcontratas en la concreta zona donde se ubicaban los parques eólicos.
Si tal información, manuales, proyectos, datos, conocimientos y experiencias no son secretas y resultan titularidad de ambas partes, en cuanto nacidas de la ejecución de los contratos de colaboración por servicios de ingeniería, la posesión de la misma por la demandada en sus sistemas informáticos -sin perjuicio de su confidencialidad- resulta lícita.
3.5.-Finalmente no acredita la demandante que parte de los conocimientos técnicos nacidos de dicho contrato, calificables como 'know-how' son distintos y separables de los conocimientos, invenciones, técnicas y procedimientos, hechos públicos a través de los distintos registros de propiedad industrial nacionales, europeos e internacionales de la demandante [ STS, Sala 1ª, de 20.7.2017 (ROJ: STS 3025/2017)]; no de sus vinculadas
Ello obliga a desestimar dicha pretensión sin necesidad de examinar cada una de las concretas conductas relativas a los cuatro proyectos técnicos señalados en la demanda.
CUARTO.- Actos de engaño [ art. 5 L.C.D .].
1.- Posición de la demandante.
1.1.-Bajo el ordinal (i) del F.Dcho Material Primero de la demanda afirma la demandante que la demandada incurre en actos de engaño en cuanto '... disfruta de tal ventaja al aprovecharse de una tecnología que no ha desarrollado (por tanto no le ha costado nada) y puede ofertarla a un precio que rompe con el mercado por cuanto que oferte lo que oferte siempre será beneficio al no tener inversión en el desarrollo del producto...'.
1.2.-En apoyo de dicha afirmación aporta cuatro casos concretos [-ya referidos anteriormente-] donde la demandada ha venido a ofertar a terceros la tecnología desarrollada en el marco del contrato citado.
2.- Régimen jurídico de los actos de engaño.
2.1.-Dispone el art. 5.1 L.C.D., en redacción recibida por Ley 29/2009, de 30 de diciembre, que '... Se considerara desleal por engañosa cualquier conducta que contenga información falsa o información que, aun siendo veraz, por su contenido o presentación induzca o pueda inducir a error a los destinatarios, siendo susceptible de alterar su comportamiento económico, siempre que incida sobre alguno de los siguientes aspectos...', entre los que se citan, a los efectos que nos ocupan en cuanto invocados expresamente por la demandante '...g) La naturaleza, las características y los derechos del empresario o profesional o su agente, tales como su identidad y su solvencia, sus cualificaciones, su situación, su aprobación, su afiliación o sus conexiones y sus derechos de propiedad industrial, comercial o intelectual, o los premios y distinciones que haya recibido...'.
2.2.-En interpretación de dichos actos desleales, la mejor doctrina [BERCOVITZ, Apuntes, pág. 393] viene a razonar que la razón de ser y justificación de la prohibición de estas conductas se encuentra en la protección del mercado, de los competidores y de los consumidores, en cuanto aquellas provocan conductas y decisiones en la clientela basadas no en las prestaciones de bienes o servicios realmente ofrecidas, sino en prestaciones que indicen a error; señalando la Sentencia del Alto Tribunal, de 19.5.2008 [ROJ: STS 2209/2008] en interpretación del art. 7 de la L.C.D. de 1991 [-actual art. 5 L.C.D.-] que '...El artículo 7 de la Ley de competencia desleal trata de proteger el correcto funcionamiento del mercado, en el que la ley de la oferta y la demanda cumple una función trascendente, ante la posibilidad de que los consumidores, en el momento de tomar la decisión de adquirir o no los bienes - productos o servicios -, estén errados sobre las características de los mismos que puedan influir en aquella...'.
2.3.-De las dos conductas positivas típicas recogidas en el precepto analizado [-(i) información falsa, o (íi) información veraz que conduce a error-] la actora invoca una de ellas, cual es la presencia de falsedad en las afirmaciones e informaciones contenidas en las ofertas contractuales para el prediseño y diseño y ejecución de torres para aerogeneradores por su sistema de prefabricados con dovelas, en cuanto falsamente se atribuye una titularidad de propiedad industrial y una tecnología que no le pertenecen, en cuanto propiedad de la actora.
2.4.-En cuanto a los presupuestos que la conducta por información falsa y subsumible en el art. 5 L.C.D. debe cumplir, la doctrina y la jurisprudencia vienen señalando:
a.- la presencia de una conducta activa de capacidad para generar un daño en el mercado, cual es el error, no siendo necesaria la causación del mismo al bastar la mera posibilidad de su causación; señalando la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª, de 25.4.2006 [ROJ: STS 2606/2006] que concurrirá tal posibilidad cuando '...el error pueda influir en la decisión económica tomada por el destinatario, ya que protege la libertad de elección por parte del consumidor o usuario...';
b.- que la falta de veracidad en las afirmaciones o actos de comunicación o publicidad sean relevantes y susceptibles de alterar el comportamiento económico de los destinatarios, al influir dichas falsedades en las decisiones de los consumidores o competidores;
c.- que las informaciones no veraces recaigan sobre alguno de los aspectos o elementos señalados expresamente en los ordinales del apartado 1º del precepto examinado, que por su variedad, alcance y elementos, parecen alcanzar todos los extremos imaginables de un bien o de un servicio;
y d.- que la falsedad tenga cierta relevancia en relación a la globalidad de cualidades del bien o servicio y con el comportamiento económico de los consumidores, habiendo entendido la mejor doctrina [TATO PLAZA y otros, La Reforma de la Competencia Desleal; págs.. 117 y 118) que deben excluir la calificación como engañosa de aquellas prácticas que pese a ser aptas para desencadenar el error en sus destinatarios, o bien no poseen ningún tipo de incidencia en el comportamiento de aquéllos, o bien tal incidencia resulta insignificante.
3.- Examen de la pretensión.
3.1.-A la luz de tal doctrina, haciendo un examen somero de las conductas descritas en la demanda, no puede afirmarse que con intención de inducir a error a los promotores de los parques eólicos en proyecto o en ejecución por la demandante, la demandada se presentara como titular de los conocimientos tecnológicos necesarios para ejecutar o finalizar la construcción de dichos parques.
3.2.-En relación con el Parque Eólico 'Casa Nova', Estado de Bahía, Brasil, consta que ante la imposibilidad financiera y económica de la demandante [- manifestado, entre otros elementos, por su declaración concursal en proceso nº 482/14 del Juzgado Mercantil nº 4 de Madrid por Auto de 10.9.2014-], consta que la demandante/constructora INNEO TORRES autorizó a la demandada a continuar prestando sus servicios de ingeniería según el citado contrato de colaboración de 25.10.2013 de modo directo a la promotora del parque WPE, en relación a nuevas torres, por lo que la efectiva prestación de tales servicios a la titular de la obra no fue precedida de maniobras, maquinaciones, comunicaciones ni presentaciones falsarias que llevasen a ésta a adoptar una decisión comercial que, en otro caso, no hubiera adoptado.
Lisa y llanamente, ante la imposibilidad empresarial de la demandante de acometer con sus medios financieros y económicos y personales, la finalización del contrato de construcción del parque en su totalidad, autorizó a la demandada a continuar prestando sus servicios de ingeniería y común tecnología [-recuérdese que se ha declarado cotitularidad de ambas partes en virtud de la cláusula 8ª de dicho contrato de colaboración-].
Por iguales razones la posesión por la demandada de la documentación técnica, manuales, estudios, cálculos y proyectos relativos a dicho parque resulta lícita, y si uso autorizado por la demandante.
Si a ello unimos que la demanda carece de una mínima concreción en la determinación de las invenciones y novedades, de los conocimientos tecnológicos no amparados por registros, de los planos, proyectos y estudios, que fueron objeto de comunicación falsaria en lo relativo a su titularidad y/o calidades, debe concluirse la necesaria desestimación de tal pretensión.
3.3.-En relación con la oferta contractual realizada por la demandada a través de GRUPO CORTEZ en la feria de BRASIL WINDPOWER 2015 y a la mercantil ACCIONA para el desarrollo de proyectos y su ejecución en dicho país, debe señalarse [-al igual que acaece con la titularidad de las innovaciones y derechos sobre novedades tecnológicas propiedad de INNEO 21 y INNEO TORRES-] que la demandante obvia la diversa personalidad jurídica de los intervinientes, de tal modo que omitiendo cualquier distinción entre los actos del licenciatario brasileño (GRUPO CORTEZ) de la demandada ESTEYCO, S.A.P., en las relaciones de la primera con terceros [ACCIONA WINDPOWER BRASIL como filial de la empresa española ACCIONA], viene a identificar y atribuir los actos de aquella con los de éstas; lo que debe rechazarse.
Si a ello unimos que la demanda carece de una mínima concreción en la determinación de las invenciones y novedades, de los conocimientos tecnológicos no amparados por registros, de los planos, proyectos y estudios, que fueron objeto de comunicación falsaria en lo relativo a su titularidad y/o calidades, debe concluirse la necesaria desestimación de tal pretensión.
3.4.-Y a igual conclusión debe llegarse respecto a la ejecución por la demandada de servicios de ingeniería y obra civil para WEG BRASIL. No consta que la celebración de dicho contrato fuera precedida de una afirmación o comunicación de la demandada presentándose como titular de una tecnología que no fuera de su propiedad, o que no tuviera en legítima posesión.
Si a ello unimos que la demanda carece de una mínima concreción en la determinación de las invenciones y novedades, de los conocimientos tecnológicos no amparados por registros, de los planos, proyectos y estudios, que fueron objeto de comunicación falsaria en lo relativo a su titularidad y/o calidades, debe concluirse la necesaria desestimación de tal pretensión.
QUINTO.- Actos de confusión [ art. 6 L.C.D .].- Actos de aprovechamiento de la reputación ajena [ art. 12 L.C.D .].
1.- Posición de la demandante.
1.1.-Junto a las conductas invocadas por la parte demandante y ya examinadas, adiciona la actora la denuncia de actos de confusión [-apartado (ii) del F.Dcho Material Primero-], en cuanto la demandada está aprovechando los años de trabajo con INNEO TORRES para presentarse en el mercado como un 'distribuidor' de la demandante y para vender una supuesta 'experiencia demostrada' que no tiene.
Ello lo estima acreditado a través de sus presentaciones comerciales y pagina web que acompaña como docs. nº 24 y 25 de la demanda.
1.2.-De igual modo estima la demandante que tal publicidad, ofrecimiento comercial y presentación pública, que se vincula con INNEO y su probada experiencia en más de 400 torres construidas, supone un aprovechamiento de una reputación y un prestigio empresarial en edificación de torres de más de 100 metros, que por su complejidad presenta pocos intervinientes en el mercado de su construcción.
2.- Régimen jurídico de los actos ilícitos de confusión concurrencial.- Su distinción con los actos de aprovechamiento de la reputación ajena.
2.1.-Sostiene la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28ª, de 11.3.2013 [ROJ: SAP 10227/2013] que '...Según el Art. 6 L.C.D . 'Se considera desleal todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos. El riesgo de asociación por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestación es suficiente para fundamentar la deslealtad de una práctica'. Según reiterada doctrina jurisprudencial, las conductas confusorias deben situarse en el terreno de la utilización de signos distintivos ajenos en sentido amplio, concepto éste comprensivo tanto de la utilización del elemento singularizador a título de signo como de su empleo en la forma de presentación de la prestación y circunstancias análogas. En suma, a través del acto de confusión lo que se falsea es el tipo de información que genuinamente está llamado a proporcionar el signo en tanto que objeto de protección abstracta a través de la legislación marcaria, de manera que el error que la conducta infractora genera recae sobre el 'origen empresarial' de la prestación...'.
Añade la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15ª, de 5.3.2013 [ROJ: SAP B 5883/2013] que '...El art. 6 LCD reputa desleal todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos. La finalidad de esa norma se encuentra en proteger al consumidor en su toma de decisiones en el mercado, y no puede desconocerse que la marca o signos pueden influir para que se decante por adquirir un concreto producto, ya que puede preferir uno a otro por la confianza que le reporte la marca como signo indicativo de un determinado origen empresarial del producto...'.
Señala finalmente la Sentencia de la Audiencia Provincial de La Coruña, Sección 4ª, de 1.3.2013 [ROJ: SAP C 616/2013], plenamente aplicable a la confusión y asociación del art. 6 L.C.D., que '... La jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo, en sus sentencias de 11-11-1997 (C-251/1996 , Sabel-Puma ), 29-9-1998 (C- 39/1997 , Canon-Metro Goldwyn Mayer ), y 22-6-1999 ( C-342/1997 , Lloyd-Klijsen), entre otras, ha proclamado: Que el riesgo de confusión debe apreciarse globalmente teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes (casos Sabel, Canon, Lloyd), del que resulta su interdependencia y, así, un bajo grado de similitud entre los productos o servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa (Canon, Lloyd). Que la apreciación global de la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto debe basarse en la impresión de conjunto producida por las marcas y, en particular, de sus elementos distintivos dominantes. Que a estos efectos es importante la percepción del consumidor medio, 'normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz' (Lloyd), que normalmente la percibe como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar (Sabel, Lloyd), y que rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta de su memoria, pudiendo variar su nivel de atención en función de la categoría de productos o servicios contemplada, a tener también en cuenta en unión de las condiciones en que se comercializan (Lloyd). Que entre los factores para apreciar la similitud entre los productos o servicios se incluye su naturaleza, su destino, su utilización y su carácter competidor o complementario (Lloyd). Y que el riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulta ser el carácter distintivo de la marca anterior, bien intrínseco, o bien por lo conocidas o la notoriedad o por su renombre (Sabel, Canon, Lloyd). También constituye un riesgo de confusión el riesgo de que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o de empresas vinculadas jurídica o económicamente (implícitamente en la sentencia Sabel y explícitamente en las de Canon y Lloyd), incluso cuando los atribuye a lugares de producción diferentes (Canon)...'.
2.2.-En la distinción entre el ilícito concurrencial de los actos de confusión [ art. 6 L.C.D.] y el aprovechamiento de la reputación ajena [ art. 12 L.C.D.], debe recordarse que es doctrina recogida en Auto de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28ª, de 4.3.2011 [ROJ: AAP M 4024/2011] que '...Lo que tienen en común los actos de confusión (Art. 6) y los actos de aprovechamiento de la reputación ajena (Art. 12) es que ambos se llevan a cabo mediante el empleo de signos distintivos ajenos en sentido amplio (cualquier elemento intelectualmente disociable de la propia prestación que identifique en el mercado a un agente económico). Por lo tanto, en ambos casos el efecto de la conducta consiste en una distorsión de la información transmitida a través del signo. La diferencia entre una y otra figura radica en el objeto sobre el que se proyecta esa distorsión: a) A través del acto de confusión lo que se falsea es el tipo de información que genuinamente está llamado a proporcionar el signo en tanto que objeto de protección abstracta a través de la legislación marcaria, o, lo que es igual, el error que la conducta infractora genera recae sobre el 'origen empresarial' de la prestación. b) En el acto de aprovechamiento de la reputación ajena, en cambio, lo falseado es la información relativa al aglutinante de ciertos valores atípicos de existencia completamente contingente que, aunque ligados ordinariamente al signo en la mente de quienes intervienen en el mercado, son distintos del específico dato que la legislación marcaria pretende proteger y que el signo está llamado genuinamente a denotar (el 'origen empresarial'). En suma, se trata de la depredación de valores que pueden o no concurrir en relación con el signo, como son la fama o el buen nombre del empresario, originados por el prestigio que han alcanzado sus prestaciones, bien obedezca ese prestigio a la calidad intrínseca de éstas o a factores más coyunturales e intangibles como la moda, o, en definitiva, a cualesquiera otras circunstancias que -ocasionalmente y debido a mecanismos de mercado difíciles de definir- hacen que aquellas prestaciones identificadas por el signo resulten especialmente codiciadas o simplemente valoradas por los usuarios...'.
3.- Examen de la pretensión.
3.1.-Haciendo aplicación de tal doctrina a los concretos actos de confusión y aprovechamiento señalados [-documentados en los aportados con la demanda como docs. nº 24 y 25-], resulta la conclusión de que no puede tenerse pro acreditados dichos comportamientos ilícitos.
3.2.-En efecto, el doc. nº 24 recoge una captura de pantalla donde, en referencia genérica a 'Infraestructuras de la energía' se citan 'torres eólicas de altas prestaciones energéticas (Inneo XXI)', junto a depósitos de gas natural licuado, digestores, plantas fotovoltaicas, estaciones de servicio, plantas industriales; de lo que resulta que ninguna referencia o vinculación existe entre dicha presentación y la demandante.
Debe aquí añadirse que INNEO 21 o INNEO 21 cambió su nombre el marzo de 2014 por el de ACCIONA TOWER, siendo administrada y controlada por ACCIONA CORPORACIÓN, S.A. desde septiembre de 2009; mercantil INNEO 21 con la que la demandante presenta los títulos y conocimientos tecnológicos conexos antes descritos, pero perfectamente individualizados en su origen y función.
3.3.-A igual conclusión debe llegarse respecto a la presentación comercial unida como doc. nº 25 de la demanda, pues de su examen no resulta que, con invocación de la experiencia y tecnología titularidad de la demandante, la demandada se esté presentando como una especialista en la ejecución y diseño de torres eólicas por el sistema de 'tejas' o dovelas.
Falta un informe pericial técnico, debidamente sometido a contradicción, que así lo hubiera afirmado; bastando afirmar que dicho documento recoge un sistema constructivo por anillos prefabricados superpuestos, frente al de dovelas de la demandante; por lo que a falta de un exhaustivco informe pericial técnico que afirme que aquellos anillos incorporan [-para un experto medio que examinara la presentación comercial-] la tecnología de las dovelas prefabricadas, y ello titularidad de la demandante, debe desestimarse dicha pretensión.
SEXTO.- Actos de imitación [ art. 11 L.C.D .].
1.- Posición del demandante.
Finalmente afirma la demandante que si bien la imitación de prestaciones es libre, lo ofertado por la demandada a través de los contratos celebrados con terceros y a través de los anuncios y ofertas comerciales, induce a asociación entre las partes; lo que resulta ilícito.
2.- Régimen jurídico.
2.1.-Es doctrina recogida en Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28ª, de 4.3.2011 [Roj: SAP M 1667/2011] que '...la regla general en nuestro ordenamiento jurídico es el principio general de libre imitación de prestaciones no protegidas por derechos de exclusiva ( artículo 11.1 de la LCD ), en aras precisamente a la libre competencia empresarial...'; añadiendo la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28ª, de 21.12.2012 [ROJ: SAP M 22635/2012] que '...Como han precisado en multitud de sentencias el Tribunal Supremo, el criterio de distinción del ámbito de aplicación de los artículos 6 y 12, de un lado, y el artículo 11 de la Ley de Competencia Desleal , de otro, se asienta en el objeto sobre el que recae la conducta. Así, en los dos primeros preceptos, el objeto sobre el que recae la conducta son las creaciones formales, esto es, los signos distintivos y las formas de presentación de los productos o servicios y, en el segundo, que es el aquí invocado, las creaciones materiales (técnicas, artísticas, estéticas y ornamentales), esto es, las prestaciones, los productos o servicios y las características propias de los mismos, en este sentido sentencias del Tribunal Supremo de 11 de mayo de 2004 , 7 de julio de 2006 ; 30 de mayo , 12 de junio , 17 de julio y 10 de octubre de 2007 ; 5 de febrero y 15 de diciembre de 2008 ; 15 de enero , 10 y 25 de febrero 30 de junio y 7 de julio de 2009 ; 4 de marzo , 23 de julio y 1 de diciembre de 2010 ; 11 de febrero , 15 de febrero y 16 de noviembre de 2011 ...'.
En iguales términos señala la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28ª, de 12.12.2014 [ROJ: SAP M 18847/2014] que '...El artículo 11 de la Ley de Competencia Desleal contiene tres normas o si se quiere una regla general y varias prohibiciones o excepciones. La regla general proclama la libertad de imitación de las prestaciones e iniciativas empresariales siempre que no estén amparadas por un derecho de exclusiva reconocido en la ley. La norma no sanciona la imitación, por sí misma, como acto de competencia desleal, sino tan solo aquélla que, por las circunstancias concurrentes, no contribuye tanto al progreso técnico o estético, o a dinamizar el mercado, cuanto a producir efectos perjudiciales sobre los consumidores o los competidores.
Por ello, como excepción, se reputa desleal la imitación de prestaciones o iniciativas empresariales cuando:
1.- Resulte idónea para generar la evitable asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación (11.2).
2.- Comporte un evitable aprovechamiento indebido de la reputación ajena (11.2).
3.- Comporte un aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno (11.2).
4.- Se produzca la imitación sistemática de las prestaciones o iniciativas del competidor cuando dicha estrategia se halle encaminada a impedir u obstaculizar su afirmación en el mercado (11.3)...'.
2.2.-Si lo dicho permite articular una interpretación del ámbito objetivo del precepto invocado y del principio general que prevalece en el mismo [-libre imitación de prestaciones-], en interpretación del art. 11.2 L.C.D. y del aprovechamiento indebido a que alude la pretensión del demandante, señala la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28ª, de 1.10.2012 [ROJ: SAP M 16166/2012] que '...El artículo 11.2 de la LCD , en el inciso que contempla una actuación imitativa que comporte un aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno (que es a lo que parece referirse, en concreto, la demandante), no resulta aplicable a unos hechos como los que son objeto de este proceso. Por el contrario, ese tipo de ilícito concurrencial hace alusión a aquellos casos en los que un emprendedor ha incurrido en costes considerables para implantar un producto en el mercado y un imitador pretendiese aprovecharse del impulso de aquél para situarse, a su vez, a costa de todo lo que aquél tuvo que gastarse y que éste se estaría ahorrando. Poco tiene que ver eso con el objeto de este litigio, por lo que nada más tenemos que añadir ante una invocación legal que no resulta pertinente...'.
Añade la Sentencia de igual Audiencia y Sección, de 8.5.2009 [ROJ: SAP M 10871/2009] que '...para evitar que el principio de libre imitación quede vacío de contenido hay que aplicar los mencionados ilícitos concurrenciales siguiendo una interpretación restrictiva, que pasa por exigir la concurrencia en el caso enjuiciado de las siguientes circunstancias: 1º) la apreciación de mérito competitivo, lo que supondría: a) la presencia en la prestación original de singularidad competitiva, es decir, de rasgos diferenciales que la distingan suficientemente de otras prestaciones de igual naturaleza; y b) el asentamiento o implantación suficiente en el mercado de la prestación original que sea objeto de imitación; y 2º) la evitabilidad de los riesgos de asociación o aprovechamiento de la reputación ajena, de modo que si resultan inevitables quedará excluida la apreciación de deslealtad en la práctica, tal como se indica en el párrafo segundo del nº 2 del artículo 11 de la LCD (el cual no menciona, en relación con esta premisa, el supuesto de imitación con aprovechamiento del esfuerzo ajeno, en el cual ha de entenderse que no regirá la cláusula de inevitabilidad). La Sala 1ª del Tribunal Supremo, en recientes sentencias tales como las núm. 887/2007, de 17 julio , y 1167/2008, de 15 diciembre , ha sostenido que la imitación desleal del art. 11.2 de la Ley de Competencia Desleal ha de consistir en la copia de un elemento o aspecto esencial, no accidental o accesorio, incidiendo sobre lo que se denomina 'singularidad competitiva' o 'peculiaridad concurrencial'. Así pues, para que pueda considerarse que una conducta desarrollada en el mercado es un ilícito concurrencial del art. 11.2 de la Ley de Competencia Desleal se exige que la prestación imitada goce de singularidad competitiva...', para seguidamente afirmar que '...para decidir si la imitación de los productos de la actora es constitutivo de un acto de competencia desleal del art. 11.2 de la Ley de Competencia Desleal es preciso que los productos imitados gocen de singularidad competitiva, puesto que de no ser así el acto sería lícito por encuadrarse en la regla general de libre imitabilidad del art. 11.1 de la Ley de Competencia Desleal , sin perjuicio de la infracción del derecho de exclusiva reconocido por la ley (concretamente un derecho de patente) que haya podido cometerse, que ha sido declarado y que es ajeno a la discusión atinente a la prosperabilidad de las acciones de competencia desleal...'.
3.- Examen de la pretensión.
3.1.-Exigiendo la citada jurisprudencia que la conducta de imitación esté dirigida a la propia prestación [-en nuestro caso resultan torres eólicas construidas bajo determinados conocimientos tecnológicos específicos-], en cuanto ésta incorpora una ventaja competitiva reconocible en el mercado como atribuida a un competidor, tales elementos no aparecen acreditados en la conducta de la demandada al comercializar y ofertar la ejecución de dichas torres eólicas para generadores eléctricos.
3.2.-Como ya se razonó no resulta acreditado (i) que la demandante sea la titular exclusiva de dicha tecnología en todos sus elementos [-podría serlo, en todo o en parte de INNEO 21 (ahora ACCIONA) o en cotitularidad con la demandada por causa del contrato de colaboración-], (ii) que le perteneciera y la aportara al tiempo de la contratación de colaboración con la demandada a través de servicios de ingeniería, (iii) en qué medida dicha tecnología supone una real y relevante ventaja competitiva más allá de las simples manifestaciones de la demandante, (iv) que la demandada esté haciendo uso de la misma tecnología con la finalidad [-pues la imitación es libre-] de expulsar a la demandante del mercado, o de aprovechar el prestigio y reputación de INNEO TORRES, ajena y distinta a INNEO 21 [también INNEO XXI-].
Procede, por todo ello, la desestimación íntegra de la demanda.
SÉPTIMO.- Costas.
Dada la desestimación de la demanda, de conformidad con el criterio del vencimiento dispuesto en el art. 394 L.E.Civil, procede hacer imposición de las costas a la parte demandante.
Vistos los preceptos citados, sus concordantes y demás de general y pertinente aplicación,
Fallo
Que desestimando íntegramente la demanda formulada a instancia de la mercantil INNEO TORRES, S.L., EN CONCURSO DE ACREEDORES, representada por el Procurador Sr. Deleito García y asistida del Letrado D. David Macías González; contra la demandada ESTEYCO, S.A.P., representada por la Procuradora Sra. Aroca Flórez y asistida del Letrado D. Felipe Ronda Zuloaga; debo absolver y absuelvo a la demandada de las pretensiones formuladas; con imposición de las costas de esta instancia a la parte demandante.
Así por esta Mi sentencia, que se notificará a las partes en legal forma, y contra la que cabe interponer [ Art. 457 L.E.C.]RECURSO DE APELACIÓNen el plazo de VEINTE DÍASa contar de su notificación, ante este Juzgado, a resolver por la Ilma. Audiencia Provincial de Madrid.
De conformidad con la D.Adicional 15ª de la LOPJ, introducida por la LO 1/09 (BOE 4.11.2009), para el anuncio o la preparación o la interposición del recurso de apelación, será precisa la consignación como depósito de 50 euros en la 'Cuenta de Depósitos y Consignaciones' abierta a nombre del Juzgado [para este procedimiento: 2762-0000-00-0240_16] en la entidad Banco Santander, S.A. y acreditarlo documentalmente ante este tribunal, aportando copia del resguardo de ingreso; el depósito no deberá consignarse cuando el recurrente sea beneficiario de justicia gratuita, Ministerio Fiscal, Estado, Comunidad Autónoma, Entidad Local u organismo autónomo dependiente.
No se admitirá a trámite ningún recurso cuyo depósito no esté constituido. Cuando puedan realizarse ingresos simultáneos por la misma parte procesal, deberá realizar dos operaciones distintas de imposición, indicando en el concepto el tipo de recurso de que se trate en cada caso.
Si por una misma parte se recurriera simultáneamente más de una resolución que pueda afectar a una misma cuenta expediente, deberá realizar tantos ingresos diferenciados como resoluciones a recurrir, indicando el tipo de recurso de que se trate y la fecha de la resolución objeto de recurso en formato dd/mm/aaaa en el campo de observaciones.
Y definitivamente juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
E
PUBLICACIÓN
Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Sr. Juez que la suscribe, estando celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha, con mi asistencia y en el local del Juzgado, de lo que doy fe.
