Sentencia Civil Juzgados de lo Mercantil - Madrid, Sección 6, Rec 37/2013 de 30 de Septiembre de 2015

Encabezamiento

JUZGADO DE LO MERCANTIL

NÚMERO SEIS

MADRID

PROCESO: Ordinario nº 37/13

ASUNTO: Sentencia definitiva

SENTENCIA Nº .

En la Villa de Madrid, a TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE.

Vistos por el SR. DON FRANCISCO JAVIER VAQUER MARTÍN, Magistrado-Juez Titular del Juzgado de lo Mercantil nº 6 de esta Villa y su partido judicial, los presentes autos de PROCESO ORDINARIO, seguidos en este Juzgado con el Nº 37/13, seguidos a instancia de la mercantil ARS REI, S.L., representada por el Procurador Sr. Bermejo Valiente y asistida de la Letrado Dña. Inmaculada Juárez Marroquí; contra DÑA. Rosario y contra la mercantil LŽATELINER Nº 3, S.L., representados por la Procuradora Sra. Cermeño Roco y asistida del Letrado D. Enrique Jaramillo López-Herce; sobre acción de competencia desleal; y,

Antecedentes

PRIMERO.-El expresado demandante formuló demanda de 14.1.2013 que por reparto correspondió a este Juzgado contra las ya citadas demandadas, por los cauces del proceso ordinario, reclamando: 1.-se declare como actos contrarios a la competencia, y por tanto desleales, los realizados por Dña. Rosario a través de la mercantil LŽAtelier Nº 3, en perjuicio de la mercantil Ars Rei, S.L.; 2.-se ordene a las demandadas al cese inmediato en la práctica a través de cualquier otra empresa competencia directo o indirecta de la mercantil demandante, de todos los anteriores actos de competencia desleal; 3.-se prohíba a las demandadas realizar en el futuro nuevos actos desleales en el futuro, consistentes en la imitación de los productos, aprovechamiento de la reputación de la marca UNO DE 50, mediante la asociación de ésta con los productos y cesar en sus manifestaciones que puedan denigrar a la mercantil demandante; 4.-se condene a las demandadas a pagar a la demandante la cantidad de 504.954,76.-€ en concepto de daños y perjuicios que se desglosan de la siguiente manera: a) por aplicación del art. 12 de la Ley de Competencia Desleal la cantidad de 161.885,83.-€; b) por aplicación del art. 9 de la Ley de Competencia Desleal la cantidad de 286.229,46.-€, c) por aplicación del art. 11.2 de la Ley de Competencia Desleal la cantidad de 16.300.-€; y d) por aplicación del art. 13 de la Ley de Competencia Desleal la cantidad de 40.539,50.-€; y 5.-costas; alegando los hechos y fundamentos de derecho que constan en las actuaciones y acompañando los documentos que constan unidos.

SEGUNDO.-Previa subsanación de defectos procesales, admitida a trámite la demanda formulada en virtud de Decreto de 6.2.2013 se acordó de conformidad con el Art. 404 de la L.E.Civil , previo examen de oficio de la jurisdicción y competencia de este Juzgado, el traslado de la misma al demandado para su contestación.

TERCERO.-Por escrito de 19.3.2013 de la Procuradora Sra. Cermeño Roco [tomo II, ab initio] en representación de las demandadas se contestó a la demanda en el sentido de oponerse a la misma e interesar su íntegra desestimación en base a los hechos y alegaciones que constan en autos, acompañando los documentos unidos.

CUARTO.-Previa subsanación de defectos procesales, por Diligencia de 2.4.2013 se acordó citar a las partes para la celebración de la audiencia previa, según lo dispuesto en el Art. 414.1 de la L.E.Civil .

QUINTO.-En el día y hora señalados para la celebración de la audiencia previa, compareció la parte actora, con la defensa y representación ya referida, interesando la prueba que estimó oportuna, no formulando cuestiones procesales; admitiendo la autenticidad y certeza de los documentos acompañados de adverso, sin perjuicio de su valoración probatoria.

De igual modo por la parte actora se formularon pretensiones complementarias en el sentido de (i) se condene a las demandadas a cesar en el diseño, fabricación, distribución y venta de los productos que constituyan imitación o copia de los de UNO DE 50; así como (ii) a cesar en la comparación o denostación por cualquier medio de los productos, la imagen y la firma de UNO de 50 en su comparación con los desarrollados por las demandadas; inadmitiendo este Tribunal las demás pretensiones formuladas.

Comparecieron igualmente las partes demandadas, con la asistencia y representación referidas, ratificando las cuestiones procesales formuladas; admitiendo la autenticidad y certeza de los documentos acompañados de adversos, sin perjuicio de su valoración probatoria.

SEXTO.-Admitida la prueba propuesta, se señaló día y hora para la práctica del acto de juicio, donde se realizó la admitida, con el resultado que obra en autos.

SEPTIMO.-Finalizada la práctica de la prueba las partes, por su orden, realizaron las alegaciones finales que estimaron oportunas, con el resultado que consta en autos.

Fundamentos

PRIMERO.- Jurisdicción, competencia y procedimiento.

La competencia objetiva y territorial para conocer de la presente causa corresponde a este Juzgado, según lo dispuesto en el Art. 45 y ss de la L.E.Civil ; habiéndose tramitado por los cauces del proceso ordinario, de conformidad con los Art. 249 y 399 de la Ley Rituaria.

SEGUNDO.- Cuestiones procesales y hechos excluyentes.- Prescripción de la acción.

A.-Con carácter previo a entrar en el fondo del asunto litigioso, en su caso, invocan las demandadas la excepción de prescripción de las acciones mero declarativa y de condena de hacer, no hacer y dineraria formuladas por la demandante, sosteniendo que de conformidad con el art. 35 de la Ley de Competencia Desleal [-en adelante L.C.D.-] ha transcurrido más de un año desde que la demandante tuvo conocimiento de los hechos ahora invocados, pues tal como consta en la demanda una vez constituida la mercantil LŽATELIER, nº 3, S.L. ésta inició una campaña publicitaria que se desarrolló entre los meses de octubre y diciembre de 2011, siendo que la demanda es de enero de 2013.

B.-Para resolver tal cuestión debe estarse a la doctrina jurisprudencial recogida en Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª, de 19.2.2013 [ROJ: STS 3408/2013 ], dictada en interpretación del anterior art. 21 L.C.D . [actual art. 35 L.C.D .] en cuanto vigente al tiempo de acaecimiento de los hechos y cuyos razonamientos son plenamente aplicables a la actual redacción, señalando que '... El precepto ha sido interpretado por la STS 338/2010, de 20 de mayo, RC 1724/2006 , que reproduce la 872/2009, de 18 de enero de 2010, RC 656/2005, 871/2009, de 21 de enero de 2010, RC 1180/2005, en el sentido de que el artículo 21 no sanciona con la prescripción la inactividad del legitimado mientras el infractor permanezca en la situación antijurídica, ya que no cabe en la interpretación del artículo 21 prescindir o minusvalorar la función que está llamado a cumplir el ordenamiento concurrencial, ya que, la Ley 3/1.991 introdujo un cambio radical en la concepción tradicional del derecho de la competencia desleal, que dejó de concebirse como un ordenamiento primariamente dirigido a resolver los conflictos entre los competidores, para convertirse en un instrumento de ordenación y control de las conductas en el mercado, a fin de cumplir la función de defensa de los intereses de quienes en él participan y de la propia institución de la competencia. Además, de computarse el plazo de prescripción de la acción desde el inicio de una actuación ilícita continuada, se llegaría al absurdo de que quien, por tolerancia o por cualquier otro motivo legítimo y hasta acaso digno de encomio, hubiese dejado pasar el plazo de inicio de una de las circunstancias concadenantes, cooperantes y en manifestación de concausa del resultado dañoso cuya indemnización se reclama, tendría que resignarse a padecer indefinidamente los males que la impericia, el abandono o la negligencia de un tercero tuvieran a bien conferirle, quedando este facultado y libre para seguir de continuo obrando de una manera imprudente y perjudicial, aspecto ambos que pugnarían abiertamente con los más elementales principios de justicia y equidad...'.

C.-Atendiendo a tal doctrina resulta que el conjunto de hechos presuntamente antijurídicos se inicia tras la ruptura de la relación laboral entre la demandante y la codemandada persona física, tras lo cual se procede a constituir la sociedad igualmente demandada, dando comienzo a una actividad de diseño, fabricación, comercialización y distribución de productos de bisutería iguales o semejantes a los de la demandante, generando confusión y asociación en el mercado, conducta que aún hoy se desarrolla y continúa realizando [-tal como fue invocado por la demandante en la audiencia previa al haberse presuntamente comercializado una nueva colección-], desplegando sus eventuales efectos asociativos y de aprovechamiento reputacional más allá de la fecha de conocimiento inicial de los hechos invocados; todo lo cual fuerza a desestimar la prescripción invocada.

TERCERO.- Pretensión de la demandante.- Posición de las demandadas.

A.-Entrando en el examen de las cuestiones de fondo suscitadas, ejercita la entidad demandante acción declarativa de deslealtad de las conductas que imputa a las demandadas, a la que acumula acciones de condena a la cesación, remoción y prohibición de dichas conductas, así como acciones de condena dineraria por daños materiales y morales, sosteniendo -en esencia-:

1.-que la mercantil ARS REI, S.L. [-en adelante ARS REI-] tiene como actividad comercial la creación, diseño y distribución de objetos de fabricación metálica y de bisutería, los cuales se comercializan bajo el signo UNO DE 50, titularidad marcaria de la demandante;

2.-que ARS REI cuenta con más de 15 años de presencia en el mercado, tanto mediante tiendas propias como a través de internet, estando presente en 51 países y contando con 1.500 puntos de venta multi-marca, lo que le ha otorgado prestigio y reconocimiento en todo el mundo;

3.-que dicha presencia y reconocimiento se asienta, entre otras cuestiones, en el desarrollo por la demandante de una intensa actividad de comunicación a través de los medios de comunicación escrita, digital, TV, radio y redes sociales, habiendo realizado entre 2009 y 2012 en publicidad unos gastos de 2.839.608,15.-€;

4.-que los productos metálicos y de bisutería fabricados y comercializados por la demandante gozan de prestigio y de un carácter propio y personal, fundado no sólo en la marca 'UNO DE 50', sino además en la forma y diseño creativos y originales de las piezas de bisutería, por lo que tales cualidades las distinguen en el mercado y le otorgan un valor añadido determinante de una singularidad competitiva;

5.-que la demandante cuenta con una equipo de diseñadores y modelistas, los cuales trabajando en conjunto y bajo la dirección de la demandante, crean las piezas y las formas que caracterizan a la marca, del que formó parte la demandada DÑA. Rosario ;

6.-que DÑA. Rosario se incorporó a la plantilla de la demandante el 1.10.1999, siendo que desde el 26.2.2001 prestó servicios como diseñadora con la categoría profesional de jefe de taller, teniendo exclusividad con la actora desde el 1.5.2006 hasta que fue despedida disciplinariamente el 2.5.2011, y dos años más;

7.-que DÑA. Rosario fundó el 19.9.2011 la mercantil LŽATELIER Nº 3, S.L. [-en adelante LŽATELIER-], dedicada a la fabricación, diseño, importación y exportación, almancenamiento, distribución, comercio al por mayor y al por menor, compra y venta de joyas y objetos de bisutería; haciendo uso del signo distintivo 'Nº 3' y dirigiendo tales productos al mismo público que la demandante;

8.-que DÑA. Rosario y la mercantil LŽATELIER han venido realizando actos de aprovechamiento de la reputación ajena al hacer reiterado uso en sus espacios de información escrita y digital del signo 'UNO DE 50', así como incluir en los mismos publicaciones realizadas por la demandante, generando con ello la falsa imagen de una asociación entre ambas marcas y una errónea pertenencia corporativa entre las mismas, aprovechando las demandadas la reputación y prestigio de la demandante; aprovechamiento por el que reclama la cantidad de 97.731,33.-€ como daño emergente y la cantidad de 64.154,50.-€ como lucro cesante;

9.-que las demandadas han venido realizando actos de imitación con riesgo de confusión, al imitar en su totalidad no sólo el diseño sino también el uso y aplicación de los específicos materiales usados por la demandante, solicitando por tales conductas una indemnización de 16.300.-€;

10.-que las demandadas han venido realizando actos de denigración al afirmar en una entrevista emitida en 'www.tormo.com' y en la página web oficial de 'Nº3' que los productos de la demandante carecen de creatividad, de calidad y de exclusividad, reclamando por ello la cantidad de 286.229,46.-€ como daños materiales y morales;

11.-que las demandadas han venido realizando actos de violación y relevación de secretos al haber sustraído DÑA. Rosario la base de clientes y de agentes comerciales de ARS REI, entrando en contacto con ambos para ofertar sus productos y para que los distribuyeran; actos por los que reclama la cantidad de 40.539,50.-€.

B.-Frente a ello las demandadas se oponen frontalmente a la demanda, afirmando -en esencia-:

1.-que DÑA. Rosario es la fundadora, creadora y propietaria inicial de la mercantil ARS REI y de la marca 'UNO DE 50', signo marcario que es continuación de la marca 'ACHERON' también creada y fundada por DÑA. Rosario ;

2.-que los diseños de los productos y complementos de 'UNO DE 50' provienen de los comercializados bajo la marca 'ACHERON' y creados, fabricados y vendidos por DÑA. Rosario por el cauce de la citada marca, incorporando ya las características y símbolos que afirma la actora ser singularidad y exclusividad de la demandante, hasta el punto de que DÑA. Rosario ha estado vinculada a la marca 'UNO DE 50' y a sus productos durante más de 15 años, no siendo fácil en el mercado el deslindar una de la otra;

3.-que DÑA. Rosario creó, fabricó y comercializó los productos de bisutería y complementos de 'UNO DE 50' desde el año 1996, primeramente como autónoma y luego bajo la forma societaria de ARS REI; mercantil y marca que vendió el 12.8.1999 a la mercantil GUACH, S.A.; pasando DÑA. Rosario a prestar servicios laborales para ARS REI como diseñadora de productos;

4.-que la constitución de la mercantil LŽATELIER se produjo con el consentimiento y conformidad de los responsables de ARS REI, como compensación a no abonarle una indemnización pactada en contrato laboral por importe de 600.000.-€ si éste se extinguía antes de los cinco años; pactando las partes utilizar el despido disciplinario para extinguir aceleradamente la relación laboral y poder constituir la sociedad; entendimiento que propició que DÑA. Rosario participara en los actos de celebración del 15º aniversario de la marca y cediera su imagen y nombre para tales actos;

5.-que no es cierto que las demandadas se hayan apoderado de la reputación ajena de la actora, pues la reputación de la que hacen uso las demandadas es de DÑA. Rosario , hasta el punto de que fue ARS REI quien realizó un política de vinculación entre la empresa, la marca 'UNO DE 50' y la figura de DÑA. Rosario , siendo que los certificados de autenticidad de determinados productos eran emitidos [-hasta su salida laboral-] por DÑA. Rosario ;

6.-que es cierto que LŽATELIER ha desarrollado, diseñado, fabricado y comercializado anillos, pulseras, colgantes, llaveros y cinturones [-tal como lo hacen otros fabricantes de bisutería-], siendo que los diseños, formas y materiales utilizados por la demandadas son los mismos que venía utilizando DÑA. Rosario bajo la marca 'ACHERON', y que luego fueron copiados por ARS REI;

7.-que no es cierto que las demandadas realizaran actos de denigración, pues siendo ciertas las transcripciones realizadas sobre las mensajes de comunicación contenidos en la entrevista y página web oficial, no tienen contenido denigrante y no incluyen referencia alguna a la demandante;

8.-que no es cierta la violación y relevación de secretos de la demandante, al no haber sustraído DÑA. Rosario listado alguno de clientes y de distribuidores o agentes comerciales.

CUARTO.- Violación y relevación de secretos [ art. 13.1 L.C.D .]

A.-Aun alterando, por razones sistemáticas, el orden de exposición elegido por la demandante por razón de las concretas y específicas conductas invocadas, estima éste Tribuna como útil y conveniente el examinar primeramente las infracciones de los arts. 13 L.C.D . [-violación y relevación de secretos-], art. 14.1 L.C.D . [-inducción a la infracción contractual-] y art. 9 L.C.D . [- actos de denigración-].

B.-Comenzando con el primero de ellos, sostiene la demandante que DÑA. Rosario prestó servicios profesionales y luego laborales para ARS REI desde el 1.10.1999 hasta el 2.5.2011, de tal modo que extinguida la relación laboral los agentes comerciales y distribuidores de la demandante comenzaron a recibir llamadas de teléfono proponiéndoles distribuir los productos de bisutería diseñados, fabricados y comercializados por la demandada LŽATELIER, de lo cual afirma la demandante que surge la duda razonable de que DÑA. Rosario pudo apropiarse del archivo o ficheros informáticos de clientes y de agentes comerciales para hacer posteriormente un uso comercial de ellos.

C.-Señala la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28ª, de 15.10.2010 [Roj: SAP M 16794/2010 ], que '... El artículo 13 de la Ley de Competencia Desleal considera desleal la divulgación o explotación, sin autorización de su titular, de secretos industriales o de cualquier otra especie de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso legítimamente, pero con deber de reserva, o ilegítimamente, a consecuencia de espionaje o procedimiento análogo o mediante la inducción a la infracción contractual. Ante la falta de definición legal de secretos industriales o empresariales podemos entender como tales el conjunto de informaciones o conocimientos que no son de dominio público y que son necesarios para la fabricación o comercialización de un producto, para la producción o prestación de un servicio o bien para la organización y financiación de una empresa. Siguiendo el artículo 39.2 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC; BOE de 24 de enero de 1995), para que la información empresarial pueda considerarse secreto y sea susceptible de protección es necesario que concurran los siguientes requisitos: 1)que no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión; 2)que tenga un valor comercial por ser secreta; y 3)que haya sido objeto de medidas razonables, atendidas las circunstancias, para mantenerla secreta, tomadas por la persona que legítimamente la controla (también, en sentido análogo, artículo 1.7 del Reglamento CEE núm. 556/89 , de la Comisión, de 30 de noviembre de 1988, relativo a la aplicación del apartado 85 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos de licencia de Know-How). Pues bien, difícilmente habría podido mediar en el presente caso el ilícito de violación de secretos del artículo 13 de la LCD , pues ni las informaciones que formen parte de las habilidades, capacidades y experiencia profesionales de carácter general de un sujeto, ni el conocimiento y relaciones que pueda tener con la clientela, aunque lo haya adquirido en el desempeño de sus funciones para otro, pueden ser consideradas como secreto empresarial...'.

D.-Atendiendo a tal doctrina, y de la prueba practicada en el acto de juicio, debe concluirse en la ausencia de prueba bastante para conformar una sólida convicción judicial sobre los hechos invocados; y ello porque aún dando por ciertas [-que no se dan-] tales llamadas comerciales para el ofrecimiento de actividad empresarial a algunos agentes comerciales, en modo alguno puede sostenerse de tales hechos la existencia de una apropiación por la demandada de ficheros informáticos con la identidad de clientes y de agentes comerciales de la demandante; máxime cuando la demandada DÑA.. Rosario tuvo a su disposición de modo lícito y por razón de su especial vinculación con la mercantil demandante [-aquella fue la fundadora de dicha sociedad y la gestionó durante años antes de venderla a favor de sus actuales propietarios-].

Procede, por ello, la desestimación de dicha pretensión.

QUINTO.- Inducción a la infracción contractual [ art. 14.1 L.C.D .]

A.-Bajo idéntico epígrafe [-Hecho 8º de la demanda-] e iguales hechos antes referidos, invoca la demandante la presencia de un ilícito de inducción a la infracción contractual, sosteniendo que tales llamadas telefónicas realizadas por la mercantil demandada a los agentes comerciales territoriales de la demandante tenían por finalidad que éstos dejaran de prestar sus servicios en exclusiva o dejaran de hacerlo a favor de los productos de la demandada.

Ello lo niegan las demandadas.

B.-De igual modo que las expuestas y por iguales razones, probatorias y de fondo, procede desestimar dicha acción. Debe recordarse que es doctrina reiterada, recogida por Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28ª, de 30.6.2009 [Roj: SAP M 10755/2009 ] que '... El artículo 14 de la Ley de Competencia Desleal contempla tres distintos actos de competencia desleal, a saber, la inducción a la infracción de deberes contractuales básicos (artículo 14.1º), la inducción a la terminación regular de un contrato y el aprovechamiento de una infracción contractual ajena no inducida (artículo 14.2º); mientras que aquélla conducta se reputa desleal por naturaleza, sin necesidad de la concurrencia de ulteriores requisitos, éstas precisan para su consumación de la presencia de una serie de circunstancias, sin las cuales no se puede entender cometido el ilícito concurrencial, circunstancias que, descritas por el último inciso del mismo precepto, se resumen en la finalidad difusora o de explotación de un secreto industrial o empresarial, o en su realización acompañada de «circunstancias tales como el engaño, la intención de eliminar a un competidor del mercado u otras análogas»...'; añadiendo, a los efectos que nos ocupan, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28ª, de 16.4.2008 [Roj: SAP M 16.4.2006] que '... Además, la acción típica prevista en el nº 1 del artículo 14 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal , exige que se influya sobre otra persona para moverla a infringir deberes contractuales básicos derivados de una relación contractual eficaz, y no consta que los trabajadores que se marcharon quebrantasen obligaciones contractuales sino que ejercieron un derecho, el de extinguir el contrato por la dimisión del trabajador ( artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores )...'.

C.-Atendiendo a tal doctrina resulta en la presente causa que la demandante no invoca ni concreta qué deberes contractuales en vigor son objeto de la inducción a su infracción. Del mismo modo, de la lectura del relato de hechos contenido en la demanda respecto a éstas conductas resulta que la acción desplegada por la mercantil demandada se limitaba a la realización de una oferta comercial para añadir a su actividad profesional de la intermediación en productos de bisutería de otros productos fabricados y diseñados por la demandada, no pudiendo calificarse tal comportamiento como una conducta eficaz para captar la voluntad del destinatario y generar en él la decisión de romper sus compromisos contractuales [-que, reitero, no se identifican-].

Si a ello unimos que tales conductas y llamadas no aparecen acreditadas de modo suficiente, resulta la necesaria desestimación de tal pretensión.

SEXTO.- Actos de denigración [ art. 9 L.C.D .]

A.-La tercera de las conductas típicas invocada por la demandante es la relativa a los actos de denigración del art. 9 L.C.D ., sosteniendo la demandante que dos conductas realizadas por las demandadas debe subsumirse en dicho precepto, cuales son:

(i)la publicación en la página web oficial de la mercantil LŽATELIER de la expresión '... No hay dos sin tres...Acherón forma parte de un entrañable pasado...Uno de 50 se queda en un presente superado...Y hoy empieza un nuevo futuro, el número tres de la lista, Sin dudas, sin vericuetos...es la tercera marca nacida de la creatividad de Rosario ...es, en efecto, Nº 3... '; añadiendo el comentario que '... En Nº 3 buscamos la exclusividad perdida en anteriores marcas. Nuestro objetivo, llegar a una mujer con estilo, que vista su clase hasta en los momentos más informales o casual y siempre muy femenina...'; y,

(ii)el mensaje contenido en las declaraciones de Dña. Rosario emitidas por la página web 'www.tormo.com' el 23.5.2012, al afirmar que '...« No hay dos sin tres...Acherón forma parte de un entrañable pasado... Y hoy empieza un nuevo futuro, el número tres de la lista». Así reza la página web de este proyecto y así nos define su nacimiento la diseñadora Rosario : 'Por motivos de política empresarial tuve que abandonar a mi hijo, y quedarme embarazada para poder parir otro'. Se refiere a Uno de 50, firma de la que fue fundadora y de la que se fue a mediados del año pasado, y a Nº 3, la nueva aventura empresarial de esta diseñadora, creadora de nacimiento y emprendedora 'por necesidad vital de poder realizar mis sueños creativos', según manifiesta ...'.

B.-Es doctrina recogida en Auto de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28ª, de 10.9.2010 del 10 de Septiembre del 2010 [Roj: AAP M 13752/2010 ] que '... la razón de ser de la existencia de una tipicidad como la descrita en el art. 9 (actos de denigración) es la de contemplar un tipo de conducta cuya ilicitud se funda (al igual que sucede con otras tipicidades como las de los Arts. 6 , 7 , 8 y 10 de la Ley de Competencia Desleal en su anterior redacción) en su capacidad para interferir en la formación de las preferencias y en la adopción de decisiones en el mercado, efecto indeseable este que en el caso de los actos de denigración se produce gracias a la presencia de un cierto componente falsario (de ahí la admisibilidad de la 'exceptio veritatis') capaz de provocar algún grado de distorsión en la percepción que de los servicios o productos ofertados por un tercero obtienen quienes intervienen en el mercado, especialmente los consumidores...'; añadiendo el Auto de igual Audiencia y Sección, de 14.5.2010 [Roj: AAP M 8522/2010] que '... En relación con los actos de denigración, como se indica en la STS 11 julio de 2006 , se trata de actos que suponen un ataque a la reputación del tercero y que están realizados con finalidad concurrencial; en ellos deben presentarse estos elementos: a) el menoscabo de la reputación y el crédito del tercero en el mercado, como así se deduce de la sentencia de 20 marzo 1996; b) la falsedad; c) que sean pertinentes, d) que tengan finalidad concurrencial. La sentencia de 1 abril 2004 definía lo que debía entenderse como denigración, siendo 'la propagación a sabiendas de falsas aserciones contra un rival con objeto de perjudicarle comercialmente; es decir, actividad tendente a producir el descrédito del tercero o de su producto; o la difusión de aseveraciones falsas en su perjuicio', criterio que había sido ya expresado en la sentencia de 15 octubre 2003...'; afirmando el Auto de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28ª, de 23.9.2011 [Roj: AAP M 14512/2011 ] que '... Lo relevante para la aplicación del tipo legal previsto en el artículo 9 de la Ley de Competencia Desleal es que el demandado haya puesto en conocimiento de terceros, por cualquier medio, manifestaciones que sin ser exactas, verdaderas y pertinentes, vayan referidas a la actividad, las prestaciones, el establecimiento o las relaciones mercantiles de un agente económico y puedan menoscabar su reputación en el mercado. La manifestación no se considerará denigratoria si se corresponde con la realidad, provoca en los destinatarios una representación fiel de ésta y se refiere a extremos concernientes a la participación en el mercado de los afectados. Mediante el artículo 9 de la LCD se pretende, como remarca la sentencia de la Sala 1ª del TS de 26 de octubre de 2010 , proteger el crédito de un agente económico en el mercado precisamente para asegurar el correcto funcionamiento de éste, de manera que no se permita que las leyes de la oferta y de la demanda puedan resultar influidas por un acto injustificado de obstaculización del competidor o por una decisión del consumidor que pueda resultar deficientemente formada por la maniobra dirigida a menoscabar la buena reputación de aquél...'.

C.-De la lectura de tal doctrina y haciendo aplicación a la misma a los mensajes, comentarios y declaraciones introducidas por la codemandada DÑA. Rosario en su página web y en otros medios digitales, resulta que la única expresión valorativa y dirigida a la actividad o prestaciones de la demandante es la que califica a aquellas como carente de una exclusividad que tuvo, pero que ya perdió.

SÉPTIMO.- Actos de imitación con riesgo de asociación.- Art. 11 L.Co.

A.-La cuarta de las conductas invocadas por la parte demandante es la relativa a la ilícita imitación de prestaciones generadora de un riesgo de confusión, sosteniendo -en esencia-:

1.-que la actora lleva quince años comercializando elementos de bisutería [-anillos, pulseras, pendientes, collares, llaveros y cinturones-] con un estilo propio, definido por el uso de determinadas aleaciones de materiales con un acabado en baño de plata, a lo que se adiciona el cuero natural, las resinas y los cristales, que les caracterizan como productos de aspecto artesanal; todo ello acompañado de diseños y estilos propios que incorporan elementos específicos tales como el botón, la aguja, las llaves, etc.,;

2.-que la línea creada y comercializada por las demandadas imita en su totalidad dichas piezas de bisutería mediante la copia de sus materiales, modelado y acabado, generando con ello un riesgo de confusión entre el origen empresarial de dichas piezas.

B.-Frente a ello las demandadas niegan tales actos de imitación, afirmando esencialmente:

1.-que es cierto que las demandadas han diseñado, fabricado y comercializado una línea de piezas de bisutería integrada por anillos, pulseras, pendientes, collares, llaveros y cinturones, pero que tal coincidencia es común a todas las empresas que desarrollan su actividad en el área de la bisutería;

2.-que las aleaciones de metales, las formas, diseños y acabados proceden de los productos creados y diseñados por DÑA. Rosario y por la empresa ACHERÓN, por ello años antes de su utilización por la demandante;

3.-que los elementos característicos tales como el botón, la aguja y las llaves son previos a la actividad de la demandante, habiendo sido utilizados por DÑA. Rosario y ACHERÓN años antes del inicio de la actividad de ARS REI.

C.-Para resolver tal cuestión debe recordarse que es doctrina recogida en Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28ª, de 4.3.2011 [Roj: SAP M 1667/2011 ] que '... la regla general en nuestro ordenamiento jurídico es el principio general de libre imitación de prestaciones no protegidas por derechos de exclusiva ( artículo 11.1 de la LCD ), en aras precisamente a la libre competencia empresarial...'; añadiendo la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28ª, de 21.12.2012 [ROJ: SAP M 22635/2012 ] que '... Como han precisado en multitud de sentencias el Tribunal Supremo, el criterio de distinción del ámbito de aplicación de los artículos 6 y 12, de un lado, y el artículo 11 de la Ley de Competencia Desleal , de otro, se asienta en el objeto sobre el que recae la conducta. Así, en los dos primeros preceptos, el objeto sobre el que recae la conducta son las creaciones formales, esto es, los signos distintivos y las formas de presentación de los productos o servicios y, en el segundo, que es el aquí invocado, las creaciones materiales (técnicas, artísticas, estéticas y ornamentales), esto es, las prestaciones, los productos o servicios y las características propias de los mismos, en este sentido sentencias del Tribunal Supremo de 11 de mayo de 2004 , 7 de julio de 2006 ; 30 de mayo , 12 de junio , 17 de julio y 10 de octubre de 2007 ; 5 de febrero y 15 de diciembre de 2008 ; 15 de enero , 10 y 25 de febrero 30 de junio y 7 de julio de 2009 ; 4 de marzo , 23 de julio y 1 de diciembre de 2010 ; 11 de febrero , 15 de febrero y 16 de noviembre de 2011 ...'.

En iguales términos señala la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28ª, de 12.12.2014 [ROJ: SAP M 18847/2014 ] que '... El artículo 11 de la Ley de Competencia Desleal contiene tres normas o si se quiere una regla general y varias prohibiciones o excepciones. La regla general proclama la libertad de imitación de las prestaciones e iniciativas empresariales siempre que no estén amparadas por un derecho de exclusiva reconocido en la ley. La norma no sanciona la imitación, por sí misma, como acto de competencia desleal, sino tan solo aquélla que, por las circunstancias concurrentes, no contribuye tanto al progreso técnico o estético, o a dinamizar el mercado, cuanto a producir efectos perjudiciales sobre los consumidores o los competidores.

Por ello, como excepción, se reputa desleal la imitación de prestaciones o iniciativas empresariales cuando:

1.- Resulte idónea para generar la evitable asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación (11.2).

2.- Comporte un evitable aprovechamiento indebido de la reputación ajena (11.2).

3.- Comporte un aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno (11.2).

4.- Se produzca la imitación sistemática de las prestaciones o iniciativas del competidor cuando dicha estrategia se halle encaminada a impedir u obstaculizar su afirmación en el mercado (11.3).

Como ha precisado el Tribunal Supremo en multitud de sentencias, el criterio de distinción del ámbito de aplicación de los artículos 6 y 12, de un lado, y el artículo 11 de la Ley de Competencia Desleal , de otro, se asienta en el objeto sobre el que recae la conducta.

En los dos primeros preceptos, la acción debe recaer sobre las creaciones formales, esto es, los signos distintivos y las formas de presentación de los productos o servicios. En el segundo, sobre las creaciones materiales (técnicas, artísticas, estéticas y ornamentales), esto es, las prestaciones, los productos o servicios y las características propias de los mismos, en este sentido sentencias del Tribunal Supremo de 11 de mayo de 2004 , 7 de julio de 2006 ; 30 de mayo , 12 de junio , 17 de julio y 10 de octubre de 2007 ; 5 de febrero y 15 de diciembre de 2008 ; 15 de enero , 10 y 25 de febrero 30 de junio y 7 de julio de 2009 ; 4 de marzo , 23 de julio y 1 de diciembre de 2010 ; 11 de febrero , 15 de febrero y 16 de noviembre de 2011 ...'.

D.-Si lo dicho permite articular una interpretación del ámbito objetivo del precepto invocado y del principio general que prevalece en el mismo [-libre imitación de prestaciones-], en interpretación del art. 11.2 L.C.D . y del aprovechamiento indebido a que alude la pretensión del demandante, señala la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28ª, de 1.10.2012 [ROJ: SAP M 16166/2012 ] que '... El artículo 11.2 de la LCD , en el inciso que contempla una actuación imitativa que comporte un aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno (que es a lo que parece referirse, en concreto, la demandante), no resulta aplicable a unos hechos como los que son objeto de este proceso. Por el contrario, ese tipo de ilícito concurrencial hace alusión a aquellos casos en los que un emprendedor ha incurrido en costes considerables para implantar un producto en el mercado y un imitador pretendiese aprovecharse del impulso de aquél para situarse, a su vez, a costa de todo lo que aquél tuvo que gastarse y que éste se estaría ahorrando. Poco tiene que ver eso con el objeto de este litigio, por lo que nada más tenemos que añadir ante una invocación legal que no resulta pertinente...'.

Añade la Sentencia de igual Audiencia y Sección, de 8.5.2009 [ROJ: SAP M 10871/2009] que '... para evitar que el principio de libre imitación quede vacío de contenido hay que aplicar los mencionados ilícitos concurrenciales siguiendo una interpretación restrictiva, que pasa por exigir la concurrencia en el caso enjuiciado de las siguientes circunstancias: 1º) la apreciación de mérito competitivo, lo que supondría: a) la presencia en la prestación original de singularidad competitiva, es decir, de rasgos diferenciales que la distingan suficientemente de otras prestaciones de igual naturaleza; y b) el asentamiento o implantación suficiente en el mercado de la prestación original que sea objeto de imitación; y 2º) la evitabilidad de los riesgos de asociación o aprovechamiento de la reputación ajena, de modo que si resultan inevitables quedará excluida la apreciación de deslealtad en la práctica, tal como se indica en el párrafo segundo del nº 2 del artículo 11 de la LCD (el cual no menciona, en relación con esta premisa, el supuesto de imitación con aprovechamiento del esfuerzo ajeno, en el cual ha de entenderse que no regirá la cláusula de inevitabilidad). La Sala 1ª del Tribunal Supremo, en recientes sentencias tales como las núm. 887/2007, de 17 julio , y 1167/2008, de 15 diciembre , ha sostenido que la imitación desleal del art. 11.2 de la Ley de Competencia Desleal ha de consistir en la copia de un elemento o aspecto esencial, no accidental o accesorio, incidiendo sobre lo que se denomina 'singularidad competitiva' o 'peculiaridad concurrencial'. Así pues, para que pueda considerarse que una conducta desarrollada en el mercado es un ilícito concurrencial del art. 11.2 de la Ley de Competencia Desleal se exige que la prestación imitada goce de singularidad competitiva...', para seguidamente afirmar que '... para decidir si la imitación de los productos de la actora es constitutivo de un acto de competencia desleal del art. 11.2 de la Ley de Competencia Desleal es preciso que los productos imitados gocen de singularidad competitiva, puesto que de no ser así el acto sería lícito por encuadrarse en la regla general de libre imitabilidad del art. 11.1 de la Ley de Competencia Desleal , sin perjuicio de la infracción del derecho de exclusiva reconocido por la ley (concretamente un derecho de patente) que haya podido cometerse, que ha sido declarado y que es ajeno a la discusión atinente a la prosperabilidad de las acciones de competencia desleal...'.

E.-Desestimada por extemporánea la prueba pericial judicial solicitada por la actora, resulta que la única prueba de contenido técnico unida a las actuaciones es el informe pericial de parte elaborado por D. Ezequias a instancia de las demandadas [- aportado con escrito de 21.10.2013-].

De su examen, y como hechos y valoraciones relevantes, resulta:

1.- que las creaciones de DÑA. Rosario en el ámbito de la bisutería se remontan más de quince años atrás, comercializando las mismas bajo la denominación ACHERÓN, estando dotadas de una gran creatividad y originalidad que las llevó a destacar respecto a sus competidoras en un tiempo récord;

2.- que dicha originalidad descansa en el uso de una específica aleación de materiales ['zamac'] como soporte de sus diseños, en la búsqueda de la imperfección en las formas, la rugosidad, la mezcla de metales bañados en plata combinados con la piel y el cuero; elementos creativos que DÑA. Rosario extiende a complementos tales como botas, zapatos, bolsos, cinturones, bufandas, chalecos, etc.; estilos, materiales y formas que fueron imitados por los competidores;

3.- que al tiempo que DÑA. Rosario comercializa sus creaciones bajo la marca ACHERÓN realiza trabajos creativos por encargo para otras marcas como DESIGUAL, LIBERTO, ZARA, MANGO, CORONEL TAPIOCA, CHMACO y THE CRUSADER, entre otras;

4.- que en la evolución creativa personal de DÑA. Rosario le lleva a comercializar sus nuevos y renovados diseños de bisutería y complementos a través de una nueva marca [-UNO DE 50-] y empresa [-ARS REI-], siendo que éstas no presentan originalidad respecto a las primeras, siendo mera evolución o continuación de la obra creativa de la autora.

F.-Partiendo de tales postulados puede afirmarse que la protección que atribuye la norma competencial invocada por la demandante no es la defensa de derechos de exclusiva nacidos de un ' ius prohibendi' basado en derechos de propiedad intelectual, sino el recto desenvolvimiento en el mercado de los competidores que ofertan idénticas o similares bienes y/o servicios, en evitación de conductas que puedan suponer la copia sistemática, el aprovechamiento de reputación o el riesgo de asociación.

Consta de lo actuado, y este es un hecho muy relevante y esencial, que DÑA. Rosario era titular de la mercantil ARS REI y de la marca 'UNO DE 50', comprendiendo en dicha cesión tanto la marca como los diseños, creaciones, estilo, formas, ideas, conocimientos técnicos y comerciales, unidos a la marca; hasta el punto de iniciarse una larga y provechosa colaboración creativa entre DÑA. Rosario y su anterior empresa ARS REI, lo que permitió mantener en la sociedad demandante la creatividad y originalidad de los primeros diseños como la lógica y necesaria evolución, continuación y nueva creación de los elementos definidores y característicos de la bisutería y complementos comercializados.

Finalmente consta de lo actuado que las piezas de bisutería y complementos que actualmente se crean y comercializan por las demandadas mantienen los elementos esenciales definidores de las creaciones iniciales [-rugosidad, imperfección, aleación de metales, los elementos del botón o las llaves, baño de metales, mezclas de metales con cristales y cuero natural, etc.-], siendo una mera evolución o continuación de las creaciones y piezas comercializadas por ARS REI bajo la marca 'UNO DE 50', como las de éstas lo son de las anteriormente comercializadas bajo la marca 'ACHERÓN'.

G.-Dicho lo anterior no puede sino sostenerse que la cesión onerosa por DÑA. Rosario de su empresa, creaciones, diseños, formas, estilos, mezclas de materiales y elementos característicos y definidores de las piezas de bisutería y complementos de 'UNO DE 50' supuso la transmisión a tercero de aquellos elementos definidores que dan identidad a las piezas y las individualizan en el mercado por la inclusión y mezcla de todos los elementos antes indicados, y que dotan a las mismas de una clara singularidad competitiva respecto a los demás fabricantes y comercializadores de bisutería.

Afirmada la presencia de tal ventaja o singularidad reconocida tanto en el mercado como pericialmente, debe concluirse que el uso meramente evolucionado o continuista de tales elementos por las demandadas supone una imitación ilícita determinante de un claro riesgo de confusión para el consumidor medio sobre el origen empresarial de los productos, sin que el derecho del autor a modificar o alterar su obra pueda amparar el uso en el mercado de tales elementos creativos definidores e identificadores que cedió a terceros como bagaje y elemento conformador de la empresa ARS REI.

H.-Apreciada la existencia de tal ilícita imitación, solicita la actora la condena de las demandadas al abono de la cantidad de 16.300.-€ en concepto de daño emergente, que cuantifica en el 10% de la inversión de la mercantil demandante en la contratación y mantenimiento del personal destinado a la labor creativa de las piezas que han sido objeto de imitación.

Tal pretensión debe ser desestimada, en cuanto ni se justifica la relación causal entre dicho perjuicio o daño y la conducta de las demandadas. En efecto, la circunstancia de que los productos o servicios imitados comporten cierta creatividad y singularidad en modo alguno permite entender que el coste parcial del personal creativo contratado por la demandante pueda ser considerado un perjuicio, en cuanto gasto necesario y útil para la demandante, sean o no imitadas sus prestaciones.

Igualmente, tampoco se justifica ni acredita el porcentaje en que se concreta el daño emergente, no especificando las razones objetivas que le permiten cuantificar las consecuencias dañosas de las conductas de imitación sobre tales costes fijos de explotación, sin tener -además- en cuenta las consecuencias en el mercado de tales actos imitadores desleales.

OCTAVO.- Actos de aprovechamiento de la reputación ajena.- Art. 12 L.Co.

A.-La última de las conductas objeto de demanda es la relativa al aprovechamiento ilícito de la reputación ajena del art. 12 L.C.D ., sosteniendo la demandante que las demandadas realizan comunicaciones publicitarias o comerciales en distintos medios de comunicación digital y escrita, haciendo uso constante de referencias a 'UNO DE 50', presentando a LŽATELIER y a las creaciones de bisutería bajo la marca 'Nº 3' como una evolución y renovación de las creaciones de DÑA. Rosario para 'UNO DE 50'.

B.-Frente a ello alegan las demandadas que no puede existir aprovechamiento de la reputación ajena cuando tal reputación es titularidad de DÑA. Rosario y de 'ACHERÓN', habiendo sido la demandante quien publicitó y comercializó la vinculación entre la citada creadora y la marca 'UNO DE 50', permitiendo la identificación de una con la otra al ser aquella quien emitía bajo su nombre los certificados de autenticidad.

C.-Es doctrina recogida, entre otras, por Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15ª, de 17.12.2009 [Roj: SAP B 15141/2009 ] que '... Este precepto tipifica como desleal cualquier comportamiento adecuado para producir como resultado el aprovechamiento indebido de las ventajas que la reputación industrial, comercial o profesional que otra empresa ha conseguido en el mercado. El propio precepto al particularizar esta conducta desleal, haciendo referencia al uso de signos distintivos ajenos, denominaciones de origen falsas o expresiones tales como 'modelo', 'sistema', 'tipo', 'clase' y similares, pone en evidencia que pudiendo ser muy variada la conducta, en cualquier caso incide en la presentación de las prestaciones...'.

Añade el Auto de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28ª, de 4.3.2011 [Roj: AAP AAP M 4024/2011] que '... Lo que tienen en común los actos de confusión (Art. 6) y los actos de aprovechamiento de la reputación ajena (Art. 12) es que ambos se llevan a cabo mediante el empleo de signos distintivos ajenos en sentido amplio (cualquier elemento intelectualmente disociable de la propia prestación que identifique en el mercado a un agente económico). Por lo tanto, en ambos casos el efecto de la conducta consiste en una distorsión de la información transmitida a través del signo. La diferencia entre una y otra figura radica en el objeto sobre el que se proyecta esa distorsión: a) A través del acto de confusión lo que se falsea es el tipo de información que genuinamente está llamado a proporcionar el signo en tanto que objeto de protección abstracta a través de la legislación marcaria, o, lo que es igual, el error que la conducta infractora genera recae sobre el 'origen empresarial' de la prestación. b) En el acto de aprovechamiento de la reputación ajena, en cambio, lo falseado es la información relativa al aglutinante de ciertos valores atípicos de existencia completamente contingente que, aunque ligados ordinariamente al signo en la mente de quienes intervienen en el mercado, son distintos del específico dato que la legislación marcaria pretende proteger y que el signo está llamado genuinamente a denotar (el 'origen empresarial'). En suma, se trata de la depredación de valores que pueden o no concurrir en relación con el signo, como son la fama o el buen nombre del empresario, originados por el prestigio que han alcanzado sus prestaciones, bien obedezca ese prestigio a la calidad intrínseca de éstas o a factores más coyunturales e intangibles como la moda, o, en definitiva, a cualesquiera otras circunstancias que -ocasionalmente y debido a mecanismos de mercado difíciles de definir- hacen que aquellas prestaciones identificadas por el signo resulten especialmente codiciadas o simplemente valoradas por los usuarios...'; señalando el Auto de igual Audiencia y Sección, de 4.3.2011 [Roj: AAP M 1667/2011] que '... la aplicación del artículo 12 de la Ley de Competencia Desleal exigiría constatar el aprovechamiento indebido de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado mediante la imitación de las manifestaciones externas en las que se encarna tal reputación, es decir, la utilización de los signos distintivos ajenos u otro medio similar (es el denominado aprovechamiento de la reputación ajena sin imitación de productos o servicios o con imitación de signos). Lo que el tipo legal sanciona, como señala la jurisprudencia de la Sala 1ª del TS (sentencias de 19 de mayo de 2008 y de 1 de diciembre de 2010 ), es 'la conducta parasitaria del esfuerzo material y económico de otro y recoge la interdicción de los actos de expoliación de la posición ganada por un competidor con su esfuerzo para dotar de reputación, prestigio o buena fama a los productos o servicios con los que participa en el mercado. Tal comportamiento ha de consistir en 'la utilización de elementos o medios de identificación o presentación de los productos (actividad, establecimiento, prestaciones) empleados por los empresarios en el mercado y que proporcionan información a los consumidores' ( sentencias de la Sala 1ª del TS de 23 de julio de 2010 y 1 de diciembre de 2010 ). Y además, como se señala en la última de las citadas resoluciones, tal aprovechamiento ha de ser indebido, es decir, sin cobertura legal ni contractual, debiendo resultar evitable y carecer de justificación...'.

Añade, además, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28ª, de 25.4.2014 [ROJ: SAP M 6076/2014 ] que '... Como han precisado en multitud de sentencias el Tribunal Supremo, el criterio de distinción del ámbito de aplicación de los artículos 6 y 12, de un lado, y el artículo 11 de la Ley de Competencia Desleal , de otro, se asienta en el objeto sobre el que recae la conducta. Así, en los dos primeros preceptos, el objeto sobre el que recae la conducta son las creaciones formales, los signos distintivos y las formas de presentación de los productos o servicios, esto es cualquier elemento intelectualmente disociable de la propia prestación que identifique en el mercado a un agente económico y, en el segundo, las creaciones materiales (técnicas, artísticas, estéticas y ornamentales), esto es, las prestaciones, los productos o servicios y las características propias de los mismos, en este sentido sentencias del Tribunal Supremo de 11 de mayo de 2004 , 7 de julio de 2006 ; 30 de mayo , 12 de junio , 17 de julio y 10 de octubre de 2007 ; 5 de febrero y 15 de diciembre de 2008 ; 15 de enero , 10 y 25 de febrero 30 de junio y 7 de julio de 2009 ; 4 de marzo , 23 de julio y 1 de diciembre de 2010 ; 11 de febrero , 15 de febrero y 16 de noviembre de 2011 . Ahora bien, los actos de confusión (artículo 6) se diferencian de los actos de explotación de la reputación ajena (artículo 12 ) en que en los primeros la distorsión generada por el uso de signos distintivos afecta al origen empresarial mientras que en los segundos el empleo de tales signos o creaciones formales lo que permite al ilícito competidor es aprovecharse de las ventajas de la reputación asociada por el consumidor a esos signos ajenos aun cuando el infractor emplee también sus propios signos de modo que revele el verdadero origen empresarial...'; añadiendo que '... Las sentencias del Tribunal Supremo de 23 de julio de 2.010 y 11 de febrero de 2011 , precisan que el artículo 12 de la Ley de Competencia Desleal 'protege el correcto funcionamiento del mercado concediendo amparo al competidor cuyo esfuerzo dio lugar a la adquisición de reputación por sus creaciones formales, ante el intento de otro de aprovecharse indebidamente de tal prestigio o buena fama. La conducta mediante la cual se genera el aprovechamiento puede tener cualquier contenido, de modo que basta con que produzca el efecto referido'. Rechazada que la conducta de la demandada sea idónea para crear confusión con el establecimiento ajeno o riesgo de asociación, siendo ésta la base sobre la que se afirmaba la explotación de la reputación ajena, debe decaer igualmente el ilícito ahora analizado. Por lo demás, dicho ilícito exige acreditar como primer requisito el buen nombre o la reputación ganada por los signos de la demandante y no se ha practicado prueba alguna para demostrarla...'

D.-Atendiendo a tal doctrina puede concluirse que el constante y reiterado uso público en comunicaciones comerciales y publicitarias por las demandadas del signo marcario 'UNO DE 50', asociándolo al mensaje de la puesta en marcha de un nuevo proyecto empresarial de DÑA. Rosario y especialmente de la nueva marca de sus productos de bisutería y complementos, supone acto de aprovechamiento de la reputación ajena, máxime cuando las piezas comercializadas por las demandadas pretenden presentarse [-porque lo son-] como una evolución, mejora y actualización de las comercializadas bajo la marca tantas veces referida.

Dicho de otro modo, han aprovechamiento reputacional cuando junto a la marca propia [-'Nº 3'-] se cita constantemente una tercera marca [-'UNO DE 50'-], presentando a los productos propios como aglutinadores de las cualidades de la citada a los que se adicionan elementos propios; y ello porque es razonable que el consumidor medio entienda que comprando los productos de 'Nº 3' tendrá todas las cualidades identificadoras de 'UNO DE 50' a la que la creadora ha adicionado alguna novedad no esencial ni identificadora, y sí continuista.

E.-Reclama la actora por tal conducta la indemnización de perjuicios, y que valora en las siguientes cantidades:

(i) el importe de 35.257,54.-€ como parte [10%] del gasto en prensa escrita realizada por la actora en el año 2009,

(ii) la cantidad 40.856,45.-€ como parte [10%] del gasto en prensa realizada por la actora en el año 2010,

(iii) la cantidad de 21.617,34.-€ como parte [10%] del gasto en prensa realizada por la actora en el año 2010.

Tal pretensión debe ser desestimada por iguales razones que las antes expuestas, en cuanto ni se justifica la relación causal entre dicho perjuicio o daño y la conducta de las demandadas. En efecto, la circunstancia de que las comunicaciones y mensajes publicitarios hagan cita expresa de la marca de la demandante en modo alguno permite entender que el coste parcial de los gastos publicitarios contratados libremente por la demandante pueda ser considerado un perjuicio, en cuanto gasto necesario y útil para la demandante, sea o no citado el signo marcario de modo ilícito.

Igualmente, tampoco se justifica ni acredita el porcentaje en que se concreta el daño emergente, no especificando las razones objetivas que le permiten cuantificar las consecuencias dañosas de las conductas de aprovechamiento sobre tales costes fijos de explotación, sin tener -además- en cuenta las consecuencias en el mercado de tales actos reputacionales desleales.

Procede, por todo ello, la estimación parcial de la demanda.

NOVENO.- Costas.

De conformidad con los Art. 394 y concordantes de la L.E.Civil , dada la estimación parcial de la demanda, no procede hacer imposición de las costas; de tal modo que cada parte abonará las causadas a su instancia y las comunes por mitad.

En su virtud, vistos los preceptos legales citados, sus concordantes y demás de general y pertinente aplicación,

Fallo

Que estimando parcialmente la demanda formulada a instancia de la mercantil ARS REI, S.L., representada por el Procurador Sr. Bermejo Valiente y asistida de la Letrado Dña. Inmaculada Juárez Marroquí; contra DÑA. Rosario y contra la mercantil LŽATELINER Nº 3, S.L., representados por la Procuradora Sra. Cermeño Roco y asistida del Letrado D. Enrique Jaramillo López-Herce; debo:

1.-declarar como actos contrarios a la competencia, y por tanto desleales de los arts. 11.2 L.C.D . y art. 12 L.C.D ., los realizados por Dña. Rosario a través de la mercantil LŽAtelier Nº 3, en perjuicio de la mercantil Ars Rei, S.L.;

2.-ordenar a las demandadas al cese inmediato en la práctica a través de cualquier otra empresa competencia directo o indirecta de la mercantil demandante, de los actos de imitación y de aprovechamiento de la reputación ajena, en cuanto desleales;

3.-prohíbir a las demandadas realizar en el futuro nuevos actos desleales en el futuro, consistentes en la imitación de los productos, aprovechamiento de la reputación de la marca 'UNO DE 50', mediante la asociación de ésta con los productos de la mercantil demandante;

4.-desestimar las demás pretensiones formuladas;

5.-sin hacer imposición de las costas.

Así por esta Mi sentencia, que se notificará a las partes en legal forma, y contra la que cabe interponer [ Art. 457 L.E.C .] RECURSO DE APELACIONen el plazo de VEINTE DÍASa contar de su notificación, ante este Juzgado, a resolver por la Ilma. Audiencia Provincial de Madrid.

De conformidad con la D.Adicional 15ª de la LOPJ , introducida por la LO 1/09 (BOE 4.11.2009), para la interposición del recurso de apelación, será precisa la consignación como depósitode 50 euros en la 'Cuenta de Depósitos y Consignaciones' abierta a nombre del Juzgado [para este procedimiento: 2762-0000-00-0037_13] en la entidad Banesto y acreditarlo documentalmente ante este tribunal, aportando copia del resguardo de ingreso; el depósito no deberá consignarsecuando el recurrente sea beneficiario de justicia gratuita, Ministerio Fiscal, Estado, Comunidad Autónoma, Entidad Local u organismo autónomo dependiente.

No se admitirá a trámiteningún recurso cuyo depósito no esté constituido. Cuando puedan realizarse ingresos simultáneos por la misma parte procesal, deberá realizar dos operaciones distintas de imposición, indicando en el concepto el tipo de recurso de que se trate en cada caso.

Si por una misma parte se recurriera simultáneamentemás de una resolución que pueda afectar a una misma cuenta expediente, deberá realizar tantos ingresos diferenciados como resoluciones a recurrir, indicando el tipo de recurso de que se trate y la fecha de la resolución objeto de recurso en formato dd/mm/aaaa en el campo de observaciones.

Y definitivamente juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

E

PUBLICACIÓN

Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Sr. Juez que la suscribe, estando celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha, con mi asistencia y en el local del Juzgado, de lo que doy fe.