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05/05/2022

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Sentencia CIVIL Juzgados de lo Mercantil - Madrid, Sección 6, Rec 667/2018 de 30 de Diciembre de 2021

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Orden: Civil

Fecha: 30 de Diciembre de 2021

Tribunal: Juzgados de lo Mercantil - Madrid

Ponente: VAQUER MARTÍN, FRANCISCO JAVIER

Núm. Cendoj: 28079470062021100037

Núm. Ecli: ES:JMM:2021:14561

Núm. Roj: SJM M 14561:2021

Encabezamiento

JUZGADO DE LO MERCANTIL

NÚMERO SEIS

MADRID

PROCESO:Ordinario nº 667/2018

ASUNTO: Sentencia definitiva

SENTENCIA Nº .

En la Villa de Madrid, a TREINTA DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO.

Vistos por D. FRANCISCO JAVIER VAQUER MARTÍN, Magistrado-Juez Titular del Juzgado de lo Mercantil Nº 6 de esta ciudad y su partido judicial, los presentes autos de PROCESO ORDINARIO, seguidos en este Juzgado con el Nº 667/2018, seguido a instancia de la entidad ASOCIACIÓN CROSSOVER, representada por el Procurador Sr. Lorente Zurdo y asistido del Letrado D. Francisco Pérez Requena; contra la demandada D. Carlos Ramón y contra ASOCIACIÓN JUVENIL E-VELETA JUVENTUDES, representadas por la Procuradora Sra. Llamas Peña y asistida de la Letrado Dña. Alicia Sánchez Jiménez; sobre acción de infracción marcaria; y,

Antecedentes

PRIMERO.-Por escrito de 25.4.2018 del Procurador Sr. Lorente Zurdo en representación de la demandante se formuló demanda de proceso ordinario contra los citados demandados, solicitando en el suplico de la demanda:

PRIMERO.- Realizar las siguientes declaraciones:

1.-Se declare que la asociación demandante, en cuanto legítima titular registral de la marca mixta 2.956.427 'salón del manga FICZONE' y 3.659.184 'FICZONE', en la clase 4ºª y 35ª, respectivamente, del nomenclátor internacional de marcas, ostenta un derecho exclusivo y excluyente de utilización de las mismas en el tráfico económico en relación a los servicios de 'educación, formación, esparcimiento, actividades educativas y culturales', por un lado, y de 'Organización de ferias comerciales y publicitaria. Servicios de venta al detalle a través de las redes mundiales de informática y en todo tipo de comercios de artículos de merchandising. Importación y exportación de productos. Gestión de negocios comerciales', por mtro, que distinguen con las facultades previstas por el art. 34 de la Ley de Marcas.

2.-Se declare que la solicitud y registro por el demandado D. Carlos Ramón de la marca número 3.109.853 'FREAKZONE' en la clase 41ª del nomenclátor internacional de marcas, ha sido llevada a cabo con actos que denota una evidente mala fe, por lo que la misma está incursa en causa de nulidad absoluta.

3.-Subsidiariamente, para el caso de que no prospere la precedente petición, declarar que la marca 2.956.427 'salón del manga FICZONE' y la marca nacional 3.109.853 'FREAKZONE', detentan un alto grado de similitud, por lo que existe un alto riesgo de confusión, incluyendo la asociación entre ambos signos distintivos para el público destinatario de las mismas, siendo incompatible su coexistencia en el mercado, por lo que la misma está incuresa en causa de nulidad relativa.

4.-Se declare que el uso por los codemandados de la marca número 3.109.853 'FREAKZONE' en clase 4ª del nomenclátor internacional de marcas, objeto de las acciones ejercitadas, constituye una violación de los derechos de propiedad industrial de la actora sobre sus marcas.

5.-Se declare que el mencionado proceder de la demandada está provocando a la demandante daños y perjuicios, fijándose los mismos conforme a los criterios contemplados en el artículo 43 de la Ley de Marcas. Subsidiariamente, se fija en el 1 por ciento de la cifra de negocios realizada por la asociación demandada, mediante la prestación de servicios de promoción y organización de eventos de carácter lúdico y cultural relacionados con el cómic, iel manga, el anime y los videojuegos ilícitamente marcados con el distintivo confundible en que consiste la marca 'FREAKZONE'.

SEGUNDO.- Condenar al demandado D. Carlos Ramón:

a)A estar y pasar por las precedentes declaraciones.

b)A cesar de inmediato y abstenerse en el futuro de toda forma de utilización de la marca mixta número 3.109.853 'FREAKZONE' en clase 41ª, así como de cualquier otra que tenga semejanzas de cualquier tipo con la marca mixta número 2.956.47 'salón del manga FICZONE' y la marca nacional 3.109.853 'FREAKZONE', aplicado en relación a los servicios amparados por aquellas.

c) A cesar de inmediato y abstenerse en el futuro de reiterar la comisión de actos de confusión y aprovechamiento de la reputación del demandante y de su marca 'FICZONE'.

d)A la retirada del tráfico económico de cuantos documentos de publicidad o negocio, materiales o productos de cualquier clase sirvan de soporte a la marca mixta nº 3.109.853 'FREAKZONE' en la clase 41ª mencionada, a través de os que se haya materializado la violación del derecho exclusivo que corresponde a la demandante sobre su marcva mixta nº 2.956.427 'salón del manga 'FICZONE' y la marca nacional 3.109.853 'FREAKZONE'.

e)Se condene a la asociación demandada a indemnizar los daños y perjuicios causados a la demandante, por todas las acciones y conceptos ejercitados, a determinar de conformidad con las previsiones contenidas en la Ley de Marcas, a tenor del criterio establecido en la presente demanda y por el importe que se fije en ejecución de sentencia. En todo caso, de forma subsidiaria, se condene al pago del 1 por ciento de la cifra de negocios realizada por ésta, mediante la prestación de servicios de promoción y organización de eventos de carácter lúdico y cultural relacionados con el cómico, el manga, el anime y los videojuegos ilícitamente marcados con el distintivo confundible en que consiste la marca 'FREAKZONE'.

f)Se condene al codemandado D. Carlos Ramón y a la Asociación codemandada, conforme a lo recogido por el artículo 44 de la Ley de Marcas, al pago de una indemnización de 600.-€ por día transxcurrido desde la fecha en que sea dictada la sentencia hasta que se produzca la cesación efectiva de la violación.

g)Al pago de las costas procesales.

TERCERO.- Se ordene:

I.-En caso de declararse la nulidad, se acuerde y procesa a la cancelación del asiento registral de la marca mixta níumero 3.109.853 'FREAKZONE' en clase 41ª, haciendo constar convenientemente en la Oficinal Española de Patentes y Marcas, mediante mandamiento al Registrador custodiante, para que cancele su inscripción.

Todo ello, alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó oportunos, acompañando los documentos unidos.

SEGUNDO.-Por Decreto de fecha 24.5.2018 se acordó de conformidad con el art. 404 de la L.E.Civil, previo examen de oficio de la jurisdicción y competencia de este Juzgado, la admisión de la demanda y el traslado de la misma a los demandados para su contestación.

TERCERO.-Emplazada la demandada en debida forma, por escrito de 21.12.2021 de la Procuradora Sra. Llamas Peña en representación de los demandados se contestó a la demanda en el sentido de oponerse a la misma e interesar su íntegra desestimación en base a los hechos y alegaciones que constan en autos, acompañando la documental unida.

CUARTO.-Por Diligencia de 8.1.2019 se procedió a señalar día y hora para la práctica de la audiencia previa.

QUINTO.-En el día y hora señalado para la celebración de la audiencia previa, compareciendo la parte actora en el modo indicado.

Por la parte actora se ratificó la demanda, hechos, fundamentos de derecho y suplico, interesando los medios de prueba que estimó oportunos, admitiendo la autenticidad de los documentales acompañados de adverso, sin perjuicio de discutir su valor probatorio.

SEXTO.-Propuesta y admitida parcialmente la prueba propuesta se convocó a las partes a la celebración del acto de juicio.

SÉPTIMO.-En el día y hora señalados comparecieron las partes en el modo indicado, procediéndose a la práctica de la prueba admitida con el resultado que obra en autos; procediendo seguidamente las partes, por su orden. a realizar las alegaciones finales que constan en autos; quedando los autos conclusos para sentencia.

Fundamentos

PRIMERO.- Jurisdicción, competencia y procedimiento.

La competencia objetiva y territorial para conocer de la presente causa corresponde a este Juzgado, según lo dispuesto en el art. 45 y ss de la L.E.Civil; habiéndose tramitado por los cauces del proceso ordinario, de conformidad con los art. 249 y 399 de la Ley Rituaria.

SEGUNDO.- Posición de las partes.- Objeto del proceso.

A.- Posición de la demandante.

1.-Con invocación de la titularidad del registro marcario español nº 2.956.427, mixta, 'Salón de manga FICZONE', de la clase 41ª, y de la marca nacional nº 3.659.184, denominativa 'FICZONE', de la clase 35ª, ejercita la asociación demandante acción declarativa d dominio sobre dichos títulos y signos de propiedad industrial, junto a la cual ejercita acción principal de nulidad absoluta marcaria por mala fe del registro n+ 3.109.853 'FREAKZONE', de la clase 41ª, a la que se modo subsidiario adiciona acción de nulidad relativa del registro del codemandado por el alto riesgo de confusión entre los signos.

2.-Alega -en esencia y los efectos que nos ocupan- la demandante ASOCIACIÓN CROSSOVER que al menos desde 2009 tanto dicha asociación como la codemandada ASOCIACIÓN JUVENIL E-VELETA JUVENTUD vienen dedicándose profesionalmente al impulso, organización, celebración, promoción y comunicación pública de actos y eventos culturales relacionados con el ámbito de la comercialización y divulgación del cómic, del manga, del anime y de videojuegos, tanto en forma de reuniones o 'salones' o 'congresos', como a través de redes sociales; especialmente en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Añade que ya en 2009, haciendo la asociación demandante de un uso público y previo de signo mixto no registrado 'SALÓN DEL MANGA DE GRANADA', procedió la asociación codemandada a registrar el mismo a su favor, con leves modificaciones y signo mixto [nº 2.894.092 y nº 2.894.099, de la clase 41ª], para al año siguiente requerir a la demandante para que dejase de utilizar dicha denominación y signo.

3.-Afirma igualmente la demandante que consecuencia de dicha prohibición y cesación en el uso de dicho signo, a partir he dicho año 2010 procedió a cambiar de denominación a los eventos por ella realizados, pasando a utilizar la denominación 'FICZONE' y 'ZONA DE FICCIÓN', uso en la organización de eventos y congresos que se ha mantenido de modo ininterrumpido de modo anual hasta la interposición de la demanda en 2018.

Y para la protección de dicho signo solicitó:

(i) El 10.11.2010 el registro del signo mixto 'SALÓN DEL MANGA FICZONE', de la clase 41ª, que le fue concedida con nº 2.956.427 en fecha 5.4.2011.

(ii) El 3.4.2017 el registro del signo mixto 'FICZONE' y que le fue concedido el 16.10.2017 con nº 3.659.184, de la clase 35ª.

4.-Sostiene la asociación demandante que el codemandado D. Carlos Ramón, dedicado profesionalmente a la organización de eventos, congreso y salones de cómic, manga, anime y videojuegos, solicitó el 7.2.2014 el registro del signo mixto nº 3.109.853 'FREAKZONE', para la clase 41ª y que le fue concedido el 16.7.2014, y que no utilizada en el mercado, fue invocada en marzo de 2017 para solicitar a la demandante que desconvocara un acto o reunión a celebrar en abril de ese año; siendo utilizada por la asociación codemandada con posterioridad a dicho requerimiento.

4.- Añade y afirma la demandante que además dicho signo 'FREAKZONE' presenta una esencial semejanza fonética, conceptual y gráfica con el signo prioritario del demandante; por lo que de no apreciar

B.- Posición de la demandada.

1.-A ello se oponen las demandadas sosteniendo que carece la codemandada ASOCIACIÓN JUVENIL E-VELETE JUVENTUDES de legitimación pasiva en cuanto el registro controvertido y el uso del mismo fueron realizados por el demandado D. Carlos Ramón.

2.-Añaden las demandadas que siendo cierto el registro del signo 'FREAKZONE' en julio de 2014, el mismo ha sido utilizado en la organización de eventos y salones desde dicha fecha, lo que excluye la mala fe que se invoca de contrario.

3.-Afirman igualmente que los signos controvertidos no presentan similitud bastante para invocar la nulidad relativa del signo posterior por razón de confusión entre los mismos; siendo ambos signos compatibles.

TERCERO.- Nulidad absoluta del registro por mala fe.

1.-Dispone el art. 51 L.Ma. que '... 1. El registro de la marca podrá declararse nulo mediante sentencia firme y ser objeto de cancelación: a)...; b) Cuando al presentar la solicitud de marca el solicitante hubiera actuado de mala fe...'.

En interpretación de dicho precepto señala la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª, de 23.11.2020 [ROJ: STS 3963/2020] que '...Como hemos recordado en otras ocasiones ( sentencia 70/2017, 8 de febrero), la nulidad de la marca porque se haya registrado de mala fe, prevista en el art. 51.1.b) LM , en relación con el art. 2.2 LM , constituye una trasposición de la previsión contenida en el art. 3.2.d) de la Directiva 104/89/CEE, que pasó más tarde al precepto equivalente de la Directiva 2008/59/CE ( art. 4.4. g]), y luego al art. 4.2 de la Directiva 2015/2436 . Esta previsión es equivalente también en el ámbito de la regulación de la marca comunitaria, al art. 51.1.b) del Reglamento CE 40/94 (RMC) (que más tarde pasó, primero, al art. 51.1.b] del Reglamento CE 207/2009 [RMC ], y también al art. 59.1.b] del posterior Reglamento UE 2017/2001, de 14 de junio , sobre marca de la Unión Europea).

El art. 51.1.b) RMC, fue interpretado por la STJUE de 11 de junio de 2009, asunto Lindt (C-529/07 ), en el siguiente sentido: 'para apreciar la existencia de la mala fe del solicitante en el sentido del artículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 , el órgano jurisdiccional nacional debe tener en cuenta todos los factores pertinentes propios del caso de autos y que existían en el momento de presentar la solicitud de registro de un signo como marca comunitaria, y, en particular:

- el hecho de que el solicitante sabe, o debe saber, que un tercero utiliza, en al menos un Estado miembro, un signo idéntico o similar para un producto idéntico o similar que puede dar lugar a confusión con el signo cuyo registro se solicita;

- la intención del solicitante de impedir que dicho tercero continúe utilizando tan signo, así como;

- el grado de protección jurídica del que gozan el signo del tercero y el signo cuyo registro se solicita'...'.

3.-En relación al concepto de ' mala fe' determinante de la nulidad del registro, concepto autónomo marcario del Derecho de la Unión [ STJUE de 27.6.2013, caso Malaysia Diary Industries (C-320/12) afirma la transcrita sentencia del Tribunal Supremo, que '... Recientemente, el TJUE ha concretado más el contenido de este concepto de la mala fe en el registro de la marca, en concreto en la STJUE 12 de septiembre de 2019, Koton Maðazacilik (C-104/18 P), citada en los apartados 74 y 75 de la STJUE de 29 de enero de 2020, Sky (C-371/18 ):

'El Tribunal de Justicia ha tenido ocasión de declarar que, mientras que, conforme a su sentido habitual en el lenguaje corriente, el concepto de ' mala fe' presupone una actitud o una intención fraudulenta, a efectos de su interpretación debe tenerse en cuenta el contexto particular del Derecho de marcas, que es el del tráfico económico. En este sentido, las normas de la Unión en materia de marcas tienen por objeto, en particular, contribuir a un sistema de competencia no falseada en la Unión en el que cada empresa, a fin de captar la clientela por la calidad de sus productos o de sus servicios, debe tener la posibilidad de hacer que se registren como marca los signos que permiten al consumidor distinguir sin confusión posible tales productos o servicios de los que tienen otra procedencia ( sentencia de 12 de septiembre de 2019, Koton Maðazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P)'.

'Por consiguiente, la causa de nulidad absoluta recogida en el artículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 40/94 y en el artículo 3, apartado 2, letra d), de la Directiva 89/104 se aplica cuando de indicios pertinentes y concordantes resulta que el titular de una marca no ha presentado la solicitud de registro de dicha marca con el objetivo de participar de forma leal en el proceso competitivo, sino con la intención de menoscabar, de un modo no conforme con las prácticas leales, los intereses de terceros o con la intención de obtener, sin tener siquiera la mira puesta en un tercero en particular, un derecho exclusivo con fines diferentes a los correspondientes a las funciones de la marca, sobre todo a la función esencial de indicar el origen de los productos o servicios mencionada en el apartado 45 de la presente sentencia (sentencia de 12 de septiembre de 2019, Koton Maðazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P)'..'.

Finalmente, si bien en interpretación del concepto de ' mala fe' incorporado a la Ley de Marcas de 1988, pero cuyos razonamientos son aplicables a tal concepto recogido en el ordinal b) del art. 51.1 de la vigente Ley de Marcas de 2011 [- aplicable al caso presente-], se afirma en Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª, de 15.12.2017 [ROJ: STS 4675/2017] que '...La jurisprudencia sobre la mala fe a la que se refiere el art. 48.2 LM, se contiene en la sentencia 82/2011, de 28 de febrero, que se refiere, a su vez, a la anterior sentencia 29/2007, de 25 de enero: 'La mala fe, causa de imprescriptibilidad de la acción de nulidad del registro infractor de una prohibición relativa -elevada a causa autónoma de nulidad absoluta por el artículo 51, apartado 1, letra b), de la Ley 17/2001- consiste en el conocimiento por el solicitante del hecho que el legislador ha tomado en consideración para tipificar el impedimento registral de que se trate -como precisa la citada sentencia de 25 de enero de 2007, la mala fe viene a ser el conocimiento de un determinado estado de cosas incompatible, que vicia por ello un concreto comportamiento'....'.

4.-Pues bien, haciendo aplicación de tal doctrina al presente supuesto, debe concluirse que vigente desde abril de 2011 el signo mixto 'SALÓN DEL MANGA - 'FICZONE' a favor del demandante, para la clase 41ª con nº 2.956.427, siendo la misma conocida en el ámbito de los eventos regionales y autonómicos en Andalucía, ampliamente utilizad en salones periódicos celebrados en Granada y también de ámbito autonómico [-así lo declaró el testigo D. Florencio, al afirmar que 'FICZONE' es un signo conocido y usado, de nivel medio, en la organización de eventos, congresos y convenciones y salones de este contenido, tanto nacional como autonómico-], debe concluirse que al tiempo del registro en julio de 2014 del signo 'FREAKZONE', para igual clase, el demandado D. Carlos Ramón, conocía del amplio uso de aquel signo en el ámbito de Andalucía y para la organización de congresos, convenciones y salones de manga, cómic, anime y videojuegos temáticos.

5.-Junto a ello estima este tribunal que tanto el codemandado titular del signo nº 3.109.853 'FREAKZONE', como la usuaria del mismo en su actividad organizativa, asociación codemandada ASOCIACIÓN JUVENIL E-VELETE JUVENTUD, procedieron a dicho registro con ánimo e intención de expulsar o dificultar la organización de estos a la demandante, pues acreditado que dicho signo permaneció sin uso público desde 2014 a 2017, es un mes antes de la celebración de la Convención de 2017 en Granada cuando se realiza el requerimiento para no hacer uso del mismo.

Y ello, esencial a criterio de éste tribunal, cuando ya en el año 2010, por igual cauce y mecanismos, la asociación demandada y su director codemandado realizaron otro requerimiento con igual finalidad, si bien referido a otro signo [-utilizado sin registrar por el demandante, y registrado y no utilizado por los demandados-].

Debe recordarse que al menos desde 2009 las asociaciones demandante y demandada, así como sus impulsores y órganos de dirección, son competidores en un ámbito empresarial específico; sin que tal conclusión se desvirtúe por razón de la utilización de asociaciones culturales 'sin ánimo de lucro'; pues resulta evidente que sí lo presentan quienes las dirigen y están a ellas vinculadas.

6.-No impide tal conclusión la alegada existencia de un uso por la demandante del signo inscrito a su favor en un distinto del registrado; y ello porque si bien es cierto que en los carteles que se incorporan a la causa la denominación 'SALÓN DE MANGA' es sustituida por otras semejantes como 'CONVENCIÓN DE CÓMICO, ANIMACIÓN Y JUEGOS', resulta acreditado que el elemento esencial del signo registrado, en cuanto es el que denota y recoge la distintividad del producto o servicio, es el vocablo 'FICZONE'; lo que permite sostener un uso del signo en el modo registrado, máxime cuando los testigos intervinientes afirmaron que las múltiples denominaciones de estos eventos resultan plenamente intercambiables y genéricas.

Procede, por ello, la estimación integra de dicha acción frente al codemandado D. Carlos Ramón.

CUARTO.- Nulidad relativa por registro por contravención del art. 6.1.b) L.Ma.

1.-Si lo dicho bastaría para estimar la demanda en cuanto asuma la pretensión principal de nulidad del registro nº 3.109.853 'FREAKZONE', resulta exigible analizar la acción de nulidad relativa, en cuanto como afirma la asociación E-VELETA JUVENTUD su participación en los hechos se limita a la utilización del signo, no a su registro.

2.-En cuanto a la causa de nulidad relativa invocada del art. 52.1 L.Ma. que se remite en el presente caso al art. 6.1.b) L.M. [riesgo de confusión en el público, que incluye el de asociación], en la redacción vigente al tiempo de los registros, es doctrina recogida en Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28ª, de 15.12.2014 [ROJ: SAP M 18888/2014] que '...Por lo que se refiere a la existencia de riesgo de confusión entre las marcas en conflicto, es preciso recordar que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre la interpretación de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, y del Tribunal de Primera Instancia relativa al Reglamento núm. 40/94, el riesgo de confusión se produce cuando el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente [ sentencias del Tribunal de Justicia de 29 de septiembre de 1998, Canon, C-39/97 , apdo. 29 y de 22 de junio de 1999 , Lloyd Schuhfabrik Meyer, apdo. 17]...'

Añade la Sentencia de dicha Sala y Sección, de 9.4.2021 [ROJ: SAP M 4289/2021] que '...El riesgo de confusión ha de examinarse poniéndolo en relación con un prototipo de consumidor que ha sido elaborado por la jurisprudencia comunitaria y, concretamente, con un consumidor medio de la categoría de productos o servicios de que se trate al cual se supone normalmente informado y razonable, atento y perspicaz. En este sentido se han pronunciado las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE de 22 de junio de 1999 -C.342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH. C. Klijsen Handel BV -, 30 de junio de 2005 -C 286/04 P, Eurocermex, S.A. contra OAMI- y 15 de septiembre de 2005 - C 37/03 P, Bio ID AG contra OAMI-...', añadiendo, al fijar el modo de valoración de dicho riesgo y de los elementos a tener en cuenta, que '...Por otra parte, debe tomarse en consideración el hecho de que el consumidor percibe la marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar, como destacan las Sentencias del Tribunal de Justicia de la UE de 11 de noviembre de 1997 -Sabel BV c. Puma AG, Rudolf Dassler Sport, de 22 de junio de 1999 -Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH. c. Klijsen Handel BV-, de 30 de junio de 2005 - C 286/04 P, Eurocermex, S.A. contra OAMI- y de 15 de septiembre de 2005 - C 37/03 P, Bio ID AG contra OAMI.

Además, el nivel de atención del consumidor se entiende que puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada, como precisan la citada Sentencia de 22 de junio de 1999 y la de 9 de abril de 2003 -Durferrit GmbH c. OAM -.

En la valoración global de tales factores ha de buscarse un cierto nivel de compensación, dada la interdependencia entre los mismos, y en particular entre la similitud de las marcas y la existente entre los productos o los servicios designados. Así, un bajo grado de similitud entre los productos o los servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa ( sentencias de la Sala 1ª del TS números 95/2014, de 11 de marzo , 382/2016, de 19 de mayo , 151/2017, de 2 de marzo y 240/2017, de 17 de abril ).e trata de un concepto jurídico indeterminado, perfilado por la doctrina y jurisprudencia, en el que se distinguen las siguientes hipótesis: 1ª) el riesgo de confusión en sentido estricto de carácter directo cuando el público toma una marca por otra, confundiéndolas; 2ª) el riesgo de confusión en sentido estricto de carácter indirecto, pues el público no confunde una marca con otra pero atribuye ambas a una misma empresa; y 3ª) el riesgo de confusión en sentido amplio, cuando el público no confunde las marcas ni sus orígenes empresariales, pero intuye la existencia entre estos de vínculos económicos o jurídicos...'.

3.-Haciendo aplicación de tal doctrina al presente supuesto debe concluirse que los vocablos o denominaciones 'FICZONE' de la demandante, y el registrado por el codemandado 'FREAKZONE' y utilizado por la asociación codemandada, presentan una esencial similitud en su grafía [-ambas incrementan el tamaño de la 'Z', ubicada en la zona central del término, siendo palabra compuesta de dos vocablos autónomos, con completa coincidencia en el segundo 'Zone'-], como en su fonética [-por razón de la pronunciación inglesa de ambos, /Fik/ el primero y /Fri:k/ el segundo, no identicable la diferencia para el hablante de lengua española y usuario medio de estos eventos-], como finalmente conceptual [-en cuanto el primero atiendo a un contenido de ficción -al objeto-, mientras el segundo -friki en español- alude al sujeto consumidor e interesado por tales contenidos de ficción-].

4.-En base a tales conclusiones debe sostenerse que el riesgo de confusión respecto al origen de los productos o servicios de organización, de impulso, de promoción y ejecución de eventos culturales que se protegen por dichos signos resulta presente y en un grado muy relevante, haciendo incompatibles ambos signos para un espacio regional y autonómico único.

Procede, por ello, la estimación integra de dicha acción frente al codemandado D. Carlos Ramón.

QUINTO.- Acción de infracción del sigo registrado.

1.-Junto a las acciones de nulidad absoluta y relativa ejercita la asociación demandante, de modo acumulado principal, acción de infracción por violación del derecho de exclusiva del signo prioritario 'FICZONE', por las demandadas en la organización de eventos culturales de la temática referida haciendo uso del signo 'FREAKZONE'.

Alega que ello supuso una infracción del derecho de exclusiva respecto del signo precedente y prioritario de la demandante, determinando una clara confusión por el alto grado de similitud conceptual, grafica y fonética entre signos; lo que niegan las demandadas al estimar que dichos signos presentan sustancial diferencia y pueden coexistir.

2.-En tal sentido señala la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª, de 10.11.2021 [ROJ: STS 4187/2021] que '...Es jurisprudencia de esta sala, contenida en la sentencia 95/2014, de 11 de marzo , y reiterada por la sentencia 497/2017, de 13 de septiembre, que 'la apreciación del juicio de confusión es un juicio de valor que corresponde al tribunal de instancia, aunque puede ser revisado en casación en la medida en que no se haya acomodado a las directrices marcadas por la jurisprudencia de esta sala y por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la interpretación de la normativa aplicable'.

Estas pautas o directrices jurisprudenciales aparecen reiteradas en muchas de las sentencias dictadas por esta sala sobre esta materia en los últimos años, entre ellas en la sentencia 95/2014, de 11 de marzo . En síntesis y sin necesidad de reiterar las referencias jurisprudenciales, para aligerar la cita y centrarnos en su contenido, estas pautas son:

'i) El riesgo de confusión consiste en el de que el público pueda creer que los productos o servicios identificados con los signos que se confrontan proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas, dado que el riesgo de asociación no es una alternativa a aquel, sino que sirve para precisar su alcance [...].

'ii) La determinación concreta del riesgo de confusión debe efectuarse en consideración a la impresión de conjunto de los signos en liza producida en el consumidor medio de la categoría de productos, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, teniendo en cuenta el grado de similitud gráfica, fonética y conceptual, en particular, los elementos dominantes [...].

'iii) De este modo, el riesgo de confusión debe ser investigado globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes [...]. Depende, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado, del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados [...].

'iv) En la valoración global de tales factores ha de buscarse un cierto nivel de compensación, dada la interdependencia entre los mismos, y en particular entre la similitud de las marcas y la semejanza entre los productos o los servicios designados: así, un bajo grado de similitud entre los productos o los servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa (...).

'v) A los efectos de esta apreciación global, se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada [...].

'vi) Pero, esta exigencia de una visión de conjunto, fundada singularmente en que el consumidor medio las percibe como un todo, sin detenerse a examinar sus diferentes detalles, (...) no excluye el estudio analítico y comparativo de los elementos integrantes de los respectivos signos en orden a evaluar la distinta importancia en relación con las circunstancias del caso, pues pueden existir elementos distintivos y dominantes que inciden en la percepción del consumidor conformando la impresión comercial. Lo que se prohíbe es la desintegración artificial; y no cabe descomponer la unidad cuando la estructura prevalezca sobre sus componentes parciales (...)'...'.

Y de tal doctrina, aplicada a los signos indicados, de la misma clase y semejanza conceptual, gráfica y fonética, debe concluirse dicha conducta infractora; dando por reproducidos los argumentos antes expuestos al examinar la similitud entre los signos registrados.

Procede, por ello, la estimación integra de dicha acción frente al codemandado D. Carlos Ramón y respecto de la ASOCIACIÓN E-VELETE JUVENTUD.

SEXTO.- Indemnización de perjuicios.- Acciones de cesación, de prohibición, de remoción, y de publicación.

1.-Junto a las acciones de cesación, de remoción y de prohibición [-que deben ser estimadas como consecuencia lógica de la apreciación de la acción de infracción y de nulidad-], solicita la demandante el resarcimiento de los daños causados por la infracción de su signo prioritario; acción resarcitoria que solo dirige frente a la asociación demandada.

Examinado el F.Dcho XIII resulta que el demandante no opta por alguna de las opciones del art. 43.2 L.Ma., limitándose en el suplico a invocar un resarcimiento por daños a determinar en ejecución de sentencia, fijando de modo subsidiario el 1% de la cifra de negocio; criterio sí invocado en los Fundamentos de Derecho. Anunciada una pericial judicial contable, no llegó a practicarse.

2.-Es doctrina recogida en Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28ª, de 9.4.2021 [ROJ: SAP M 4289/2021] que '...El demandante tiene derecho a ser indemnizado en una cuantía equivalente al 1% de la cifra de negocio realizada por el infractor. Se trata de la denominada indemnización legal mínima a la que se refiere el artículo 43.5 Ley de Marcas . Responde a una presunción iuris et de iure de que cualquier infracción de la marca produce un daño y que su reparación se cifra en una indemnización equivalente al uno por ciento de la cifra de negocios.

Si la demandante hubiera acreditado la existencia de perjuicios en cuantía superior a ella, este tribunal le hubiera concedido el importe correspondiente a ese exceso en aplicación del correspondiente criterio previsto en el artículo 43.2 LM . Sin embargo, este tribunal considera que no se le ha proporcionado un soporte alegatorio y probatorio de entidad suficiente para poder declarar probado que se haya producido un perjuicio de montante más elevado.

Es por ello que accedemos a fijar el importe de la indemnización exclusivamente en el mínimo legal, que también era objeto de reclamación por la demandante. La indemnización señalada en el artículo 43.5 de la Ley de Marcas no se calcula sobre los beneficios del infractor sino sobre la cifra de negocios obtenida con los productos o servicios ilícitamente marcados, con independencia de que la entidad infractora haya obtenido o no beneficios...'.

En base a dicha doctrina procede condenar a las demandadas, de modo solidario, al abono del 1% de la cifra de negocio obtenida por razón de la organización, promoción, desarrollo, publicitación, impulso de eventos, cualquiera que sea su denominación y ámbito geográfico, donde se haya hecho uso del signo prioritario del demandante.

3.-Por el contrario procede desestimar la pretensión de condena a la demandada respecto a multa coercitiva de 600.-€ desde la sentencia de primera instancia; y ello porque unidas a acciones y declaraciones de violación de signo se han de determinar en ejecución de sentencia, tanto en su procedencia como cuantía, de conformidad con el art. 44 L.Ma.

Procede, por todo ello, la estimación parcial, si bien sustancial, de la demanda; en cuanto se rechaza por motivos procesales, que no de fondo en tanto no se inicie la ejecución por falta de cumplimiento voluntario en el plazo del art. 584 L.E.Civil.

SÉPTIMO.- Costas.

Dada la estimación sustancial de la demanda, de conformidad con el criterio del vencimiento dispuesto en el art. 394 L.E.Civil, procede hacer imposición de las costas a la parte demandada, de modo solidario.

Vistos los preceptos citados, sus concordantes y demás de general y pertinente aplicación,

Fallo

Que estimando sustancialmente la demanda formulada a instancia de la entidad ASOCIACIÓN CROSSOVER, representada por el Procurador Sr. Lorente Zurdo y asistido del Letrado D. Francisco Pérez Requena; contra la demandada D. Carlos Ramón y contra ASOCIACIÓN JUVENIL E-VELETA JUVENTUDES, representadas por la Procuradora Sra. Llamas Peña y asistida de la Letrado Dña. Alicia Sánchez Jiménez; debo:

1.-Declarar que la asociación demandante, en cuanto legítima titular registral de la marca mixta 2.956.427 'salón del manga FICZONE' y 3.659.184 'FICZONE', en la clase 4ºª y 35ª, respectivamente, del nomenclátor internacional de marcas, ostenta un derecho exclusivo y excluyente de utilización de las mismas en el tráfico económico en relación a los servicios de 'educación, formación, esparcimiento, actividades educativas y culturales', por un lado, y de 'Organización de ferias comerciales y publicitaria. Servicios de venta al detalle a través de las redes mundiales de informática y en todo tipo de comercios de artículos de merchandising. Importación y exportación de productos. Gestión de negocios comerciales', por otro, que distinguen con las facultades previstas por el art. 34 de la Ley de Marcas.

2.-Declarar que la solicitud y registro por el demandado D. Carlos Ramón de la marca número 3.109.853 'FREAKZONE' en la clase 41ª del nomenclátor internacional de marcas, ha sido llevada a cabo con actos que denota una evidente mala fe, por lo que la misma está incursa en causa de nulidad absoluta.

3.-Declarar que el uso por los codemandados de la marca número 3.109.853 'FREAKZONE' en clase 4ª del nomenclátor internacional de marcas, objeto de las acciones ejercitadas, constituye una violación de los derechos de propiedad industrial de la actora sobre sus marcas.

4.-Declarar que el mencionado proceder de la demandada está provocando a la demandante daños y perjuicios.

5.-Condenar al demandado D. Carlos Ramón:

a)A estar y pasar por las precedentes declaraciones.

c)A cesar de inmediato y abstenerse en el futuro de reiterar la comisión de actos de confusión y aprovechamiento de la reputación del demandante y de su marca 'FICZONE'.

6.-Condenar a ASOCIACIÓN JUVENIL E-VELETA JUVENTUD a indemnizar los daños y perjuicios causados a la demandante, por todas las acciones y conceptos ejercitados, a determinar en ejecución de sentencia, en base de cómputo del 1 por ciento de la cifra de negocios realizada por ésta, mediante la prestación de servicios de promoción y organización de eventos de carácter lúdico y cultural relacionados con el cómico, el manga, el anime y los videojuegos ilícitamente marcados con el distintivo confundible en que consiste la marca 'FREAKZONE', desde el año 2017 hasta el cese de utilización -inclusive-.

7.-Ordenar, firme la presente Resolución, la cancelación del asiento registral de la marca mixta níumero 3.109.853 'FREAKZONE' en clase 41ª, haciendo constar convenientemente en la Oficinal Española de Patentes y Marcas, mediante mandamiento al Registrador custodiante, para que cancele su inscripción; a solicitud de parte, a quien se entregarán los mismos para su diligenciamiento.

8.-Desestimar, en este momento procesal oportuno, la multa coercitiva del art. 44 L.Ma.

9.-Condenar a las demandadas, de modo solidario, al pago de las costas procesales.

Así por esta Mi sentencia, que se notificará a las partes en legal forma, y contra la que cabe interponer [ Art. 457 L.E.C.]RECURSO DE APELACIÓNen el plazo de VEINTE DÍASa contar de su notificación, ante este Juzgado, a resolver por la Ilma. Audiencia Provincial de Madrid.

De conformidad con la D.Adicional 15ª de la LOPJ, introducida por la LO 1/09 (BOE 4.11.2009), para el anuncio o la preparación o la interposición del recurso de apelación, será precisa la consignación como depósito de 50 euros en la 'Cuenta de Depósitos y Consignaciones' abierta a nombre del Juzgado [para este procedimiento: 2762-0000-00-0667_18] en la entidad Banco Santander, S.A. y acreditarlo documentalmente ante este tribunal, aportando copia del resguardo de ingreso; el depósito no deberá consignarse cuando el recurrente sea beneficiario de justicia gratuita, Ministerio Fiscal, Estado, Comunidad Autónoma, Entidad Local u organismo autónomo dependiente.

No se admitirá a trámite ningún recurso cuyo depósito no esté constituido. Cuando puedan realizarse ingresos simultáneos por la misma parte procesal, deberá realizar dos operaciones distintas de imposición, indicando en el concepto el tipo de recurso de que se trate en cada caso.

Si por una misma parte se recurriera simultáneamente más de una resolución que pueda afectar a una misma cuenta expediente, deberá realizar tantos ingresos diferenciados como resoluciones a recurrir, indicando el tipo de recurso de que se trate y la fecha de la resolución objeto de recurso en formato dd/mm/aaaa en el campo de observaciones.

Y definitivamente juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN

Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Sr. Juez que la suscribe, estando celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha, con mi asistencia y en el local del Juzgado, de lo que doy fe.