Sentencia Civil Juzgados de lo Mercantil - Madrid, Sección 6, Rec 693/2006 de 23 de Mayo de 2011

Encabezamiento

JUZGADO DE LO MERCANTIL

NÚMERO SEIS

MADRID

SENTENCIA Nº .

En Madrid, a VEINTITRES DE MAYO DE DOS MIL ONCE.

Vistos por el SR. DON FRANCISCO JAVIER VAQUER MARTÍN , Magistrado-Juez Titular del Juzgado de lo Mercantil Nº 6 de esta Villa y su partido judicial, los presentes autos de PROCESO ORDINARIO , seguidos en este Juzgado con el Nº 693/06 , seguidos a instancia de la entidad CLÍNICA DENTAL JOSÉ ZAPATA, S.L. , representada por la Procuradora Sra. Rodríguez de la Fuente y asistida de la Letrado Dña. Mercedes López Arriba; contra D. Carlos José , representado por el Procurador Sr. Hornedo Muguiro y asistido del Letrado D. Francisco Chicote Juarranz; sobre acción de nulidad de marca y competencia desleal ; y,

Antecedentes

PRIMERO.- Los expresados demandantes formularon demanda que por reparto correspondió a este juzgado contra los ya citados demandados, por los cauces del juicio ordinario , pretendiendo: 1.- la cesación del uso de las marcas registradas por el demandado "Clínica Dental Zapata de Calatalud" y "Clínica Dental Díez Zapata" con carácter exclusivo, como lo registró D. Carlos José ;2.- la retirada del mercado de cualquier documento, carte publicitario, placas identificativas del signo objeto de la marca que ostenta el demandado, bajo los nombres comerciales de "Clínica Dental Zapata de Calatalud" y "Clínica Dental Díez Zapata"; 3.- se libre oficio al Registro de marcas y para que sea inscrita y se anote la presente demanda y en su día se ordene dejar sin efecto el registro de los nombres registrados a favor del demandado; 4.- la indemnización por daños y perjuicios ocasionados a la actora por impedir el uso del nombre de Bernardo en sus solicitudes anteriores en el Registro de marcas y en concepto de indemnización por daños y perjuicios que estima en la cantidad de 30.050.-?;5.- la publicación de la sentencia en dos periódicos de Audiencia nacional y local; y 6.- costas; alegando en apoyo de su pretensión los hechos y fundamentos de Derecho que constan en las actuaciones y acompañando los documentos que aparecen unidos.

SEGUNDO.- Previa subsanación de defectos procesales, admitida a trámite la demanda formulada en virtud de Auto de fecha 25.1.2007 , se acordó de conformidad con el Art. 404 de la L.E.Civil, previo examen de oficio de la jurisdicción y competencia de este Juzgado, el traslado de la misma a los demandados para su contestación.

TERCERO.- Por escrito de fecha 21.3.2007 del procurador Sr. Hornedo Muguiro en representación del demandado se contestó a la demanda en el sentido de oponerse a la misma e interesar su íntegra desestimación en base a los hechos y alegaciones de derecho que constan en su escrito, acompañando la prueba documental que estimó oportuna.

CUARTO.- Por Providencia de fecha 27.3.2007 se procedió a señalar día y hora para la práctica de la Audiencia previa. En el día y hora señalado para la celebración de la Audiencia previa, comparecieron las partes. Por la parte actora se ratificó la demanda, hechos, fundamentos de Derecho y suplico , interesando los medios de prueba que estimó oportunos, admitiendo la autenticidad y certeza de los documentales acompañados de adverso, sin perjuicio de discutir su valor probatorio.

Por la parte demandada se plantearon cuestiones afectantes a los presupuestos del proceso, interesando los medios que prueba que estimó oportunos, admitiendo la autenticidad y certeza de los documentos acompañados de adverso, discutiendo su valor probatorio.

QUINTO.- Por Auto de 28.1.2008 se acordó el sobreseimiento y archivo de las actuaciones por razón de cosa juzgada, siendo revocado el mismo por Auto de la sección 28ª de la Ilma. audiencia Provincial de Madrid de 8.6.2009, ordenando la continuación de las actuaciones por sus trámites.

SEXTO.- Señalado día y hora para la práctica de nueva Audiencia previa, comparecieron las partes en el modo señalado , ratificando sus escritos iniciales, proponiendo los medios de prueba que estimaron oportunos, convocando a las partes a la celebración del acto de juicio.

SEPTIMO.- En el día y hora señalado se procedió a la práctica de la prueba admitida en el modo y la forma señalada en la Ley , con el resultado que obra en autos.

OCTAVO.- Finalizada la práctica de la prueba, las partes, por su orden, realizaron las alegaciones finales que estimaron oportunas, quedando los autos conclusos para Sentencia.

Fundamentos

PRIMERO.- Jurisdicción, competencia y procedimiento.

La competencia objetiva y territorial para conocer de la presente causa corresponde a este juzgado, según lo dispuesto en el Art. 45 y ss de la L.E.Civil ; habiéndose tramitado por los cauces del proceso ordinario, de conformidad con los Art. 249 y 399 de la Ley Rituaria .

SEGUNDO.- Pretensión y motivos de oposición.

A.- Con invocación de los arts. 2.2, art. 61 ., art. 7, art. 8 y art. 9 de la Ley de Marcas (en adelante L. Ma.) solicita la actora la cesación del uso de las marcas españolas nº 2542419/X y nº 2540057/6 de la clase nº 44 registradas como de su titularidad por el demandado, alegando -tras la cita de avatares familiares respecto a la explotación de clínica dental en régimen de Comunidad de bienes- que dicho registro está realizado de mala fe, con abuso de Derecho y genera confusión respecto a nombre comercial titularidad de la demandante cual es "JOSÉ DIEZ ZAPATA" , por lo que solicita la cancelación de los registros señalados y la indemnización de los perjuicios causados.

Del mismo modo y con invocación de los arts. 6 , 12 y 15 de la Ley de Competencia Desleal (en adelante LCD) solicita igual cesación de uso de marca y signos generadores de confusión, así como una indemnización de daños y perjuicios que cifra en la cantidad de 30.050.-?.

B.- A ello se opone el demandado sosteniendo la corrección de la inscripción en el Registro, la ausencia de abuso de Derecho o mala fe y la ausencia de riesgo de confusión entre las actividades de odontología desarrolladas por la actora y el demandado en la misma localidad.

TERCERO.- Nombre comercial anterior no inscrito y riesgo de confusión.

A.- Con invocación de nombre comercial no inscrito solicita la actora la cesación en el uso de dos marcas españolas registradas a favor del demandante.

Para resolver tal cuestión deben hacerse dos importantes precisiones; una primera, relativa a la falta de identificación de las marcas impugnadas, pues a lo largo de la demanda no se explicita el número de registro, los signos que la conforman y la clase a la que pertenece, limitándose a señalar que se trata de nombres registrados como "Clínica Dental Díez Zapata" y como "Clínica Dental Zapata de Calatayud", pero la existencia de proceso previo entre partes parcialmente coincidentes por hechos similares permite determinar que los títulos atacados son las marcas nº 2542419/X y nº 2540057/6 de la clase nº 44; y una segunda , relativa a la pretensión formulada por la actora, de tal modo que admitiendo como antecedente lógico la registrabilidad de los apellidos de persona fallecida y unida parentalmente al fundador de la mercantil demandante, no solicita la nulidad de tal signo por infracción de alguna de las prohibiciones absolutas o relativas, sino la mera cesación por el demandado en el uso de tales signos.

B.- Siendo ello así y hechas tales precisiones , con invocación de los arts. 7 y 9 de la L.Ma ., solicita la demandante la cesación por el demandado en el uso de las marcas señaladas, alegando que siendo titular de un nombre comercial anterior existe riesgo de confusión entre aquel y las marcas registradas con posterioridad; pero no acreditada por la actora registro alguno del nombre comercial "Clínica Dental José Zapata" el examen de la pretensión debe realizarse partiendo de la existencia de tal circunstancia.

C.- En tal sentido señala la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28ª, de 11.2.2011 [Roj: SAP M 1473/2011] que "... la aplicación directa del Art. 8 del Convenio de la Unión de París invocando su primacía sobre el Derecho marcario interno. Ahora bien, toda primacía normativa exige conceptualmente la existencia de contradicción entre dos normas , y tal contradicción no existe en el caso examinado desde el momento en que lo único que hace el Art. 8 del C.U.P . es obligar a los Estados firmantes a proteger en su derecho interno los nombres comerciales no registrados, pero ello sin comprometer en ningún caso cuál haya de ser el grado o nivel que deba alcanzar dicha protección. En España, el cumplimiento de esa norma internacional se llevó a cabo por la Ley de Marcas de 1988 y más tarde por la actual Ley de Marcas de 2001 que incluyó en su Art. 9-1 una prohibición relativa de registro del siguiente tenor: ".Sin la debida autorización, no podrán registrarse como marcas: .d) El nombre comercial, denominación o razón social de una persona jurídica que antes de la fecha de presentación o prioridad de la marca solicitada identifique en el tráfico económico a una persona distinta del solicitante, si, por ser idéntica o semejante a estos signos y por ser idéntico o similar su ámbito de aplicación , existe un riesgo de confusión en el público. A estos efectos, el titular de esos signos habrá de probar el uso o conocimiento notorio de dichos signos en el conjunto del territorio nacional. Cumpliéndose estas condiciones, de igual protección gozarán los extranjeros que de acuerdo con el art. 3 de esta Ley puedan invocar el art. 8 del Convenio de París o el principio de reciprocidad, siempre que acrediten el uso o conocimiento notorio en España de su nombre comercial no registrado." . Como se ve, se trata de un régimen de protección amplio y generoso pero no incondicional: se supedita a la prueba del uso o del conocimiento notorio "en España" del nombre comercial o de la denominación social no registrados, requisito que se encuentra por completo ausente en los planteamientos de la apelante. La línea jurisprudencial que invoca MUSTANG GMBH en apoyo de su tesis, que en el terreno doctrinal fue en su día considerada, una vez promulgada la Ley de Marcas de 1988 , como el resultado de un interpretación "contra legem" (en tal sentido, LOBATO , "Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas", pag. 382 ; FERNÁNDEZ NOVOA , "Tratado sobre Derecho de Marcas" , pag. 269), ha sido superada por la jurisprudencia posterior que considera inexistente la aludida contradicción entre el Art. 8 del C.U.P . y la legislación interna. Así , la S.TS de 14 de febrero de 2000 , refiriéndose al Art. 77 de la Ley de Marcas del 1988 (que era el que regulaba los presupuestos exigibles para la protección del nombre comercial no inscrito), ya indicó que dicho precepto legal ".no puede resultar vulnerado en su primer párrafo porque el Convenio de la Unión de París no tiene nada que ver con el caso dada la suficiencia de la regulación interna y sin que se dé además ninguna contradicción de esta normativa con la internacional .", punto de vista este de la ausencia de incompatibilidad entre las dos normativas -interna e internacional- que, por lo demás, ya había sido anticipado por la S.TS de 9 de abril de 1992 cuando señaló que el precepto unionista (Art. 8 del C.U.P .) se limita a prohibir al legislador nacional que condicione la protección a la obligación del depósito o registro, pero sin definir, en lo demás , cuales hayan de ser los requisitos exigibles por cada Estado firmante para el otorgamiento de dicha protección. En todo caso, el cambio de orientación jurisprudencial aparece perfectamente explicado en la S.TS de 20 de enero de 2010 que, con cita de otras, nos indica lo siguiente: ".El mandato contenido en el artículo 8 del Convenio de la Unión de París no especifica la protección que los Estados que lo firmaron debían dar al nombre comercial del empresario de otro país de la Unión, en la coyuntura que en el se contempla. Nuestro legislador de 1.988 optó por limitar esa protección del nombre comercial extranjero y unionista no registrado y por permitir a su titular el ejercicio de la acción de nulidad de los registros posteriores de marca, nombre comercial o rótulo, si es que se cumplían las condiciones exigidas en el artículo 77 de la misma Ley , entre ellas , el uso en España del nombre comercial. Fuera de esa especifica y limitada previsión, la tutela del signo debería obtenerse por medio de las acciones previstas en el artículo 18 de la Ley 3/1.991 , de competencia desleal, claro está, de darse las condiciones precisas para ello. Como puso de manifiesto la Sentencia de 16 de julio de 2.009 - tras las de 4 de junio y 7 de noviembre de 2.008 y 26 de febrero de 2.009 -, la jurisprudencia, que había otorgado protección al nombre comercial extranjero no registrado ni usado en España - Sentencias de 24 de febrero de 1.989 y 29 de febrero de 2.000 -, sigue recientemente un criterio restrictivo, en los términos que han quedado expuestos , por considerarlo el más conforme con el tenor de los artículos 77 y 78 de la Ley 32/1.988, que son los aplicables al litigio planteado ..." , añadiendo la Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, Sección 9ª, de 2.1.2009 [Roj: SAP V 39/2009] que "... si bien es cierto que al amparo del artículo 8 del Convenio de la Unión de París en relación con lo dispuesto en el artículo 52.1 y 9 .d) de la vigente LM no es necesario que el nombre comercial de la demandante estuviera registrado en España para obtener la protección de sus Derechos, no ha quedado acreditado, sin embargo, el elemento o requisito esencial para obtener la protección predicada por la entidad HELLER GMBH , cual es el uso anterior y/o notorio de su signo dentro del ámbito territorial español a la fecha en que por el co-demandante, Sr. Teofilo, se solicitó la inscripción de su marca en la OEPM, razón por la que ha de desestimarse la correspondiente acción de nulidad relativa ejercitada por la entidad actora, con la consiguiente desestimación del correlativo motivo de su impugnación a la Sentencia ...".

D.- Atendiendo a tales razonamientos resulta en la presente causa que la demandante acredita que desde el año 2003 viene haciendo uso en la localidad de Aranjuez (Madrid) del nombre comercial "Clínica Dental José Zapata" [-coincidente con su denominación social-], pero nada acredita y prueba respecto al notorio y extendido conocimiento de tal signo en todo el territorio nacional, sin que su uso en una pequeña localidad sea admisible a los efectos del art. 91.d) L.Ma .; por lo que no puede admitirse la invocación de tales signos no inscritos para pretender ejercer el "ius prohibendi " respecto a marcas inscritas, pues el art. 90 L.Ma . lo limita a los nombres inscritos. En tal sentido señala la Sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria , Sección 4ª, de 19.12.2007 [Roj: SAP GC 3272/2007] que "...de la prueba practicada analizada nuevamente por esta Salaen modo alguno ha quedado acreditado que el nombre comercial utilizado por la actora reconvenida para identificar su negocio y en conjunción con los parámetros que establece el art. 8.2 LM [volumen de ventas, duración , intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa] fuera generalmente conocido por el sector pertinente del público al que se destina el servicio que distingue dicho nombre comercial y, mucho menos, que tal conocimiento lo fuera en el conjunto del territorio nacional ...".

CUARTO.- Denominación social anterior y riesgo de confusión.

A.- Aunque sin cita expresa en demanda y con cierta confusión terminológica, alega la parte demandante que haciendo uso desde el año 2003 de la denominación social "Clínica Dental José Zapata , S.L." el registro por el demandado de los signos marcarios "Clínica Dental Díez Zapata" y como "Clínica Dental Zapata de Calatayud" generan confusión determinante de la necesaria cesación en su uso.

B.- Reiterando la anterior conclusión respecto a la ausencia de " ius prohibendi " del titular de la denominación social respecto al titular marcario sin que aquel inste de modo acumulativo y previo la nulidad del registro de dichos signos, debe recordarse que es doctrina recogida en Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28ª, de 12.11.2010 [SAP M 17913/2010] que "... Las razones sociales y las denominaciones de las personas jurídicas pueden constituir nombre comercial o rótulo de establecimiento, pero su empleo , sin estar registrado como tal, como denominación para aplicar a los productos o servicios en perjuicio de una marca será considerado como violación del Derecho exclusivo de marca o, en su defecto, como acto de competencia desleal. La jurisprudencia ( Sentencias de la Sala 1ª del T.S. de 24 junio 1992 , 26 junio 1995 , 4 julio 1995 , 27 de mayo de 2004 y 18 de mayo de 2006 ) ha venido protegiendo, tradicionalmente, al titular del signo registrado con anterioridad frente a una razón social cuando hay riesgo evidente y cierto de confusión en el mercado por la coincidencia de actividades. Por lo que el TS (Sentencia de 28 de septiembre de 2000) ha advertido que en caso de enfrentamiento de una razón social con un signo distintivo de la propiedad industrial debidamente inscrito está prohibido el empleo de la razón social a modo de marca , rótulo o nombre comercial, ya que de este modo se llevaría a cabo una comercialización de productos o servicios que resultaría confundible con la marca ajena.;... .; No se trata de confundir el ámbito propio de cada uno de los distintos tipos de signos distintivos e incluso de la denominación social , mediante los cuales el empresario identifica sus productos o servicios (marcas), su empresa (nombre comercial), su establecimiento (rótulo), o se identifica en el tráfico jurídico, permitiéndole ser sujeto de Derechos y de obligaciones (denominación social). Como indica la Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de mayo de 2004 , la marca permite identificar los productos o servicios de un empresario, el nombre comercial sus actividades y el rótulo su establecimiento. Sin embargo, como señala la mejor doctrina, la diferencia entre el nombre comercial y la marca de servicios es prácticamente imperceptible, en tanto que ésta sirve para distinguir las actividades que presta un determinado empresario que se solapa con el nombre comercial al no poder diferenciarse la empresa del servicio que presta la misma , aunque no deba olvidarse al realizar el enjuiciamiento que rige el principio de especialidad. Por lo que si se diese, junto a la coincidencia, siquiera parcial, de la denominación social (sobre todo si se emplea en ocasiones a modo de nombre comercial) con la marca, en un contexto de actividades muy próximas, estaríamos ante designaciones obviamente incompatibles en el tráfico mercantil. En tales casos la jurisprudencia ha resuelto los conflictos suscitados atendiendo al principio de prioridad, haciendo que prevaleciera el Derecho del titular más antiguo ...".

C.- Atendiendo a tal doctrina y de la regulación contenida en el art. 52.1 L.Ma . y art. 9.1.d) L.Ma . resulta que el titular de una denominación social precedente podrá oponerse preventivamente al registro de una marca posterior ante una posible colisión entre signos, e igualmente podrá instar, por el cauce de la prohibición relativa , la declaración de nulidad [-lo que no pide la demandante-] e ineficacia [-lo que sí pide la demandante-] del registro del signo posterior; pero para ello han de concurrir las circunstancias de la letra d) del apartado 1º del art. 9 L.Ma ., de tal modo que resulta preciso:1.- que entre la denominación social anterior y el signo marcario posterior ha de existir identidad o semejanza tal que los haga confundibles, siendo usados en un ámbito idéntico o similar, de mod que sea posible crear un riesgo de confusión entre el público; y 2.- que el titular de la denominación social anterior acredite el uso o conocimiento notorio de la misma en el conjunto del territorio nacional y siempre que exista riesgo de confusión entre el público.

Y si ello es así, debe igualmente reiterarse, que la actora no acredita ni prueba tal uso anterior en todo el territorio nacional, máxime cuando admite que el uso de la denominación social anterior es utilizada como signo distintivo de la actividad de modo exclusivo en la localidad de Aranjuez (Madrid); lo que fuerza a desestimar dicha pretensión.

QUINTO.- Nombre civil y marca registrada.

A.- Con invocación del art. 9.1.a) y b) de la L.Ma . solicita la demandante la cesación y prohibición de uso de los signos "Clínica Dental Díez Zapata" y como "Clínica Dental Zapata de Calatayud" , alegando que conocido el fundador de la sociedad demandante como " Bernardo "·en la localidad de Aranjuez, aquel registro hubiera requerido el consentimiento del fundador.

B.- Haciendo la demandante idénticos en su contenido y efectos a las letras a) y b) del art. 91. L.Ma . debe señalarse que entre ambos existen profundas diferencias. Cuando elsigno está constituido por un nombre, por un nombre y unos apellidos comunes por pertenecer a una persona desconocida para el público [art. 9.1.a) L.Ma .] no será preciso acompañar a la solicitud de registro la autorización de dicha persona; pero tratándose de nombre , apellidos o cualquier signo que identifique a una persona distinta del solicitante y sea identificado con ella por la generalidad del público [art. 9.1.b) L.Ma .], será preciso acompañar a la solicitud autorización por escrito. En este sentido señala la Sentencia de la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal superior de justicia de Cataluña, Sección 5ª, de 27.6.2008 [ST.S.J. CAT 8963/2008] que "...Por tanto el precepto citado recoge dos supuestos de hecho , prohibiéndose de una parte, el registro como marcas del nombre civil o imagen de una persona distinta del solicitante o, en segundo lugar, cualquier otro medio que para la generalidad del público identifique a una persona distinta del solicitante. En relación al primero de los supuestos de hecho que dan lugar a la aplicación de esta norma se requiere la utilización del nombre civil o la imagen de una persona. El nombre civil lo define el artículo 53 del reglamento del Registro Civil como el "nombre y apellidos, paterno y materno". Respecto del segundo de los supuestos de hecho antes expuesto, que es el que aquí nos interesa, hay que partir del hecho de que ya no se exige el mismo rigor en cuanto al elemento identificador de la persona. No solo se protege el nombre civil, sino también el nombre , apellidos o seudónimo sin que constituyen una enumeración cerrada... ".

De ello resulta que en el presente caso , donde se ha procedido al registro de los apellidos del abuelo del demandado y padre del fundador de la entidad demandante, nos encontramos ante el primero de los supuestos.

C.- Dicho lo anterior debe señalarse que en el conflicto entre el nombre civil y los signos marcarios es doctrina jurisprudencial, recogida en Sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sección 2ª, de 22.2.2007 [Roj: STSJ MAD 9945/2007 ] que "... Respecto de la infracción del artículo 9 de la Ley 17/2001, de 7 de Diciembre, de Marcas , este precepto prohíbe que sin la debida autorización, se registre como marca el nombre civil o la imagen que identifique a una persona distinta del solicitante de la marca , o el nombre, apellido, seudónimo o cualquier otro signo que para la generalidad del público identifique a una persona distinta del solicitante. No se impide a diferencia de lo que ocurría en el derogado Estatuto sobre Propiedad Industrial , aprobado por el Real Decreto-Ley de 26 de julio de 1929, texto refundido aprobado por Real Orden de 30 de abril de 1930 , y ratificado con fuerza de Ley por la de 16 de septiembre de 1931 , que se registre como marca un nombre o un apellido distinto del solicitante sino aquel nombre o aquel nombre y primer apellido, o el nombre y los dos apellidos que para la generalidad del público identifiquen a persona distinta del solicitante... ", añadiendo que "... Debe tenerse en cuenta que la Sentencia de la sala Tercera del Tribunal Supremo de 11 de Noviembre de 2005 señala que por lo que se refiere a la utilización de nombres y apellidos como marcas, debe tenerse en cuenta la doctrina del Tribunal Supremo (por todas, Sentencias de 21 de junio de 2000 y de 28 de marzo de 2001 ), de que salvo en los casos de identidad absoluta , en todos los demás supuestos en que se produzca un conflicto de marcas que respondan , ambas, a los apellidos de sus titulares, es admisible su convivencia siempre que la homonimia parcial se presente en un conjunto donde el apellido común aparezca encuadrado junto con otras expresiones que permitan su individualización ...".

D.- Si, como se ha razonado, el registro de nombre y apellidos desconocidos por la generalidad del público no requiere la previa autorización del titular de tales elementos de la personalidad civil, sí ostenta éste acción para instar la nulidad relativa del registro y tratándose de persona fallecida, debe considerarse que la ostentan sus herederos legales, de conformidad con los arts. 4 a 6 de la Ley Orgánica 1/1982 , de protección civil del Derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

En efecto, en la presente causa resulta que ni la demandante [-en cuanto persona jurídica-] ni el demandado ostentan los apellidos "Zapata" y "de Calatayud", pertenecientes los mismos a persona fallecida. Según resulta de la demanda y de la prueba practicada en el acto de juicio fue D. Bernardo de Calatayud quien inició la actividad de odontólogo en la localidad de Aranjuez , siendo el único especialista de la comarca, lo que otorgó al mismo reconocimiento local y prestigio profesional. Dicho especialista tuvo dos hijos varones, D. Gustavo [-fundador de la entidad demandante y esposo de la actual administradora social-] y D. Javier [-nieto de D. Bernardo, hijo de D. Norberto y sobrino de D. Gustavo -], dedicándose ambos a idéntica profesión que su padre, trabajando con el mismo inicialmente , para a su fallecimiento alrededor de 1975, proceder los hijos a continuar con la explotación de la clínica odontológica de su padre en régimen de Comunidad de bienes.

Desarrollada dicha actividad de modo pacífico hasta el año 2003, por una serie de desavenencias entre los hermanos Javier Gustavo y los hijos y esposa de estos, procedieron a disolver dicha comunidad, procediendo cada uno de los hijos y sus descendientes a ejercer la profesión de odontología en la misma localidad de un modo independiente.

Del mismo modo ha quedado acreditado que ambos hijos y sus descendientes, con la exclusiva intención de apropiarse para sí del nombre, reputación , memoria y méritos profesionales del fallecido D. Bernardo de Calatayud, procedieron tras la disolución de la Comunidad de bienes, a hacer uso en beneficio propio y en el mercado [a través de rótulos, a través del registro de denominación social, a través del uso no registrado de nombre comercial y a través del registro de marcas] de los apellidos "Zapata" y "de Calatayud", de tal modo que mientras D. Gustavo fue el primero en acceder al registro de denominaciones sociales en el Registro Mercantil tras ser demandada por el ahora demandado, éste fue el primero en acceder al registro de aquellos signos como marcas.

E.- Atendiendo a tales hechos declarados probados resulta que la entidad demandante no ostenta la cualidad de heredero legal o voluntario de D. Bernardo de Calatayud, por lo que no ostenta acción para oponerse al uso de los apellidos "Zapata" y "de Calatayud" como signo distintivo marcario.

SEXTO.- Fraude de Derechos y marcas anteriores idénticas generadoras de confusión.

A.- Con invocación de los arts. 2.2 L.Ma . y art. 6.1.b) L.Ma . insiste la demandante en la acción de cesación y cancelación de registro [-omitiendo cuidadosamente la solicitud de nulidad absoluta o relativa de los signos , así como la reivindicación de los mismos-] estimando que la solicitud y registro de las marcas impugnadas supone infracción de Derechos de tercero o de marca prioritaria.

B.- Tales alegaciones deben ser desestimadas, pues no identificados los Derechos anteriores o signos anteriores [-distintos de los ya examinados por el cauce de la colisión entre denominación social y marca o nombre comercial y marca-] titularidad de tercero , así como no ostentando la entidad demandante la titularidad de signos marcarios previos, procede rechazar tales argumentos.

SEPTIMO.- Acciones de competencia desleal. Actos de confusión.

A.- Desestimadas las acciones ejercitadas con invocación de la Ley de Marcas , es momento de entrar en el examen de las pretensiones de cesación y cancelación de registros marcarios por ser contrarios a la normativa de competencia desleal; examen que atenderá a la numeración de preceptos de la LCD existente al tiempo de la interposición de los escritos iniciales.

B.- Con invocación del art. 6 LCD alega la demandante que el registro por el demandado de los signos "Clínica Dental Díez Zapata" y como "Clínica Dental Zapata de Calatayud" supone un acto concurrencial generador de confusión , pues dedicado el demandado a idéntica actividad empresarial en la misma localidad que la desarrollada por la demandante, el uso de tales términos puede generar confusión en los clientes.

C.- Para resolver tal cuestión debe señalarse que es doctrina recogida por Sentencia de la audiencia Provincial de Madrid , Sección 28ª, de 23.6.2009 [ROJ: SAP M 10749/2009] que "... tanto la doctrina como la jurisprudencia del Tribunal Supremohan considerado que para que pueda considerarse que se han producido actos de confusión del art. 6 de la Ley de Competencia Desleal es preciso que se trate de actos idóneos para provocar en el consumidor no cualquier error, sino uno específico sobre el origen o la fuente empresarial de una actividad, una prestación o un establecimiento en relación con otros ajenos (en este sentido, por todas, Sentencia de 19 de mayo de 2008 ). Es cierto que la jurisprudencia, sobre todo a la hora de diferenciar los actos de confusión del art. 6 de los actos de imitación del art. 11, ambos de la Ley de Competencia Desleal , ha afirmado que los primeros se sitúan, por lo general, en el terreno de la utilización de signos distintivos en sentido amplio, lo que comprende tanto la utilización del elemento singularizador a título de signo (para denotar la procedencia empresarial) como su empleo en la forma de presentación de la prestación. Ahora bien, la amplitud con la que el art. 6 Ley de Competencia Desleal describe la acción relevante ("todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión") hace que no deban excluirse de su ámbito de aplicación otras actuaciones con trascendencia externa susceptibles de crear confusión sobre la procedencia empresarial de la actividad, las prestaciones o el establecimiento en el destinatario u observador de tal actuación, en tanto las mismas provoquen decisiones en el mercado fundadas en una falsa o incorrecta representación de la realidad acerca de la procedencia empresarial de la actividad . Considera la Sala que si la utilización de signos o formas externas de presentación de la prestación que denote o evoque un origen empresarial que no es tal, porque induzca a pensar bien que el prEstador es otro , bien que el prEstador está asociado a otro por algún tipo de vínculo jurídico o económico, ha de considerarse como un acto confusorio, con más razón ha de serlo la conducta empresarial consistente en presentarse directamente, mediante afirmaciones en tal sentido, como asociado con una determinada empresa sin estarlo, puesto que en este caso no hay una denotación o insinuación de un origen empresarial falso o incorrecto, sino directamente una afirmación de tal origen, con una potencialidad confusoria no menor que la que deriva del uso de signos o formas externas de presentación del producto o servicio. En la competencia desleal no existe la limitación propia del Derecho de marcas, en el que la manifestación externa indicativa del origen empresarial ha de consistir en la utilización de un signo susceptible de representación gráfica (art. 4 de la Ley de Marcas ) , sino que el art. 6 de la Ley de Competencia Desleal se refiere a "todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión", expresión mucho más amplia que comprende cualquier conducta siempre que tenga manifestación externa y se realice en el mercado y con fines concurrenciales (art. 2 de la Ley de Competencia Desleal ) ..."; añadiendo la Sentencia de igual Audiencia y sección , de 24.4.2009 [Roj: SAP M 4892/2009] que "...Esta salaha declarado también en ocasiones anteriores (entre otras, Sentencias de 28 de junio de 2007 y 12 de junio de 2008 ), en línea con lo declarado por el Tribunal Supremo y por otras Audiencias, que el criterio de distinción del ámbito de aplicación de los artículos 6 y 12 , de un lado, y el artículo 11 , de otro, se asienta en el objeto sobre el que recae la conducta. Así, en los dos primeros preceptos el objeto sobre el que recae la conducta son los signos distintivos y las prestaciones en el segundo. Por tanto, los artículos 6 y 12 de la Ley de Competencia Desleal se refieren a creaciones formales y el artículo 11 a las creaciones materiales, de forma que en aquéllos la confusión o explotación de la reputación derivan de los medios de identificación empleados por un empresario en el mercado, bien sea de su actividad, de sus productos, de su establecimiento o de sus prestaciones , es decir, recae sobre la identificación o presentación de aquéllos o éstos, que generan confusión o implican un aprovechamiento indebido de la reputación ajena. Por el contrario , los actos de imitación confusoria, con aprovechamiento de la reputación ajena o con aprovechamiento del esfuerzo ajeno recaen sobre la misma prestación o iniciativa empresarial, es decir, sobre las creaciones materiales ...", para finalmente señalar la Sentencia de igual Sala de 19.12.2008 [Roj: SAP M 20128/2008] que "...la tipificación que el art. 6 realiza de los actos de confusión no exige la confusión real y efectiva de los consumidores , sino la "idoneidad" para crear confusión, el "riesgo de asociación". Lo que es preciso probar, pues, no es la realidad del error confusorio sino su potencialidad objetiva, la existencia de circunstancias que , objetivamente consideradas, pueden inducir a la confusión o asociación ...".

D.- Pues bien, atendiendo a tal doctrina estima este Tribunal que el uso por el demandado de los términos "Díez Zapata y "Zapata de Calatayud" no genera confusión en los habitantes de la localidad donde actora y demandada ejercen sus actividades empresariales de odontología; y ello porque tal confusión y riesgo de asociación es previo al uso de tales signos por el demandado. Debe recordarse en tal sentido que tanto sociedad actora y su fundador y administradora como el demandado descienden del primero y único de los odontólogos existente en la localidad de Aranjuez, así como que los hijos eran conocidos en la localidad como los "Zapata" y que ejercieron conjuntamente dicha profesión al fallecimiento de su padre durante más de veinticinco años, de lo que resulta que el uso por cualquiera de las partes de los apellidos indicados [-de los que ambas partes pretenden apropiarse en exclusividad, para sí y en perjuicio de los demás herederos-] generará un riesgo de confusión con el progenitor titular de aquellos apellidos y con su profesión, así como que se trata de descendientes de aquel.

OCTAVO.- Acciones de competencia desleal. Aprovechamiento reputación ajena.

A.- Con invocación del art. 12 LCD alega la demandante que el registro por el demandado de los términos "Díez Zapata y "Zapata de Calatayud" supone un acto de aprovechamiento de la reputación ajena.

B.- Para resolver tal cuestión debe recordarse que es doctrina recogida, entre otras, por Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona , Sección 15ª, de 17.12.2009 [Roj: SAP B 15141/2009] que "... Este precepto tipifica como desleal cualquier comportamiento adecuado para producir como resultado el aprovechamiento indebido de las ventajas que la reputación industrial , comercial o profesional que otra empresa ha conseguido en el mercado. El propio precepto al particularizar esta conducta desleal, haciendo referencia al uso de signos distintivos ajenos, denominaciones de origen falsas o expresiones tales como "modelo", "sistema", "tipo" , "clase" y similares, pone en evidencia que pudiendo ser muy variada la conducta, en cualquier caso incide en la presentación de las prestaciones ...".

Atendiendo a tal precepto y doctrina debe desestimarse tal pretensión; y ello: 1.- porque la demandante no acredita qué reputación, prestigio, conocimiento y crédito ostenta en la localidad de Aranjuez , limitándose a acreditar que ejerce la profesión de odontólogo, pero sin extender tal prueba a otros extremos relevantes para valorar aquella fama o prestigio; 2.- porque el prestigio o reconocimiento cuya protección pretende obtener por la invocada vía del art. 12 LCD no es la suya, sino la de su ancestro titular de la primera clínica odontológica en Aranjuez, apropiándose para sí de su reconocimiento a través de sus apellidos; y 3.- porque si ambos hijos del primero de los titulares (D. Gustavo y D. Javier ) son conocidos como los " Norberto Bernardo " de modo indistinto, ambos gozan a través del uso de tales signos combatidos de idéntica reputación ajena, lo que no puede ser protegible por el cauce del artículo invocado.

NOVENO.- Costas.

En virtud del criterio del vencimiento recogido en el Art. 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000, dada la desestimación de la demanda, las costas serán satisfechas por la parte demandante.

En su virtud, vistos los preceptos legales citados , sus concordantes y demás de general y pertinente aplicación,

Fallo

Que desestimando íntegramente la demanda interpuesta a instancia de la entidad CLÍNICA DENTAL JOSÉ ZAPATA, S.L. , representada por la Procuradora Sra. Rodríguez de la Fuente y asistida de la letrado Dña. Mercedes López Arriba; contra D. Carlos José, representado por el Procurador Sr. Hornedo Muguiro y asistido del Letrado D. Francisco Chicote Juarranz; debo absolver y absuelvo a la demandada de las pretensiones formuladas; con imposición de las costas a la parte demandante.

Así por esta Mi sentencia, que se notificará a las partes en legal forma, y contra la que cabe preparar [Art. 457 LEC] RECURSO DE APELACION en el plazo de cinco días a contar de su notificación, ante este Juzgado, a resolver por la Ilma. audiencia Provincial de Madrid.

De conformidad con la D.Adicional 15ª de la LOPJ, introducida por la LO 1/09 (BOE 4.11.2009 ), para el anuncio o la preparación o la interposición del recurso de apelación,será precisa la consignación como depósito de 50 euros en la "Cuenta de Depósitos y Consignaciones" abierta a nombre del juzgado [para este procedimiento: 2762-0000-00-0693_06] en la entidad Banesto y acreditarlo documentalmente ante este tribunal , aportando copia del resguardo de ingreso; el depósitono deberá consignarse cuando el recurrente sea beneficiario de justicia gratuita, Ministerio Fiscal, estado, comunidad Autónoma, Entidad Local u organismo autónomo dependiente.

No se admitirá a trámite ningún recurso cuyo depósito no esté constituido. Cuando puedan realizarse ingresos simultáneos por la misma parte procesal, deberá realizar dos operaciones distintas de imposición, indicando en el concepto el tipo de recurso de que se trate en cada caso.

Si por una misma parte se recurriera simultáneamente más de una resolución que pueda afectar a una misma cuenta expediente, deberá realizar tantos ingresos diferenciados como resoluciones a recurrir, indicando el tipo de recurso de que se trate y la fecha de la Resolución objeto de recurso en formato dd/mm/aaaa en el campo de observaciones.

Y definitivamente juzgando en primera instancia , lo pronuncio, mando y firmo.

E

PUBLICACIÓN

Leída y publicada fue la anterior Sentencia por el Sr. Juez que la suscribe, estando celebrando Audiencia pública en el mismo día de su fecha, con mi asistencia y en el local del Juzgado , de lo que doy fe.