Sentencia Civil Juzgados de lo Mercantil - Madrid, Sección 6, Rec 786/2010 de 02 de Septiembre de 2013

Encabezamiento

JUZGADO DE LO MERCANTIL

NÚMERO SEIS

MADRID

SENTENCIA Nº .

En la Villa de Madrid, a DOS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL TRECE.

Vistos por el SR. DON FRANCISCO JAVIER VAQUER MARTÍN, Magistrado-Juez Titular del Juzgado de lo Mercantil nº 6 de esta Villa y su partido judicial, los presentes autos de PROCESO ORDINARIO, seguidos en este Juzgado con el Nº 786/10, seguidos a instancia de la mercantil italiana KIKO, S.R.L.y de KIKO RETAIL, S.L., representadas por la Procuradora Sra. Blanco Martínez y asistida del Letrado D. Francisco Arroyo Álvarez de Toledo; contra la mercantil IT STYLE MAKE UP, S.L., representada por la Procuradora Sra. Uceda Blasco y asistida de la Letrado Dña. Sandra García Cabezas; así como contra la entidad COSMÉTICA MADRID ESTILO, S.L., representada por la Procuradora Sra. Martínez Serrano y asistida de la Letrado Dña. Azucena López González; sobre acción de competencia desleal; y,

Antecedentes

PRIMERO.-El expresado demandante formuló demanda de 2.7.2010 que por reparto correspondió a este Juzgado contra las ya citadas demandadas, por los cauces del proceso ordinario, reclamando: 1.-se declare la deslealtad concurrencial de las demandadas al haber realizado una serie de actos tendentes a crear confusión [incluyéndose en dicho concepto el riesgo de asociación] en el mercado respecto de las prestaciones y los establecimientos sitos en los Centros Comerciales de 'La Vaguada' de Madrid, 'Parquesur' de Leganés, 'Mataró Park' en Mataró (Barcelona), 'Arena Multiespacio' en Valencia, 'Calle Arrasate, nº 14' de San Sebastián y 'Centro Comercial Mediterráneo' en Almería; 2.-se condene a las demandadas a cesar de inmediato en dichos actos anticoncurrenciales ya modificar, eliminar y, si no fuera posible, a retirar a su costa, cualquier rótulo, imagen, producto y/o elemento decorativo del establecimiento, que puedan inducir a confusión o riesgo de asociación con las demandantes; 3.-se condene a las demandadas a cesar de inmediato en dichos actos anticoncurrenciales ya a eliminar y, si no fuera posible, retirar a su costa, cualquier rótulo, imagen, producto y/o elemento decorativo del establecimiento, que puedan inducir a confusión con 'KIKO' o sus establecimientos comerciales y, especialmente, se condene a las demandadas: (i) a suprimir de los rótulos de los establecimientos o de cualquier elemento decorativo de los mismos, envoltorios, bolsas, envases o cualquier elemento promocional, publicitario, cualquier referencia al eslogan comercial 'MAKE UP MILANO', y (ii) a realizar las modificaciones necesarias en la configuración de los exhibidores, mostradores y demás elementos que se identifican en el cuerpo de la demanda para que desaparezca la semenajza que presentan con los que explota los demandantes, todo ello, al inducir a confusión o riesgo de asociación con los demandantes o sus establecimientos; 4.-se condene a las demandadas a abstenerse en el futuro de realizar, respecto de los demandantes, los actos anticoncurrenciales denunciados; 5.-se condene a las demandada a satisfacer a las actoras los daños y perjuicios que señala en su escrito de demanda según las bases de determinación que establece; 6.-se condene a las demandadas a publicar a su costa en dos diarios de tirada nacional el fallo de la sentencia que se dicte en éste procedimiento; y 7.-costas;; alegando los hechos y fundamentos de derecho que constan en las actuaciones y acompañando los documentos que constan unidos.

SEGUNDO.-Subsanados defectos procesales y admitida a trámite la demanda formulada en virtud de Decreto de fecha 20.12.2010, se acordó de conformidad con el Art. 404 de la L.E.Civil , previo examen de oficio de la jurisdicción y competencia de este Juzgado, el traslado de la misma al demandado para su contestación.

TERCERO.-Por escrito de la Procuradora Sra. Martínez Serrano en representación de Cosmética Madrid Estilo, S.L. se contestó a la demanda en el sentido de oponerse a la misma e interesar su íntegra desestimación en base a los hechos y alegaciones que constan en autos, acompañando los documentos unidos.

Del mismo modo por escrito de 15.4.2011 de la Procuradora Sra. Uceda Blasco en representación de la codemandada It Style Make Up, S.L. se contestó a la demanda en el sentido de oponerse a la misma e interesar su íntegra desestimación en base a los hechos y alegaciones que constan en autos, acompañando los documentos unidos.

CUARTO.-Por Diligencia de fecha 31.5.2011 se acordó citar a las partes para la celebración de la audiencia previa, según lo dispuesto en el Art. 414.1 de la L.E.Civil .

QUINTO.-En el día y hora señalados para la celebración de la audiencia previa, compareció la parte actora, con la defensa y representación ya referida, interesando la prueba que estimó oportuna, no formulando cuestiones procesales; admitiendo la autenticidad y certeza de los documentos acompañados de adverso, sin perjuicio de su valoración probatoria; aclarando el suplico de la demanda en los términos que constan en el acta de la audiencia y en escrito de 5.12.2011.

Comparecieron igualmente las partes demandadas, con la asistencia y representación referidas, formulando cuestiones procesales que fueron resueltas parcialmente en el acto de la audiencia y otras remitidas al trámite de sentencia; admitiendo la autenticidad y certeza de los documentos acompañados de adversos, sin perjuicio de su valoración probatoria.

SEXTO.-Admitida la prueba propuesta, se señaló día y hora para la práctica del acto de juicio, donde se realizó la admitida, con el resultado que obra en autos.

Por la actora se invocaron hechos nuevos y se modificó el suplico de la demanda en los términos que constan en el acta de juicio.

SEPTIMO.-Finalizada la práctica de la prueba las partes, por su orden, realizaron las alegaciones finales que estimaron oportunas, con el resultado que consta en autos.

Fundamentos

PRIMERO.- Jurisdicción, competencia y procedimiento.

La competencia objetiva y territorial para conocer de la presente causa corresponde a este Juzgado, según lo dispuesto en el Art. 45 y ss de la L.E.Civil ; habiéndose tramitado por los caues del proceso ordinario, de conformidad con los Art. 249 y 399 de la Ley Rituaria.

SEGUNDO.- Cuestiones procesales de previo pronunciamiento.

A.-Por la codemandada COSMÉTICA MADRID ESTILO, S.L. [-en adelante COSMÉTICA-] se sostiene y alega la falta de legitimación pasiva o falta de acción en su vertiente pasiva, afirmando que teniendo la misma la cualidad de franquiciado en virtud de dos contratos formalizados con la codemandada IT STYLE MAKE UP, S.L. [-en adelante IT STYLE-] de fechas 18.1.2010 y 1.2.2010 para la explotación de dos establecimientos en Madrid y Leganés, la codemandada se ha limitado a hacer uso del conocimiento comercial, imagen corporativa, logotipos y eslóganes y publicidad facilitados por la franquiciadora en cuanto el exacto cumplimiento de los contratos exigía el uso de tales elementos corporativos y comerciales.

B.-Para resolver tal cuestión debe hacerse cita de la doctrina recogida, entre otras, en Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 13ª, de 12.2.2005 [ROJ: 1563/2005 ] al señalar, en interpretación de apartado 2º del art. 20 L.C.D . [-actual apartado 2º del art. 34 L.C.D . de idéntica redacción-] que '... Como recalca la sentencia del Tribunal Supremo de 18 de octubre de 2000 , glosando y reproduciendo el preámbulo de la Ley 3/1991 'para que exista un acto de competencia desleal basta, en efecto, con que se cumplan las dos condiciones previstas en el párrafo primero del artículo 2 : Que el acto se realice en el mercado (es decir, que se trate de un acto dotado de trascendencia externa) y que se lleve a cabo con 'fines concurrenciales' -la sentencia, por error de transcripción, sin duda, dice Comerciales- (es decir, que el acto según se desprende del párrafo segundo del citado artículo- tenga por finalidad promover o asegurar la difusión en el mercado de las prestaciones propias o de un tercero'). La citada resolución añade que la legitimación pasiva permite ejercitar las acciones contra cualquier persona que haya realizado u ordenado el acto de competencia desleal o haya cooperado a su realización. En definitiva, la comisión de alguna de las infracciones tipificadas en la Ley de Competencia Desleal requiere una proyección material y efectiva en el mercado, que es el que se trata de proteger, del acto de competencia desleal , pues los actos meramente preparatorios no afloran en este y, por tanto, no perturban los lícitos actos concurrenciales...'; añadiendo la Sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz, Sección 1ª, de 21.6.2002 [ROJ: SAP CA 1789/2002 ] que '... El propio artículo 20 de la Ley de competencia desleal , pese al enunciado genérico en orden a la legitimación pasiva que efectúa en el párrafo primero, establece en el segundo que en el caso de que los actos de competencia desleal sea realizado por trabajadores u otros colaboradores en el ejercicio de sus funciones y deberes contractuales, las acciones previstas en los números 1 y 4 del artículo 18 deberán dirigirse contra su principal (acción declarativa de la deslealtad del acto y rectificación de informaciones engañosas, incorrectas o falsas), al margen de que la acción de enriquecimiento injusto solo pueda dirigirse contra el beneficiario del enriquecimiento...'; añadiendo la Sentencia de la Audiencia Provincial de Castellón, Sección 3ª, de 25.10.2002 [ROJ: SAP CS 1283/2002 ] que '... La consecuencia de lo dicho es que la demanda debió dirigirse, en aplicación del citado articulo 20.2 LCD , contra la Universidad Politécnica de Valencia, organismo con personalidad jurídica que es a tales efectos el principal de dichos demandados...' para afirmar que '... Se dice que el artículo 20.2 no impone la obligación de dirigir la demanda contra el principal, pero no es así, como resulta de la redacción del precepto ('las acciones...deberán dirigirse contra el principal')...'.

C.-Atendiendo a tales preceptos y doctrina jurisprudencial resulta en la presente causa que las demandantes ejercitan frente a la franquiciada COSMETICA acciones de las señaladas en los nº 1 a 4 del art. 34 L. C.D ., respecto a las cuales aquella carece de legitimación pasiva ' ad causam' o falta de acción.

En efecto, consta de lo actuado que las demandantes, con la clara intención de traer al proceso y a su objeto una interesada confusión ha procedido a la modificación de su suplico en tres ocasiones, hasta el punto de que tanto en audiencia previa, como en las alegaciones de hechos nuevos previas al acto de juicio como en las alegaciones finales, las actoras han procedido a modificar lo pedido de modo tanto accesorio como sustancial por el cauce de la renuncia parcial a alguna de las pretensiones.

Pues bien, así expuesto el consciente comportamiento procesal de las demandantes y en un intento de concretar la última de las pretensiones formuladas respecto a COSMETICA, unida a su principal IT STYLE por dos contratos de franquicia ya resueltos al tiempo de la interposición de la demanda, resulta que tanto en el suplico de la demanda como en la nueva redacción del suplico contenida en escrito de 5.12.2011 las demandantes solicitan tanto la declaración de deslealtad del acto [ nº 1 del art. 34 L.C.D .] como la condena a la prohibición de reiteración futura [ nº 2 del art. 34 L.C.D .-], al renunciar a las pretensiones de cesación y remoción [ nº 2 y 3 del art. 34 L.C.D .] respecto de la demandada COSMETICA; pretensiones declarativas y de prohibición que deben ser desestimadas en cuanto las mismas resultan de obligado ejercicio contra el principal franquiciador y resultan inadmisibles para quien en virtud de vínculo contractual cuyas obligaciones suponen el ejercicio de actos concurrenciales en el modo fijado contractualmente se limita a hacer uso del 'know-how', signos y demás elementos diferenciadores propios del franquiciador; actos amparados por contrato que son los que precisamente las actoras invocan como desleales.

Pero aún más, consta de lo actuado en el acto de alegaciones finales [-concretamente al minuto 12:33:14 y ss-] que las demandantes vuelven a modificar el suplico de la demanda, de tal modo que se mantiene la pretensión declarativa de deslealtad respecto a los ocho centros objeto de demanda, ampliación y hechos nuevos [-causa de pedir que también las demandantes han modificado en su demanda, audiencia previa y juicio, con iguales intenciones que las expuestas al examinar el suplico-], cuales son 1.-'La Vaguada' en Madrid, 2.-'Parquesur' en Leganés', 3.-'Calle Arrasate, nº 14' de San Sebastián, 4.-'Arena Multiespacio' de Valencia, 5.-'Mataró Park' de Mataró, 6.-'Diagonal Mar' de Barcelona, 7.-'Centro Comercial Esplau' de Cornellá, y 8.-'Centro Comercial Meditarráneo' de Almería'; de tal modo que gestionados los dos de la Comunidad de Madrid por COSMETICA en virtud de contrato de franquicia y siendo los hechos alegados plena ejecución de las obligaciones asumidas por la misma en virtud de contrato, tal pretensión debe ser desestimada; sin perjuicio de su examen respecto a su principal franquiciadora.

Seguidamente las demandantes proceden a reconocer que los 8 centros objeto de demanda están cerrados y no ejercen actividad comercial alguna [-bien por haberlo sido antes de la interposición de la demanda, como los dos centros de Madrid, bien constante proceso-] por lo que reconoce que las pretensiones de cesación y de remoción quedan sin sentido al haber sido satisfechas extrajudicialmente; pero mantiene respecto a ambas codemandadas la acción de prohibición de reiteración del art. 32.1.2ª L.Co.; pretensión que respecto a la codemandada COSMETICA debe ser desestimada por la razonada falta de acción o legitimación pasiva ' ad causam', de lo que resulta que la únicas acciones válidamente formulada respecto a la misma son la de pulicidad y la de indemnizatoria y su subsidiaria de enriquecimiento injusto, que las actoras en igual acto procesal proceden a modificar sustancialmente al excluir la solidaridad inicial entendiendo que los daños generados por los dos centros de Madrid desde su apertura a su cierre es de 57.445.-€, pretendiendo la solidaridad en la cifra menor y que será objeto de posterior análisis.

TERCERO.-Actos de imitación [ art. 11.1 L.C.D .].- Actos de confusión [ art. 6 L.C.D .].- Riesgo de asociación y aprovechamiento de reputación ajena [ art. 11.2 L.C.D .].

A.-Objeto del proceso.

Desestimadas respecto a COSMETICA por falta de acción las acciones declarativa, de remoción, de cesación y de prohibición, así como reconocida la satisfacción extraprocesal respecto a IT STYLE de las acciones de remoción y cesación, es momento de entrar a examinar en el fondo la acción declarativa de deslealtad y que las actoras sustentan en dos concretos actos concurrenciales.

B.- Alegaciones de la actora y oposición de las demandadas.

1.-Haciendo examen conjunto de las dos conductas invocadas y amparadas en el art. 6 L.C.D . y art. 11.2 L.C.D ., en cuanto ambas realizan expresa alegación del riesgo de confusión y asociación del empresario o de sus prestaciones al público consumidor, , sostienen las entidades demandante que las mercantiles KIKO S.R.L. [-en adelante KIKO-] y su filial española KIKO RETAIL ESPAÑA, S.L. [-en adelante KIKO ESPAÑA-] se dedican profesionalmente en España a la comercialización al por menor de productos cosméticos a través de 19 establecimientos al tiempo de la interposición de la demanda, siendo un negocio con previsible expansión nacional.

Sostienen igualmente las demandantes que el diseño del mobiliario de los expositores, iluminación, espacios destinados a la exposición y de cobro a los clientes, espacios de prueba de productos y colores utilizados en los locales, expositores y exterior de los locales, han sido diseñados a su encargo por el arquitecto D. Jose Enrique , el cual ha cedido los derechos de exclusiva a las demandantes, hasta el punto de que en Italia han conseguido un acuerdo transaccional con tercera sociedad ajena a éste proceso para el cese del uso de tales elementos diferenciadores. Afirma igualmente que las demandantes han venido utilizando el eslogan comercial 'MAKE UP MILANO' como elemento diferencial y que su uso por las demandadas puede generar confusión y asociación de empresas y sus productos.

Asimismo sostienen las demandantes que las demandadas se dedican profesionalmente al comercio al por menor de productos cosméticos que adquieren de la mercantil italiana IMPETO FASHION, S.R.L., que tiene su sede en Bergamo y no en Milán, por lo que no pueden hacer uso del término MILAN en su actividad comercial; habiendo hecho uso [-en cuanto todos ellos se encuentran actualmente cerrados-] para dicha comercialización de ocho centros en distintas ciudades de España a los que han dotado de una distribución, estética, mobiliario, iluminación y colorido idénticos o muy semejantes a los utilizados por las demandantes, lo que supone un evidente riesgo de asociación y/o confusión para el consumidor medio del profesional que los gestiona y del origen empresarial de los productos que se comercializan.

2.-A ello se opone la demandada IT STYLE alegando que carece de vínculo alguno con la mercantil italiana COLOUR & BEAUTY y que tanto la actora KIKO como aquella tienen su domicilio en Bergamo y no en Milán, por lo no puede reclamar para sí la actora el uso comercial de dicho toponímico.

Sostiene igualmente la codemandada que al tiempo de la interposición de la demanda, y bajo el régimen de franquicia, explota cinco centros en España titularidad de los franquiciados, haciendo uso en dichos establecimientos de una estética, diseño, iluminación, mobiliario y colorido objeto de elaboración intelectual por reputados diseñadores y creativos, careciendo de identidad y similitud con los utilizados por las demandantes.

Añade a sus alegaciones que IT STYLE es titular de la marca denominativa española nº 8.905.259 con el signo 'IT STYLE MAKE UP MILANO', así como que los diseños iniciales del mobiliario que utilizan en sus establecimientos está protegido con títulos de propiedad industrial otorgados como diseño industrial comunitario por la O.A.M.I. con nº 1.692.765-0001, nº 1.692.765- 0002, nº 1.692.765-0003 y nº 1.692.765-0004.

Afirma igualmente que tanto en los espacios abiertos al público como en la publicidad y página 'web' el proyecto empresarial y sus productos se presentan como novedosos, de reciente creación y bajo un nuevo concepto empresarial; así como que la presente reclamación pretende obstaculizar el inicio e implantación en el mercado de una actividad concurrencial con la de las demandantes.

C.- Delimitación de las pretensiones.

1.-Así expuesto el objeto del proceso y la posición de las partes, es momento de entrar a resolver el fondo del asunto litigioso y en tal sentido debe recordarse que es doctrina recogida en Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28ª, de 4.3.2011 [Roj: SAP M 1667/2011 ] que '... la regla general en nuestro ordenamiento jurídico es el principio general de libre imitación de prestaciones no protegidas por derechos de exclusiva ( artículo 11.1 de la LCD ), en aras precisamente a la libre competencia empresarial. Pues bien, hemos de señalar que los derechos de exclusiva que resultan oponibles 'erga omnes' son precisamente aquellos que derivan de una expresa previsión legal (tal como ocurre con los de propiedad industrial- patentes, marcas, diseño industrial- o intelectual) y no parece que la parte demandante esté en condiciones de blandir titularidades de ese tipo, porque no ha justificado que su futura reclamación vaya a sustentarse en esgrimir registros marcarios frente a un ataque a los mismos, ni tampoco la autorización que haya podido obtener para servirse en determinadas circunstancias de la imagen de los jugadores convierte a las solicitantes de las medidas en titulares de un 'ius prohibendi' que puedan ejercitar 'erga omnes'. Es por ello que entendemos que entraña una contradicción hablar de derechos de exclusiva, en sentido estricto, ante un tercero, porque si así fuera no habría tenido la parte solicitante que acudir al campo de la competencia desleal sino que habría podido ampararse en la tutela propia de derechos de esa índole...'; añadiendo la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28ª, de 21.12.2012 [ROJ: SAP M 22635/2012 ] que '... Como han precisado en multitud de sentencias el Tribunal Supremo, el criterio de distinción del ámbito de aplicación de los artículos 6 y 12, de un lado, y el artículo 11 de la Ley de Competencia Desleal , de otro, se asienta en el objeto sobre el que recae la conducta. Así, en los dos primeros preceptos, el objeto sobre el que recae la conducta son las creaciones formales, esto es, los signos distintivos y las formas de presentación de los productos o servicios y, en el segundo, que es el aquí invocado, las creaciones materiales (técnicas, artísticas, estéticas y ornamentales), esto es, las prestaciones, los productos o servicios y las características propias de los mismos, en este sentido sentencias del Tribunal Supremo de 11 de mayo de 2004 , 7 de julio de 2006 ; 30 de mayo , 12 de junio , 17 de julio y 10 de octubre de 2007 ; 5 de febrero y 15 de diciembre de 2008 ; 15 de enero , 10 y 25 de febrero 30 de junio y 7 de julio de 2009 ; 4 de marzo , 23 de julio y 1 de diciembre de 2010 ; 11 de febrero , 15 de febrero y 16 de noviembre de 2011 ...'.

2.-Así expuesto el distinto ámbito objetivo de los preceptos invocados por las demandantes resulta que en los pedimentos 2º y 3º de la demanda se procede a acumular y adicionar elementos de distinta naturaleza, de tal modo que mientras por un lado [- pretensión 2ª-] se solicita la supresión de '... cualquier rótulo, imagen, producto y/o elemento decorativo del establecimiento que pueda inducir a confusión o riesgo de asociación...', al tiempo que se pide [-pretensión 3ª-] que se suprima '... cualquier rótulo, imagen, producto y/o elemento decorativo del establecimiento que pueda inducir a confusión o riesgo de asociación con KIKO o sus establecimientos comerciales, y especialmente, se condene a las demandadas a (i) suprimir de los rótulos de los establecimientos o de cualquier referencia al eslogan comercial 'MAKE UP MILANO' y (ii) a realizar las modificaciones necesarias en la configuración de los exhibidores, mostradores y demás elementos que se identifican en el cuerpo de ésta demanda...'; de lo que resulta que son tres los ámbitos objetivos cuya supresión solicita la actora, en cuanto unos primeros van dirigidos a los elementos estéticos y de decoración y rótulo del establecimiento, unos segundos unidos al uso del eslogan 'MAKE UP MILANO' en rótulos, productos, envoltorios, bolsas, envases o publicidad o promociones, y uno tercero relativo a los exhibidores y mostradores que como contenido se instalan en los locales comerciales.

Resulta de ello que los tres grupos de elementos cuyo uso por las demandadas constituye la fase fáctica de la acción de competencia desleal resultan ajenos a las creaciones materiales [-bienes y/o servicios-] objeto de actos de mercado, por lo que la invocación del art. 11.2 L.C.D . resulta rechazable; debiendo remitir las conductas fundamentadoras de la pretensión a los actos de confusión del art. 6 L.C.D ., en cuanto los extremos que se dice susceptibles de uso generador de confusión inciden sobre creaciones formales del establecimiento, mobiliario y sus diseños, envoltorios, así como de signos distintivos del empresario y de sus productos y servicios.

D.- Delimitación derechos de autor y acciones de competencia desleal.

1.-Parte esencial de la fundamentación fáctica sostenida por las demandantes descansa en el hecho de que el año 2005 un arquitecto italiano diseñó, por encargo de aquéllas, un novedoso concepto de local comercial de cosmética femenina para su distribución y venta al por menor, hasta el punto de que dicha novedad llevó a su autor a solicitar ante las Autoridades Italianas el registro de su creación; de tal modo que cedido dicho diseño y creación a las demandantes éstas lo implementaron en su línea de negocio hasta el punto de haberse convertido en uno de sus elementos configuradores e identificativos del empresario y de sus productos.

2.-Por la enorme significación que presenta es preciso transcribir la creación aportada por las demandantes como doc. nº 16 de su demanda y que constituye el único documento que se sustenta la invocada creación intelectual:
Para ver la imagenpulse aquí.

Resulta de tal contenido artístico que las explicitas declaraciones del testigo D. José María Capellán respecto a la existencia de un concepto artístico único y diferenciador donde la iluminación, los expositores, la ubicación de éstos y la zonas de acceso y cobro, la forma de los mismos se configuran como elementos de una creación global resulta injustificado y arbitrario, máxime cuando el trabajo creativo encargado al arquitecto italiano y ahora aportado no pasa de ser un boceto de formas de expositores; aún más afirmándose por la actora y por su testigo que un elemento esencial de dicha creación lo es que los expositores son dobles y se encuentran en el centro del espacio del local, resulta que los diseñados por el arquitecto son esencialmente de pared [-así resulta en dos de los tres diseñados-], careciendo tales expositores carecen de singularidad creativa que pueda amparar una creación intelectual del art. 1 L.P.I . en cuanto utilizados por distintos fabricantes de cosméticos aprovechan varias de sus superficies para exponer los productos; como igualmente son comunes las formas romboidales y pentagonales en cuanto las mismas permiten al consumidor acercarse al expositor sin riesgo de tropezar la parte inferior del expositor.

3.-Pero aún más, de la lectura de la demanda y de su suplico modificado resulta que lo invocado por la actora no es la titularidad de un derecho de propiedad intelectual sobre obra original de autor italiano y que incorpora a un proceso de comercialización, solicitando por ello la finalización del plagio, copia y reproducción de aquella obra creativa original; sino que reconocimiento implícitamente la inexistencia de tales derechos de reproducción exclusiva sobre obra original [-que sólo evoca para atribuirse una especie de exclusiva sobre los mismos-] viene a ejercitar acciones de competencia desleal en las que aquellos derechos de exclusiva son irrelevantes, pues la ilicitud de la conducta concurrencial del art. 6 L.C.D . viene configurada por la realización de actos de confusión y/o asociación con las prestaciones o establecimiento ajeno, tenga o no el titular de la prestación o establecimiento derechos de exclusiva sobre los signos formales en que se sustenta aquella conducta presuntamente ilícita.

E.- Actos de confusión [ art. 6 L.C.D .]. Actos de explotación de la reputación ajena [arr. 12 L.C.D.].

1.-Rechazada la aplicación al presente supuesto del art. 11.2 L.C.D . y afirmada la inexistencia de derechos de exclusiva o 'ius prohibendi' a favor de las demandantes derviadas de creaciones industriales e intelectuales, es momento de entrar a examinar los invocados actos de confusión y asociación.

2.-Sostiene la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28ª, de 11.3.2013 [ROJ: SAP 10227/2013 ] que '... Según el Art. 6 L.C.D . 'Se considera desleal todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos. El riesgo de asociación por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestación es suficiente para fundamentar la deslealtad de una práctica'. Según reiterada doctrina jurisprudencial, las conductas confusorias deben situarse en el terreno de la utilización de signos distintivos ajenos en sentido amplio, concepto éste comprensivo tanto de la utilización del elemento singularizador a título de signo como de su empleo en la forma de presentación de la prestación y circunstancias análogas. En suma, a través del acto de confusión lo que se falsea es el tipo de información que genuinamente está llamado a proporcionar el signo en tanto que objeto de protección abstracta a través de la legislación marcaria, de manera que el error que la conducta infractora genera recae sobre el 'origen empresarial' de la prestación...'.

Añade la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15ª, de 5.3.2013 [ROJ: SAP B 5883/2013 ] que '... El art. 6 LCD reputa desleal todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos. La finalidad de esa norma se encuentra en proteger al consumidor en su toma de decisiones en el mercado, y no puede desconocerse que la marca o signos pueden influir para que se decante por adquirir un concreto producto, ya que puede preferir uno a otro por la confianza que le reporte la marca como signo indicativo de un determinado origen empresarial del producto.

Señala finalmente la Sentencia de la Audiencia Provincial de La Coruña, Sección 4ª, de 1.3.2013 [ROJ: SAP C 616/2013], plenamente aplicable a la confusión y asociación del art. 6 L.C.D ., que '... La jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo, en sus sentencias de 11-11-1997 (C-251/1996 , Sabel-Puma ), 29-9-1998 (C- 39/1997, Canon-Metro Goldwyn Mayer ), y 22-6-1999 (C-342/1997, Lloyd-Klijsen), entre otras, ha proclamado: Que el riesgo de confusión debe apreciarse globalmente teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes (casos Sabel, Canon, Lloyd), del que resulta su interdependencia y, así, un bajo grado de similitud entre los productos o servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa (Canon, Lloyd). Que la apreciación global de la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto debe basarse en la impresión de conjunto producida por las marcas y, en particular, de sus elementos distintivos dominantes. Que a estos efectos es importante la percepción del consumidor medio, 'normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz' (Lloyd), que normalmente la percibe como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar (Sabel, Lloyd), y que rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta de su memoria, pudiendo variar su nivel de atención en función de la categoría de productos o servicios contemplada, a tener también en cuenta en unión de las condiciones en que se comercializan (Lloyd). Que entre los factores para apreciar la similitud entre los productos o servicios se incluye su naturaleza, su destino, su utilización y su carácter competidor o complementario (Lloyd). Y que el riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulta ser el carácter distintivo de la marca anterior, bien intrínseco, o bien por lo conocidas o la notoriedad o por su renombre (Sabel, Canon, Lloyd). También constituye un riesgo de confusión el riesgo de que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o de empresas vinculadas jurídica o económicamente (implícitamente en la sentencia Sabel y explícitamente en las de Canon y Lloyd), incluso cuando los atribuye a lugares de producción diferentes (Canon)...'.

3.-Atendiendo a tales preceptos y doctrina jurisprudencial debe concluirse que la demandada IT STYLE como principal [franquiciadora] y la vinculada codemandada COSMÉTICA [franquiciada] han realizado actos que puedan generar confusión o asociación entre los prestadores de bienes y de sus productos. En efecto:

a.-)en primer lugar y frente a la invocada existencia de un uso por la actora del eslogan 'MAKE UP MILANO' debe concluirse de la prueba propuesta, admitida y celebrada, que no ha quedado acreditado que la actora haya venido realizando un general uso en el mercado de comercialización de cosméticos de dicho lema publicitario; pero es que, aun cuando así lo fuera, debe recordarse que la expresión 'MAKE UP MILANO' forma parte de una marca denominativa española nº 8.905.259 titularidad de IT STYLE, por lo que el uso por ésta de dicho signo aparece amparado por un derecho de propiedad industrial que le otorga la facultad de prohibir en su uso en España [-incluso a la actora 'MILANO' y como simple eslogan o lema publicitario o promocional-].

b.-)en segundo lugar y frente a la afirmación de las demandadas de que las formas romboidales y pentagonales de las que hace uso constituyen un signo o creación formal identificativa de su actividad, debe concluirse [-como ya se anticipó al examinar la originalidad del boceto o dibujo a mano alzada con una única perspectiva aportado por la actora-] que la demandada IT STYLE tiene registrada a su favor diseños ante la O.A.M.I. que amparan el uso del mobiliario que se dice similar al utilizado por las demandantes en sus tiendas; de tal modo que ostentando la demandada el derecho exclusivo de uso de tales diseños [-doc. nº 4 a 7 de la contestación a la demanda-] el ejercicio de su derecho en nada puede perjudicar a las demandantes que carecen de título inscrito sobre formas tridimensionales.

c.-)en tercer lugar resulta que los expositores utilizados por las demandantes ubicados en las paredes de los locales no adoptan la misma forma que los utilizados por la demandada, pues siendo los primeros de forma romboidal y unidos a una completa estructura plástica que cubre la práctica totalidad de la pared [-de tal modo que los espejos para los clientes se enmarcan en dicha estructura-], los utilizados por la demandada son esencialmente triangulares, adhiriéndose directamente a la pared por uno de sus lados [-siendo que los espejos para los clientes se acoplan directamente a la pared.

d.-)en cuarto lugar, la inclinación que presentan los expositores es esencialmente diferente, de tal modo que siendo elevada en los expositores de pared de la demandada se presenta muy inferior en los de las demandantes;

e.-)en quinto lugar se invoca por las actoras la identidad y apropiación del diseño y ubicación del sistema de iluminación, resultando de las fotografías unidas a las actuaciones que frente al uso por las demandantes de un foco longitudinal en la parte superior su expositor en la parte superior de la citada estructura plástica, a la que adiciona focos direccionables ubicados en los techos, la iluminación usada por la demandada en sus expositores de pared prescinde de aquel foco longitudinal para hacer uso de focos de pared.

f.-)en sexto lugar, de la mera observación resulta que frente al uso por las actoras en tales expositores de pared de pequeños espejos separados entre sí, la demandada hace uso de un espejo corrido de igual anchura que el expositor.

g.-)en séptimo lugar y pasando a examinar los expositores de pasillo o zona de tránsito [-que se afirman esenciales a la identificación de las actoras-] resulta que los utilizados por las actoras son trapecios invertidos [-bien completos, bien segmentados por su mitad-] los utilizados por la demandada tienen forma de rombo en unos casos y de trapezoide en otros; haciendo uso las demandantes del color blanco en sus superficies y las demandadas del negro en su cuerpo y superficies;

h.-)en octavo lugar, y ello es muy relevante, debe afirmarse que la parte inferior de los expositores de pared son utilizados por el mobiliario de las demandadas [-en cuanto estructura que cubre desde techo a suelo-] como cajones de almacenamiento, siendo que los utilizados por las demandadas son diáfanos, lo que dota a la exposición de una mayor sobriedad y de espacios abiertos;

i.-)en noveno lugar resulta que tanto en los expositores de pared como en los de pasillo o centrales las partes hacen uso de sus propios signos distintivos, siendo ambos distintos y no identificables por el consumidor medio, de tal modo que amparado en España el derecho exclusivo de uso por las demandadas de la denominación 'MAKE UP MILANO' junto a la expresión social 'IT STYLE' también protegida por el derecho marcario, debe rechazarse el acto de confusión, so pena de autorizar que el usuario no registrado de signo marcario ajeno si registrado pueda pretender que éste no pueda ejercitar su legítimo ejercicio en España;

j.-)en décimo lugar, en los rótulos de los establecimientos y en las paredes de los locales tanto la demandada como las demandantes hacen uso de sus respectivos signos, lo que excluye actos de confusión o asociación por tal circunstancia;

k.-)y undécimo, en los envoltorios, estuches de productos, bolsas, publicidad y actos de promoción cada parte hace uso de sus propios signos identificadores, lo que excluye la confusión y asociación de los consumidores al identificar el producto, sin que impida tal conclusión la circunstancia de que los estuches o cajas o envoltorios sean de idéntica forma o color en cuanto ello deriva de la identidad del fabricante o de los diseños reclamados por los consumidores, careciendo tales extremos de singularidad o significación a los fines de identificar al comerciante y sus productos.

Procede, por todo ello, desestimar la demanda formulada.

CUARTO.-Costas.

A.-De conformidad con los Art. 394 y concordantes de la L.E.Civil , dada la desestimación íntegra de la demanda, procede hacer imposición de las costas a las partes actoras. Y ello sin que resulte de aplicación los límites cuantitativos expresados en dicho precepto y Art. 32.5 L.E.Civil , al apreciar este Tribunal la concurrencia de temeridad culposa en la conducta procesal de la entidad demandada comparecida.

B.-A este respecto debe recordarse que es doctrina jurisprudencial reiterada, recogida por la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 8ª, de 21.1.2013 [ROJ: SAP M 354/2013] que '... La jurisprudencia del Tribunal Supremo ( SSTS de 15 de octubre de 1.984 y 17 de febrero de 1.986 ),declara que la apreciación de la temeridad o mala fe a efectos de la imposición de todas las costas producidas a uno de los litigantes, no se halla sometida a preceptos específicos o de doctrina legal, sino enteramente confiada al discrecional y prudente arbitrio del mismo juzgador; no obstante lo cual, como señala la STS de 25 de Abril de 2.002 , resulta absolutamente necesario explicitar y motivar las circunstancias que justifican la apreciación, como viene reiterando la doctrina jurisprudencial ( SSTS de 4 de diciembre de 2.001 y 22 de enero de 2.002 , pues la amplia facultad concedida no puede convertirse, como dice la STS de 4 de diciembre de 2.001 , en un 'acto de mero imperio o arbitrariedad'. Como recuerda la sentencia de 13 de octubre de 2005 de esta misma Audiencia Provincial (Sección 9ª), «...la jurisprudencia ha admitido tradicionalmente dos tipos de temeridad, según el litigante actúe de forma dolosa o culposa. En el primer caso, se considera temerario, a efectos de imposición de costas, al litigante que, aun teniendo conciencia de la injusticia de su pretensión o de su oposición, conociendo que no lleva razón, se decide a incoar un proceso o a defenderse, es decir, procede de mala fe, maliciosamente. A ello se refiere el Tribunal Supremo cuando considera que debe pechar con las costas «no solamente quien litiga maliciosamente sabiendo que no tiene derecho en la cosa demandada, sino también el que actúa sin 'razón derecha'» ( STS de 21 de abril de 1.950 . Existen otros supuestos - temeridad fundada en actuación culposa- donde el litigante no actúa maliciosamente, pero su conducta es igual de reprochable y merecedora de la condena en costas , porque está basada en una imprudente o negligente indagación y ponderación de las pretendidas razones que afirma que le asisten»...'.

C.-Atendiendo a tal doctrina jurisprudencial procede estimar la pretensión de IT STYLE respecto a la calificación temeraria de la posición jurídica de las demandadas de modo solidario; y ello porque resultando titular en España la demandada franquiciadora del signo 'MAKE UP MILANO' se pretende por las actoras -lisa y llamanente- la prohibición de su uso en cuanto es utilizado por las mismas como un eslogan.

Asimismo, resulta de lo actuado que las formas tridimensionales utilizadas por la franquiciadora y sus dependientes aparecen protegidos por título de propiedad industrial consistente en diseño comunitario en vigor.

Consta igualmente de lo actuado que las demandantes carecen de los derechos de reproducción de obra original de autor italiano y solo un mero boceto pintado a mano alzada donde se representan dos expositores de pared y uno central o de pasillo; los cuales además no se corresponden con los realmente instalados en sus tiendas en España.

Y finalmente consta de lo actuado que la imagen, diseño, rótulos, iluminación, ubicación, colores y signos identificadores utilizados por las partes son distintos y no confundibles de modo evidente.

Todo ello justifica la temeridad en las costas en cuanto manifestación, cuando menos, de una deficiente indagación de los hechos y de las razones para reclamar y provocar el presente litigio. Y ello de modo solidario dada la unidad de fines e intereses entre las demandantes.

En su virtud, vistos los preceptos legales citados, sus concordantes y demás de general y pertinente aplicación,

Fallo

Que desestimando íntegramente la demanda formulada a instancia de la mercantil italiana KIKO, S.R.L.y de KIKO RETAIL, S.L., representadas por la Procuradora Sra. Blanco Martínez y asistida del Letrado D. Francisco Arroyo Álvarez de Toledo; contra la mercantil IT STYLE MAKE UP, S.L., representada por la Procuradora Sra. Uceda Blasco y asistida de la Letrado Dña. Sandra García Cabezas; así como contra la entidad COSMÉTICA MADRID ESTILO, S.L., representada por la Procuradora Sra. Martínez Serrano y asistida de la Letrado Dña. Azucena López González; debo absolver y absuelvo a las demandadas de las pretensiones formuladas; con expresa condena solidaria en costas a las partes actoras, apreciando temeridad culposa en la conducta de las demandantes a los efectos del Art. 32.5 y Art. 394.3.2º L.E.Civil .

Así por esta Mi sentencia, que se notificará a las partes en legal forma, y contra la que cabe interponer [ Art. 457 L.E.C .] RECURSO DE APELACIONen el plazo de VEINTE DÍASa contar de su notificación, ante este Juzgado, a resolver por la Ilma. Audiencia Provincial de Madrid.

De conformidad con la D.Adicional 15ª de la LOPJ , introducida por la LO 1/09 (BOE 4.11.2009), para el anuncio o la preparación o la interposición del recurso de apelación, será precisa la consignación como depósitode 50 euros en la 'Cuenta de Depósitos y Consignaciones' abierta a nombre del Juzgado [para este procedimiento: 2762-0000-00-0786_10] en la entidad Banesto y acreditarlo documentalmente ante este tribunal, aportando copia del resguardo de ingreso; el depósito no deberá consignarsecuando el recurrente sea beneficiario de justicia gratuita, Ministerio Fiscal, Estado, Comunidad Autónoma, Entidad Local u organismo autónomo dependiente.

No se admitirá a trámiteningún recurso cuyo depósito no esté constituido. Cuando puedan realizarse ingresos simultáneos por la misma parte procesal, deberá realizar dos operaciones distintas de imposición, indicando en el concepto el tipo de recurso de que se trate en cada caso.

Si por una misma parte se recurriera simultáneamentemás de una resolución que pueda afectar a una misma cuenta expediente, deberá realizar tantos ingresos diferenciados como resoluciones a recurrir, indicando el tipo de recurso de que se trate y la fecha de la resolución objeto de recurso en formato dd/mm/aaaa en el campo de observaciones.

Y definitivamente juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

E

PUBLICACIÓN

Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Sr. Juez que la suscribe, estando celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha, con mi asistencia y en el local del Juzgado, de lo que doy fe.