Encabezamiento
JUZGADO DE LO MERCANTIL
NÚMERO SEIS
MADRID
PROCESO:Ordinario nº 826/17
ASUNTO: Sentencia definitiva
SENTENCIA Nº .
En la Villa de Madrid, a ONCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTE.
Vistos por D. FRANCISCO JAVIER VAQUER MARTÍN, Magistrado-Juez Titular del Juzgado de lo Mercantil Nº 6 de esta ciudad y su partido judicial, los presentes autos de PROCESO ORDINARIO, seguidos en este Juzgado con el Nº 826/17, seguido a instancia de las mercantiles MENTA Y LIMÓN DECORACIÓN, S.L.y de IMPORTACIONES DIRECTAS, S.L., representadas por la Procuradora Sra. Deza García y asistida de la Letrada Dña. Nelly Sánchez Mouriz; contra la mercantil demandada MIC MAC CREACIONES, S.L., representada por la Procuradora Sra. Campillo García y asistida del Letrado D. Víctor Gil Moraleda; sobre acción de infracción de derecho de exclusiva sobre modelo industrial inscrito y acciones de competencia desleal; y,
Antecedentes
PRIMERO.-Por escrito de 28.7.2017 de la Procuradora Sra. Ungría López en representación de las demandantes se formuló demanda de proceso ordinario contra la citada demandada, solicitando en el suplico:
1.Se declare que la parte demandada, al importar y comercializar imanes idénticos a aquellos objeto de diseño industrial nº 520.980-06, registrado por la demandante MENTA Y LIMÓN DECORACIÓN, S.L., ante la O.E.P.M., y comercializados tanto por ella como por ASIA IMPORTACIONES DIRECTAS, S.L., comete una infracción del mismo y un acto de competencia desleal consistente en la confusión, imitación y aprovechamiento de la reputación ajena y, en último término, contrario a las exigencias de la buena fe.
2. Se condene a la demandada:
a. A estar y pasar por las anteriores declaraciones.
b. A cesar inmediatamente y a abstenerse en el futuro de realizar cualquier actividad que viole o perturbe los derechos de MENTA Y LIMÓN DECORACIÓN, S.L. y ASIA IMPORTACIONES DIRECTAS, S.L. sobre el diseño industrial nº 520.980-06 o resulte constitutiva de competencia desleal, debiendo, en concreto, cesar en la importación y comercialización de imanes idénticos al citado diseño, así como en cualquier otra forma de explotación que resulte atentatoria contra el mismo.
c. A retirar, a su costa, los imanes comercializados por ella, idénticos al citado diseño industrial, que se encuentran en el mercado o se hallen en posesión de la misma, y proceder a su inmediata destrucción, asumiendo los costes correspondientes.
d. A indemnizar a MENTA Y LIMÓN DECORACIÓN, S.L. y a IMPORTACIONES DIRECTAS, S.L. por los daños y perjuicios ocasionados por la infracción del diseño, en la cuantía que se fije en la fase probatoria.
Dica indemnización se fijará teniendo en cuanta las consecuencias económicas negativas de la infracción, que no ha podido ser calculadas de forma definitiva por esta parte por ser necesario el acceso a documental que obra en poder de la demandada y que no ha sido facilitada por ésta.
e. Al pago de la multa coercitiva de 600.-€ por cada día transcurrido hasta que se produzca la efectiva cesación de la violación.
f. Al pago de los intereses moratorios y procesales correspondientes.
g. A la publicación de la sentencia a su costa, en dos diarios de tirada nacional, concretamente El Mundo y El País, en página impar.
h.- A la condena de las costas del procedimiento; alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó oportunos, acompañando los documentos unidos.
SEGUNDO.-Previa subsanación de defectos procesales, por Decreto de fecha 11.10.2017 se acordó de conformidad con el Art. 404 de la L.E.Civil, previo examen de oficio de la jurisdicción y competencia de este Juzgado, la admisión de la demanda y el traslado de la misma a los demandados para su contestación.
TERCERO.-Por escrito de 18.12.2017 de la Procuradora Sra. García Campillo en representación de la demandada se contestó a la demanda en el sentido de oponerse a la misma e interesar su íntegra desestimación, en base a los hechos y alegaciones que constan en autos, acompañando los documentos unidos
CUARTO.-Por Diligencia de 29.12.2017 se procedió a señalar día y hora para la práctica de la audiencia previa.
QUINTO.-Por Decreto de 1.2.2018 se tuvo por solicitada, de conformidad con el art. 406.1 L.E.Civil, la nulidad del título de propiedad invocado en la demanda, concediendo a la parte actora plazo legal para contestar a dicha excepción.
SEXTO.-Por escrito de 5.4.2018 de la Procuradora Sra. Deza García en representación de MENTA Y LIMÓN DECORACIÓN, S.L. se contestó a dicha excepción en el sentido de solicitar su desestimación, en base a los hechos y alegaciones que constan en su escrito, acompañando los documentos unidos.
SÉPTIMO.-Por Decreto de 17.4.2018 se convocó nuevamente a las partes a la celebración de la audiencia previa.
OCTAVO.-En el día y hora señalado para la celebración de la audiencia previa, comparecieron las partes en el modo indicado
Por la parte actora se ratificó la demanda, hechos, fundamentos de derecho y suplico, interesando los medios de prueba que estimó oportunos, admitiendo la autenticidad de los documentales acompañados de adverso, sin perjuicio de discutir su valor probatorio.
Por la parte demandada se ratificaron las cuestiones afectantes a los presupuestos del proceso, interesando los medios que prueba que estimó oportunos, admitiendo la autenticidad de los documentos acompañados de adverso, discutiendo su valor probatorio.
NOVENO.-Propuesta y admitida parcialmente la prueba propuesta se convocó a las partes a la celebración del acto de juicio.
DÉCIMO.-En el día y hora señalados comparecieron las partes, procediéndose a la práctica de la prueba admitida con el resultado que obra en el acta de juicio.
Finalizada la prueba las partes, por su orden, realizaron las alegaciones finales que estimaron oportunas, quedando los autos conclusos para sentencia.
Fundamentos
PRIMERO.- Jurisdicción, competencia y procedimiento.
La competencia objetiva y territorial para conocer de la presente causa corresponde a este Juzgado, según lo dispuesto en el Art. 45 y ss de la L.E.Civil; habiéndose tramitado por los cauces del proceso ordinario, de conformidad con los Art. 249 y 399 de la Ley Rituaria.
SEGUNDO.- Falta de legitimación activa de ASIA IMPORTACIONES para el ejercicio de acciones nacidas del registro de licencia de diseño no inscrita.
1.-De modo previo a entrar a examinar el fondo del asunto litigioso viene a sostener la parte demandada la cuestión procesal de falta de legitimación activa de la mercantil ASIA IMPORTACIONES DIRECTAS, S.L. [-en adelante ASIA IMPORTACIONES-], afirmando que siendo titular de una licencia no registrada en la OEPM, carece dicha actora de legitimación activa para el ejercicio de las acciones de infracción, de cesación, de remoción e indemnizatoria, en cuanto no oponible a terceros; de conformidad con el art. 59.2 Ley Diseño Industrial [en adelante L.D.I.
2.-Dispone el citado precepto, tras reconocer el carácter de propiedad especial respecto de los títulos nacidos de la solicitud y del registro de diseños, así como la validez y eficacia de los distintos títulos de cesión de la propiedad o del uso de tal titularidad y sus facultades, que '... 2. Los actos jurídicos contemplados en el apartado anterior, cuando se realicen inter vivos deberán constar por escrito para que sean válidos, y sólo podrán oponerse frente a terceros de buena fe una vez inscritos en el Registro de Diseños....'.
En interpretación de éste concepto de tercero, que encuentra su trasunto en el art. 46.3 de la Ley de Marcas y en el art. 53.6 Ley de Patentes, es doctrina consolidada que tal protección del tercero de buena fe viene referido a aquel que adquiere la titularidad o alguna de las facultades nacidas del título de propiedad industrial confiado en la situación registral y la formal titularidad del dominio y de sus licencias; salvo que se demuestre su anterior conocimiento destruyendo así la mala fe.
3.-Resulta ello que la inoponibilidad de la licencia no inscrita respecto lo será frente a tercero adquirente del registro o de sus facultades, no respecto a quien eventualmente infringe los derechos de exclusiva nacidos del registro o de sus licencias.
En tal sentido es doctrina recogida en Sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia, Sección 4ª, de 2.3.2017 [ROJ: SAP MU 487/2017] que '...La legitimación activa de la licenciataria no inscrita ha sido objeto de polémica jurisprudencial, como lo revela la postura del Tribunal español de la Marca de la Unión Europea (antigua marca comunitaria) que no es uniforme al interpretar los correlativos artículos del Reglamento de la Marca de la Unión Europea. Mientras en la Sentencia de 27 de febrero de 2007 afirma la legitimación activa de la licenciataria a pesar de no estar registrado el contrato de licencia (y de igual modo el entonces Juzgado de Marca Comunitaria nº 1 en sentencias de 26 de julio de 2006 y 25 de abril de 2014), en posteriores resoluciones se inclina por negar esa legitimidad si falta la inscripción registral ( Sentencia de 30 de enero de 2014 , con cita de la precedente de 23 de enero del 2009 ).
Esta Sala considera acertada la conclusión del juzgador de instancia por las razones siguientes:
i) el art 124 LP, al que se remite la Disposición Adicional 1ª de la LM , no exige la inscripción registral de la licencia de la marca para poder accionar;
ii) el art 46.3 LM lo que consagra es el llamado principio de publicidad material negativa. Vincula a la falta de registro (hecho negativo) un aspecto sustantivo: la inoponibilidad del título no inscrito, pero lo hace frente a determinados terceros, los terceros de buena fe.
La finalidad del precepto es proteger a aquél que desconocía el negocio o acto no registrado o, aplicando los parámetros de la diligencia media, no se le puede exigir conocimiento del mismo.
Por tanto, ese tercero al que se refiere precepto no es aquel que infringe la marca con actos incursos en el artículo 34 LM , sino aquel tercero que, después de otorgarse el contrato de licencia, adquiere del titular de la marca derechos sobre la marca (sucesivos adquirentes o posteriores licenciatarios). Tercero frente al que no podrá hacer valer su licencia el licenciatario si no la ha inscrito, salvo que ese tercero no sea de buena fe en el sentido de que conozca (o deba conocer) la divergencia entre lo registrado y la realidad extrarregistral. En ese caso, es decir, si conocía la existencia de la licencia no inscrita antes de adquirir derechos de la marca licenciada, la licencia, a pesar de no estar inscrita, le es también oponible. Si tal licencia no inscrita es oponible en tales casos, con mayor razón se entiende que puede hacerse valer frente aquellos que, actuando en contra del ordenamiento jurídico, vulneran el ius prohibiendi consagrado en el artículo 34 LM .
Esta exégesis es la mantenida por la SAP de Barcelona, Sección 15ª, de 30 de enero de 2004 , reiterando la tesis expuesta en la previa sentencia de la misma Audiencia, de 19 de julio de 1999 , y subyace en la STS de 10 de diciembre de 2013 , que confirma la legitimación del demandante que contaba con la autorización del titular de la marca aunque tal autorización no estuviera inscrita...'
Añade tal Resolución que tal doctrina encuentra su concordancia '...en el correlativo artículo 23 del Reglamento de la Marca de la Unión Europea (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, ha sido consagrada por el TJUE en la sentencia de 4 de febrero de 2016, asunto, C-163/15 TOL5.631.563) al decir que 'el licenciatario puede ejercitar acciones en caso de violación de la marca comunitaria objeto de la licencia aunque esta última no haya sido inscrita en el Registro'...'.
Resulta de tal doctrina que no invocando la demandada acto o negocio jurídico alguno referido al dominio del registro del diseño o a sus facultades, la inoponibilidad frente a tercero de buena fe lo es respecto a la titularidad registral, y no a la legitimación activa del licenciatario para el ejercicio de las acciones protectoras de las facultades de exclusiva, a que se refiere el art. 61 L.D.I. según su título lo sea en exclusiva o no lo sea.
4.-Cuestión distinta es, como afirma igualmente la demandada, que naciendo la legitimación activa del licenciatario de la existencia de un acuerdo o pacto entre el titular del registro y el titular de la licencia, tal pacto o acuerdo no haya sido acreditado.
En efecto, del examen del doc. nº 3 de la demanda resulta que el mismo supone un acuerdo entre las demandantes, de pocas fechas anteriores a la presentación de la demanda, en que acuerdan y pactan accionar judicialmente de modo conjunto en virtud de tal acuerdo o pacto de licencia; pero éste en modo alguno resulta acreditado, máxime cuando se afirma por las demandantes que los efectos de la licencia se extiende a finales de 2014 y principios de 2015, a unos determinados productos y referencias de catálogo y a un determinado territorio; todo lo cual resulta carente de prueba más allá de la simple afirmación verbal de las demandantes documentada varios años después en un acuerdo para accionar judicialmente unidas.
Procede, por ello, estimar la invocada falta de legitimación activa de ASIA IMPORTACIONES respecto a las acciones nacidas del diseño registrado a favor de MENTA Y LIMÓN DECORACIÓN, S.L. [-en adelante MENTA Y LIMÓN-] que no respecto de las acciones de competencia desleal en cuanto no discutida.
TERCERO.- Uso previo entre el producto comercializado y el registrado.
1.-Afirma la demandante MENTA Y LIMÓN ser titular del diseño nacional inscrito nº 520.980-6, solicitado en fecha 20.2.2015, referido a artículos de recuerdo consistente en un imán de nevera con forma de lagarto que incorpora determinados motivos florales (doc. nº 2 de la demanda):
Añade igualmente la demandante MENTA Y LIMÓN que realizados los diseños, comercializados desde principios de 2015, e inscritos los mismos en febrero de 2015 [-divulgación inocua del art. 10.1 L.D.I.-], ha tenido conocimiento que al menos desde principios de 2016 la mercantil demandada viene comercializando unos imanes idénticos a los registrados a favor de la demandante; en base a lo cual solicita la cesación, remoción e indemnización de perjuicios.
2.-Frente a ello, junto a otros motivos subsidiarios de otros principales, viene a sostener la demandada de modo principal que la actora carece del ius prohibendirespecto a los imanes comercializados por la demandada, en cuanto existió una comercialización previa o preuso en España anterior al registro invocado; sin perjuicio de sostener de modo acumulado que nos encontramos ante modelos distintos y no identificables.
3.-Dispone el art. 50 L.D.I. que '... 1. El titular de un diseño registrado no tiene derecho a impedir que quienes con anterioridad a la fecha de presentación o, en su caso, de prioridad de la solicitud de registro, demuestren que han comenzado a explotar de buena fe en España un diseño que esté comprendido en el ámbito de protección del registrado y no sea copia del mismo, o que han efectuado preparativos serios y efectivos para ello, prosigan o inicien dicha explotación en la misma forma y con la misma finalidad para la que hubieran empezado a utilizarlo o realizado los preparativos...'.
Siendo carga procesal [ art. 217 L.E.Civil] de quien afirma la presencia de dicho derecho especial, transmisible en determinadas condiciones, limitativo de derechos de exclusiva de la propiedad industrial, y que nace de la solicitud de registro del modelo industrial a favor del comercializador de un diseño que entraría bajo la general protección de exclusiva del modelo solicitado y/o registrado, debe concluirse que la demandada aporta prueba plena sobre tal cuestión.
4.-En efecto, de modo semejante a la facturación aportada por la demandante para acreditar una posesión previa y una comercialización anterior a la solicitud de registro del modelo que nos ocupa [-la variante nº 6 del modelo nº 520.980-], la facturación que aporta la demandada [doc. nº 9 de la contestación] nada indican sobre la concreta sargantana o lagarto controvertido en este proceso; limitándose a realizar afirmaciones sobre el porcentaje de imanes que se estima formaban parte de pedidos globales; sin que impida tal conclusión el certificado de la empresa china KALILOU [doc. nº 8 de la contestación] en cuanto identifica las formas e imanes adquiridos por la demandada de un modo ambiguo sin grandes referencias y detalle en las formas de la sargantana y completa omisión en las formas de los adornos florales y colores.
5.-Ahora bien tanto de la testifical por escrito de MESQUIDA S, A. COMA, S.L., como de las respuestas por escrito de la mercantil AIMA AS , S.L.U., resulta que la concreta sargantana comercializada por la demandada objeto de controversia, fue distribuida y comercializada por la demandada entre distintas empresas de venta al por menor, y que efectivamente dicha concreta forma, decoración y colores tuvieron acceso al público en España en el año 2014, en número relevante como para entender la presencia de un preuso, anterior todo ello a las primeras importaciones de la demandante y a su posterior solicitud de registro en febrero de 2015.
Debe entenderse, por ello, que el demandado tiene derecho a excluir la facultad de prohibición titularidad del demandante, así como las acciones de cesación y de remoción, junto con la indemnizatoria.
CUARTO.- Falta de identidad entre los modelos controvertidos.
1.-Pero aún más, de modo principal junto al anterior motivo de oposición viene a sostener la demandada [siendo la solicitud de nulidad del registro invocado por la demandante su pretensión subsidiaria] se declare que los imanes comercializados por la misma y objeto de controversia, presentan esenciales diferencias con la variante nº 6 del modelo registrado a favor de MENTA Y LIMÓN; lo que excluiría la acción de infreacción y las accesorias a la misma.
Ello obliga a una comparación entre el modelo registrado [-sea cual fuera el comercializado por la demandante-] y el importado y vendido por la demandada.
2.-Fijando el concepto de ' usuario informado' en la apreciación de la singularidad del diseño industrial afirma la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª, de 5.5.2017 [ROJ: STS 1658/2017], con cita de su Sentencia de 25.2.2016, también dictada en el sector de mercado relativo a los productos de recuerdo y artículos de 'souvenirs' que '...el concepto de 'usuario informado' puede entenderse referido a un usuario que presenta no ya un grado medio de atención, sino un especial cuidado, ya sea debido a su experiencia personal, ya a su amplio conocimiento del sector de que se trate (sentencias del TJUE de 20 de octubre de 2011, asunto C - 281/10 P, caso PepsiCo, Inc . contra Grupo Promer Mon Graphic SA , y de 18 de octubre de 2012 , asuntos acumulados C- 101/11 P y C-102/11 P, caso Neuman y Galdeano contra José Manuel Baena Grupo S.A.).
'3.- De acuerdo con esta definición, el usuario informado, a efectos de valorar la concurrencia del requisito de singularidad del diseño, está vinculado al sector industrial de que se trate, puesto que la experiencia personal o el amplio conocimiento de los diseños existentes en la categoría de productos en cuestión que caracterizan a un usuario como 'informado' van necesariamente referidos a un determinado sector industrial...'.
Y añade que '... La Audiencia Provincial, en este concreto litigio, tenía a su disposición dos criterios para valorar la singularidad de los diseños industriales de los demandados cuya nulidad se solicitó: el del consumidor medio de esos productos, que era el tomado como referencia en el informe pericial aportado por los demandantes, y el de los comerciantes que declararon como testigos en el juicio.
Dada la vinculación del usuario informado al sector del mercado de que se trate (la experiencia personal o el amplio conocimiento de los diseños existentes en la categoría de productos en cuestión que caracterizan a un usuario como 'informado' van necesariamente referidos a un determinado sector) la Audiencia Provincial desechó la utilidad del criterio del consumidor habitual, puesto que, habida cuenta de las características del producto, se trata de un 'consumidor que se guía por impulso y que no necesita una especial información para su compra ni la efectúa tras mucha reflexión'.
El otro criterio era el de algunos comerciantes que vendían ese tipo de productos y que habían declarado como testigos. Este criterio resulta mucho más adecuado puesto que, como afirmamos en la sentencia 343/2014, de 25 de junio , 'los 'ojos que miran' el producto, a efectos de valorar si el diseño goza de singularidad por producir una impresión general diferente a la del diseño registrado, son los del ' usuario informado', que presenta un especial cuidado y observa con mayor atención el producto que incorpora el diseño, y no los del simple consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, que no presta atención a los detalles'...'.
3.-En el ámbito de la comparación de los modelos controvertidos, apreciando sus similitudes y diferencias desde la perspectiva de dicho 'usuario informado' afirma la citada Sentencia que debe estarse a la impresión general que los diseños causan en dichos usuarios, de tal modo que '... no es indispensable justificar que por encontrarnos ante una ligera diferencia en la impresión general que producen unos y otros diseños, son las limitaciones a la libertad del autor las que justifican que concurra el requisito de la singularidad en los diseños de los demandados...'.
Y añade la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª, de 25.6.2014 [ROJ: STS 2804/2014] que '...(L)a jurisprudencia considerara que tal originalidad suponía la aportación de rasgos que individualizan y definen el modelo no es óbice para que cuando se trata de aplicar tal requisito en litigios en los que los hechos relevantes (en este caso, el registro del modelo) tuvieron lugar estando ya en vigor la citada Directiva 1998/71/CE, e incluso una vez transcurrido el plazo de transposición (Hansgrohe AG solicitó el registro del modelo el 12 de diciembre de 2002, con prioridad de 14 de junio de 2002, y el plazo de transposición de la directiva había finalizado el 28 de octubre de 2001), se interprete a la luz de la letra y de la finalidad de la directiva, y se considere, como han hecho algunos tribunales de instancia cuando se les ha planteado la cuestión, que ese doble requisito establecido por la jurisprudencia de esta sala para la protección del diseño industrial bajo el EPI puede enlazarse con el doble requisito establecido en la Directiva 1998/71/CE, de modo que el carácter original del modelo sea equiparado al carácter singular que exige la directiva, referido a la impresión general diferente que causa en el usuario informado, alejándose de este modo del concepto de 'originalidad' más propio de la propiedad intelectual que de la industrial pues exige un grado de creatividad mayor pero no que tenga un atractivo comercial, lo cual es lógico cuando se trata de proteger mediante la propiedad intelectual una obra en la que el autor proyecta su personalidad, pero se muestra inadecuado cuando se trata de proteger un diseño industrial, en el que debe primar el carácter llamativo que le confiere un atractivo comercial y un valor concurrencial añadido.
Por otra parte, esa 'originalidad' necesaria para la protección de los dibujos y modelos industriales que exigían las sentencias de esta sala al interpretar y aplicar el EPI puede considerarse como una ' singularidad' avant la lettre , puesto que hablar de aportación de rasgos que individualizan y definen el modelo, como hacía esta sala al exigir el requisito de la originalidad, no es algo muy diferente de hablar de que el diseño produzca en un usuario informado una impresión general diferente a la producida por cualquier otro dibujo o modelo, como hace la directiva al exigir el carácter singular del diseño. Es correcta, por tanto, la actualización de la exigencia de 'originalidad', adaptándola al ámbito de protección perseguido por la Directiva 1998/71/CE...'.
4.- Pues bien, haciendo aplicación de tal doctrina al presente supuesto debe concluirse, de la valoración conjunta de las periciales aportadas por las partes, que el diseño utilizado por la demandada en las formas, motivos decorativos y colores unidos a la sargantana por ella comercializada, difiere en su impresión general a los ojos de un experto del registrado por la demandante.
En efecto, frente al limitado análisis de la pericia de la parte actora en cuanto centrado exclusivamente en la comparación de la forma de manos, ojos y cuerpo, la pericia de la parte demandada extiende el ámbito de la valoración a la completa impresión generada en ojos expertos por la totalidad de la figura de la sargantana; de tal modo que difiriendo la registrada [-no las comercializadas por la actora-] y la distribuida por la demandada en aspectos esenciales, como los ojos [-tanto en su forma como en su coloración], en el color del cuerpo [-verde intenso frente a rosa fuerte-], en las representaciones y formas de la decoración floral, debe estimarse la diferente impresión general causada por ambas formas.
Si a ello unimos que la forma de los dedos de las manos son diferentes [-frente a una forma mas estilizada de las extremidades en el imán de la actora los dedos del imán de la demandada presenta un mayor grosor y menor longitud-] y en la boca [-la sargantana de la demandada carece de ella-], puede afirmarse la singularidad entre ambos modelos de imanes controvertidos.
Todo ello obliga a desestimar las acciones por infracción nacidas de la Ley de Diseño Industrial, así como las acumuladas de cesación, de remoción e indemnizatoria, de publicidad y de multas coercitivias.
QUINTO.- Acciones de competencia desleal.- Actos de confusión [ art. 6 L.C.D .].- Actos de aprovechamiento de la reputación ajena [ art. 12 L.C.D .].
1.-De modo acumulado a las anteriores acciones de infracción y acumuladas al amparo de la L.D.I., ejercen las demandantes acción de competencia desleal contra la demandada, sosteniendo las actoras que la comercialización, distribución y venta por la demandada del imán en forma de sargantana, en las formas y colores señalados en su escrito, suponen tanto un acto de confusión [ art. 6 L.C.D.] como un acto de imitación [ art. 11 L.C.D.], así como un acto de aprovechamiento de la reputación ajena [ art. 12 L.C.D.] ; y para el caso de que tales acciones fueran desestimadas, siéndolo también las acciones de propiedad industrial, se invoca la cláusula general de deslealtad del art. 4 L.C.D.
En base a estas acciones de deslealtad ejercitan las actoras idénticas pretensiones de remoción, de cesación, de publicidad y resarcitorias.
2.-En relación a los actos de confusión y de aprovechamiento de la reputación ajena vienen a sostener las demandantes que importante, distribuyendo y comercializando la demandada iguales imanes que los diseñados y registrados a favor de las demandantes, la demandada no solo genera actos de confusión en el mercado, sino que aprovecha el reconocimiento, prestigio y reputación de las demandadas.
3.-Fijando el régimen jurídico del acto de confusión concurrencial [ art. 6 L.C.D.] y su distinción de los actos de aprovechamiento de la reputación ajena [ art. 12 L.C.D.] Sostiene la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28ª, de 11.3.2013 [ROJ: SAP 10227/2013] que '...Según el art. 6 L.C.D . 'Se considera desleal todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos. El riesgo de asociación por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestación es suficiente para fundamentar la deslealtad de una práctica'. Según reiterada doctrina jurisprudencial, las conductas confusorias deben situarse en el terreno de la utilización de signos distintivos ajenos en sentido amplio, concepto éste comprensivo tanto de la utilización del elemento singularizador a título de signo como de su empleo en la forma de presentación de la prestación y circunstancias análogas. En suma, a través del acto de confusión lo que se falsea es el tipo de información que genuinamente está llamado a proporcionar el signo en tanto que objeto de protección abstracta a través de la legislación marcaria, de manera que el error que la conducta infractora genera recae sobre el 'origen empresarial' de la prestación...'.
Añade la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15ª, de 5.3.2013 [ROJ: SAP B 5883/2013] que '...El art. 6 LCD reputa desleal todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos. La finalidad de esa norma se encuentra en proteger al consumidor en su toma de decisiones en el mercado, y no puede desconocerse que la marca o signos pueden influir para que se decante por adquirir un concreto producto, ya que puede preferir uno a otro por la confianza que le reporte la marca como signo indicativo de un determinado origen empresarial del producto...'.
Señala finalmente la Sentencia de la Audiencia Provincial de La Coruña, Sección 4ª, de 1.3.2013 [ROJ: SAP C 616/2013], plenamente aplicable a la confusión y asociación del art. 6 L.C.D., que '... La jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo, en sus sentencias de 11-11-1997 (C-251/1996 , Sabel-Puma ), 29-9-1998 (C- 39/1997 , Canon-Metro Goldwyn Mayer ), y 22-6-1999 ( C-342/1997 , Lloyd-Klijsen), entre otras, ha proclamado: Que el riesgo de confusión debe apreciarse globalmente teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes (casos Sabel, Canon, Lloyd), del que resulta su interdependencia y, así, un bajo grado de similitud entre los productos o servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa (Canon, Lloyd). Que la apreciación global de la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto debe basarse en la impresión de conjunto producida por las marcas y, en particular, de sus elementos distintivos dominantes. Que a estos efectos es importante la percepción del consumidor medio, 'normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz' (Lloyd), que normalmente la percibe como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar (Sabel, Lloyd), y que rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta de su memoria, pudiendo variar su nivel de atención en función de la categoría de productos o servicios contemplada, a tener también en cuenta en unión de las condiciones en que se comercializan (Lloyd). Que entre los factores para apreciar la similitud entre los productos o servicios se incluye su naturaleza, su destino, su utilización y su carácter competidor o complementario (Lloyd). Y que el riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulta ser el carácter distintivo de la marca anterior, bien intrínseco, o bien por lo conocidas o la notoriedad o por su renombre (Sabel, Canon, Lloyd). También constituye un riesgo de confusión el riesgo de que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o de empresas vinculadas jurídica o económicamente (implícitamente en la sentencia Sabel y explícitamente en las de Canon y Lloyd), incluso cuando los atribuye a lugares de producción diferentes (Canon)...'.
4.-En la distinción entre el ilícito concurrencial de los actos de confusión [ art. 6 L.C.D.] y el aprovechamiento de la reputación ajena [ art. 12 L.C.D.], debe recordarse que es doctrina recogida en Auto de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28ª, de 4.3.2011 [ROJ: AAP M 4024/2011] que '...Lo que tienen en común los actos de confusión (Art. 6) y los actos de aprovechamiento de la reputación ajena (Art. 12) es que ambos se llevan a cabo mediante el empleo de signos distintivos ajenos en sentido amplio (cualquier elemento intelectualmente disociable de la propia prestación que identifique en el mercado a un agente económico). Por lo tanto, en ambos casos el efecto de la conducta consiste en una distorsión de la información transmitida a través del signo. La diferencia entre una y otra figura radica en el objeto sobre el que se proyecta esa distorsión: a) A través del acto de confusión lo que se falsea es el tipo de información que genuinamente está llamado a proporcionar el signo en tanto que objeto de protección abstracta a través de la legislación marcaria, o, lo que es igual, el error que la conducta infractora genera recae sobre el 'origen empresarial' de la prestación. b) En el acto de aprovechamiento de la reputación ajena, en cambio, lo falseado es la información relativa al aglutinante de ciertos valores atípicos de existencia completamente contingente que, aunque ligados ordinariamente al signo en la mente de quienes intervienen en el mercado, son distintos del específico dato que la legislación marcaria pretende proteger y que el signo está llamado genuinamente a denotar (el 'origen empresarial'). En suma, se trata de la depredación de valores que pueden o no concurrir en relación con el signo, como son la fama o el buen nombre del empresario, originados por el prestigio que han alcanzado sus prestaciones, bien obedezca ese prestigio a la calidad intrínseca de éstas o a factores más coyunturales e intangibles como la moda, o, en definitiva, a cualesquiera otras circunstancias que -ocasionalmente y debido a mecanismos de mercado difíciles de definir- hacen que aquellas prestaciones identificadas por el signo resulten especialmente codiciadas o simplemente valoradas por los usuarios...'.
5.-Pues bien, haciendo aplicación de tal doctrina al presente supuesto, ostentando la demandada un derecho preexistente [-por preuso-] y consolidado a la utilización en el mercado de un imán con la forma, decoración y coloración descrita en los informes periciales unidos, debe concluirse que la comercialización en el mercado de dicho objeto no genera acto confusorio alguno en cuanto resulta lícito.
Pero aún cuando ello pudiera resultar ilícito, antes de concluyó que entre el imán o diseño registrado por la demandante y comercializado por ésta y la otra demandante, y el comercializado por la demandada existe tales singularidades que un partícipe en el mercado puede distinguir tanto la prestación como el distinto diseño como el diverso origen empresarial.
3.1.-Haciendo aplicación de tal doctrina a los concretos actos de confusión y aprovechamiento señalados [-documentados en los aportados con la demanda como docs. nº 24 y 25-], resulta la conclusión de que no puede tenerse pro acreditados dichos comportamientos ilícitos.
SEXTO.- Actos de competencia desleal.- Actos de imitación [ art. 11 L.C.D .].
1.-Finalmente invocan las demandantes la presencia en la conducta concurrencial del deudor de actos de imitación, al poner en el mercado imanes con la forma y características idénticas a las registradas por MENTA Y LIMÓN, y comercializadas por ésta y por la codemandante ASIA IMPORTACIONES.
2.-Es doctrina recogida en Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28ª, de 4.3.2011 [Roj: SAP M 1667/2011] que '...la regla general en nuestro ordenamiento jurídico es el principio general de libre imitación de prestaciones no protegidas por derechos de exclusiva ( artículo 11.1 de la LCD ), en aras precisamente a la libre competencia empresarial...'; añadiendo la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28ª, de 21.12.2012 [ROJ: SAP M 22635/2012] que '...Como han precisado en multitud de sentencias el Tribunal Supremo, el criterio de distinción del ámbito de aplicación de los artículos 6 y 12, de un lado, y el artículo 11 de la Ley de Competencia Desleal , de otro, se asienta en el objeto sobre el que recae la conducta. Así, en los dos primeros preceptos, el objeto sobre el que recae la conducta son las creaciones formales, esto es, los signos distintivos y las formas de presentación de los productos o servicios y, en el segundo, que es el aquí invocado, las creaciones materiales (técnicas, artísticas, estéticas y ornamentales), esto es, las prestaciones, los productos o servicios y las características propias de los mismos, en este sentido sentencias del Tribunal Supremo de 11 de mayo de 2004 , 7 de julio de 2006 ; 30 de mayo , 12 de junio , 17 de julio y 10 de octubre de 2007 ; 5 de febrero y 15 de diciembre de 2008 ; 15 de enero , 10 y 25 de febrero 30 de junio y 7 de julio de 2009 ; 4 de marzo , 23 de julio y 1 de diciembre de 2010 ; 11 de febrero , 15 de febrero y 16 de noviembre de 2011 ...'.
En iguales términos señala la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28ª, de 12.12.2014 [ROJ: SAP M 18847/2014] que '...El artículo 11 de la Ley de Competencia Desleal contiene tres normas o si se quiere una regla general y varias prohibiciones o excepciones. La regla general proclama la libertad de imitación de las prestaciones e iniciativas empresariales siempre que no estén amparadas por un derecho de exclusiva reconocido en la ley. La norma no sanciona la imitación, por sí misma, como acto de competencia desleal, sino tan solo aquélla que, por las circunstancias concurrentes, no contribuye tanto al progreso técnico o estético, o a dinamizar el mercado, cuanto a producir efectos perjudiciales sobre los consumidores o los competidores.
Por ello, como excepción, se reputa desleal la imitación de prestaciones o iniciativas empresariales cuando:
1.- Resulte idónea para generar la evitable asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación (11.2).
2.- Comporte un evitable aprovechamiento indebido de la reputación ajena (11.2).
3.- Comporte un aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno (11.2).
4.- Se produzca la imitación sistemática de las prestaciones o iniciativas del competidor cuando dicha estrategia se halle encaminada a impedir u obstaculizar su afirmación en el mercado (11.3)...'.
3.-Si lo dicho permite articular una interpretación del ámbito objetivo del precepto invocado y del principio general que prevalece en el mismo [-libre imitación de prestaciones-], en interpretación del art. 11.2 L.C.D. y del aprovechamiento indebido a que alude la pretensión del demandante, señala la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28ª, de 1.10.2012 [ROJ: SAP M 16166/2012] que '...El artículo 11.2 de la LCD , en el inciso que contempla una actuación imitativa que comporte un aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno (que es a lo que parece referirse, en concreto, la demandante), no resulta aplicable a unos hechos como los que son objeto de este proceso. Por el contrario, ese tipo de ilícito concurrencial hace alusión a aquellos casos en los que un emprendedor ha incurrido en costes considerables para implantar un producto en el mercado y un imitador pretendiese aprovecharse del impulso de aquél para situarse, a su vez, a costa de todo lo que aquél tuvo que gastarse y que éste se estaría ahorrando. Poco tiene que ver eso con el objeto de este litigio, por lo que nada más tenemos que añadir ante una invocación legal que no resulta pertinente...'.
Añade la Sentencia de igual Audiencia y Sección, de 8.5.2009 [ROJ: SAP M 10871/2009] que '...para evitar que el principio de libre imitación quede vacío de contenido hay que aplicar los mencionados ilícitos concurrenciales siguiendo una interpretación restrictiva, que pasa por exigir la concurrencia en el caso enjuiciado de las siguientes circunstancias: 1º) la apreciación de mérito competitivo, lo que supondría: a) la presencia en la prestación original de singularidad competitiva, es decir, de rasgos diferenciales que la distingan suficientemente de otras prestaciones de igual naturaleza; y b) el asentamiento o implantación suficiente en el mercado de la prestación original que sea objeto de imitación; y 2º) la evitabilidad de los riesgos de asociación o aprovechamiento de la reputación ajena, de modo que si resultan inevitables quedará excluida la apreciación de deslealtad en la práctica, tal como se indica en el párrafo segundo del nº 2 del artículo 11 de la LCD (el cual no menciona, en relación con esta premisa, el supuesto de imitación con aprovechamiento del esfuerzo ajeno, en el cual ha de entenderse que no regirá la cláusula de inevitabilidad). La Sala 1ª del Tribunal Supremo, en recientes sentencias tales como las núm. 887/2007, de 17 julio , y 1167/2008, de 15 diciembre , ha sostenido que la imitación desleal del art. 11.2 de la Ley de Competencia Desleal ha de consistir en la copia de un elemento o aspecto esencial, no accidental o accesorio, incidiendo sobre lo que se denomina 'singularidad competitiva' o 'peculiaridad concurrencial'. Así pues, para que pueda considerarse que una conducta desarrollada en el mercado es un ilícito concurrencial del art. 11.2 de la Ley de Competencia Desleal se exige que la prestación imitada goce de singularidad competitiva...', para seguidamente afirmar que '...para decidir si la imitación de los productos de la actora es constitutivo de un acto de competencia desleal del art. 11.2 de la Ley de Competencia Desleal es preciso que los productos imitados gocen de singularidad competitiva, puesto que de no ser así el acto sería lícito por encuadrarse en la regla general de libre imitabilidad del art. 11.1 de la Ley de Competencia Desleal , sin perjuicio de la infracción del derecho de exclusiva reconocido por la ley (concretamente un derecho de patente) que haya podido cometerse, que ha sido declarado y que es ajeno a la discusión atinente a la prosperabilidad de las acciones de competencia desleal...'.
4.-Haciendo aplicación de tal doctrina al presente supuesto puede afirmarse que lo alegado por las demandantes encuentra su encaje en el apartado 1º de dicho precepto, pues la invocada simple imitación de una figura de recuerdo destinado a imán de nevera, con la forma de una sargantana, decorada con tonos florales y dotada de distintos colores en su cuerpo y toques florales, resulta una prestación plenamente reproducible e imitable.
Nada alega y acreditan las actoras respecto a la incorporación a dicho imán de nevera [-de figura, forma y materiales ampliamente imitado en el mercado referido y decorativo-] de ventaja competitiva o de singularidad respecto a dicho 'souvenir' que represente una importante inversión en su creación, o un grave y constante esfuerzo de colocación y asentamiento en el mercado designado; por lo que tal pretensión debe ser desestimada.
SEXTO.- Actos de competencia desleal.- Cláusula general de deslealtad [ art. 4 L.C.D .].
1.-Por último las partes demandantes invocan, de modo conjunto a las acciones nacidas del diseño inscrito, a las acciones de competencia desleal típicas antes descritas, la cláusula general de deslealtad por actos contrarios a la buena fe concurrencial; pero ello sin adicionar ni desgranar los elementos típicos de dicha conducta como diferenciada, autónoma y sustantivamente distanciada de los tipos ilícitos expresos invocados.
2.-En efecto, es doctrina recogida en Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28ª, de 20.12.2019 [ROJ: SAP M 17868/2019] que '... La sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 15 de diciembre de 2008 resume -con referencia a la numeración anterior a la reforma de la Ley de Competencia Desleal efectuada por la Ley de 30 de diciembre de 2009- la doctrina del Tribunal Supremo sobre la interpretación y aplicación de la cláusula general en los siguientes términos:
'1º. Que el precepto está reservado a comportamientos que merezcan la calificación de desleales no contemplados en los arts. 6 a 17 de la propia Ley (arts. 23 de mayo de 2.005; 24 de noviembre y 29 de diciembre de 2.006; 10 de octubre y 28 de noviembre de 2.007; 19 y 28 y 29 mayo de 2.008);
2º. Que no establece un principio abstracto objeto de desarrollo en los artículos siguientes ( SS. 24 de noviembre de 2.006 y 23 de marzo de 2.007 ), sino un supuesto de ilicitud con sustantividad propia (SS. 24 de noviembre de 2.006 y 23 de marzo de 2.007 ), que entraña una norma completa (S. 29 de diciembre de 2.006 ), por lo que no cabe su alegación si los actos se contemplan en otra norma ( SS. 7 de junio de 2.000 , 23 de junio y 28 de septiembre de 2.005 ). Su plena autonomía se manifiesta en que no puede valorarse en relación con los actos típicos de los arts. 6 a 17, pues no tiene carácter integrativo o complementario de los mismos ( SS. 20 de febrero y 4 de septiembre de 2.006 y 23 de noviembre de 2.007 ), de ahí que quepa rechazar de plano todo planteamiento que pretenda configurar el ilícito general como una versión de los tipos específicos modalizados por un comportamiento contrario a la buena fe objetiva ( SS. 22 de febrero y 11 de julio de 2.006 ; 19 y 29 de mayo y 8 de julio de 2.008 );
3º. El precepto comprende los actos realizados en el mercado (trascendencia externa) con fines concurrenciales (idóneos para promover o asegurar la difusión de las prestaciones propias o de un tercero) que, no estando tipificado, suponga una deslealtad por ser objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe objetiva, la cual actúa como un estándar o patrón de comportamiento justo y honrado reconocido en el tráfico a las circunstancias concretas, es decir, conforme a los valores de la honradez, lealtad y justo reparto de la propia responsabilidad y atenimiento a las consecuencias que todo acto consciente y libre puede provocar en el ámbito de la confianza ajena ( SS. 16 de junio de 2.000 ; 15 de junio de 2.001 ; 19 de febrero de 2.002 ; 14 de julio de 2.003 ; 21 de octubre de 2.005 ; 14 de marzo de 2.007 ). Se trata de conseguir que los agentes económicos compitan por méritos o por eficiencia y no 'mediante la realización de comportamientos que supriman, restrinjan la estructura competitiva del mercado o la libre formación y desarrollo de las relaciones económicas del mercado' ( SS. 24 de noviembre de 2.006 y 23 de marzo de 2.007 );
y, 4º. La infracción del art. 5 LCD obliga a identificar las razones en que se funda la deslealtad de la conducta (S. 24 de noviembre de 2.006), sin que baste citar el precepto en los fundamentos de derecho de la demanda (S. 19 de mayo de 2.008)'...'.
3.-Sin razones ni exposición fáctica distinta de la ya examinada bajo los tipos específicos analizados, las demandantes se limitan a invocar la cláusula general como residuo o elemento de cierre; omitiendo la sustantividad propia de dicha conducta típica abierta en cuanto referida a la buena fe concurrencial; a integrar en cada supuesto concreto.
Procede, por ello, la desestimación íntegra de la demanda.
SÉPTIMO.- Costas.
Dada la desestimación íntegra de la demanda las costas causadas a la demandante serán satisfechas por las demandantes.
Vistos los preceptos citados, sus concordantes y demás de general y pertinente aplicación,
Fallo
Que desestimando íntegramente la demanda formulada por la mercantil MENTA Y LIMÓN DECORACIÓN, S.L. y de la mercantil demandante ASIA IMPORTACIONES, DIRECTAS, S.L., representadas por la Procuradora Sra. Deza García y asistida de la letrada Dña. Nelly Sánchez Mouriz, frente a la demandada MIC MAC CREACIONES, S.L., representada por la Procuradora Sra. Campillo García y asistida del Letrado D. Víctor Gil Moraleda, debo absolver y absuelvo a la demandada de las pretensiones formuladas; con imposición de las costas de esta instancia a las partes demandantes.
Así por esta Mi sentencia, que se notificará a las partes en legal forma, y contra la que cabe interponer [ Art. 457 L.E.C.]RECURSO DE APELACIÓNen el plazo de VEINTE DÍASa contar de su notificación, ante este Juzgado, a resolver por la Ilma. Audiencia Provincial de Madrid.
De conformidad con la D.Adicional 15ª de la LOPJ, introducida por la LO 1/09 (BOE 4.11.2009), para el anuncio o la preparación o la interposición del recurso de apelación, será precisa la consignación como depósito de 50 euros en la 'Cuenta de Depósitos y Consignaciones' abierta a nombre del Juzgado [para este procedimiento: 2762-0000-00-0826_17] en la entidad Banco Santander, S.A. y acreditarlo documentalmente ante este tribunal, aportando copia del resguardo de ingreso; el depósito no deberá consignarse cuando el recurrente sea beneficiario de justicia gratuita, Ministerio Fiscal, Estado, Comunidad Autónoma, Entidad Local u organismo autónomo dependiente.
No se admitirá a trámite ningún recurso cuyo depósito no esté constituido. Cuando puedan realizarse ingresos simultáneos por la misma parte procesal, deberá realizar dos operaciones distintas de imposición, indicando en el concepto el tipo de recurso de que se trate en cada caso.
Si por una misma parte se recurriera simultáneamente más de una resolución que pueda afectar a una misma cuenta expediente, deberá realizar tantos ingresos diferenciados como resoluciones a recurrir, indicando el tipo de recurso de que se trate y la fecha de la resolución objeto de recurso en formato dd/mm/aaaa en el campo de observaciones.
Y definitivamente juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
E
PUBLICACIÓN
Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Sr. Juez que la suscribe, estando celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha, con mi asistencia y en el local del Juzgado, de lo que doy fe.
