Sentencia CIVIL Juzgados de lo Mercantil - Madrid, Sección 7, Rec 1239/2018 de 17 de Mayo de 2021

Encabezamiento

Juzgado de lo Mercantil nº 7 de Madrid.

Autos: 1239/18

Demandante: Donato

Demandado: Eloy

SENTENCIA Nº.

En Madrid, a 17 de mayo de 2021.

Vistos por mí, Juan Carlos Picazo Menéndez, los autos del presente Juicio Ordinario, procedo a dictar la siguiente resolución.

Antecedentes

PRIMERO.-Por la representación procesal de Donato se interpuso demanda de Juicio Ordinario contra Eloy en fecha de 19/10/2018 solicitando que se dicte Sentencia por la que se declare la reivindicatoria de la marca nacional M3616238, denominada 'ROGERÂ?S CHICKEN POLLO A LA BRASA', librándose a tal efecto el oportuno Oficio a la Oficina Española de Patentes y Marcas para que inscriba la decisión firme del presente procedimiento. SUBSIDIARIAMENTE, y para el caso de que no se atiendan las anteriores peticiones, se dicte Sentencia en su día por la cual se declare la NULIDAD DE LA MARCA nacional M3616238, denominada 'ROGERÂ?S CHICKEN POLLO A LA BRASA' por haber sido inscrita contraviniendo los artículos 5.1.f y 51.1.b de la ley de Marcas y el artículo 7 del Código Civil, librándose a tal efecto el oportuno Oficio a la Oficina Española de Patentes y Marcas para que inscriba la decisión firme del presente procedimiento.

SEGUNDO.-Por decreto se admitió a trámite la demanda, dándose traslado de la misma a la parte demandada para su contestación, la cual tuvo lugar, en tiempo y forma por escrito de 15/07/2019, interesando la desestimación de la demanda y la condena en costas del actor.

TERCERO.-Celebrada la correspondiente audiencia previa el 21/09/2020, en la misma quedaron las partes citadas al acto de juicio, que se celebró en día 26/04/2021. Practicadas las pruebas en su momento propuestas y admitidas, quedó el pleito visto para sentencia.

CUARTO.-A los efectos previstos en el artículo 211.2 LEC, en relación con lo dispuesto en los artículos 434.1 y 447.1 LEC, se hace constar que dado el número de asuntos tramitados en el Juzgado y de señalamientos mercantiles pendientes de sentencia, no se ha podido dictar la presente dentro del plazo legalmente establecido.

Fundamentos

PRIMERO.- Reivindicación de la marca.

A.- Régimen jurídico.

Dice el artículo 2 LM que cuando el registro de una marca hubiera sido solicitado con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual, la persona perjudicada podrá reivindicar ante los tribunales la propiedad de la marca, si ejercita la oportuna acción reivindicatoria con anterioridad a la fecha de registro o en el plazo de cinco años a contar desde la publicación de éste o desde el momento en que la marca registrada hubiera comenzado a ser utilizada conforme a lo previsto en el artículo 39. Presentada la demanda reivindicatoria, el Tribunal notificará la presentación de la misma a la Oficina Española de Patentes y Marcas para su anotación en el Registro de Marcas y decretará, si procediera, la suspensión del procedimiento de registro de la marca.

3. Si como consecuencia de la sentencia que resuelva la acción reivindicatoria se produjera un cambio en la titularidad de la marca, las licencias y demás derechos de terceros sobre la misma se extinguirán por la inscripción del nuevo titular en el Registro de Marcas, sin perjuicio del derecho que les asista a reclamar de su transmitente.

Pues bien, por todas, señala la STS 85/18, de 14/02, que la jurisprudencia de esta sala (por ejemplo, sentencia 391/2013, de 14 de junio) ha establecido que la acción reivindicatoria de una marca nacional o de un nombre comercial, tal y como viene regulada en el art. 2.2 LM , constituye un modo especial de adquirir la titularidad del signo, previamente registrado por otro, cuando este registro fue solicitado 'con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual'. Ordinariamente alcanza a supuestos de registro de una marca o nombre comercial por el distribuidor o agente, y, en general, a los de abuso de confianza o incumplimiento de un deber de fidelidad, que presuponen una previa relación entre las partes (tercero defraudado y solicitante de la marca). Es a lo que, a sensu contrario, se refiere la sentencia de esta sala 302/2016, de 9 de mayo, al decir que: '[c]uando no existe relación contractual o legal entre las partes ni fraude en el registro, en el sentido del art. 2.2 LM , nos encontramos fuera del supuesto de hecho objeto de la acción reivindicatoria marcaria'. También hemos dicho en la ya citada sentencia 391/2013 y en la sentencia 70/2017, de 8 de febrero, que el presupuesto previsto en el art. 2.2 LM para justificar la acción reivindicatoria (registro de una marca con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual), alcanza también a supuestos 'de registro de mala fe de una marca o nombre comercial para aprovecharse de la reputación ajena. Es lo que en la doctrina se describe como 'registro de una marca del que resulte el aprovechamiento o la obstaculización injustificados de la posición ganada por un tercero sin que haya mediado vinculación alguna entre las partes en el conflicto''.

Por otro lado, la STS 184/15, de 14 de abril señala que 2.- La reivindicación de la marca trata de hacer coincidir la realidad registral con el mejor derecho extrarregistral sobre el signo cuyo registro como marca se ha solicitado o concedido. Es preciso que el demandante demuestre que ha usado el signo anteriormente, y que resulte probado que el registro de la marca fue solicitado con fraude de los derechos del demandante o con violación de una obligación legal o contractual que el solicitante de la marca tenía respecto del demandante.

El fraude de los derechos del demandante se produce no sólo cuando quien solicita el registro como marca del signo que venía siendo usado por el demandante pretende beneficiarse de la posición obtenida por éste en el mercado, sino también cuando pretende obstaculizar, mediante el registro del signo a su nombre, la actuación del demandante que venía utilizando el signo.

Así las cosas, el ámbito objetivo de la acción viene determinado por dos supuestos:

1º. Supuestos en los que existe una previa relación entre las partes (supuestos de registro de una marca o nombre comercial por el distribuidor o agente), de tal manera que el registro implique un abuso de confianza o incumplimiento de un deber de fidelidad por el que registra la marca.

2º. Supuestos de inexistencia de relación previa en los supuestos en los que el demandado ha realizado el registro de la marca o nombre comercial de mala fe para aprovecharse de la reputación ajena o para obstaculizar la posición ganada por un tercero en el mercado. En este caso, como requisitos de apreciación de la acción, la jurisprudencia exige:

2.1. Prueba del uso anterior del signo.

2.2. Prueba de que el registro de la marca fue solicitado:

a. Con fraude de los derechos del demandante, el cual se produce se produce cuando:

i. Quien solicita el registro como marca del signo que venía siendo usado por el demandante pretende beneficiarse de la posición obtenida por éste en el mercado,

ii. Cuando pretende obstaculizar, mediante el registro del signo a su nombre, la actuación del demandante que venía utilizando el signo

b. Con violación de una obligación legal o contractual que el solicitante de la marca tenía respecto del demandante.

B.- Posición de las partes.

a.- Actora.

Señala la actora que Donato regenta en la ciudad de Sevilla desde el año 2012 un restaurante llamado ' ROGERÂ?S CHICKEN POLLO A LA BRASA Y BROASTER', inicialmente como autónomo y actualmente en la forma de una sociedad, iniciando su negocio en el local sito en la Avenida Doctor Fedriani Nº 36, ubicándose actualmente el mismo en C/ Doctor Jaime Marcos Nº 3 Local B.

El demandado, D. Eloy es el titular Registral ante la Oficina Española de Patentes y Marcas de la marca M3616238 'ROGERÂ?S CHICKEN POLLO A LA BRASA Y BROASTER', marca denominativa con gráfico, clasificación de Niza 43 (Servicios de Restauración (alimentación); hospedaje temporal) y Clasificación de Viena 03.07.03 (gallos, gallinas y pollos) cuya concesión fue publicada con fecha de 8/11/2016, y solicitada con fecha de 27 de mayo de 2016, fecha posterior al comienzo del uso de la marca por mi mandante.

El nombre y gráfico contenidos en la marca son exactos a los usados anteriormente por mi mandante y que venía utilizando en redes sociales (facebook, youtube...etc), rótulo del establecimiento, carta, decoración, flyers, bolsas... e incluso en algunas facturas de proveedores.

El demandado, que en ningún momento ha utilizado la marca en el tráfico mercantil ni ha explotado en modo alguno dicha imagen, procedió al registro de una marca ajena con intención de aprovechar el prestigio comercial de mi mandante, mediante la utilización de los signos distintivos usados que permitían la distinción del restaurante de mi mandante y con el que ofrecía y promocionaba su negocio desde el año 2012.

Dado que el negocio de mi mandante ha prosperado y su negocio ha crecido, el demandado se dirigió personalmente al local del negocio de mi mandante, mostrándole resolución de la oficina española de patentes y marcas y haciéndole saber que había registrado la marca 'ROGER CHICKEN POLLO A LA BRASA Y BROASTER', así como los signos gráficos que venían siendo usados por mi mandante, interesándole ser socio del negocio y percibir un porcentaje de los beneficios a cambio de permitirle seguir utilizando la marca.

Mi mandante solicitó registrar la marca denominativa 'ROGERÂ?S CHICKEN POLLO A LA BRASA Y BROASTER', que venía utilizando en sus restaurantes, conjuntamente con el diseño gráfico que venía usando, siendo tal solicitud suspendida por oposición del titular de la marca M3616238.

Que con fecha de 13 de febrero 2017 mi mandante recibió burofax, remitido por quienes decían ser representantes de D. Eloy mediante el que se le conminaba a cesar en el uso de la marca 'ROGERÂ?S CHICKEN POLLO A LA BRASA Y BROASTER'. .

b.- Demandada.

Niega la pertenencia de la sociedad 'ROGERÂ?S CHICKEN POLLO A LA BRASA Y BROASTER' por parte del actor, alegando que no aporta prueba alguna válida para acreditar tal hecho.

Reconoce que D. Eloy es el titular de la marca objeto del presente litigio. Justifica el no uso de la marca alegando que prefiere tener todos los aspectos de su negocio en regla antes de iniciar la actividad, que será montar un negocio de hostelería para sus nietos.

Niega la existencia de la confrontación, ya que alega que el demandado no se personó en ningún momento en el negocio del actor, quien debió averiguar el nombre del ahora demandado en las páginas del BOPI. No ofrece al actor en ningún momento participación alguna sino el cese del uso de la marca. La denuncia carece de relevancia al caso.

Reconocen que el demandado fue el que se opuso al registro. Además, alegan que el actor utiliza otra marca en un video promocional de forma predominante y, la que es objeto del litigio, sale en el video en un plano muy secundario. Esta otra marca fue objeto de registro por el actor el 16 de mayo de 2017.

No negamos la realidad de lo alegado en el correlativo de contrario, es más, mi representado fue el que se opuso a su registro. Lo que se obvia, quizás interesadamente por el actor, es que se intentó inscribir la marca el 25 de octubre de 2016, 5 meses después de que presentara mi representado su solicitud de inscripción, como consta en el Documento nº 19 aportado de contrario. Todo ello acredita que el actor, en ningún momento tenía intención de registrar la marca, y no ha sido hasta que ha tenido conocimiento de que mi representado solicitó la inscripción cuando ha emprendido dichos trámites actuando en el presente pleito en pleno fraude de ley, abuso de Derecho y mala fe para con mi patrocinado. La manifestación que realizamos anteriormente se acredita por las propias pruebas aportadas de contrario: El video promocional del negocio del demandante: En ellas se observa la imagen de un pollo totalmente distinto al registrado por mi mandante, de color blanco, como el que figura en las camisetas del uniforme de los trabajadores del negocio, durante los últimos 5 segundos del anuncio. Durante esos segundos se escucha una voz aguda manifestando 'Roger Chicken: el pollo más sabroso en Sevilla'. La imagen registrada por mi mandante ocupa un lugar residual en el video promocional del actor: la vez que más nítida se comprueba la imagen que el actor reclama como suya ocupa un único segundo del video promocional dentro de un plano muy secundario dentro de la escena.

C.- Hechos probados.

De los hechos alegados por la actora y que no han sido discutidos en el proceso, de la documental obrante en autos, del interrogatorio de la demandada y de la testifical podemos concluir que:

Donato regenta el negocio 'ROGERÂ?S CHICKEN POLLO A LA BRASA', al menos, desde 29/11/2013, tal y como consta en el visado del expediente de legalización de actividad aportado como documento nº 2.

Tal y como consta en fotos del expediente aportado como documento nº 2, además de por los documentos 10 a 13 de la demanda (facturas de rótulos y publicidad del signo distintivo utilizado por Donato en su negocio 'ROGERÂ?S CHICKEN POLLO A LA BRASA') consta que desde el mes de noviembre de 2012 Donato utilizó un signo distintivo para su negocio 'ROGERÂ?S CHICKEN POLLO A LA BRASA' consistente en un pollo de dibujo animado en color amarillo, con pajarita negra y levantando su ala izquierda como si fuera una mano con el pulgar hacia arriba. Todo ello dentro de un círculo con fondo rojo, negro y blanco, rodeado de las palabras, en la parte superior en rojo ROGERÂ?S CHICKEN, y en la parte inferior en amarillo, POLLO A LA BRASA Y BROASTER. Forma todo el conjunto un signo mixto, con elementos figurativos y denominativos:

Tal encargo de trabajo a GRAFICENTER del rótulo y la publicidad en papel, fue ratificado por la testifical de un trabajador de la empresa gráfica.

Del mismo modo, constan archivos de vídeo subidos a la plataforma Youtube el 17/08/2013 en el que se puede observar el uso del sigo distintivo arriba descrito para identificar la actividad de hostelería 'ROGERÂ?S CHICKEN POLLO A LA BRASA'.

El rótulo del negocio regentado por Donato, 'ROGERÂ?S CHICKEN POLLO A LA BRASA', está formado por la figura del pollo arriba descrita en ambos extremos de un rectángulo de fondo blanco, con las palabras en rojo en la parte superior: POLLO A LA BRASA Y BROASTER. Y en un plano inferior, en amarillo: POLLO A LA BRASA Y BROASTER, junto con un número de teléfono.

Eloy es el titular de la siguiente marca.

No consta que a día de hoy Eloy haya hecho uso de la marca registrada a su nombre.

Consta por la testifical del camarero empleado del actor que, en una fecha indeterminada, Eloy acudió al negocio de regentado por Donato y mantuvo una discusión con Donato.

Consta denuncia al Juzgado de Guardia de Sevilla, fechada el 19/12/2016 en la que Donato relata que Eloy ha acudido a su negocio y, de manera agresiva, le ha pedido que cierre el local.

D.- Conclusión.

En el presente caso, no consta relación previa al registro de la marca objeto de autos, entre Donato, hostelero que regenta el negocio 'ROGERÂ?S CHICKEN POLLO A LA BRASA', y Eloy, titular registral de la marca nacional M3616238. Por ello, dadas las circunstancias concurrentes, podríamos incardinar los hechos en aquellos supuestos de inexistencia de relación previa en los que Eloy ha realizado el registro de la marca de mala fe para aprovecharse de la reputación ajena.

Como se ha dicho, se exige:

a. - Prueba del uso anterior del signo.

En el presente caso, a partir de la prueba documental aportada a los autos y de la testifical del empleado de la imprenta, que Donato venía haciendo un uso continuado del signo distintivo desde el año 2013 (si no desde el 2012), el cual fue registrado por Eloy en el mes de mayo de 2016.

Es decir, por un lado tenemos un uso público de un signo distintivo mixto y, tres años después, el registro de un signo idéntico, por parte de Eloy.

b. - Prueba de que el registro de la marca fue solicitado con fraude de los derechos del demandante, el cual se produce se produce cuando se pretende obstaculizar, mediante el registro del signo a su nombre, la actuación del demandante que venía utilizando el signo.

En este sentido, se han de tener en cuenta varios indicios que apuntan a la destrucción de la presunción de buena fe en el registro de la marca nacional M3616238 por parte de Eloy, a saber:

- Por un lado, el hecho de que el registro se produzca tres años después de que conste un su público por parte del actor del signo distintivo.

- En segundo término, que el signo distintivo registrado es idéntico al utilizado por Donato desde hacía tres años.

- Que por parte de Eloy no se ha probado, ni el uso de la marca ni, siquiera, la relación del elemento denominativo 'ROGERÂ?S' con el titular de la marca, algo que es evidente con el nombre del actor, Donato.

- Que una vez registrado, podamos presumir, a partir de la testifical y de la documental consistente en la denuncia presentada, que Eloy se personara en el local regentado por Donato y pidiera a éste el cese del uso de la marca.

Todo ello evidencia una serie de indicios con peso suficiente para destruir el principio de buena fe en el registro. Por el contrario, las alegaciones de la defensa de la demandada relativas al interés de dejar abierto un negocio a sus nietos y el archivo de la denuncia, sin soporte probatorio alguno, se quedan en eso, meras alegaciones de parte sin trascendencia probatoria alaguna.

Por todo ello, debemos estimar la acción principal de la demanda.

SEGUNDO.- Costas.

Conforme al artículo 394.1 LEC, las costas se impondrán a la parte que hubiere visto desestimadas todas y cada una de sus pretensiones.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,

Fallo

Estimo la demanda interpuesta por la representación procesal de Donato contra Eloy, por lo que:

1.- Declaro que el registro por parte de Eloy de la marca nacional M3616238 fue realizado con mala fe, condenando a Eloy estar y pasar por dicha declaración.

2.- Acuerdo atribuir, por reivindicación, la titularidad de la marca nacional figurativa M3616238 a Donato.

3.- Una vez firme sea la presente sentencia, líbrese el correspondiente mandamiento a la Oficina Española de Patentes y Marcas para que se proceda a la inscripción a favor de Donato de la marca nacional M3616238.

Con expresa condena en costas de Eloy.

Notifíquese la presente resolución a las partes personadas.

Dedúzcase testimonio y únase a la presente causa, registrándose el original en el Libro de Sentencias del Juzgado.

Esta sentencia no es firme. Contra la misma cabe interponer recurso de apelación en el plazo de veinte días ( artículos 455 y ss LEC) previa la constitución y acreditación del correspondiente depósito en la cuenta de consignaciones del Juzgado.

Por ésta mi sentencia, así lo acuerdo, mando y firmo, Juan Carlos Picazo Menéndez, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Mercantil nº 7 de Madrid.