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16/03/2017
Sentencia CIVIL Juzgados de lo Mercantil - Murcia, Sección 2, Rec 240/2013 de 05 de Mayo de 2016
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Orden: Civil
Fecha: 05 de Mayo de 2016
Tribunal: Juzgados de lo Mercantil - Murcia
Ponente: CANO MARCO, FRANCISCO
Núm. Cendoj: 30030470022016100253
Núm. Ecli: ES:JMMU:2016:4990
Núm. Roj: SJM MU 4990:2016
Encabezamiento
En Murcia, a 5 de mayo de 2016.
Vistos por mí, Francisco Cano Marco, Magistrado- Juez del Juzgado de lo Mercantil número dos de Murcia, los presentes autos de Juicio Ordinario 240/2013, promovidos por GRUPO MIESCA ESPAÑA SL y por MIRALLES ESPADAS SL, representadas por el/la Procurador/a JIMENEZ MARTINEZ y defendido/a por el/la Letrado/a POMARES CABALLERO, contra DESTILERIAS DE LA VEGA ALTA, representado/a por el/la Procurador/a HERNANDEZ FOULQUIE y defendido/a por el/la Letrado/a PERIS RIERA, en este juicio que versa sobre derecho de marcas y competencia desleal, y atendiendo a los siguientes:
Antecedentes
Que las demandantes ostentan frente a la demandada un derecho de exclusiva que se deriva del registro de las marcas españolas nº 3.019.139 (4) 'PARTIDA DE ORGEGIA' y nº 3.019.136 (X) 'MIRKOF'S'.
Que la utilización que efectúa la demandada de los términos 'PARTIDA DE ORGEGIA' en el tráfico económico para la distinción de bebidas espirituosas infringe la marca nacional nº 3.019.139 (4) 'PARTIDA DE ORGEGIA'.
Con carácter subsidiario al punto 2), que la introducción de los términos 'PARTIDA DE ORGEGIA' en el etiquetado utilizado por la demandada para identificar y comercializar bebidas espirituosas constituye un acto de competencia desleal de conformidad con la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal.
Que la utilización que efectúa la demandada del término 'MORIRKOF'S' en el tráfico económico para la distinción de Vodka infringe la marca nacional nº 3.019.136 (X) 'MIRKOF'S'.
Que la identificación y comercialización del Vodka 'MORIRKOF'S' mediante el etiquetado descrito en los Hechos Sexto y Séptimo constituye un acto de competencia desleal de conformidad con la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal.
Que con los actos anteriormente mencionados la demandada ha ocasionado daños y perjuicios a las actoras, los cuales deberán ser indemnizados conforme a la cuantificación que se establezca en sede probatoria.
A estar y pasar por las anteriores declaraciones.
A no utilizar los términos 'PARTIDA DE ORGEGIA' para la distinción de bebidas espirituosas, absteniéndose en el futuro de infringir la marca española nº 3.019.139 (4) 'PARTIDA DE ORGEGIA'.
A no utilizar la denominación 'MORIRKOF'S' para la distinción de Vodka, absteniéndose en el futuro de infringir la marca nacional nº 3.019.136 (X) 'MIRKOF'S'.
A no utilizar el etiquetado con el que viene identificando y comercializando el Vodka 'MORIRKOF'S', descrito y reproducido en los Hechos Sexto y Séptimo.
A retirar del tráfico económico todos los productos, embalajes, material publicitario o cualquier otro documento comercial en los que se hubieren materializado la violación marcaria y/o la conducta desleal.
A satisfacer los daños y perjuicios ocasionados a las actoras como consecuencia de la infracción de los derechos de marca o, subsidiariamente, los ocasionados como consecuencia de la conducta desleal. En particular:
6.1. A resarcir a GRUPO MIESCA ESPAÑA, S.L. de los daños ocasionados por los gastos incurridos, que se cuantifican en 65,12 € (
6.2. A resarcir a MIRALLES ESPADAS, S.L. de los daños ocasionados por los gastos incurridos, que se cuantifican en 416,87 €, importe de la factura aportada como
6.3. A indemnizar a MIRALLES ESPADAS, S.L. por los beneficios obtenidos como consecuencia de la infracción de las marcas españolas nº 3.019.139 (4) 'PARTIDA DE ORGEGIA' y nº 3.019.136 (X) 'MIRKOF'S' o,
6.4.
7) A satisfacer las costas del presente procedimiento.
En fecha 18 de marzo de 2015 la parte actora presentó escrito relativo a las aclaraciones realizadas en la audiencia previa en el que se concretan las cantidades que reclama en los siguientes términos;
'En particular, y tras la aportación en fecha 2 de marzo de 2015 por el perito D. Florentino de la pericial interesada por esta parte junto con el escrito de demanda, las cantidades que se reclaman, al margen de los 65,12 € y los 416,87 € que se referenciaron en los apartados 6.1 y 6.2 del suplico del escrito de demanda, se resumen de la siguiente forma:
Punto 6.3 del suplico de la demanda: al amparo del artículo 43.2 a) de la Ley de Marcas (beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de la violación),
Con carácter subsidiario, para el caso de que no se estimara la infracción de la marca nacional nº 3.019.139 (4) 'PARTIDA DE ORGEGIA', MIRALLES ESPADAS, S.L. solicita 2.819,03 € por la deslealtad en fabricación y comercialización por la demandada de los productos que identifica, entre otros, con los términos 'PARTIDA DE ORGEGIA' ( artículo 32.1 6º de la Ley de Competencia Desleal ) -desde el 16 de febrero de 2012 hasta el 16 de mayo de 2013--.
Punto 6.3 del suplico de la demanda: al amparo del artículo 43.2 a) de la Ley de Marcas (beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de la violación),
Con carácter subsidiario, para el caso de que no se estimara la infracción de la marca nacional nº 3.019.136 (X) 'MIRKOF'S', y habiéndose interpuesto de forma acumulada declarativa de la comisión de actos de competencia desleal por el etiquetado con el que la demandada identifica y comercializa el Vodka 'MORIRKOF`S', MIRALLES ESPADAS, S.L. reclama igualmente 30.285,02 € por la comisión de actos de competencia desleal ( artículo 32.1 5º de la Ley de Competencia Desleal ) -desde el 16 de febrero de 2012 hasta el 16 de mayo de 2013--.
Punto 6.4 del suplico de la demanda: con carácter subsidiario a la indemnización que con base en la Ley de Marcas solicita MIRALLES ESPADAS, S.L., para el caso de que ésta no se estimase pero sí la infracción de la marca nacional nº 3.019.139 (4) 'PARTIDA DE ORGEGIA', GRUPO MIESCA ESPAÑA, S.L. solicita, al amparo del artículo 43.5 de la Ley de Marcas , 87,71 € (el 1 % de la cifra de negocios con el signo infractor desde el 16 de febrero de 2012 hasta el 16 de mayo de 2013).
Punto 6.4 del suplico de la demanda: con carácter subsidiario a la indemnización que con base en la Ley de Marcas solicita MIRALLES ESPADAS, S.L., para el caso de que ésta no se estimase pero sí la infracción de la marca nacional nº 3.019.136 (X) 'MIRKOF'S', GRUPO MIESCA ESPAÑA, S.L. solicita, al amparo del artículo 43.5 de la Ley de Marcas , 1.067,48 € (el 1 % de la cifra de negocios con el signo infractor desde el 16 de febrero de 2012 hasta el 16 de mayo de 2013).'
1.- Que la actora GRUPO MIESCA ESPAÑA SL es titular de los siguientes registros marcarios
Marca nacional mixta nº 3.019.139 (4), 'PARTIDA DE ORGEGIA', con fecha de prioridad de 16 de febrero de 2012, registrada el 25 de mayo de 2012 para la distinción de
Marca nacional mixta nº 3.019.136 (X) 'MIRKOF'S', con fecha de prioridad de 16 de febrero de 2012, registrada el 30 de julio de 2012 para la distinción de
.
Marca nacional gráfica nº 2.935.527 (3), con fecha de prioridad de 7 de junio de 2010, registrada el 13 de octubre de 2010 para la distinción de
2.- El término 'PARTIDA DE ORGEGIA' se corresponde con la partida municipal alicantina en la que MIRALLES ESPADAS SL, ha venido elaborando y comercializando bebidas alcohólicas. La citada actora desde su constitución en diciembre de 1992 se estableció en la referida partida municipal alicantina, concretamente, en Partida de Orgegia, nº 87, manteniendo su domicilio social en el referido término geográfico hasta que a finales de 2012 se trasladó a Jijona (Alicante).
3.- En la actualidad MIRALLES ESPADAS SL comercializa al por mayor las bebidas espirituosas identificadas con los términos 'W--Partida de Orgegia' y 'BLACK & SHARK--Especial Orgegia' tanto en Ceuta como en Melilla. A continuación se reproducen las etiquetas utilizadas por la citada actora para su identificación
4.- Desde el 2001 hasta la finalización del año 2012 MIRALLES ESPADAS SL, a través de MIRALLES ESPADAS, SDAD. COOP. V, adquirió un total de
5.- En el transcurso de los últimos seis años MIRALLES ESPADAS SL ha facturado a
Nemesio dedicado a revender los productos a almacenistas y comerciantes minorista en la Ciudad de Ceuta un total de 403.393,28 € por la venta de 733.596 unidades de los reseñados productos
6.- A partir del año 2009 MIRALLES ESPADAS SL comenzó a exportar a Melilla las bebidas espirituosas 'W-Partida de Orgegia' y 'BLACK & SHARK Especial Orgegia', contando en la referida ciudad autónoma con
Milagrosa ,
Vicente y la mercantil GOLDPAST MELILLA, S.L. como principales clientes y distribuidores. En concreto, durante el primer año (2009), las cifras de venta se situaron en 49.476 unidades, por las que facturó un total de 38.402,40 €; pasando a comercializar 95.040 unidades en el año 2010 (por importe total de 69.352 €) y 188.604 en 2011 (por importe de 132.022,80 €). Finalmente, en el año 2012 exportó un total de 192.960 unidades, facturando 126.750,60 € por las mismas.
7.- MIRALLES ESPADAS SL viene elaborando y distribuyendo al por mayor desde 1997 un vodka de 70 cl. que comercializa con la denominación 'MIRKOF'S', protegida como marca desde febrero de 2012. Se identifica con la etiqueta que se reproduce a continuación:
8.- En la última década se han confeccionado un total de 4.790.246 etiquetas para la distinción del Vodka 'MIRKOF'S' por encargo de MIRALLES ESPADAS SL .
9.- MIRALLES ESPADAS SL viene comercializando en Ceuta al por mayor, desde el año 1997, el Vodka 'MIRKOF'S', siendo su principal cliente y distribuidor,
Nemesio , encargado de revender el producto a almacenistas y comerciantes minoristas. En los últimos seis años, MIRALLES ESPADAS SL ha facturado a
Nemesio un total de 1.784.603,30 € por la venta de 3.217.404 unidades del reseñado producto.
10.- En 2009 MIRALLES ESPADAS SL comenzó a enviar el Vodka 'MIRKOF'S a Melilla. Sus principales clientes desde entonces han sido
Milagrosa ,
Vicente y GOLDPAST. Si en un principio, en el año 2009, exportó un total de 31.896 unidades, facturando 22.847,40 € por las mismas; el año siguiente (2010) elevó estas cifras a un total de 137.472, facturando 96.230,40 €; continuando la escalada de ventas durante los años 2011 -- 328.332 unidades por un importe de 229.832,40 €-- y 2012 --558.528 unidades por un importe de 367.042,20 €--. Tan sólo tres años después de que MIRALLES ESPADAS SL comenzase a distribuir el Vodka 'MIRKOF'S' en Melilla, su cifra de negocio alcanzó la considerable cifra de 367.042,20 € el pasado ejercicio, habiendo vendido a GOLDPAST un total de 558.528 unidades
11.- A partir del año 2011 MIRALLES ESPADAS SL comenzó la elaboración de nuevos sabores de Vodka que, identificados también con la marca 'MIRKOF'S', viene comercializando con etiquetados de diferentes colores. En particular, los sabores introducidos son los denominados 'Pomme' (etiqueta de fondo verde); 'Citron' (etiqueta de fondo amarillo); 'Mandarine' (etiqueta de fondo naranja) y 'Fraise' (etiqueta de fondo granate). A continuación se reproducen sus respectivos etiquetados:
12.-En 2012 y 2013 la demandada introdujo en Melilla, bebidas espirituosas identificadas con los términos 'PARTIDA DE ORGEGIA', acompañados de otros signos gráficos y denominativos tales como 'BLACK & SHIP'; 'JOAN & POMIR'; 'J & P' y 'W'. A continuación se reproduce el etiquetado de estas botellas:
13.-En 2012 y 2013 la demandada introdujo en Melilla, bebidas espirituosas identificadas con los términos 'MORIRKOF'S' con la etiqueta que figura en la parte izquierda del hecho nº16
14.- El 16 de octubre de 2012 se remitió por conducto fehaciente, en nombre de GRUPO MIESCA, requerimiento por el que, entre otros extremos, se informaba a la demandada respecto de sus derechos sobre la marca nacional nº 3.019.139 (4) 'PARTIDA DE ORGEGIA', instándola a cesar en su infracción.
15.- El 19 de noviembre de 2012 se remitió por conducto fehaciente, en nombre de GRUPO MIESCA, requerimiento por el que, entre otros extremos, apercibió a la demandada de que la comercialización del Vodka 'MORIRKOF'S' suponía infracción de la marca nacional nº 3.019.136 (X) 'MIRKOF'S', titulada por GRUPO MIESCA.
16.- Las etiquetas de las botellas de vodka comercializadas por MIRALLES ESPADAS y VEGA ALTA son las siguientes:
17.- Las etiquetas de las botellas de vodkas de sabores comercializadas por MIRALLES ESPADAS y VEGA ALTA son las siguientes:
18.- Los principales compradores y consumidores finales de estos productos de muy bajo coste de actora y demandada en Ceuta y Melilla son los ciudadanos de Marruecos que acuden a dichas localidades para adquirir estas bebidas
19.- Que desde el 9 de mayo de 2008 la demandada tiene concedido el registro de diseño industrial 506.144 de la etiqueta cuyo diseño aparece en el documento nº29 de la contestación a la demanda.
20.- Que la actora GRUPO MIESCA ESPAÑA SL ha concedido verbalmente a la actora MIRALLES ESPADAS SL licencia de uso de las marcas indicadas en el hecho primero, siendo que la primera es mero titular de la marca no realizado actividad alguna de elaboración o distribución de productos relacionados con aquella. Que dicha licencia no consta registralmente inscrita.
21. El margen de cobertura obtenido por la sociedad 'Destilerías Vega Alta, S.L, para el periodo que va desde el 16 de febrero de 2012 al 16 de mayo de 2013, como consecuencia de la fabricación y comercialización de las bebidas espirituosas identificadas con el término 'PARTIDA DE ORGEGIA', asciende a 2.819,03 euros (dos mil ochocientos diecinueve euros con tres céntimos de euro) y 30.285,02 euros (treinta mil doscientos ochenta y cinco mil euros con dos céntimos de euros) para las bebidas espirituosas identificadas con el término
'MORIRKOF'S'.
El 1% de la cifra de negocios de los artículos comercializados e identificados con el término 'PARTIDA DE ORGEGIA' para el periodo que va desde el 16 de febrero de 2012 al 16 de mayo de 2013 es de 87.71 euros (ochenta y siete euros con setenta y un céntimos de euro) para unas ventas de 8.771,10 euros. Para las bebidas espirituosas identificadas con el término 'MORIRKOF'S' el importe es de 1.067,48 euros (mil sesenta y siete euros con cuarenta y ocho céntimos de euro) para unas ventas de 106.747,60 euros.
Fundamentos
Ejercita la parte actora en el presente procedimiento acciones declarativas, de cesación, de remoción de efectos e indemnización basadas en los artículos 40 y ss de la Ley de Marcas , Ley 17/2001, así como similares acciones basadas en los artículos 32 y ss de la Ley de Competencia Desleal , por considerar en síntesis que la parte demandada con la utilización de signos idénticos o similares a los registrados por la actora para productos similares está vulnerando el derecho de marca de la actora, o subsidiariamente está realizando actos en vulneración de la competencia desleal.
La demandada se opone a la demanda por las siguientes razones; a) que concurre falta de legitimación activa de la actora GRUPO MIESCA ESPAÑA SL en relación a las acciones de daños y perjuicios y de competencia desleal pues no participa en el mercado, y concurre una falta de legitimación activa MIRALLES ESPADAS SL en relación a las acciones sobre marcas pues no consta que sea licenciataria de las marcas de la actora, siendo que, en todo caso, aun admitiéndose un contrato verbal, el mismo no está inscrito por lo que no sería oponible a terceros. b) que la marca PARTIDA DE ORGEGIA incurre en causas de nulidad absoluta por tratarse de una indicación geográfica, induciendo a error sobre la procedencia geográfica de un producto que no es el origen real de los mismos. c) que el precio de venta de los productos de la actora a 0,55 euros supone una venta a bajo coste constitutiva de competencia desleal. d) que la actora únicamente tiene sus marcas protegidas desde 2010 y 2012 por lo que no cabe fundamentar la demanda en hechos anteriores. e) que la demandada vino comercializando en Ceuta y Melilla productos que utilizaban los términos PARTIDA DE ORGEGIA durante años, cesando en 2009, y exportando nuevamente el producto en 2012 en una sola ocasión, con etiquetas residuales, y respecto de unas 5.000 botellas que permanecen en los almacenes de su representada, siendo que en fecha 10 de octubre de 2012 solicitaron la modificación de la etiqueta sustituyendo el término PARTIDA DE ORGEGIA por el de PARTIDA DE VEGA. f) que el término PARTIDA DE ORGEGIA no es más que una mera leyenda añadida a la etiqueta pero no es la marca que distingue el producto. g) que no existe riesgo de confusión entre MIRKOF'S y MORIRKOF'S, siendo que además la demandada utiliza este último término formando parte de una etiqueta cuyo diseño industrial tiene registrado desde 2008. h) que a partir del requerimiento la demandada ha dejado de utilizar el término MORIRKOF'S siendo que en en 2012, y tras haber cesado durante 2009, lo remitió a un solo cliente. i) que la actora no puede reclamar daños y perjuicios desde 2008 sino en su caso desde 2012 en que obtiene el registro de sus marcas.
Vistas las alegaciones de la partes y, con carácter previo al análisis de las mismas, procede indicar que los hechos declarados probados en el antecedente de hecho quinto resultan acreditados por las concretas razones que se indican entre paréntesis al final de cada hecho. Para completar aquellas razones se hacen las siguientes aclaraciones;
- En relación a los hechos 12 y 13, afirma la demandada que los productos 'PARTIDA DE ORGEGIA' solo fueron enviados en una ocasión, con etiquetas residuales, y respecto de unas 5.000 botellas que permanecen en los almacenes de su representada, si bien la existencia de este único envío no resulta acreditado en modo alguno, siendo que además resulta controvertido por el informe del perito nombrado por este juzgado, y debidamente ratificado, que ha analizado la documentación contable de la empresa. Igualmente, afirma la demandada que los productos MORIRKOF'S solo fueron enviados a un cliente, si bien tampoco acredita lo indicado y se contradice nuevamente por el informe pericial.
- En relación a hechos no controvertidos, conviene aclarar que el nº2 no queda acreditado en los completos términos pretendidos por la actora, pues no resulta plenamente acreditado que desde hace treinta años la familia de la actora comercialice productos con el término PARTIDA DE ORGEGIA, sin perjuicio de que en los hechos posteriores sí resulte acreditada dicha comercialización a la vista de la compra de etiquetas desde 2001.
- En relación a los hechos no mencionados en el relato de hechos, su omisión se debe a que no resultan suficientemente acreditados o a que la prueba no resulta relevante a efectos del presente procedimiento, como se dirá en los fundamentos de derecho en relación al uso anterior que la demandada haya podido realizar del término PARTIDA DE ORGEGIA
Visto lo anterior, y con carácter previo al análisis del fondo del asunto, procede analizar, por ser cuestión de oficio, a pesar de que la declinatoria no fue formulada en plazo legal, la alegada por la demandada falta de legitimación de los Tribunales españoles por considerar que los productos de la demandada únicamente están destinados a ser distribuidos en Marruecos.
Y no cabe estimar dicha excepción, pues si bien es cierto que ambas partes y ciertos testigos reconocen que los compradores y consumidores finales de los productos de actora y demandada en Ceuta y Melilla son los ciudadanos de Marruecos que acuden a dichas localidades para adquirir estas bebidas, también es cierto que los productos se comercializan en territorio español de Ceuta y Melilla, y, en consecuencia, aquí se han podido competer las infracciones denunciadas, siendo por tanto competentes los Tribunales y la legislación española.
1. En segundo lugar, procede analizar la alegada por la demandada falta de legitimación activa de la actora GRUPO MIESCA ESPAÑA SL en relación a las acciones de daños y perjuicios y de competencia desleal por entender que no participa en el mercado, y la alegada falta de legitimación activa MIRALLES ESPADAS SL en relación a las acciones sobre marcas pues, considera la demndada, que no consta que sea licenciataria de las marcas de la actora, siendo que, en todo caso, aun admitiéndose un contrato verbal, el mismo no está inscrito por lo que no sería oponible a terceros.
2. Afirmando las actoras en la demanda que GRUPO MIESCA ESPAÑA SL ha concedido verbalmente a la actora MIRALLES ESPADAS SL licencia exclusiva de uso de las marcas de la primera respecto de las que se discute en el presente procedimiento, la demandada niega que concurra prueba de esa concesión de licencia.
Y dichas alegaciones de la demandada deben ser desestimadas, siendo que el interrogatorio del administrador de ambas entidades, de una socia de las mismas y la circunstancia de hecho de que MIRALLES ESPADAS SL use dichas marcas a la vista y sin oposición alguna de GRUPO MIESCA ESPAÑA SL, acreditan suficientemente la concesión de licencia en exclusiva que postulan las actoras. Y todo ello teniendo en cuenta que el contrato de licencia puede ser perfectamente verbal, no exigiendo mayores requisitos formales el artículo 48 de la Ley de Marcas , y que no se les puede exigir mayor prueba a las actoras de dicha contratación verbal.
3. Acreditado lo anterior, y respecto de la falta de legitimación activa de la actora GRUPO MIESCA ESPAÑA SL en relación a las acciones de daños y perjuicios y de competencia desleal por considerar que no participa en el mercado, deben desestimarse ambas alegaciones ya que, en primer lugar, del suplico de la demanda se desprende que los daños y perjuicios se reclaman a favor de MIRALLES ESPADAS SL, salvo los relativos a envió de comunicaciones que perfectamente puede reclamar el titular de la marca, y en segundo lugar, no se puede afirmar que no participe en el mercado el titular de una marca que ha concedido licencia a un tercero, siendo que la propiedad y registro de una marca que ha efectuado GRUPO MIESCA ESPAÑA SL no puede tener más finalidad que actuar en el mercado con fines concurrenciales, por mucho que se haya concedido licencia a un tercero. Por lo que, sin perjuicio del análisis que deberá hacerse para determinar si existe un acto de competencia desleal, nos encontramos dentro del ámbito objetivo del artículo 2 Ley de Competencia Desleal que permitirá el análisis de la conducta en el marco de la citada Ley.
4. Por lo que respecta a la alegada falta de legitimación activa MIRALLES ESPADAS SL en relación a las acciones sobre marcas, acreditado el hecho de la concesión verbal de licencia exclusiva, resulta no controvertido que dicha licencia no consta inscrita registralmente, por lo que plantea la parte demandada que dicha falta de inscripción registral impida que la licencia sea oponible a terceros.
Y esta alegación debe ser igualmente desestimada, siendo que la previsión contenida en el artículo 46.2 de la Ley de Marcas , sobre falta de oponibilidad a tercero de buena fe de la marca no inscrita, debe entenderse, en un análisis conjunto del apartado primero del citado artículo y de los concordantes de la Ley de Patentes y de la Ley de Marcas, referida a los actos de disposición previstos en el artículo 46.1 Ley de Marcas , y no a la posibilidad de ejercitar acciones civiles por parte del licenciatario no inscrito.
De lo anterior se desprende que el licenciatario no inscrito no podrá hacer valer sus derechos frente al inscrito o frente a otro titular inscrito, pero en defecto de controversia sobre este punto, que aquí no existe, el licenciatario no inscrito puede ejercitar libremente las acciones derivadas de su derecho de uso sobre la marca.
En este sentido se ha pronunciado recientemente la STJUE de 4 de febrero de 2016, C-163/2015, que aunque referida al Reglamento de Marca Comunitaria, es perfectamente aplicable a la legislación española que reproduce la normativa comunitaria.
1. Resueltas las anteriores cuestiones previas, y analizando, en primer lugar, las cuestiones relativas a la marca registrada por la actora
Registrada una marca, su titular obtiene conforme al artículo 34 de la citada ley el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico. En concreto, de conformidad con el artículo 34. 2 de la Ley de Marcas ' El titular de la marca registrada podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico: a) Cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquéllos para los que la marca esté registrada. b) Cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca. c) Cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando ésta sea notoria o renombrada en España y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada.'
2. En el presente caso, no resultando controvertido que la actora es titular de la citada marca mixta en los términos previstos en el hecho probado número 1, la demandada se opone, en primer lugar, a cualquier acción en relación a la misma por considerar que la marca PARTIDA DE ORGEGIA incurre en causas de nulidad absoluta por tratarse de una indicación geográfica, induciendo a error sobre la procedencia geográfica de un producto que no es el origen real del mismo.
Y en contra de lo alegado por la actora, esta cuestión puede ser analizada en la presente sentencia a pesar de haberse opuesto vía excepción y no vía reconvención. Y ello en los términos indicados por SAP Barcelona 04/05/2011 cuando afirma 'La acción de nulidad tiene naturaleza declarativa, tal y como resulta del art. 54.1 LM . La consecuencia de ello es que su apreciación, particularmente cuando se trata de nulidad absoluta, no queda limitada a su alegación por la vía de la acción sino que debe admitirse que también se oponga por la de la excepción, aunque los efectos sean distintos en uno y otro caso. Únicamente por la vía de la acción se puede conseguir un pronunciamiento anulatorio, y la consiguiente anulación del registro de marca, con el efecto de cosa juzgada inherente al mismo, mientras que el éxito de la excepción se limita a provocar la desestimación de la acción de infracción, que es lo único que pretendía Rio Center. No es irrazonable que pueda subsistir un derecho de marca, porque no se haya ejercitado la acción de nulidad, y que pueda considerarse que no ha existido infracción de los derechos que la misma atribuyera su titular considerando que es nula.'
Pasando a analizar, pues, la causa de nulidad, conviene recordar que el artículo 5.1, letra g) de la Ley de Marcas prohíbe la inscripción como marca de los signos que ' puedan inducir al público a error, por ejemplo sobre la procedencia geográfica del producto o servicio.'
En el presente caso resulta acreditado que el término PARTIDA DE ORGEGIA hace referencia a una partida municipal alicantina donde se encontraba tradicionalmente el domicilio social de las demandantes, si bien no consta en modo alguno que dicha lugar geográfico sea reconocido por la elaboración de productos alcohólicos, y que con su inclusión se esté induciendo a error al público sobre la procedencia geográfica.
3. Resuelto lo anterior, y entrando a conocer sobre la posible infracción de la marca por la demandada, no resulta controvertido que la actora es titular de la marca nacional mixta nº 3.019.139 (4), 'PARTIDA DE ORGEGIA', con fecha de prioridad de 16 de febrero de 2012, registrada el 25 de mayo de 2012 para la distinción de
Acreditado lo anterior, no cabe duda de que a partir de la fecha de prioridad, la demandada no puede utilizar dicha marca para los mismos o similares productos o servicios. Y resulta acreditado, como se desprende del hecho probado número 12 que en 2012 y 2013 la demandada introdujo en Melilla, bebidas espirituosas identificadas con los términos 'PARTIDA DE ORGEGIA', acompañados de otros signos gráficos y denominativos tales como 'BLACK & SHIP'; 'JOAN & POMIR'; 'J & P' y 'W', según se reproduce en el citado hecho probado.
La protección que concede la marca registrada por la actora hace irrelevante entrar a valorar, como pretende la demandada, el uso que dicha demandada haya podido hacer del término 'PARTIDA DE ORGEGIA' en un momento anterior al registro por parte de la actora, siendo que en modo alguno se afirma ni acredita que se trate de una marca notoria.
4. Despejados los anteriores obstáculos la principal causa de oposición a la demanda por razones de fondo consiste en afirmar que el término PARTIDA DE ORGEGIA no es más que una mera leyenda añadida a la etiqueta, pero no es la marca que distingue el producto de la demandada.
El concreto uso que la demandada hace del término PARTIDA DE ORGEGIA se desprende con claridad a la vista del hecho probado número 12, del que resulta que la demandada utiliza el término citado en la etiqueta de sus bebidas alcohólicas, con fines identificativos, acompañado de otros signos gráficos y denominativos tales como 'BLACK & SHIP'; 'JOAN & POMIR'; 'J & P' y 'W'.
Aunque la identidad no sea total con la marca de la actora, por usarse otros caracteres, no resulta discutible la identidad fonética y la similitud gráfica y conceptual, y el uso para productos idénticos a aquellos para los que se encuentra registrada.
Es cierto que a la vista de las etiquetas el término PARTIDA DE ORGEGIA no es el principalmente utilizado para identificar el producto de la demandadda, así como que se utiliza en caracteres más pequeños y de menor intensidad que otros elementos identificativos. Pero no cabe duda de que el signo PARTIDA DE ORGEGIA identifica el producto de la demandada. Así, su uso no es un mero adorno irrelevante, sino que su utilización tiene una clara voluntad identificativa y descriptiva.
5. A la vista de todo lo anterior, y considerando que existe un evidente riesgo de confusión entre la marca protegida de la actora y el uso posterior de similar signo por parte de la demandada, así como que la demandada ha usado la misma y existe un lógico riesgo de que pueda seguir utilizándola en un futuro, procede estimar la demanda, considerando que la demandada ha infringido la marca registrada de la actora, estimando conforme al artículo 41 Ley de Marcas la acción declarativa, de cesación y de remoción de efectos en los términos solicitados y que se indican en la parte dispositiva de la presente resolución.
Y todo ello sin que sea preciso entrar a conocer sobre si dicho uso constituye un acto de competencia desleal, dado que dicha acción se ejercita en relación a PARTIDA DE ORGEGIA de forma subsidiaria a la acción por infracción marcaria que ha sido íntegramente estimada.
1. En relación a MIRKOFS la parte actora ejercita dos acciones acumuladas, a saber, una acción por infracción de marcas y una acción por competencia desleal.
Ya se admitió en la audiencia previa la compatibilidad entre las dos acciones, debiendo ratificarse dicha decisión en el presente fundamento, si bien aclarando a qué se refiere cada reclamación.
Sobre esta materia la STS de 11 de marzo de 2014 indica;
' Jurisprudencia sobre la complementariedad relativa. La jurisprudencia sobre la relación entre las normas que regulan los derechos de exclusiva de propiedad industrial y las de competencia desleal, sigue el denominado principio de complementariedad relativa.
Como hicimos en la Sentencia 586/2012, de 17 de octubre, hay que partir de algunas consideraciones generales sobre la distinta función que cumplen las normas de competencia desleal y la de marcas: '(p)ara resolver el conflicto de concurrencia de normas, hay que partir de que las respectivas legislaciones cumplen funciones distintas. La de marcas protege un derecho subjetivo sobre un bien inmaterial, de naturaleza real, aunque especial, con la eficacia 'erga omnes' que es propia de tal tipo de derecho patrimonial. Dicha, protección está condicionada -como regla, que admite excepciones- al previo registro, no al uso -en tanto la caducidad no se declare-. En definitiva, la legislación sobre marcas, en los sistemas de inscripción constitutiva, otorga protección al titular del signo si está registrado - también con anterioridad a ese momento, pero con un alcance limitado y provisional - y, en todo caso, con independencia de que el producto o el servicio marcado se hubieran introducido en el mercado. Además de ello, dicha legislación da amparo al signo tal como está registrado -en sus aspectos sustanciales-, no tal como es usado.
Por el contrario, la legislación sobre competencia desleal tiene como fin proteger, no el derecho sobre la marca, sino el correcto funcionamiento del mercado. Esto es, pretende ser un instrumento jurídico de ordenación de las conductas que se practican en él. Destinatario de la protección que otorga no es, por tanto, el titular de la marca, como tal, sino todos los que participan en el mercado y el mercado mismo'.
El criterio de la complementariedad relativa sitúa la solución entre dos puntos: de una parte, la mera infracción de estos derechos marcarios no puede constituir un acto de competencia desleal; y de otra, tampoco cabe guiarse por un principio simplista de especialidad legislativa, como el seguido por la Audiencia en la sentencia recurrida (niega la aplicación de la Ley de competencia Desleal cuando 'existe un derecho exclusivo reconocido en virtud de los registros marcarios a favor de sus titulares y estos pueden activar los mecanismos de defensa de su exclusiva').
Como se ha dicho en la doctrina, el centro de gravedad de la realidad radica en los criterios con arreglo a los cuales han de determinarse en qué casos es procedente completar la protección que dispensan los sistemas de propiedad industrial con el sometimiento de la conducta considerada a la Ley de Competencia Desleal.
De una parte, no procede acudir a la Ley de Competencia Desleal para combatir conductas plenamente comprendidas en la esfera de la normativa de Marcas (en relación con los mismos hechos y los mismos aspectos o dimensiones de esos hechos). De ahí que haya que comprobar si la conducta presenta facetas de desvalor o efectos anticoncurrenciales distintos de los considerados para establecer y delimitar el alcance de la protección jurídica conferida por la normativa marcaria.
De otra, procede la aplicación de la legislación de competencia desleal a conductas relacionadas con la explotación de un signo distintivo, que presente una faceta o dimensión anticoncurrencial específica, distinta de aquella que es común con los criterios de infracción marcaria. Y en última instancia, la aplicación complementaria depende de la comprobación de que el juicio de desvalor y la consecuente adopción de los remedios que en el caso se solicitan no entraña una contradicción sistemática con las soluciones adoptadas en materia marcaria. Lo que no cabe por esta vía es generar nuevos derechos de exclusiva ni tampoco sancionar lo que expresamente está admitido.
En este sentido concluíamos en la Sentencia 586/2012, de 17 de octubre , al afirmar: '(e)n definitiva, la procedencia de aplicar una u otra legislación, o ambas a la vez, dependerá de la pretensión de la parte actora y de cual sea su fundamento fáctico, así como de que se demuestre la concurrencia de los presupuestos de los respectivos comportamientos que han de darse para que puedan ser calificados como infractores conforme alguna de ellas o ambas a la vez'.
2. En el presente caso, de la atenta lectura de la demanda se desprende que la parte actora ejercita una acción de infracción de marcas al comparar exclusivamente la marca MIRKOF'S de la actora con el signo MORIRKOF'S de la demandada. Por otra parte, ejercita una acción de competencia desleal al comparar las formas y colores utilizados etiquetas de vodka de la actora y del mismo producto de la demandada, siendo que los términos MIRKOF'S y MORIRKOF'S están incluidos en ambas etiquetas, pero existen otros elementos de las mismas que pudieran ser idénticos y similares.
Asimismo en la pretendida infracción marcaria se pone el acento exclusivamente en el registro de la marca previo por la actora, en tanto que en la infracción de competencia desleal se pone el acento en el uso durante largo tiempo de dicha etiqueta por la actora, muy anterior al registro de la marca, en los beneficios obtenidos por la actora y en la disminución de los mismos desde la supuesta realización de actos de competencia desleal por la demandada. Por ello los fundamentos fácticos se diferencian.
Por otro lado, en relación a la Ley de Competencia Desleal la parte actora considera que se han cometido, en primer lugar, actos de confusión del artículo 6 LCD y, en segundo lugar, actos de explotación de la reputación ajena del artículo 12 LCD , fundamentados estos no en el registro de la marca desde 2012 sino en el uso de la etiqueta por la actora desde 2001 y hasta 2012, en que supuestamente la demandada se introduce en el mercado de Melilla con similar etiqueta.
A la vista de todo lo anterior, teniendo en cuenta la diferente fundamentación fáctica y que las supuestas infracciones de la LCD no se basan en los derechos en exclusiva que posee la actora, procede ratificar la decisión adoptada en la audiencia previa de que ambas acciones se pueden ejercitar de modo complementario, como se hará en los siguientes fundamentos.
1. Pasando, pues, a analizar la posible infracción de la marca registrada por la actora MIRKOF'S, conviene indicar que resulta acreditado que la actora es titular de la citada marca en los términos previstos en el hecho probado número 1 para bebidas alcohólicas con fecha de prioridad 16 de febrero de 2012, así como que en 2012 y 2013 la demandada introdujo en Melilla, bebidas alcohólicas identificadas con el términos 'MORIRKOF'S'.
Como indicábamos anteriormente, de conformidad con el artículo 34. 2 de la Ley de Marcas ' El titular de la marca registrada podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico: b) Cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca.'
Sobre el riesgo de confusión se pronuncia, entre otras muchas, la STS de 11 de marzo de 2014 indicando;
'14. No es la primera vez que nos referimos a cuáles son estas directrices que enmarcan el juicio de confusión ( Sentencia núm. 433/2013, de 28 de junio ). Son las siguientes:
i) 'El riesgo de confusión consiste en el de que el público pueda creer que los productos o servicios identificados con los signos que se confrontan proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas, dado que el riesgo de asociación no es una alternativa a aquel, sino que sirve para precisar su alcance' [ Sentencia núm. 119/2010, de 18 de marzo , con cita de la STJUE de 22 de junio de 1.999 ( C-342/97 ),
Lloyd c. Klijsen].
ii) 'La determinación concreta del riesgo de confusión debe efectuarse en consideración a la impresión de conjunto de los signos en liza producida en el consumidor medio de la categoría de productos, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, teniendo en cuenta el grado de similitud gráfica, fonética y conceptual, en particular, los elementos dominantes' [ Sentencia núm. 777/2010, de 9 de diciembre , con cita de las SSTJUE de 11 de noviembre de 1.997 ( C-251/95 ), Sabel c. Puma , y de 22 de junio de 1.999 ( C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen ; y de las Sentencias de esta Sala núms. 427/2008, de 28 de mayo , 838/2008, de 6 de octubre , 225/2009, de 30 de marzo , 569/2009, de 22 de julio , 827/2009, de 4 de enero de 2010 , 72/2010, de 4 de marzo y 364/2010, de 2 de junio].
iii) De este modo, 'el riesgo de confusión debe ser investigado globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes' [ Sentencia 777/2010, de 9 de diciembre , con cita de las SSTJUE de 11 de noviembre de 1.997 ( C-251/95 ), Sabel c. Puma ; de 22 de junio de 1.999 ( C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen ; y de 22 de junio de 2.000 ( C-425/98 ), Mode c. Adidas; y de las Sentencias de esta Sala núms. 225/2009, de 30 de marzo , 569/2009, de 22 de julio , 827/2009, de 4 de enero de 2010 , 72/2010, de 4 de marzo y 364/2010, de 2 de junio]. Depende, 'en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado (...), del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados' [ STJUE de 11 de noviembre de 1.997 ( C-251/95 ), Sabel c. Puma].
iv) En la valoración global de tales factores ha de buscarse un cierto nivel de compensación, dada la interdependencia entre los mismos, y en particular entre la similitud de las marcas y la semejanza entre los productos o los servicios designados: ' así, un bajo grado de similitud entre los productos o los servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa' ( STJUE de 29 de septiembre de 1998 ( C-39/97 ), Canon c. Metro).
v) A los efectos de esta apreciación global, se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor
medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada [ STJUE de 22 de junio de 1.999 ( C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen].
vi) Pero, esta exigencia 'de una visión de conjunto, fundada singularmente en que el consumidor medio las percibe como un todo, sin detenerse a examinar sus diferentes detalles, (...) no excluye el estudio analítico y comparativo de los elementos integrantes de los respectivos signos en orden a evaluar la distinta importancia en relación con las circunstancias del caso, pues pueden existir elementos distintivos y dominantes que inciden en la percepción del consumidor conformando la impresión comercial. Lo que se prohíbe es
la desintegración artificial; y no cabe descomponer la unidad cuando la estructura prevalezca sobre sus componentes parciales' ( Sentencia núm. 777/2010, de 9 de diciembre).'
2. En el presente caso es evidente el uso por la demandada del término 'MORIRKOF'S' para idénticos o similares los productos o servicios, por lo que el análisis debe centrarse en la comparación entre ambos símbolos para determinar si existe riesgo de confusión. Es por tanto que la comparación se realizará entre los términos siguientes;
- MIRKOF'S de la actora
- MORIRKOF'S de la demandada
Realizando, en primer lugar, un estudio analítico, puede indicarse que la identidad gráfica entre ambos símbolos es destacada. A la vista de las imágenes plasmadas en los hechos probados se aprecia un similar impacto visual, pues se utiliza un estilismo similar de las letras, con similar tamaño, disposición y grosor.
Fonéticamente, la identidad es muy importante. Ambos signos empiezan por 'M' y comparten las seis últimas letras. La única diferencia es la inclusión de las letras 'O' y 'R' después de la primera 'M'. Ello hace que el impacto verbal sea similar.
El plano conceptual ninguna de los signos tiene significación relevante.
Realizando, en segundo lugar, una visión en conjunto, y teniendo en cuenta según reiterada jurisprudencia que 'el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria', resulta evidente que consideradas en su conjunto las semejanzas gráficas y fonéticas, se puede llevar al consumidor medio a un alto grado de confusión.
Y ello teniendo en cuenta que no se trata de una marca altamente conocida en el mercado, y valorando, como resulta probado, que los principales compradores y consumidores finales de estos productos de muy bajo coste de actora y demandada en Ceuta y Melilla son los ciudadanos de Marruecos que acuden a dichas localidades para adquirir estas bebidas.
Finalmente, y en compensación a las leves divergencias que pudieran existir, se da una identidad absoluta de los productos que se identifican con los signos controvertidos toda vez que, como ya se indicó anteriormente, la marca se encuadra en la clase 33 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios previsto para bebidas alcohólicas que ambas partes comercializan con los signos controvertidos, lo que acentúa el riesgo de confusión y de asociación de los productos identificados con los signos enfrentados.
3. A la vista de todo lo anterior, y considerando que existe un evidente riesgo de confusión entre la marca protegida de la actora y el uso posterior de similar signo por parte de la demandada, así como que la demandada ha usado la misma y existe un lógico riesgo de que pueda seguir utilizándola en un futuro, procede estimar la demanda, considerando que la demandada ha infringido la marca registrada de la actora, estimando conforme al artículo 41 Ley de Marcas la acción declarativa, de cesación y de remoción de efectos en los términos solicitados y que se indican en la parte dispositiva de la presente resolución.
1. Entrando a analizar la concreta acción de competencia desleal, procede indicar que ejercitada acción en defensa de los derechos reconocidos por Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal ( LCD), conviene recordar que la citada Ley tiene por objeto, según se afirma en su artículo 1 , la protección de la competencia en interés de todos los que participan en el mercado, y a tal fin establece la prohibición de los actos de competencia desleal, incluida la publicidad ilícita en los términos de la Ley General de Publicidad.
El artículo 2 LCD regula su ámbito objetivo estableciendo que los comportamientos previstos en esta ley tendrán la consideración de actos de competencia desleal siempre que se realicen en el mercado y con fines concurrenciales, presumiéndose la finalidad concurrencial del acto cuando, por las circunstancias en que se realice, se revele objetivamente idóneo para promover o asegurar la difusión en el mercado de las prestaciones propias o de un tercero.
Por su parte, el ámbito subjetivo se regula en el artículo 3 LCD cuando afirma 'La ley será de aplicación a los empresarios, profesionales y a cualesquiera otras personas físicas o jurídicas que participen en el mercado La aplicación de la ley no podrá supeditarse a la existencia de una relación de competencia entre el sujeto activo y el sujeto pasivo del acto de competencia desleal.'
Seguidamente el artículo 4 LCD contiene un claúsula general que afirma que 'se reputa desleal todo comportamiento que resulta objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe' y los artículos 5 y siguientes LCD contemplan concretos actos de competencia desleal.
2. En el presente caso concurren el ámbito objetivo y subjetivo de aplicación pues la venta de vodka por la actora y por la demandada se realiza por empresarios en el mercado y con fines concurrenciales.
Las infracciones denunciadas por la actora son la prevista en el artículo 6 LCD por actos de confusión y la prevista en el artículo 12 por actos de de explotación de la reputación ajena.
La confrontación entre las etiquetas se puede realizar con facilidad a la vista del hecho probado nº16 en que consta una imagen de ambas.
3. En relación a los actos de confusión indica el artículo 6 LCD ' Se considera desleal todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajeno. El riesgo de asociación por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestación es suficiente para fundamentar la deslealtad de una práctica.'
En el presente caso, a la vista del citado hecho probado nº16, se desprende que ambas etiquetas de vodka son claramente confundibles, existiendo un evidente riesgo de asociación. Así, a las cuestiones ya analizadas en el fundamento anterior sobre la confusión entre los signos MIRKOF'S y MORIRKOF'S, se añade que el resto de elementos identificativos son similares y se ubican en los mismos lugares. Así, el término vodka, la corona superior, la bufanda blanca y las medallas empleadas en ambas etiquetas, como decíamos, son prácticamente idénticas y se ubican en los mismos lugares.
Es cierto que la demandada acredita que desde 9 de mayo de 2008 tiene concedido el registro de diseño industrial 506.144 de la etiqueta cuyo diseño aparece en el documento nº29 de la contestación a la demanda, pero dicho diseño es sustancialmente distinto del ahora comparado. Así, en la forma de la corona, la bufanda, la ausencia de medallas, los colores. En suma, este diseño no acredita el uso anterior por parte de la demandada de una etiqueta similar a la ahora comprada.
Al margen de lo anterior, resulta acreditado que en 2012 la demandada introdujo en Melilla, bebidas espirituosas identificadas con los términos 'MORIRKOF'S' con la concreta etiqueta que se compara. Así, el propio representante legal de la demandada reconoce en el acto del juicio que tiene cinco marcas de vodka y que el vodka MORIRKOFÂS y, por tanto, su concreta etiqueta 'arrancó' para Ceuta y Melilla desde que se instalaron allí.
Por el contrario, la parte actora acredita con la documentación aportada y las testificales practicadas; 1) que viene elaborando y distribuyendo al por mayor desde 1997 un vodka de 70 cl. que comercializa con la denominación 'MIRKOF'S'. 2) que en la última década se han confeccionado un total de 4.790.246 etiquetas para la distinción del Vodka 'MIRKOF'S'. 3) que viene comercializando en Ceuta al por mayor, desde el año 1997, el Vodka 'MIRKOF'S'. 4) que en 2009 era consciente de la aceptación que el Vodka 'MIRKOF'S' había tenido en Ceuta. Así, conocedora del potencial comercial que tenía en Melilla, comenzó a exportarlo a esta ciudad autónoma. 5) Sus principales clientes desde entonces han sido Milagrosa , Vicente y GOLDPAST. Si en un principio, en el año 2009, exportó un total de 31.896 unidades, facturando 22.847,40 € por las mismas; el año siguiente (2010) elevó estas cifras a un total de 137.472, facturando 96.230,40 €; continuando la escalada de ventas durante los años 2011 --328.332 unidades por un importe de 229.832,40 €-- y 2012 --558.528 unidades por un importe de 367.042,20 €--. Tan sólo tres años después de que MIRALLES ESPADAS SL comenzase a distribuir el Vodka 'MIRKOF'S' en Melilla, su cifra de negocio alcanzó la considerable cifra de 367.042,20 € el pasado ejercicio, habiendo vendido a GOLDPAST un total de 558.528 unidades.
Visto pues que las etiquetas de vodka de ambas partes son claramente confundibles, existiendo un evidente riesgo de asociación, y siendo que la parte actora acredita su uso prioritario desde 2009 hasta que en 2012 la demandada se introduce en el mercado de Melilla, cabe concluir que la demandada ha cometido una actuación constitutiva de competencia desleal en los términos previstos por el artículo 6 LCD , por lo que procede estimar las acciones declarativas, de cesación y remoción que se solicitan en los número en el suplico de la demanda.
4. Apreciada la infracción del artículo 6 LCD , resultaría innecesario analizar si concurre igualmente la infracción del artículo 12 LCD , si bien brevemente conviene indicar que en relación a los actos de de explotación de la reputación ajena indica el artículo 12 LCD ' Se considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado. En particular, se reputa desleal el empleo de signos distintivos ajenos o de denominaciones de origen falsas acompañadas de la indicación acerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como 'modelo', 'sistema', 'tipo', ' clase' o 'similares.'.
Y en el presente caso conviene indicar que la actora, en atención al número de ventas que se declara probado desde 2009, mantenía una reputación industrial en el mercado de Ceuta y Melilla de la que la demandada se ha aprovechado de manera indebida, por lo que también conforme a esta infracción cabría estimar la demanda en los términos que se dirán en la parte dispositiva de la presente resolución.
1. Resuelto lo anterior, resta por analizar la indemnización de daños y perjuicios que solicitan las actoras en el suplico de su demanda, haciendo constar que dicha indemnización únicamente se solicita en base a la infracción marcaria, dado que la petición indemnizatoria conforme a la LCD se efectúa de modo subsidiario.
En materia de indemnización de daños y perjuicios conviene recordar que la Ley de Marcas regula esta materia en el artículo 42 cuando indica;
'1. Quienes, sin consentimiento del titular de la marca, realicen alguno de los actos previstos en las letras a) y f) del artículo 34.3, así como los responsables de la primera comercialización de los productos o servicios ilícitamente marcados, estarán obligados en todo caso a responder de los daños y perjuicios causados.
2. Todos aquellos que realicen cualquier otro acto de violación de la marca registrada sólo estarán obligados a indemnizar los daños y perjuicios causados si hubieran sido advertidos suficientemente por el titular de la marca o, en su caso, la persona legitimada para ejercitar la acción acerca de la existencia de ésta, convenientemente identificada, y de su violación, con el requerimiento de que cesen en la misma, o cuando en su actuación hubiere mediado culpa o negligencia o la marca en cuestión fuera notoria o renombrada.'
En el presente caso, resulta acreditada la realización de los actos previstos en la letra a ) y f) del artículo 34.3 LM , al utilizar la demandada el signo en los productos o en su presentación, siendo que la demandada había sido debidamente advertida de la existencia de la marca.
De los sistemas previstos por la LM para fijar la indemnización la actora opta en su demanda por el previsto en la letra a) del artículo 43.2 LM y subsidiariamente por lo previsto en el artículo 43.5 LM .
Indica el artículo 43.2 LM que para fijar la indemnización por daños y perjuicios se tendrá en cuenta a) Las consecuencias económicas negativas, entre ellas los beneficios que el titular habría obtenido mediante el uso de la marca si no hubiera tenido lugar la violación y los beneficios que haya obtenido el infractor como consecuencia de la violación.
2. En el presente caso el perito judicial, en informe realizado y ratificado en el acto del juicio, declara de modo razonable, coherente y creíble, sin que sean de estimar las vagas impugnaciones genéricas de la parte demandada en este punto, que ' El margen de cobertura obtenido por la sociedad 'Destilerías Vega Alta,
S.L, para el periodo que va desde el 16 de febrero de 2012 al 16 de mayo de
2013, como consecuencia de la fabricación y comercialización de las bebidas espirituosas identificadas con el término 'PARTIDA DE ORGEGIA', asciende a
2.819,03 euros (dos mil ochocientos diecinueve euros con tres céntimos de euro) y 30.285,02 euros (treinta mil doscientos ochenta y cinco mil euros con dos
céntimos de euros) para las bebidas espirituosas identificadas con el término
'MORIRKOF'S'.'
Y éstas son las concretas cuantías indemnizatorias que la parte actora reclama con carácter principal en el escrito presentado con posterioridad a la audiencia previa, y que es conforme con las bases indicadas en la demanda y concretadas con la pericial judicial. Por lo que estimando que el beneficio obtenido por la demandada a consecuencia de la infracción asciende a las citadas cuantías en el periodo por el que reclama la parte actora, periodo en el que resulta probado que se comete la infracción, debe accederse a la condena al pago de dichas sumas en los términos que se dirán en la parte dispositiva de la presente resolución.
3. Finalmente, la parte actora igualmente reclama las sumas de 65,12 euros por burofax enviados conforme a los documentos nº 41 y nº 42 de la demanda, y la suma de 416,87 euros por informe de detective privado documento nº 43 de la demanda.
Indica el artículo 43 LM que la cuantía indemnizatoria podrá incluir, en su caso, los gastos de investigación en los que se haya incurrido para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción objeto del procedimiento judicial.
No cabe duda que la suma de 65,12 euros corresponde a gastos causados por la infracción marcaria, por lo que procede acceder a su pago. En cuanto al gastos de 416,87 euros por el informe de detective privado, y a pesar de no haberse producido la ratificación en el acto de la vista, por las razones de oportunidad que haya estimado la parte actora a la vista del resto del material probatorio obrante en autos, no cabe duda de que son gastos en que ha incurrido la parte actora para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción objeto del procedimiento judicial, por lo que igualmente debe accederse a su pago.
En suma, procede acceder al abono de las indemnizaciones solicitadas en los términos que se dirán en la parte dispositiva de la presente resolución.
En cuanto a las costas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , procede imponer a la demandada las costas del presente procedimiento en la medida en que sus pretensiones han sido rechazadas.
Vistos los preceptos legales citados y demás de concordante y general aplicación al caso de autos
Fallo
Que estimando esencialmente la petición principal formulada en el suplico de la demanda promovida por GRUPO MIESCA ESPAÑA SL y por MIRALLES ESPADAS SL, representadas por el/la Procurador/a JIMENEZ MARTINEZ y defendido/a por el/la Letrado/a POMARES CABALLERO, contra DESTILERIAS DE LA VEGA ALTA, representado/a por el/la Procurador/a HERNANDEZ FOULQUIE y defendido/a por el/la Letrado/a PERIS, procede efectuar los siguientes pronunciamientos;
1.Que las demandantes ostentan frente a la demandada un derecho de exclusiva que se deriva del registro de las marcas españolas nº 3.019.139 (4) 'PARTIDA DE ORGEGIA' y nº 3.019.136 (X) 'MIRKOF'S'.
2. Que la utilización que efectúa la demandada de los términos 'PARTIDA DE ORGEGIA' en el tráfico económico para la distinción de bebidas espirituosas infringe la marca nacional nº 3.019.139 (4) 'PARTIDA DE ORGEGIA'.
3. Que la utilización que efectúa la demandada del término 'MORIRKOF'S' en el tráfico económico para la distinción de Vodka infringe la marca nacional nº 3.019.136 (X) 'MIRKOF'S'.
4. Que la identificación y comercialización del Vodka 'MORIRKOF'S' mediante el etiquetado descrito en los hechos probados 16 y 17 constituye un acto de competencia desleal de conformidad con la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal.
1.A estar y pasar por las anteriores declaraciones.
2.A no utilizar los términos 'PARTIDA DE ORGEGIA' para la distinción de bebidas espirituosas, absteniéndose en el futuro de infringir la marca española nº 3.019.139 (4) 'PARTIDA DE ORGEGIA'.
3.A no utilizar la denominación 'MORIRKOF'S' para la distinción de Vodka, absteniéndose en el futuro de infringir la marca nacional nº 3.019.136 (X) 'MIRKOF'S'.
4.A no utilizar el etiquetado con el que viene identificando y comercializando el Vodka 'MORIRKOF'S', descrito y reproducido en los hechos probados 16 y 17.
5.A retirar del tráfico económico todos los productos, embalajes, material publicitario o cualquier otro documento comercial en los que se hubieren materializado la violación marcaria y/o la conducta desleal.
6.A satisfacer los daños y perjuicios ocasionados a las actoras como consecuencia de la infracción de los derechos de marca. En concreto:
6.1. A resarcir a GRUPO MIESCA ESPAÑA, S.L. de los daños ocasionados por los gastos incurridos, que se cuantifican en 65,12 € (
6.2. A resarcir a MIRALLES ESPADAS, S.L. de los daños ocasionados por los gastos incurridos, que se cuantifican en 416,87 €, importe de la factura aportada como
6.3. A resarcir a MIRALLES ESPADAS SL por la suma de
7.A satisfacer las costas del presente procedimiento.
Contra la presente sentencia cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial que, en su caso, deberá ser interpuesto ante este Juzgado, en el plazo de veinte días siguientes a su notificación.
Se le hace saber a las partes que para entablar el mencionado recurso deberán consignar el importe que, al efecto, señala la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial . Dicha consignación deberá efectuarse en la cuenta de este Juzgado, mediante ingreso en la cuenta expediente correspondiente al órgano y procedimiento judicial en que se ha dictado, debiéndose especificar en el campo concepto del documento Resguardo de ingreso que se trata de un 'Recurso', seguido del código y tipo de recurso de que se trate ( 00- Reposición; 01- Revisión de resoluciones Secretario Judicial, 02- Apelación y 03- Queja); caso contrario no se admitirá a trámite el recurso.
Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio para su unión a los autos y cuyo original se incluirá en el libro de sentencias, lo pronuncio, mando y firmo.