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23/11/2015
Sentencia Civil Juzgados de lo Mercantil - Valencia, Sección 1, Rec 270/2014 de 25 de Septiembre de 2015
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Orden: Civil
Fecha: 25 de Septiembre de 2015
Tribunal: Juzgados de lo Mercantil - Valencia
Ponente: VILATA MENADAS, SALVADOR
Núm. Cendoj: 46250470012015100005
Núm. Ecli: ES:JMV:2015:451
Núm. Roj: SJM V 451:2015
Encabezamiento
En Valencia, a veinticinco de septiembre de dos mil quince.
VISTOS por el Ilmo. Sr. D. SALVADOR VILATA MENADAS, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Mercantil numero 1 de Valencia, los presentes autos de juicio declarativo ordinario, registrados con el numero 270/2014 de los asuntos civiles de este Juzgado; siendo partes Dña. Serafina , representado por el Procurador Sra. Carrilero Balado y asistido del Letrado Sr. Martinez Gutierrez, como parte demandante y la entidad ADVOCATIA LEGIS S.L.P., representada por el Procurador Sra. Ballester Ozcariz y asistida del Letrado Sr. Cuevas Pausa, como parte demandada, se procede,
EN NOMBRE DE S.M. EL REY
a dictar la presente resolución.
Antecedentes
PRIMERO.- Por la mercantil ADVELIA GESTION S.L. se promovió demanda, que por reparto fué turnada a este Juzgado, frente a la ya citada entidad mercantil demandada, interesando que tras los tramites procedimentales pertinentes se dictase sentencia conteniendo los siguientes pronunciamientos:
A) Con carácter principal.
1.- Declare la nulidad absoluta del registro del nombre comercial N 0307369(6) ADVOCATIA LEGIS por mala fe de la demandada al presentar la solicitud de dicho nombre comercial a sabiendas de la existencia de otra marca preexistente , la marca ADVOCATIA ABOGADOS, concedida con el numero 2.682.976 o, subsidiariamente, la nulidad relativa del registro del indicado nombre comercial por confusion tambien con la citada marca preexistente, librandose los mandamientos oportunos a la Oficina Española de Patentes y Marcas para que proceda a la cancelacion de los correspondientes asientos registrales en el Registro de Marcas, condenando a la mercantil demandada a estar y pasar por dicha declaración.
2.- Condene a la demandada a la cesación de la razon social y denominación ADVOCATIA LEGIS en cuanto viola el derecho exclusivo del titular de la marca numero 2.682.976 ADVOCATIA ABOGADOS a su utilización.
3.- Condene a la demandada a adoptar, a su costa, cuantas medidas resultaren necesarias para retirar del tráfico economico todo el material publicitario, etiquetas, material de papeleria y cualesquiera otros documentos, obligando a la demandada a su destrucción, al cambio de denominación social, con la consiguiente modificacion estatutaria e inscripción registral, a su comunicación a los clientes con los que haya podido contactar, cancelacion de todo signo exterior, paginas web, blogs u otros que supongan la utilización de la denominacion ADVOCATIA LEGIS y el nombre comercial N 0307369(6) 'Advocatia legis' en su participación en el mercado.
4.- Se sirva fijar una denominación de cuantia determinada no inferior a 600 euros por cada dia transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la violación del derecho de la marca en el trafico con la razon social o el nombre comercial, ambos, 'Advocatia Legis', fijandose en su dia, en ejecución de sentencia, tanto el importe de dicha indemnizacion como el dia a partir del cual surgirá la obligación de indemnizar, todo ello conforme a lo prevenido en el articulo 44 de la Ley de Marcas .
B) Con carácter subsidiario.
1.- Declare que la demandada, al utilizar en su razon social la denominación ADVOCATIA protegida por la marca ADVOCATIA ABOGADOS ha incurrido en actos de competencia desleal respecto a la actora, de modo particular en los tipificados en los articulos 6 (actos de confusión), 12 (aprovechamiento de la reputacion ajena) y 4 (contrarios a la buena fe), todos ellos de la vigente Ley de Competencia Desleal .
2.- Como consecuencia de ello, condene a la demandada a la cesación de la denominación ADVOCATIA LEGIS.
3.- Condene igualmente a la demandada a la remocion de los efectos producidos por la citada conducta desleal, de modo que adopte, a su costa, cuantas medidas resulten necesarias para retirar del trafico economico todo el material publicitario, etiquetas, material de papeleria y cualesquiera otros documentos, obligando a la demandada a su destrucción, al cambio de denominación social, con la consiguiente modificacion estatutaria e inscripción registral, a su comunicación a los clientes con los que haya podido contactar, cancelacion de todo signo exterior, paginas web, blogs u otros que supongan la utilización de la denominacion ADVOCATIA LEGIS y el nombre comercial N 0307369(6) 'Advocatia legis' en su participación en el mercado.
C) En cualquiera de ambos casos, condene a la demandada al pago de las costas procesales, con declaracion expresa de temeridad en su actuación si se opusiere a la presente.
SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda, se emplazó a la parte demandada para que en veinte dias compareciere en autos y la contestase, bajo apercibimiento de rebeldia, y verificado que fué en legal forma, se operó seguidamente supuesto de sucesion procesal que vino proveido por Auto de fecha 18 de marzo de 2015. Seguidamente, se convocó a las partes a la celebración de la audiencia previa, que tuvo lugar en fecha 28 de mayo de 2015, concurriendo las partes personadas, ratificando por su orden sus respectivos escritos procesales y proponiendo los medios probatorios de que intentaban valerse, lo que vino proveido en el acto por el Juzgador con el resultado que quedó registrado en el soporte audiovisual pertinente, señalandose seguidamente para que se celebrara el acto del juicio la audiencia del dia 7 de julio de 2015, en que ha tenido lugar.
TERCERO.- Que practicados los medios probatorios que propuestos habian venido admitidos como pertinentes y utiles, con el resultado que consta en las actuaciones, quedaron los autos conclusos para sentencia en fecha 7 de julio de 2015.
CUARTO.- Que en la sustanciación de este procedimiento se han observado las formalidades legales pertinentes.
Fundamentos
PRIMERO.- La parte actora en estos autos, titular de la marca ADVOCATIA ABOGADOS, sostiene demanda frente a la mercantil ADVOCATIA LEGIS SLP, en la consideración de que aquélla es titular de la marca nacional num. 2.682.976, para servicios de la clase 42 del nomenclator, entrando en conflicto con la misma el proceder de la demandada al utilizar el nombre comercial ADVOCATIA LEGIS, coincidente con su denominación social.
Se ha planteado por la demandada, en la audiencia previa, y atendida la sucesion procesal operada constante procedimento, la virtualidad de la excepción de falta de legitimación activa con fundamento en las consideraciones que al efecto se han desarrollado.
Igualmente se ha planteado el supuesto de falta de competencia territorial, si bien tal en cuanto que no planteada en su momento como declinatoria, solo podia suponer una invitacion al Juzgador para reconsiderar de oficio su propia competencia en cuanto que determinada por fuero imperativo. Y precisamente tal fuero imperativo atribuye la competencia a este Juzgado de lo Mercantil de Valencia ex Disposicion Adicional Primera de la Ley de Marcas en relacion con el articulo 125 de la Ley de Patentes .
En cuanto al denunciado supuesto de falta de legitimación activa, es claro que no cabe confundir los conceptos de
Y este caso, la ahora titular de la marca adquiere el derecho por transferencia de su anterior titular por Resolucion de la OEPM de 21 de abril de 2014, habiendose promovido el pleito ex ante por el anterior titular, como resulta del sello estampado en la demanda inicial por el Decanato de Castellon en fecha 4 de febrero de 2013.
SEGUNDO.- En materia de marcas, la acción cesatoria desempeña un papel decisivo porque al constituir de ordinario el uso de una marca un acto continuo que se inserta en una actividad empresarial o profesional, el uso de la marca infractora va a ser presumiblemente repetido en el futuro, por cuya razón el único remedio eficaz es la acción de cesación; encaminada precisamente a prohibir el uso futuro de la marca infractora.
La Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de junio de 2003 , dictada ciertamente al amparo de la ley anterior pero cuya doctrina es perfectamente aplicable tras la entrada en vigor de la Ley 17/2001, enuncia en relación al articulo 30 de la Ley de 1988 que el registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo de utilizarla en el tráfico económico. Este derecho subjetivo de exclusiva utilización de la marca presenta un aspecto positivo y otro negativo; el aspecto positivo implica que el titular de la marca dispone, en exclusiva, de las tres facultades siguientes:
La facultad de aplicar la marca o producto.
La facultad de poner en el comercio o introducir en el mercado productos o servicios diferenciados mediante la marca.
La facultad de emplear la marca en la publicidad concerniente a los productos o servicios diferenciados a través de la marca.
El aspecto negativo consiste en la facultad de prohibir que los terceros usen de su marca, prohibición que se extiende tanto a los signos iguales como a los confundibles, y comprende tanto a los productos idénticos como a los similares.
El antiguo articulo 12-1-a) de la Ley de Marcas , prohibía el registro de signos o marcas que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos idénticos o similares, puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior.
La vigente regulación, en su articulo 6-1, ya no hace mención a esa triple identidad o semajanza, pero la doctrina estima que tal criterio no puede estimarse superado en cuanto que se trata de un test idóneo en orden a la recta aplicación en sus justos términos del ius prohibendi del articulo 34-2 de la Ley, bien entendido que en todo caso y salvo que el elemento grafico lleve a una radical disparidad, es el elemento fonético y la grafia denominativa la que han de resultar prioritarias en el analisis del caso concreto de que se trate.
TERCERO.- El articulo 40 de la Ley de Marcas enuncia la regla general en materia de tutela de la posición del titular de una marca registrada frente a la conducta de terceros que quebranten el derecho de exclusiva inherente a aquella titularidad. Al efecto, se enuncia que 'el titular de una marca registrada podrá ejercitar ante los órganos jurisdiccionales las acciones civiles o penales que correspondan frente a quienes lesionen su derecho y exigir las medidas necesarias para su salvaguardia, todo ello sin perjuicio de la sumisión a arbitraje, si fuere posible'.
Y ya hemos enunciado más arriba que una de las condiciones para que la protección de la marca sea realmente eficaz es evitar que en el futuro pueda mantenerse la agresión que el signo padece. Ello confiere a la acción de cesación la relevancia que ostenta. La doctrina más autorizada ha señalado que para la procedencia de esta acción es suficiente la concurrencia de dos presupuestos, a saber:
1.- La existencia de la violación.
2.- El riesgo de que la violación vaya a repetirse.
Sin embargo, es dable considerar que, en sentido estricto, para la procedencia de la acción de cesación es necesario únicamente que concurra, amén del presupuesto relativo a la legitimación del reclamante, la actualidad de la violación que se denuncia. Tal consideración no empece, sin embargo, a que evidentemente la acción de cesación debe proyectarse hacia el futuro mediante la prohibición de que se reiteren actos identicos a los que, eventualmente, se ha estimado suponen infracción de los derechos de marca, pero sin que sea necesario ni exigible la concurrencia del 'riesgo' de repetición.
CUARTO.- Frente al supuesto de las prohibiciones absolutas de registro, que impiden la protección de signos que, en atención a su naturaleza y propiedad intrínsecas, carecen de carácter licito en cuanto que no sirven a la finalidad que les habría de ser propia, las prohibiciones relativas tienen por objeto evitar el registro de signos incompatibles con derechos anteriores vigentes. Esto es, con carácter general puede sostenerse que así como las prohibiciones absolutas encuentran su fundamento en la tutela de intereses de carácter general, las prohibiciones relativas responden a la necesidad de proteger, básicamente, los intereses privados de los titulares de signos que están en disposición de entrar en conflicto con la marca que irrumpe posteriormente al registro y al tráfico económico.
El
artículo 6 de la Ley de Marcas enuncia que
En este orden de cosas, son marcas anteriores las siguientes:
1.- Las marcas ya registradas que tuvieran una fecha de presentación o de prioridad anterior a la de la solicitud del signo que se reputa infractor, y que pertenezca a alguna de las categorias siguientes:
Marcas españolas
Marcas internacionales que surtan efectos en España
Marcas comunitarias.
2.- Las marcas comunitarias registradas que, aun teniendo una fecha de presentación posterior a la de la solicitud del signo controvertido, hubieren reivindicado válidamente la antigüedad de una marca española, o de una marca internacional que surta efectos en España, aun incluso cuando ésta ultima hubiere sido objeto de renuncia o se haya extinguido.
3.- Las solicitudes de marcas españolas, internacionales y comunitarias, si vinieren finalmente registradas.
4.- Las marcas no registradas que, en la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de la marca en examen sean notoriamente conocidas en España en el sentido del articulo 6 bis del Convenio de la Unión de París .
En el caso que nos ocupa, tanto la actora titula registro de marca nacional en tanto que la demandada titula nombre comercial.
Y se trata de hacer un juicio comparativo en orden a apreciar la potencialidad de que exista un riesgo de confusión en el público que incluye asimismo el riesgo de asociación con la marca anterior. La Sentencia del TJCE de 11 de noviembre de 1997, c. Sabel, en consonancia con el Considerando Décimo de la Directiva 89/104 / CEE, ha enunciado que el riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes. Recientemente, en la jurisprudencia española, cfr. la Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de mayo de 2004 . Esta apreciación global debe basarse en la impresión de conjunto producida por las marcas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes. Y como dice la doctrina más autorizada, el riesgo de confusión ha de establecerse siempre desde la perspectiva del publico de los consumidores interesados en la adquisición de los correspondientes productos o servicios. La Directiva 89/104/CEE, tanto en el subapartado b) del apartado 1 del articulo 4 como en el subapartado b) del apartado 1º del articulo 5, consigna explicitamente esta pauta.
En el plano de la confrontación que debe realizarse en esta sede, es claro que estamos en el supuesto de signos registrados para servicios coincidentes, aun cuando no se advierte por el contrario la eventual coincidencia en cuanto al ámbito geografico de prestación de los servicios de que se trata. En este sentido, además, ha de recordarse que el nomenclator en este orden de cosas no debe contemplarse de un modo radicalmente estático, sino que unicamente ha de desplegar una virtualidad orientadora del ramo o sector de actividad, de producto o de servicio, para el que se destina el signo de cuyo registro se trata.
QUINTO.- El TJCE, en la Sentencia de 22 de junio de 1999, c. Lloyd , de igual modo que en la Sentencia del caso Sabel, ha establecido que la semejanza entre signos puede ser gráfica, fonética o conceptual. Así, en el Considerando 27º de la Sentencia de 11 de noviembre de 1997 , señala que 'a fin de apreciar el grado de similitud que existe entre las marcas controvertidas, el organo jurisdiccional nacional debe determinar su grado de similitud gráfica, fonética y conceptual y, en su caso, evaluar la importancia que debe atribuirse a estos diferentes elementos'.
Por lo que respecta a la semejanza conceptual, pueden darse tres supuestos, a saber:
De carácter denominativo. Cuando dos marcas se refieren al mismo concepto, aun utilizando diferentes palabras o signos ortográficos.
De carácter gráfico. Cuando las marcas en conflicto representan por medio de figuras o dibujos el mismo concepto.
De carácter mixto. Cuando una de las marcas alude denominativamente al mismo concepto que representa la otra de forma gráfica.
Más arriba ya hemos apuntado que la confrontación de los signos en litigio debe llevarse a cabo de modo global, y en su conjunto distintivo, sin prescindir, al menos en principio, de ninguno de los elementos que las conforman, bien entendido en todo caso que el Juzgador ha de ponerse en la situación del consumidor o usuario de los productos o servicios a cuya distinción se destinan las marcas en conflicto. Y esta referencia al consumidor, entendida en el sentido del consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz ( STJCE de 22 de junio de 1999 , STS de 10 de mayo de 2004 ).
SEXTO.- La actora sostiene pretensión asimismo con fundamento en el registro de la denominación social por parte de la demandada que, por su semejanza o similitud con la marca que titula y que utiliza para distinguir sus servicios en el tráfico.
Tal eventualidad, esto es, tratarse de denominaciones sociales y no de marcas, no puede suponer, de suyo, tacha alguna a la viabilidad de dicha pretensión si es que tal cualidad es apreciable, pues este respecto no puede dejar de señalarse que lo decisivo radica en la circunstancia de venir a usarse en el tráfico económico a titulo de marca, con independencia de que formalmente ostente el rango de tal tras su inserción en el especifico Registro de Marcas.
Esto es, siendo clara la distinta función que desempeñan, en abstracto, las denominaciones sociales, las marcas y los nombres comerciales, no resulta indiferente, sino antes bien todo lo contrario, que en el tráfico económico se gire con la denominación social para identificar productos o servicios, pues ésta es la función específica de la marca a diferencia del supuesto de la denominación social que sirve para identificar al empresario. El legislador no es indiferente a este planteamiento, y así, amén del tradicional efecto normado al articulo 417-2 del Reglamento del Registro Mercantil , hoy podemos hacer mención de la especifica previsión contenida a la Disposición Adicional 17ª de la Ley de Marcas .
Podría sostenerse que conforme al articulo 37-1 de la Ley de Marcas , 'el derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir a terceros el uso en el tráfico económico, siempre que ese uso se haga conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial: a) De su nombre y de su dirección ...', pero es lo cierto que como dice la doctrina más autorizada tal limitación tiene sentido en cuanto a las personas físicas, pero no así cuando de personas jurìdicas se trata, y ello por cuanto:
La función de la denominación social es individualizar e identificar a uno entre varios, con lo que resulta palmaria su proximidad a la función de los signos distintivos.
Las transacciones económicas que se verifican en el tráfico son fruto de relaciones con terceros.
Al menos, la denominación social debe hacerse valer, debe figurar, en algunos documentos mercantiles empleados en el giro ordinario (vgr., facturas).
Los signos distintivos de la empresa tienen por objeto permitir la actuación competitiva en el mercado al facilitar la relación entre la empresa y su clientela. Por medio de ellos el empresario identifica sus productos o servicios (marcas), su empresa (nombre comercial) o su establecimiento (rótulo). De ahí que resulte esencial que dichos signos no provoquen un riesgo de confusión con otros signos prioritarios o, en orden a otras funciones diversas que efectúan, que no se aprovechen de la reputación o del renombre que disfrute el signo anterior.
Por el contrario, la denominación social es un elemento indispensable para la regular constitución de la sociedad mercantil y su finalidad viene a ser la de identificar a la nueva persona jurídica en el tráfico económico y permitirle, gracias a ello, ser sujeto de derechos y de obligaciones. Por ello, lo único que impone la legislación mercantil es la prohibición de que las denominaciones sociales de distintas sociedades sean idénticas ( artículos 407-1 del Reglamento del Registro Mercantil , 2-2 de la LSA y 2-2 LSRL ).
La realidad, no obstante, muestra la existencia de fricciones entre ambas órbitas y ello, en primer término, por el distinto sistema de registro a que obedecen unos y otros. Así, la OEPM compara el signo que pretende acceder al registro con marcas, nombres comerciales y rótulos de establecimiento prioritariamente registrados y la comparación gira alrededor del eventual riesgo de confusión que pudiera existir entre ambos o de una posible explotación de la reputación ajena, en tanto que el Registro Mercantil Central establece la comparación de la nueva denominación social que se solicita con las denominaciones anteriormente inscritas y sigue, para ello, el criterio de la identidad. Es éste, así, campo abonado para la existencia de fricciones que la legislación marcaria solventa con no pocas dificultades y acudiendo, muchas veces, a una técnica imprecisa.
Tratándose de denominaciones sociales y no de marcas, es claro que lo decisivo radicaría en la circunstancia de venir a usarse en el tráfico económico a titulo de marca, con independencia de que formalmente haya llegado a ostentar el rango de tal tras su inserción en el especifico Registro de Marcas. Esto es, siendo clara la distinta función que desempeñan, en abstracto, las denominaciones sociales, las marcas y los nombres comerciales, no resulta indiferente, sino antes bien todo lo contrario, que en el tráfico económico se gire con la denominación social para identificar productos o servicios, pues ésta es la función específica de la marca a diferencia del supuesto de la denominación social que sirve para identificar al empresario.
El Legislador no es indiferente a este planteamiento, y así, amén del tradicional efecto normado al artículo 417-2 del Reglamento del Registro Mercantil , hoy podemos hacer mención de la especifica previsión contenida a la Disposición Adicional 17ª de la Ley de Marcas . Podría sostenerse que conforme al articulo 37-1 de la Ley de Marcas , 'el derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir a terceros el uso en el tráfico económico, siempre que ese uso se haga conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial: a) De su nombre y de su dirección ...', pero es lo cierto que como dice la doctrina más autorizada tal limitación tiene sentido en cuanto a las personas físicas, pero no así cuando de personas jurìdicas se trata, como ya se ha indicado más arriba.
Esto es, con anterioridad a la irrupción legislativa de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, el articulo 417 del Reglamento del Registro Mercantil trataba precisamente esta cuestión, y ahora la Disposición Adicional 17ª de la vigente Ley de Marcas explicitamente enuncia lo siguiente:
'Si la sentencia por violación del derecho de marca impusiera el cambio de denominación social y éste no se efectuara en el plazo de un año, la sociedad quedará disuelta de pleno derecho, procediendo el Registrador Mercantil de oficio a practicar la cancelación, y sin perjuicio de lo establecido en el articulo 44 de esta Ley '.
Diversas son las cuestiones que se suscitan a este respecto, a saber:
1.- Para resolver los conflictos entre denominaciones sociales que han accedido al Registro Mercantil y signos distintivos anteriores que se originaban como consecuencia de la falta de coordinación entre los respectivos registros -por falta de habilitación de las normas que regulaban los diversos supuestos-, el Tribunal Supremo, en la generalidad de los supuestos de conflicto, ha venido resolviendo condenando a la sociedad demandada por violación de un derecho de marca (o nombre comercial) a dejar de usar la denominación en cuestión y ordenando su modificación. Es una tesis que encuentra apoyo normativo en el articulo 417 del Reglamento del Registro Mercantil , que prevé que una sentencia firme pueda decretar el cambio de denominación (así, SSTS. 27 de diciembre de 1954 , 11 de marzo de 1977 , 7 de julio de 1980 , 4 de julio de 1997 , 28 de septiembre de 2000 ).
2.- Ahora bien, las resoluciones judiciales no establecían plazo (o mejor, término) para llegar a cabo tal modificación, aunque en algun supuesto particular sí se fijó tal (vgr., Sentencia del Tribunal Supremo de de 7 de julio de 1980 ). Ahora la Disposición Adicional 17ª nos aporta un criterio para fijar tal plazo: debemos entender que la sociedad deberá proceder a la modificación sin dilación, cumplidos que resulten los tramites legales pertinentes conforme a la Ley de Sociedades Anónimas , y en todo caso deberá verificarlo dentro del plazo del año consecutivo a la firmeza de la sentencia, pues en otro caso se produce su cancelación en el Registro. A tal efecto, es claro que el Juzgador, firme que sea la sentencia que acuerde la modificación de la denominación social, librará mandamiento al Sr. Registrador Mercantil a fin que se practique la oportuna inscripción de la sentencia lo que conllevará una suerte de cierre registral ( articulo 417-2 del Reglamento del Registro Mercantil ).
3.- El legislador ha venido a solventar la diatriba doctrinal planteada en punto a cuál fuere la consecuencia juridica de la prohibición de uso de una denominación social, basculando los autores entre aquellos que sostenian que se trataba de un supuesto de nulidad de la sociedad por lesionar los derechos de terceros ex articulo 6-3 del Código civil , o bien como una causa de disolución de la sociedad por imposibilidad de realización de su objeto social.
4.- Es claro que no cualquier utilización de la denominación social en los documentos mercantiles y en la publicidad puede tenerse por relevante a los efectos que nos interesan, debiendo quedar restringida, en rigor, a la que está específicamente destinada a distinguir productos o servicios en el tráfico, teniendo en cuenta la limitación impuesta al titular de una marca registrada en relación con los usos que no menoscaben la distintividad de la marca principal ( articulo 34-4 de la Ley de Marcas ). Y es que no puede perderse de vista la distinta función que los sistemas de signos distintivos y de registros societarios están llamados a cumplir en el Ordenamiento y los distintos principios que los informan, bien entendido no obstante que en el marco de la nueva normativa cabe superar una idea culpabilística y haciéndose llamamiento del principio de buena fe en sentido objetivo, tanto más cuando se trata de conflicto suscitado con marcas notorias o renombradas, incluyéndose entre los limites de protección otorgada al titular de la marca el uso del nombre conforme a las practicas leales en materia industrial o comercial (articulo 37-1-c).
5.- No puede pasar desapercibida, desde luego, la especifica tutela brindada a la denominación social en el seno del sistema de marcas. El conflicto planteado por la utilización de la denominación social en relación con un signo registrado notorio o renombrado en España debe ser contemplado desde el sistema de marcas, superando la clásica visión concurrencialista, si el uso de la denominación social puede indicar una conexión con el titular del signo o puede implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo de su carácter distintivo, notoriedad o renombre (articulo 34-2-c).
SEPTIMO.- En el caso que nos ocupa, parece claro que debiera concluirse que las marcas enfrentadas no son precisamente idénticas en el plano fonético no obstante no pueda estimarse concurrente diferencia conceptual. Debe tenerse en cuenta que en aquellos supuestos en los que alguno de los elementos de la marca destaca de tal forma del conjunto que acapara en mayor o menor medida la atención de los consumidores y concentra la fuerza distintiva del signo, constituyendo lo que se ha denominado 'núcleo' del mismo, aquella capacidad distintiva no se ve enturbiada por la unión de aditamentos que, ciertamente, no destruyen aquel poder individualizador. Pero tal no ocurre en el supuesto de autos pues no puede sostenerse que la fuerza de la denominación recae sobre 'ADVOCATIA' y no sobre el vocablo 'ABOGADOS' o 'LEGIS', bien entendido además que (ninguno de ellos) no resulta susceptible de apropiación en el tráfico económico en cuanto que apareceria inmerso en el supuesto que la jurisprudencia ha acuñado con el término de genericidad impropia.
Y en todo caso deben sostenerse las siguientes consideraciones:
1.- En primer termino, es claro que en el particular que nos ocupa no nos encontramos ciertamente en el supuesto de prohibición absoluta del articulo 5-1-c) de la Ley de Marcas , pero no lo es menos que cabe hacer llamamiento de la ratio de tal precepto, en cuanto que se trata de proscribir el acceso al registro de signos descriptivos que, per se, carecen de capacidad distintiva. Piensese, en este sentido, que si a través de una marca se otorgase a un determinado empresario un monopolio potencialmente perpetuo sobre el uso de un signo descriptivo, se conformaria un obstáculo que impediría o limitaria el libre desarrollo de las actividades empresariales de los potenciales competidores en el mercado.
2.- De otra parte, el artículo 34-2-b) de la Ley de marcas faculta al titular de la marca registrada para prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios, implique un riesgo de confusión del publico, bien entendido que el riesgo de confusión comprende el riesgo de asociación. Ciertamente en el supuesto de confrontación de signos distintivos mixtos, la jurisprudencia ha basculado entre confirir prioridad bien al elemento gráfico, bien al elemento denominativo, supuesto que en este caso no desenvuelve particular trascendencia bien entendido que la diatriba se plantea precisamente respecto de éste ultimo, y la mención incorporada y relativa a la profesión juridica, no es susceptible de apropiación exclusiva para su utilización en el tráfico económico con correlativa atribución de ius prohibendi a plantear frente a terceros.
En el caso de autos, por fin, sí concurre el supuesto de identidad en cuanto a los servicios a cuya prestación se orientan las actividades que desenvuelven las partes en conflicto bajo los signos distintivos de cuya confrontación ahora se trata, si bien no se advierte una concurrencia geográfica en cuanto a la ubicación de los respectivos centros de prestación de los servicios. Pero ello, no obsta a cuantas consideraciones se han desarrollado más arriba, que tienen pleno sentido al amparo de la normativa marcaria.
OCTAVO.- Impetra la parte actora pronunciamiento al amparo del articulo 44 de la Ley de Marcas , interesando se imponga a la parte demandada indemnización coercitiva de 600.- euros por cada dia que transcurra desde la firmeza de la sentencia y hasta el cumplimiento de la obligación de abstención que con su demanda persigue le venga impuesta.
Siquiera sea obiter dicta, habida cuenta la decisión que se adopta en esta sentencia, cabe hacer al respecto las siguientes consideraciones.
Es claro en este sentido el artÍculo 44 de la Ley de Marcas , que se cohonesta perfectamente con el articulo 711 de la Ley de Enjuiciamiento civil , y su ratio es igualmente clara en cuanto que se trata de desincentivar conductas de persistencia en el ilicito. Participa de una naturaleza hibrida en cuanto que es al tiempo sanción e indemnización, y por ello precisamente es dable que el beneficiario de la suma dineraria no sea el Tesoro Público sino la parte que ha actuado en defensa de la indemnidad de su signo distintivo.
Ahora bien, el articulo 44 estatuye que tal posibilidad se habrá de proveer, en su caso, en sede de ejecución de sentencia firme, y ello hace que su petición en este momento desborde los pronunciamientos a que podria hacer mención esta sentencia. Esto es, la petición es razonable, y su sentido es claro, pero se estima que en este momento resulta extemporanea.
NOVENO.- Amén de todo lo expuesto más arriba, que da respuesta a las pretensiones esgrimidas al amparo de la normativa marcaria, también la actora impetra tutela al amparo de la normativa que tutela la
Y es que no obsta a cuantas consideraciones se han desarrollado más arriba, que tienen pleno sentido al amparo de la normativa marcaria que la aquí actora pueda, de modo cumulativo, venir a impetrar tutela juridica al amparo de la normativa represora de las malas practicas concurrenciales (esto es, la normativa de competencia desleal), para el supuesto de que se den los presupuestos contemplados en tal sentido en los articulos 5 y siguientes de la Ley 3/1991 , habida cuenta la vigencia del principio de complementariedad relativa entre una y otra normativa. Y tal es de apreciar ciertamente en el caso que nos ocupa, en cuanto que precisamente la función de la marca es distinguir en el mercado los productos como procedentes de un determinado origen empresarial, siendo patente que el consumidor medio informado puede, razonablemente, habida cuenta las semejantes que se han comentado más arriba, verse confundido en cuanto a tal origen, asociando indebidamente los servicios comercializados por la parte demandada con la empresa del actor. Evidentemente, en orden a que la cobertura plena que se pretende no pudiere obtenerse en sede de tutela marcaria, precisamente en orden a salvar la objeción en cuestión, la parte demandante acciona asimismo al amparo de la normativa de la Ley 3/1991, y tal tiene pleno sentido además si se estima la antigüedad en el tiempo desde la que viene desenvolviendo la actividad que le es propia en el tráfico económico.
La parte actora impetra la virtualidad de diversos preceptos de la Ley de Competencia Desleal, a cuyo amparo centrar el proceder de la demanda que reprocha como constitutivo de infracción a las practicas leales en el mercado.
Pues bien, de tales preceptos, debemos en este momento hacer consideración de la improcedencia de la genérica llamada del articulo 4 de la Ley de Competencia Desleal , y sin perjuicio de lo que se dirá en considerandos posteriores.
Y es que por lo que al citado precepto se refiere, el articulo 4 de la Ley de Competencia Desleal establece una claúsula general en los términos de que se reputa desleal todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe. Los elementos constitutivos de dicha claúsula general son:
Una actuación con fines concurrenciales.
Una practica concurrencia que objetivamente, sobrepasa las exigencias de lealtad que deben delimitar a todo mercado altamente transparente y competitivo.
Pues bien, es claro que la cláusula general del artículo 4 solo ha de resultar de aplicación, de manera subsidiaria, en los casos en que la conducta de que se trata no encuentre acomodo adecuado en la tipologia de conductas que se tipifican a los articulos siguientes, articulos 5 y siguientes.
La Ley 3/1991, de 10 de enero, y conforme a su Preámbulo, configura la competencia desleal, como una pieza legislativa de importancia capital, dentro del sistema del derecho, mercantil, al configurarse un marco jurídico, capaz de dar cauce a la cada vez más enérgica y sofisticada lucha concurrencial, y todo ello, debido al desarrollo de la economía y la apertura de nuevos mercados, por lo que se trata de defender con la misma, el interés privado de los empresarios, el interés colectivo de los consumidores y el propio interés público del Estado al mantenimiento de un orden comercial debidamente saneado.
Así, según el artículo 1 de la Ley de Competencia Desleal , ésta tiene por finalidad la protección de la competencia en interés de todos los que participan en el mercado y a tal fin establece la prohibición de los actos de competencia desleal, siempre que se realicen en el mercado y con fines concurrenciales (artículo 2). El artículo 4 declara, como cláusula general, que se reputa desleal todo comportamiento que resulte objetivamente contrarío a las exigencias de la buena fe. Por su parte el artículo 11 establece que la imitación de prestaciones e iniciativas empresariales ajenas es libre, salvo que estén amparadas por un derecho de exclusiva reconocido por la Ley. No obstante, la imitación de prestaciones de un tercero se reputará desleal cuando resulte idónea para generar la asociación por parte de los consumidores o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno, todo ello, obviamente sin perjuicio de admitirse y asumirse que debe partirse, evidentemente, del principio constitucional de libertad de empresa y del principio económico de la libre competencia, uno y otro de acuerdo con la Ley y con las limitaciones que ésta pueda imponer.
La debida resolución del litigio que nos ocupa pasa por recordar y hacer llamamiento de la clasica doctrina contenida en la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de julio de 1987 (aun cuando las menciones legislativas sean al E.P.I.), cuando se dice que 'este es el verdadero sentido conceptual de la modalidad de propiedad industrial conocido como marca o signo distintivo de la producción y el comercio, que aparece definido y regulado en los articulos 118 y siguientes del Estatuto, y que tiene diferente naturaleza y finalidad de la otra figura de la propiedad industrial conocida como modelo industrial o artística, constituyendo concepciones relativas a la forma o apariencia de los productos ya conocidos, en los que la innovación formal en ellos introducida, no modifica las características que poseen respecto a su utilidad, ni las hace mejores para el fin a que están destinadas, pero sí les prestan un aspecto más original, agradable o estético, haciéndolos más individualizados o más de acuerdo con las exigencias de la moda; características, y regulación legal, recogidas en los articulos 182 y siguientes del mencionado Estatuto. Así pues, en el presente caso, la sentencia recurrida correctamente afirma que no existe posibilidad de comparar e identificar la marca impugnada, con la forma de fabricar, representar u ornamentar sus productos el recurrente, pues se trata de modalidades heterogéneas de la propiedad industrial; lo que no impide la posibilidad de la existencia de una confusión, si la entidad demandada fabricara sus productos incluyendo en su configuración externa la reiterada y discutida ventana, pero ello entraría en el ámbito propio de otra forma de propiedad industrial, que aquí no se ha planteado'.
Pues bien, en el caso que nos ocupa, no puede prosperar en modo alguno la pretensión que se esgrime por la parte actora, y ello al menos por las siguientes consideraciones:
1.- No obstante la virtualidad del principio de complementariedad relativa que se ha citado más arriba, es claro que la tutela de la
2.- No obsta al considerando anterior la circunstancia de que, en el caso concreto, se rechace la pretensión marcaria de la actora.
3.- Y es que en este caso, desestimada la pretensión marcaria, la demandada titula denominación social y nombre comercial, con los puede por ende girar legítimamente en el trafico economico, y por ende, no se desenvuelve ningun escenario de quebranto de la regular concurrencia en el mercado.
Por todo lo expuesto más arriba, procede la desestimación de la demanda rectora de las presentes actuaciones.
DECIMO.- Las costas procesales causadas deben venir impuestas a la parte actora cuyas pretensiones resultan desestimadas, de conformidad con lo prevenido en el vigente articulo 394 de la Ley de Enjuiciamiento civil .
Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación al caso enjuiciado.
Fallo
Que desestimando como desestimo la demanda promovida por el Procurador Sra. Carrilero Balado en la representación que ostenta de su mandante Dña. Serafina debo absolver y absuelvo a la demandada ADVOCATIA LEGIS S.L.P. de las pretensiones deducidas en su contra, todo ello con imposición de las costas procesales causadas a la parte actora.
Notifiquese la presente resolución a las partes en legal forma, haciendoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de apelación para ante la Ilma. Audiencia Provincial de Valencia, que deberá interponerse en el plazo de veinte dias, con observancia del deposito y la tasa pertinentes.
Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
E./
PUBLICACION.- La anterior sentencia ha sido dictada y publicada por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez que la suscribe estando celebrando audiencia publica en el dia de su fecha. Doy fe.