Sentencia CIVIL Juzgados de lo Mercantil - Valencia, Sección 1, Rec 514/2020 de 28 de Junio de 2021

Encabezamiento

S E N T E N C I A Nº

En Valencia, a veintiocho de junio de dos mil veintiuno.

VISTOS por el Ilmo. Sr. D. SALVADOR VILATA MENADAS, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Mercantil numero 1 de Valencia, los presentes autos de juicio declarativo ordinario, registrados con el numero 514/2020 de los asuntos civiles de este Juzgado; siendo partes la entidad CUIDA CARE MARKETING S.L., representado por el Procurador Sr. Alario Mont y asistido del Letrado Sra. Santos Peralba, como parte demandante y la mercantil CUIDUM TECH S.L., representada por el Procurador Sr. Miñana Sendra y asistido del Letrado Sr. González Asturiano, como parte demandada, se procede,

EN NOMBRE DE S.M. EL REY

a dictar la presente resolución.

Antecedentes

PRIMERO.- La expresada parte demandante promovió demanda, que por reparto fué turnada a este Juzgado, frente a la ya citada demandada, interesando que tras los trámites procedimentales oportunos se dictase sentencia por la que se adoptasen los siguientes pronunciamientos:

- Declare haberse producido incumplimiento de la clausula tercera del acuerdo de coexistencia de marcas suscrito en fecha 29 de enero de 2019, lo que comporta una infracción en materia de competencia desleal.

- Condene a la demandada a indemnizar a la actora en los daños y perjuicios causados como consecuencia de dicho incumplimiento por concepto de lucro cesante en la cuantía de 123.814.- euros, junto con los intereses que se devenguen desde la presentación de la demanda.

- Condene a la demandada al pago de las costas procesales.

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda, se emplazó a la parte demandada para que en dos meses compareciere en autos y la contestase, bajo apercibimiento de rebeldía, lo que fue verificado en legal forma, oponiéndose a la demanda adversa. Seguidamente se convocó a las partes al acto de la audiencia previa que se celebró con su asistencia finalmente en fecha 18 de enero de 2021, ratificando las partes sus respectivos escritos procesales y solicitando el recibimiento del pleito a prueba, admitiéndose los medios probatorios que se reputaron pertinentes. Se señaló para que se celebrara el acto del juicio la audiencia del día 5 de marzo de 2021, en que ha tenido lugar.

TERCERO.- Que practicados los medios de prueba que propuestos habían venido admitidos como pertinentes y útiles, con el resultado que consta en las actuaciones, quedaron los autos conclusos para dictar sentencia en fecha 5 de marzo de 2021.

CUARTO.- Que en la sustanciación de este procedimiento se han observado las formalidades legales pertinentes.

Fundamentos

PRIMERO.- La parte demandante, que titula diversos registros de marcas nacionales, sostiene demanda, al amparo de la normativa reguladora de la pars conditio concurrentium frente a la aquí demandada, denunciando que ésta viene realizando actos de comercio que infringen los derechos de la actora, vulnerando además explícitamente los términos del Acuerdo habido entre las partes en fecha 29 de enero de 2019, todo ello con fundamento en las consideraciones que al efecto se desarrollan.

En el Registro de Marcas de la OEPM aparecen inscritos, con número num. 3590082, mixta, CUIDEO, para productos y servicios de las clases 9 y 35, num. 3920784, mixta, CUIDEO, para productos y servicios de la clase 44, los signos distintivos de la titularidad de la actora, que presentan la siguiente apariencia:

- La marca numero 3590082, marca mixta,

- La marca numero 3920784, mixta,

La parte demandada ha comparecido en las actuaciones y se ha opuesto a la viabilidad de la demanda deducida de contrario, en base a las consideraciones que al efecto ha desarrollado en su escrito de contestación y que se han ido apuntando en el trámite de fijación de hechos controvertidos en el seno de la audiencia previa.

SEGUNDO.- El articulo 40 de la Ley de Marcas enuncia la regla general en materia de tutela de la posición del titular de una marca registrada frente a la conducta de terceros que quebranten el derecho de exclusiva inherente a aquella titularidad. Al efecto, se enuncia que 'el titular de una marca registrada podrá ejercitar ante los órganos jurisdiccionales las acciones civiles o penales que correspondan frente a quienes lesionen su derecho y exigir las medidas necesarias para su salvaguardia, todo ello sin perjuicio de la sumisión a arbitraje, si fuere posible'.

Una de las condiciones para que la protección de la marca sea realmente eficaz es evitar que en el futuro pueda mantenerse la agresión que el signo padece. Ello confiere a la acción de cesación la relevancia que ostenta. La doctrina más autorizada ha señalado que para la procedencia de esta acción es suficiente la concurrencia de dos presupuestos, a saber:

1.- La existencia de la violación.

2.- El riesgo de que la violación vaya a repetirse.

Sin embargo, y ello no es baladí, en este caso la parte actora sostiene pretensión por la via de la normativa reguladora de la competencia desleal, con expresa invocación de la clausula general del articulo 4 LCD e invocando el escenario de los actos de confusión que contempla el articulo 6.

TERCERO.- El contencioso de que se trata se contrae a la dilucidación de la eventual (o no) a la licitud del uso de una marca registrada como palabra clave en un motor de búsqueda de internet.

A este respecto, es muy relevante hacer cita de los criterios contenidos en la STS de 26 de febrero de 2016, que enuncia:

'En líneas generales, el funcionamiento del sistema de publicidad en internet por referenciación es el siguiente: la empresa que gestiona el motor de búsqueda facilita que los internautas accedan de manera libre y gratuita al motor de búsqueda mediante la introducción de una palabra clave (keyword) por la que el usuario obtiene unos resultados que en el argot de internet se denominan 'naturales', que han sido seleccionados por la empresa del motor de búsqueda basándose en la relación de tales términos con la palabra clave.

Al mismo tiempo, el motor de búsqueda establece un sistema de publicidad (que en el caso de Google, que es al que afecta el supuesto litigioso, se denomina adwords), que permite mostrar, tras la introducción de la palabra clave, y junto con los resultados naturales, anuncios publicitarios. Estos anuncios aparecen en la pantalla y suelen consistir en un breve mensaje comercial y un enlace a la página web del anunciante (advertising link).

El motor de búsqueda ofrece a las empresas un conjunto de palabras clave que pueden ser elegidas de forma automatizada. El problema es que algunas de tales palabras clave pueden ser idénticas a marcas registradas, o incluso a marcas notorias o renombradas. Una vez que un anunciante escoge una palabra clave, debe pagar un precio cada vez que un internauta haga 'clic' sobre la palabra clave que actúa como enlace promocional que lo redirige a la página web del anunciante.

2.- Como se indica en la sentencia recurrida (fundamento jurídico segundo), el problema ha sido abordado por diversas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Por lo cual, como antecedente lógico de lo que expondremos al resolver los distintos motivos casacionales, resulta adecuado hacer una breve síntesis de la doctrina emanada de tales pronunciamientos, tomando como base las SSTJUE de 23 de marzo de 2010 (casos acumulados C- 236/08 -Google France vs. Louis Vuitton -, C-237/08 -Google France vs. Viaticum - y C-238/08 - Google France vs. Centre national de recherche en relations humaines); 12 de julio de 2011 ( C-324/09 , L'Oréal SA vs. eBay International AG); y 22 de septiembre de 2011 ( C-323/09 , Interflora Inc. vs. Marks & Spencer plc). Ha de tenerse en cuenta, además, que en esta jurisprudencia no sólo se aplican las normas de la Directiva de marcas y del Reglamento sobre la Marca Comunitaria, sino también la Directiva 2000/31, relativa a la determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior.

3.- Según tales resoluciones del TJUE, la regla general sería que el uso de marcas ajenas como palabra clave en Internet constituye una infracción o lesión del derecho de marca del legítimo titular. Así se establece como premisa fundamental en el apartado 49 de la primera de las sentencias indicadas, al decir:

'De conformidad con el art. 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 o, si se trata de una marca comunitaria, con el art. 9, apartado 1, letra a), del Reglamento núm. 40/94 , el titular de la marca está facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, de un signo idéntico a dicha marca, cuando dicho uso se produzca en el tráfico económico, para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada, y menoscabe o pueda menoscabar las funciones de la marca'.

No obstante, dado que el derecho de exclusiva no es absoluto, tal uso únicamente será considerado infracción de marca cuando el uso de la marca ajena se haga a título de marca, es decir con el fin de identificar un determinado producto o servicio. Es decir, se pueden utilizar marcas registradas como palabras clave para mostrar enlaces patrocinados siempre y cuando se cumplan con una serie de requisitos: (i) que el uso de la marca no menoscabe ni la función indicadora del origen de la marca, ni su función económica; (ii) que resulte claro para un usuario medio de internet que los productos o servicios publicitados no proceden del titular de la marca o de una empresa económicamente vinculada; y de no ser así, se indique bajo qué circunstancia se venden productos de una determinada marca a través de una página web distinta a la 'oficial'. La finalidad de este requisito es impedir el riesgo de confusión. En concreto, en la sentencia del caso Interflora, el TJUE declaró:

'1) Los artículos 5, apartado 1, inciso a, de la Directiva 89/104 y 9, apartado 1, inciso a, del Reglamento (CE) 40/94 sobre la marca comunitaria, deben interpretarse en el sentido de que el titular de una marca está facultado para prohibir que un competidor haga publicidad (a partir de una keyword idéntica a esa marca que el competidor seleccionó en el marco de un servicio de referenciación en Internet sin el consentimiento del titular) de productos o servicios idénticos a aquéllos para los que la marca esté registrada, cuando dicho uso pueda menoscabar una de las funciones de la marca. Este uso:

' - Menoscaba la función de indicación de origen de la marca cuando la publicidad mostrada a partir de la palabra clave no permite o permite difícilmente al consumidor normalmente informado y razonablemente atento determinar si los productos o servicios designados por el anuncio proceden del titular de la marca o de una empresa vinculada económicamente a éste, o si, por el contrario, proceden de un tercero;

'- En el marco de un servicio de referenciación de las características del que se trata en el litigio principal, no menoscaba la función publicitaria de la marca, y

'- Menoscaba la función de inversión de la marca si supone un obstáculo esencial para que dicho titular emplee su marca para adquirir o conservar una reputación que permita atraer a los consumidores y ganarse una clientela fiel.

'2) Los artículos 5, apartado 2, de la Directiva 89/104, y 9 apartado 1, inciso c, del Reglamento Nº. 40/94 deben interpretarse en el sentido de que el titular de una marca de renombre está facultado para prohibir que un competidor haga publicidad a partir de una palabra clave correspondiente a dicha marca que el mencionado competidor seleccionó en el marco de un servicio de referenciación en Internet sin el consentimiento del citado titular, cuando de ese modo el competidor obtiene indebidamente provecho del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca (parasitismo), o cuando dicha publicidad menoscaba su carácter distintivo (dilución) o su notoriedad (difuminación).

'En particular, una publicidad realizada a partir de esa palabra clave menoscaba el carácter distintivo de la marca de renombre (dilución), si contribuye a que dicha marca se desnaturalice transformándose en un término genérico.

'En cambio, el titular de una marca de renombre no está facultado para prohibir, concretamente, publicidad mostrada por sus competidores a partir de palabras clave correspondientes a dicha marca y que proponga una alternativa frente a los productos o a los servicios del titular de dicha marca, sin causar una dilución o una difuminación y sin menoscabar por lo demás las funciones de la mencionada marca de renombre'.

Asi las cosas, es claro que la labor a realizar pasa por constatar la pertinencia de los criterios jurisprudenciales expuestos, al fijarse en el concreto texto del anuncio mostrado en Google Adwords asi como la relevancia del acceso al anuncio de la pagina web de la demandada a partir del texto que se escribe en la barra del buscador.

Y es que, ciertamente, atendidos los registros marcarios que titula la actora, la utilización del signo CUIDEO como keyword o palabra de búsqueda en los anuncios patrocinados (adwords) de un buscador de internet (en este caso como en el de la STS de 26 de febrero de 2016, el buscador Google), constituye una infracción del derecho de marca.

Las partes suscribieron en 29 de enero de 2019 Acuerdo tendente a reglamentar la pacífica convivencia de los signos distintivos por ambas titulados, CUIDEO en el caso de la actora y CUIDUM en el caso de la demandada. Se denuncia por la actora que la demandada no habría cumplido los acuerdos alcanzados, en el particular que ahora interesa del recurso a la palabra clave en los anuncios del buscador de internet al menos hasta el 3 de octubre de 2019. La demandada admite que, sin animo de quebrantar aquellos acuerdos, lo cierto es que continuó haciendo recurso de la palabra clave hasta que recibió la primera intimación de la actora en junio de 2019, momento en que dio las instrucciones pertinentes al gestor de su cuenta de internet para que corrigiese el supuesto.

CUARTO.- Se impetra por la actora pronunciamiento declarativo y se pretende indemnización de daños y perjuicios, pero tal no se opera al amparo de la legislación marcaria sino que por el contrario tal se verifica con invocación explicita de la normativa reguladora de la pars conditio concurrentium al tiempo que en la fundamentación jurídica también se cita la normativa general de contratos.

Es pacifico que no es extravagante que el perjudicado titular de un signo distintivo infringido pueda articular la defensa de su derecho al amparo de la normativa marcaria y, de modo cumulativo, venir a impetrar tutela jurídica al amparo de la normativa represora de las malas prácticas concurrenciales (esto es, la normativa de competencia desleal), para el supuesto de que se den los presupuestos contemplados en tal sentido en los artículos 6 y siguientes de la Ley 3/1991, habida cuenta la vigencia del principio de complementariedad relativa entre una y otra normativa. Y tal es de apreciar ciertamente en el caso que nos ocupa, en cuanto que precisamente la función de la marca es distinguir en el mercado los productos como procedentes de un determinado origen empresarial, siendo patente que el consumidor medio informado puede, razonablemente, habida cuenta las semejantes concurrentes (proximidad de los signos, ramo de actividad y canales de comercialización y publicidad), verse confundido en cuanto a tal origen, asociando indebidamente los servicios comercializados por la parte demandada con la empresa del actor. Y ello, evidentemente, en orden a que la cobertura plena que se pretende no pudiere obtenerse en sede de tutela marcaria.

La parte actora impetra la virtualidad de diversos preceptos de la Ley de Competencia Desleal, a cuyo amparo centrar el proceder de la demanda que reprocha como constitutivo de infracción a las practicas leales en el mercado.

La Ley 3/1991, de 10 de enero, y conforme a su Preámbulo, configura la competencia desleal, como una pieza legislativa de importancia capital, dentro del sistema del derecho, mercantil, al configurarse un marco jurídico, capaz de dar cauce a la cada vez más enérgica y sofisticada lucha concurrencial, y todo ello, debido al desarrollo de la economía y la apertura de nuevos mercados, por lo que se trata de defender con la misma, el interés privado de los empresarios, el interés colectivo de los consumidores y el propio interés público del Estado al mantenimiento de un orden comercial debidamente saneado.

Así, según el artículo 1 de la Ley de Competencia Desleal, ésta tiene por finalidad la protección de la competencia en interés de todos los que participan en el mercado y a tal fin establece la prohibición de los actos de competencia desleal, siempre que se realicen en el mercado y con fines concurrenciales (artículo 2). El artículo 4 declara, como cláusula general, que se reputa desleal todo comportamiento que resulte objetivamente contrarío a las exigencias de la buena fe. Por su parte el artículo 11 establece que la imitación de prestaciones e iniciativas empresariales ajenas es libre, salvo que estén amparadas por un derecho de exclusiva reconocido por la Ley. No obstante, la imitación de prestaciones de un tercero se reputará desleal cuando resulte idónea para generar la asociación por parte de los consumidores o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno, todo ello, obviamente sin perjuicio de admitirse y asumirse que debe partirse, evidentemente, del principio constitucional de libertad de empresa y del principio económico de la libre competencia, uno y otro de acuerdo con la Ley y con las limitaciones que ésta pueda imponer.

Pero allí donde se venga a obtener debida satisfacción en el ámbito marcario, no puede venirse a sostener una pretensión cumulativa por la via de la legislación de competencia desleal. Pues bien, en este caso no se trata de que no resulte pertinente venir a recabar tutela por esta via, de manera cumulativa a la tutela pertinente que se puede obtener en sede marcaria, sino que antes bien, la parte actora sólo acciona por esta vía y por la via de la normativa que tutela los signos distintivos.

El Tribunal Supremo ha tenido ocasión de pronunciarse sobre este supuesto, y asi en Sentencia de 15 de febrero de 2017, estimando el recurso de casación entablado frente a la Sentencia que se había dictado por la Ilma. Audiencia Provincial de Alicante, Sección 8ª, ha establecido que

'La sala considera que la calificación como desleal, por parasitaria, de la conducta de Citylift vulnera la doctrina de la complementariedad relativa, puesto que se califica de desleal una conducta que supera el control basado en la Ley de Marcas, con base a los mismos hechos y por efectos anticoncurrenciales coincidentes con los tomados en consideración para establecer y delimitar el alcance de la protección jurídica conferida por la normativa marcaria.

El tribunal de apelación ha considerado desleal la utilización por Citylift en el tráfico económico de un signo idéntico a la marca notoria de la demandante, 'orona' porque implica un aprovechamiento indebido (esto es, sin justa causa) de la notoriedad de dicha marca registrada. Pero ese es justamente el criterio de desvalor empleado para calificar una conducta como infracción marcaria en el art. 34.2.c de la Ley de Marcas, que desarrolla el art. 5.2 de la Directiva 1989/104/CEE, de 21 diciembre 1988 , sobre aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas'.

En aplicación de todo ello, debe desestimarse la demanda inicial rectora de las presentes actuaciones.

QUINTO.- Que no obstante la formal desestimación de la demanda que se opera, no procede efectuar especial pronunciamiento en materia de costas procesales, de conformidad con lo prevenido en el vigente articulo 394 de la LEC, y ello por cuanto el pronunciamiento se deriva de consideración estrictamente jurídica, habiéndose admitido por la parte demandada que al menos hasta junio de 2019 no se habría cumplido debidamente el Acuerdo de fecha 29 de enero de 2019.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación al caso enjuiciado.

Fallo

Que desestimando como desestimo la demanda inicial promovida por el Procurador Sr. Alario Mont en la representación que ostenta de su mandante CUIDA CARE MARKETING S.L., contra la entidad demandada CUIDUM TECH S.L. debo absolver y absuelvo a la parte demandada de las pretensiones deducidas en su contra. Todo ello sin pronunciamiento en materia de costas procesales causadas.

Notifíquese la presente resolución a las partes en legal forma, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de apelación para ante la Ilma. Audiencia Provincial de Valencia, que deberá interponerse en el plazo de veinte días, con observancia del depósito y la tasa pertinentes.

Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

E./

PUBLICACION.- La anterior sentencia ha sido dictada y publicada por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez que la suscribe estando celebrando audiencia publica en el dia de su fecha. Doy fe.