Sentencia CIVIL Juzgados de lo Mercantil - Valencia, Sección 1, Rec 677/2021 de 28 de Febrero de 2022

Encabezamiento

S E N T E N C I A Nº

En Valencia, a veintiocho de febrero de dos mil veintidós.

VISTOS por el Ilmo. Sr. D. SALVADOR VILATA MENADAS, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Mercantil numero 1 de Valencia, los presentes autos de juicio declarativo ordinario, registrados con el numero 677/2021 de los asuntos civiles de este Juzgado; siendo partes la entidad ALQUILER TEXTIL CASTELLON S.L., representado por el Procurador Sra. Montoya Exojo y asistida del Letrado Sr. Cantavella Terencio, como parte demandante y D. Federico, representado por el Procurador Sra. De Oca Ros y asistida del Letrado Sra. Guasch Ramón, como parte demandada, se procede,

EN NOMBRE DE S.M. EL REY

a dictar la presente resolución.

Antecedentes

PRIMERO.- La expresada parte demandante promovió demanda, que por reparto fué turnada a este Juzgado, frente a D. Federico, interesando que tras los tramites procedimentales pertinentes se dictase sentencia conteniendo los siguientes pronunciamientos:

1.- Declare la nulidad absoluta de la marca española número M4024684 (Alquitexca), registrada por el demandado don Federico.

2.- Ordene la cancelación del registro de la marca española número M4024684 (Alquitexca), a la Oficina Española de Patentes y Marcas y su publicación en el Boletín Oficial de Propiedad Industrial.

3.- Imponga las costas del presente procedimiento al demandado don Federico.

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda, se emplazó a la parte demandada para que dos meses compareciere en autos y la contestase, bajo apercibimiento de rebeldia, lo que vino verificado en legal forma con el resultado que consta en las actuaciones. Previo traslado a la parte actora para alegaciones en materia de costas, quedaron los autos conclusos para dictar sentencia por diligencia de ordenación de fecha 14 de febrero de 2022.

TERCERO.- Que en la sustanciación de este procedimiento se han observado las formalidades legales pertinentes.

Fundamentos

PRIMERO.- La parte demandante inicial sostiene pretensión frente a D. Federico denunciando que el signo distintivo no registrado que viene utilizando desde antiguo, ALQUITEXCA, para distinguir los servicios que su empresa presta en el mercado, a saber, el alquiler de carpas y lonas asi como estructuras metálicas para la realización de events, está siendo usado de modo inconsentido por la contraparte, mediante el recurso a la formal obtención del registro que se reprocha se ha operado de mala fe.

El aquí demandado es socio y administrador de la compañía mercantil CARPAS TERRA S.L., y ha procedido al registro de la marca nacional numero 4024684, ALQUITEXCA, denominativa, para las clases 22 (lonas, toldos, tiendas, carpas), 37 (instalación y mantenimiento de carpas) y 43 (alquiler de carpas) del Nomenclator internacional. El registro se obtuvo a partir de la solicitud presentada en fecha 20 de junio de 2019.

Pues bien, la parte demandada ha comparecido en estas actuaciones, y se ha allanado expresamente a la demanda deducida de contrario, lo que vincula al Tribunal para fallar en los términos del articulo 21 de la LEC.

El demandado ha aportado después de la diligencia de ordenación que acordaba la conclusión para sentencia documento acreditativo de la cancelación del registro por renuncia. Y tal resulta del histórico del signo distintivo en la pagina web de la OEPM (http://www.oepm.es/es/signos_distintivos/resultados_expediente.html?mod=M&exp=4024684&bis=).

SEGUNDO.- Nuestro sistema marcario es un sistema de registro, en cuanto que los derechos y facultades inherentes a su titularidad, y el respaldo del Estado en cuanto a su tutela, se obtienen precisamente cuando se verifica aquél (cfr. art. 2.1 de la Ley de Marcas).

En materia de marcas, la acción cesatoria desempeña un papel decisivo porque al constituir de ordinario el uso de una marca un acto continuo que se inserta en una actividad empresarial o profesional, el uso de la marca infractora va a ser presumiblemente repetido en el futuro, por cuya razón el único remedio eficaz es la acción de cesación; encaminada precisamente a prohibir el uso futuro de la marca infractora.

En principio, se antoja rotundamente claro que siendo el elemento denominativo de los signos de que se trata es absolutamente coincidente con los signos de la actora para distinguir productos comercializados en España, fácilmente ha de llevar al consumidor a una elemental asociación a partir de la cual concluir que los productos de que se trata puedan proceder de un mismo origen empresarial.

Se invoca por la parte actora en su demanda el supuesto de que el proceder de la demandada, supone la obtención de registros de marca de mala fe, de suerte que se impetra la virtualidad del supuesto de nulidad absoluta del articulo 51-1-b) de la Ley de Marcas.

En este sentido, en via de principio, parece conveniente venir a recordar que, per se, no cabe afirmar que exista mala fe por el simple hecho de solicitar el registro de una marca que potencialmente pudiera entrar en colisión con otras marcas registradas (así, Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de septiembre de 1999, con cita de la Sentencia de 23 de mayo de 1999).

Así las cosas, debe decirse que la buena fe en sede de marca no coincide con la buena fe en sentido objetivo de la cláusula general contra la competencia desleal, sino que antes bien se traduce en una exigencia de utilización de la marca para permitir a los consumidores la identificación de los productos y/o servicios, facilitando con ello sus decisiones de mercado, sean actuales o futuras. Así, ante un eventual conflicto de intereses entre los titulares de marcas y sus competidores, debe optarse por una solución que favorezca la competencia fundada en el principio de eficiencia, lo que de suyo debe llevar a favorecer los intereses de los competidores que pretendan (o puedan llegar a pretender) usar la marca frente a aquéllos (titulares) inactivos. Se trata, con ello, de realizar o llevar a efecto la virtualidad de las reglas propias del mercado, propiciando un régimen ágil de intercambios onerosos de bienes y servicios mediante, en este caso, la consagración del principio de lapar conditio concurrentium.

TERCERO.- El TJCE, en la Sentencia de 22 de junio de 1999, c. Lloyd, de igual modo que en la Sentencia del caso Sabel, ha establecido que la semejanza entre signos puede ser gráfica, fonética o conceptual. Así, en el Considerando 27º de la Sentencia de 11 de noviembre de 1997, señala que 'a fin de apreciar el grado de similitud que existe entre las marcas controvertidas, el órgano jurisdiccional nacional debe determinar su grado de similitud gráfica, fonética y conceptual y, en su caso, evaluar la importancia que debe atribuirse a estos diferentes elementos'.

Por lo que respecta a la semejanza conceptual, pueden darse tres supuestos, a saber:

- De carácter denominativo. Cuando dos marcas se refieren al mismo concepto, aun utilizando diferentes palabras o signos ortográficos.

- De carácter gráfico. Cuando las marcas en conflicto representan por medio de figuras o dibujos el mismo concepto.

- De carácter mixto. Cuando una de las marcas alude denominativamente al mismo concepto que representa la otra de forma gráfica.

Más arriba ya hemos apuntado que la confrontación de las marcas en litigio debe llevarse a cabo de modo global, y en su conjunto distintivo, sin prescindir, al menos en principio, de ninguno de los elementos que las conforman, bien entendido en todo caso que el Juzgador ha de ponerse en la situación del consumidor o usuario de los productos o servicios a cuya distinción se destinan las marcas en conflicto. Y esta referencia al consumidor, entendida en el sentido del consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz ( STJCE de 22 de junio de 1999, STS de 10 de mayo de 2004).

Como destaca la Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de enero de 2006, en materia de marcas, ha de ser el Tribunal el que ha de fijar en cada caso su criterio mediante el estudio analítico y comparativo en la instancia que ha de respetarse mientras no se demuestre que sus decisiones son contrarias al buen sentido; la semejanza, en cuanto cualidad de relación entre dos cosas, que es tomada en cuenta por la Ley para prohibir la utilización de una de ellas cuando produce un efecto de confundibilidad, como sucede con la norma marcaria, constituye un concepto jurídico indeterminado, que en todo caso hace llamada de dos aspectos, a saber: la razonabilidad de la apreciación -criterio de buen sentido- y la sujeción a las pautas que, según los distintos tipos y circunstancias de las marcas, ha establecido la jurisprudencia. Entre dichas pautas, destaca la prevalencia del elemento fonético y la consideración de que las marcas en litigio tengan por objeto productos idénticos, y en tal sentido se viene diciendo que el estudio de la 'semejanza' ha de hacerse atendiendo no sólo a la similitud en sí entre elementos fonéticos -y aun gráficos- de los signos o vocablos que designan a las marcas de cuya comparación se trata, sino también en función de todas aquellas circunstancias que en conexión con el signo expresivo de cada marca pueden tener influencia en la posible confusión que en el mercado pueda producirse por aquella identidad de los productos, pues a efectos de constituir la causa de exclusión en el Registro de la marca posterior no puede juzgar con la misma fuerza la semejanza de dos signos marcarios, si es que cada uno de ellos viene referido a productos de distinta clase, naturaleza y aplicación, que en el caso de que ambas partes lo vengan a la misma clase de género.

En el caso que nos ocupa, es rotundo advertir que debe concluirse que los signos enfrentados -denominativos- son precisamente idénticos en el plano fonético, y también sintácticamente en cuanto que coinciden todos sus fonemas, de suerte que no puede estimarse estimarse concurrente diferencia conceptual.

Para concluir este aserto baste considerar que nuestro Tribunal Supremo tiene declarado reiteradamente (así, Sentencia de 28 de enero de 2004) que uno de los elementos trascendentes a considerar para analizar la apreciación de la conducta de deslealtad en la concurrencia en el mercado aprovechando indebidamente signo distintivo pasa por la verificación de la coincidencia de los canales de distribución. Dice en este sentido el Tribunal que 'Una de las pautas tradicionales que aplica la jurisprudencia española, es la concerniente a los canales de comercialización de los productos confrontados. Por un lado, el Tribunal Supremo mantiene que los productos pueden considerarse similares cuando se venden a través de los mismos canales de distribución. Y, por otro lado, afirma que los productos deben considerarse dispares cuando se distribuyen a través de diferentes canales de comercialización. Es decir, en primer lugar es necesario comprobar si son o no coincidentes los canales de comercialización o distribución de los productos y servicios comparados; y debe insistirse en el peso específico y acusado relieve de esta pauta a la hora de enjuiciar la similitud de los productos y servicios parangonados. La identidad de los canales de comercialización será un indicio claro de la similitud de los productos comparados cuando estos se ofrecen al público en establecimientos autorizados en la venta de tales productos, o bien en una sección especializada de unos grandes almacenes o de un supermercado. El relieve directo de la identidad de los canales de comercialización disminuirá, en cambio, cuando los productos confrontados se venden tan sólo en establecimientos que ofrecen al público una amplia gama de productos que no están emplazados en secciones autónomas o especializadas'.

No es inocuo en este sentido (recuérdese que no se ha dado oposición en esta sede respecto de los asertos facticos sostenidos por la actora) que la actora utiliza el signo, que se corresponde con las primeras silabas de su denominación social desde prácticamente el inicio de operaciones (hace mas de treinta años) en tanto que el demandado obtiene el registro en 2019 y seguidamente intima a la contraparte al cese invocando su carácter de titular registral del signo y por ende le ius prohibendi del articulo 34 de la Ley de Marcas.

En fin, siendo evidente que la mala fe no se presume y que su concurrencia exige la prueba correspondiente (cfr. Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de junio de 1994), no cabe ignorar que en el presente caso, por los elementos de criterio aportados, puede concluirse que siendo la mala fe, como señala la Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de febrero de 1998, un concepto jurídico que se apoya en la valoración jurídica de unos hechos, los acreditados en el caso litigioso revelan de modo evidente el conocimiento por parte del demandado, con anterioridad a la solicitud del registro de marca que efectuó en la OEPM; nos encontramos, por ende, ante un supuesto de mala fe en la solicitud de registro, identificada ésta, como señala la doctrina más autorizada, con la finalidad obstaculizadora, pues el solicitante se vale de la solicitud y, en su caso, del Registro, para afectar la posición concurrencial de un tercero y, en especial, para vaciar el valor y el mérito de los signos distintivos a que está ligada dicha posición.

Por todo lo expuesto, procede la estimación de la demanda rectora de las presentes actuaciones, en los términos que se dirán en la parte dispositiva de esta sentencia. Debe acordarse igualmente la cancelación del registro que se declara nulo, y no obstante haberse aportado la Resolución de cancelación por renuncia, pues tal es congruente precisamente con la nulidad que se acuerda, si bien tal puede resultar carente de objeto.

CUARTO.- Que las costas procesales causadas deben venir impuestas a la parte demandada que resulta vencida, de conformidad con lo prevenido en el vigente articulo 394 de la LEC. En este sentido no cabe apreciar virtualidad del supuesto de allanamiento que se ha operado ex articulo 395.1 de la LEC y ello por cuanto viniéndose utilizando el signo por la actora desde hace mas de treinta años, el demandado ha procedido al registro en 2019 y acto seguido ha intimado a la adversa (aquí actora) para que cesara en el uso, rechazando seguidamente las intimaciones reciprocas en tal sentido, y forzando con ello a la actora a tener que entablar acciones judiciales, con los gastos, molestias y retardos que ello supone.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación al caso enjuiciado.

Fallo

Que estimando como estimo la demanda promovida por el Procurador Sra. Montoya Exojo en la representación que ostenta de su mandante ALQUIER TEXTIL CASTELLON S.L. contra el demandado D. Federico se efectúan los siguientes pronunciamientos:

1.- Se declara, a todos los efectos procedentes en Derecho, la nulidad absoluta de la marca española número 4024684, ALQUITEXCA, registrada por el demandado D. Federico, a quien se condena a estar y pasar por esta declaración.

2.- Firme que sea esta resolución, líbrese mandamiento a la OEPM para que se proceda a la cancelación del registro de la marca española número 4024684, ALQUITEXCA.

3.- Todo ello con imposición de las costas procesales causadas a la parte demandada.

Notifíquese la presente resolución a las partes en legal forma, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de apelación para ante la Ilma. Audiencia Provincial de Valencia, que deberá interponerse en el plazo de veinte días, con observancia del depósito y la tasa pertinentes.

Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

E./

PUBLICACION.- La anterior sentencia ha sido dictada y publicada por el Ilmo. Sr. Magistrado que la suscribe estando celebrando audiencia publica en el dia de su fecha. Doy fe. be estando celebrando audiencia publica en el dia de su fecha. Doy fe.