Sentencia CIVIL Juzgados de lo Mercantil - Valencia, Sección 1, Rec 764/2019 de 30 de Diciembre de 2021

Encabezamiento

S E N T E N C I A Nº

En Valencia, a treinta de diciembre de dos mil veintiuno.

VISTOS por el Ilmo. Sr. D. SALVADOR VILATA MENADAS, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Mercantil numero 1 de Valencia, los presentes autos de juicio declarativo ordinario, registrados con el numero 764/2019 de los asuntos civiles de este Juzgado; siendo partes la entidad ASOCIACION PROCICLISMO, representado por el Procurador Sr. Marmaneu Laguía y asistida del Letrado Sr. Sanz-Bermell Martínez, como parte demandante y la entidad mercantil SLT SPORT S.L. y el CLUB CICLISTA ESCAPADA, representados por el Procurador Sra. Campos Gómez y asistidas del Letrado Sra. Escamilla Condés, como parte demandada, se procede,

EN NOMBRE DE S.M. EL REY

a dictar la presente resolución.

Antecedentes

PRIMERO.- La expresada parte demandante promovió demanda, que por reparto fué turnada a este Juzgado, frente a la entidad mercantil SLT SPORT S.L. y el CLUB CICLISTA ESCAPADA, interesando que tras los tramites procedimentales pertinentes se dictase sentencia conteniendo los siguientes pronunciamientos:

1.- Estimando la acción de nulidad contra la entidad SLT SPORT S.L., titular registral de la marca num. 3.724.487(6) 'VUELTA A LA COMUNIDAD VALENCIANA FEMINAS' dicte sentencia por la que se declare la nulidad de tal solicitud y concesión de registro de marca al haber sido solicitado de mala fe.

2.- Estimando la acción de infracción contra la entidad SLT SPORT S.L. declare que el uso de la marca VUELTA COMUNIDAD FEMINAS infringe los derechos de las marcas num. 3.567.179(3) y num. 3.632.942(8) de la demandante ASOCIACION PROCICLISMO, y prohíba en consecuencia la utilización de dichas marcas.

3.- Estimando la acción de infracción contra la ASOCIACION CLUB CICLISTA ESCAPADA, declare que el uso de la marca VUELTA COMUNIDAD FEMINAS infringe los derechos de las marcas num. 3.567.179(3) y num. 3.632.942(8) de la demandante ASOCIACION PROCICLISMO, y prohíba en consecuencia la utilización de dichas marcas.

4.- Estimando la acción de competencia desleal contra la ASOCIACION CLUB CICLISTA ESCAPADA declare que las maniobras descritas en el hecho PRELIMINAR y OCTAVO, y en todo el relato fáctico, incluyendo cambio en la denominación en redes sociales, promoción de incentivos que persiguen el abandono de participantes, equipos y esponsores de la prueba ciclista oficial convocada por la ASOCIACION PROCICLISMO por la convocada por la denominada ASOCIACION CLUB CICLISTA ESCAPADA, constituyen actos de competencia desleal.

5.- Estimada la accion de competencia desleal, condene a la ASOCIACION CLUB CICLISTA ESCAPADA a la publicación de la Sentencia integra, del encabezamiento, del hecho probado y del fallo, o si resulta suficientemente explicativo, del encabezamiento y del fallo, en

- Tres diarios de tirada nacional en pagina impar de tres lunes, y en dos de ellos especializados en deportes, en pagina impar, y en el tercero, de información general y tirada nacional en la Seccion de Deportes pagina impar.

- Su pagina web con permanencia al menos un año desde la publicación en dicha pagina web. En noticia de primera pagina de la web https://ccescapada.com/

- Comunicación expresa de la sentencia a todos los que hayan sido convocados de acuerdo con los correos electrónicos con el contenido del documento num. 12.

- Comunicación expresa a la FEDERACION CICLISTA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, A LA REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE CICLISMO y a la UNION CICLISTA INTERNACIONAL, en español, francés e inglés

6.- Y condene en consecuencia a las costas del presente procedimiento de acuerdo con el articulo 394-1 de la LEC.

SEGUNDO.- Admitida a tramite la demanda, se emplazó a la parte demandada para que en veinte días comparecieren en autos y la contestase, bajo apercibimiento de rebeldía, lo que vino verificado en legal forma. Seguidamente se convocó a las partes al acto de la audiencia previa, que ha tenido lugar en fecha 27 de febrero de 2020 con la asistencia de las partes personadas, ratificándose los respectivos escritos de demanda y de contestación e interesándose el recibimiento del pleito a prueba, lo que vino oportunamente proveido. Practicada la prueba que había de estar rendida antes del acto de juicio, se señaló fecha para la celebración del acto de juicio, que ha tenido lugar finalmente en 13 de diciembre de 2021.

TERCERO.- Que practicados los medios probatorios que habían venido admitidos como pertinentes y utiles, con el resultado que consta en las actuaciones, quedaron los autos conclusos para dictar sentencia en fecha 13 de diciembre de 2021.

CUARTO.- Que en la sustanciación de este procedimiento se han observado las formalidades legales pertinentes.

Fundamentos

PRIMERO.- La parte demandante inicial sostiene pretensión frente a la entidad SLT SPORT S.L. denunciando que ésta es formal titular de sendas marcas que entra en conflicto con los signos registrados y con el signo (no registrado) que pretendía venir a utilizar la actora y para cuya gestación y difusión ha destinado una importante inversión económica, sosteniendo al efecto la acción de nulidad. Asimismo se sostiene acción, con fundamento en la normativa marcaria y de competencia desleal, contra la asociación CLUB CICLISTA ESCAPADA.

En particular la aquí demandada SLT SPORT S.L. titula la marca nacional num. 3.724.487(6), 'VUELTA COMUNIDAD VALENCIANA FEMINAS', denominativa, que vino solicitada en fecha 19 de junio de 2018, y la marca nacional num. 3.740.924(7), 'VOLTA COMUNITAT VALENCIANA FEMINES', denominativa, que vino solicitada en 25 de octubre de 2018, en ambos casos para servicios de la clase 41ª del nomenclátor, organización de eventos ciclistas.

Por su parte la actora titula los siguientes signos marcarios:

1.- Marca nacional num. 3.567.179(3), 'VOLTA A LA COMUNITAT VALENCIANA 1929', mixta, solicitada en fecha 17 de junio de 2015, para servicios de la clase 41ª del nomenclátor, y que presenta la siguiente representación gráfica:

2.- Marca nacional num. 3.632.942(8), 'VCV VUELTA A LA COMUNIDAD VALENCIANA 1929, denominativa, solicitada en fecha 6 de octubre de 2016 para servicios de la clase 41ª.

Y la demandante ha intentado el registro del signo 'VUELTA CV FEMINAS', presentando la solicitud en fecha 12 de diciembre de 2018 y que ha dado lugar a la formación del expediente de la OEPM num. 3.747.931(8), encontrándose con la oposición de la ahora codemandada SLT SPORT S.L. Es elemento nuclear de las pretensiones que sostiene la parte demandante la circunstancia que se alega de haber iniciado en fecha 10 de junio de 2018 ante la UCI los tramites para la inscripción de la prueba (vide documento 3 de la demanda).

SEGUNDO.- Nuestro sistema marcario es un sistema de registro, en cuanto que los derechos y facultades inherentes a su titularidad, y el respaldo del Estado en cuanto a su tutela, se obtienen precisamente cuando se verifica aquél (cfr. art. 2.1 de la Ley de Marcas).

Es éste el escenario en que viene a accionar la parte demandante inicial, en cuanto que reprocha el proceder de la contraria, instando y obteniendo el registro del signo, e impetrando su nulidad ex articulo 51.1 letra b) de la Ley de Marcas.

Y tal es decisivo atendido precisamente cuál es la finalidad de la marca en el tráfico económico.

En materia de marcas, la acción cesatoria desempeña un papel decisivo porque al constituir de ordinario el uso de una marca un acto continuo que se inserta en una actividad empresarial o profesional, el uso de la marca infractora va a ser presumiblemente repetido en el futuro, por cuya razón el único remedio eficaz es la acción de cesación; encaminada precisamente a prohibir el uso futuro de la marca infractora.

La Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de junio de 2003, dictada ciertamente al amparo de la ley anterior pero cuya doctrina es perfectamente aplicable tras la entrada en vigor de la Ley 17/2001, enuncia en relación al articulo 30 de la Ley de 1988 que el registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo de utilizarla en el tráfico económico. Este derecho subjetivo de exclusiva utilización de la marca presenta un aspecto positivo y otro negativo; el aspecto positivo implica que el titular de la marca dispone, en exclusiva, de las tres facultades siguientes:

- La facultad de aplicar la marca o producto.

- La facultad de poner en el comercio o introducir en el mercado productos o servicios diferenciados mediante la marca.

- La facultad de emplear la marca en la publicidad concerniente a los productos o servicios diferenciados a través de la marca.

El aspecto negativo consiste en la facultad de prohibir que los terceros usen de su marca, prohibición que se extiende tanto a los signos iguales como a los confundibles, y comprende tanto a los productos idénticos como a los similares.

El antiguo articulo 12-1-a) de la Ley de Marcas, prohibía el registro de signos o marcas que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos idénticos o similares, puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior.

La vigente regulación, en su articulo 6-1, ya no hace mención a esa triple identidad o semejanza, pero la doctrina estima que tal criterio no puede estimarse superado en cuanto que se trata de un test idóneo en orden a la recta aplicación en sus justos términos del ius prohibendi del articulo 34-2 de la Ley, bien entendido que en todo caso y salvo que el elemento gráfico lleve a una radical disparidad (o coincidencia), es el elemento fonético y la grafia denominativa la que han de resultar prioritarias en el análisis del caso concreto de que se trate.

TERCERO.- Debe resultar pacífico que el titular de una marca lo es en todos los ámbitos, a saber, en lo que ahora interesa, tanto en los canales ordinarios de distribución, comercialización y aun comunicación, como en el marco de los nuevos ámbitos de comunicación telemática.

En materia de marcas, la acción cesatoria desempeña un papel decisivo porque al constituir de ordinario el uso de una marca un acto continuo que se inserta en una actividad empresarial o profesional, el uso del signo distintivo infractor va a ser presumiblemente repetido en el futuro, por cuya razón el único remedio eficaz es la acción de cesación; encaminada precisamente a prohibir el uso futuro de la marca infractora.

El titular de una marca tiene el derecho exclusivo a utilizarla (articulo 34-1) y a prohibir ex articulo 34-2 que los terceros utilicen en el tráfico económico, sin su consentimiento, cualquier signo idéntico o semejante:

- Para productos y servicios idénticos o similares, supuesto que pueda implicar riesgo que confusión (que incluye el riesgo de asociación).

- Para productos o servicios no similares cuando se trate de una marca notoria o renombrada registrada cuando concurren los presupuestos de utilización sin justa causa y que pueda indicar una conexión entre dichos bienes y servicios y el titular de la marca o en general, que pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoridad o renombre de dicha marca.

La Ley de Marcas, ex articulo 34-3-e) establece a favor del titular de la marca el derecho a prohibir a cualquier tercero, sin autorización, que use su signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio. La diferencia entre la marca y el nombre de dominio es que en Internet no despliegan virtualidad dos elementos transcendentales en derecho marcario, cuales son los principios de territorialidad y de especialidad. A saber, el nombre de dominio es unívoco y universal con independencia del territorio y aun del uso que se haga del mismo.

En el supuesto de conflicto entre el signo distintivo, marca registrada, y el signo utilizado en el trafico de modo pacífico aun sin registro, cual es el caso que se nos plantea en este litigio, en este momento de la resolución definitiva que se dicta, cabe analizar las posibilidades de tutela de la posición del titular de la marca no registrada. En este punto, son de destacar las siguientes cuestiones:

1.- La actora enfatiza que el denominativo VUELTA A LA COMUNIDAD VALENCIANA (o VOLTA A LA COMUNITAT VALENCIANA) no discrimina que la prueba sea masculina o femenina. Pero tal considerando no puede ser admitido en este momento, toda vez que es notorio que tal se ha venido utilizando solo para la prueba masculina. Así se confirma además por la propia respuesta que desde la RFEC se da a la actora cuando inicia los trámites para la inscripción de la prueba femenina en 10 de junio de 2018 (documento 3 de la demanda).

2.- La mala fe no se presume y la demandante en este caso viene a impetrar la nulidad absoluta de los registros de la codemadada con tal fundamento. Que la demandada ha aprovechado el 'hueco' existente al respecto parece claro, pues no existía ex ante un registro de una vuelta ciclista femenina, pero tal conducta no resulta per se ilegitima. Y la solicitud de registro ha superado el trámite administrativo sin que la OEPM advirtiera la existencia de anterioridades obstativas en tal sentido, y sin que la ahora actora plantease oposición en el expediente administrativo.

3.- No puede en modo alguno considerarse que la codemandada SLT SPORT S.L. haya incurrido en supuesto de infracción de los signos marcarios de la actora. La codemandada titula sendos registros marcarios y por ende puede (y debe) utilizarlos en el tráfico económico, y no consta que aprovechando tales formales registros haya venido a usar sin embargo los signos de la actora. En este sentido la testifical depuesta por Dña. María Consuelo no puede llevar a conclusión diversa, siendo decisivo al respecto considerar que se trata de la Agente de Marcas que, en su cualidad profesional, gestiona los registros de la parte actora, en particular la marca num. 3.567.179, de suerte que su criterio (ciertamente autorizado) no es neutral.

CUARTO.- También la actora impetra tutela al amparo de la normativa que tutela la par conditio concurrentium, respecto de la codemandada Asociación CLUB CICLISTA ESCAPADA.

Y es que no obsta a cuantas consideraciones se han desarrollado más arriba, que tienen pleno sentido al amparo de la normativa marcaria que la aquí actora pueda, de modo cumulativo, venir a impetrar tutela jurídica al amparo de la normativa represora de las malas prácticas concurrenciales (esto es, la normativa de competencia desleal), para el supuesto de que se den los presupuestos contemplados en tal sentido en los articulos 6 y siguientes de la Ley 3/1991, habida cuenta la vigencia del principio de complementariedad relativa entre una y otra normativa. Y tal es de apreciar ciertamente en el caso que nos ocupa, en cuanto que precisamente la función de la marca es distinguir en el mercado los servicios como procedentes de un determinado origen empresarial.

La parte actora impetra la virtualidad de diversos preceptos de la Ley de Competencia Desleal, a cuyo amparo centrar el proceder de la demanda que reprocha como constitutivo de infracción a las prácticas leales en el mercado.

Pues bien, de tales preceptos, debemos en este momento hacer consideración de la improcedencia de la genérica llamada del artículo 4 de la Ley de Competencia Desleal.

Y es que por lo que al citado precepto se refiere, el artículo 4 de la Ley de Competencia Desleal establece una cláusula general en los términos de que se reputa desleal todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe. Los elementos constitutivos de dicha cláusula general son:

- Una actuación con fines concurrenciales.

- Una práctica concurrencia que objetivamente, sobrepasa las exigencias de lealtad que deben delimitar a todo mercado altamente transparente y competitivo.

Pues bien, es claro que la cláusula general del artículo 4 solo ha de resultar de aplicación, de manera subsidiaria, en los casos en que la conducta de que se trata no encuentre acomodo adecuado en la tipología de conductas que se tipifican a los artículos siguientes, artículos 5 y siguientes.

La Ley 3/1991, de 10 de enero, y conforme a su Preámbulo, configura la competencia desleal, como una pieza legislativa de importancia capital, dentro del sistema del derecho, mercantil, al configurarse un marco jurídico, capaz de dar cauce a la cada vez más enérgica y sofisticada lucha concurrencial, y todo ello, debido al desarrollo de la economía y la apertura de nuevos mercados, por lo que se trata de defender con la misma, el interés privado de los empresarios, el interés colectivo de los consumidores y el propio interés público del Estado al mantenimiento de un orden comercial debidamente saneado.

Así, según el artículo 1 de la Ley de Competencia Desleal, ésta tiene por finalidad la protección de la competencia en interés de todos los que participan en el mercado y a tal fin establece la prohibición de los actos de competencia desleal, siempre que se realicen en el mercado y con fines concurrenciales (artículo 2). El artículo 4 declara, como cláusula general, que se reputa desleal todo comportamiento que resulte objetivamente contrarío a las exigencias de la buena fe. Por su parte el artículo 11 establece que la imitación de prestaciones e iniciativas empresariales ajenas es libre, salvo que estén amparadas por un derecho de exclusiva reconocido por la Ley. No obstante, la imitación de prestaciones de un tercero se reputará desleal cuando resulte idónea para generar la asociación por parte de los consumidores o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno, todo ello, obviamente sin perjuicio de admitirse y asumirse que debe partirse, evidentemente, del principio constitucional de libertad de empresa y del principio económico de la libre competencia, uno y otro de acuerdo con la Ley y con las limitaciones que ésta pueda imponer.

La debida resolución del litigio que nos ocupa pasa por recordar y hacer llamamiento de la clásica doctrina contenida en la Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de julio de 1987 (aun cuando las menciones legislativas sean al E.P.I.), cuando se dice que 'este es el verdadero sentido conceptual de la modalidad de propiedad industrial conocido como marca o signo distintivo de la producción y el comercio, que aparece definido y regulado en los artículos 118 y siguientes del Estatuto, y que tiene diferente naturaleza y finalidad de la otra figura de la propiedad industrial conocida como modelo industrial o artística, constituyendo concepciones relativas a la forma o apariencia de los productos ya conocidos, en los que la innovación formal en ellos introducida, no modifica las características que poseen respecto a su utilidad, ni las hace mejores para el fin a que están destinadas, pero sí les prestan un aspecto más original, agradable o estético, haciéndolos más individualizados o más de acuerdo con las exigencias de la moda; características, y regulación legal, recogidas en los artículos 182 y siguientes del mencionado Estatuto. Así pues, en el presente caso, la sentencia recurrida correctamente afirma que no existe posibilidad de comparar e identificar la marca impugnada, con la forma de fabricar, representar u ornamentar sus productos el recurrente, pues se trata de modalidades heterogéneas de la propiedad industrial; lo que no impide la posibilidad de la existencia de una confusión, si la entidad demandada fabricara sus productos incluyendo en su configuración externa la reiterada y discutida ventana, pero ello entraría en el ámbito propio de otra forma de propiedad industrial, que aquí no se ha planteado'.

Pues bien, el núcleo de la queja de la actora por esta via descansa en el contenido de correos electrónicos y comunicaciones cursadas por la codemandada con ocasión de la convocatoria de la III Setmana Ciclista, y las condiciones de inscripción de los equipos. Se trata del bloque documental num. 12 de la demanda. Y la actora denuncia con esa base que la conducta de la demandada resultaría incursa en los artículos 5 y 6 de la LCD. Sin embargo, tal no es de advertir en modo alguno, no concurre acto alguno de engaño y las condiciones económicas inherentes a la inscripción y participación (alojamiento de los equipos) son adecuadas en el mercado tratándose de una organización por un ente privado de una carrera ciclista femenina por etapas, haciendo recurso de un signo distintivo válidamente registrado. Y es que no es ocioso, sino todo lo contrario, tener en cuenta en este momento del discurso que en tanto que ha resultado acreditado que CLUB CICLISTA ESCAPADA ha organizado pruebas ciclistas femeninas compuestas de varias etapas (vueltas), por el contrario PROCICLISMO solo habría organizado eventos ciclistas femeninos de un solo dia. La testifical depuesta en este sentido por D. Manuel (y también aunque en menor medida por Dña. Carla) resulta rotunda.

Por todo lo expuesto, procede la desestimación de la demanda rectora de las presentes actuaciones.

QUINTO.- Que las costas procesales causadas deben venir impuestas a la parte actora que ve desestimadas sus pretensiones, de conformidad con lo prevenido en el vigente articulo 394 de la LEC.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación al caso enjuiciado.

Fallo

Que desestimando como desestimo la demanda promovida por el Procurador Sr. Marmeneu Laguía, en la representación que ostenta de su mandante ASOCIACION PROCICLISMO debo absolver y absuelvo a la parte demandada SLT SPORT S.L. y la asociación CLUB CICLISTA ESCAPADA de las pretensiones articuladas en su contra, todo ello con imposición a la parte actora de las costas procesales causadas.

Notifiquese la presente resolución a las partes en legal forma, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de apelación para ante la Ilma. Audiencia Provincial de Valencia, que deberá interponerse en el plazo de veinte días, con observancia del deposito y la tasa pertinentes.

Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

E./

PUBLICACION.- La anterior sentencia ha sido dictada y publicada por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez que la suscribe estando celebrando audiencia publica en el dia de su fecha. Doy fe.