Sentencia CIVIL Juzgados de lo Mercantil - Valencia, Sección 3, Rec 1017/2017 de 03 de Junio de 2019

Encabezamiento

Juzgado Mercantil núm. 3 de Valencia

Juicio ordinario 1017/17

SENTENCIA núm. /2019

En Valencia, a 3 de junio de 2019.

Eduardo Pastor Martínez.

Antecedentes

Primero.-La representación procesal de Residencial Palladium S.L. ('Residencial Palladium') formuló, en fecha de 24/11/17, demanda de juicio ordinario de nulidad de marcas nacionales contra Fiesta Hotels & Resorts S.L. ('Fiesta Hotels'). Tras la alegación de los hechos y fundamentos de derecho que consideró oportuno ofrecer, concluyó suplicando:

'(...) se sirva dictar sentencia en su día estimando íntegramente la demanda y, en consecuencia:

1. Declare la nulidad de la marca nacional núm. 3.019.459 (8) y la marca nacional núm. 3.025.243 (1), titularidad de Fiesta Hotels.

Todo ello con la expresa imposición de las costas a la demandada'.

Las alegaciones de la actora pueden resumirse así:

1.- Residencial Palladium fue constituida en 2000, momento en el que comenzó a utilizar el nombre comercial 'Palladium' para la identificación de su establecimiento hotelero, de restauración y balneario sito en Ibiza, 'Grand Hotel Palladium'.

2.- Fiesta Hotels es una empresa del sector de la restauración y alojamiento hotelero que opera en todo el mundo. Su expansión en las islas baleares data de los años sesenta, a través de la cadena hotelera 'Fiesta Hotels&Resorts'. En el año 2006 inauguró su primer hotel en España identificado con el signo 'Palladium'.

3.- Desde octubre de 2002, Fiesta Hotels ha venido solicitando o registrando diferentes marcas nacionales y comunitarias de cobertura, compuestas por el elemento denominativo 'Palladium', para aplicarlas a servicios de restauración y hospedaje. Residencial Palladium ha ido sucesivamente oponiéndose a esos registros o formulando acciones de nulidad contra ellos.

4.- En junio de 2009, la sociedad Fiesta Hotels formuló demanda contra Residencial Palladium por violación de la marca nacional núm. 2.666.550, mixta ('Palladium Ibiza Resort&Spa ****', cuya representación gráfica se incorpora en la p. 2 del escrito de demanda). Residencial Palladium formuló demanda reconvencional, para solicitar la declaración de nulidad de esa marca, que fue acordada por el Juzgado Mercantil núm. 2 de Palma de Mallorca, en resolución confirmada por la Audiencia Provincial de Mallorca en fecha de 28/11/11.

5.- En septiembre de 2012, Residencial Palladium formuló ante la EUIPO solicitud de nulidad contra la marca de la Unión núm. 10.524.213, titularidad de Fiesta Hotels, mixta ('Palladium Palace Ibiza Resort&Spa ****', cuya representación gráfica se incorpora en la p. 3 del escrito de demanda). La oficina declaró la nulidad de la marca, en resolución confirmada finalmente por el Tribunal General mediante Sentencia de 30/11/15. En síntesis, el Tribunal reconoció un uso previo sobre el término 'Grand Hotel Palladium' con anterioridad a la fecha de solicitud de las marcas 'Palladium' por Fiesta Hotels, señaló que la nulidad de la marca española permitía a Residencial Palladium prohibir la utilización de una marca posterior y advirtió un riesgo de confusión entre el nombre comercial de 'Residencial Palladium' y las marcas 'Palladium' de Fiesta Hotels.

6.- Posteriormente, Fiesta Hotels solicitó como marca de la UE el registro del signo 'Palladium Hotel Group', para servicios de restauración y hospedaje'. Residencial Palladium formuló oposición, que fue estimada por la oficina.

7.- En la actualidad, Fiesta Hotels continúa utilizando signos distintivos que incluyen el término 'Palladium' para la identificación de sus servicios de restauración y hospedaje (reproducción en la p. 8 del escrito de demanda).

8.- Residencial Palladium formuló demanda de juicio ordinario de nulidad de marcas nacionales y competencia desleal contra Fiesta Hotels ante los juzgados mercantiles de Palma de Mallorca, resueltos mediante Auto de homologación de acuerdo transaccional de 13/10/14. En virtud de dicho Auto, Residencial Palladium desistió de la demanda y Fiesta Hotels se comprometió a no ejercitar ningún tipo de acción contra Residencial Palladium por la utilización del nombre comercial 'Grand Hotel Palladium'.

9.- Desde entonces, Fiesta Hotels ha abierto hasta cuatro establecimientos hoteleros en Ibiza con empleo del elemento denominativo 'Palladium'.

10.- En agosto de 2016, Fiesta Hotels demandó a la sociedad alemana vinculada a Residencial Palladium, por la apertura en la ciudad de Munich del hotel 'Grand Hotel Palladium', por violación de sus signos distintivos.

11.- Fiesta Hotels es titular de la marca nacional núm. 3.019.459 (8), solicitada en fecha de 24 de febrero de 2012 y concedida en fecha de 15 de junio de 2012, en la clase 43 del nomenclátor para servicios de restauración y hospedaje temporal:

12.- Fiesta Hotels es titular de la marca nacional núm. 3.025.243 (1), para servicios de spa y balneario en la clase núm. 44 del nomenclátor, solicitada en fecha de 3 de abril de 2012 y cuya representación gráfica es la siguiente:

13.- Ambas marcas incurren en la categoría de nulidad absoluta prevista en el art. 51.1.b LM , al haber procedido su titular con mala fe al tiempo de su solicitud, pues conocía de la utilización anterior en el tiempo de la denominación 'Palladium' por la actora; y en la categoría de nulidad relativa prevista en el art. 52.1 LM en relación con el art. 9.1.d LM , pues Residencial Palladium era titular de un nombre comercial anterior no registrado para la identificación de los servicios de alojamiento, restauración, spa y balneario, existiendo riesgo de confusión.

Segundo.-La demanda fue admitida a trámite mediante Decreto, que acordó su traslado a la demandada, con emplazamiento para formular contestación a la demanda.

Tercero.-La representación procesal de Fiesta Hotels contestó a la demanda en fecha de 15/2/18, para solicitar su desestimación y la condena en costas de la actora.

Los argumentos de la demandada pueden ser resumidos así:

1.- Las marcas controvertidas forman parte de la familia de marcas 'Palladium' de las que Fiesta Hotels ha realizado un uso continuo y consolidado desde hace tiempo.

2.- La acción de la actora por causa de nulidad relativa se encuentra prescrita, puesto que ha tolerado el uso de las marcas cuya nulidad insta en el presente procedimiento durante más de cinco años, de conformidad con el art. 52.2 LM . En efecto, la actora formuló demanda de nulidad respecto de las mismas marcas en fecha de 18/9/12 ante el Juzgado Mercantil núm. 2 de Mallorca, que resolvió su falta de competencia objetiva en fecha de 14/1/13, por corresponder la competencia a los juzgados de marca comunitaria de Alicante, ante los que la actora no reiteró su pretensión.

3.- Subsidiariamente, de no estimarse la caducidad de la acción, la actora estaría ejercitando su acción con retraso desleal.

4.- A su vez, no puede obviarse que las marcas cuya nulidad pretende la actora son signos derivados de la previa titularidad desde 2006 de Fiesta Hotels de la marca comunitaria núm. 900.491, denominativa 'Palladium', en clases 35 y 43, así como la marca comunitaria núm. 2.915.303, mixta, cuya representación es la siguiente:

5.- La actora ha tolerado el uso de estos signos durante largo tiempo. Las marcas registradas con posterioridad son meras actualizaciones y variaciones posteriores de estos signos previamente registrados.

6.- Las partes celebraron un contrato de colaboración en el año 2006, en virtud del cual la actora obtuvo el registro de la marca comunitaria núm. 900.491 a través de su representante y posteriormente la cedió a Fiesta Hotels. La actora se comprometió a cesar en el uso del término 'Palladium' para la denominación de su hotel.

Cuarto.-Mediante Auto de 6/8/18, este juzgado resolvió la acumulación a las presentes actuaciones del proceso seguido entre las partes ante el Juzgado Mercantil núm. 2 de Palma de Mallorca , juicio ordinario núm. 1263/17, instado por Residencial Palladium contra Fiesta Hotels, en ejercicio de acciones de competencia desleal.

Quinto.-El suplico de la demanda de Residencial Palladium es el siguiente:

'(...) se sirva dictar sentencia en su día estimando íntegramente la demanda y, en consecuencia:

1. Declare que la utilización del signo distintivo 'Palladium', en las diversas modalidades indentificadas en los Hechos de este escrito de demanda u otros signos distintivos similares al término 'Palladium', para la identificación en España de los servicios de alojamiento temporal, restauración, spa o balneariso u otros servicios similares son un acto desleal por generar confusión y por ser contrarios a la cláusula general, según los arts. 6 y 4 de la LCD .

2.- Condene a cesar en la utilización del signo distintivo 'Palladium', en las diversas modalidades indentificadas en los hechos de este escrito de demanda u otros signos distintivos similares al término 'Palladium', para la indentificación en España de los servicios de alojamiento tempora, restauración, spa o balnearios u otros servicios similiares por consistir en actos concurrenciales desleales contrarios a los arts. 6 y 4 de la LCD .

3.- Prohíba la reiteración futura de las conductas ilícitas anteriores.

4.- Ordene la revocación del registro de Fiesta Hotels&Resorts S.L. del término 'Palladium' del Registro Insular de Empresas, Actividades y Establecimientos Turísticos de Ibiza, cuya llevanza corresponde al Departamento de Política Empresarial y Actividades del Consell Insular d'Eivissa, librando los correspondientes mandamientos a dicho Consell Insular d'Eivissa.

5.- Ordene la cancelación del nombre de dominio www.palladiumhotelgroup.com y www.palladiumweddings.com, librando el correspondiente Oficio a la ICANN.

6.- Ordene la publicación del fallo de la Sentencia estimatoria en los diarios El País y el Diario de Ibiza, tanto en su versión on-line como en su edición en papel y en la página web corporativa de Fiesta Hotels

Todo ello con expresa imposición de costas a la demandada'.

Las alegaciones de la actora reproducen la síntesis de los hechos enjuiciados en el proceso principal.

Sexto.-Fiesta Hotels contestó a la demanda en ese proceso, para solicitar su desestimación e imposición de costas a la actora.

Entre sus alegaciones, advirtió de la comunicación de ese proceso y el proceso principal tramitado ante este juzgado, reiteró las alegaciones de hecho vertidas en este proceso y, en definitiva, amparó su conducta comercial en la titularidad de las marcas 'Palladium', entre las que se comprenden las discutidas en el proceso principal.

Séptimo.-Las partes fueron convocadas para la celebración de audiencia previa, que tuvo lugar el día 14/5/19. Agotadas las finalidades del acto, las actuaciones quedaron vistas para sentencia de conformidad con lo previsto en el art. 429.8 LEC . Concedía a ambas partes la oportunidad de formular conclusiones por escrito en el plazo de cinco días.

Hechos

La valoración de las alegaciones de las partes y de su esfuerzo probatorio permite establecer, como acreditados en la instancia y relevantes para la solución del caso, la siguiente relación de hechos probados:

1.- Fiesta Hotels es titular de la marca comunitaria núm. 900.491, denominativa en clases 35 y 43, 'Palladium', cedida por su titular inicial D. Epifanio , administrador único en ese momento de Residencial Palladium, en virtud de contrato privado de colaboración otorgado en fecha de 30/3/06 y elevado a público en fecha de 23/2/07, que tenía por objeto regular la coexistencia pacífica y temporal entre el uso del término 'Palladium' por parte de Residencial Palladium y la transmisión a Fiesta Hotels de los derechos de exclusiva sobre dicho término. En ese mismo documento, Residencial Palladium se comprometió a modificar la denominación de su establecimiento.

(hecho no controvertido; doc. 7 contestación, Auto JM núm. 2 Palma de Mallorca, de 29/11/12, a modo de antecedente lógico ex art. 222.4 LEC ; doc. 10, acuerdo de colaboración otorgado en 2006 entre Residencial Palladium, representada por D. Epifanio , y Fiesta Hotels; doc. 12 contestación, escritura pública de cesión de marca intervenida por D. Epifanio y Fiesta Hotels)

2.- Fiesta Hotels es titular de la marca comunitaria núm. 2.915.304, mixta, 'Palladium Hotels&Resorts', conocida por Residencial Palladium desde el momento de su concesión en el año 2006 y cuya representación gráfica es la siguiente:

(hecho no controvertido; doc. 6 contestación, copia desistimiento de la acción de nulidad promovida ante la OAMI por Residencial Palladium contra la concesión de esa marca)

3.- Fiesta Hotels emplea varios signos distintivos registrados que incluyen el término 'Palladium' para la identificación de sus servicios de restauración y alojamiento temporal.

(hecho no controvertido; docs. 1 y 2 contestación, extractos base de datos OEPM y muestrario de publicaciones especializadas)

4.- Fiesta Hotels es titular de la marca nacional núm. 3.019.459 (8), solicitada en fecha de 24 de febrero de 2012 y concedida en fecha de 15 de junio de 2012, en la clase 43 del nomenclátor para servicios de restauración y hospedaje temporal, cuya representación gráfica es la siguiente:

(hecho no controvertido)

5.- Fiesta Hotels es titular de la marca nacional núm. 3.025.243 (1), para servicios de spa y balneario en la clase núm. 44 del nomenclátor, solicitada en fecha de 3 de abril de 2012 y concedida en fecha de 13/7/12, cuya representación gráfica es la siguiente:

(hecho no controvertido)

6.- Residencial Palladium formuló previamente demanda de nulidad respecto de estas dos marcas nacionales en fecha de 18/9/12 ante el Juzgado Mercantil núm. 2 de Mallorca, que resolvió su falta de competencia objetiva en fecha de 14/1/13, por corresponder la competencia a los juzgados de marca comunitaria de Alicante, ante los que Residencial Palladium no reiteró su pretensión.

(doc. 3 contestación, escrito de demanda; doc. 4 contestación, Auto de archivo)

7.- Fiesta Hotels emplea el término 'Palladium' de manera plural para la indentificación y promoción de su actividad de hospedaje y restauración en Ibiza, entre otros extremos a través de los nombres de dominio www.palladiumhotelgroup.com y www.palladiumweddings.com.

(Hechos no controvertidos)

Fundamentos

Primero.- Desestimación de las demandas formuladas por Residencial Palladium y acumuladas en este proceso.

1.- Voy a desestimar la demanda marcaria formulada por Residencial Palladium, al no poder apreciar interés susceptible de protección jurídica tras ninguna de las vías impugnatorias a través de las que pretende la nulidad de los registros nacionales núm. 3.019.459 (8) y 3.025.243 (1). Para ello, apreciaré una situación de coexistencia pacífica y consolidada de los signos empleados por Fiesta Hotels y del nombre comercial no registrado de Palladium, que tiene su origen en el contrato de colaboración suscrito por ambos en 2006. A su vez, señalaré que las marcas sucesivamente registradas por Fiesta Hotels con variaciones del término 'Palladium' solo suponen el normal desarrollo de esos derechos previamente consolidados. Por fin, advertiré una incoherencia entre esa situación de tolerancia y la actual beligerancia procesal de la actora que, definitivamente, me impide advertir en el caso la concurrencia de ninguna de las causas de nulidad absoluta y relativas expresadas en la causa de pedir de la demanda, según diré.

2.- A su vez, desestimaré las acciones formuladas al amparo de la LCD, por aplicación de la doctrina sobre la complementariedad relativa que rige las relaciones entre los derechos marcario y de competencia desleal, para señalar en cualquier caso que Fiesta Hotels es titular de derechos de exclusiva sobre el término 'Palladium' que puede utilizar de manera plena en el sentido del art. 34 LM .

Segundo.-Valoración probatoria.

3.- La fijación de hechos relevantes para la solución del caso parte de una enumeración de los extremos que no son controvertidos entre las partes y de una reproducción asequible de los documentos aportados a las actuaciones para fijar otros que sí lo son. Unos y otros hitos de hecho son los que se enfatizan en la narración expresada anteriormente: la existencia de un acuerdo de colaboración entre las partes para lograr su coexistencia pacífica, mientras la demandada ganaba derechos de exclusiva sobre las marcas comunitarias 'Palladium'.

4.- Esa valoración asequible impone hacer notar las omisiones en las que incurre el discurso de la Residencial Palladium en su escrito de demanda, cuando hurta al contexto de este proceso algunos antecedentes de todo punto relevantes para la comprensión de cuál es el grado de relaciones existente entre las partes desde hace largo tiempo y el resultado de la recurrente litigiosidad que, al parecer, han sostenido episódicamente por el empleo de los signos distintivos vinculados a la mención 'Palladium'.

5.- En primer lugar, resulta que ambas sociedades explotan establecimientos hoteleros en la isla de Ibiza y que, tal y como señala Residencial Palladium, su arraigo en esa isla y el empleo de la mención 'Palladium' para distinguirse en el tráfico es anterior a la implantación de la demandada o, al menos, al empleo de ese mismo término por la demandada, lo que solo se produjo tras la redenominación de uno de sus hoteles abierto al público en ese lugar, con fecha posterior a ese uso previo del término por parte de Residencial Palladium. Sin embargo, debe hacerse igualmente notar que Residencial Palladium no es titular de un nombre comercial registrado, con independencia de la relevancia que ello pudiera engendrar. En realidad, Residencial Palladium emplea su propia denominación social para identificar su establecimiento hotelero.

6.- En segundo lugar, de la recapitulación de antecedentes relevantes habidos entre las partes, resulta que, si Fiesta Hotels es titular de la marca comunitaria núm. 900.491, denominativa, 'Palladium', lo es en virtud de un acuerdo de colaboración trabado con Residencial Palladium, que era su titular original a través de su administrador único, en 2006. En ese mismo acuerdo, Residencial Palladium se comprometió a denominar nuevamente su establecimiento hotelero, sin empleo de la mención 'Palladium', en el plazo de un año.

7.- Eso evidencia el auténtico contexto de este proceso: que al menos desde el año 2006, una y otra parte trataron de coexistir pacífica y temporalmente en la explotación de un elemento denominativo común, 'Palladium'. En efecto, el término era empleado por la actora para identificar en el tráfico su explotación hotelera sita en Ibiza, como elemento a su vez integrante de su denominación social, desde principios del año 2000. Por su parte, la demandada adquirió en 2006 derechos de exclusiva sobre ese término, cedidos por la actora. Pero de ese derecho la demandada ha hecho algo más amplio y complejo, puesto que el término denominativo en cuestión se incorporó sucesivamente a un grupo amplio de marcas mixtas desarrolladas con posterioridad, todas vinculadas a las distintas facetas de la actividad comercial de la demandada en el ámbito del negocio hotelero.

8.- A su vez, respecto de las marcas discutidas en este proceso, registradas en el año 2012, la actora ha omitido igualmente que ya conocía de su existencia desde el mismo momento de su publicación, pues trató de atacar su validez en ese mismo instante, lo que tuvo lugar en el otoño de 2012, según lo señalado, por más que ese intento se resolviera de manera infructuosa.

Tercero.- Coexistencia de signos y derecho de uso del titular de una marca: marcas familiares.

9.- El TJUE ha tenido oportunidad de señalar que la coexistencia de dos marcas en un mercado determinado puede contribuir a disminuir el riesgo de confusión entre ambas, siempre y cuando la coexistencia de ambas marcas sea pacífica. Así en la STJUE, Sala Primera, de 3 de septiembre de 2009, C-498/07 , Aceites del Sur-Coosur S.A. Vs. Koipe Corporación S.L.:

'82. En efecto, por un lado, si bien no cabe excluir que la coexistencia de dos marcas en un mercado determinado pueda eventualmente contribuir, junto con otros factores, a disminuir el riesgo de confusión entre dichas marcas por parte del público pertinente, para ello es necesario, además, que concurran determinados requisitos. Así, tal como sugiere el Abogado General en los puntos 28 y 29 de sus conclusiones, la inexistencia de riesgo de confusión puede deducirse, en particular, del carácter 'pacífico' de la coexistencia de las marcas en conflicto en el mercado de referencia'.

10.- A su vez, la coexistencia pacífica de esas marcas presupone, en cualquier caso, el uso efectivo -y tolerado- de la marca registrada de que se trate. Lo advierte igualmente el ATJUE, 16 de septiembre de 2010, C-459/09 , Dominio de la Vega S.L. Vs. OAMI, así:

'51. La comprobación de los requisitos exigidos por el Tribunal de Justicia, a saber, la coexistencia de las marcas en un mercado determinado y el carácter pacífico de dicha coexistencia, presupone que se haga un uso efectivo de las marcas registradas. Por lo tanto, el Tribunal General no incurrió en un error de Derecho al desestimar la alegación que Dominio de la Vega basaba en el registro de determinadas marcas, toda vez que su uso efectivo se había probado'.

11.- De este modo, si es posible que pueda conservarse una situación de coexistencia pacífica de dos marcas, entendidas como posición de exclusiva y con plena funcionalidad marcaria, en mayor medida es posible que pueda conservarse una situación de coexistencia pacífica de una marca y otros derechos que no entrañan una posición de exclusiva equivalente (antes lo contrario, se trataría de derechos de habitual claudicación ante el ámbito de exclusiva inherente al derecho marcario de que se trate).

12.- Por último, en interpretación de los arts. 10.2 y 10.1, respectivamente, de las Directivas de 1988 y 2008, el TJUE ha admitido la posibilidad de que el derecho de exclusiva que ostenta el titular de una marca registrada le permite utilizarla en una forma distinta en que, aunque difiera alguno de sus elementos, no se altere su carácter distintivo, con independencia de que esa marca familiar esté o no registrada a su vez como marca autónoma (casosBainbridge, Bernhard Rintisch, Alcolock). En desarrollo de esta doctrina, puede decirse que el derecho de uso del titular de una marca registrada le asiste igualmente para obtener el registro posterior de marcas sucesivas, que supongan la alteración de algún elemento de la marca originariamente registrada, pero solo para construir un grupo familiar de marcas que conservan una misma y común funcionalidad distintiva.

13.- En el caso, se constatan tres extremos. En primer lugar, que Residencial Palladium no es titular de ningún derecho de exclusiva sobre el término 'Palladium' que resulte oponible a quien sí es titular con carácter exclusivo de ese signo, que es Fiesta Hotels. En segundo lugar, que desde la titularidad exclusiva de los signos registrados en el año 2006, marcas comunitarias 900.491 y 2.295.304, Fiesta Hotels ha registrado toda una familia de marcas con reformulación de los elementos definitorios de aquellas, para desarrollar una funcionalidad distintiva común que se proyecta sobre las distintas utilidades económicas en las que se puede idealmente dividir el objeto de su tráfico hotelero (alojamiento, restauración, ocio, actividades deportivas, etc.). En tercer lugar, que el único derecho anterior que Residencial Palladium podría oponer frente a la posición de exclusiva que desde el año 2006 ostenta Fiesta Hotels es el hecho de que su denominación social y el nombre comercial no registrado de su establecimiento hotelero sito en Ibiza incorporaban, previamente, la mención 'Palladium'.

14.- Pero en este punto se hace necesario acentuar que, precisamente, la posición de exclusiva de Fiesta Hotels se asentó sobre un acuerdo de colaboración entablado con Residencial Palladium en 2006, mediante el que el administrador único de la segunda cedió a la primera el derecho de exclusiva sobre la marca ya registrada 'Palladium' y a través del cual las partes disciplinaron un marco de coexistencia pacífica y temporal (claudicante para Residencial Palladium) del uso por parte de la actora de la mención 'Palladium' para la identificación de su establecimiento hotelero. La actora se comprometió a imponer una nueva denominación a ese establecimiento en el plazo de un año. Por fin, mediante ese acuerdo Fiesta Hotels adquirió la titularidad de la marca comunitaria y denominativa 'Palladium'. Tras ello, Residencial Palladium no procedió a imponer una nueva denominación a su establecimiento y, por su parte, Fiesta Hotels, sobre ese derecho adquirido y en un ejercicio normal de las facultades de uso que esa titularidad le atribuía, desarrolló toda una familia de marcas 'Palladium', con mayor o menor impacto distintivo de la mención en el contraste con la expresión gráfica de otros elementos de mayor importancia y poder distintivo en las sucesivas composiciones.

15.- De este modo, para valorar qué causas de nulidad podría oponer válidamente Residencial Palladium contra las marcas nacionales registradas en 2012 por Fiesta Hotels, que son las discutidas aquí, debería primero estudiarse qué vías de nulidad son las que podría dirigir Residencial Palladium contra las marcas comunitarias de las que es titular Fiesta Hotels desde 2006, puesto que las posteriores solo suponen una mera reformulación familiar de las anteriores cuya validez no se discute, en una situación continuista de la posición amparada por los derechos de uso que se desprenden de esas primeras marcas obtenidas en 2006.

16.- Únicamente podría discreparse de lo anterior respecto de la marca núm. 3.025.243, al considerar que es algo más que una mera reformulación familiar de esos signos obtenidos en 2006, puesto que en ese nuevo registro el elemento distintivo prepoderante es la mención mixta 'Zentropía', siendo que el empleo que se hace de la denominación 'Palladium' puede ser considerado como residual y menor. En primer lugar, creo que ello no es así, pues esa preponderancia del elemento gráfico 'Zentropia' es reconducida, en términos de funcionalidad distintiva, precisamente por la mención menor 'Palladium', para vincularla a las marcas anteriores 'Palladium' y 'Palladium Hotels&Resorts'. En segundo lugar, en el caso de que no quisiera compartirse este último razonamiento, no solo no estaríamos en presencia de una marca familiar sino que, precisamente porque para llegar a ese resultado habría que despreciar el valor marcario de la mención residual 'Palladium', no estaríamos en presencia de un signo vinculado a los derechos que dice ostentar Residencial Palladium y sus acciones fracasarían igualmente.

17.- Agotada la valoración probatoria y la exposición del primer marco jurisprudencial relevante para el análisis, voy a abordar el examen de las causas de nulidad absoluta y relativa que invoca la actora: mala fe en la obtención de los registros y oponibilidad de un derecho previo (denominación social con riesgo de confusión).

Cuarto.- La mala fe como causa de nulidad absoluta del registro marcario.

18.- La doctrina sentada por la Sala Primera en examen de la causa de nulidad prevista en el art. 51.1.b) LM señala que la mala fe se constata por la concurrencia de algunas circunstancias objetivas en el momento de registro de la marca: el conocimiento actual o potencial del uso previo del signo registrado por tercero y la consciencia de la incompatibilidad de esos signos, además de por la eventual vinculación previa de las partes o el ánimo de obstaculización del giro de un competidor (por todas, STS (1ª), núm. 674/2017, de 15 de diciembre , Ponente Ignacio Sancho Gargallo). En cualquier caso, el momento pertinente para apreciar la existencia de la mala fe del solicitante es el de la presentación de su solicitud, siendo que la mala fe debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores relevantes en el caso de que se trate ( STJUE, 11 de junio de 2009, C-529/07 , Lindt).

19.- Del escrito de demanda se desprende que la mala fe con la que Fiesta Hotels se habría conducido al obtener sus registros en el año 2012 estribaría en que era consciente, en ese momento, de que de forma previa Residencial Palladium empleaba la denominación 'Palladium' para identificar el hotel que explota en Ibiza.

20.- Pero aquí es cuando cobra verdadera importancia recomponer las omisiones de la narración de hechos consignada en la demanda, en la medida en que, de acuerdo con lo resuelto en los fundamentos anteriores, eso nos permite comprobar que lo que hizo la demandada en el año 2012 no fue sino obtener registros marcarios familiares, en su relación con los que ostenta desde el año 2006.

21.- Y, a su vez, para descartar en el caso cualquier atisbo de mala fe al tiempo de obtención de los registros marcarios en 2012, deberíamos examinar en qué contexto se produjo el registro o la obtención de esa posición de exclusiva en 2006: nada menos que a través de un acuerdo entre las partes, que pretendía regular la coexistencia pacífica de las marcas que ganaba la demandada con el uso del término 'Palladium' que veía reconocido la actora. Si para la doctrina jurisprudencial aplicable ( SSTJUE, 27 de junio de 2013, C-320/12 y 11 de junio de 2009, C-529/07 ) la mala fe del solicitante se desprenderá normalmente del conocimiento que entonces tenía de que un tercero utilizaba de forma previa un signo confundible, en este caso no puede ignorarse que fue el propio representante de la parte actora quien transmitió a la demandada los derechos de exclusiva sobre la marca comunitaria 'Palladium'.

22.- De este modo, procede la desestimación de esta primera acción acumulada.

Quinto.- Prescripción de las acciones de nulidad relativa por tolerancia del uso de un signo confundible con un derecho anterior.

23.- A su vez, la desestimación de la acción de nulidad relativa acumulada es igualmente rotunda, por causa de la tolerancia que Residencial Palladium ha realizado del uso por parte de Fiesta Hotels de sus signos registrados en pretendido conflicto con el nombre comercial no registrado de su establecimiento 'Grand Hotel Palladium'.

24.- Es cierto que el TJUE resolvió una cuestión semejante suscitada entre las partes ( STJUE, 19 de abril de 2018, C-75/17 ). En ese caso, Fiesta Hotels había registrado una marca evolutiva de las obtenidas en 2006, frente a la Residencial Palladium opuso la preexistencia de uso como nombre comercial no registrado del término 'Palladium', para identificar su establecimiento hotelero ubicado en Ibiza. Lo que ocurre es que en esa sentencia, que desarrolla largamente la presencia en la pretensión impugnatoria de Residencial Palladium de los requisitos previstos en el art. 9.1.d LM , de manera que todo eso puede tenerse aquí por reproducido sin mayores dificultades, no se valora expresamente la capacidad de obtener el registro de marcas familiares obtenidas desde el desarrollo de marcas previas y válidas, así como el contexto de las relaciones particulares entre las partes, plasmadas en el documento de colaboración de 2006, por las circunstancias particulares de ese proceso, así:

'23 En su segundo motivo de recurso, Fiesta afirmó que, al ser titular desde 2002 de varias marcas nacionales y de la Unión que contenían todas el término 'Palladium' y que eran anteriores a la adquisición del derecho al signo invocado, gozaba de un derecho de prioridad conferido por tales marcas. Fiesta alegó igualmente que la convivencia pacífica de varios establecimientos hoteleros que llevaban la denominación Palladium en las islas Baleares reducía o excluía el riesgo de confusión entre esas marcas y el signo invocado.

24 Por lo que se refiere, en primer lugar, a la existencia de un riesgo de confusión, el Tribunal General hizo constar, en el apartado 76 de la sentencia recurrida, que se desprende de las disposiciones de la Ley de Marcas que un nombre comercial no registrado confiere el derecho a prohibir el uso de marcas posteriores en relación con las cuales exista un riesgo de confusión. En el apartado 78 de dicha sentencia, el Tribunal General juzgó que procedía considerar debidamente fundadas las apreciaciones de la Sala de Recurso sobre la existencia de dicho riesgo, en especial habida cuenta de que Fiesta no había puesto en tela de juicio ni la aplicación por analogía de las disposiciones del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 efectuada por la Sala de Recurso ni el carácter fundado de las apreciaciones de esta en cuanto a las similitudes entre los servicios en cuestión y entre los signos de que se trata.

25 En segundo lugar, por lo que respecta a la teoría de las marcas intermedias y al argumento basado en la supuesta convivencia pacífica de los signos en conflicto, el Tribunal General declaró en los apartados 81 a 83 y 85 de la sentencia recurrida que procedía declarar la inadmisibilidad de esas alegaciones, por haber sido invocadas por primera vez ante él. A mayor abundamiento, el Tribunal General estimó que, en cualquier caso, tales alegaciones no acreditaban que la Sala de Recurso hubiera incurrido en error de Derecho al interpretar el artículo 9, apartado 1, letra d), de la Ley de Marcas .

(...)

Apreciación del Tribunal de Justicia

66 Por lo que respecta al cuarto motivo de casación, procede señalar en primer lugar que, en el apartado 81 de la sentencia recurrida, el Tribunal General hizo constar que Fiesta no había invocado en el procedimiento administrativo ante la EUIPO, en relación con la mencionada marca, la jurisprudencia española sobre las marcas intermedias. A este respecto, carece de pertinencia la alegación formulada por Fiesta en su escrito de réplica, según la cual en el expediente administrativo consta que ella había hecho referencia a la existencia de la marca de la Unión cuya solicitud de registro data del 30 de octubre de 2002. En efecto, la mera referencia a la existencia de esa marca no permite considerar que Fiesta hubiera invocado ya en el procedimiento administrativo la teoría supuestamente derivada de la jurisprudencia española sobre las marcas intermedias.

67 A continuación, en el apartado 82 de la sentencia recurrida, el Tribunal General indicó que la existencia de un eventual derecho resultante de la jurisprudencia sobre las marcas intermedias es, en principio, una cuestión de hecho cuya demostración incumbe a la parte que la invoca.

68 Por último, el Tribunal General concluyó acertadamente, en el apartado 83 de la sentencia recurrida, que procedía declarar la inadmisibilidad de la argumentación de Fiesta sobre la aplicación supuestamente errónea a los hechos del caso de la jurisprudencia española relativa a las marcas intermedias. En efecto, es evidente que Fiesta no invocó ante la EUIPO la marca antes mencionada para que fuera calificada jurídicamente con arreglo a dicha jurisprudencia. Ahora bien, aunque el Tribunal General ha de examinar la legalidad de la resolución controvertida controlando la aplicación del Derecho de la Unión que realizó la Sala de Recurso a la luz, en particular, de los datos de hecho sometidos a dicha Sala, no está obligado a efectuar ese control tomando en consideración datos de hecho que hayan sido presentados por primera vez ante él (véase en este sentido la sentencia de 13 de marzo de 2007, OAMI/Kaul, C 29/05 P, EU:C:2007:162 , apartado 54). No desvirtúa esta conclusión el hecho de que el Tribunal General examinara brevemente, a mayor abundamiento, la argumentación de Fiesta basada en la teoría de las marcas intermedias.

69 Como el examen del cuarto motivo de casación no ha permitido demostrar que el Tribunal General haya incurrido en un error de Derecho al declarar la inadmisibilidad de la mencionada argumentación de Fiesta, procede desestimar dicho motivo por infundado.

70 Por consiguiente, procede desestimar el recurso de casación en su totalidad'.

25.- Pero aquí la integración del objeto del proceso ha sido distinta, según se desprende de las alegaciones de las partes consignadas en los antecedentes oportunos y de lo resuelto hasta este fundamento. Examinaré aquí, en primer lugar, la tolerancia como causa de prescripción de las acciones de nulidad relativa y, en segundo lugar, la relación de los signos discutidos con los obtenidos por la demandada en 2006.

26.- A diferencia de lo que ocurre respecto de la vigencia de las acciones para solicitar la nulidad de una marca que incurre en una prohibición absoluta, que es imprescriptible ( art. 51.2 LM ), el ejercicio de las acciones para solicitar la declaración de nulidad de una marca que incurre en una causa de nulidad relativa (como las previstas en el art. 9.1d LM ) está afecto a un plazo de prescripción quinquenal, basado en la tolerancia consciente durante cinco años del signo que se dice nulo ( art. 52.2 LM ).

27.- ¿Qué es tolerancia? En el derecho de la Unión no existe una definición del concepto de 'tolerancia de uso del signo incompatible', pero la STJUE, 22 de septiembre de 2011, C-482/09 , precisó que se trata de un concepto autónomo del derecho comunitario e independiente del derecho nacional. A su vez, el TJUE precisó que los requisitos para que comience a correr el cómputo del plazo de prescripción son cuatro: el registro posterior de la marca en el Estado miembro de que se trate, el hecho de que esa marca se haya obtenido de buena fe, que el uso de la marca posterior haya sido efectivo y, por fin, el hecho de que el titular de la marca anterior (o derecho igualmente oponible) haya tenido conocimiento del registro de la marca posterior incompatible y su uso.

28.- En el caso, la nueva integración de las omisiones del discurso de la actora, ya evidencian que esta era consciente de que la demandada obtuvo el registro de las citadas marcas durante el año 2012, toda vez que en fecha de 18/9/12 formuló demanda en ejercicio de acciones de nulidad, datando la formulación de la presente de 24/11/17. Esa demanda resultó inadmitida, según se ha dicho, sin que desde entonces la actora reiterara sus pretensiones impugnatorias hasta la interposición de la demanda que ha dado lugar a este proceso. Es decir, que la actora ha tolerado el uso de los citados signos durante los últimos cinco años. No consta acto de interrupción de la prescripción.

29.- Pero los razonamientos traídos en los fundamentos anteriores sirven igualmente para explicar aquí que, en realidad, ese lapso de tolerancia de uso ha sido mucho más amplio, de acuerdo con la comunicación marcaria que existe entre los signos que Fiesta Hotels ostenta desde el año 2006 y los registrados en el año 2012, siendo los primeros indubitadamente conocidos por la actora. Es más, el propio objeto del acuerdo trabado entre las partes en el año 2006 estribó en la tolerancia por parte de la actora del uso por la demandada del signo 'Palladium'.

30.- Si Residencial Palladium no puede oponer frente a la validez de las marcas señaladas la titularidad de un nombre comercial no registrado anterior en el tiempo, en ningún caso puede fundar su pretensión impugnatoria en la titularidad de ningún otro derecho anterior en el tiempo de los previstos en el art. 9.1.d LM , entre ellos de su denominación social, que no tiene por qué emplear en la denominación de su establecimiento hotelero, pues desarrolla la denominación social no cumple por sí misma una finalidad marcaria. En este punto, debe señalarse que la actora incumplió su compromiso adquirido en el año 2006, para modificar la denominación de su establecimiento hotelero.

31.- Por todo ello, procede la desestimación de esta segunda acción acumulada. En definitiva, podría discutirse si, ex art. 52.2 LM , Fiesta Hotels puede prohibir o no a Residencial Palladium el empleo del término 'Palladium' para identificar el establecimiento hotelero de la segunda en Ibiza, pero desde luego lo que no puede oponer Residencial Palladium es la existencia de un uso previo del término 'Palladium' para enervar la eficacia de los derechos de exclusiva que asisten a la Fiesta Hotels, en la medida en que la propia Residencial Palladium se los transmitió.

Sexto.- Desestimación de la demanda acumulada en ejercicio de acciones de la LCD.

32.- Debo desestimar igualmente las acciones acumuladas (por acumulación de procesos) que Residencial Palladium dirige contra Fiesta Hotels al amparo de los arts. 6 y 4 LCD , por un doble motivo.

33.- En primer lugar, por aplicación de la doctrina de la complementariedad relativa, toda vez que en las pretensiones de Residencial Palladium existe una unidad de imputación entre las causas de invalidez de los signos registrados a favor de Fiesta Hotels, que no son tales según lo ya resuelto, y la comisión de actos de competencia desleal acaecidos por el empleo en el tráfico de esos signos por parte de Fiesta Hotels, sin justificación añadida, con base a los mismos hechos y por efectos coincidentes con los que sostienen el primer bloque de acciones que pretenden la invalidez de los registros marcarios de la demandada en ambos procesos. Todo ello partiendo de los fundamentos de esa doctrina, así en la STS, 1ª, núm. 504/17, de 15 de septiembre , Ponente Pedro José Vela Torres:

'1.- Como hemos recordado en la sentencia 94/2017, de 15 de febrero , la normativa sobre marcas y la normativa sobre competencia desleal cumplen funciones diferentes. Mientras que la primera protege un derecho subjetivo sobre un bien inmaterial, un derecho de exclusiva generador de un ius prohibendi a favor de su titular, la segunda protege el correcto funcionamiento del mercado, de modo que la competencia se realice por méritos o por la eficiencia de las propias prestaciones y no por conductas desleales.

No obstante, la Ley de Marcas, al proteger los signos que permiten identificar el origen empresarial de los productos y servicios, contribuye también a mantener el correcto funcionamiento del mercado, al excluir el error en las decisiones de adquisición de bienes o contratación de servicios.

2.- También decíamos en dicha resolución que la coexistencia entre una y otra normativa se caracteriza por lo que se ha venido en llamar una 'complementariedad relativa' ( sentencias 586/2012, de 17 de octubre ; 95/2014, de 11 de marzo ; y 450/2015, de 2 de septiembre ). Vista la distinta función que cumplen las normas de competencia desleal y las de marcas, el criterio de la complementariedad relativa sitúa la solución entre dos puntos: de una parte, la mera infracción de estos derechos marcarios no puede constituir un acto de competencia desleal; y de otra, tampoco cabe guiarse por un principio simplista de especialidad legislativa, que niega la aplicación de la Ley de Competencia Desleal cuando existe un derecho exclusivo reconocido en virtud de los registros marcarios a favor de sus titulares y estos pueden activar los mecanismos de defensa de su exclusiva.

La solución ha de provenir de la determinación de en qué casos debe completarse la protección que dispensan los sistemas de propiedad industrial con el sometimiento de la conducta considerada a la Ley de Competencia Desleal.

Por un lado, no procede acudir a la Ley de Competencia Desleal para combatir conductas plenamente comprendidas en la esfera de la normativa de Marcas, en relación con los mismos hechos y los mismos aspectos o dimensiones de esos hechos. De ahí que haya de comprobarse si la conducta presenta facetas de desvalor o efectos anticoncurrenciales distintos de los considerados para establecer y delimitar el alcance de la protección jurídica conferida por la normativa marcaria.

Por otro, procede la aplicación de la legislación de competencia desleal a conductas relacionadas con la explotación de un signo distintivo, que presente una faceta o dimensión anticoncurrencial específica, distinta de aquella que es común con los criterios de infracción marcaria.

Y, en última instancia, la aplicación complementaria depende de la comprobación de que el juicio de desvalor y la consecuente adopción de los remedios que en el caso se solicitan no entraña una contradicción sistemática con las soluciones adoptadas en materia marcaria. Lo que no cabe por esta vía es generar nuevos derechos de exclusiva ni tampoco sancionar lo que expresamente está admitido (sentencia 95/2014, de 11 de marzo ).

Como dijimos en la sentencia 586/2012, de 17 de octubre : '[e]n definitiva, la procedencia de aplicar una u otra legislación, o ambas a la vez, dependerá de la pretensión de la parte actora y de cual sea su fundamento fáctico, así como de que se demuestre la concurrencia de los presupuestos de los respectivos comportamientos que han de darse para que puedan ser calificados como infractores conforme alguna de ellas o ambas a la vez''.

34.- En segundo lugar, porque de ese segundo y acumulado escrito de demanda, lo único que resulta es que, efectivamente, Fiesta Hotels emplea en el tráfico, de manera plural y con finalidad distintiva, los signos registrados a su favor (los obtenidos en el año 2006 y, también, los que en esta resolución se conservan junto al resto cuya validez no se discute, es decir, el conjunto de marcas de la familia 'Palladium'). ¿Cómo emplea Fiesta Hotels sus signos? De las propias alegaciones de la actora, sin necesidad de descender a la valoración de la documental traída a las actuaciones a tal fin, lo único que se desprende es que ese uso se ajusta a las facultades que al titular de la marca reconoce el art. 34 LM . Es decir, que Fiesta Hotels emplea, con plena finalidad marcaria, sus signos 'Palladium'.

35.- En este sentido, cabe señalar que el perímetro de aplicaciones posibles de la marca se delimita de manera negativa, esto es, por el alcance de las prohibiciones de uso incompatible con el signo registrado por terceros. De este modo y por ejemplo, si el titular de la marca registrada puede impedir a otros el empleo de sus signos como nombres de dominio (en el art. 34.3.f LM y en la STS, 1ª, núm. 151/17, de 2 de marzo , Ponente Rafael Sarazá Jimena), desde luego los derechos de uso exclusivo sobre el signo registrado que corresponden al titular de la marca le asisten, por ejemplo, a emplear el signo registrado como nombre de dominio. Por eso, donde hay una marca válida que ampare ese uso no puede reputarse como desleal el empleo del signo válido en las distintas facetas de la actividad económica que realice su titular, a través de cualquier medio de penetración en el tráfico económico.

Séptimo.- Costas procesales.

36.- La desestimación de la demanda determina la condena en costas de la actora.

En virtud de los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,

Fallo

Debo desestimar la demandas principal y acumulada formuladas por Residencial Palladium S.L., a la que condeno al pago de las costas procesales causadas, contra Fiesta Hotels&Resorts S.L.

Frente a la presente cabe interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Valencia, en el plazo de veinte días desde su notificación.

Notifíquese.

Acuerdo, mando y firmo.