Sentencia CIVIL Juzgados de lo Mercantil - Valencia, Sección 3, Rec 355/2021 de 04 de Marzo de 2022

Encabezamiento

Juzgado Mercantil núm. 3 de Valencia

Juicio ordinario 355/21

SENTENCIA núm. /2022

En Valencia, a 4 de marzo de 2022.

Eduardo Pastor Martínez.

Antecedentes

Primero.En fecha de 7 de mayo de 2021 (registro informático), la representación procesal de don Roberto ha formulado demanda de juicio ordinario contra Martí Legalis Consilium S.L. Tras la alegación de los hechos y fundamentos de derecho que ha considerado oportunos, ha suplicado:

'(...) y dicte en su día, previa la oportuna tramitación procesal, Sentencia estimatoria de la demanda, en la que se acuerde:

Primero.- Declarar la infracción de la marca española 'Asesoría Martí Faus' por parte de la demandada.

Segundo.- Condenar a la demandada como consecuencia de lo anterior:

1.- A estar y pasar por la declaración anterior

2.- A cesar en el uso de los signos 'Assesoría Martí' y 'asesoriamarti.com' en rótulo y demás identificaciones, incluido el uso de nombres de dominio y el correo electrónico.

3.- A abstenerse en lo sucesivo del uso de los indicados signos.

4.- A retirar de su establecimiento el rótulo y retirar cualquier designación de los signos en su perfil de Facebook, o cualquier tipo de publicidad, correspondencia física o electrónica (incluidos dominios), membretes, así como cualquier otro documento en el que se haya materializado la infracción del derecho de marca, destruyendo todos aquellos que físicamente se puedan hacer desaparecer sin perjudicar los derechos de tercero.

Tercero.- Declarar la conducta desleal de la demandada por engañosa, o subsidiariamente por confusión, confusión por engaño y en otro caso, por aprovechamiento de la reputación ajena, consistente tanto en presentar su actividad como procedente o realizada también en nombre del actor, por perjudicarle cuando capta indebidamente la clientela manifestando por sus socios, administradores o empleados que la actividad que desarrolla proviene del actor en la forma indicada, y no solo a través de la utilización de nombres o signos que pueden generar tal confusión (los mencionados rótulos, Facebook, y demás publicidad que incluya la expresión 'Asesoría Martí'), sino también por las manifestaciones de su personal, todo ello en aplicación de la Ley de Competencia Desleal.

Cuarto.- Como consecuencia de lo anterior, que la demandada sea condenada a cesar la difusión oral (telefónica o presencial) o escrita a la clientela ganada o potencial, en la que se manifieste procedencia o la participación del actor en la actividad de la demandada, o en la que se utilicen la expresión 'Asesoría Martí'.

Quinto.- Como consecuencia de las infracciones de la marca y de la competencia desleal declaradas, que se proceda por la demandada o a su costa, a la rectificación de las manifestaciones y conductas, por medio de la inclusión en el portal de Facebook de la demandada, del texto íntegro de la sentencia que se dicte en el presente procedimiento, de forma accesible de forma que se haga constar expresamente en dicha página, como encabezamiento del enlace o entrada al texto de la sentencia (expresando que es de condena al demandado), y de forma visible en la primera pantalla de inicio, que el actor D. Roberto realiza su actividad de asesoramiento de forma diferenciada a la de la demandada según la sentencia a la que se puede acceder seleccionando ese anuncio.

Sexto: Que se declare el derecho de mi mandante a ser indemnizado por la demandada de los daños y perjuicios, e incluso el daño moral, que la infracción de los derechos de exclusiva le hayan ocasionado de conformidad con el art. 43 y 45 de la Ley de Marcas y con los artículos 32 y 6 de la Ley de Defensa de la Competencia , si bien la reclamación y concreta cuantificación de los daños y perjuicios queda expresamente reservada, como autoriza el art. 219.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , para una reclamación judicial posterior, que se formulará mediante demanda para dar lugar a la incoación y tramitación del procedimiento oportuno, firme que sea la resolución que ponga fin al presente procedimiento que declare las infracciones denunciadas y el derecho de mi mandante a ser completamente indemnizado, habida cuenta de la dificultad de determinar previamente el alcance de los daños y perjuicios sufridos.

Séptimo.- A pagar las costas procesales'.

Las alegaciones de la parte actora, en cuanto relevantes para la solución del caso, pueden resumirse así:

1.- El actor es un profesional asentado en Benaguacil (Valencia), dedicado a la gestoría, y asesoramiento laboral, fiscal y legal, seguros y agente de la propiedad inmobiliaria. Primero lo hizo personalmente y luego asociado al 50% con su hermano don Saturnino a través de diversas sociedades como Fiscola S.L. a partir de 1985, la sociedad Servivalen S.L., creada en 1986, y también a través de las mercantiles Nogal Hojas S.L., Grosella Vermella S.L., Hierba Carmín S.L., Coral Trompeta, S.L. y Digital Amarilla S.L..

2.- En realidad, esa actividad era conocida comercialmente como 'Asesoría Martí Faus'.

3.- A raíz de un conflicto con su socio y hermano, todas las sociedades se disolvieron en virtud de sentencia núm. 444/2016, dictada por el Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Valencia, de fecha 22 de noviembre de 2016, que resultó confirmada por sentencia núm. 426/2017 de la Sección Novena de la Audiencia Provincial de Valencia, de fecha 10 de julio de 2017.

4.- Durante el proceso de liquidación de esas sociedades, se previó la atribución del fondo de comercio a ambos partícipes, por considerarlo un activo indivisible.

5.- En fecha de 20 de diciembre de 2016, el actor solicitó la marca denominativa 'Asesoría Martí Faus' en las clases 35 y 45, para servicios de gestoría y consultoría administrativa, fiscal, laboral, contable, asesoría y consultoría de empresas, asesoría para la gestión de empresas y servicios jurídicos y de asesoría jurídica. La marca fue concedida en fecha de 13 de junio de 2017 como marca nacional M3643950(9).

6.- Martí Legalis Consilium S.L., fue constituida de forma unipersonal por su sobrina doña Guillerma, hija de su hermano don Saturnino y para explotar la misma actividad de gestoría y asesoría legal. Empezó a desarrollar su actividad el primero de enero 2019 en un local ubicado en Benaguacil (Valencia), rotulado como 'Assesoría Martí. También en su perfil de Facebook, así como en la publicidad que realiza, y al contestar el teléfono y en los correos electrónicos que utiliza, puede apreciarse el uso de dicha expresión distintiva 'Assesoría Martí'. A su vez, se remitió una circular a los clientes habituales del actor mediante correo electrónico, utilizando el nombre de dominio 'asesoriamarti.com' y para anunciar el inicio de la actividad, incorporando a los antiguos empleados de los hermanos Saturnino.

7.- Los hechos descritos constituyen un acto de infracción de la marca nacional del actor, por empleo con finalidad marcaria y para los mismos servicios de signo idéntico o semejante y en condiciones aptas para generar confusión del público. Se ejercitan acumuladamente acciones declarativas de infracción marcaria con invocación de diversos ilícitos del artículo 34.3 LM, de cesación y remoción, publicidad de sentencia y de pronunciamiento declarativo sobre la existencia de daños y perjuicios, sin perjuicio 'de que la reclamación de la indemnización se realice en un procedimiento ulterior' (fundamentos de derecho material, página no numerada).

8.- De manera autónoma y principal, se ejercitan otras acciones basadas en la LCD. En particular, se considera que dichas acciones son compatibles con las marcarias, que los hechos descritos son subsumibles en las previsiones de los artículos 4, 5, 6 (en relación con los arts. 20 y 25 LCD) y 12 LCD. Se reconducen dichas acciones a los mismos pedimentos anteriores, con los matices del pedimento tercero del suplico reproducido.

Segundo.Admitida a trámite la demanda, se acordó el traslado a la parte demandada, según consta.

Tercero.Martí Legalis Consilium S.L. contestó a la demanda en fecha de 26 de julio de 2021, para solicitar su desestimación con imposición de costas a la actora.

Los argumentos de la parte demandada, en cuanto relevantes para la solución del caso, pueden resumirse así:

1.- La demandada se constituyó en abril de 2018, pero su socia y administradora única ya desempeñaba previamente su actividad profesional de asesoría desde el año 2008, de manera autónoma y diferenciada de la actividad de su padre, don Saturnino, y de su tío y actor don Roberto.

2.- Con el registro de la marca nacional 'Asesoría Martí Faus', el actor se ha apropiado de forma oportunista e ilegítima de los apellidos que comparte con su hermano don Saturnino, pero 'deberá ser en su caso el hermano del actor y no (la demandada) quien, si lo estima oportuno, impugne la marca nacional registrada por el actor (...) (pues la demandada) no ostente legitimación para impugnar la marca nacional 'Asesoría Martí Faus' (...) (mientras) el actor tenga registrada la marca nacional (...) a su favor y se mantenga vigente y no se revoque por algún motivo, obviamente tendrá reconocidos todos los derechos y facultades que legalmente conlleva el reconocimiento de la titularidad de dicha marca' (pp. 4-5 contestación).

3.- Es cierta la existencia de un rótulo de establecimiento en el que figura el signo 'Assessoria Martí' (p. 6 contestación), acompañado de un logotipo, pero es evidente que no coincide con la marca registrada.

4.- El signo 'Assessoria Martí' reproduce el apellido de la socia y administradora única de la demandada.

5.- Además, existe otra marca nacional 'Assessoria Martí' registrada y en vigor desde 1991 a favor de don Argimiro, quien al parecer desarrolla su actividad profesional en Sabadell.

6.- Los servicios de asesoría tienen un claro componente personal que enerva el riesgo de confusión. No es relevante que la demandada contratara a los antiguos empleados de las sociedades del actor.

7.- El actor está jubilado y no desarrolla actividad empresarial alguna, sin encontrarse dado de alta en la AEAT.

Cuarto.Las partes fueron convocadas para la celebración del acto de audiencia previa, que tuvo lugar el día 16 de noviembre de 2021. Agotadas las finalidades del acto, se señaló el día 23 de febrero de 2022 para la celebración de la vista principal, admitiéndose la práctica de medios de prueba consistentes en requerimientos documentales al actor (satisfechos en fecha de 3 de diciembre de 2021) e interrogatorios de don Aureliano, doña Pura y don Benigno.

Hechos

La valoración de las alegaciones de las partes y de su actividad probatoria permite establecer, como acreditada en la instancia y relevante para la solución del caso, la siguiente relación de hechos probados:

1.- El actor es un profesional asentado en Benaguacil y se dedica a la gestoría, y asesoramiento laboral, fiscal y legal, seguros y agente de la propiedad inmobiliaria. Con el propósito de desarrollar estas actividades, se asoció con su hermano don Saturnino mediante la constitución de un grupo de sociedades entre las que figuraba Fiscola S.L., a partir de 1985, la sociedad Servivalen S.L., creada en 1986, y también a través de las mercantiles Nogal Hojas S.L., Grosella Vermella S.L., Hierba Carmín S.L., Coral Trompeta, S.L. y Digital Amarilla S.L.

(hecho no controvertido)

2.- En realidad, esa actividad era conocida comercialmente como 'Asesoría Martí Faus' en el municipio de Benaguacil y su comarca.

(hecho no controvertido)

3.- A raíz de un conflicto con su socio y hermano, todas las sociedades se disolvieron en virtud de sentencia núm. 444/2016, dictada por el Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Valencia, de fecha 22 de noviembre de 2016, que resultó confirmada por sentencia núm. 426/2017 de la Sección Novena de la Audiencia Provincial de Valencia, de fecha 10 de julio de 2017.

(hecho no controvertido)

4.- Durante el proceso de liquidación de esas sociedades, se previó la atribución del fondo de comercio a ambos partícipes, por considerarlo un activo indivisible.

(hecho no controvertido)

5.- En fecha de 20 de diciembre de 2016, el actor solicitó la marca denominativa 'Asesoría Martí Faus' en las clases 35 y 45, para servicios de gestoría y consultoría administrativa, fiscal, laboral, contable, asesoría y consultoría de empresas, asesoría para la gestión de empresas y servicios jurídicos y de asesoría jurídica. La marca fue concedida en fecha de 13 de junio de 2017 como marca nacional M3643950(9).

(hecho no controvertido)

6.- Martí Legalis Consilium S.L. fue constituida de forma unipersonal por doña Guillerma, hija de don Saturnino y para explotar la actividad de gestoría y asesoría legal. Empezó a desarrollar su actividad el primero de enero 2019 en un local ubicado en Benaguacil, rotulado como 'Assesoría Martí', con empleo simultáneo de un logotipo. También en su perfil de redes sociales, así como en la publicidad que realiza, en el trato con el público o en los correos electrónicos que remite utilizando el nombre de dominio 'asesoríamarti.com', se identifica en el mercado mediante el empleo del signo 'Assesoría Martí'.

(hecho no controvertido)

7.- En particular, la reproducción del rótulo del establecimiento abierto al público en la localidad de Benaguacil es la siguiente:

(doc. 15 actor-fotografía)

8.- A su vez, se remitió una circular a los clientes habituales del que fuera grupo societario 'Asesoría Martí Faus' para anunciar el inicio de la actividad de Martí Legalis Consilium S.L.U., con el siguiente texto:

'Estimado/a amigo/a:

A través de la presente misia deseamos daros cordialmente la bienvenida e invitaros a nuestras oficinas situadas en la calle Reis Catòlics, nº 12, Bajo (chaflán c/ Fray Luis Amigó-c/ Báscula) de Benaguasil, donde tendremos el gusto de atenderos en las materias de asesoramiento jurídico, impuestos, laboral y administración de fincas.

Reiteramos el agradecimiento por la confianza puesta en nuestro servicio y esperamos que este emplazamiento sea de vuestro agrado donde esperamos volver a vernos cuando lo estiméis necesario.

Aprovechando la ocasión para saludaros cordialmente y desearos un feliz año 2019.

(...)'.

(doc. 16 actor-circular a clientes)

9.- Esa circular estaba nominalmente suscrita por 'Martí Legalis Consilium S.L.U.' con empleo simultáneo del mismo logotipo anterior:

(doc. 16 actor-circular clientes)

10.- Los empleados de Martí Legalis Consilium S.L.U. son antiguos empleados de 'Asesoría Martí Faus'.

(hecho no controvertido)

11.- Algunos de los antiguos clientes del grupo societario 'Asesoría Martí Faus' creyeron que existía una identidad económica entre las empresas de ese grupo y Martí Legalis Consilium S.L.U., por razón del empleo por esta y con finalidad distintiva del signo 'Assesoria Martí'.

(testificales de don Aureliano, doña Pura y don Benigno)

Fundamentos

Primero. Estimación parcial de la demanda.

1.- Debo estimar parcialmente la demanda formulada por don Roberto, para constatar la infracción por la demandada de la marca nacional de la que es titular y conceder los pronunciamientos declarativos, de cesación y remoción y la publicidad de sentencia que solicita en su demanda. Por el contrario, debo desestimar las acciones basadas en la normativa represora de la competencia desleal, al constatar con carácter general la falta de concurrencia de los presupuestos necesarios para la aplicación de este régimen y, en particular, respecto de los concretos ilícitos que se imputa a la parte demandada.

2.- En fundamentos sucesivos, ofreceré un ejercicio de valoración probatoria, analizaré el caso desde la perspectiva marcaria, haré otro tanto desde la perspectiva de la Ley de Competencia Desleal y, por último, ofreceré un pronunciamiento en materia de costas procesales.

Segundo. Valoración probatoria.

3.- La narración de hechos probados parte, principalmente, de una recapitulación de los que son pacíficos entre las partes. A eso únicamente cabe añadir algunos extremos adicionales que resultan de la reproducción de la prueba documental y de la prueba testifical practicada en el caso. No considero relevante descender a una reproducción amplísima del resto de documentos presentados por las partes y distintos de los enfatizados en la narración de hechos probados. De la prueba testifical considero reseñable el extremo de que todos los testigos, pequeños empresarios, reconocieron ser clientes del grupo societario 'Asesoría Martí Faus' y que, en la actualidad, lo son de la demandada, expresando todos ellos haber creído que únicamente se había producido un cambio de sede de la primera empresa hasta el actual domicilio de la segunda. Este esfuerzo asequible de valoración probatoria evidencia que el objeto del proceso está integrado, fundamentalmente, por cuestiones jurídicas controvertidas y no fácticas.

4.- En efecto, se constata así que don Roberto es titular de la marca nacional que invoca, obtenida en un umbral temporal anterior al inicio de las actividades comerciales de la demandada y que las aplicaciones que esta hace del signo controvertido pueden fácilmente subsumirse en una amplia tipología de actos de infracción marcaria, según diré.

5.- No puede obviarse que don Roberto obtuvo el registro marcario al que la demanda se refiere tras el cese de su relación societaria con su hermano don Saturnino, con quien compartía el desarrollo de su actividad comercial bajo el signo 'Asesoría Martí Faus', que posteriormente devino registrado exclusivamente a su favor. A ese pool de sociedades y actividad comercial, me he referido y me referiré en lo sucesivo como grupo societario 'Asesoría Martí Faus'.

6.- Como cuestión de hecho relevante, la demandada en este proceso es una persona jurídica no vinculada formalmente a don Saturnino.

7.- En adición a lo anterior, anticipando una valoración jurídica sobre los hechos del caso, la demandada no ha cuestionado la validez del registro marcario en el que el actor funda su reproche. Ni por eventual mala fe en la obtención del registro, ni para su reivindicación, ni por su falta de carácter distintivo, ni para oponer su caducidad o ni tan siquiera para invocar formalmente alguna de las limitaciones al ius prohibendimarcario a las que se refiere el artículo 37 LM.

8.- Sin embargo, los hechos del caso sí son sugestivos de la existencia de una conexión material entre la demandada y don Saturnino, a través de su hija doña Guillerma, socia única de la primera. Se explica así la aparente puesta a disposición de la demandada del fondo de comercio que don Saturnino compartió con don Roberto a través de las distintas sociedades mediante las que instrumentalizaron su actividad común. También por la recuperación de la que, al parecer, fuera plantilla laboral recurrente de ese grupo societario 'Asesoría Martí Faus'.

9.- En este contexto es donde cabe ubicar la difusión del mensaje comercial o circular para anunciar a potenciales clientes el inicio de actividades de la demandada y que también ha sido transcrito como hecho probado.

10.- Y, también en este punto, me parece importante destacar que aquel grupo societario constituido por don Roberto y don Saturnino se extinguió por decisión judicial y que, a resultas del proceso de liquidación inherente a su disolución, su fondo de comercio quedó a disposición de uno y otro socio.

Tercero. Estimación de las acciones marcarias.

11.- Tal y como he anunciado, debo estimar el conjunto de acciones marcarias acumuladas en la demanda, al constatar la comisión por la demandada de la distinta tipología de actos de infracción que, con mayor o menor precisión, se imputan en el escrito de demanda y que, en cualquier caso, se infieren de la narración de hechos probados.

12.- Debo partir aquí de la renuncia de la parte demandada, tal y como como ya he señalado y expresamente he querido reproducir en los antecedentes de hecho de esta resolución, a la censura de la validez del signo registrado por el actor. Solo de una manera indirecta y tibia parece intuirse una excepción sobre el uso del nombre propio de doña Guillerma para distinguirse en el mercado. Aunque ya he censurado que no se trata de una defensa formalmente articulada en el artículo 37 LM, también desecharé está eventual línea de defensa.

13.- Si la validez del signo registrado por el actor no se cuestiona, eso significa que ostenta un monopolio sobre el uso y aplicaciones comerciales del signo 'Asesoría Martí Faus' en las categorías a las que el registro se refiere y aún respecto de clases adicionales sobre las que se pueda extender el juicio de confusión o asociación, que delimita materialmente el alcance práctico de ese monopolio. Todo para el amplio espectro del derecho de exclusiva marcario y respecto de cualquier utilización no consentida del signo con funcionalidad marcaria. Esos son los presupuestos de aplicación del ius prohibendimarcario al que se refiere el artículo 34 LM.

14.- Pues bien, comenzando por esto último, la narración de hechos probados evidencia que la parte demandada en este proceso está reproduciendo parcialmente el signo registrado para rotular su establecimiento, intitular su nombre de dominio, identificar sus campañas publicitarias o de promoción comercial y en la interpelación directa a sus clientes o potenciales clientes. Cualquiera de los actos anteriores puede ser fácilmente subsumido en las facultades de prohibición que se enumeran en el artículo 34. 3 LM, por constituir actos de interferencia en la función de la marca que ostenta el actor.

15.- Quiero dedicar algo más de pausa al examen de la antijuricidad de la conducta que se imputa, es decir, indagar sobre por qué el uso del signo 'Asessoria Martí' es uno infractor de los derechos de exclusiva que el actor ostenta sobre el signo 'Asesoría Martí Faus'. En efecto, en las condiciones conocidas de utilización del signo 'Asessoria Martí' por la demandada, puede también reconocerse la categoría de ilicitud prevista en el artículo 34.2.b LM.

16.- Entonces resulta de aplicación la doctrina del TJUE sobre el riesgo de confusión por colisión entre signos. La Sala Primera ha sintetizado esa doctrina a través de las siguientes pautas valorativas ( SSTS, 1ª, núm. 433/13, 95/14 y 375/15, cuyo fundamento jurídico octavo se reproduce):

'i) El riesgo de confusión consiste en el de que el público pueda creer que los productos o servicios identificados con los signos que se confrontan proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas, dado que el riesgo de asociación no es una alternativa a aquel, sino que sirve para precisar su alcance [Sentencia núm. 119/2010, de 18 de marzo, con cita de la STJUE de 22 de junio de 1.999 (C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen].

ii) La determinación concreta del riesgo de confusión debe efectuarse en consideración a la impresión de conjunto de los signos en liza producida en el consumidor medio de la categoría de productos, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, teniendo en cuenta el grado de similitud gráfica, fonética y conceptual, en particular, los elementos dominantes [ Sentencia núm. 777/2010, de 9 de diciembre, con cita de lasSSTJUE de 11 de noviembre de 1.997 ( C- 251/95 ), Sabel c. Puma , yde 22 de junio de 1.999 ( C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen ; y de las Sentencias de esta Sala núms. 427/2008, de 28 de mayo, 838/2008, de 6 de octubre, 225/2009, de 30 de marzo, 569/2009, de 22 de julio, 827/2009, de 4 de enero de 2010, 72/2010, de 4 de marzo y 364/2010, de 2 de junio.

iii) De este modo, el riesgo de confusión debe ser investigado globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes [Sentencia 777/2010, de 9 de diciembre, con cita de las SSTJUE de 11 de noviembre de 1.997 (C-251/95), Sabel c. Puma ; de 22 de junio de 1.999 (C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen; y de 22 de junio de 2.000 ( C-425/98 ), Mode c. Adidas; y de las Sentencias de esta Sala núms. 225/2009, de 30 de marzo, 569/2009, de 22 de julio, 827/2009, de 4 de enero de 2010, 72/2010, de 4 de marzo y 364/2010, de 2 de junio]. Depende, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado [...], del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados [ STJUE de 11 de noviembre de 1.997 (C-251/95 ), Sabel c. Puma].

iv) En la valoración global de tales factores ha de buscarse un cierto nivel de compensación, dada la interdependencia entre los mismos, y en particular entre la similitud de las marcas y la semejanza entre los productos o los servicios designados: así, un bajo grado de similitud entre los productos o los servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa ( STJUE de 29 de septiembre de 1998 (C-39/97 ), Canon c. Metro).

v) A los efectos de esta apreciación global, se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada [ STJUE de 22 de junio de 1.999 (C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen].

vi) Pero, esta exigencia de una visión de conjunto, fundada singularmente en que el consumidor medio las percibe como un todo, sin detenerse a examinar sus diferentes detalles, (...) no excluye el estudio analítico y comparativo de los elementos integrantes de los respectivos signos en orden a evaluar la distinta importancia en relación con las circunstancias del caso, pues pueden existir elementos distintivos y dominantes que inciden en la percepción del consumidor conformando la impresión comercial. Lo que se prohíbe es la desintegración artificial; y no cabe descomponer la unidad cuando la estructura prevalezca sobre sus componentes parciales (Sentencia núm. 777/2010, de 9 de diciembre)'.

17.- Esta doctrina jurisprudencial puede todavía contrastarse con las recomendaciones para la evaluación del riesgo de confusión entre signos en las Directrices sobre Marcas de la EUIPO (en su versión de 2021, Parte C-Oposición, Sección 2, que parte igualmente de una recensión de los criterios del TJUE). Esas indicaciones, más sistematizadas, invitan a realizar un juicio sencillo pero minucioso y por etapas, considerando sucesivamente los siguientes factores: la comparación de productos y servicios, el público destinatario y su grado de atención, la comparación de signos, el carácter distintivo de la marca anterior, la eventual presencia de otros factores adicionales y una evaluación global -y final- del riesgo de confusión.

18.- Para el juicio de nulidad marcaria, el juicio de confusión parte de un examen formal entre categorías de registro, aplicaciones y contenido de los signos en conflicto. Por el contrario, el juicio de infracción exige de una comparación entre el signo registrado y el signo empleado.

19.- En el caso, no puede ser relevante que en algunas ocasiones la demandada utilice el signo 'Assesoria Martí' junto al empleo simultáneo de su denominación social o de un logo, cuando reconocidamente y para un amplio espectro de aplicaciones únicamente emplea la mención denominativa 'Assesoria Martí'. Y, además, tal y como ocurre con el rótulo de su establecimiento abierto al público en Benaguacil, incluso cuando se utiliza ese logo la mención denominativa 'Assesoría Martí' interviene como un elemento dominante y con auténtica capacidad distintiva.

20.- Después, la inevitabilidad del juicio de confusión no se salva por el solo extremo de que el signo registrado por el actor lo fuera en lengua castellana, mientras que ocasionalmente la demandada haga uso de la traducción valenciana del sustantivo 'Asesoría' (por 'Assesoria'). Como es sabido, la confrontación de signos que emplean parcialmente lenguas distintas es capaz de influir en el resultado del juicio de confusión, debiendo estarse al significado, pronunciación y otras características del caso, considerando los conocimientos de ambas lenguas del grupo de destinatarios de los signos en conflicto ( SSTJUE de 25 de junio de 2015, asunto C-147/14, Halalsupply , y de 20 de noviembre de 2014, Golden Balls). Pero entre los términos 'Asesoría' y 'Assesoria' se produce una coincidencia gráfica, fonética y semántica casi perfecta, por lo que el énfasis sobre este pretendido matiz diferenciador sería, en mi opinión, completamente artificial.

21.- Pues bien, retomando aquel estándar sobre la manera de conducir el juicio de confusión, señalaré lo siguiente.

22.- Primero, que el signo registrado y el considerado infractor se proyectan sobre la comercialización de los mismos servicios de asesoría legal de naturaleza plural, usualmente vinculada en el tráfico a la misma prestación de servicios auxiliares a la llevanza de sociedades, impulso de pequeños negocios y asistencia jurídica más o menos especializada para profesionales.

23.- Segundo, que el público destinatario de uno y otro signo es equivalente, en cuanto integrado por pequeñas y medianas empresas, trabajadores autónomos y particulares. Existe un consenso entre las partes sobre este extremo y es, por lo demás, lo que se infiere de la prueba testifical practicada, que permite inferir el perfil de los clientes actuales de la demandada y que, con anterioridad, pudieron haber sido clientes del grupo de empresas vinculado al actor. En cualquier caso, se trata ahora de indagar sobre una caracterización objetiva y general del público potencialmente afectado por uno y otro signo, según sus peculiaridades, las categorías de registro de la marca infringida, su funcionalidad marcaria y otros elementos contextuales, sin que el juicio sobre la determinación del público destinatario pueda confundirse con otro que sería más propio de la legislación represora de la competencia desleal.

24.- Tercero, respecto a la comparación de los signos, el signo utilizado por la demandada reproduce parcialmente el signo registrado por el actor. En uno y otro caso, junto a la utilización del sustantivo 'Asesoría', que por si carecería de eficacia distintiva por hacer mención exclusivamente a la prestación de servicios de esa clase, se reproduce el apellido 'Martí'. El signo registrado por el actor es más amplio, en cuanto también incorpora el apellido 'Faus'. Uno y otro elemento definen el carácter distintivo del signo registrado y es cierto que especialmente el apellido 'Martí' es común en las zonas de influencia valenciana, catalana o aragonesa. Pero eso no significa que la reproducción parcial de uno de esos dos elementos distintivos no interfiera en la utilidad marcaria que su registro conjunto determina para el actor. Y, cuando se trata de la reproducción de dos apellidos, puede decirse que la expresión del primero alcanza culturalmente entre nosotros un carácter predominante. Pues, si se trata de identificar a alguien por sus apellidos, será recurrente la evocación del primero antes que del segundo, incluso que su locución conjunta. Por eso puede decirse que, en la composición del signo registrado por el actor, la mención del apellido 'Martí' interviene como un elemento dominante en la composición final del signo registrado por el actor.

25.- Además, debe traerse aquí la teoría sobre la conservación de una imagen imperfecta de la marca por el consumidor medio, que afecta a su grado de atención y diluye el impacto de pequeñas variaciones en la composición de los signos en conflicto, respecto de los que no tiene la oportunidad de comparar de manera simultánea ( STJCE, de 22 de junio de 1999, asunto C-342/97, Lloyd Schufabrik). En atención a la categoría de servicios a la que el signo registrado por el actor se refiere, es probable que el consumidor destinatario del signo lo retenga en su memoria como 'Asesoría Martí', omitiendo la inclusión del apellido 'Faus'. Del mismo modo que, por ejemplo, es usual entre nosotros que los consumidores e incluso los profesionales se refieran a las empresas de servicios jurídicos que se identifican por apellidos compuestos utilizando únicamente el primero de ellos. Por eso el extremo de que el signo registrado por el actor integre dos apellidos y el utilizado por la demandada solo reproduzca uno de ellos, no es bastante para excluir la existencia de riesgo de confusión entre ambos, del mismo modo que cuando dos signos contienen el mismo apellido pero el controvertido incorpora otros elementos adicionales, tales como un nombre de pila o un logo, no basta para que los consumidores puedan distinguir ambos signos con plena seguridad (STG, de 13 de julio de 2005, T-40/03, Murúa).

26.- Cuando se trata del registro de marcas compuestas por un nombre o apellidos, debe tenerse en cuenta la capacidad de influencia de esos elementos en el público pertinente ( STJUE, de 16 de mayo de 2013, C-379/12, Barbara Becker). No se trata de que la marca incorpore uno o dos apellidos, sino que el público destinatario no los perciba como tales, sino como signos, cómo llegan a convertirse en eso y de qué forma desarrollan con plenitud una funcionalidad marcaria.

27.- Cuarto, en cuanto a la presencia de elementos contextuales adicionales para conducir el juicio de confusión, si bien la jurisprudencia mayoritaria ha tratado de evitar la contaminación de este juicio con valoraciones de esta clase, ya como causa de nulidad de un registro o para apreciar una infracción por el uso de un signo incompatible, no puede obviarse que la marca no es un derecho formal y abstracto, sino que se utiliza para el mercado y en el mercado.

28.- Por eso no es indiferente indagar ahora entre las conexiones de la demandada con su clientela, con el grupo societario del que el actor era socio o sobre el ámbito geográfico de desarrollo de la actividad de una y otra parte. En realidad, el riesgo de confusión implica una probabilidad de confusión por parte de los consumidores pertinentes y no requiere una confusión real (Directrices sobre marcas EUIPO, Parte C, Sección 2, Capítulo 6, con cita de la STG de 24 de noviembre de 2005, T-346/04, Arthur et Félicie). Pero cuando esa confusión real efectivamente se produce y se constata, no puede despreciarse como factor adicional para valorar la presencia del riesgo de confusión marcario. Y el examen de los tres testigos propuestos por la actora, que originariamente fueron clientes del grupo societario 'Asesoría Martí Faus' y actualmente lo son de la demandada, evidenció que, en mayor o menor medida y por el empleo por la demandada del signo 'Asessoria Marti' entre otras circunstancias, todos ellos creían que existía una identidad de negocio entre una y otra empresa. Es también cierto que don Roberto solo puede invocar aquí una legitimación en cuanto titular de la marca registrada 'Asesoría Martí Faus' y que su personalidad no se confunde con la del grupo societario que, antes de eso, hiciera uso de ese signo. También que, si esa confusión real se produce entre el público, no es en relación con la actividad comercial actualmente realizada por don Roberto en utilización de su marca registrada, sino con la identidad histórica de aquel grupo societario 'Asesoría Martí Faus'.

29.- Sea como fuere, la provocación en el público destinatario de esa asunción sobre la identidad del extinto grupo societario 'Asesoría Martí Faus' y la titularidad actual de la marca que reproduce ese signo, es precisamente el interés económico que el actor quería proteger mediante el registro marcario que obtuvo en 2016.

30.- Todo eso enlaza con la necesidad de ofrecer una valoración global y final sobre la presencia de riesgo de confusión entre signos, corolario del estándar de análisis expresado. Pues bien, en quinto lugar, cabe señalar que nos encontramos ante un alto grado de similitud de (i) signos, (ii) servicios distinguidos, (iii) público destinatario y (iv) elementos contextuales adicionales.

31.- Todo eso se resume en la alta probabilidad de que el público destinatario confunda uno y otro signo, el registrado por el actor y el utilizado por la demandada, como pertenecido a un único titular y relativo al mismo origen empresarial en la prestación de servicios de asesoría jurídica para empresa.

32.- Residualmente, al menos todo eso se resumiría igualmente en la alta probabilidad de que el público destinatario de uno y otro signo incurriera en el riesgo de asociación que es bastante, por sí solo, para apreciar una conducta antijurídica con trascendencia marcaria.

33.- En el caso hay que desechar igualmente la relevancia de que la marca registrada por el actor pueda ser idéntica o parecida a otras marcas con penetración geográfica distante, si eso no interfiere en su validez y mientras la coexistencia pacífica de signos es aceptable en nuestro sistema (en relación con el empleo del mismo signo registrado alternativamente por otro titular, al parecer, radicado en Cataluña). Como es sabido, se acepta que, de acuerdo con las circunstancias de un mercado determinado, la coexistencia de signos idénticos o similares pueda contribuir a disminuir el riesgo de confusión entre ambos. Pero, para que eso sea así y siempre de manera muy excepcional, esa convivencia debe ser pacífica ( STJUE, de 3 de septiembre de 2009, C-498/07, Koipe). Por el contrario, no puede apreciarse la coexistencia pacífica del signo registrado por el actor y el utilizado por la demandada, si de manera temporalmente inmediata al inicio de las actividades de esta con empleo del signo controvertido el actor ha promovido este proceso, denunciando la comisión de actos de infracción marcaria.

34.- Del mismo modo, tampoco puede invocarse a favor de la demandada la limitación al ius prohibendimarcario prevista en el artículo 37.1.a LM, por las siguientes razones. Primero, porque la demandada formula esta defensa de manera dubitativa y equívoca. Así, aduce que la utilización del signo 'Assesoria Martí' evoca la identidad de doña Guillerma, su socia única. Pero ocurre que quién desarrolla una actividad comercial con empleo del signo no es esa persona física, sino la persona jurídica demandada y esta no está utilizando su propia denominación social para identificarse en el mercado, que no es coincidente con el signo controvertido. Segundo, porque aún en el caso de que su denominación social fuera coincidente con el signo controvertido, en ningún caso sería aceptable la aplicación de la teoría para resolver la conflictividad entre signos distintivos y denominaciones sociales si la denominación social se está utilizando con finalidad marcaria, que es lo que sucedería en el caso (partiendo de la STJUE, Gran Sala, de 11 de septiembre de 2017, C-17/06, Celine).

35.- De este modo, procede la estimación de la acción declarativa de infracción marcaria, junto con las correlativas de contenido cesatorio y de remoción. Como quedó resuelto durante el acto de audiencia previa y con aplicación del artículo 219.3 in fine LEC , el actor únicamente pretende obtener un pronunciamiento adicional de condena al pago de los daños y perjuicios seguidos de la infracción marcaria que se aprecia, con reserva de ejercicio de una concreta acción de cuantificación para un proceso posterior y sin opción específica previa por un criterio indemnizatorio de los previstos en el artículo 43 LM. La particular redacción del suplico de la demanda, dada en mi opinión por abundancia, exige depurar los términos de un pronunciamiento de condena tal y como será de ver, sin incurrir en incongruencia omisiva.

36.- Por último, también debe estimarse la acción de publicación de sentencia, si bien modulando su contenido. Como es sabido, la concesión de esta clase de tutela exige de una motivación particular que tome en consideración las circunstancias del caso, para excluir cualquier automatismo en la aplicación de una medida onerosa para el demandado y por la sola estimación de una acción de infracción de un derecho marcario. Pues la publicación de sentencia no reviste carácter necesario para la rehabilitación del derecho de exclusiva perturbado y solo puede concederse atendiendo a criterios de proporcionalidad y adecuación. En el caso, la difusión del contenido de esta sentencia, convenientemente sintetizado y a través de los perfiles de redes sociales empleados por la demandada, contribuirá a restaurar la transparencia en el mercado y la funcionalidad marcaria del signo infringido. Pues precisamente se ha podido constatar la existencia de casos de confusión real entre los destinatarios del signo empleado por la demandada, con origen en los mensajes y campañas de difusión realizados por la demandada con ocasión del inicio de sus actividades.

Cuarto. Acciones de competencia desleal.

37.- Tal y como ya he anunciado, debo desestimar las acciones acumuladas en la demanda con fundamento en la legislación represora de la competencia desleal. Consideraré que su formulación, pretendidamente autónoma, no enerva la aplicabilidad de la doctrina jurisprudencial establecida sobre las relaciones de interferencia entre las acciones marcarias y de competencia desleal. También, que el actor carece de legitimación activa para el ejercicio de estas acciones y en relación con los presupuestos subjetivos de aplicación de esta legislación. Por fin, con carácter subsidiario, señalaré que no concurren los requisitos para la aplicación de los distintos tipos cuya comisión se imputa a la demandada.

38.- La formulación de la demanda señala que las acciones marcarias y de competencia desleal acumuladas en ella observan una relación de autonomía o simultaneidad, es decir, que la relación entre ellas no es subsidiaria, sino de acumulación principal. Durante la celebración del acto de audiencia previa, el actor insistió especialmente en este extremo. Sin embargo, lo cierto es que uno y otro grupo de acciones se formulan con base a un mismo discurso de hecho y sin distinción sistemática clara sobre su subsunción en la causa de pedir que igualmente se incorpora allí. Eso evidencia que en la demanda se pide lo mismo, por los mismos motivos, pero con apoyo en una fundamentación jurídica duplicada.

39.- La única nota discordante frente a la anterior conclusión es la redacción, acaso más minuciosa, del pedimento tercero de la demanda. Allí parece querer decirse que los tipos de competencia desleal que se imputan tienen que ver con actos de captación de clientela y de asunción, por la demandada, de la identidad del actor don Roberto para el desarrollo de la actividad comercial que desarrolla, especialmente por el empleo del signo 'Assesoria Martí'. Las vaguedades en las que la demanda incurre previamente convierten de manera inadecuada ese suplico en el único, auténtico y residual ejercicio de calificación jurídica de la demanda. Y eso dificulta enormemente mi labor de análisis de los hechos del caso y de su posible relevancia para la eventual aplicación de la LCD.

40.- En efecto, antes de llegar a ese suplico se sigue la imputación imprecisa de un espectro de ilícitos que, todo en las concordancias con la fundamentación jurídica de la demanda, permitirían el reproche de la demandada por la comisión de actos de engaño ( art. 5 LCD) y confusionistas ( art. 6 LCD, con cierta ampliación posterior en la que después incidiré), en una relación de difícil digresión con una estrategia de parasitación ( art. 12 LCD) y con relevancia para la aplicación simultánea de la cláusula general represora de las conductas objetivamente contrarias a la buena fe ( art. 4 LCD).

41.- Como es sabido, la doctrina jurisprudencial de la complementariedad relativa excluye la posibilidad de examinar un típico ilícito marcario desde la óptica simultánea de la legislación represora de la competencia desleal. Al menos si eso se hace sin ofrecer una justificación añadida sobre la concurrencia de un específico matiz merecedor de reproche concurrencial, con base a los mismos hechos y por efectos coincidentes con los que sostienen las acciones marcarias, pero por un significado antijurídico diferente. Eso puede verse en la STS, 1ª, núm. 504/17, de 15 de septiembre de 2017, ponente Pedro José Vela Torres:

'1.- Como hemos recordado en la sentencia 94/2017, de 15 de febrero, la normativa sobre marcas y la normativa sobre competencia desleal cumplen funciones diferentes. Mientras que la primera protege un derecho subjetivo sobre un bien inmaterial, un derecho de exclusiva generador de un ius prohibendi a favor de su titular, la segunda protege el correcto funcionamiento del mercado, de modo que la competencia se realice por méritos o por la eficiencia de las propias prestaciones y no por conductas desleales.

No obstante, la Ley de Marcas, al proteger los signos que permiten identificar el origen empresarial de los productos y servicios, contribuye también a mantener el correcto funcionamiento del mercado, al excluir el error en las decisiones de adquisición de bienes o contratación de servicios.

2.- También decíamos en dicha resolución que la coexistencia entre una y otra normativa se caracteriza por lo que se ha venido en llamar una 'complementariedad relativa' ( sentencias 586/2012, de 17 de octubre ; 95/2014, de 11 de marzo ; y 450/2015, de 2 de septiembre ). Vista la distinta función que cumplen las normas de competencia desleal y las de marcas, el criterio de la complementariedad relativa sitúa la solución entre dos puntos: de una parte, la mera infracción de estos derechos marcarios no puede constituir un acto de competencia desleal; y de otra, tampoco cabe guiarse por un principio simplista de especialidad legislativa, que niega la aplicación de la Ley de Competencia Desleal cuando existe un derecho exclusivo reconocido en virtud de los registros marcarios a favor de sus titulares y estos pueden activar los mecanismos de defensa de su exclusiva.

La solución ha de provenir de la determinación de en qué casos debe completarse la protección que dispensan los sistemas de propiedad industrial con el sometimiento de la conducta considerada a la Ley de Competencia Desleal.

Por un lado, no procede acudir a la Ley de Competencia Desleal para combatir conductas plenamente comprendidas en la esfera de la normativa de Marcas, en relación con los mismos hechos y los mismos aspectos o dimensiones de esos hechos. De ahí que haya de comprobarse si la conducta presenta facetas de desvalor o efectos anticoncurrenciales distintos de los considerados para establecer y delimitar el alcance de la protección jurídica conferida por la normativa marcaria.

Por otro, procede la aplicación de la legislación de competencia desleal a conductas relacionadas con la explotación de un signo distintivo, que presente una faceta o dimensión anticoncurrencial específica, distinta de aquella que es común con los criterios de infracción marcaria.

Y, en última instancia, la aplicación complementaria depende de la comprobación de que el juicio de desvalor y la consecuente adopción de los remedios que en el caso se solicitan no entraña una contradicción sistemática con las soluciones adoptadas en materia marcaria. Lo que no cabe por esta vía es generar nuevos derechos de exclusiva ni tampoco sancionar lo que expresamente está admitido (sentencia 95/2014, de 11 de marzo ).

Como dijimos en la sentencia 586/2012, de 17 de octubre: '[e]n definitiva, la procedencia de aplicar una u otra legislación, o ambas a la vez, dependerá de la pretensión de la parte actora y de cual sea su fundamento fáctico, así como de que se demuestre la concurrencia de los presupuestos de los respectivos comportamientos que han de darse para que puedan ser calificados como infractores conforme alguna de ellas o ambas a la vez''.

42.- En este caso, la insistencia del actor en la simultaneidad del ejercicio de las acciones marcarias y represoras de la competencia desleal, se revela como un imperativo voluntarista y en desarrollo de una estrategia que permita la estimación de la demanda en cualquiera de esos dos planos, en lugar de una basada en el ofrecimiento de la necesaria motivación específica sobre la concurrencia de un matiz de antijuridicidad típicamente concurrencial y no confundido con una infracción marcaria, que justifique esa insistente posición del actor sobre la acumulación principal de acciones. En realidad, la fundamentación jurídica de la demanda que debería soportar ese ejercicio simultáneo de las acciones de competencia, se resume en la reproducción casi literal de una panoplia de preceptos (en el fundamento jurídico tercero de la demanda, páginas no numeradas). Y, por toda alegación para justificar el por qué las acciones marcarias y de competencia son compatibles en este caso, se dice:

'(...) la acción de propiedad industrial que se ejercita tiene su fundamento en el art. 41 LM : cesación de actos que violen el derecho de la marca; indemnización de los daños y perjuicios sufridos; retirada del tráfico económico de material publicitario, etiquetas y otros documentos en los que se materializa la violación; y publicación de la sentencia a costa del demandado (...).

La acción de competencia desleal, abarca la declaración de deslealtad del acto, persistiendo la perturbación, la cesación, la remoción de los efectos, la rectificación de las informaciones engañosas, y el resarcimiento de los daños y perjuicios, con publicidad de la sentencia'.

43.- Pero la acumulación principal de acciones solo podría haberse intentado con un previo deslinde, absoluto y claro, entre los reproches fundados en la utilización del signo registrado como marca y el resto de las imputaciones que pudiesen incorporar un énfasis específico y diferenciado de antijuridicidad concurrencial. Por ejemplo, la captación de trabajadores o de clientela en las que parece insistirse en el suplico. Sin embargo, aunque estas alegaciones están presentes en la demanda en la redacción final de ese suplico -y solo allí mediante ese necesario tratamiento diferenciado-, confluyen en las únicas imputaciones que se ventilan en ella y ligadas a los efectos distorsionadores que en el mercado se habrían producido por la utilización del signo registrado por el actor, es decir, todo lo que fundamenta el ejercicio de las acciones marcarias.

44.- Y no se imputan de manera ortodoxa los tipos normalmente relacionados con la captación de trabajadores o de clientela, que son los relativos a la inducción a la infracción contractual o a la explotación de secretos empresariales (respectivamente, arts. 14 y 13 LCD), sino que todo eso confluye en la imputación de actos de engaño, de confusión o de parasitación. Por todo ello, creo que el intento del actor no supera los efectos enervadores de la acumulación principal o subsidiaria de acciones marcarias y de competencia desleal, según la doctrina jurisprudencial aducida.

45.- En segundo lugar, de conformidad con lo previsto en el artículo 33 LCD y como categoría que integra un presupuesto de la acción y, por eso, susceptible de control de oficio, no puedo advertir la legitimación activa del actor don Roberto para el ejercicio de las acciones de competencia desleal que se acumulan en la demanda. Porque, incluso asumiendo su hueca dialéctica sobre el ejercicio principal de las acciones de competencia, todo el resumen del discurso de hecho que se subsume en la imputación de los tipos enumerados en la demanda tendría que ver, fundamentalmente, con el desarrollo por la demandada de una estrategia comercial para suplantar la identidad en el mercado no de don Roberto a nombre propio, que es lo que dice el actor en su demanda, sino del grupo empresarial que este ostentaba junto a su hermano y que desarrollaba conocidamente la actividad comercial como empleo del signo 'Asesoría Martí Faus', que entonces no se encontraba registrado. Y ocurre que ese grupo de sociedades resultó extinto de manera muy anterior a la interposición de la demanda, a la comisión de las conductas que fundamentan el pretendido reproche desleal e incluso a la obtención del derecho de exclusiva marcario que actualmente ostenta el actor sobre ese signo. Aquí se produce un claro problema de enfoque jurídico de los hechos relevantes en el caso.

46.- Por eso, resulta equívoca la invocación por el actor de un interés jurídico individual y susceptible de ser tutelado en el proceso como fundamento de su legitimación cuando, en su caso y superando los problemas derivados de la extinción formal de aquel grupo societario, el interés susceptible de protección jurídica no sería de su titularidad, al menos en esa condición individual. Como mucho, el actor podría haber invocado su condición de antiguo socio de aquel grupo societario y para la defensa de los activos que todavía podrían estar afectos al desenlace de su liquidación societaria. En efecto, el suplico de la demanda alude a que la demandada desarrolla su actividad comercial '(...) como procedente o realizada también en nombre del actor'. Eso no es cierto. Como mucho, la demandada desarrollaría su actividad evocando la previamente desarrollada por el grupo societario 'Asesoría Martí Faus' o procurando la confusión de su identidad con la de ese grupo, si es que eso fuera todavía posible, porque ese grupo ya no existe.

47.- En tercer lugar, precisamente esta última circunstancia, en su desarrollo y concordancias sustantivas, excluiría la concurrencia en el caso de los requisitos de aplicación de los artículos 5, 6 y 12 LCD. Veámoslo a continuación.

48.- Como ya he censurado previamente, en la demanda no se expresa qué concreta tipología de actos de engaño se imputan a la demandada, entre el elenco de posibilidades del artículo 5 LCD. El actor se conforma con la sola reproducción del precepto. Pero, sea como fuere, incluso asumiendo que se imputa la amplia comisión de todas las categorías normativas del precepto, ninguna de ellas tiene que ver con la correcta o incorrecta identificación en el mercado del empresario que utiliza, de manera inadecuada, un signo o que realiza afirmaciones pretendidamente mendaces sobre su identidad con apoyo de ese signo. Ese es precisamente el germen de la distinción entre un acto de engaño y otro confusionista. En el sistema de la LCD, los actos de engaño tienen que ver con las características del producto o servicio comercializado o con el contenido económico de una relación comercial. Únicamente enervaría esta afirmación la alusión, como categoría de ilicitud en el artículo 5.1.a LCD, de cualquier mención engañosa sobre el 'origen comercial' del producto o servicio de que se trate. Pero incluso esta categoría normativa debe ser sometida a un análisis sistemático que permita la distinción entre los actos de engaño típicamente relevantes frente al resto de ilícitos previstos en la LCD de forma sistemáticamente inmediata si, como sucede en el caso, se alude a la suplantación de identidad en el mercado mediante el empleo indebido de signos.

49.- Precisamente por ello, en mi opinión, la difusión de un bien o servicio en condiciones aptas para inducir a confusión o asociación a sus destinatarios con la actividad ajena es subsumible, única y exclusivamente, en las previsiones del artículo 6 LCD. Este precepto es omnicomprensivo de una tipología de conductas confusionistas muy amplias ('todo comportamiento', por lo tanto, también mediante el empleo de signos) y es cierto que presenta algunas concordancias sistemáticas adicionales en el propio texto de la norma, por ejemplo, en su relación con los artículos 20 y 25 LCD, que también se citan por el actor como infringidos por la demandada.

50.- Sin embargo, estos últimos preceptos están limitados a su aplicación en relaciones de consumo y, reconocidamente, el servicio que presta la demandada está dirigido esencialmente al asesoramiento de empresas y profesionales. El comportamiento de la demandada no afecta, por lo tanto, a relaciones de consumo.

51.- Y lo más importante aquí es señalar que, en ningún caso, podría inducirse a error sobre la identidad de la demandada o sugerir la subsistencia de vínculos con el grupo de empresas del que fuera socio el actor, porque este ya no existe en el mercado. Los argumentos de esta clase y para evitar la aplicación de este precepto en casos semejantes, cuando la confusión se predica respecto de un competidor extinto, pueden verse en la STS, 1ª, núm. 70/2017, de 8 de febrero de 2017, ponente Ignacio Sancho Gargallo (Hispano-Suiza). Porque, de nuevo, no se trataría de que la demandada persiga la evocación de la actividad actual de don Roberto o la confusión con su identidad en cuanto titular de la marca nacional a la que el proceso se refiere, sino con la identidad y posición comercial ganadas previamente por el grupo societario 'Asesoría Martí Faus'. El resto de las alegaciones de don Roberto, por ejemplo, sobre el extremo de que algún empleado de la demandada no haya querido, según le consta, explicar a algunos de sus actuales clientes que actualmente desempeña su actividad profesional de manera independiente respecto de su hermano y sobrina en la misma localidad de Benaguacil, carecen de la entidad suficiente como para motivar un análisis adicional aquí, por su ausencia de dimensión concurrencial bastante y consiguiente inaptitud confusionista ( art. 2 LCD).

52.- Por último, la parasitación de las funciones inherentes a la utilización de un signo en el mercado, si se trata de un signo registrado, difícilmente pueden constituir un acto de explotación de la reputación ajena en el artículo 12 LCD. Pues, aunque la redacción del precepto considere especialmente la utilización de un signo distintivo ajeno con finalidad de parasitación, la antijuridicidad de esa conducta se resumirá o no en una infracción marcaria preferente, que excluirá el examen de esa misma conducta desde la perspectiva del precepto según la señalada doctrina jurisprudencial sobre la complementariedad relativa, traída aquí de manera particular. Además, también serían de aplicación esos últimos argumentos sobre la imposibilidad de prevalerse en el mercado de la reputación comercial de quien ya no concurre en él, en alusión al grupo societario 'Asesoría Martí Faus' y mientras no resulta en absoluto acreditado que don Roberto disponga de una posición de referencia actual en el mercado (antes lo contrario, pues la documentación económica aportada tras la celebración del acto de audiencia previa evidencia que su actividad actual es más bien modesta).

53.- Tratando de buscar un desarrollo complementario y para la posible subsunción de otras aristas del discurso de hecho del actor en las previsiones de este último artículo de la LCD, la explotación por la demandada del fondo de comercio de aquel grupo societario extinto, por la alusión a unos vínculos pretendidamente falaces con el que fuera grupo societario 'Asesoría Martí Faus', en ningún caso podría ser considerada como suficiente para integrar el comportamiento relevante al que se refiere este precepto, por dos razones.

54.- Por un lado, porque la parasitación a la que se refiere el precepto debe considerar un previo esfuerzo empresarial determinante de la obtención de un prestigio comercial y típicamente relevante para el sistema de la LCD. Y, si de lo que se trata es del acceso al fondo de comercio de una empresa, por ejemplo, la captación de clientela a cuya resolución contractual anticipada no se induce, solo es susceptible de ser protegida como tal cuando, por las dificultades de acceso al mercado de que se trate, indagar en su identidad es verdaderamente difícil (en las actuales inflexiones del art. 13 LCD y 1 y ss LSE). No parece que eso tenga mucho que ver con las vicisitudes de la prestación de servicios de asesoría jurídica para pequeñas empresas y profesionales radicados en una comarca rural. Es decir, que un listado de clientes solo se protege cuando integra un secreto empresarial, incluso cuando eso quiera reconducirse a una infracción del artículo 12 LCD, lo que sería técnicamente heterodoxo. Aquí no se intuye que el citado fondo de comercio, cuya composición se ignora, no presentaba una singularidad comercial tan elevada que lo hiciera susceptible de ser protegido vía LCD-LSE.

55.- Por otro lado, porque la naturaleza 'indebida' de ese acto de parasitación, en la medida en que la imputación parece construirse, exigiría de un apoderamiento ilícito de ese fondo de comercio. De otro modo el aprovechamiento no sería 'indebido'. Pero en el caso no puede constatarse un previo apoderamiento ilícito de los listados de clientes que explotara el grupo societario extinto, determinante de ese carácter indebido, por las siguientes razones. Primero, porque las vinculaciones entre la demandada y aquel grupo societario son efectivas y reales: no solo le sucede en la misma actividad radicada en la misma población, sino empleando a quienes fueran sus trabajadores y, especialmente, por razón de la especial identidad de su socia única y administradora. El fondo de comercio del grupo societario 'Asesoría Martí Faus' fue atribuido por igual a don Roberto y don Saturnino, por su carácter de activo social indivisible. Y es evidente la comunicación de este último con la socia única de la sociedad demandada, doña Guillerma, que es su hija. De manera que nada impedía a don Saturnino disponer de ese activo a favor de su hija, que es lo único que puede haber sucedido en este caso y sin que ello privara a don Roberto de una oportunidad concreta de explotación de ese fondo de comercio de manera concurrente. También, porque un antiguo trabajador puede explotar su conocido 'efecto memoria' en la retención de listados de clientela de su antiguo empleador y para servir al desempeño de su vínculo laboral actual con un nuevo empleador. Y, en el caso, la contratación de los antiguos empleados de aquel grupo societario por la demandada fue realizada en un contexto de absoluta licitud, tras la extinción de ese grupo societario. Después, tanto la administradora de la sociedad puede hacer válidamente alusión a su vinculación con su padre, como sus trabajadores a su previo desempeño laboral para aquel otro grupo societario. La difusión mediante carta del inicio de actividades comerciales de la demandada, en las condiciones particulares en que así se hizo, tampoco añade nada a la solución del caso desde la perspectiva de la LCD, por mucho que quisiera verse que la redacción del texto era sugestiva de la existencia de una vinculación entre el grupo societario 'Asesoría Martí Faus' y la demandada, lo que tampoco es de todo punto concluyente. Además, en esa carta se expresaba la denominación social completa de la demandada.

56.- Pero todo esto supone un exceso de motivación para tratar de construir un discurso de subsunción típica que en la demanda no se ofrece. Y esa actividad no le incumbe desarrollarla al juez civil.

57.- En cuarto lugar y por fin, las resistencias anteriores no se salvan por la invocación residual de la cláusula general del artículo 4 LCD como aplicable a la solución del caso. Desde luego, la norma tiene sustantividad propia y responde a una función de política legislativa concreta, categorías a las que se alude en la Exposición de Motivos de la Ley (así en la STS, 1ª, núm. 1169/2006, de 24 de noviembre de 2006, Ponente Vicente Luis Montés Penadés). Pero, como es sabido, el precepto interviene a su vez como cláusula general e introductoria de un amplio elenco sistemático de ilícitos posteriores con los que observa una relación de subsidiariedad. Tal y como ha enfatizado la Sala Primera del Tribunal Supremo, eso significa que no puede procurarse directamente la aplicación de la cláusula general sin una discriminación concreta de por qué deba eso hacerse o, en menor medida, a modo de corolario respecto de una misma narración de hecho que no reúne los requisitos específicos para colmar una imputación concreta y previa con base a alguno de los ilícitos que se regulan en los artículos sucesivos ( STS, 1ª, núm. 395/2013, de 19 de junio de 2013, Ponente Ignacio Sancho Gargallo). Por eso este precepto ha sido aplicado, fundamentalmente, respecto de prácticas obstruccionistas (por ejemplo, STS, 1ª, núm. 597/2016, de 5 de octubre de 2016, Ponente Rafael Sarazá Jimena) u otras acciones que quebrantan determinadas expectativas en el mercado, por un comportamiento precedente, reiterado y aceptado entre competidores, a modo de confianza o justa expectativa defraudadas por la posterior conducta ilícita ( STS, 1ª, núm. 256/10, Ponente Jesús Eugenio Corbal Fernández). Nada de eso guarda una relación con los hechos del caso.

58.- Por todo ello, procede la desestimación de este grupo de acciones acumuladas.

Quinto. Costas procesales.

59.- Sin condena en costas, al haberse producido la estimación parcial de la demanda, ex artículo 394 LEC.

En virtud de los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,

Fallo

Estimo parcialmente la demanda formulada por don Roberto y realizo los siguientes pronunciamientos:

1.- Declaro que la demandada ha incurrido en actos de infracción de la marca española 'Asesoría Martí Faus', M3643950(9).

2.- Como consecuencia de lo anterior, condeno a la demandada:

a) A estar y pasar por la declaración anterior.

b) A cesar en el uso de los signos 'Assesoría Martí' y 'asesoriamarti.com' como rótulo de establecimiento y demás identificaciones, incluido el uso de nombres de dominio y el correo electrónico.

c) A abstenerse en lo sucesivo del uso del signo registrado como marca a favor del actor.

d) A retirar del tráfico jurídico y económico cualquier elemento infractor de los derechos de exclusiva del actor.

e) A la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados al actor a resultas de la infracción marcaria que se aprecia, que serán objeto de eventual reclamación y cuantificación en un proceso declarativo ulterior.

f) A la publicación del siguiente extracto a través de sus perfiles de redes sociales:

'En fecha de 2 de marzo de 2022, el juzgado mercantil número 3 de Valencia ha estimado parcialmente la demanda formulada por don Roberto contra Martí Legalis Consilium S.L.U., para declarar que don Roberto es titular de la marca nacional 'Asesoría Martí Faus', M3643950(9), y que la utilización por parte de Martí Legalis Consilium S.L.U. del signo 'Assesoría Martí' como rótulo de su establecimiento abierto al público en Benaguacil (Valencia), nombre de dominio y para otras aplicaciones comerciales y con finalidad marcaria, constituye un acto de infracción de los derechos de exclusiva que asisten a don Roberto. Martí Legalis Consilium S.L.U. ha sido condenada al cese de su actividad infractora y a la retirada del tráfico jurídico y económico de cualquier elemento infractor de los derechos de exclusiva de don Roberto. También ha sido condenada a la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados, que podrán ser objeto de reclamación y cuantificación en un proceso posterior. Por último, se le ha impuesto la obligación de difusión de este mensaje a través de sus perfiles de redes sociales'.

Sin condena en costas.

Frente a la presente cabe interponer recurso de apelación.

Notifíquese.

Acuerdo, mando y firmo.