Sentencia CIVIL Juzgados de lo Mercantil - Valencia, Sección 3, Rec 394/2016 de 08 de Junio de 2018

Encabezamiento

JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 3

VALENCIA

Avenida DEL SALER,14 5º-ZONA ROJA

TELÉFONO: 96.192.90.39

N.I.G.:46250-66-1-2016-0001398

Procedimiento: Asunto Civil 000394/2016

S E N T E N C I A Nº

En Valencia, a ocho de junio de dos mil dieciocho.

Vistos por mí, Doña Montserrat Molina Pla, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Mercantil de Valencia, los presentes autos sobre juicio ordinario n.º 394/2016, seguidos a instancia de Lanhhorst Euronete Portugal, S.A., representado por el Procuradora D. Jesús Zaragoza Gómez de Ramón y asistido por el Letrado D. Antonio Solano Borruel, contra la mercantil EURORED, S.L., representada por el Procurador D. Ignacio Montés Reis y asistida por el Letrado D. Iván L. Sempere Massa, sobre derecho de marcas y competencia desleal.

Antecedentes

PRIMERO.-Por la representación procesal de Lanhhorst Euronete Portugal, S.A., se formuló demanda de juicio ordinario contra la mercantil EURORED, S.L., en la que, tras exponer en párrafos separados y numerados los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación, suplicaba se dictara sentencia por la que se declare la infracción por la entidad demandada de los derechos de marca mediante el uso de la marca gráfica española n.º 2.920.185 (3), registrada a nombre de la entidad actora, Lanhhorst Euronete Portugal, S.A., y que en todo caso, se declare que dicha conducta constituye un acto de competencia desleal; y en consecuencia se condene a la entidad demandada a cesar en la utilización del signo distintivo del productoEuroline Premium, esto es el color amarillo con marcas color verde en redes de pescar; se le prohíba realizar en el futuro actos consistentes en la utilización del signo distintivo del productoEuroline Premium, esto es, el color amarillo con marcas de color verde en redes de pescar; se condene a la demandada a la retirada del tráfico económico de todos los elementos en los que se materialice el signo distintivo del productoEuroline Premium,esto es el color amarillo con marcas de color verde; así como a la destrucción de los productos ilícitamente identificados con el signo distintivo que estén en posesión del demandado; que se la condene a pagar a la actora la suma de 65.856,47 euros, sin perjuicio de la valoración que se realice a la vista de la documentación aportada por el demandado, y que se le condene al pago de la cantidad que se concrete en ejecución de sentencia, de conformidad con las bases establecidas en el expositivo séptimo de la demanda; que se ordene la publicación de la sentencia en dos revistas y publicaciones del sector, que se indicarán en ejecución de sentencia, a costa de la demandada; todo ello con expresa condena al pago de los intereses y la imposición de las costas procesales.

SEGUNDO.-Admitida a trámite la demanda se emplazó a la parte demandada para que en el término legal compareciera en autos asistida de letrado y procurador y contestara a la misma, lo que verificó en tiempo y forma, interesando que se desestimara la demanda, con condena en costas a la parte actora.

TERCERO.-Tras la contestación, la mercantil demandada principal, EURORED, S.L., interpuso demanda reconvencional frente a la entidad actora en la que, tras exponer en párrafos separados y numerados los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación, suplicaba se dictara sentencia por la que se declare la nulidad de la marca gráfica española n.º 2.920.185 (3), por carecer de carácter distintivo, ordenando su cancelación registral; con carácter subsidiario, que se declare la nulidad de la marca gráfica española n.º 2.920.185, por haberse solicitado con mala fe, ordenando su cancelación registral; y subsidiariamente a todo lo anterior, que se declare la caducidad de la marca gráfica española n.º 2.920.185, por no estar siendo utilizada, ordenando su cancelación registral.

CUARTO.-Admitida a trámite la demanda reconvencional se emplazó a la parte demandada para que en el término legal compareciera en autos, asistida de letrado y procurador, y contestara a la demanda, lo que verificó en tiempo y forma, interesando que se desestimara la demanda, con condena en costas a la parte actora.

QUINTO.-La audiencia previa se celebró con presencia de las partes sin que existiera acuerdo, ratificándose en sus escritos iniciales, admitiéndose las pruebas declaradas pertinentes consistentes en interrogatorio de testigos, pericial y documental.

SEXTO.-El juicio se celebró el día señalado, con práctica de las pruebas admitidas, formulando oralmente las partes sus conclusiones.

SÉPTIMO.-No se ha podido dictar sentencia dentro del plazo como consecuencia del cúmulo de asuntos pendientes que tiene este Juzgado, los señalamientos existentes unido al exceso de asuntos de nueva entrada.

Fundamentos

PRIMERO.-La parte actora ejercita de forma acumulada una acción de infracción marcaria y de competencia desleal sobre la base de la titularidad por parte de la entidad Lanhhorst Euronete Portugal, S.A., de la marca gráfica española n.º 2.920.185. No obstante, atendida la demanda reconvencional que ejercita una acción declarativa de nulidad de la marca gráfica española n.º 2.920.185, y subsidiariamente, solicita que se declare la caducidad de la misma, se considera necesario entrar a resolver con carácter previo las pretensiones de la demanda reconvencional, pues en caso de ser estimada haría innecesario entrar a resolver sobre la demanda principal.

El demandado y actor reconvencional fundamenta la nulidad de la marca gráfica titularidad de la entidad actora por carecer de carácter distintivo, pues no permite diferenciar los productos de la actora de los de sus competidores, dado que es una representación gráfica de una parte del propio producto, tanto la forma como el color que componen la marca impugnada es utilizado habitualmente en el sector de redes de pesca, y cumple, además, un fin funcional, tampoco identifica el origen de los productos que pretende proteger; subsidiariamente, fundamenta la nulidad de la marca en la mala fe de la entidad actora en el registro, pues era conocedora de la existencia de la demandada y de los productos que fabricaba, y siendo su única competencia efectiva en el sector, acude la registro para obtener vía marca una protección registral del producto que comercializa la entidad demandada y actora reconvencional; por último, can carácter subsidiario a todo lo demás, alega la caducidad de la marca por falta de uso.

La parte actora principal y demandada reconvencional se opone a la nulidad de la marca por falta de carácter distintivo al considerar que este carácter es intrínseco a la propia marca n.º 2.920.185, y que, en todo caso, habría sido adquirido al tiempo del registro, por el uso; negando la existencia de mala fe, puesto que la producción por parte de la actora se inició en 1998, y no sólo es titular de la marca registrada, sino queEuroline Premium, es una marca notoria, y lo que se pretende es su protección en el mercado; y por último, niega la falta de uso real y efectiva de la marca registrada.

Por tanto son hechos controvertidos: la nulidad de la marca por carecer de carácter distintivo, o por haber sido registrada con mala fe; la caducidad de la marca titularidad de la actora; y, por último, si la fabricación y comercialización de las redes objeto de controversia por la entidad demandada y actora reconvencional suponen un acto de infracción de la marca gráfica n.º 2.920.185, titularidad de la actora principal

Se considera oportuno entrar a resolver, en primer lugar, sobre la posible nulidad de la marca gráfica n.º 2.920.185, sobre la base del art. 51.1 a), los motivos que alega la parte demandada reconvencional es que la marca titularidad del actor, n.º 2.920.185, es nula por carecer de carácter distintivo, lo que contraviene el art. 5.1 b) LM .

SEGUNDO.-La pretensión articulada en la demanda reconvencional con carácter principal deriva de unaacción de nulidad del derecho de marca, arts. 51 y 52 LM , en concreto alega la nulidad absoluta de lamarca gráfica española n.º 2.920.185, titularidad de la actora principal, con base en el art. 51.1 a) LM , en relación con el artículo 5 LM , negándole el carácter distintivo necesario para el registro de toda marca.

La titularidad del derecho de marca adquirida mediante su registro, art. 2.1 LM , puede incurrir en especiales vicios que conlleven su nulidad jurídica, derivados de ciertas causas de invalidez en la forma o título material en que la persona que obtuvo el registro dispuso del signo distintivo al momento de su registro. En tal sentido el art. 51.1 LM dispone que: 'El registro de la marca podrá declararse nulo mediante sentencia firme y ser objeto de cancelación: a) Cuando contravenga lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del art. 3 y en el art. 5 de la presente Ley . b) Cuando al presentar la solicitud de marca el solicitante hubiera actuado de mala fe'. Se trata de causas de nulidad absoluta y radical, bien por falta de legitimación en el sujeto que obtuvo el registro de la marca, art. 3 LM , bien por incurrir el signo en prohibiciones absolutas, art. 5 LM , esto es, por su inhabilidad objetiva para constituir signo distintivo, o bien por haberse registrado con mala fe. En este caso la acción para la declaración de nulidad del registro así obtenido corresponde a una pluralidad de sujetos, previstos en el art. 59.a) LM .

Junto a esas causas de nulidad absoluta, el art. 52 LM prevé otras de nulidad relativa al señalar que:El registro de la marca podrá declararse nulo mediante sentencia firme y ser objeto de cancelación cuando contravenga lo dispuesto en los arts. 6, 7, 8, 9 y 10'.Es decir, existiese una identidad entre el signo distintivo registrado y otros anteriores preexistentes, con los que choque. Ante ello, la acción de nulidad se atribuye exclusivamente al titular de tales anterioridades, art. 59.b) LM .

El efecto de declaración de nulidad es la cancelación del registro de marca obtenido, con efectosex tunc, es decir, retroactivos al momento de su concesión, y la posibilidad de obtener, en caso de nulidad por obtención del registro con mala fe, de una indemnización por daños y perjuicios, art. 54 LM , sin perjuicio de la posibilidad de decretar la nulidad parcial, solo respecto a ciertos productos o servicios designados en el registro.

TERCERO.-La función esencial de la marca es indicar la procedencia empresarial de los productos, así lo confirma la propia noción de marca establecida en el artículo 4. 1 LM y así lo ha establecido desde antiguo tanto el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas como el Tribunal Supremo (por todas, la STJCE 22 de octubre de 2014, asunto C-20/14 ,y entre los pronunciamientos del Tribunal Supremo y por todas, las SSTS de 17 de junio de 2014 y 30 de julio de 2013 ). Ello, obviamente, presupone laaptitud del signo objeto de la marca para distinguir los productos o servicios de un empresario de los de otro. De ahí que el artículo 5.1 letra a ) de la LM mediante una remisión al concepto de marca contenido en el artículo 4.1 de la misma ley impida que accedan al registro los signos que por sí mismos adolecen de capacidad distintiva y que, por ello, son inhábiles para indicar el origen empresarial de los productos o servicios. Además, la exigencia de que el signo goce de aptitud diferenciadora para recibir protección por el sistema de marcas se establece expresamente también en la prohibición absoluta recogida en la letra b) del artículo 5.1 de la LM , y se deduce asimismo de la letra c)yd) del mismo precepto.

La diferencia entre las mencionadas prohibiciones de registro radica en el grado de aptitud distintiva que respectivamente requieren, a saber: capacidad distintiva en abstracto y capacidad distintiva en concreto. Así, mientras que la contenida en letra a)del artículo 5.1 de la LM requiere que el signo sea de por sí apto para diferenciar, por razón de su procedencia empresarial, un producto o servicio y, por tanto, cualquiera que sea la clase del producto o servicio identificado con el signo en cuestión -capacidad distintiva en abstracto-; la prohibición establecida en la letra b)del mencionado precepto exige que el signo tenga aptitud para distinguir los concretos productos o servicios para los cuales se solicita la marca. Otro tanto sucede con las prohibiciones contenidas en las letras c ) y d) del artículo 5.1 de la LM (ver por todas, respecto del artículo análogo 5.1 b ) de LM en la Directiva de marcas, la STJUE de 7 de mayo de 2015, asunto C-445/13 P, y en relación con el artículo 2 de la Directiva de Marcas , que nuestra LM traspone el artículo 4.1 , la STJUE de 12 de febrero de 2004 asunto C-363/99 ). En particular, el artículo 5.1 b ) de la LM , veta el acceso al registro a aquellos signos que carezcan de carácter distintivo para los concretos productos o servicios para los que se solicita la marca

El legislador considera que los signos que no difieren de la norma o de los usos del sector y que, por este motivo, no son aptos para cumplir su función esencial de origen, están desprovistos de carácter distintivo, y así se constata en la jurisprudencia europea, entre otras muchas, las SSTJUE de 7 de mayo de 2015, asunto C-445/13 P, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/OAMI; la de 24 de abril de 2012 C-98/11 ; y la de 7 de octubre de 2004 C-136/02 Mag Instrument/OAMI').

Se considera esclarecedora, por ser la más reciente del TS respecto al carácter distintivo, aunque se refiere a una marca tridimensional pero aplicable a todo tipo de marcas, también las figurativas, la Sentencia del TS de 4 de febrero de 2016 que versa sobre los siguientes hechos: La sociedad 'Cointreau' presentó demanda contra Destilerías La Vallesana S.A., Licores Deva S.A. y Vidrierías Masip S.A., por infracción de derecho de marca y, en concreto, de la marca internacional nº 553.499 protegida en España para productos de las clases 32 (bebidas no alcohólicas) y 33 (bebidas alcohólicas) y solicitada el 16 de mayo de 1990, con invocación de la prioridad de la marca francesa solicitada el 21 de diciembre de 1989 y concedida el 30 de noviembre de 1993. Y ello, por razón de que, según alegaba la actora: i) Vidrierías Masip S.A. fabricaba y comercializaba, sin su autorización, un envase cuya forma (base cuadrangular con bordes achaflanados) era esencialmente idéntica, además de su color, a su marca registrada; ii) Destilerías La Vallesana S.A. usaba el citado envase para envasar y comercializar su licor Orange Sec.; y iii) Licores Deva S.A. comercializaba el licor Orange Sec, elaborado por La Vallesana con dicho envase. De lo que se trataba, por tanto, era de determinar si la marca tridimensional en disputa difería de la norma o de los usos del sector a pesar de que quedó acreditado que las demandadas usaban una botella similar a la que es objeto de la marca y/o existían otras imitaciones con anterioridad a la solicitud de la misma, con el fin último de apreciar si aquélla gozaba o no de carácter distintivo en relación con los productos o servicios para los que se solicitó el registro. Y a tal efecto, y como es también doctrina constante del TJUE, era preciso atender a la percepción del consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz de ese producto, tomando en consideración la impresión de conjunto que a éste le produce el signo (por todas, STJUE, de 7 de mayo de 2015, asunto C-445/13 P).

Pues bien, el Tribunal Supremo recuerda, fundándose en la jurisprudencia comunitaria, reiterando lo dicho por el TJUE, en las sentencias de 7 de mayo de 2015 , asunto C-445/13 P; sentencia de 20 de octubre de 2011, asunto C-344/10 P y C-345/10 P, asunto Freixenet/OAM; y sentencia de 7 de octubre de 2004 C-136/02 P, asunto 'Mag Instrument/OAMI; esto es:'Los criterios de apreciación del carácter distintivo de las marcas tridimensionales constituidas por la forma del propio producto no difieren de los aplicables a otros tipos de marcas''No obstante... el consumidor medio no suele presumir el origen de los productos basándose en su forma o en la de su envase, al margen de todo elemento gráfico o textual, y, por consiguiente, puede resultar más difícil acreditar el carácter distintivo cuando se trate de una marca tridimensional que cuando se trate de una marca denominativa o figurativa'. Y aunque reconoció que una botella 'desnuda' puede tener por sí misma poca o muy escasa distintividad, advirtió asimismo que 'ello no implica necesariamente que deba quedar fuera del ámbito de protección del derecho de marcas, puesto que una segunda manera de gozar de carácter distintivo es adquirir dicha aptitud diferenciadora por el uso que del signo se hace en el mercado, a través de la institución de la distintividad sobrevenida (secondary meaning)'. Por lo que a la vista de los estudios de mercado aportados, las impresiones del público relevante que de los mismos se desprendían, y de la conclusión alcanzada por la Audiencia según la cual la botella en cuestión tenía distintividad suficiente para identificar el licor de naranja comercializado bajo la marca 'Cointreau' concluyó el TS que: 'si bien la botella pudiera no tener un carácter distintivo originario, lo ha adquirido posteriormente por el uso'.

Esta sentencia se ha considerado relevante traerla a colación por el hecho de que el actor y demandado reconvencional, en defensa de la pretensión de la demanda reconvencional de nulidad de la marca por carecer de carácter distintivo alega la existencia de la distintividad sobrevenida, para el caso de que se aprecie que carece de distintividad originaria.

Del mismo modo que un signo puede perder la capacidad distintiva que originariamente poseía como consecuencia de su uso, cabe también que fruto de ese uso suceda lo opuesto: que adquiera posteriormente el carácter distintivo del que estaba inicialmente desprovisto. A este fenómeno se le denominasecondary meaningodistintividad sobrevenida.

Los presupuestos exigidos por la jurisprudencia comunitaria para estimar que el signo objeto de una determinada marca ha adquirido el carácter distintivo de la que estaba desprovista cuando se concedió se proyectan, en esencia, sobre el uso que se ha hecho de la marca y, en particular, el modo e intensidad (cuantos más años se haya usado más posibilidades de que haya adquirido carácter distintivo) y en la percepción que de la misma tiene el público interesado; es decir: que el signo en cuestión sea efectivamente asociado por el público interesado a un determinado origen empresarial (sobre este último aspecto, destaca la STJUE de 16 de septiembre de 2015, asunto C-215/14 , 'Nestle'; y sobre los presupuestos en general y por todas, la STJUE de 19 de junio de 2014, asuntos acumulados C-217 /13 y C-218/13 'Oberbank').

Para acreditar tales extremos y, por tanto, que el signo ha adquirido, como consecuencia de su uso, carácter distintivo, la jurisprudencia ha establecido un listado de criterios o factores, meramente enunciativos, que se consideran adecuados a estos efectos; a saber: la cuota de mercado que posee la marca, la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla, la proporción de los sectores interesados a los que, gracias a la marca, les consta que el producto procede de una empresa determinada, la intensidad, el ámbito geográfico y la duración del uso de la marca y las declaraciones de Cámaras de Comercio e Industria o de otras asociaciones profesionales (v. por todas STUE 19.06.2014, asuntos acumulados C-217/13 y C-218/13 'Oberbank'). Asimismo, el TJUE ha admitido también la posibilidad de que la autoridad competente pueda valerse o solicitar un sondeo de opinión para recabar información en la que pueda basar su decisión (v. por todas STUE 19.06.2014, asuntos acumulados C-217/13 y C-218/13 'Oberbank').

CUARTO.-Respecto al caso concreto, y a la carencia delcarácter distintivo originario y sobrevenido de la marca gráfica española n.º 2.920.185, para la clase 22, 'cuerdas, cordeles redes, tiendas de campaña, lonas, velas de navegación, sacos y bolsas (no comprendido en otras clases); materiales de acolchado y relleno (excepto el caucho o las materias plásticas); materias textiles fibrosas en bruto',y su nulidad al amparodel artículo 51.1 a) de la Ley marcaria.

La marca gráfica española n.º 2.920.185, fue solicitada el 18 de marzo de 2010 y concedida el 29 de junio de 2010, es una marca bidimensional que consiste en el dibujo de un trozo cuerda con los colores amarillo y verde, (doc. 4 de la demanda), y lo determinante es analizar si este dibujo controvertido adquirió o tenía carácter distintivo antes de la solicitud del registro, y en caso de no apreciar este carácter distintivo, deberá analizarse si ha adquirido distintividad tras el registro de la marca por el uso de la misma.

Considera la parte actora y demandada reconvencional que tradicionalmente, desde 1998, produce y comercializa una red de pesca de polietileno de alta calidad,Euroline Premium, con unas características identificativas que la diferencia del resto de las redes comercializadas en el mercado, concretamente esa diferencia se encuentra en la combinación de los colores amarillo y verde, y que el consumidor final asocia al nombre de la actora, lo que le atribuye a la marca registrada a su nombre, la marca gráfica española n.º 2.920.185, carácter distintivo intrínseco y anterior a la solicitud del registro, y ello fue lo que le permitió acceder al registro ante la OEPM.

Para acreditar este hecho alude en su escrito de contestación a la reconvención, al informe pericial aportado como doc. 6 de la demanda principal, del que debe extraerse la conclusión de que los consumidores finales elijen las redes por el color de las mismas, y que este color les sirve para identificar el tipo de red que están usando, y el hecho de que la parte demandada utilice los colores amarillo y verde en sus redes de pesca genera confusión, pues al mostrarles a los pescadores muestras de ambas redes no tienen capacidad para diferencialas, llegando a confundirlas; además, refiere los documentos 18 a 21 de la demanda para justificar la distintividad de su marca, que acreditan que otra empresa, TECNOLOGÍA REDERA, S.L., también fabricaba redes con colores combinados en amarillo y verde y se comprometió a cesar en la producción, comercialización y distribución de una red de pesca con tal combinación de colores, llegando a un acuerdo en el año 2014 al respecto. En definitiva, el actor considera que la combinación de estos colores en las redes de pesca es un signo distintivo de su empresa, de tal manera que considera que con el registro de la marca cuestionada, se le atribuye un derecho de exclusiva a fabricar y comercializar redes de pesca con la combinación de colores amarillo y verde.

Lo bien cierto es que del propio informe pericial aportado como doc. 6 de la demanda, elaborado por D. Luis Pedro , economista, se evidencia que ninguno de los pescadores consultados, destinatarios finales de las redes de pesca, relacionaba o vinculaba el color amarillo y verde de las redes de pesca con la mercantil actora principal, ni con la líneaEuroline Premium,llegando incluso a confundir el origen de las redes. Si bien es cierto que la parte actora principal refiere la utilización de dichos colores distintivos desde 1998, no es menos cierto que la propia parte demandada y actora reconvencional también aporta a las actuaciones, como doc. 29 de la contestación, un informe emitido por CGA Auditores, en el que se muestran los datos de venta por la demandada principal del tipo de red 'POLYTIT COMPACT YELLOW', que es la que cuestiona la actora y considera que con la misma se infringe la marca registrada a su nombre, desde el año 2004, por lo tanto, mucho antes del registro de la marca ya coexistían en el mercado ambos tipos de redes que utilizaban la combinación de colores amarillo y verde; además, la propia entidad actora conocía este hecho, pues en el año 2005 remitió un requerimiento a la hoy demandada principal por la supuesta copia de sus productos (docs. 2 y 3 de la contestación a la demanda principal). Con los documentos 18 a 21 de la demanda principal se acredita, al margen del acuerdo privado al que llegaron la entidad actora principal y la mercantil TECNOLOGÍA REDERA, S.AL., que con anterioridad al registro, este tercera empresa también fabricaba redes de pesca con tal combinación de colores amarillo y verde.

Con los documentos 18 a 22 de la contestación a la demanda, también se evidencia que no sólo la actora y demandada utilizan los colores amarillo y verde, incluso combinados, en la fabricación de redes de pesca, sino que otros competidores también lo hacen, incluso con posterioridad al registro de la marca por la actora principal. En el informe pericial aportado mediante escrito de fecha 22 de marzo de 2017 por la demandada principal y actora reconvencional, y elaborado por D. Aurelio , Ingeniero Industrial, se concluye que los colores amarillo y verde son habituales o comúnmente utilizados en la fabricación de redes de pesca y no pueden ser distintivos de marca, pues por razones técnicas se suele utilizar colores que se vean mejor dentro del agua, entre los que se encuentra el verde y amarillo, y refiere que la marca presenta signos genéricos para las redes de pesca, y que se encuentra en las redes de pesca de otros fabricantes, aporta como anexo 3 de dicho informe otros fabricantes de redes que utilizan dichos colores.

En el interrogatorio como testigo de D.ª Sandra , gerente de la mercantil Santymar, S.A., que es una empresa de suministro de productos de pesca y de diseño y reparación de redes de pesca, de la que son proveedores tanto la entidad actora principal como la mercantil demandada principal, declaró que lo que diferencia unas redes de pesca de otras, y unos productores de redes de pesca de otros, son las características técnicas de las redes, y se adquieren unas u otras dependiendo del caladero y producto que se pretende pescar; declaró que los colores sólo son importantes porque deben ser vivos y llamativos, y tanto el amarillo como el verde, rojo o azul, son muy habituales en el sector, y la combinación del amarillo y el verde lo utilizan muchas empresas, incluso de la India, Portugal, etc...; diferencia las redes procedentes de una u otra empresa por la marca comercial (docs. 14 y 15 de la contestación a la demanda y reconvención, y doc. 7 de la demanda principal), Euroline Premium o Polytit Compact Yellow, y no por los colores, y lo que interesa a la hora de comercializar es las características técnicas, pues el capitán del barco pesquero que va a comprar, insiste en qué condiciones técnicas quiere y no en el color.

Pues bien, de una valoración en conjunto de la prueba practicada no queda acreditado que con anterioridad a la solicitud del registro de la marca, el destinatario final de las redes de pesca identificara directamente los colores verde y amarillo combinados con las redes fabricadas por la parte actora, pues en el mercado existían redes con tal combinación de colores con anterioridad al año 2010, (año de la solicitud de la marca cuestionada), así consta con la documental aportada por la entidad demandada principal que refiere la comercialización y fabricación de redes de pesca con esta combinación de colores desde, al menos, el año 2004, hecho conocido por la propia mercantil actora principal (docs. 2, 3 y 29 de la contestación y reconvención). Pero, además, con el doc. 6 de la demanda, informe pericial de la actora, se constata que la combinación de color amarillo y verde de las redes no sirve al consumidor final para identificar el origen empresarial del producto, ni para distinguir su producto de los de su competencia, de las propias fotos de informe se ve una multitud de redes con estos colores. En este mismo sentido se pronuncia el perito aportado por la entidad demandada y actora reconvencional, negando distintividad a los colores registrados en las redes de pesca, pues considera que forman parte de la función técnica del propio producto: colores vivos para que se vean en el agua. Y en el mismo sentido se pronuncia, la Sra. Sandra , cuya declaración testifical ha sido muy esclarecedora e importante, pues es gerente de una importante empresa consumidora de redes de pesca, de la que son proveedores ambas partes, y que vende redes a los consumidores finales, capitanes de embarcaciones pesqueras, y que dejó claro que el color amarillo y vede, al igual que otros colores vivos, es habitual en la fabricación de las redes de pesca, y que la combinación de color amarillo y verde en las redes de pesca no es distintivo de la mercantil actora ni de ninguna otra.

Atendida la prueba practicada, se considera que la marca registrada, un trozo de cuerda de pescar de color verde y amarilla, es un signo que incluye la propia forma del producto que se intenta proteger, sin ninguna característica especial más allá de la combinación de color verde y amarillo, que es una combinación de colores usual y habitualmente empleada en la fabricación de redes de pesca, lo que permite concluir a esta juzgadora que carece de la distintividad originaria necesaria para gozar de los derechos marcarios.

Pero, además, tampoco tras su registro como marca, a partir del año 2010, se ha acreditado que el signo en cuestión sea efectivamente asociado por los consumidores de redes a un determinado origen empresarial, en concreto a la mercantil Lanhhorst Euronete Portugal, S.A., lo que se evidencia con el propio informe pericial aportado por la parte actora como documento 6 y sondeo llevado a cabo entre diferentes pescadores.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, la pretensión principal de la demanda reconvencional debe ser estimada, declarando la nulidad absoluta de la marca gráfica española n.º 2.920.185, titularidad de la mercantil actora, Lanhhorst Euronete Portugal, S.A., por carecer de carácter distintivo, lo que hace innecesario entrar a valorar las pretensiones ejercitadas con carácter subsidiario en la demanda reconvencional.

Ante la estimación de la demanda reconvencional, decae el objeto de la demanda principal, pues la premisa de la misma es la titularidad de la marca declarada nula por parte de la mercantil actora, Lanhhorst Euronete Portugal, S.A.

QUINTO.-En la demanda principal se alude con carácter genérico en el hecho sexto, que la conducta de la demandada principal, por los mismo hechos que considera que existe infracción marcaria, es constitutiva de una actividad declarativa de competencia desleal, en concreto refiere que lleva a cabo actos de confusión del art. 6 LCD , con el mismo argumento que utiliza para alegar la infracción marcaria, lo que pretende acreditar con el doc. 6, informe pericial, mismo informe con el que pretende acreditar la infracción cambiaria.

Como cuestión previa se considera oportuno hacer referencia a la relación existente entre la legislación marcaria y la legislación sobre competencia desleal.

La STS de 11 de marzo de 2014 trata con bastante detalle esta cuestión, posteriormente reiterada en sucesivas sentencias:

'20. Jurisprudencia sobre la complementariedad relativa. La jurisprudencia sobre la relación entre las normas que regulan los derechos de exclusiva de propiedad industrial y las de competencia desleal, sigue el denominado principio de complementariedad relativa.

Como hicimos en laSentencia 586/2012, de 17 de octubre,, hay que partir de algunas consideraciones generales sobre la distinta función que cumplen las normas de competencia desleal y la de marcas: '(p)ara resolver el conflicto de concurrencia de normas, hay que partir de que las respectivas legislaciones cumplen funciones distintas. La de marcas protege un derecho subjetivo sobre un bien inmaterial, de naturaleza real, aunque especial, con la eficacia 'erga omnes' que es propia de tal tipo de derecho patrimonial. Dicha, protección está condicionada -como regla, que admite excepciones- al previo registro, no al uso - en tanto la caducidad no se declare-.

En definitiva, la legislación sobre marcas, en los sistemas de inscripción constitutiva, otorga protección al titular del signo si está registrado - también con anterioridad a ese momento, pero con un alcance limitado y provisional - y, en todo caso, con independencia de que el producto o el servicio marcado se hubieran introducido en el mercado. Además de ello, dicha legislación da amparo al signo tal como está registrado -en sus aspectos sustanciales-, no tal como es usado.

Por el contrario, la legislación sobre competencia desleal tiene como fin proteger, no el derecho sobre la marca, sino el correcto funcionamiento del mercado. Esto es, pretende ser un instrumento jurídico de ordenación de las conductas que se practican en él. Destinatario de la protección que otorga no es, por tanto, el titular de la marca, como tal, sino todos los que participan en el mercado y el mercado mismo'.

El criterio de la complementariedad relativa sitúa la solución entre dos puntos: de una parte, la mera infracción de estos derechos marcarios no puede constituir un acto de competencia desleal; y de otra, tampoco cabe guiarse por un principio simplista de especialidad legislativa, como el seguido por la Audiencia en la sentencia recurrida (niega la aplicación de la Ley de competencia Desleal cuando 'existe un derecho exclusivo reconocido en virtud de los registros marcarios a favor de sus titulares y estos pueden activar los mecanismos de defensa de su exclusiva').

Como se ha dicho en la doctrina, el centro de gravedad de la realidad radica en los criterios con arreglo a los cuales han de determinarse en qué casos es procedente completar la protección que dispensan los sistemas de propiedad industrial con el sometimiento de la conducta considerada a la Ley de Competencia Desleal.

De una parte, no procede acudir a la Ley de Competencia Desleal para combatir conductas plenamente comprendidas en la esfera de la normativa de Marcas (en relación con los mismos hechos y los mismos aspectos o dimensiones de esos hechos). De ahí que haya que comprobar si la conducta presenta facetas de desvalor o efectos anticoncurrenciales distintos de los considerados para establecer y delimitar el alcance de la protección jurídica conferida por la normativa marcaria.

De otra, procede la aplicación de la legislación de competencia desleal a conductas relacionadas con la explotación de un signo distintivo, que presente una faceta o dimensión anticoncurrencial específica, distinta de aquella que es común con los criterios de infracción marcaria.

Y en última instancia, la aplicación complementaria depende de la comprobación de que el juicio de desvalor y la consecuente adopción de los remedios que en el caso se solicitan no entraña una contradicción sistemática con las soluciones adoptadas en materia marcaria. Lo que no cabe por esta vía es generar nuevos derechos de exclusiva ni tampoco sancionar lo que expresamente está admitido.

En este sentido concluíamos en laSentencia 586/2012, de 17 de octubre, al afirmar: '(e)n definitiva, la procedencia de aplicar una u otra legislación, o ambas a la vez, dependerá de la pretensión de la parte actora y de cual sea su fundamento fáctico, así como de que se demuestre la concurrencia de los presupuestos de los respectivos comportamientos que han de darse para que puedan ser calificados como infractores conforme alguna de ellas o ambas a la vez'.'

Pues bien, de la propia demanda se deduce que el actor pretende que el hecho de apreciar la infracción marcaria, debe traer consigo la estimación de la acción de competencia desleal, y fundamenta esta pretensión en la vigencia de la marca y el uso del signo distintivo, cuya nulidad ha sido declarada, lo que bastaría para desestimar dicha pretensión.

En cualquier caso, atendidas las circunstancias concurrentes en el presente caso y examinadas en el fundamento de derecho anterior, no concurren los presupuestos para apreciar la existencia de una acto de competencia desleal en el hecho de comercializar redes de color amarillo y verde, siendo este hecho habitual en todas las empresas que se dedican al sector de la fabricación y comercialización de redes de pesca.

SEXTO.-En atención al artículo 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , las costas de este procedimiento se imponen a la parte actora principal y demandada reconvencional, ante la estimación de la demanda reconvencional y la desestimación de la demanda principal.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,

Fallo

Que estimando la demanda reconvencional interpuesta por la representación procesal de la mercantil la mercantil EURORED, S.L., contra la mercantil Lanhhorst Euronete Portugal, S.A.:

I.-Debo declarar y declaro la nulidad de la marca gráfica española n.º 2.920.185, titularidad de Lanhhorst Euronete Portugal, S.A., por carecer de carácter distintivo.

II.-Debo ordenar y ordeno la cancelación del registro de la marca gráfica española n.º 2.920.185, para la clase 22, a la Oficina Española de Patentes y Marcas y su publicación en el Boletín Oficial de Propiedad Industrial

III.-Debo imponer e impongo el pago de las costas procesales generadas en el presente procedimiento a la parte actora y demandada reconvencional, en la cuantía en que se tasen en incidente promovido al efecto.

Debo desestimar y desestimo la demanda principal interpuesta por la mercantil Lanhhorst Euronete Portugal, S.A., contra la mercantil EURORED, S.L., con imposición de las costas a la parte acctora

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de apelación en el plazo de veinte días desde su notificación en este Juzgado para su resolución por la Audiencia Provincial de Valencia.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACION.-La anterior sentencia ha sido publicada en legal forma, de lo que doy fe.