Encabezamiento
Juzgado Mercantil núm. 3 de Valencia
Juicio ordinario 889/18
SENTENCIA núm. /2019
En Valencia, a 21 de marzo de 2019.
Eduardo Pastor Martínez.
Antecedentes
Primero.-La representación procesal de Berjuan S.L. ('Berjuan') formuló, en fecha de 25/9/18, demanda de juicio ordinario en ejercicio de acciones marcarias y por competencia desleal contra Lamagik S.L. ('Lamagik'). Tras la realización de las alegaciones de hecho y de derecho que tuvo por conveniente ofrecer, concluyó suplicando:
'(...) dicte sentencia estimando íntegramente la presente demanda con los siguientes pronunciamientos:
1.- Declare que la marca española núm. 3.535.993 'Gestitos' (denominativa), solicitada el 18/11/14 y concedida el 16/3/15, para diferenciar muñecas (cl. 28º) se solicitó de mala fe y en consecuencia es nula ex art. 51.1.b de la Ley de Marcas 17/2001.
2.- Declare conforme al art. 54.2 LM sensu contrario, que la declaración de nulidad implica que el registro nunca válido (sic), impidiéndole ser base para la demanda de infracción iniciada contra Berjuan en Autos 456/17 ( juzgado Mercantil núm. 3 de Valencia) y por tanto dejando sin efecto la Sentencia de 17/7/18 derivada del mismo al no haber adquirido el efecto de cosa juzgada.
3.- Ordene la cancelación registral de la marca española núm. 3.535.993 'Gestitos' (...) mediante la remisión de oportuno oficio a la OEPM.
4.- Condene a la demandada al pago de las costas procesales con especial declaración de temeridad.
Y subsidiariamente, para el caso de que no se estimara el anterior pedimento, esta parte solicita que dicte sentencia condenatoria estimando las acciones ejercitadas en base a la Ley de Competencia Desleal y:
1.- Declare que la mercantil Lamagik S.L. ha actuado contrariamente a la buena fe que debe regir las conductas empresariales al realizar un uso abusivo del derecho conferido por la marca española núm. 3.535.993 contrario al principio general del art. 7 CC y contraviniendo la buena fe concurrencial ex art. 4 LCD .
2.- Condene a Lamagik S.L. a cesar en la conducta desleal y a indemnizar a Berjuan S.L. al pago de la cantidad 14.940'15 euros (sic) como reparación de daños y perjuicios ocasionados por su desleal actuar en base al art. 32.5º LCD .
3.- Condene a la demandada al pago de las costas procesales con especial declaración de temeridad'.
Los argumentos de la actora pueden resumirse así:
1.- Berjuan se constituyó en el año 1988 y, desde entonces, fabrica y comercializa muñecas y juguetes.
2.- Berjuan opera desde Onil, municipio alicantino vinculado a la industria española de fabricación de juguetes, que aglutina a los principales productores nacionales de ese sector, ya se trate de empresarios comercializadores o de empresas auxliares dedicadas al suministro, acabados, preparación de moldes u otras facetas del proceso de fabricación de juguetes.
3.- En los años noventa, el empresario alemán Sr. Segundo inicio la fabricación y comercialización de unas muñecas que en el sector se conocerían como 'Gestitos', que fueron elaboradas por la mayoría de los fabricantes ubicados en Onil. Su singularidad radicaba en la incorporación de expresiones de felicidad, tristeza y otras. Los diseños quedaron protegidos por el diseño internacional núm. D023426, solicitado en el año 1992 por su creador Segundo .
4.- Posteriormente, el fabricante de Onil Sr. Abelardo , que giraba en el tráfico bajo la marca 'D'Anton Joss', reprodujo y comercializó las muñecas 'gestitos', protegidas nacionalmente en base al modelo industrial núm. I0131049, solicitado en 1993. Los Sres. Segundo y Abelardo iniciaron disputas judiciales referidas a la novedad y autoría de las muñecas. Desde entonces, prácticamente todas las empresas del municipio fabricaron muñecas 'gestitos'. Por esa razón, coexistían en el mercado numerosas muñecas 'gestitos' de diferentes marcas. Berjuan fabricó muñecas 'gestitos' y las denominó 'muñecos traviesos'.
5.- En mayo de 2014, Berjuan elaboró una colección de muñecas 'Los Gestitos', recuperando las muñecas que fabricó durante los años noventa, con ocasión de la campaña contra el alzheimer 'Recuerda' impulsada por la Fundación Reina Sofía.
6.- Lamagik es una empresa juguetera consituida en 2003 y domiciliada en Onil. En noviembre de 2014, solicitó la marca española denominativa 'Gestitos' para distinguir 'muñecas'. Obtuvo el registro en marzo de 2015, núm. 3.535.993. Lamagik pretendía así aprovecharse del esfuerzo empresarial del creador de la línea de muñecas con expresión 'gestitos' y obstaculizar la actividad de Berjuan. A su vez, Lamagik solicitó el registro de la misma marca comunitaria y diseños de ámbito comunitario.
7.- La marca nacional obtenida por Lamagik es nula al haber esta incurrido en mala fe en su registro. La conducta de Lamagik es subsumible en las previsiones del art. 4 LCD .
Segundo.-La representación procesal de Lamagik contestó a la demanda en fecha de 7/12/18, para solicitar su desestimación e imposición de costas a la actora.
Las alegación de la demandada pueden resumirse así:
1.- Berjuan fue condenado por infracción de la marca nacional núm. 3.535.993 mediante Sentencia de 17/7/18, dictada por el Juzgado mercantil núm. 3 de Valencia , en los autos de juicio ordinario núm. 194/18. Mediante la presente acción, Berjuan pretende dejar sin efecto lo resuelto en esa sentencia.
2.- 'Gestitos Bebé' era una marca nacional registrada en la década de los noventa por D'Anton Jos S.L., para distinguir los muñecos que comercializaba con la denominación 'Gestitos'. La marca se obtuvo en el año 1995 con el núm. 1.965.429 y fue trasmitida en el año 2000 a Magic Baby S.L., sociedad fundada por el igualmente fundador y actual apoderado de Lamagik., Sr. Abelardo , quien originariamente solicitó el registro de la marca núm. 3.535.993 y la cedió a Lamagik tras obtenerlo en 2015.
3.- Existe una línea de continuidad entre la antigua marca española núm. 1.965.429 ('gestitos bebé') y la vigente núm. 3.535.993 ('gestitos').
4.- Berjuan no comercializaba ningún producto con la expresión 'Gestitos', sino que utilizaba el término 'Traviesos' para comercializar sus muñecos durante los años noventa.
5.- Lamagik no se interesó en la marca 'Gestitos' a raíz de la participación de Berjuan en la campaña organizada por la Fundación Reina Sofía, porque ya comercializaba muñecos bajo la denominación 'Gestitos' con anterioridad y porque esa concreta campaña tuvo escasa penetración en el mercado.
Tercero.-Las partes fueron convocadas para la celebración de audiencia previa, que tuvo lugar el día 20/12/18. Con asistencia de ambas partes, fueron agotadas las finalidades del acto sin que fuera posible lograr su avenencia y se señaló para la celebración de la vista principal del juicio el día de la fecha.
Cuarto.-Durante la vista principal del juicio, según consta, se ha practicado la reproducción de la prueba documental y los interrogatorios de los testigos Sres. Aquilino , Armando y Arturo . Han quedado los autos vistos para resolver.
Hechos
La valoración de las alegaciones de las partes y de su actividad probatoria permite establecer, como acreditada en la instancia y relevante para la solución del caso, la siguiente relación de hechos probados:
1.- Lamagik S.L. es titular de la marca española núm. 3.535.993 'Gestitos', denominativa y registrada en la clase 28 del nomenclátor para distinguir muñecos. La marca fue solicitada por el Sr. Abelardo en fecha de 18/11/14 y concedida en fecha de 16/3/15. En fecha de 11/6/15, el Sr. Abelardo cedió la marca a Lamagik S.L.
(hechos no controvertidos; doc. 22 actor)
2.- La marca española núm. 1.965.429 'gestitos bebé', denominativa y registrada para distinguir muñecos, fue solicitada y concedida en 1995 por D'Anton Jos S.L., quien en fecha de 1/12/00 la cedió a Magic Baby S.L. La marca caducó posteriormente por falta de renovación.
(hechos no controvertidos; doc. 2-3 contestación)
3.- El Sr. Abelardo intervino como socio fundador de Magic Baby S.L. y es igualmente apoderado de Lamagik S.L.
(docs. 5 y 8 actor)
4.- Mediante sentencia de 17/7/18 , este juzgado estimó las acciones declarativas, de cesación y condena por infracción de la marca núm. 3.535.993, formulada por Lamagik S.L. contra Berjuan S.L. La sentencia había sido dada en inicial situación de rebeldía procesal de Berjuan S.L.
(hecho no controvertido; doc. 25 actor)
5.- Con posterioridad a la presentación de la demanda que ha dado lugar a este proceso, Berjuan S.L. ha recurrido en apelación los pronunciamientos indemnizatorios de dicha sentencia, por incorrecta valoración del material probatorio aportado a esas actuaciones, advirtiendo además en ese recurso de la existencia de este proceso y del carácter prejudicial de lo que aquí se resuelva respecto de lo que deba resolverse en la segunda instancia del anterior.
(doc. 11 contestación)
6.- En la década de los noventa, el empresario alemán Segundo creó un diseño de muñecas expresivas que resultaron amparadas por el diseño internacional núm. D023426.
(doc. 5 actor)
7.- El Sr. Segundo suscribió con D'Anton Jos S.L. en fecha de 19/10/95, un contrato de cesión de derechos de explotación de sus modelos industriales. De este modo, D'Anton Jos S.L., empresa juguetera radicada en Onil, fue la primera empresa española en comercializar en nuestro país muñecas expresivas amparadas en los diseños del Sr. Segundo .
(doc. 7 actor; interrogatorio del Sr. Aquilino )
8.- Esos diseños alcanzaron gran popularidad en el mercado, de modo que gran parte de las empresas jugueteras radicadas en Onil comercializaron su propia línea de muñecas expresivas, amparadas por sus propios signos distintivos y colecciones, mientras D'Anton Jos S.L. era titular de la marca 'Gestitos bebé'. Berjuan S.L. comercializaba igualmente muñecas expresivas y empleaba a efectos distintivos el término 'Travieso'.
(interrogatorios de los Sres. Aquilino , Armando y Arturo ; interrogatorios por escrito Roger Creaciones S.L. y Muñecas Arias S.L.; doc. 11 actor; doc. 12 actor)
9.- Lamagik S.L. ha comercializado muñecas expresivas en colección intitulada 'Gestitos' durante los ejercicios 2012-2014.
(catálogos presentados en fecha de 1/2/19)
Fundamentos
Primero.- Desestimación de la demanda.
1.-Voy a desestimar la demanda formulada por Berjuan, mediante la sucesiva desestimación de las acciones marcaria y concurrenciales que acumula en ella.
2.-Para la desestimación de las acciones marcarias, fundadas en la mala fe de Lamagik en la obtención del registro de la marca española núm. 3.535.993, analizaré las condiciones de ejercicio de la demanda y su relación con el previo proceso por infracción de marca interpuesto por Lamagik frente a Berjuan, ya resuelto por este juzgado, para apreciar que Berjuan no sostiene en este proceso un interés susceptible de protección jurídica, antes lo contrario, actúa en él de manera desleal. Después, censuraré la misma conducta de la actora, cuando se conduce con quiebra del principio de tipicidad en la enumeración de prohibiciones absolutas de registro en la ley de marcas y causas de nulidad. Tras ello, en examen de los presupuestos inherentes a la mala fe como causa de nulidad marcaria, acentuaré la falta de uso previo relevante del término 'Gestitos' por Berjuan, considerando la fecha de solicitud de registro marcario por Lamagik en 2014 y apreciando, contradictoriamente, que Lamagik sí empleaba ese término para distinguir de manera habitual sus productos en el mercado en los ejercicios anteriores a la fecha de solicitud del registro que obtuvo finalmente en 2015.
3.-Por último, desestimaré igualmente las acciones fundadas en la Ley de competencia desleal al considerar que Berjuan las formula con quiebra del principio de complementariedad relativa entre las normas sobre derecho marcario y el represor de la competencia desleal, al estar basadas en la misma causa de pedir que el conjunto de acciones específicamente marcarias.
Segundo.- Ausencia de mala fe en el registro de la marca española núm. 3.535.993. Desestimación de acciones marcarias acumuladas por Berjuan.
4.-Voy a desestimar las acciones marcarias que ejercita Berjuan en su demanda. Tal y como he señalado, lo haré por un triple motivo, uno principal y dos sucesivamente subsidiarios: la deslealtad en su ejercicio, la defectuosa formulación de la causa de nulidad que nominalmente se invoca de acuerdo con el principio de tipicidad de esta legislación especial y, por fin, la inexistencia de los presupuestos materiales de esa causa de nulidad en el caso.
5.-Mediante sentencia de 17/7/18 , este juzgado estimó las acciones declarativas, de cesación y condena por infracción de la marca núm. 3.535.993, formuladas por Lamagik contra Berjuan, por la utilización del término 'gestitos' y otras variaciones sobre el mismo término para distinguir productos de la especie de los amparados por el derecho de exclusiva de Lamagik S.L., registrado en 2015. La sentencia había sido dada en situación de inicial rebeldía procesal de Berjuan, con personación posterior al límite de preclusión de la oportunidad de formular alegaciones defensivas o el ejercicio de una acción reconvencional.
6.-Berjuan planteó un recurso de apelación parcial contra esa sentencia, por incorrecta valoración de materiales probatorios en la determinación de los daños y perjuicios que integraron los pronunciamientos de condena que allí se dieron. El recurso de apelación fue formulado pocos días después de la interposición de la demanda que dio lugar a este proceso y, en su cuerpo y pese a que formal y materialmente nada de ello guardaba relación con los motivos del recurso, se señaló la existencia de relación de prejudicialidad entre este proceso y la resolución de ese recurso en el siguiente sentido: la sentencia apreció la infracción de los derechos de exclusiva de Lamagik, que podrían ser anulados a resultas del desenlace de este proceso.
7.-Será la Audiencia Provincial de Valencia quien deba pronunciarse sobre la existencia de esa relación de prejudicialidad que, en mi opinión, es extraña a los presupuestos del art. 43 LEC o las reglas de perpetuación del objeto del primer proceso en el art. 412.1 LEC , de acuerdo con el contenido formal y material de ese recurso de apelación y, también, según la naturaleza de los únicos pronunciamientos de la sentencia recurrida que se cuestionan allí. El resto de pronunciamientos, a su razón los que apreciaron la infracción marcaria, ya son firmes.
8.-Es evidente que, con lesión de los arts. 6.4 , 7 CC y 222.1 , 247 , 405.1 y 406.1 LEC , a través de este proceso Berjuan pretende reproducir el trámite de contestación a la demanda y eventual formulación de reconvención que resolvió no atender en el proceso previamente entablado en su contra por Lamagik por infracción marcaria. De este modo burdo, Berjuan pretende interferir en lo resuelto en aquel proceso a través de lo que quiere que se resuelva en este. La percepción sobre el alcance de la injerencia que se quiere provocar se torna más grosera si se considera que aquí Berjuan pretende, nada menos, que se declare 'sin efecto la Sentencia de 17/7/18 derivada del mismo al no haber adquirido el efecto de cosa juzgada'.
9.-De este modo, no puedo reconocer un interés susceptible de protección en la acción que ventila Berjuan. En efecto, Berjuan podría haber resuelto contestar a la demanda formulada en su contra por Lamagik en el proceso entablado previamente en su contra, para desarrollar una defensa por vía de excepción o acción reconvencional sobre la nulidad que aquí invoca, quizás actuar la nulidad de las resoluciones que apreciaron su situación de rebeldía procesal o la preclusión del trámite de alegaciones o, por fin, recurrir en apelación los pronunciamientos declarativos de la sentencia finalmente dada por este juzgado, tensionando las reglas sobre preclusión de alegaciones. Es cierto que no hay obligación procesal para un demandado de accionar reconvencionalmente: pero sí la hay de contestar a las demandas o de formular oportunamente los recursos ordinarios que quepa interponer frente a resoluciones de fondo. Por eso, lo que Berjuan no puede hacer es acudir fraudulentamente a un proceso tramitado de manera oportunamente paralela a la interposición parcial de ese recurso que, con o sin lesión de las reglas de litispendencia, deje materialmente vacías de contenido esas reglas de preclusión de alegaciones o de acción reconvencional, los efectos de cosa juzgada de pronunciamientos judiciales firmes y las reglas de buena fe procesal, en concordancia con las reglas generales represoras del fraude de ley y el abuso de derecho.
10.-Puedo dar dos argumentos subsidiarios, específicamente marcarios, para desestimar las pretensiones de esta clase que ventila la demanda de Berjuan.
11.-Por un lado, primer argumento subsidiario de desestimación, considero que Berjuan confunde, en la formulación de su demanda, las causas de nulidad absoluta basadas en la mala fe del solicitante de una marca en la obtención del registro ( art. 51.1.b LM ), con aquellas otra causas de nulidad relacionadas con las prohibiciones absolutas de registro ( art. 51.1.a LM ) basadas en la falta de poder distintivo del signo registrado, particularmente por razón del uso común del signo registrado respecto del producto o servicio de que se trate ( art. 5.1.d LM ).
12.-La doctrina sentada por la Sala Primera en examen de la causa de nulidad prevista en el art. 51.1.b) LM señala que la mala fe a la que alude el precepto se constata por la concurrencia de algunas circunstancias objetivas en el momento de registro de la marca: el conocimiento actual o potencial del uso previo del signo registrado por tercero y la consciencia de la incompatibilidad de esos signos, además de por la eventual vinculación previa de las partes o el ánimo de obstaculización del giro de un competidor (por todas, STS (1ª), núm. 674/2017, de 15 de diciembre , Ponente Ignacio Sancho Gargallo). Esa doctrina es conciliable con las aportaciones de la jurisprudencia comunitaria ( STJUE, C-529/07, de 11 de junio de 2009 , 'Lindt').
13.-Sin embargo, las prohibiciones y causas de nulidad de una marca que enumera la Ley de marcas están dadas por el legislador de acuerdo con un principio de tipicidad, según el cual no debe ser posible subsumir en categorías generales (la mala fe en la obtención del registro) subcategorías especiales de nulidad (la vulgarización del signo como prohibición absoluta de registro), de manera que puedan diluirse y confundirse los presupuestos propios de unas y otras categorías que pueden afectar al vigor del signo registrado, con merma de las oportunidades de defensa y contradicción de su titular.
14.-El relato fáctico y la construcción jurídica de la demanda están claramente desenfocados. Como cuestión relevante aquí, se abunda en un discurso que podría cohonestarse con una supuesta vulgarización del signo 'Gestitos' para designar muñecas expresivas desde la década de los noventa, como causa de prohibición absoluta del registro obtenido por Lamagik en 2015 (que tampoco compartiré, según diré), confundiendo esa causa de nulidad y el discurso que la sostendría con la eventual mala fe de Lamagik o su apoderado en la obtención del registro del signo en el año 2014 y el discurso que debería sostenerla, que no se ofrece de manera clara. Todo eso merma el principio de tipicidad al que aludí.
15.-Aunque no se trate de la causa de nulidad que invoca la actora, no puede decirse que se haya acreditado una vulgarización del término 'gestitos' en el mercado de muñecas expresivas desde la década de los noventa, para designar a las muñecas de la clase que comercializan ambas partes. Sencillamente, la actora confunde la difusión generalizada de un diseño industrial y el ámbito de protección de esa modalidad de propiedad industrial, con el contenido del derecho marcario y el ámbito de exclusiva que le es inherente. Puede que, durante la década de los noventa, los fabricantes jugueteros de Onil reprodujeran el diseño industrial del Sr. Segundo y su comercializador inicial la empresa D'Anton Jos S.L., fabricando unos y otros muñecas expresivas muy similares. Pero lo relevante es, en términos marcarios y respecto de la eventual vulgarización del signo del actor, que cada fabricante difundía sus muñecas en el mercado con sus propios signos y colecciones, sin utilización del término 'gestitos' con ninguna finalidad marcaria. Al menos durante largo tiempo, la propia actora designaba en el mercado a sus muñecos de la clase de los diseñados por el Sr. Segundo como 'Travieso'. A su vez, la actora no ha ofrecido ni una sola prueba de cuál sea la percepción del término 'gestitos' por los consumidores destinatarios de esos productos, ni en aquél momento ni ahora. Eso es lo relevante de acuerdo con la funcionalidad marcaria del signo en cuestión y no el tratamiento que hicieran o hagan de él sus fabricantes o profesionales implicados en la distribución de productos de esa clase. La representación mental por los consumidores de una muñeca expresiva como una 'muñeca gestitos', es la esencia de la vulgarización de ese signo y nada de eso se ha acreditado (es poco representativo la aportación de un par de anuncios de internet, doc. 10 actor).
16.-Pero es que, segundo argumento subsidiario de desestimación, en examen estricto de la causa de nulidad relacionada con la mala fe de Lamagik en el proceso de registro de la marca 'gestitos', no se sostiene que esta procediera al registro del término por causa del uso que, en los meses previos a la solicitud, comenzó a realizar Berjuan de ese signo, todo por tres razones. En primer lugar, porque ese uso sería de carácter incipiente, puesto que Berjuan no ha acreditado la utilización con funcionalidad marcaria y difusión real en el mercado de productos amparados por el signo 'Gestitos', más allá de su colaboración con la campaña Fundación Reina Sofía en mayo de 2014, mediante la que comercializó muñecas expresivas bajo el término 'Gestitos', lo que no se discute, pero con un grado de penetración en el mercado y percepción por el público que se desconoce en este proceso. En segundo lugar, porque Lamagik sí ha acreditado que durante los tres años anteriores al momento de solicitud del registro en 2014, incluía en sus catálogos colecciones de muñecas expresivas amparadas por el término 'Gestitos'. En tercer lugar, porque el término 'Gestitos' ya fue objeto de una marca nacional anterior, obtenida en 1995 y caducada, pero vinculada a Lamagik a través de la persona de su apoderado Sr. Abelardo , de acuerdo con la reconstrucción jurídica y económica de la titularidad sucesiva de aquel signo y que ha sido reproducida en la narración de hechos probados.
Tercero.- La complementariedad relativa entre las normas sobre derecho marcario y represor de la competencia desleal. Desestimación de las acciones basadas en la LCD acumuladas por Berjuan con carácter subsidiario.
17.-De forma subsidiaria, Berjuan acumula acciones basadas en la LCD que parten de un mismo relato fáctico y soporte jurídico, para imputar a Lemagik la comisión de un acto de obstrucción subsumible en las previsiones del art. 4 LCD . Así, en la p. 24 del escrito de demanda puede leerse que:
'En este sentido, la acción relevante a los efectos de la señalada violación del art. 4 LCD viene integrada por la conducta de la demandada a la hora de aprovechar el derecho conferido en forma abusiva frente al uso anterior y la obstaculización de fabricación y venta de las muñecas de Berjuan, a sabiendas de que ya habían sido introducidos en el mercado'.
18.-Es decir, Berjuan considera que la infracción marcaria que imputa a Lamagik es igual y simultáneamente constitutiva de un acto de competencia desleal, susbumible en la cláusula general del art. 4 LCD . Todo sin ningún otro elemento adicional.
19.-Como señala la STS (1ª), 504/17, de 15 de septiembre , Ponente Pedro José Vela Torres (FJ 7º):
'1.- Como hemos recordado en la sentencia 94/2017, de 15 de febrero , la normativa sobre marcas y la normativa sobre competencia desleal cumplen funciones diferentes. Mientras que la primera protege un derecho subjetivo sobre un bien inmaterial, un derecho de exclusiva generador de un ius prohibendi a favor de su titular, la segunda protege el correcto funcionamiento del mercado, de modo que la competencia se realice por méritos o por la eficiencia de las propias prestaciones y no por conductas desleales.
No obstante, la Ley de Marcas, al proteger los signos que permiten identificar el origen empresarial de los productos y servicios, contribuye también a mantener el correcto funcionamiento del mercado, al excluir el error en las decisiones de adquisición de bienes o contratación de servicios.
2.- También decíamos en dicha resolución que la coexistencia entre una y otra normativa se caracteriza por lo que se ha venido en llamar una 'complementariedad relativa' (sentencias 586/2012, de 17 de octubre ; 95/2014, de 11 de marzo ; y 450/2015, de 2 de septiembre). Vista la distinta función que cumplen las normas de competencia desleal y las de marcas, el criterio de la complementariedad relativa sitúa la solución entre dos puntos: de una parte, la mera infracción de estos derechos marcarios no puede constituir un acto de competencia desleal; y de otra, tampoco cabe guiarse por un principio simplista de especialidad legislativa, que niega la aplicación de la Ley de Competencia Desleal cuando existe un derecho exclusivo reconocido en virtud de los registros marcarios a favor de sus titulares y estos pueden activar los mecanismos de defensa de su exclusiva.
La solución ha de provenir de la determinación de en qué casos debe completarse la protección que dispensan los sistemas de propiedad industrial con el sometimiento de la conducta considerada a la Ley de Competencia Desleal.
Por un lado, no procede acudir a la Ley de Competencia Desleal para combatir conductas plenamente comprendidas en la esfera de la normativa de Marcas, en relación con los mismos hechos y los mismos aspectos o dimensiones de esos hechos. De ahí que haya de comprobarse si la conducta presenta facetas de desvalor o efectos anticoncurrenciales distintos de los considerados para establecer y delimitar el alcance de la protección jurídica conferida por la normativa marcaria.
Por otro, procede la aplicación de la legislación de competencia desleal a conductas relacionadas con la explotación de un signo distintivo, que presente una faceta o dimensión anticoncurrencial específica, distinta de aquella que es común con los criterios de infracción marcaria.
Y, en última instancia, la aplicación complementaria depende de la comprobación de que el juicio de desvalor y la consecuente adopción de los remedios que en el caso se solicitan no entraña una contradicción sistemática con las soluciones adoptadas en materia marcaria. Lo que no cabe por esta vía es generar nuevos derechos de exclusiva ni tampoco sancionar lo que expresamente está admitido (sentencia 95/2014, de 11 de marzo).
Como dijimos en la sentencia 586/2012, de 17 de octubre : '[e]n definitiva, la procedencia de aplicar una u otra legislación, o ambas a la vez, dependerá de la pretensión de la parte actora y de cual sea su fundamento fáctico, así como de que se demuestre la concurrencia de los presupuestos de los respectivos comportamientos que han de darse para que puedan ser calificados como infractores conforme alguna de ellas o ambas a la vez'.
3.- En el presente caso, al decidir si concurría la infracción marcaria, el tribunal de apelación valoró si la conducta había menoscabado alguna de las funciones de la marca, y concluyó que no se había atentado contra la función de garantizar a los consumidores la identificación de la procedencia del producto, no se sugería la existencia de vínculo alguno entre el demandado y el titular de la marca, y no se atentaba contra la función publicitaria de esta. Además, descartó la semejanza entre las marcas y, consecuentemente, el riesgo de confusión. Por lo que no cabe apreciar unos efectos anticoncurrenciales distintos de los considerados para descartar la infracción marcaria. De lo contrario, otorgaríamos a la demandante unos nuevos derechos de exclusiva, superpuestos a los que ya le conceden sus marcas registradas, que no tendría amparo en el ordenamiento jurídico ( STS 105/2016, de 26 de febrero ). Y se utilizaría la LCD para duplicar la protección jurídica que otorga la normativa de propiedad industrial, y en concreto la que dispensa el sistema de marcas para tales signos distintivos ( STS 379/2008, de 20 de mayo )'.
20.-De este modo, en virtud de la relación de complementariedad relativa de las normas sobre marcas y las represoras de los actos de competencia desleal, no puede acudirse a la LCD para reprochar, en términos concurrenciales, ilícitos plenamente marcarios. Después, tampoco puede someterse a un subsidiario reproche de deslealtad pretendidos ilícitos marcarios que no sean tales, según el examen de los hechos y valoraciones jurídicas que los definan con arreglo a la legislación marcaria, mientras no existan facetas adicionales que permitan someter la conducta de que se trate a ese juicio y reproche de deslealtad subsiguiente.
21.-Las pretensiones subsidiarias acumuladas en la demanda de Berjuan con arreglo a la LCD lesionan ese principio de complementariedad relativa, motivo por el que deben ser desestimadas.
Cuarto.- Costas procesales.
22.-La desestimación de la demanda determina a su vez la condena en costas de la parte actora.
En virtud de los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,
Fallo
Desestimo la demanda formulada por Berjuan S.L. contra Lemagik S.L. y le condeno al pago de las costas procesales causadas.
Frente a la presente cabe interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Valencia, en el plazo de veinte días desde su notificación.
Notifíquese.
Acuerdo, mando y firmo.
