Sentencia Civil 57/2023 Juzgado de lo Mercantil de Alicante/Alacant nº 1, Rec. 118/2022 de 19 de noviembre del 2023

PRIMERO.- Posiciones de las partes.

I. COOSY

A. Títulos de propiedad industrial.

1. La parte actora es titular de los siguientes registros marcarios:

2. Marca Española Núm. 3031682 - COOSY (denominativa), con fecha de solicitud 22 de mayo de 2012 y registrada y en vigor para distinguir productos de la clase 25 del Nomenclátor internacional (prendas de vestir).

3. Marca de la Unión Europea núm. 013574108 - "COOSY WWW.COOSY.ES" (mixta) con fecha de solicitud 15 de diciembre de 2014, registrada y en vigor para distinguir productos, entre otros, de la clase 25 del Nomenclátor internacional (vestimenta, calzados y sombrerería).

II. Gregorio y COSI CLOTHING S.L.

4. La parte demandada es titular del siguiente signo:

5. marca española M4019732(8)- COSI BARCELONA , solicitada el día 15 de mayo de 2019 para identificar productos de la clase 25 " prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería", la cual se encuentra registrada a nombre del codemandado D. Gregorio:

6.

III. Litigio entre las partes y acciones ejercitadas.

7. COSI es una empresa creada en el año 2019 por los hermanos Gregorio y Luz y se dedica al sector de la moda, en particular en relación con la venta de prendas de ropa, complementos y joyas como pendientes, pulseras, anillos o collares.

8. COSI empezó su actividad como una tienda online, a través de la página web https://cosibcn.com/, habiéndose podido observar a través de la herramienta Wayback Machine que las primeras evidencias del uso de esta página web por parte de las codemandadas remonta al 5 de agosto de 2020

9. COSI cuenta además con al menos dos establecimientos en Barcelona y una tienda en la Calle de Claudio Coello, 38, 28001 Madrid. La actora, por su parte, contando con 20 tiendas propias y 14 franquicias, cuenta con una tienda en la calle Claudio Coello, en el número 46):

10. La parte demandante se opuso en su día al procedimiento de solciitu de registro de la marca COSI BARCELONA, oposición que fue desestimada por la OEPM mediante Decisión de 17 de enero de 2020, concediéndose por lo tanto la marca que ahora se impugna, por considerar que "entre las Marcas enfrentadas existen suficientes diferencias gráfico-denominativas, pudiendo convivir pacíficamente en el mercado sin existir riesgo de confusión en el público consumidor".

11. Sin embargo, la parte actora decidió no imgpunar aquella decisión para impugnar dicha marca junto con el uso que COSI estaba realizando en el mercado, por la confusión adicional que ello supone para el consumidor. En este sentido, si bien la marca registrada por el codemandado consiste en el elemento " Cosi Barcelona", lo cierto es que las demandadas utilizan en el mercado y tráfico económico de forma indiscriminada los signos " Cosi Barcelona", " Cosi Bcn" y " Cosi ".

12. En el acto de audiencia previa, tras la estimación del recurso de reposición interpuesto por la parte actora contra la primera decisión del magistrado-juez, se señalaba que la acción ejercitada por la parte actora se dirige en general contra todo el uso que viene realizando la parte demandada tanto en ropa, joyería y bisutería (clase 25). Por tanto, la infracción y nulidad no se refiere exclusivamente a ropa.

13. No es hecho controvertido que la parte demandada ha cerrado en septiembre de 2022 la tienda que tenían en la calle Claudio Coello en Madrid, tienda en la que se vendía joyería y bisutería.

14. Por su parte, existe un cambio de denominación social de COSI CLOTHING a COSI JEWELLERY S.L. y que se procede a una modificación objeto social de la entidad: CNAE 3212: "joyería". Antes era "ropa"

SEGUNDO.- carácter de marca renombrada

15. Se ejercita acción de infracción al amparo del artículo 9.2.c) RMUE, dado el carácter renombrado de las marcas de la actora que, a juicio de la actora, constituirían una familia de marcas.

16. La SAP, Alicante, sección 8 del 06 de julio de 2020 ( ROJ: SAP A 2397/2020 - ECLI:ES:APA:2020:2397 ), asunto "ÚNICO", recordaba que la distintividad desde el punto de vista extrínseco de la marca significa el grado de conocimiento del signo de la actora por el público interesado en ese tipo de producto. La Sentencia del Tribunal General de 1 de marzo de 2018 (asunto Shoe Branding Europe/EUIPO T- 629/16), al referirse a los requisitos de una marca renombrada declara:

" 25 Para ser beneficiaria de la protección prevista en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009 , una marca registrada debe ser conocida por una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por ella [sentencia de 6 de febrero de 2007, Aktieselskabet af 21. november 2001/OAMI - TDK Kabushiki Kaisha (TDK), T-477/04 , EU:T:2007:35 , apartado 48; véase también, por analogía, la sentencia de 14 de septiembre de 1999, General Motors, C-375/97 , EU:C:1999:408 , apartado 26].

26 Al examinar dicho requisito, se deben tomar en consideración todos los elementos pertinentes de los autos, en particular, la cuota de mercado que posee la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración de su uso, así como la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla ( sentencia de 6 de febrero de 2007, TDK, T-477/04 , EU:T:2007:35 , apartado 49; véase también, por analogía, la sentencia de 14 de septiembre de 1999, General Motors, C-375/97 , EU:C:1999:408 , apartado 27)."

17. A estos efectos, hemos de tener en cuenta que una MUE puede ser renombrada si es conocida en una parte sustancial del territorio de la Unión y, esta parte sustancial puede coincidir con el territorio de un Estado como es España ( SSTJUE 6 de octubre de 2009, asunto C-301/07 y 3 de septiembre de 2015, asunto C-125/14). En particular, en el asunto C-32806 Fincas Tarragona [2007] de 22 de noviembre, el TJUE señalaba que el artículo 4, apartado 2, letra d), de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, debe interpretarse en el sentido de que la marca anterior debe ser notoriamente conocida en todo el territorio del Estado miembro de registro o en una parte sustancial de éste. De esta forma, en el par. 18 señalaba expresamente que el sentido dado comúnmente a los términos utilizados en la expresión "en un Estado miembro" se opone a que dicha expresión se aplique a una notoriedad limitada a una ciudad y su entorno que no constituirían, conjuntamente, una parte sustancial de un Estado miembro.

18. Por otra parte, como señalaba el Tribunal Supremo en el caso Maristas (STS, Civil sección 1 del 23 de julio de 2012; ROJ: STS 6110/2012 - ECLI:ES:TS:2012:6110 ), no es necesario para que la marca goce de la consideración de "notoriamente conocida" que, además de serlo para una parte relevante del público interesado, los servicios o productos a los que se aplica sean de gran calidad o, debido a la fuerte inversión en publicidad, la marca transmita una imagen positiva. Lo esencial es que la marca sea conocida por una parte relevante del público interesado, sin perjuicio de que ello pueda venir determinado por la concurrencia de criterios cuantitativos y/o criterios cualitativos.

19. El Tribunal de Justicia ha señalado que el grado de conocimiento requerido debe considerarse alcanzado cuando una parte significativa del público interesado por los productos y servicios amparados por la marca conoce esta marca, añadiendo que ni la letra ni el espíritu del artículo 5, apartado 2 de la Directiva, permiten exigir el conocimiento de la marca por un determinado porcentaje del público" (Asunto C-375/97 General Motors [1999] de 14 de septiembre). Dos cuestiones son importantes. La primera, que el Tribunal de Justicia no ha definido con mayor precisión que la señalada el término "proporción significativa". La segunda, que se ha rechazado fijar un determinado porcentaje del público, por lo que se desaconseja la utilización de criterios fijos de aplicación general, dado que un grado de conocimiento predefinido, tomado aisladamente, puede no ser el más apropiado para una evaluación realista del renombre la notoriedad (Directrices EUIPO Parte C, Oposición, sección 5, 3.1.2.1, -2021-). No obstante lo anterior, ello no significa que un determinado porcentaje carezca de cualquier interés. Bien por ser muy elevado, lo que sirve para acreditar el conocimiento, bien por ser muy bajo, lo que excluye su conocimiento por una parte significativa del público interesado. Con todo, hemos de ser cautelosos, puesto que como afirma la EUIPO cuando "los productos o servicios interesen a grupos de consumidores muy pequeños, este tamaño reducido del mercado total implica que una proporción significativa del mismo también será reducida en cifras absolutas". Finalmente, distintividad por el uso no implica renombre. Para la primera no es necesario un umbral mínimo que sí se exige para el segundo. De ahí que la mera inversión en campañas promocionales o en publicidad, pueda suponer que la marca haya adquirido un fuere carácter distintivo por el uso y, sin embargo, no haya adquirido renombre (EUIPO, Asunto Mandarino/Mandarina Duck, res 21/4/2010, R 1054/2007-44)

20. El público interesado no está compuesto únicamente por los compradores actuales, sino también por los compradores potenciales , así como a los miembros del público que solamente entran en contacto indirectamente con la marca, en la medida en que tales grupos de consumidores puedan ser también destinatarios de los productos en cuestión. Y, en este sentido, se ha señalado que el público interesado es el público en general, por ejemplo, en relación con agua mineral (Asunto MATTONI (fig.) 04/08/2011, R 1265/2010-2), preparaciones medicinales para el tratamiento de la disfunción sexual (Asunto SEXIALIS / CIALIS et al. 15/09/2011, R 2100/2010-1) , productos farmacéuticos para el tratamiento de las arrugas (Asunto C-100/11 Botolist/Botocyl [2012] de 10 de mayo).

21. Se suscita la cuestión de si los productos amparados por la marca interesan a varios grupos de compradores con diferentes perfiles. En tales casos, la cuestión radica en determinar si el renombre debe valorar se dentro de cada grupo por separado o si debe abarcar todos los tipos de compradores. La cuestión es relevante por cuanto la percepción del producto puede ser diferente en diferentes eslabones de la cadena de distribución, de forma que, en alguno de esos eslabones el producto haya podido alcanzar un conocimiento por parte de una parte significativa de dicho escalón, aunque dicho conocimiento no se haya alcanzado en otros eslabones. A priori, no podemos excluir que el renombre se alcance solo a uno de grupos de compradores, cuando una parte significativa de compradores de ese grupo conoce la marca y la vincula con los productos o servicios que ampara. Ahora bien, ello debe ser, consideramos, tratado con cierta cautela, dado que un exceso en la delimitación del público interesado puede distorsionar el grado de conocimiento que se tiene, en realidad, de la marca.

22. El carácter renombrado debe predicarse de la marca para los productos y servicios para los que se encuentra registrada y no de la familia, gozando como tal renombre cada marca individualmente considerada, lo que no tiene que suceder necesariamente con la familia. Cuestión distinta es que el elemento que sirve de unión a la familia de marcas haya adquirido una elevada distintividad por el uso hasta tal punto que el público relevante asocia el renombre también con el elemento que sirve de unión a la familia de marcas (EUIPO McDonald's International Property Company, Ltd./ McDreams Hotel GmbH de 18 de abril de 2018 (asunto R 972/2017).

23. Ello no quiere decir que la existencia de una familia de marcas carezca de importancia alguna. Recordemos que la existencia de una familia de marcas puede influir en la apreciación del riesgo de confusión, aunque no para apreciar la similitud entre los signos (véase Asunto C-552/09 P - Ferrero/OAMI [2011] de 24 de marzo (ECLI: EU:C:2011:177) así como la la SAP Alicante Civil sección 8 del 25 de febrero de 2020 ( ROJ: SAP A 301/2020 - ECLI:ES:APA:2020:301 ). En el caso de la marca renombrada, puede reforzar el vínculo que se puede establecer entre la marca renombrada y el signo impugnado (T-428/18 McDreams Hotel GmbH [2019] de 10 de octubre (ECLI: EU:T:2019:738)

24. Dicho lo anterior, es necesario atender a las pruebas específicas de renombre. La parte actora alega en su favor las siguientes pruebas de renombre:

a) Antigüedad de la marca, duración y ámbito geográfico de su uso

b) Facturación

c) extensión de la red comercial;

d) Tráfico online de la página web

e) amplia difusión en redes sociales

f) inversión en publicidad

g) Presencia en los principales medios de comunicación de España, tanto generalistas como especializados, incluyendo, por ejemplo, las siguientes publicaciones: El español, Trendencias, Diario de Pontevedra, Vanitatis, ABC, Okdiario, Faro de Vigo, Elle, Marie Claire, La Vanguardia, ¡Hola!, etc.

h) Numerosos premios y reconocimientos,

i) Colaboración con numerosos famosos e influencers como Tomasa, Agustina, Valle, Vicenta, Amelia, Virginia, Zaida, Angelica, etc.

I. antigüedad de las marcas, universalidad duración y ámbito geográfico.

25. No se ha impugnado que COOSY nace en el año 2011, en la ciudad gallega de Pontevedra.

26. No se impugna tampoco que la clave de las colecciones de COOSY se encuentra en la búsqueda de la imagen de "invitada perfecta", esto es, se trata de moda cuyo público objetivo es una mujer de entre 25 a 50 años que asiste a eventos.

27. La marca Coosy(r) fue registrada, por primera vez en España, en el año 2012, si bien la misma también se encuentra registrada en la Unión Europea y en Reino Unido.

28. Desde esa fecha, la marca Coosy(r) ha sido usada de manera ininterrumpida para comercializar, productos identificados con dicha marca.

29. COOSY contaba al tiempo de interposición de la demanda con 22 puntos de venta propios y asociados en todo el territorio español (Bilbao, Granada, Canarias, Madrid, Murcia, Oviedo, Pamplona, Pontevedra, Salamanca, Sevilla, Valladolid, Zaragoza, Santander, Almería y Córdoba), así como tiendas multimarca a lo largo del territorio y desde finales del 2017, con presencia internacional (Italia, Francia, Irlanda, Canadá, Japón, Arabia Saudí, entre otros).

II. Ventas.

30. Debemos tener en cuenta que será mucho más fácil alcanzar un gran volumen de ventas para productos cotidianos de gran consumo que cuando se trata de productos de lujo o duraderos que se adquieren en contadas ocasiones, sin que esto signifique que en el primer caso sea mayor el número de consumidores que han estado en contacto con la marca, ya que es probable que una misma persona haya comprado el mismo producto más de una vez. De ahí se sigue que el tipo, valor y durabilidad de los productos y servicios en cuestión deberá tomarse en consideración a la hora de determinar la importancia de un volumen de ventas o una cifra de facturación determinados.

31. Por todo ello, el volumen de ventas y la facturación son tanto más útiles cuanto que indicadores indirectos, cuya evaluación deberá llevarse a cabo conjuntamente con el resto de las pruebas, en tanto que prueba directa de la existencia de renombre. En particular, esas indicaciones pueden ser particularmente útiles para complementar la información aportada por los porcentajes relativos a la cuota de mercado y al grado de conocimiento de la marca, proporcionado una visión más realista del mercado. Por ejemplo, pueden poner de manifiesto que detrás de una cuota de mercado no demasiado notable se oculta una cifra de ventas muy importante, lo que puede ser útil para examinar la existencia de renombre en el caso de aquellos mercados competitivos en los que en general suele ser más difícil que una marca individual represente una fracción sustancial del total de las ventas. (3.1.3.6 Directrices Oposición, sección 5, Marcas renombradas, artículo 8, ap 5, RMUE).

32. La parte actora ha acreditado ventas por valor media de 3.199.806,37 € para lo años 2018, 2019 y 2021. En 2020 las ventas bajaron a 1.431.560,61€. Debemos contextualizar este dato. Resulta notorio que la pandemia afectó a numerosos sectores empresariales. En este sentido, el confinamiento y las consiguientes restricciones al contacto social conllevaron la cancelación de muchos eventos. Por ello, es normal que una marca dedicada a la confección de moda principalmente para eventos haya reducido las ventas en 2020. En este sentido, no es un dato extraordinariamente indicativo.

33. Entre enero de 2016 y noviembre de 2021, la página web de COOSY https://www.coosy.es/es ha recibido un total de 78.789.263 visitas.

III. Actividades promocionales

34. En cuanto a las campañas publicitarias, como señala la EUIPO una campaña de promoción larga, intensa y amplia puede ser un sólido indicio de que la marca ha adquirido renombre entre los compradores reales o potenciales de los productos en cuestión, y de que ha llegado a ser notoriamente conocida en la práctica más allá del círculo de las personas que compran realmente dichos productos (3.1.3.6 Directrices Oposición, sección 5, Marcas renombradas, artículo 8, ap 5, RMUE).

35. La parte actora acredita que se han invertido 17.750,95 euros a través de Facebook entre mayo de 2018 y diciembre de 2021, más de 8.000 euros en la contratación de modelos para promocionar las colecciones de otoño-ivierno de los años 2021 y 2022, un total de 1.413,76 euros a través de la empresa Destrip (pagos por clic) durante el año 2019, así como un total de 5.808 euros a través de Google para los años 2020 y 2021.

36. La parte acredita igualmente una presencia bastante extensa en medios de comunicación tanto generalistas como especializados en los últimos 4 años. Al mismo tiempo, ha acreditado numerosas colaboraciones con famosos e influencers.

IV. Premios y reconocimientos

37. Como recuerda la EUIPO: Las certificaciones, distinciones y demás medios de reconocimiento público suelen proporcionar información sobre la historia de la marca, o revelar determinadas facetas de la calidad de los productos del oponente, pero por regla general no son suficientes por sí solos para establecer el renombre, sirviendo más bien como indicaciones indirectas. Por ejemplo, el hecho de que el oponente haya ostentado el título de proveedor oficial de la Casa Real durante muchos años puede quizás demostrar que la marca invocada tiene un carácter tradicional, pero no proporciona información de primera mano relativa al conocimiento de la marca. No obstante, si la certificación se refiere a circunstancias relacionadas con los resultados de la marca, su relevancia será muy superior. Este factor ha sido mencionado por el Tribunal en los asuntos "Lloyd Schuhfabrik Meyer" y "Windsurfing Chiemsee", en relación con la determinación del elevado carácter distintivo adquirido a través del uso (3.1.3.6 Directrices Oposición, sección 5, Marcas renombradas, artículo 8, ap 5, RMUE).

38. Se destacan por la actora los siguientes: Asociación de jóvenes empresarios, Federación de Xoves Empresarios, Asociación Española de Profesionales de la Imagen, Mo_Ciudade 2021, Amigos de Pontevedra.

B. Presencia en redes sociales

39. A tiempo de interposición de la demanda, la actora contaba con 321.000 seguidores en Instagram con 5321 publicaciones. Al mismo tiempo, su audiencia se compone principalmente de mujeres (98,3%), principalmente de Espala (82,6%).

V. Conclusión.

40. La parte actora solicita que se declaren renombradas las siguientes marcas:

41. Marca Española Núm. 3031682 - COOSY (denominativa), con fecha de solicitud 22 de mayo de 2012 y registrada y en vigor para distinguir productos de la clase 25 del Nomenclátor internacional (prendas de vestir).

42. Marca de la Unión Europea núm. 013574108 - "COOSY WWW.COOSY.ES" (mixta) con fecha de solicitud 15 de diciembre de 2014, registrada y en vigor para distinguir productos, entre otros, de la clase 25 del Nomenclátor internacional (vestimenta, calzados y sombrerería).

43. Consta que ambas marcas se han venido empleando desde el año 2012 en el caso de la marca nacional y desde el año 2014 en el caso de la marca de la Unión Europea. Por tanto, al tiempo de la interposición de la demanda en el año 2022 las marcas presentan una antigüedad de 10 y 8 años respectivamente. Con todo, el elemento COOSY se encuentra presente en el público español desde al menos 10 años.

44. El público interesado es principalmente el público interesado en moda de vestir femenina.

45. La marca cuenta además con una notable presencia en toda España, con alta afluencia de visitantes a su página web y con un 3 millones de euros de ventas de media en los últimos años, sin contar el año 2020 por razones antedichas. No obstante dicha cifra es importante dado el sector del mercado en el que la misma ofrece sus productos, principalmente destinados a la moda de eventos, por lo que la misma presenta cierta (no acusada) estacionalidad y no es una moda de uso diario, sin perjuicio de la existencia de ciertas líneas que buscan ese uso y de que la propia marca pretenda expandir su nicho de mercado. En todo caso, consta por haber sido publicado en prensa, que la marca se encuentra en crecimiento y expansión lo que denota un conocimiento mucho mayor por parte del público interesado.

46. Se trata de marcas con una antigüedad de más de 10 y 8 años y que son objeto de una extensa utilización en el territorio nacional con una amplia presencia mediante tiendas físicas tanto propias, franquiciadas como multimarca. En este sentido, debe entenderse que las mismas son objeto de un uso efectivo en el territorio relevante.

47. Consta que los datos invertidos en publicidad son realmente escasos. Sin embargo su presencia en redes es extraordinariamente amplia. Por ello, una escasa inversión en publicidad debe ser cohonestado con el impacto real de la marca.

48. El documento número 5, sin perjuicio de que se podría haber establecido alguna organización mayor del bloque documental, refleja varias cuestiones: en primer lugar, que la marca se ha establecido como reconocida en el sector; en segundo lugar, que ha tenido una presencia directa e indirecta en programas de alta audiencia en España, como son Masterchef, Maestros de la Costura y El Hormiguero; en tercer lugar, que numerosas personalidades e influencers han hecho suyos o promocionado los modelos de COOSY, en cuanto lugar, que tiene una presencia constante en medios tanto especializados como generalistas. Si bien el primer elemento no es suficiente para determinar el renombre de la marca, la presencia en medios y la publicidad por parte de conocidas personalidades e influencers sí cualifican el renombre.

49. Es cierto que la última de las afirmaciones debemos ponerla en cuarentena y no podemos establecer valoraciones a futuro que nos vinculen respecto de otros casos. La advertencia es necesaria toda vez que el hecho de contar con cierta publicidad por parte de influencers no significa que exista un impacto real de la marca en el público destinatario. Es necesario tener en cuenta otros factores tales como el engagement o la segmentación del público del influencer. En términos de "influencing", como en general, no todo vale. Sin embargo, las especiales circunstancias concurrentes en el presente caso permiten establecer algunas conclusiones de relevancia.

50. Los datos de las inversiones en publicidad deben ser cohonestados con el enorme éxito en colaboraciones lo que no se puede explicar sino en la medida en que fue explicado por la directora creativa de COOSY, Doña Consuelo, en el acto de la vista. Las colaboraciones son, en muchos casos, por pura amistad. Por tanto, las inversiones realizadas por la marca en publicidad no pueden ser tenidas en cuenta como marginales si la publicidad real de la marca excede con mucho el rendimiento de aquella inversión dado que personalidades e influencers asumen la marca, la promocionan y la presentan ante el público interesado. En definitiva, el gasto en publicidad debe ser relativizado cuando la marca no necesita realizarlo.

51. En este sentido, esto es lo que ha conseguido COOSY en una estrategia de marketing realmente exitosa. En el bloque documental se puede advertir que, dentro del sector de moda femenina para eventos, las marcas de la actora poseen una indudable presencia, especialmente la marca COOSY denominativa.

52. En cuanto a la presencia en el programa Maestros de la Costura, se trató, no de una aparición marginal, sino la realización de una prueba de exteriores en el taller de Coosy. Esto es, la marca se encontró presente de forma intensa en el reality estrella de la moda española.

53. Igualmente, la marca Coosy ha sido promocionada por Doña Angelica, conocida celebrity televisiva, a través de sus propias redes sociales junto con otras marcas, estas indudablemente renombradas, como tiene declarado este Tribunal de Marca de la Unión Europea. Dicha publicación se realiza en el programa El Hormiguero en el que la conocida noble interviene habitualmente y que cuenta con una de las principales audiencias de España.

54. Los principales medios de comunicación tanto especializados como no especializados han dado cuenta de la existencia de la marca. En el caso de Lecturas, en julio de 2021, señalaba que la marca Coosy era "una de las firmas españolas de invitada favorita de celebrities e influencers". Por tanto, no se trata solamente de que el bloque número 5, refleje el uso por parte de numerosas celebrities e influencers, sino que dicho uso es reconocido abiertamente por la prensa. En este caso, la revista Lecturas es, igualmente, una de las revistas más conocidas de España. La noticia tiene relevancia puesto que constata un hecho que está sucediendo, a juicio de la revista, en un medio paralelo al de las revistas de consumo tradicionales.

55. Ciertamente la lista de celebrities e influencers que han vestido o promocionado Coosy es importante. En este sentido, entre las mismas se cuentan algunas de las más reconocidas del panorama español, como es el caso de Zaida, Virginia o Valle. La lista es inabarcable. Basta la revisión completa del documento número 5. Destaca la promoción de la firma que realiza Tomasa, conocida chef del programa Masterchef. Masterchef es, por derecho propio, el principal reality de cocina. Pues bien, la Sra. Tomasa viste habitualmente de Coosy en las emisiones del citado programa, así lo ha hecho durante estos años, y también lo publicita a través de sus redes sociales y su cuenta @ DIRECCION001. En este sentido, recordemos que el programa cuenta con tres miembros del jurado, dos de los cuales son hombres, siendo Doña Tomasa la única mujer. Por ello, es relevante que Tomasa vista y promocione vestidos Coosy de forma habitual.

56. No debemos olvidar que la marca Coosy no es una marca destinada principalmente al uso diario sino para su uso en eventos. Ha sido muy descriptiva la frase de Doña Consuelo cuando, en el acto de la vista, ha declarado que no hay una boda sin, al menos, un vestido Coosy. Desconocemos la realidad de dicha afirmación. Evidentemente debemos ser cautelosos ante la tendencia de los propietarios de las marcas al autoelogio. Sin embargo, dado el alto despliegue promocional con el que ha contado, especialmente como marca de eventos, puede que la frase no se encuentre lejos de la realidad. A fin de cuentas, no solo los vestidos Coosy se emplean de forma habitual en eventos que cuentan, como decimos, con alta cobertura mediática, sino que una de sus embajadoras ha sido la propia Reina de España.

57. La revista BAZAAR identificaba a COOSY como una de las marcas con las que "triunfarás en tu temporada de bodas". Destaca igualmente que, en solo 6 años desde su nacimiento, la marca se había convertido "en un referente mundial". LA CHAMPANERA señala en segundo lugar a COOSY como una de las firmas españolas "para ser la invitada perfecta" (abril 2018). En el mismo sentido VOGUE. De la marca dan cuenta igualmente la revista HOLA!MODAES.ES EL CONFIDENCIAL, ABC, EL ESPAÑOL MARIE CLAIRE, DIEZ MINUTOS, AR, DIVINITY, MIA, PLACET, MODALIA.ES, LA VOZ DE GALICIA, ONDA CERIO, GLAMOUR, etc.-

58. En este sentido, se han aportado clips de prensa en los que se puede ver que, efectivamente, la marca Coosy se presenta en el mercado como una de las principales marcas para ser "la invitada perfecta". Teniendo en cuenta que la existencia de eventos, tales como son bodas, bautizos y comuniones es algo generalizado entre la población, es claro que cualquier mujer puede estar interesada actual o potencialmente en la marca. Con todo, es un interés más focalizado a la asistencia de eventos. Por ello, los datos de ventas deben considerarse relevantes. Puede observarse que la mayor afluencia a la página web se realiza en los meses de mayo a septiembre, lo que denota cierta estacionalidad, precisamente por la mayor concentración de eventos en estas fechas.

59. Por todo ello, no puede establecerse un grado de conocimiento sobre la base listados generalistas, como hace la demandada, listados cuya naturaleza desconocemos en muchos casos, puesto que la marca Coosy tiene un público muy definido. Y lo cierto es que los principales medios especializados de España destacan la marca cuando se trata de vestir para eventos. En este sentido, destaca igualmente la presencia habitual en festivales de la marca siendo portado por algunas de las invitadas.

60. No podemos menospreciar el gran impacto que esta presencia continua, generalizada y permanente desde hace años, tiene la marca Coosy. La poca inversión en publicidad demuestra que las colaboraciones están basadas probablemente en la calidad de la marca y en la voluntad de las propias celebrities e influencers de dar a conocer sus vestidos entre sus seguidores que, en algunos de los casos, se cuentan por millones.

61. Por todo ello, debemos declarar que la Marca Española Núm. 3031682 - COOSY (denominativa), con fecha de solicitud 22 de mayo de 2012 y registrada y en vigor es renombrada para para los productos de la clase 25 -prendas de vestir-, y debemos declarar asimismo que la Marca de la Unión Europea núm. 013574108 - "COOSY WWW.COOSY.ES" (mixta) con fecha de solicitud 15 de diciembre de 2014, registrada y en vigor es renombrada para los productos de la clase 25 -vestimenta, calzados y sombrerería-.

TERCERO.- Infracción de marca renombrada.

I. Doctrina general.

62. Establece el artículo 9.2.c RMUE que el titular de una marca registrada podrá oponerse al empleo de un signo que sea idéntico o similar a la marca de la Unión, independientemente de si se utiliza en relación con productos o servicios que sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que la marca de la Unión esté registrada, si esta goza de renombre en la Unión y si con el uso sin justa causa del signo se obtiene una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca de la Unión o es perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre. De la misma manera, en sede de nulidad, en los artículos 52.1 LM, 8.1 LM y 6.1.b) LM y 8.5 RMUE y 60 RMUE.

63. En la sentencia dictada en el Asunto C-408/01 Adidas-Salomon AG c. Fitnessworld Trading Ltd [2003] de 23 de octubre de 2003, el Tribunal de Justicia reconocía la existencia de una protección específica de la marca renombrada, más allá de la protección general reconocida a los signos registrados. Dicha protección requiere, en primer lugar, de que el público pertinente establezca un vínculo entre el signo y la marca. Al respecto, y frente al riesgo de confusión o de asociación, el Tribunal precisaba que la protección no está supeditada a que se constate un grado de similitud tal entre el signo y la marca de renombre que exista, para el público pertinente, un riesgo de confusión entre ambos. Basta que el grado de similitud entre el signo y la marca de renombre tenga por efecto que el público pertinente establezca un vínculo entre el signo y la marca. Por tanto, como señala la doctrina, la existencia de un vínculo mental entre las marcas no presupone la existencia de un riesgo de confusión y el hecho de que una marca posterior evoque la marca anterior renombrada equivale a la existencia de un vínculo mental entre las marcas (Fernández-Novoa, Carlos. Estudios sobre la protección de la marca renombrada. Marcial Pons; 2014, pag 91). En definitiva, la protección va más allá del riesgo de confusión o de asociación. La existencia de un vínculo de ese tipo, al igual que la de un riesgo de confusión [...] debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta la totalidad de los factores pertinentes en cada caso (ap. 30). En la STJUE Asunto C-252/07 Intel Corporation Inc. [2008] de 27 de noviembre señalaba, en su ap. 42, que entre tales factores cabe citar:

a. el grado de similitud entre las marcas en conflicto;

b. la naturaleza de los productos o servicios para los que se registraron respectivamente las marcas en conflicto, incluido el grado de proximidad o de diferenciación entre dichos productos o servicios, así como el público relevante;

c. la intensidad del renombre de la marca anterior;

d. la fuerza del carácter distintivo de la marca anterior, bien sea intrínseca o adquirida por el uso;

e. la existencia de un riesgo de confusión por parte del público.

64. Factores que son explicados, posteriormente, en los ap. 43 a 57 de la sentencia.

65. Por otra parte, no basta con la evocación de la marca anterior ( la existencia de dicho vínculo no basta, por sí mismo, para apreciar la existencia de una de las infracciones -ap. 32-), sino que es preciso que se cumpla alguno de los siguientes tres elementos del tipo con carácter alternativo (dice el TJUE que basta que concurra uno solo de estos tres tipos de infracciones para que resulte aplicable dicho precepto -ap. 28-):

f. que se cause un perjuicio al carácter distintivo de la marca anterior (dilución de la marca, cuando se ha producido o existe riesgo de producirse una alteración de comportamiento económico del consumidor medios de los productos o servicios para los que está registrada la marca renombrada).

g. que se cause un perjuicio al renombre de la marca anterior (tarnishment)

h. que se obtenga una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de dicha marca (parasitismo o freeriding).

I. Circunstancias del caso concreto.

A. Justa causa .

66. La parte demandada no ha alegado la existencia de justa causa que justifique el uso del signo.

67. Al tiempo de interposición de la demanda, la parte demandada empleaba la marca nacional COSI, registrada para para productos de la clase 25, aunque también llevaba a cabo venta de productos de joyería y bisutería. Consta igualmente que se empleaban otros signos "Cosi Barcelona", "Cosi Bcn" y "Cosi". Consta igualmente que la demanda tuvo una tienda a escasos metros de la parte actora en la Calle Claudio Coello de Madrid.

68. De la misma forma, con posterioridad al requerimiento, la parte demandada ha variado su objeto social y modificado su línea de producto para presentarse en el mercado como una tienda de joyería y de bisutería.

i. Productos y servicios.

69. Desde el punto de vista de los productos y servicios existe plena identidad en la medida en que la marca demandada se ha empleado la venta de prendas de vestir. Ambas marcas se encuentran registradas para productos de la clase 25.

70. Por otra parte, el hecho de que se emplee la marca de la demandada para joyería altera la anterior conclusión. Es evidente que los productos de las clases 24 ( prendas de vestir o vestimenta, calzados y sombrerería) y 14 ( metales preciosos y sus aleaciones; articulos de joyeria, piedras preciosas y semipreciosas; articulos de relojeria e instrumentos cronometricos) son diferentes en cuanto a su naturaleza.

71. Sin perjuicio de que no desconocemos el asunto T-721/23 Rolex SA, STGUE de 18 de enero de 2023 (ECLI: EU:T:2023:6), es necesario realizar unas advertencias propias toda vez que, a la luz de la prueba practicada, el resultado puede ser diferente.

72. Si bien es cierto que los productos de la clase 25 se destinan a vestir el cuerpo humano y la joyería y bisutería tiene por finalidad el adorno, lo cierto es que no podemos obviar el componente de moda de las prendas de vestir, esto es, de los productos amparados por la clase 25 de la clasificación de Niza.

73. En el presente caso ha quedado acreditado que la marca posterior tenía como líneas de negocio prendas de vestir, joyería y bisutería. De hecho, el registro de la marca inicial española M4019732(8)- COSI BARCELONA, se realiza para productos de la clase 25 y bajo la misma se identifican también en el mercado piezas de joyería y bisutería. Esto es, existe una expansión natural del uso de la marca por parte del titular marcario respecto de productos no amparados por la clase 25. Ello se realiza, en lógica línea de principio, por la existencia de algún tipo de relación entre los mismos. Si bien es cierto que la demandada es una start-up y puede intentar diferentes líneas de negocio, lo habitual en el mercado es que dichas líneas de negocio guarden algún tipo de relación entre sí, entre otras cosas, porque el público destinatario suele ser el mismo. No hay mayor evidencia de complementariedad que los actos propios de la demandada.

74. No se trata por tanto de que en el caso concreto los productos tengan los mismos canales de distribución sino que se venden en el mismo espacio físico, en una misma tienda. Es cierto que no existe competencia entre los productos de joyería y bisutería de la clase 14 y los productos de prendas de vestir de la clase 25, pero sí existe una relación de complementariedad, especialmente cuando hablamos de prendas destinadas a eventos sociales. En este sentido, la revista VANITATIS, en un artículo d agosto de 2018 publicitaba "joyas y complementos (made in Spain) que te convertirán en la invitada perfecta", _Esto es, la propia revista, destaca que las prendas de vestir, no se encuentran en modo alguno alejadas de las joyas y los complementos de forma que todos ellos contribuyen a crear un "total look" estético que permite configurar la apariencia perfecta de la invitada a cualquier evento social.

75. Por otra parte, si observamos el uso que se realiza de las prendas de vestir confeccionadas por la marca anterior COOSY, advertimos que en muchos casos son acompañadas de piezas de joyería o bisutería y de relojes. Puede observarse, por ejemplo, la combinación que realiza Tomasa de todas estas piezas (véanse las fotos del press clipping de enero de 2019, o junio de 2019). De la misma forma, Ariadna (agosto 2021) o Belinda(octubre 2021)

76. Por tanto, a los efectos de establecer la similitud debemos tener en cuenta las prácticas comerciales, no ya habituales, sino específicas del caso concreto. En el presente caso los productos se vendía, de hecho, en el mismo punto de venta (tienda física que, en el caso de Madrid se sitúa a escasos metros de la tienda de la actora). Debemos tener en cuenta también el uso complementario que se realiza por los usuarios de los mismos. Porque no hay mayor prueba de complementariedad que el uso realizado por el propio público objetivo de las marcas.

77. Ha quedado acreditado en este sentido, que el componente estético de la moda no permite establecer una separación completa entre productos de las clases 14 y 25 en la medida en que todos ellos persiguen una misma finalidad estética, como decíamos anteriormente, de forma que todos ellos contribuyen a crear un "total look" estético que permite configurar la apariencia perfecta de la invitada a cualquier evento social. Si bien podría existir alguna duda en el caso de "relojes" como pone de manifiesto T-721/23 Rolex SA [2023], siendo discutible la decisión, no existe a nuestro juicio en el caso de joyería. Pendientes, pulseras, anillos o collares contribuyen de forma decisiva a la expresión estética de la persona.

78. No debemos olvidar la importancia del elemento moda en todos estos elementos y, especialmente, aplicada a eventos sociales, en los que la identidad y estética de la persona se percibe con mayor intensidad. La moda contribuye a conformar la identidad de las personas y es expresión de los valores sociales e individuales. Es también expresión cultural. Y, por ello, debemos apreciar la existencia de similitud entre todos aquellos productos que permiten conformar la estética de la persona, especialmente, cuando todos ellos son elementos portables que más allá de la protección del cuerpo, en el caso del vestido, cumplen esa función estética principal. Ello será así especialmente para prendas diseñadas con la finalidad de acudir a eventos.

79. Finalmente, no debemos olvidar que COOSY es una marca renombrada y, por ello, no es inhabitual, de conformidad con los usos del mercado, que la misma extienda su actuación a productos de la clase 14. Ello también debe ser objeto de consideración dado que, de lo contrario, podríamos disminuir el nivel de protección exigible para las marcas renombradas.

i. Similitud.

80. En este sentido, debemos recordar que la protección de la marca reforzada no requiere ni de identidad ni de similitud que produzca confusión entre los signos, pero sí de cierta similitud aun escasa ( C-254/09 Calvin Klein Trademark/OAMI [2010] de 2 de septiembre (ECLI: EU:C:2010:488). En este primer estadio es irrelevante la notoriedad y el carácter distintivo ( C-552/09 P Ferrero/OAIM [2011] de 24 de marzo -ECLI: EU:C:2011:177)

81. Desde el punto de vista visual, las marcas presentan algunas diferencias.

82.

83. La topografía no se encuentra lo suficientemente estilizada por lo que el consumidor medio percibirá el signo denominativo. Por otra parte, el corazón de la marca anterior no tiene dominancia en la posición de conjunto, de igual forma que la url. En el caso de la marca posterior, la referencia "BARCELONA" se encuentra inserta en letra muy pequeña por lo que apenas será perceptible por el consumidor. Incluso en el caso de que lo fuera y pudiera ser considerado como un elemento más del signo, lo cierto es que el elemento es descriptivo en cuanto al lugar en el que se encuentra la tienda física y por tanto carente de aptitud distintiva.

84. La marca de la actora tiene 5 letras C-O-O-S-Y mientras que la de la demandada tendrá 4 letras C-O-S-I. Por otra parte, la marca de la actora COOSY presenta una doble OO y una y griega final. No obstante lo anterior, el consumidor percibe el signo en su conjunto y de forma imperfecta mediante el recuerdo que establece en su memoria. Lo que importa en la apreciación de la similitud visual de dos marcas denominativas es la presencia, en cada una de ellas, de varias letras en el mismo orden. En el presente caso, el orden es idéntico, sin perjuicio de que la marca de la actora duplica la O, lo que no será una diferencia realmente significativa a los efectos de evitar cualquier tipo de similitud, y la presencia de la Y griega final en vez de i latina, aunque tienen igual pronunciación por lo que no será un elemento relevante el en recuerdo imperfecto en la memoria. Por todo ello, se considera que la similitud entre ambas marcas es media.

85. La parte demandada emplea igualmente el signo con los elementos "BARCELONA" y "BCN" junto con la marca registrada "COSI". Sin embargo, tales elementos serán percibidos como descriptivos del lugar en el que se encuentra la tienda. En efecto, la marca presuntamente infractora incorpora tales elementos tan solo en las tiendas de Barcelona.

86. Desde el punto de vista fonético, la parte actora alega dos marcas. Una marca nacional y una marca de la Unión Europea. En este sentido, tenemos que tener en cuenta que la marca nacional deberá ser considerada desde la perspectiva de la pronunciación que se realiza en lengua castellana. De la misma forma, para la marca MUE tendremos en cuenta, por razón de economía del procedimiento, el castellano como lengua oficial en España puesto que, sería en España, donde se ha fijado por las partes el riesgo de confusión.

87. Mucho se ha discutido sobre la pronunciación del signo COOSY. Sin embargo, en la entrevista de youtube a la directora creativa Coosy no se advierte que la marca haya realizado una promoción para que el público relevante pueda identificar claramente la pronunciación. En la cita entrevista explica, a partir del minuto 1:28, como explicó igualmente en el acto de la vista, que la C inicial es un homenaje a su madre, Covadonga. Con todo, identifica claramente la marca como CO- SY, sin que sea apenas perceptible la doble O (OO), aunque señala inmediatamente a continuación que la pronunciación correcta es CUSY. Con todo, la propia directora creativa identifica la marca como COSY. El publico español, por su parte, no está habituado a la percepción del signo "OO" por lo que tenderá a pronunciar una sola "O".

88. La palabra "cosy" no es una palabra básica del inglés. Sin perjuicio del creciente uso de anglicismos en los diferentes sectores y, especialmente de la moda, así como en determinados ambientes sociales, no podemos afirmar con rotundidad que el público interesado, especialmente en España identifique claramente la palabra "cosy". Por otra parte, la palabra "cosy" en lengua inglesa no se pronuncia "CUSI" sino "'koze". Por ello, desde el punto de vista del público pertinente, tenemos que tener en cuenta que el castellano tiene una lectura casi fonética. Y sin perjuicio de que los anglicismos pueden no cumplir totalmente esta regla, es necesario que la palabra sea percibida como tal por el público pertinente y que, por tanto, asocie la palabra a su correcta pronunciación inglesa, lo que no sucede en este caso.

89. Por tanto, el público pertinente percibirá el término COOSY como una palabra de fantasía, carente de significado alguno, y hará una lectura fonética de la misma, de forma que pronunciará COSI.

90. Desde el punto de vista fonético, las marcas COOSY y COSI se pronuncian exactamente igual. Esto es, nos encontramos ante un supuesto de plena identidad fonética.

91. Finalmente, desde el punto de vista de la comparación conceptual, las marcas serán percibidas como marcas de fantasía sin significado por el público pertinente. Puede, en su caso, que se asocie con la palabra italiana "COSÌ" sin embargo la misma no guarda relación alguna con los productos o servicios para los que las marcas han sido registradas o para los que son usadas, en particular, los de la demandada.

92. En el caso de que ambas palabras evoquen la idea de comodidad, se trata de una evocación débil que no será percibida por el público destinatario dado que COZY no es una palabra básica en inglés.

93. Por todo ello, los signos presentan una similitud media.

ii. Vínculo

94. En C-252/07 Intel Corporation Inc. [2008] de 27 de noviembre (ECLI: EU:C:2008:655), el TJUE señalaba que el hecho de que la marca posterior evoque la marca anterior de renombre al consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, equivale a la existencia de un vínculo.

95. Partiendo de que la asociación que los consumidores establezcan entre el signo y la marca no tienen que ser inmediata ( C-603/14 P El Corte Inglés S.A /EUIPO -ECLI:EU:C:2015807), en los razonamientos anteriores.

96. Tenemos que tener en cuenta que en ambos casos existe una similitud media entre los signos.

97. Las marcas anteriores gozan de baja intensidad de renombre.

98. Los productos y servicios son idénticos en cuanto a clase 25 y similares en relación con los de la clase 14.

99. Por tanto, debemos declarar que en el presente caso existe una evocación directa, suficiente a los efectos de establecer la existencia de un vinculo en la mente del consumidor medio entre la marca renombrada y el signo impugnado.

iii. Requisitos de antijuridicidad.

100. Ya hemos recordado que ( C-252/07 Intel Corporation Inc. [2008] de 27 de noviembre (ECLI: EU:C:2008:655) no basta con la evocación de la marca anterior ( la existencia de dicho vínculo no basta, por sí mismo, para apreciar la existencia de una de las infracciones -ap. 32-), sino que es preciso que se cumpla alguno de los siguientes tres elementos del tipo con carácter alternativo (dice el TJUE que basta que concurra uno solo de estos tres tipos de infracciones para que resulte aplicable dicho precepto -ap. 28-):

i. que se cause un perjuicio al carácter distintivo de la marca anterior (dilución de la marca, cuando se ha producido o existe riesgo de producirse una alteración de comportamiento económico del consumidor medios de los productos o servicios para los que está registrada la marca renombrada).

j. que se cause un perjuicio al renombre de la marca anterior (tarnishment)

k. que se obtenga una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de dicha marca (parasitismo o freeriding).

101. Por otra parte, como señalaba el TJUE en C-252/07 Intel Corporation Inc. [2008] de 27 de noviembre (ECLI: EU:C:2008:655), para determinar la existencia de una de las infracciones señaladas o de un serio riesgo de que tal infracción se cometa en el futuro debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta la totalidad de los factores pertinentes en cada caso y, en particular:

l. el grado de similitud entre las marcas en conflicto;

m. la naturaleza de los productos o servicios para los que se registraron respectivamente las marcas en conflicto, incluido el grado de proximidad o de diferenciación entre dichos productos o servicios, así como el público relevante;

n. la intensidad del renombre de la marca anterior;

o. la fuerza del carácter distintivo de la marca anterior, bien sea intrínseca o adquirida por el uso;

p. la existencia de un riesgo de confusión por parte del público.

102. No debemos olvidar que no debe probarse la existencia de una infracción efectiva y actual sino que basta con probar el serio riesgo de que la infracción se produzca en el futuro. ( C-252/07 Intel Corporation Inc. [2008] de 27 de noviembre (ECLI: EU:C:2008:655) ap. 38.

103. Finalmente, como ha señalado el TJUE en C-487 L'Oreal [2009] de 18 de junio (C-487 L'Oreal (ECLI: EU:C:2009:378) ap. 50, la existencia de una ventaja desleal obtenida del carácter distintivo o del renombre de la marca, según dicha disposición, no exige ni la existencia de un riesgo de confusión ni la de un riesgo de perjuicio para el carácter distintivo o el renombre de la marca o, en términos más generales, para el titular de ésta. El tercero que hace uso de un signo similar a una marca de renombre obtiene una ventaja desleal de su carácter distintivo o de su renombre cuando mediante dicho uso intenta aprovecharse de la marca de renombre para beneficiarse de su poder de atracción, de su reputación o de su prestigio y explotar el esfuerzo comercial realizado por el titular de la marca para crear y mantener la imagen de ésta sin ofrecer a cambio compensación económica alguna.

104. La parte actora la obtención de una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca.

105. Debemos considerar que la similitud de las marcas renombradas y el signo impugnado es media, así como que el renombre es medio.

106. Debemos señalar que no se trata de realizar un juicio de intención, sino de la realidad del mercado. En este sentido, el riesgo de parasitismo se advierte cuando la tienda de la demandada en Madrid se cierra y la parte actora no tiene tienda en Barcelona de forma que el signo percibido por el público relevante será COSI BCN o COSI Barcelona. No hay percepción directa de los signos que permita establecer diferencias con nitidez.

107. En definitiva, el vínculo que se puede establecer entre el signo de la demandada y los signos renombrados, es suficiente a los efectos de considerar, dadas las circunstancia antecedentes, la presencia de un riesgo serio de aprovechamiento desleal del carácter distintivo o del renombre de las marcas.

108. La marca de la parte atora está vinculada a moda asequible para eventos. Moda asequible que es objeto de promoción por conocidas celebrities e influencers. Por ello, la identidad de los productos "prendas de vestir" y la complementariedad estética de los productos de joyería o relojería, implican que la marca posterior se sitúa en la estela de la renombrada. Por todo ello, la marca renombrada merece protección.

CUARTO.- sobre la vinculación respecto de las resoluciones de la OEPM.

109. Debemos recordar que los tribunales de Marca no se encuentran vinculados respecto de las resoluciones administrativas. Sin perjuicio de lo anterior, es cierto que en alguna resolución hemos señalado que unos hechos no pueden existir en una jurisdicción y dejar de existir en otra por lo que, a efectos de garantizar la trasparencia y la seguridad jurídica para los operadores en el mercado, es cierto que las resoluciones pueden tener algún tipo de relevancia, lo que no exonera al órgano jurisdiccional del ejercicio de sus competencias. No obstante, lo anterior solo puede tener eficacia en su caso dentro del ámbito propio de la protección de los signos de la correspondiente oficina y, por tanto, en la medida en que el perjuicio se haya podido causar a una marca de la Unión Europea, los Tribunales de Marca siguen manteniendo plena autonomía decisoria.

110. Por ello, no resulta relevante la decisión previa de la OEPM a tales efectos ni, en su caso, la decisión de la parte de no impugnar la resolución de la oposición desestimando la misma, en la medida en que la ley amparaba a la parte a llevar a cabo la impugnación ante los Tribunales de forma directa.

QUINTO. - legitimación pasiva.

111. Desde el punto de la legitimación pasiva, se ha aclarado por la parte actora que la responsabilidad del sr. Gregorio se limita a la acción de nulidad ejercitada en su consideración de titular marcario.

SEXTO.- acción declarativa

112. Por todo ello se declara lo siguiente:

113. Que COOSY SHOP, S.L., como titular de la Marca Española Núm.3031682 y de la Marca de la Unión Europea núm. 012574108 ostenta unos derechos de propiedad industrial exclusivos y preferentes sobre la marca Coosy(r), la cual ha alcanzado el estatus de renombrada en España.

114. Que el registro de la marca española núm. M4019732(8) - COSI BARCELONA, solicitada el día 17 de mayo de 2019 y concedida el 17 de enero de 2020, para la totalidad de la Clase 25 es nulo.

115. Que el registro de la marca española núm. M4019732(8) - COSI BARCELONA, solicitada el día 17 de mayo de 2019 y concedida el 17 de enero de 2020, para la totalidad de la Clase 25 por parte de D. Gregorio y su uso en el tráfico económico por parte de COSI CLOTHING, S.L. suponen una infracción del derecho exclusivo que ostentan COOSY SHOP, S.L. sobre la Marca Española Núm.3031682 y de la Marca de la Unión Europea núm. 012574108 "Coosy".

SEPTIMO.- cesación, abstención y remoción.

116. El artículo 41.a) y c) de la LM recoge la acción de cesación, de abstención y de remoción. Por su parte, la STS de 23 de julio de 2012 recuerda que el presupuesto de la estimación de la acción de remoción es precisamente la estimación de la acción declarativa de infracción marcaria, siendo un efecto automático de la estimada aplicación. Así, argumenta que " la apreciación de la infracción de la marca notoria de la actora, legitima a ésta para pedir la cesación de los actos infractores, en este caso, del uso del signo "Maristas" en la promoción inmobiliaria que la demandada ha desarrollado en Alicante [ art. 41.1.a) LM , aplicable por la remisión general a la regulación interna de cada Estado miembro, contenida en el art. 101 RMC]". En este mismo sentido se pronuncia la STMUE de España de 19 de julio de 2013. Cabe, pues, estimar la acción de cesación, abstención y remoción ejercitada por la parte demandante, que comprenderá la condena a las multas coercitivas del artículo 44 de la LM y del artículo 102 del RMUE para asegurarse la efectividad de estos pronunciamientos de condena.

117. Si bien es cierto que el artículo 34 LM 17/2011 establece que el titular del derecho exclusivo podrá prohibir el uso del signo en redes telemáticas y como nombre de dominio, el RMUE 2017/1001 nada dice al respecto en el artículo 9.3 RMUE al establecer las concretas facultades que integran el ius prohibendi. No obstante lo anterior, doctrina y jurisprudencia vienen entendiendo que el uso como nombre de dominio de una marca registrada puede ser prohibido por su titular al tratarse de un uso inconsentido del signo sobre le que se ostenta un derecho de exclusiva. Así, por ejemplo, la STMUE de España de 5 de octubre de 2015 considera que la protección otorgada por el artículo 9.2.b) del RMUE es también aplicable respecto de los nombres de dominio que originen riesgo de confusión con la marca registrada. De la misma forma, la STMUE de España de 26 de abril de 2016 señala que " Es doctrina asentada de este Tribunal que, de conformidad con la previsión legal específica ( art. 34.3.e LM y art. 9.2.b RMC) el uso del signo como nombre de dominio, cuando hay identidad o similitud entre signos y productos o servicios, implica un uso particularmente prohibido o a prohibir por el titular de la marca vulnerada)".

118. Por ello, la acción de cesación en los términos solicitados, se extiende respecto del nombre de dominio https://cosibcn.com/.

119. No se atiende la última de las solicitudes en relación con la orden de prohibición de solicitar el registro de nombres de dominio o perfiles de redes sociales que incluyan o consistan en el término "Cosi" en la medida en que la sentencia no puede realizar un juicio prospectivo de infracción debiendo limitarse a los signos registrados o usados en el tráfico por la parte demandada.

OCTAVO.-- Acción de daños y perjuicios.

120. La parte demandante pretende, tal y como resulta del suplico de su demanda, a indemnizar a la actora por los daños y perjuicios causados en la cantidad que resulte de la aplicación del apartado 5º del artículo 43 de la Ley de Marcas a la cifra de negocios realizada por el infractor en los cinco años anteriores a la fecha en la que se ejercita la presente acción.

I. Sistema de responsabilidad

121. Establece el artículo 42 LM lo siguiente:

1. Quienes, sin consentimiento del titular de la marca, realicen alguno de los actos previstos en la letra a) del apartado 3 y en el apartado 4 del artículo 34, así como los responsables de la primera comercialización de los productos o servicios ilícitamente marcados, estarán obligados en todo caso a responder de los daños y perjuicios causados

2. Todos aquellos que realicen cualquier otro acto de violación de la marca registrada solo estarán obligados a indemnizar los daños y perjuicios causados si hubieran sido advertidos suficientemente por el titular de la marca o, en su caso, por la persona legitimada para ejercitar la acción acerca de la existencia de esta, convenientemente identificada, y de su violación, con el requerimiento de que cesen en la misma, o cuando en su actuación hubiere mediado culpa o negligencia o la marca en cuestión fuera renombrada.

122. Se consagra así un doble sistema de responsabilidad objetivo-subjetivo dependiendo de la tipología de la conducta infractora y del carácter de la marca.

123. En el presente caso, sin perjuicio de que se llevó a cabo un requerimiento, lo cierto es que, al tiempo de registro de la marca posterior, la marca anterior era renombrada.

II. acreditación de los daños y perjuicios causados por la conducta infractora de la parte demandada.

124. Establece el artículo 43 LM lo siguiente:

1. La indemnización de daños y perjuicios comprenderá no sólo las pérdidas sufridas, sino también las ganancias dejadas de obtener por el titular del registro de la marca causa de la violación de su derecho. El titular del registro de marca también podrá exigir la indemnización del perjuicio causado al prestigio de la marca por el infractor, especialmente por una realización defectuosa de los productos ilícitamente marcados o una presentación inadecuada de aquélla en el mercado. Asimismo, la cuantía indemnizatoria podrá incluir, en su caso, los gastos de investigación en los que se haya incurrido para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción objeto del procedimiento judicial.

2. Para fijar la indemnización por daños y perjuicios se tendrá en cuenta, a elección del perjudicado:

a) Las consecuencias económicas negativas, entre ellas los beneficios que el titular habría obtenido mediante el uso de la marca si no hubiera tenido lugar la violación o, alternativamente, los beneficios que haya obtenido el infractor como consecuencia de la violación.

b) Una cantidad a tanto alzado que al menos comprenda la cantidad que el infractor hubiera debido pagar al titular de la marca por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho.

En el caso de daño moral procederá su indemnización, aun no probada la existencia del perjuicio económico.

3. Para la fijación de la indemnización se tendrá en cuenta, entre otras circunstancias, el renombre y prestigio de la marca y el número y clase de licencias concedidas en el momento en que comenzó la violación. En el caso de daño en el prestigio de la marca se atenderá, además, a las circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión en el mercado

4. A fin de fijar la cuantía de los daños y perjuicios sufridos, el titular de la marca podrá exigir la exhibición de los documentos del responsable que puedan servir para aquella finalidad.

5. El titular de la marca cuya violación hubiera sido declarada judicialmente tendrá, en todo caso y sin necesidad de prueba alguna, derecho a percibir en concepto de indemnización de daños y perjuicios el 1 por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados. El titular de la marca podrá exigir, además, una indemnización mayor si prueba que la violación de su marca le ocasionó daños o perjuicios superiores, de acuerdo con lo dispuesto en los apartados anteriores.

125. El Tribunal Supremo, en el Caso Pasapalabra, STS, Civil sección 1 del 30 de septiembre de 2019 ( ROJ: STS 2852/2019 - ECLI:ES:TS:2019:2852 ) recordaba lo siguiente:

El sistema establecido en la Directiva 2004/48/CE y posteriormente transpuesto a la legislación española, se inspira en el modelo alemán. La jurisprudencia alemana estableció la doctrina, posteriormente positivizada, del dreifache Schadensberechnung o triple cálculo del perjuicio, en el caso de la infracción de los derechos inmateriales. Según esta doctrina, la indemnización a pagar en estos casos podía ser, a elección del titular del derecho infringido, el daño emergente y el lucro cesante, el valor de cesión del derecho en el mercado o la restitución al titular del derecho infringido del lucro obtenido por el infractor con la injerencia.

A. la regalía hipotética:

126. La Sentencia del Tribunal de Marca de la Unión Europea de 6 de mayo de 2016 ( ROJ: SAP A 1272/2016 - ECLI:ES:APA:2016:1272 ) señalaba al respecto lo siguiente:

1. La naturaleza de la regalía es la propia del enriquecimiento injusto.

2. No obstante, en materia de indemnización por violación de marca, la regalía no es sino un instrumento para cuantificar perjuicios en el marco de una acción resarcitoria del perjuicio, no del enriquecimiento injusto.

3. Es por ello que la licencia hipotética encarna daños causados por la infracción, no expresando una presunción aunque se sustente en una ficción jurídica por la cual se presume iures et de iure que se ha celebrado un contra to con el infractor.

4. Es un criterio en todo caso electivo para el perjudicado.

Ello explica a su vez, la forma en que quedan condicionados diversos aspectos de la acción indemnizatoria y en concreto lo relativo a la prueba del daño, a lo que hace a la relación causal y, desde luego, a la cuantificación de la indemnización.

La prueba del daño se satisface con la prueba de la explotación infractora. Si el criterio se sustenta en el enriquecimiento del infractor, el daño consiste en el importe debido y no pagado para que el tercero fuera legítimo usuario de la marca. En tales condiciones, la prueba del quebranto del titular deviene inútil.

Desde la perspectiva del nexo causal, su prueba se cumplimenta con la acreditación de la infracción en tanto ésta supone un uso no contra tado con el titular. Es por ello que el daño para el titular, que es acreedor de lo no cobrado por el contra to ficticio de licencia, trae correspondencia con el ahorro del usuario no autorizado de la marca. Y ese precio debe abonarse al margen del éxito comercial obtenido por el infractor pues éste forma parte del riesgo comercial al que es ajeno el uso autorizado, ficticiamente, de la marca.

En conclusión,

5. El criterio indemnizatorio en que consiste la licencia hipotética condiciona las reglas sobre prueba del daño, sobre prueba de la relación causal entre la infracción y el daño y sobre el importe del daño.

6. Así, la realidad del daño sólo exige la comprobación de la explotación infractora. La naturaleza del criterio en que consiste la licencia hipotética así lo exige, no requiriéndose probar el daño propiamente dicho ni desde luego, el importe del quebranto efectivo.

7. Por otro lado, la acreditación del nexo causal se alcanza con la probanza de la infracción. La hipótesis sobre la existencia de un contra to de licencia, expresa el daño cesante que en forma de ahorro de costes consigue quien invade la esfera de exclusiva de otro. Por tanto, la indemnización por el perjuicio es conforme a este criterio, a ese ahorro obtenido por el infractor correlativo a lo no obtenido por el titular.

8.- Al ser el precio de un contra to ficticio, debe abonarse aunque el infractor no hubiera obtenido beneficios con la infracción.

127. Por tanto, basta la constatación de una explotación por parte del infractor sin que sea necesario siquiera que el titular del derecho de exclusiva venga otorgando habitualmente en el tráfico jurídico económico licencias. Como señala la STMUE de 6 de mayo de 2016, "en su fijación resulta indiferente que hubiera o no política de licencias". En su caso, la dificultad estribará en determinar el cálculo de la concreta licencia a la vista de los usos del sector pero ello no priva de efectividad al modo resarcitorio elegido, reflejo de una acción de enriquecimiento injustificado.

C. los beneficios obtenidos por el infractor. Caso Pasapalabra, STS, Civil sección 1 del 30 de septiembre de 2019 ( ROJ: STS 2852/2019 - ECLI:ES:TS:2019:2852 )

Esta tercera opción constituye en realidad una restitución propia de una condictio por intromisión. No constituye una solución propiamente indemnizatoria porque no responde al quebranto patrimonial sufrido por el titular del derecho de exclusiva vulnerado, sino que busca evitar que quede en el patrimonio del infractor el beneficio patrimonial logrado con la infracción.

128. Y citando jurisprudencia anterior (véase la STS 95/2009, de 2 de marzo), señalaba que no es necesario que el titular del derecho de exclusiva infringido haya sufrido un quebranto patrimonial para que proceda la restitución de los beneficios obtenidos por el infractor, ni que el importe de la restitución se corresponda con ese quebranto.

9.- Por tal razón, para que proceda la restitución del beneficio obtenido por el infractor, es irrelevante que el titular del derecho infringido explote o no directamente tal derecho, porque es irrelevante el beneficio que hubiera podido obtener, ya que lo relevante es qué beneficio ha obtenido el infractor por la intromisión en un derecho cuyo contenido patrimonial atribuye a su titular las utilidades pecuniarias que con el mismo puedan obtenerse.

D. el 1% de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados. El sistema de indemnización mínima del artículo 43.5 LM . Caso Nuba [2019].-

129. Superando las iniciales dudas interpretativas, el Tribunal supremo en el Caso Nuba [2019] (STS, Civil sección 1 de 3 de octubre de 2019 - ROJ: STS 3027/2019 - ECLI:ES:TS:2019:3027 ) fija doctrina jurisprudencial considerando que el articulo 43.5 LM tiene naturaleza indemnizatoria y que, por tanto, establece una presunción iuris tantum de existencia de daño.

[El artículo 43.5 LM] contiene una regla a la que puede acogerse el titular de la marca que ha sufrido una infracción que le ha reportado un "perjuicio", para calcular la indemnización y evitar que la falta de prueba le prive de una compensación económica.

Aunque esta regla acentúa la objetivación de la compensación económica, no por ello puede interpretarse en el sentido de que se tenga derecho a una indemnización incluso en los casos en que se haya constatado que la infracción no pudo ocasionar "perjuicio" alguno al titular de la marca. Exige como presupuesto previo la existencia del "perjuicio", con independencia de su entidad.

Como se ha apuntado en la doctrina, esta regla no altera la naturaleza resarcitoria de la acción de indemnización de daños y perjuicios, que presupone la existencia de estos. No introduce una suerte de sanción por la infracción, en beneficio del titular de la marca infringida, sino que la ratio de la norma es facilitar la cuantificación de la indemnización: en todo caso el 1% de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados.

De hecho, esta regla, que cifra en todo caso la indemnización en el 1% de la cifra de negocio [sin perjuicio de que el titular de la marca pueda exigir una indemnización mayor si prueba que la violación de su marca le ocasionó daños o perjuicios superiores], está relacionada con el criterio de cuantificación de la letra a) del art. 43.2 LM , pues facilita el cálculo del beneficio económico obtenido por el infractor con la violación de la marca.

III. fijación de la indemnización en el presente caso.

130. La parte actora solicita que se lleve a cabo la fijación de la indemnización conforme al criterio de la regalía que cuantifica conforme a los contratos de franquicia que la propia parte actora lleva a cabo dado que tiene en efecto una red de tiendas franquiciadas.

131. En este sentido, ante las críticas de la demandada a la indemnización fijada, la parte actora, en trámite de conclusiones ha realizado una disminución de la indemnización en relación con el royalty del 40%.

132. No obstante ello es tanto como asumir que el cómputo realizado en cuanto a la proyección de las condiciones contractuales pactadas en el documento de franquicia no era correcto. La parte, en vez de justificar la razón del 40% de royalty ha decido, simplemente, recudirlo. Por ello asumimos plenamente la crítica realizada por la parte desmañanad. En efecto , la cláusula 10 del contrato d franquicia evidencia que el 40% es un margen comercial, no un royalty sobre las prendas que se ponen a disposición del franquiciado en depósito. De esta forma los franquiciados no asumen riesgo ni coste por fabricación, estocaje y venta de los productos, lo que conlleva que el margen del franquiciador sea elevado. Porque el franquiciado no compra los productos, sino que vende las prendas dadas en depósito.

133. En cuanto al canon de entrada del 20%, debemos recordar que, en efecto, en un contrato de franquicia no solo se cede el uso de los derechos de propiedad industrial del franquiciador sino también son objeto de cesión otros activos como ocurre con el know how (SAP, Alicante, Civil sección 8 del 17 de marzo de 2023 ( ROJ: SAP A 190/2023 - ECLI:ES:APA:2023:190 ).

134. Dicho lo anterior, la estimación del canon de entrada como base de cuantificación obedece a razones de pura casuística, como es el caso precisamente de la sentencia anteriormente citada, dada la antigüedad de los contratos de franquicia aportados y la falta de actualización de las mismas.

135. Por otra parte, es cierto que la cesión implica activos más allá del derecho de uso de la marca. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta las circunstancias de la actividad empresarial. La Directora creativa de Coosy explicó en el acto de la vista la importancia del Know-how así como la celebración de un encuentro anual con los franquiciados para aplicar correctamente las estrategias de venta o de atención al cliente. Por todo ello, debemos ponderar el valor del know-how en el canon de entrada lo que nos obliga a un juicio de prudente estimación judicial dado que no se han aportado elementos que nos permitan una reducción. Debemos considerar igualmente la importancia de la marca, su prestigio, renombre y notoriedad. Por todo ello, consideramos que el canon de entrada debe ser reducido a 8.000 euros, cantidad que consideramos prudente teniendo en cuenta el valor de la marca, como marca renombrada y su compensación con otros intangibles objeto de transmisión, como es el know-how. Es necesario tener en cuenta también el sistema de retribución en cuanto a la distribución de márgenes que es de 40% para la marca y 60% para franquiciado. Esto es, se prima la actuación de la tienda en el proceso de venta. Por todo ello, consideramos que una proporción idéntica 40/60 es razonable puesto que es consistente con el equilibrio económico del contrato de franquicia.

136. El royalty debe fijarse en el 2% sobre las ventas obtenidas por la venta bajo la marca COSI con los productos ilícitamente marcados, que no se extiende únicamente a la ropa de mujer sino a cualesquiera productos han sido vendidos bajo la marca COSI para productos de las clases 25 y 14. En este sentido, como se admitió al tiempo de la audiencia previa, la actora refiere la conducta infractora consistente en el empleo de la marca COSI para productos de la clase 25, productos para los que la marca estaba registrada, pero también para productos de joyería y complementos, para los que la marca no estaba registrada. Los registros posteriores, de cobertura de la actuación infractora, no convalidan la actuación de la demandada.

137. En cuanto a al 1% de la cifra de negocios, lo cierto es que sin perjuicio de que se refiere en el cuerpo de la demanda no se incluye en el suplico de la misma. En este sentido, y siguiendo lo apuntado en resoluciones anteriores en cuanto a la vinculación al suplico.

138. En este sentido, señala la STS, Civil sección 1 del 01 de junio de 2011 ( ROJ: STS 4256/2011 - ECLI:ES:TS:2011:4256 ) que el deber de congruencia de las sentencias, consistente en la exigencia derivada de la necesaria conformidad que ha de existir entre la sentencia y las pretensiones que constituyen el objeto del proceso, existe allí donde la relación entre estos dos términos, fallo y pretensiones procesales, no está sustancialmente alterada, entendiéndose por pretensiones procesales las deducidas en los suplicos de los escritos fundamentales rectores del proceso, y no en los razonamientos o argumentaciones que se hagan en los mismos; no exigiéndose tampoco, desde otro punto de vista, que la mencionada relación responda a una conformidad literal y rígida, sino más bien racional y flexible, a fin de asegurar que todos los asuntos sometidos a la decisión judicial alcancen adecuada solución, poniéndose así fin al litigio y evitando que queden sin resolver cuestiones que pudieran ser objeto de una nueva pretensión.

139. Por ello, en la medida en que la vinculación por virtud de la necesaria congruencia entre la demanda y la sentencia ha de referirse al suplico del escrito rector del proceso y no a los hechos ni a los fundamentos de derecho, al no haberse incorporado la petición en el suplico, es por lo que debe desestimarse la petición.

NOVENO.- Multas coercitivas.

140. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 LM, cuando se condene a la cesación de los actos de violación de una marca, el Tribunal fijará una indemnización de cuantía determinada no inferior a 600 euros por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la violación. El importe de esta indemnización y el día a partir del cual surgirá la obligación de indemnizar se fijará en ejecución de sentencia.

141. Somos conscientes de que la cuestión suscita cierta controversia y no pocos problemas en sede de ejecución. No obstante lo anterior, hemos de decantarnos por una aplicación literal de la ley. Por tanto, la sentencia no procede a la imposición de multa alguna, sino que será al tiempo de despacho de ejecución, y mediante pieza separa da multa, como se procederá a la imposición y, en su caso, a la liquidación de la cuantía indemnizatoria correspondiente.

142. Por tanto, no procederá la fijación del dies a quo, ni de la cuantía indemnizatoria, sino a la luz de las circunstancias concurrentes una vez se despache ejecución, bien provisional, bien definitiva.

DÉCIMO.- Costas.

143. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 394 LEC, no se imponen costas a ninguna de las partes. En este sentido, la existencia de una previa resolución de la OEPM convalidante de la posición de la demandada en relación con la marca nacional, no impide la declaración de nulidad y la condena en esta jurisdicción por infracción pero sí que exige no imponer las costas dada la existencia de dudas relevantes de hecho.