Sentencia Civil 47/2023 Juzgado de lo Mercantil de Alicante/Alacant nº 1, Rec. 289/2021 de 25 de octubre del 2023

PRIMERO.- Origen del litigio y posiciones de las partes.

1.

El presente litigio se refiere a las galletas rellenas de cereales que la actora Cuétara fabrica y comercializa bajo la marca denominativa Choco Flakes con el siguiente envase (actual)

2.

Las galletas que se comercializan a través de dicho envase son las siguientes:

3. No se discute que los Choco Flakes fueron introducidos por Cuétara en el mercado español en el año 2002. Tampoco se discute que el mismo sea revolucionario en cuanto a la combinación de dos productos en uno de forma que se introdujeron cereales en el propio cuerpo de las galletas de formas que las galletas rellenas de cereales pasaron a ser consumida a modo de los tradicionales cereales, esto es, con cuchara y en leche.

4. La Galleta Física Choco Flakes y el procedimiento para su fabricación fueron protegidos por la actora mediante la patente europea EP 1 295 528, validada en España como ES 2 278 891 y titulada "Galleta rellena y procedimiento de fabricación de la misma".

5. La actora señala que la galleta tiene, más allá de las características técnicas, unas características de apariencia determinadas: una forma rectangular, con una proporción de 4 de ancho por 3,2 de largo y aproximadamente 1 de profundidad, con los lados longitudinales cerrados ligeramente dentados y con un corte transversal muy exagerado en su lateral, que permite ver de forma perfecta su relleno interior, y concretamente, los granos de cereales y las pepitas de cereales perfectos.

6. Para la actora, entre las infinitas formas posibles para galleta rellena, se optó por la forma que hemos descrito, tratándose de una galleta no "tradicional", sino absolutamente única y novedosa en el mercado.

7.

Según la actora, el carácter único y singular de las galletas rellenas de cereales ha sido objeto de especial atención por parte de Cuétara que ha querido poner en valor el mismo, por lo que se ideó una imagen comercial de las galletas en la que de una forma creativa se representan sus principales características distintivas, de una forma exagerada y que no coincide con el producto que es comercializado. Se trata de la imagen siguiente:

8. La parte actora distingue por tanto entre el producto (galleta física) y el signo o imagen comercial de la galleta física. De esta forma, la elección de los elementos del signo no es fruto de la casualidad, sino que se busca dotar al producto de una imagen única y distintiva. En este sentido, se advierte que el signo de la galleta ha tenido siempre un peso mayúsculo en los diferentes envases del producto Choko Flakes que se ha ido comercializando a lo largo de los años, y a diferencia de otros elementos, como es el caso del personaje humanizado, la imagen comercial de la galleta se ha mantenido inalterada desde su lanzamiento hasta la actualidad, lo que supone actualmente más de 20 años de comercialización.

9. La parte actora alega en su favor tres títulos de propiedad industrial, más allá de la existencia de ilícitos de competencia desleal. Por una parte, defiende que la imagen comercial de la galleta constituye una marca renombrada no registrada. Al mismo tiempo, alega la infracción de dos marcas gemelas que, al incluir la galleta, también la protegen: la marca española núm. 3625573 y la Marca de la Unión Europea núm. 016270936 consistentes en un signo complejo compuesto por una imagen humanizada (monstruito) en un bol de leche con galletas rellenas de cereales.

10. La parte demandada, GULLÓN, al tiempo de interposición de la demanda, vendría reproduciendo en los envases de unas galletas que identifica como "Choco Cereales" (en adelante el "Producto Infractor") una serie de imágenes, que son cuasi idénticas (emplean los mismos recursos de apariencia) al Signo de la Galleta Choco Flakes protegido por mi mandante tanto como marca notoria no registrada, como por medio de la marca española núm. 3625573 y la Marca de la Unión Europea núm. 016270936. Para la actora, es la galleta el signo en el que los consumidores se fijan para establecer el origen empresarial.

11. La imagen del producto infractor sería la siguiente:

12. A los efectos del presente litigio resulta importante delimitar claramente la infracción. Y así, la parte actora señala que nada tiene que objetar al uso de la "marca" Choco Cereales, de la mascota del "pulpo" humanizada o del bol de leche, si tales usos se hace desprovistos del Signo Infractor de Gullón.

13. Por tanto, la infracción se refiere al uso de la imagen comercial de la galleta física.

I. Títulos de propiedad industrial alegados por la actora. -

Marca renombrada no registrada: -

Marca nacional:

- Marca de la Unión Europea:

SEGUNDO.- carácter de marca renombrada

14. Se ejercita acción de infracción al amparo del artículo 9.1b) RMUE, dado el carácter renombrado de las marcas de la actora que, a juicio de la actora, constituirían una familia de marcas. La parte actora afirma el carácter renombrado de la marca. la pare ha aportado pruebas tanto directas como indirectas. En cuanto a las pruebas directas, se aportan: a) datos de cuota de mercado, b) estudios de mercado, (documentos 11 y 12, 35 y 36); c) Aporta igualmente los certificados de renombre de diferentes instituciones. En cuanto a las pruebas indirectas se trata de la información sobre ventas, implantación del producto en el territorio nacional, información sobre acciones de marketing y promoción (campañas, spots publicitarios), folletos publicitario y promocionales, inversión en publicidad, impresiones wayback machine, cifra de ingresos, artículos publicados por terceros ()publicación en blog, "productos de consumo" en el año 2014.

II. Cuestión preliminar: ¿galleta o cereal?

15. Resulta relevante determinar si el producto de Cuétara es una galleta o un cereal. La actora defiende el carácter de galleta y así la identifica reiteradamente en el cuerpo del escrito de la demanda y en el pliego de prueba, con especial relevancia en los estudios de mercado aportados. La parte demandada ha discutido esta naturaleza inequívoca al impugnar los estudios de mercado.

16. El registro de las dos marcas registradas alegadas (la Marca de la Unión Europea núm. 016270936 y la marca española núm. 3625573) se realiza para productos de la Clase 30. La clase 30 refiere los siguientes productos: Café, té, cacao y sus sucedáneos; arroz, pastas alimenticias y fideos; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; chocolate; helados cremosos, sorbetes y otros helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal, productos para sazonar, especias, hierbas en conserva; vinagre, salsas y otros condimentos; hielo. La clase 30 contiene, en particular, tanto las galleas como los cereales preparados para la alimentación humana. Por tanto, sea un cereal o una galleta, la clase 30 es la clase correcta para el registro de un signo destinado a distinguir en el mercado un producto como una galleta rellena de cereal. En la propia indicación que realizó la titular al tiempo de registro se refieren tanto (a) las galletas, (b) las galletas rellenas de cereales como (c) los cereales.

17. El producto es, en efecto, desde el punto de vista técnico-legal, una galleta tipo sándwich. De esta forma aparece en el Real Decreto 1124/1982, de 30 de abril, por el que se aprueba la Reglamentación Técnico-Sanitaria para la Elaboración Fabricación, Circulación y Comercio de Galletas que las define en el apartado 2.2.5 como el conjunto de dos galletas tradicionales, a las que se adiciona entre ambas un relleno consistente en una mezcla de azúcar, grasa y otros componentes alimenticios y alimentarios debidamente autorizados. La peculiaridad de la presente galleta radica en que se encuentra rellena de cereales, algo que en 2002 constituyó un verdadero hito al crearse un producto singular que abría un nuevo nicho de mercado.

18. En cuanto a los canales de distribución, es cierto que Cuétara parece haber realizado un especial esfuerzo por situar generalmente los Choco Flakes en los lineales de galletas. Sin embargo, ha quedado acreditado que en numerosos establecimientos se encuentran también en los lineales de cereales.

19. Al mismo tiempo, la información facilitada por Cuétara no es unívoca y sí bastante equívoca en cuanto a la naturaleza del producto.

20. El Sr. Tomás defendió esta naturaleza de forma tajante. En su declaración señaló que las galletas en España y en Italia las galletas eran el desayuno clásico. En los años 90 llegan los cereales con el desayuno. Algo que no existía en España pero sí en otros países como Alemania o Suiza en los que existía costumbre de tomar cereales con el desayuno. En ese contexto, Cuétara se inventa una manera de producir un ravioli de dos laminas de galleta con relleno de cereales y chocolate. Logra además posicionarlo siempre en el lineal de galletas. El Sr. Tomás hacía así una llamada a la importancia de no banalizar un producto único. No se puede comparar con unos cereales al uso porque su composición de ingredientes no es la misma. De esta forma, cuando se habla de Choco Flakes se trata de una masa de galleta, con elasticidad de la masa, horneo, envoltorio... Se trata de una galleta con 6-8 % de grasa, con un relleno de cereales y que es la única galleta que existe a día de hoy con relleno de erreales. Resulta en este sentido importante destacar que el sr. Tomás enfatizaba que decir que los Choco Flakes son un un cereal es "confundir al personal" porque "no es así". "Técnicamente no es así".

21. No obstante lo anterior, tenemos que tener en cuenta que el código publicitario de Cuétara no es unívoco como decíamos. Puede que los Choco Flakes no sean "técnicamente" un cereal, pero puede que sí lo sean comercialmente y, por tanto, que el público relevante así lo perciba. No solo se trata de un producto mixto en su composición (estructura de galleta, relleno de cereal), cuya marca se registra tanto para galleta como para cereal, sino que la propia información del packaging parece identificar un cereal y no una galleta. Si nos fijamos en el elemento denominativo "CHOKO FLAKES" (marca registrada) no se identifica en ningún momento la galleta sino el cereal. Así, el sustantivo "flakes" hace referencia unívoca a cereales. Sin perjuicio de que los usuarios con mayor conocimiento de inglés puedan saber que el término "flakes" es descriptivo en el caso de cereales por significar los "copos" de cereales, lo cierto es que el consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz identifica "flakes" como un producto que se encuentra en el lineal de cereales junto con otros muchos productos que incorporan ese término.

22. Más allá del uso del elemento dominativo "flake" en la marca "Choco Flake", signo distintivo claramente perceptible en el packaging, en la parte superior de la caja, impreso en letras azules sobre fondo amarillo y acompañado de la cara del monstruo se reproduce el siguiente eslogan "los flakes me ponen muy crazy". Esto es, del producto se destaca, sobre todo, el elemento cereal, sobre la galleta, al repetirse tanto en la marca distintiva Choco Flakes Cuétara como en el eslogan de la caja: el término "Flake" sin ningún tipo de referencia a la galleta. De la misma forma, la cuenta de Instagram es @CRAZYFLAKERS.

23. De la misma forma, los spots publicitarios emitidos por Cuétara para la promoción del producto y que se identifican en la demanda, destacamos los siguientes elementos:

I. En el spot A menear la cresta que empieza la fiesta (7 de marzo de 2017) se reiteran los mensajes anteriormente señalados: Recordemos que este anuncio se refiere a la segunda época de los Choko Flakes, tras tener que renunciar Cuétara al empleo de Benito por una disputa relacionada con los derechos de autor de la imagen promocional icónica.

II. En el spot de 15 de octubre de 2009 la voz en off señala: "nuevos Cuétara Flakes, cereales vestidos de galleta, los cereales más bestias".

III. En el spot de 2 de junio de 2012 la voz en off señala: "nuevos Cuétara Flakes, cereales vestidos de galleta, los cereales más bestias".

IV. Spot aportado por la demandada, relativo a las primeras emisiones del anuncio televisivo la voz en off señala: "nuevos Cuétara Flakes, cereales vestidos de galleta, los cereales más bestias".

24. Por tanto, a salvo del spot publicitario de 2017, al menos desde 2009, los spots publicitarios repetían la misma frase en la que se identifica el producto como " cereales vestidos de galleta", el " cereal más bestia". El elemento galleta es secundario. No es necesario por tanto conocimiento del idioma inglés. El consumidor medio habrá percibido el producto como un cereal vestido de galleta pero en el que el elemento "cereal" se retiene de forma clara en la mente del consumidor como la naturaleza del producto quedando su característica de "galleta" relegada a un segundo plano. Esto es, si ha existido algún framing por parte de Cuétara para orientar al consumidor no parece que haya sido para orientarlo en el consumo de una galleta sino de un cereal. Lo que es lógico dado que lo que se pretendía por Cuétara era introducir los cereales en el desayuno en un país como España que no contaba con una tradición asentada y que se limitaba al consumo de galletas de forma mayoritaria. Se trataba de competir con los fabricantes de cereales como desayuno.

25. Se ha afirmado igualmente que en los grandes clientes de Cuétara, los Choco Flakes están en los lineales de galletas. Sin embargo, los folletos aportados en el bloque documental 21 (certificado de Publinfo) demuestran que cadenas como Eroski, Alcampo o DIA lo publicitaban los Choco Flakes como un producto de desayuno. Y como tal se vendía indistintamente al lado de los cereales y de las galletas. A modo de ejemplo, el folleto de DIA MARKET de 11/3/2009 (folio 4) puede observarse que los Choco Flakes se publicitan indistintamente con las galletas Tosta Rica y con los cereales Nestlé Fitness. En el folleto de EROSKI HIPER de 17/9/2009 (folio 6) puede observarse como se destaca el producto "ABSOLUT VITAL" de la marca EROSKI (copos de cereales) y junto a los Choco Flakes. Igual ambivalencia publicitaria se encuentra en los más recientes. Véase por ejemplo los folletos contenidos en los folios 63, 81 o 84. En general, allí donde ha sido publicitado los Choco Flakes no se ha realizado una asignación inequívoca a su carácter de galleta.

26. Por tanto, incluso en el caso de que Cuétara hubiera podido llevar a cabo un control exhaustivo sobre la distribución de sus productos (lo que no ha podido hacer), evitando su posicionamiento en los lineales de cereales y asegurando que los Choco Flakes son exhibidos en los lineales de galletas, lo cierto es que los mensajes publicitarios que eran percibidos por el público destinatario no eran consecuentes con esa aparente e indiscutible naturaleza técnica galletera. A fin de cuentas, era un producto de desayuno y merienda llamado a rivalizar con cereales y con galletas. Y la realidad que la propia marca destacaba era el carácter de cereal. Su naturaleza cereal era el elemento sobre el que Cuétara construye sus mensajes publicitarios. Los spots son buena muestra de ello. El eslogan que se repitió de forma reiterada en los medios de comunicación y redes sociales era claro: "nuevos Cuétara Flakes, cereales vestidos de galleta, los cereales más bestias". Se trataba de un nuevo producto, un cereal. Un cereal empoderado por el revestimiento de galleta. El cereal más bestia. De ahí que las marcas se registraran para cereales. Por ello, el consumidor medio no ha percibido los Choco Flakes como una galleta de forma unívoca, sino como cereal y como galleta.

27. Lo anterior demuestra que Cuétara siempre ha percibido los Choco Flakes como un producto que podía rivalizar tanto en el mercado de cereales como en el de galletas. Los Choko Flakes son sustitutivos de ambos.

28. Tal conclusión viene refrendada por la propia documental aportada por Cuétara. Los estudios de mercado aportados como documentos número 8 y 9 demuestran que Cuétara conoce la ambivalencia del producto hasta el punto de encargar un estudio de branding en el que los Choco Flakes eran considerados como galleta y como cereal para determinar la percepción por parte del público. El estudio aportado como documento número 8 y dirigido a niños (Test & Think _ 2012) no determina cual es el tipo de investigación a realizar por lo que el alcance probatorio del mismo debe ser tomado con cautela. Tampoco se estructura exactamente igual. No obstante, es claro que se estructura, al menos en una parte, de la misma forma que el estudio aportado como documento 9 dirigido a madres de niños de 9 a 15 años ( Test & Think _2013) por lo que podremos tener en cuenta algunas de sus conclusiones.

29. El estudio Test & Think_febrero 2013 señala en su folio 4 que el estudio se estructuraría con una rotación al 50% para tener en cuenta la asociación y reconocimiento que pueda venir desde las dos categorías en las que compite Chocoflakes: galletas y cereales. Así, un 50% empezará por la categoría de Cereales infantiles, y el otro 50% empezará por la categoría de galletas infantiles.

30. Por tanto, la propia parte aportada por la prueba reconoce que el producto Chocoflakes compite con galletas y con cereales. De hecho, si acudimos a los resultados de los estudios advertimos que en el caso de Test & Think_febrero 2013el conocimiento espontáneo de la marca Choko Flakes es superior en el caso de asociación a cereales que a galletas de forma que solamente un 5.5% de las madres mencionan ChocoFlakes de forma espontánea, siendo más conocido como un cereal (un 81,8% de los que conocen la marca), que como una galleta (un 18.2% de los que conocen la marca).

31. Lo mismo sucede en el caso del recuerdo sugerido, en el que mientras que conocen ChocoFlakes como galleta el 72,0% del 81,8% de los que conocen la marca, conocen ChocoFlakes como Cereal: 82,0% del 93,2% de los que conocen la marca. Finalmente, un 88% de las madres conocen ChocoFlakes de forma sugerida, la mayor parte de este recuerdo es tanto como galleta como cereal (66%), pero cuando sólo se recuerda como una categoría se recuerda más como un cereal (16%) que como una galleta (6%).

32. En el caso de Test & Think_noviembre 2012 los resultados son un poco diferentes pero no alteran la conclusión anterior. El estudio deja claro que considera que tanto galletas como cereales son competidores de los Choco Flakes. Sin embargo, sí que se observa una mayor asociación con galletas que con cereales. Con todo, si bien es cierto que la mayor parte de los niños que mencionan los Choco Flakes lo mencionan tanto como galleta como cereal (64,7%) el recuerdo como galleta solo es ligeramente superior (7%) al recuerdo como cereal (5%).

33. Las conclusiones del estudio Test & Think_febrero 2013son inequívocas: Se confirma que la marca compite tanto contra cereales como contra galletas pero la tendencia clara es a que se perciba más como cereal que como galleta, aunque se acepta que se posicione en ambos mercados.

34. Por tanto, sin perjuicio de la consideración técnica, el producto es lo que el público interesado percibe que es. Tanto niños como madres lo percibían como cereal y como galleta. Y tomando en cuenta la importancia de las madres en el proceso de compra del mismo, podemos afirmar que los Choco Flakes se percibe más como cereal que como galleta, sin perjuicio de que se posicione realmente en ambos mercados pero sin que pueda realizarse una adscripción fundamentalista al mercado galleta.

III. Sobre la singularidad competitiva de la galleta de ChocoFlakes.

35. La parte actora ha acreditado que la galleta rellena de cereales fue un hito en la industria galletera al tiempo de su creación. La prueba es que, aun a día de hoy, es la única galleta rellena de cereales que existe en el mercado y que ningún competidor ha replicado la invención.

36. La invención fue objeto de protección por medio de dos patentes, de producto y de procedimiento relativa al proceso de fabricación, y Cuétara ha ostentado un monopolio legal durante unos 20 años. El resultado del pleito de patentes nos es indiferente. Lo cierto es que, hasta que Gullón decidió comercializar las Galletas Choco Cereales en septiembre de 2019, ningún fabricante había comercializado galletas rellenas de cereales al estilo ChocoFlakes. Existen galletas con otro tipo de rellenos. Existen cereales rellenos. Pero no existen galletas rellenas de cereales.

37. Al tiempo de su introducción en el mercado, la galleta ChocoFlakes fue un producto sin duda innovador, como ha sido acreditado por Cuétara. Cuétara había conseguido crear un producto "frontera" a medio camino entre las galletas y los cereales pero, lo que es más importante, generando un producto competidor de los fabricantes de cereales que habían entrado en el mercado español en los años 90 (declaración Sr. Tomás), lo que implicaba un cambio de los hábitos de consumo. Recordemos que España, junto a Italia, era un país en el que no se consumían habitualmente cereales en el desayuno.

38. Los datos de ventas, spots publicitarios y el resto de pruebas presentadas en relación con la comercialización del producto acreditan que es un producto introducido en el mercado.

SEGUNDO.- Distintividad de la imagen comercial de la galleta.

I. Posiciones de las partes.

39. La parte actora ha hecho especial hincapié en el objeto de su reconocimiento. Señala la actora que se ideó una imagen comercial de las galletas en la que de una forma creativa se representan sus principales características distintivas, de una forma exagerada y que no coincide con el producto que es comercializado (página 4). En trámite de conclusiones, la defensa de la actora afirmó que no se pretendía el monopolio de una galleta rellena sino de una "galleta de fantasía". Esto es, la actora solicita que se declare como renombrada, no la galleta física sino la imagen comercial de la misma.

40. La parte demandada impugna la distintividad del signo. Se señala así que:

I. No reúne los mínimos requisitos de distintividad intrínseca para gozar de protección alguna pues reproduce formas y tipos básicos de galletas rellenas y productos de desayuno, elaborados con técnicas centenarias conocidas en el sector galletero, careciendo de originalidad alguna

II. Busca el artificio de presentarse como una marca bidimensional o como "la imagen comercial" del producto CHOCO FLAKES, del que, por otro lado, se nos dice que difiere en tanto que es una forma "creativa" que busca dotar de una imagen única y distintiva a su producto. Esa imagen única y distintiva se logra según la actora mediante:

i. Una forma rectangular de una determinada dimensión.

ii. Dos láminas envolventes de superficie rugosa con múltiples protuberancias.

iii. Cerradas completa y perfectamente en dos de los lados, que presentan una ligera ornamentación dentada.

iv. Y con un corte transversal muy exagerado en su lateral, que permite ver de forma perfecta su relleno interior (a diferencia de la galleta física CHOCO FLAKES, que, presenta unas aperturas muy comedidas, sin que pueda identificarse su relleno) concretamente, los granos de cereales y las pepitas de chocolate.

III. Al margen de que la lectura de esos rasgos "distintivos" pone en evidencia el carácter totalmente anodino y estándar de los mismos en relación con un producto alimenticio de desayuno (ver imágenes reseñadas en el apartado inmediatamente anterior), como una imagen vale más que mil palabras, véase a continuación esa "imagen comercial creativa" al lado del llamado producto físico:

II. Resolución.

41. Parece subyacer detrás de la discusión si nos encontramos ante una marca figurativa bidimensional o ante una marca tridimensional. En cualquiera de los casos, debemos valorar las cualidades intrínsecas del elemento figurativo o tridimensional con la finalidad de determinar si el mismo tiene o no distintividad y, en su caso, notoriedad.

42. Nótese que la parte actora no ha defendido que la imagen comercial de la galleta física haya adquirido distintividad de forma sobrevenida, esto es, la base del análisis de la distintividad no debe realizarse sobre la excepción del artículo 7.3 RMUE sino únicamente sobre la capacidad intrínseca del signo para ser distintivo. Esto es, no se trata de un signo genérico que, por el uso, haya adquirido capacidad distintiva, sino que defiende que el signo, desde su conceptualización, ha tenido capacidad intrínseca para poder distinguir la clase de productos que identifica en el mercado, logrando diferenciarlos de los de otros competidores.

43. Por otra parte, existe una diferencia sustancial respecto del caso Oreo. En STGE-677/18 Galletas Gullón S.A. [2020] 28 de mayo ECLI: EU:T:2020:229), se discutía la distintividad de una marca tridimensional registrada para productos de la clase 30, consistente en la imagen de una galleta negra con un relleno de crema blanca (forma llamada de "sándwich"), y que la cara de la galleta negra no es lisa, sino que tiene un borde troquelado, un interior lleno de elementos geométricos y, en el centro, un óvalo en el que está inscrito el elemento denominativo "oreo". Elemento este último que se consideró difícil de percibir. En el caso Oreo se trataba por tanto de marcas registradas, tanto la galleta individual como el signo compuesto por dos galletas bañadas en leche con la marca denominativa OREO sobre un fondo azul. La galleta, por tanto, era una marca tridimensional registrada y su protección se amparaba en el citado registro. En el presente caso, la galleta se desagrega de la marca registrada para dotarla de sustancialidad marcaria propia.

44. La distinción entre imagen comercial y galleta física nos merece algún comentario. La inexistencia de un troquelado que permita identificar un dibujo de fantasía en la superficie de la galleta física y la imposibilidad técnica de configuración de las protuberancias de forma idéntica en todas y cada una de las galletas implica una imposibilidad de base de reproducir el producto tal cual es. No hay dos galletas Choco Flakes idénticas. De ahí que resulta lógico y acorde a la practica comercial que se recurra a imágenes estilizadas del producto. En este sentido, tiene razón Cuétara en que una cosa es la galleta física y otra distinta la imagen comercial de la misma. Ahora bien, aun asumiendo tal dicotomía y el carácter de signo de la imagen comercial de la galleta, debemos valorar la aptitud del signo para ser marca, esto es, la aptitud distintiva. En definitiva, debemos valorar hasta dónde es relevante la distinción entre imagen y producto.

45. Recordemos que la parte cuenta con dos marcas registradas que incluyen la galleta. Sin embargo, no alega en este punto el registro previo, sino la individualización de la galleta para convertirlo en marca notoria no registrada como marca figurativa, no como marca tridimensional.

46. Dicho lo anterior, el argumento parece un tanto artificioso y forzado toda vez que, si la comparación marcaria exige tener en cuenta el signo en su conjunto, y el signo registrado se compone de varios elementos, el consumidor medio percibirá el signo en su conjunto, sin proceder a una desagregación analítica de sus diferentes elementos. En este sentido, recordemos que la propia jurisprudencia ha señalado, al analizar el juicio de confusión que la determinación concreta del riesgo de confusión debe efectuarse en consideración a la impresión de conjunto, sin perjuicio de que esa visión de conjunto no excluye el estudio analítico y comparativo de los elementos integrantes de los respectivos signos en orden a evaluar la distinta importancia en relación con las circunstancias del caso, pues pueden existir elementos distintivos y dominantes que inciden en la percepción del consumidor conformando la impresión comercial. Lo que se prohíbe es la desintegración artificial; y no cabe descomponer la unidad cuando la estructura prevalezca sobre sus componentes parciales" (véase, por todas, la STS, Civil sección 1 del 18 de enero de 2017 ROJ: STS 63/2017 - ECLI:ES:TS:2017:63).

47. Lo cierto es que la parte ha procedido en el sentido contrario al predispuesto por la jurisprudencia. La parte actora ha descompuesto el signo de forma que uno de los componentes parciales prevalece sobre la estructura rompiendo la unidad de los signos registrados. Para ello, extrae la imagen comercial de la galleta de las marcas registradas y procede a realizar un análisis de notoriedad. Todo ello sobre la base de un signo figurativo y no tridimensional. La calificación de la marca, aquí, resulta extraordinariamente relevante.

48. Para que tal operación pueda ser factible es necesario que la parte demuestre que ha hecho un uso del signo en concepto de marca y no siguiendo usos habituales del sector, carentes de finalidad distintiva.

49. Como vemos, son muchos los pasos a dar. Es necesario desagregar un signo del conjunto, verificar su naturaleza para determinar el sistema correcto de prohibiciones al que queda expuesto, dotarle de distintividad individualmente considerado para, finalmente, acreditar la notoriedad.

50. Nuevamente es útil recurrir al Asunto T-677/18 Oreo [2020] de 28 de mayo. En aquel caso se discutía la distintividad y renombre de la galleta tridimensional. Recordemos que en el asunto Oreo [2020] la Sala de Recursos de la EUIPO había considerado que ninguna de las partes discutía el renombre de la marca tridimensional anterior constituida por la galleta, sin perjuicio de que la parte recurrente matizaba que la notoriedad era de la marca denominativa OREO pero no de la galleta porque "ni siquiera ha sido utilizada como marca en el tráfico económico". El Tribunal General señalaba entonces lo siguiente:

69 Según la jurisprudencia, para satisfacer el requisito relativo al renombre, una marca anterior debe ser conocida por una parte significativa del público destinatario de los productos o servicios designados con ella. Al examinar dicho requisito, deben tomarse en consideración todos los elementos pertinentes en cuestión, en particular, la cuota de mercado de la marca anterior y la intensidad, la difusión geográfica y la duración de su uso, así como la importancia de las inversiones realizadas por la empresa para promocionarla, sin que se exija que un determinado porcentaje del público destinatario conozca dicha marca ni que el renombre de esta se extienda a la totalidad del territorio de que se trate, siempre que exista en una parte sustancial de este [véase la sentencia de 9 de marzo de 2012, Ella Valley Vineyards/OAMI - HFP (ELLA VALLEY VINEYARDS), T-32/10 , EU:T:2012:118 , apartado 31 y jurisprudencia citada].

70 [...] debe efectuarse una apreciación global de los medios de prueba aportados por el titular de la marca para determinar si esta goza de renombre (véase, en este sentido, la sentencia de 10 de mayo de 2012, Rubinstein y L'Oréal/OAMI, C-100/11 P, EU:C:2012:285 , apartado 72)

[...]

72 [...] de las pruebas aportadas se desprendía claramente que la primera marca anterior había sido objeto de un "uso prolongado e intensivo" y gozaba de un "renombre generalizado" en España, que ocupaba una "posición consolidada" en el mercado de que se trata, que su publicidad había llegado a una "gran parte de la población" y que un "amplio porcentaje del público" asociaba la galleta sándwich a un único origen comercial, incluso cuando no llevaba el elemento denominativo "oreo", y que, por otro lado, la Sala de Recurso hizo suya, en esencia, esa apreciación y consideró que la marca anterior, habida cuenta de su uso prolongado e intensivo, gozaba de un "renombre excepcional" en España y, por ende, en toda la Unión.

[...]

79 En el caso de una marca tridimensionalconstituida por la forma del propio producto, hay que tener en cuenta que la percepción del público pertinente no es necesariamente la misma que en el caso de una marca denominativa o figurativa, que consiste en un signo independiente del aspecto de los productos que designa. En efecto, el consumidor medio no tiene la costumbre de presumir el origen de los productos basándose en su forma o en la de su envase [ sentencia de 28 de febrero de 2019, Lotte/EUIPO - Générale Biscuit-Glico France (PEPERO original), T-459/18 , no publicada, EU:T:2019:119 , apartado 71].

80 A este respecto, el Tribunal de Justicia ha declarado que una marca tridimensional puede adquirir, en su caso, carácter distintivo por el uso, aun cuando se utilice junto con una marca denominativa o una marca figurativa, y que así sucede cuando la marca está constituida por la forma del producto o de su envase y estos llevan sistemáticamente una marca denominativa con la que son comercializados ( sentencia de 22 de junio de 2006, Storck/OAMI, C-24/05 P, EU:C:2006:421 , apartado 59).

81 El Tribunal de Justicia ha subrayado igualmente que la adquisición del carácter distintivo de una marca puede ser resultado de su uso en combinación con otra marca registrada y que, en tal supuesto, para que se produzca la transferencia del carácter distintivo de una marca registrada a otra marca registrada junto con la que se usa, el requisito necesario es que el público interesado siga percibiendo que los productos de que se trate provienen de una empresa determinada (véase, en este sentido y por analogía, la sentencia de 7 de julio de 2005, Nestlé, C-353/03 , EU:C:2005:432 , apartados 30 y 32).

82 De ello se sigue que el titular de una marca tridimensional registrada, para acreditar el carácter distintivo particular y el renombre de esta, puede aportar la prueba de que dicha marca se ha usado en combinación con otra marca registrada que goce de renombre, siempre que el público interesado siga percibiendo que los productos de que se trate provienen de la misma empresa (véase la sentencia de 28 de febrero de 2019, PEPERO original, T-459/18 , no publicada, EU:T:2019:119 , apartado 131 y jurisprudencia citada).

83 Además, de la jurisprudencia se desprende que no cabe excluir que la representación bidimensional de una marca tridimensional pueda, en su caso, facilitar el conocimiento de la marca por el público pertinente cuando permita percibir los elementos esenciales de la forma tridimensional del producto ( sentencia de 22 de junio de 2006, Storck/OAMI, C-24/05 P, EU:C:2006:421 , apartado 60).

51. Para determinar lo anterior, el Tribunal General convalida la operación llevada a cabo por la Sala de Recursos que había teniendo en cuenta todas las pruebas aportadas, en especial, las campañas y spots publicitarios y los estudios de mercado.

A. Uso del signo.

52. El primer paso, por tanto, requiere acreditar que dicho signo, por el uso que se ha realizado por la parte, se haya desligado del conjunto, de forma que tal conjunto se convierte en residual. Cuétara afirma en este sentido que el signo de la Galleta Choco Flakes ha tenido siempre un peso mayúsculo en los diferentes envases del Producto Choco Flakes que se han ido comercializando a lo largo de los años, y a diferencia de otros elementos, que han variado con el tiempo (por ejemplo, el personaje humanizado), la imagen comercial de la galleta se ha mantenido inalterada desde su lanzamiento hace más de 19 años y hasta la actualidad. Tanto es así que, como más adelante veremos y demostraremos, mi mandante ha logrado que los consumidores, y particular y especialmente aquéllos a los que va destinado el Producto Choco Flakes, determinen sin lugar a dudas el origen empresarial del Producto Choco Flakes a partir de dicha imagen comercial de dicha galleta. Finalmente, termina la parte apelando a la notoriedad del signo consistente en la imagen comercial de la galleta.

53. El argumento por tanto requiere analizar si la galleta ha tenido siempre un peso mayúsculo en los envases, si la variación de otros elementos, variación que se reduce realmente al personaje humanizado, ha permitido desligar la galleta rellena de cereal del signo registrado hasta el punto de que los consumidores determinen sin lugar a dudas el origen empresarial del producto Choco flakes.

54. La prueba aportada por la parte actora no acredita que se haya realizado un uso intensivo e individualizado de la imagen comercial de la galleta física al margen del resto de elementos.

55. Siempre y en todo caso, Cuétara ha publicitado el envase con las marcas registradas.

56. De hecho, si algo acredita la prueba es que en aquellos momentos en que Cuétara ha podido prescindir de la estructura de la marca y desligar los elementos, lo que ha predominado ha sido el personaje humanizado. Resulta contrario a la realidad afirmar que el peso recaía en la imagen comercial de la galleta. Simplemente no es cierto.

57. El peso, de recaer, recayó en Benito (personaje humanizado de la primera época) y posteriormente en el marcianito que sustituye a Benito. Cuétara construyó un universo alrededor de Benito. Un personaje irreverente ("bestia") que comía Choko Flakes. Tal es la importancia del personaje humanizado que Cuétara, tras sufrir la pérdida de "Benito" por razones legales, como fue reconocido en el acto de juicio, creó un relato en torno a la sustitución. Si tuvo que crear tal relato fue porque el consumidor medio percibía la marca a través del personaje humanizado. De lo contrario, no se explican tantos esfuerzos.

58. La propia parte nos ha aportado el spot en el que se lleva a cabo la sustitución. Se trata del video de 7 de marzo de 2017 en el que Benito remite una postal afirmando que se ha ido "con su muñeca" a las Bahamas (la muñeca era una muñeca de juguete que formaba parte de las historias que Cuétara construyó en torno a Benito dentro de las campañas promocionales de Choco Flakes). En marzo de 2017 solo se escucha la voz de Benito, ya no se ve al personaje. Se muestra entonces la imagen del envase con un eslogan modificado que dice "El bestia ha desaparecido" para ha continuación introducir un nuevo personaje, un marcianito que aparece en una nave espacial. A partir de ahí, es el marcianito el que recibe absolutamente el foco de atención, siendo el protagonista principal del spot. Alguna escena cuenta solo con la presencia del marcianito

59.

60. Las galletas, no la imagen comercial de la misma, sino una imagen estilizada a efectos publicitarios, aparecen de forma completamente accesoria en la imagen. Es el producto que el marcianito consume porque es el producto que Cuétara vende bajo la marca Choco Flakes. Pero no tiene carácter principal en la imagen.

61.

62. De hecho, no existe ningún fotograma, salvo al tiempo de anunciarse la desaparición de "el bestia", en la que aparezca la imagen comercial de la galleta desligada del conjunto. Incluso en la última escena, si algo destaca, es el marcianito, en la medida en que, al lado de la caja de Choco Flakes, se dispone al personaje humanizado con vida saltando en un bol con Choco Flakes.

63.

64. Incluso en la escena en que no aparecen ni Benito ni el marcianito, el protagonismo no se dirige a la caja sin a los personajes humanizados y animados que formaban parte del universo de Benito y que gritan asustados "quién eres" ante la aparición del nuevo personaje protagonista, el marcianito:

65.

66. Ante tal profusión de mensajes publicitarios en el que el mensaje principal y el relato construido en el spot es que "EL BESTIA HA DESAPARECIDO", resulta contrario a toda lógica que el público destinatario del mismo perciba de forma individualizada y predominante una galleta cuya imagen aparece solo de forma accesoria, como producto consumidor, y cuya imagen comercial solo se muestra en la caja y de forma, nuevamente, accesoria a la narración principal.

67. Basta una revisión el resto de videos aportados por la propia parte para descubrir que el elemento central de la narración publicitaria de la marca CHOCO FLAKES era Benito. El personaje humanizado. Tal es la importancia de Benito, como decimos, que tras el impedimento legal a su utilización, Cuétara se vio obligada a buscar una forma de sustitución, mandándolo, según el relato de ficción, a Bahamas.

68. Por tanto, no es correcto afirmar que la dominancia del conjunto recaiga en la galleta. Es claro que la imagen de la galleta se ha visto inalterada. Porque es el producto. Y cuando el producto es bastante genérico, sin ornamentación ni originalidad alguna desde el punto de vista del diseño, es normal que se mantenga en el tiempo. Muchos cereales se han mantenido inalterados. De la misma forma, muchas galletas siguen teniendo la misma forma. Es lógica pura de mercado. Cuando un producto es reconocible por los consumidores, resulta difícil modificarlo. Pero reconocible el producto no significa que su imagen en la caja sea dominante. Ni que dicha dominancia llegue hasta el punto de ocultar la de otros elementos. Especialmente cuando se ha construido toda una narrativa publicitaria en torno a ellos. Por ello, no podemos compartir el argumento de la parte.

69. Recordemos, nuevamente, el signo registrado en 2017:

70.

71. El signo consiste en un personaje humanizado (el marcianito) que sostiene una cuchara en la que se muestran dos galletas rellenas de cereal y chips de chocolate, caminando sobre un bol con leche y galletas rellenas. De la propia descripción de la marca se advierte que existen dos acciones en la marca figurativa y que ambas acciones se llevan a cabo por el personaje humanizado que, de esta forma, es el elemento dominante de la escena. Ello no supone que el bol o las galletas no tengan dominancia en la visión de conjunto.

72. El cambio de la mascota o personaje humanizado no se debe a la irrelevancia de la misma en la visión de conjunto de la marca registrada. Todo lo contrario, se debe a su absoluta relevancia. Si el público interesado (actual y potencial) consumiese Choco Flakes por la imagen de la galleta ya que los consumidores determinan sin lugar a dudas el origen empresarial del producto a partir de dicha imagen comercial, Benito hubiera desaparecido en un callado mutis por el foro ante la indiferencia de los consumidores. Pero Benito no desaparece porque sí. Benito desaparece porque existe un conflicto legal sobre la imagen del mismo que termina con la necesidad de sustituirlo. Cuétara no puede emplear la imagen de Benito. Pero no lo suprime. No se limita a presentar el envase de Choco Flakes alterando la marca registrada y presentando solo un bol de leche con galletas. No crea una narrativa publicitaria en la que la galleta cobre vida, animándola y se convierta en la protagonista. Nada de eso. Cuétara genera una narrativa que justifica la salida de Benito (que no muere sino que se va a vivir a Bahamas) e introduce otro personaje humanizado que sustituye al anterior. Tampoco registra una nueva marca simplemente suprimiendo a Benito. Todo lo contrario, registra una nueva marca sustituyendo la figura de Benito por la del marcianito. Tal hecho es contraintuitivo. Máxime tratándose de actos de la propia parte. Si la marca renombrada era la galleta, carece de sentido que se registre en 2017 un nuevo signo con la nueva mascota y no un nuevo signo únicamente con la imagen comercial de la galleta.

73. Negar la dominancia de la mascota significa, igualmente, actuar contra las propias normas de mercado. Recordemos que México modificaba en 2020 la NOM-051-SCFI/SSA1-2010 relativa a las especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados para prohibir en los envases, entre otros, de cereales o galletas incluir en la etiqueta personajes infantiles , animaciones, dibujos animados, celebridades, deportistas o mascotas, elementos interactivos, tales como, juegos visual - espaciales o descargas digitales, que, estando dirigidos a niños, inciten, promueven o fomenten el consumo, compra o elección de productos con exceso de nutrimentos críticos o con edulcorantes .

74. Más allá de la eficacia o no de la medida en la lucha contra el sobrepreso creciente entre la población mexicana, lo cierto es que el legislador mexicano ha considerado que los personajes humanizados que se pueden ver habitualmente en las marcas dentro del sector de productos dirigidos principalmente al público infantil, tienen una importancia tangencial dado que son la línea publicitaria principal del producto. Esto es, la imagen del producto se construye en torno a la imagen del personaje humanizado. Lógica que siguió Cuétara con la creación y publicitación de los Choco Flakes en torno a la figura de Benito. Y razón que llevó a Cuétara a sustituir a Benito por el marcianito cuando legalmente se vio impedida de seguir empleando su imagen. Cuétara no renunció al personaje humanizado sino que lo sustituyó creando un relato para explicar al público interesado ese cambio. Cuétara no registro una marca aparentemente renombrada como era la imagen comercial de la galleta sino que sustituyó una figura por otra y creó un relato para explicar aquella sustitución.

75. La operación, por tanto, es distinta de la que se había llevado a cabo por OREO en relación con la presencia de la galleta tridimensional, no ya como marca registrada, sino en sus propios spots publicitarios.

76. Ello nos sirve para analizar las pruebas sobre las que la parte basta la distintividad intrínseca y extrínseca del signo.

B. Distintividad.

77. No podemos menos que advertir el argumento per saltum de la parte: pretende notoriedad asumiendo la distintividad. Lo cierto es que no podemos confundir distintividad y notoriedad. La distintividad es una característica esencial para la existencia de toda marca pues determina la aptitud de distinta en el mercado unos productos y servicios de otros. La distintividad desde el punto de vista extrínseco de la marca significa el grado de conocimiento del signo de la actora por el público interesado en ese tipo de producto. La Sentencia del Tribunal General de 1 de marzo de 2018 (asunto Shoe Branding Europe/EUIPO T- 629/16), al referirse a los requisitos de una marca renombrada declaraba que, para ser renombrada, una marca registrada debe ser conocida por una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por ella [sentencia de 6 de febrero de 2007, Aktieselskabet af 21. november 2001/OAMI - TDK Kabushiki Kaisha (TDK), T-477/04 , EU:T:2007:35 , apartado 48; véase también, por analogía, la sentencia de 14 de septiembre de 1999, General Motors, C-375/97 , EU:C:1999:408 , apartado 26]. Para ello, se deben tomar en consideración todos los elementos pertinentes de los autos, en particular, la cuota de mercado que posee la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración de su uso, así como la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla ( sentencia de 6 de febrero de 2007, TDK, T-477/04 , EU:T:2007:35 , apartado 49; véase también, por analogía, la sentencia de 14 de septiembre de 1999, General Motors, C-375/97 , EU:C:1999:408 , apartado 27).". Es claro que el paso previo a la notoriedad es la distintividad. No obstante, también será analizar si el signo puede ser registrado como marca o se ve afectado por alguna prohibición absoluta. Con todo, para poder predicar la notoriedad de un signo ha de afirmarse necesariamente su carácter distintivo.

78. Más allá, en el caso de marcas de la unión Europea, la distintividad requiere de prueba en todos los Estados miembros de la Unión. Las pruebas aportadas se refieren a España. Únicamente. En este sentido, la distintividad se podría reconocer únicamente como marca nacional.

79. Siguiendo el propio relato de la actora, que no podemos modificar en virtud del principio rogatorio, al no tratarse de una marca registrada, no podemos reconocerle cierto grado de carácter distintivo ab initio (Asunto OREO ap. 30 T-677/18 Galletas Gullón S.A. [2020] 28 de mayo ECLI: EU:T:2020:229). La parte no pretende que se reconozca la notoriedad de la marca registrada sino de un elemento desagregado sobre el que dice, ha existido un especial uso que ha generado derechos extrarregistrales con base a la notoriedad del mismo. Por tanto, a diferencia de lo ocurrido en el caso Oreo [2020] la afirmación de una marca no registrada no permite a la parte beneficiarse de presunción alguna de distintividad. Especialmente sucede así en el caso de un signo compuesto en el que puede que, al tiempo del registro, alguno de sus componentes carezca de distintividad.

80. Sentado lo anterior, tenemos que cuenta que para poseer carácter distintivo no es preciso que informe con precisión sobre la identidad del fabricante del producto o del prestador de servicios. Basta que la marca permita que el público interesado distinga el producto o servicio de los que tienen otro origen comercia STPI de 19 de septiembre de 2001, Asunto T-118/00 Procter & Gamble/OAMI ap . 53. De la misma forma, la inexistencia de carácter distintivo no puede resultar de la mera comprobación de que el signo en cuestión carezca de elemento de fantasía o no tenga un aspecto inhabitual o llamativo (ap. 39 Asunto EASYBANK C-87/00 Bank für Arbeit und Wirtschaft AG de 5 de abril de 2001 - ECLI: EU:T:2001:119)

81. Digamos como punto de partida que en la imagen de la galleta sea o no una reproducción estilizada de la galleta física es un signo tridimensional. En este sentido, si lo que se defiende es que se trata de una marca bidimensional que identifica una galleta de fantasía, parece que se está forzando la propia conceptualización del signo con la finalidad de camuflar el signo tridimensional como marca figurativa. La finalidad no es otra que evitar la conceptualización como marca tridimensional, esto es, como marca de forma, por las dificultades consustanciales a este tipo de signos.

82. La propia prueba aportada por la parte nos lleva a tal conclusión. La prueba del renombre descansa, principalmente, en el estudio de mercado aportado como documento número 10. Es el único estudio en el que se individualiza la imagen de la galleta. Ningún otro estudio o documento refiere únicamente la galleta. Así, en el documento número 11 se estudia el signo registrado por medio de la marca española núm. 3625573 y la Marca de la Unión Europea núm. 016270936. No se trata de la imagen de la galleta. Sino del elemento figurativo humanizado, con un bol de leche y galletas rellenas con cereales. Esto es, la galleta forma parte del conjunto. Para acreditar la distintividad y, en su caso, el renombre, la actora debe demostrar la aptitud diferenciadora de la galleta individualmente considerada. Y para ello, del prolijo soporte documental con el que cuenta la demanda, el único elemento de prueba existente en el que se individualiza la galleta es el documento número 10.

83. Por ello llama poderosamente la atención que el documento número 10 no centre el estudio de la aptitud y características del signo en la imagen comercial de la galleta sino en la propia galleta. En efecto, el documento número 10, estudio de Gfk dirigido a determinar el grado de conocimiento el nivel de distintividad de la galleta CHOCO FLAKES de Cuétara muestra, no la imagen comercial, sino fotografías de la galleta física. De ello se deduce que los propios expertos de la parte actora no han considerado que exista una distinción real entre galleta física e imagen comercial de la misma. La propia experta que depuso en el acto de juicio manifestó sin ambages que no consideró que la imagen comercial fuera un signo. Por ello, valoró si el producto, que era lo que el consumidor veía, era distintivo.

84. Como hemos señalado antes, no podemos confundir distintividad y notoriedad. La distintividad es una característica esencial para la existencia de toda marca pues determina la aptitud de distinta en el mercado unos productos y servicios de otros. Pero en todo caso, para poder predicar la notoriedad de un signo ha de afirmarse necesariamente su carácter distintivo. Y no comprendemos en este punto la posición de la parte actora cuando la propia autora de un informe emitido por una empresa independiente y de prestigio en el sector de los estudios de mercado, afirmaba que no consideró que se encontrase ante signo alguno razón por la que decidió mostrar la galleta física y no la imagen comercial de la misma. La demanda, en este punto, debe decaer solo por este motivo.

85. Llegados a este punto, de la comparación entre signo y producto, debemos afirmar que la imagen comercial de la galleta no crea una impresión suficientemente distante de la producida por el producto en sí mismo considerado. Lo que ha sido calificado como "fantasía" no es sino una estilización a los efectos de configuración del envase de un producto sumamente genérico. En este sentido, de ser conceptualizado como un elemento individualizable y puramente figurativo, se trata de una representación fiel del producto que en todo caso no se aparta de forma significativa de la forma habitual del producto. Buena muestra de ello es que la propia parte solicita que se declare como signo una galleta. Pero cabe preguntarse cuál de ellas. En el envase de Choco Flakes pueden advertirse hasta 7 galletas. Sin perjuicio de las fuertes similitudes entre todas ellas, podemos advertir que las 7 galletas son diferentes. Incluso si consideramos las dos galletas de la cuchara, encontramos diferencias entre ellas. Diferencias que se pueden advertir como la combinación de chips de chocolate y de cereales, la protuberancia o las tonalidades. Por tanto, no existe una única imagen estilizada sino siete diferentes. Las imágenes por otra parte son casi fotográficas. Ello revela que la función de las mismas es mostrar el producto contenido en el interior de la forma más aproximada a la realidad.

86.

No podemos sino estar de acuerdo con la parte demandada. La plena identidad visual entre imagen comercial y producto se advierte mediante una simple comparación visual:

87. No se discute que la imagen comercial presente una proporción de 4 de ancho y 3,2 de largo. Tampoco que se presente un corte transversal muy exagerado en su lateral que permite ver de forma perfecta el relleno del interior. Sin embargo, ello no obedece sino a una práctica comercial generalizada consistente en mostrar el producto contenido en el envase, producto de alimentación, lo que lleva a estilizar la imagen del producto. Ahora bien, la estilización no crea una impresión suficientemente distante de la producida por el producto en sí mismo considerado, lo que revela su falta de distintividad. La sección ligeramente rectangular y el corte transversal son los únicos elementos que distinguen la galleta física de su imagen comercial.

88. Los estudios de mercado ofrecen por otro lado una imagen muy distinta a la pretendida por la parte.

I. El estudio Test & Think _Noviembre 2012 (documento 8 actora).

El estudio se dirige a niños consumidores de galletas en los últimos tres meses. Sin embargo, el estudio tiene por objeto la marca denominativa Choco Flakes. Por tanto, el mismo no determina la distintividad del signo reivindicado. Más allá, y siguiendo la lógica de Oreo [2020], tampoco acreditan renombre de las marcas. Si Oreo tiene un recuerdo espontáneo del 12,3% (folio 8 del archivo) y sugerido del 71,7%, el índice de viveza se sitúa en el 17,2% muy por debajo de otras marcas (año 2012).

II. El estudio Test & Think _febrero 2013 (documento 9 actora).

El estudio se dirige a madres y niños de 9 a 15 años consumidores de galletas y de cereales infantiles al menos una vez a la semana. Sin embargo, el estudio tiene por objeto la marca denominativa Choco Flakes. Por tanto, el mismo no determina la distintividad del signo reivindicado. Los niveles de conocimiento de la marca ChocoFlakes en espontáneo son igualmente muy bajos tanto en como galleta como cereal (folios 13 y 15 del archivo)

III. Estudio Gfk_febrero 2020 Estudio diseño galletas Choco Flakes (documento 10)

El estudio tiene por objeto determinar el conocimiento y nivel de distintividad de la galleta CHOCO FLAKES de Cuétara en la población española, así como entre los usuarios informados del tipo de producto.

No obstante, el estudio no muestra la imagen comercial de la galleta física, sino la galleta. Por tanto, no puede ser tenido en cuenta a los efectos pretendidos por la parte. De la lectura del objetivo principal del estudio (folio 5 del archivo) se advierte que, probablemente, la empresa esta valorando, realmente, la singularidad de un diseño, no la distintividad de una marca. El título del estudio nos habla de "Estudio diseño galletas Choco Flakes". Llama la atención así que el estudio tenga por objeto delimitar "los usuarios informados" y que la pregunta 6 pregunte por "diseño" de la galleta. Más allá, el estudio se encuentra sesgado y no puede admitirse en la medida en que ha considerado que el producto Choco Flakes compite únicamente en el mercado de galletas. Dicha tacha del estudio es de base y debe suponer el rechazo automático del mismo. Máxime cuando la propia parte ha aportado estudios (Test and Think) en los que se reconoce de forma expresa que la galleta rellena de cereal compite en ambos mercados y, de hecho, presenta un público relevante (las madres compradoras) que tiende a identificarlo más como un cereal que como una galleta.

IV. Estudio Gfk_ febrero de 2020 Estudio Marca Choco Flakes (documento 11):

El estudio tiene por objeto determinar el nivel de distintividad de la marca figurativa constituida por la mascota sobre un bol de leche mostrando la galletas en la población española, así como entre los usuarios informados del tipo de producto (compradores y/o consumidores de galletas).

No tiene por objeto la imagen comercial de la galleta y se centra exclusivamente en el mercado de galletas sin considerar que Cuétara fabrica también cereales como los Choco Flakes. Choco Flakes que son percibidos por el público interesado como un cereal, lo que es conocido por Cuétara al menos desde ellos estudios de 2012.

V. Estudio Sondeo Marzo 2021 (documento 12):

Tiene por objeto un análisis de la marca registrada. No de la galleta individualmente considerada. El publico interesado se define como padres con niños de entre 8 a 16 años y niños de 8 a 16 años. Sin embargo, el estudio presenta problemas metodológicos importantes.

a) se limita a las galletas.

Basta esta cuestión para rechazar el estudio sobre la base de lo ya afirmado con anterioridad. Si el producto compite en dos mercados, lo lógico es que el público interesado pertenezca a ambos mercados. Por tanto, focalizar el estudio en el mercado de las galletas no supone sino un framing de los encuestados inasumible desde el punto de vista metodológico. Las entidades de encuestas asumieron acríticamente la posición de Cuétara prescindiendo de cualquier averiguación por sí mismas, cuando los propios estudios aportados por Cuétara reconocen que la galleta compite en dos mercados.

b) error en la delimitación del público interesado.

El público interesado no está compuesto únicamente por los compradores actuales, sino también por los compradores potenciales, así como a los miembros del público que solamente entran en contacto indirectamente con la marca, en la medida en que tales grupos de consumidores puedan ser también destinatarios de los productos en cuestión. Y, en este sentido, se ha señalado que el público interesado es el público en general, por ejemplo, en relación con agua mineral (Asunto MATTONI (fig.) 04/08/2011, R 1265/2010-2), preparaciones medicinales para el tratamiento de la disfunción sexual (Asunto SEXIALIS / CIALIS et al. 15/09/2011, R 2100/2010-1) , productos farmacéuticos para el tratamiento de las arrugas (Asunto C-100/11 Botolist/Botocyl [2012] de 10 de mayo).

Desde este punto de vista la muestra restringe indebidamente el universo de consumidores reduciéndolo a aquellos que presentan un consumo más elevado. La razón se centra en el documento número 11. Al definir el público interesado por edades, el mejor resultado se obtenía en la franja inferior a 35 años. De hecho, las conclusiones del estudio de Gfk eran que el 66% de la población española de más de 15 años conoce la marca Choko Flakes, dato que asciende hasta el 88% entre los que tienen menos de 35 años y al 89% entre los que tienen hijos menores de 15 años. Claro que el estudio de Gkf no definía al público interesado desde el punto de vista del comprador actual y potencial sino desde el punto de vista del "usuario informado". Por tanto, Sondea no solo asumió acríticamente que se encontraba ante una marca que competía únicamente en el mercado de las galletas sino que seleccionó al público que, dentro de las galletas, más recuerdo tiene de la marca Choco Flakes.

Los datos aportados en los diferentes estudios, considerando también los estudios aportados por la parte demandada, demuestren que el consumo de las galletas rellenas de cereales, esto es, que el consumo de galletas y de cereales, sea generalizado en la población española y, por tanto, ningún consumidor pueda ser excluido. Recordemos l que señalaba el propio estudio Test & Think anteriormente citado: Choco Flakes compite en ambos mercados. No se trata necesaria ni exclusivamente de desayuno infantil.

Por tanto, el estudio Sondea se realiza sobre la base de la previa delimitación de la parte del público interesado que más conoce la marca Choco Flakes. El sesgo es evidente y contamina cualquier resultado.

c) los criterios de atribución no son objetivos por lo que no se puede asumir la conclusión.

En la pagina 7 del informe, se refiere que el 48% de los padres atribuyen correctamente en espontaneo la marca registrada (no la galleta) a la marca o fabricante. Ahora bien, una vez que se identifican los motivos de atribución no compartimos la metodología realizada por Sondea. Recordemos que se trata de una pregunta de respuesta múltiple por lo que se puede contestar. Por otra parte, algunas de las respuestas son tan vagas que carecen de relevancia. Por ejemplo, cabe dudar seriamente de que un consumidor pueda identificar unas galletas rellenas de cereales por el bol. Se trata de un elemento genérico común a los cereales y a las marcas. Se trata de un hecho absolutamente notorio que no requiere por tanto de prueba. Por la propia configuración de los cereales y su modo de consumo, se presentan de forma habitual y notoria en el mercado, con un bol.

Más allá, muchas preguntas son reiterativas sobre la idea de la galleta sin que sea razonable el sumatorio propuesto en el que se aúnan en porcentaje de motivos razones tales como "relleno de chocolate de la galleta, imagen de las galletas, tipo de galleta o forma de galleta". Del sumatorio de todos estos conceptos se alcanza el 55%. Encontrar una diferencia entre "imagen", "tipo" y "forma" nos parece una construcción artificial con la finalidad de incrementar el porcentaje final de motivos relativos a la galleta. Por tanto, solo podemos considerar que el 21% de los encuestados atribuye la marca a la imagen de las galletas dado que "tipo, forma o relleno" no son sino reiteraciones del mismo motivo de atribución. La finalidad nos parece evidente, se trataba de igualar la dominancia que el dibujo de la mascota tiene en la visión de conjunto, de forma que se lograra diluir frente a una posible dominancia de la galleta. Nótese que son múltiples los motivos de atribución que incluyen la mascota y que al menos un 46% identifica claramente el dibujo de la mascota.

Con todo, debe recordarse que es el 21% de un público pertinentemente sesgado en dos niveles. El primero, porque se ha seleccionado al sector del público pertinente que mejores resultados ha ofrecido en otros estudios complementarios respecto del conocimiento de la marca Choco Flakes. Esto es, existe un primer filtro ( target picking) puramente marcario al seleccionarse a los consumidores que mejor asocian la marca a Cuétara o Choko Flakes. Al mismo tiempo se enmarca a ese público previamente seleccionado en el mercado de las galletas, excluyendo el mercado de los cereales. De hecho, a pesar de que el propio estudio pregunta por fabricantes de galletas, de forma espontánea, el 11% de los entrevistados identificó a Kellogg's que es un conocido fabricante de cereales. En el caso de Nestlé (9%), fabrica tanto cereales como galletas.

Llama poderosamente la atención que el 14% de los encuestados distingan la galleta por el relleno de chocolate y no por el relleno de cereal. De hecho, si son respuestas programadas y prefijadas por el estudio de investigación, debemos advertir que el sesgo introducido por Sondea resulta ciertamente preocupante.

Ya hemos considerado anteriormente la naturaleza cereal del producto. Hasta el punto de que la propia Cuétara en su publicidad destacaba este elemento sobre la característica de galleta que no aparecía ni siquiera mencionada salvo en el envase. Por tanto, si tras campañas de publicidad que han durado bastantes años en los que se destaca el carácter de cereal (los cereales más bestias, los crazyflakes, etc), ninguno de los encuestados atribuye la marca registrada por el relleno de cereal, porque son los cereales que consume y lo máximo que concede es que son "galletas para tomar con cereales (con leche)", lo único que nos demuestra es el evidente sesgo con el que el estudio de Sondea ha sido realizado.

Por todo ello, las conclusiones no pueden ser asumidas al presentarse como el resultado de un estudio con múltiple sesgos y bases metodológica incorrectas.

d) no se muestra el signo a reconocer sino el signo registrado.

Si la actora pretende la protección extrarregistral de un signo, lo estudios deberán identificar el signo tal y como pretende ser reconocido, no tal y como se encuentra registrado.

89. Sin embargo, como decíamos anteriormente, la construcción del signo notorio sobre la conceptualización del signo como una marca figurativa no es sino un camuflaje de la realidad. No podemos ser ajenos a que la aptitud distintiva de los signos tridimensionales ofrece complejidades consustanciales al tipo de signo. Dos principalmente.

90. Por una parte, sin perjuicio de que los criterios de apreciación del carácter distintivo de las marcas tridimensionales constituidas por la forma del propio producto no difieren de los aplicables a otro tipo de marcas ( C-24/05 P August Stork/OAMI de 19 de septiembre de 2001), como recuerda la Práctica común 9 (EUIPO), las características particulares de las marcas de forma , es decir, su capacidad de adoptar la forma del propio producto o de su envase, dan lugar a problemas de carácter distintivo que no afectan a otros tipos de marcas, de modo que el público destinatario no percibirá tales marcas de la misma forma que un signo denominativo o figurativo (§ 30 de la jurisprudencia antes citada). Se trata de una cuestión de percepción psicológica. En efecto, el público relaciona menos intuitiva y directamente el origen comercial concreto cuando percibe una forma que cuando percibe otro tipo de marcas, como las denominativas o las figurativas. En este sentido, el público destinatario no tiene la costumbre de presumir el origen de los productos basándose en su forma o en la de su envase. Por lo tanto, a falta de un elemento gráfico (incluso de colores) o verbal, la forma pertinente debe apartarse, sustancialmente, de la norma o de los usos del sector, o, por el contrario, estos elementos gráficos o denominativos resultan esenciales para conferir carácter distintivo a una marca tridimensional (marca de forma) que, de otro modo, podría no ser registrada.

91. En segundo lugar, al ser una marca de forma, cobran especial interés las prohibiciones específicas previstas en el art. 7.1.e) RMUE. En efecto, se prohíbe el registro de signos constituidos exclusivamente por: i) la forma u otra característica impuesta por la naturaleza del propio producto; ii) la forma u otra característica de los productos necesaria para obtener un resultado técnico; iii) la forma u otra característica que aporte un valor sustancial a los mismos.

92. Como es sabido, la finalidad de la citada prohibición radica en evitar que se puedan obtener monopolios indebidos sobre un producto de forma que el derecho exclusivo que otorga una marca que se caracteriza frente a otros por tener un marcado carácter de permanencia pueda servir como vehículo para poder extender, sin limitación temporal, otros derechos de propiedad industrial, como es el caso de patentes o diseños sometidos a plazos.

93. Recordemos que la Galleta Física Choco Flakes y el procedimiento para su fabricación fueron protegidos por la actora mediante la patente europea EP 1 295 528, validada en España como ES 2 278 891 y titulada "Galleta rellena y procedimiento de fabricación de la misma". A los efectos del presente litigio, lo cierto es que la patente no ha sido anulada y que la misma parece haber estado operativa desde su concesión. Hecho que, no obstante, no impide que se pueda considerar que la forma cumpla con una función técnica.

94. Por tanto, la cautela debe ser máxima. Durante casi dos décadas, la parte actora ha disfrutado de un monopolio legal sobre la galleta rellena y el procedimiento de fabricación de la misma. De hecho, no existe un producto similar en el mercado hasta la introducción del producto Galletas Choco Cereales por parte de Gullón. Por tanto, la identificación de la forma con el producto puede pretender extender de forma indebida el plazo de protección otorgado por la patente restringiendo con ello la competencia. No debemos olvidar que cuando expira la patente, la invención pasa al dominio público en beneficio de los competidores. La finalidad de las prohibiciones del artículo 7.1.e) RMUE no es otra que la de evitar que se pueda establecer una exclusividad sobre las características esenciales de un producto, características singulares desde el punto de vista competitivo, de forma que se restrinja indebidamente la competencia. Por ello, debemos analizar si la forma u otra característica de los productos es necesaria para obtener un resultado técnico.

95. De conformidad con el artículo 68 LP el alcance de la protección de la patente se determinará por las reivindicaciones, que deben interpretarse a la luz de la descripción y de los dibujos si los hubiere. En este sentido, la regla general, es que los dibujos o la descripción deben servir para interpretar las reivindicaciones pero no para limitar el ámbito de protección.

96. Debemos acudir, en primer lugar, a la patente de producto, esto es, a las reivindicaciones primera y segunda de la patente (documento 13 de la contestación):

1. Galleta rellena, que comprende una envolvente exterior obtenido sobre una base de dos láminas (1-2), estando la envolvente completamente cerrada, definiendo un receptáculo interior y donde un material de relleno está alojado en dicho receptáculo, caracterizada porque el material de relleno es esencialmente un producto granular (4) físicamente libre de las láminas (1-2) y donde dichas dos láminas han sido fijadas la una a la otra sobre su perímetro (3) durante las etapas de corte de la galleta y cuando la masa que constituye la galleta propiamente dicha estaba aun blanda, y después de la introducción entre sí del producto esencialmente granular (4), estando el producto granular (4) oculto y retenido en el interior de la envolvente mencionada anteriormente (1-2), con una diferenciación clara diferenciación entre los sabores de la envolvente y del material de relleno de los dos productos esenciales que participan en la galleta.

2. Galleta rellena, según reivindicación 1, en la cual el producto granular (4) es seleccionado en el grupo que comprende: cereales, frutos secos, cereales laminados de maíz, cereales inflados de arroz, cereales chocolateados inflados de arroz o las mezclas de los cereales laminados o inflados.

97. En cuanto al procedimiento de fabricación (reivindicación 3) no es necesaria su transcripción íntegra. Basta señalar que el mismo describe el procedimiento de fabricación de una galleta rellena estando la envolvente completamente cerrada. El dibujo muestra claramente una galleta de sección cuadrada que es el resultado necesario del proceso de fabricación.

98. Aunque la existencia de protuberancias no aparece reivindicada, es una consecuencia necesaria del procedimiento patentado en la medida en que el grano del relleno tenga cierto grosor y la lámina superior se dispone sobre la inferior antes del horneado. La patente de procedimiento describe claramente que el horneado se realiza una vez se han obtenido las unidades de galleta rellena de forma que es la última fase operativa del procedimiento de fabricación. Por tanto, la lámina superior (que es masa de galleta y, por tanto, dúctil antes de hornearse) se coloca sobre la lámina inferior. De esta forma, al presionar la lámina superior sobre una superficie rugosa debido al relleno granular (fase operativa cuarta), la lámina se deforma presentando el aspecto de las galletas Choco Flakes.

99. Todos los aspectos anteriores implican que la galleta cuadrada formada por dos láminas envolventes de superficie rugosa por uno de los lados con múltiples protuberancias, cerradas completamente.

100. Cabe señalar si la forma es una característica reivindicada. La patente no reivindica la sección rectangular o cuadrada de la forma. A la vista de los dibujos la forma es cuadrada, pero nada impide, consideramos, otras formas, como la rectangular. Ahora bien, la propia patente de procedimiento limita la libertad del diseñador del producto final. Se realice el corte transversal donde se realice, el resultado será siempre una forma trapezoidal con al menos dos lados paralelos.

101. Con todo, la forma cuadrada de la galleta física y la forma cuadrada de la galleta patentada no dejan lugar a dudas de que es el resultado técnico necesario y esperado de la patente, tanto de producto como de procedimiento.

102. Llegados a este punto estamos ante la fabricación de una galleta rellena. Esto es, el envolvente es una galleta tipo sándwich por lo que debemos valorar si los elementos que conforman la galleta son distintivos. Y debemos dar la razón a la parte demandada, una forma cuadrada o rectangular para una galleta, es una forma típica y universalmente aceptada para el producto (documento 26 de la contestación) por lo que incurre en una prohibición absoluta de registro. Lo mismo sucede con el borde dentado. Se han presentado al menos 4 ejemplos de bordes dentados. El valor ornamental de los mismos es ciertamente escaso dado que se trata de una forma generalizada en el sector, careciendo de distintividad por lo que a la prohibición del artículo 7.1.e) se añade la limitación del artículo 7.1.b) RMUE.

103. Es cierto, con todo, que en este punto puede defenderse la distintividad sobrevenida aquellas características. En este sentido, a diferencia de lo que ocurre con la prohibición del articulo 7.1.e) en el caso de la prohibición del artículo 7.1.b) se encuentra excepcionada por el apartado 3 del citado artículo en el caso de que la marca hubiera adquirido para los productos o servicios para los cuales se solicite el registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de la misma.

104. Llegado este punto, tenemos que señalar que este no es el argumento de la parte actora que ha defendido la distintividad intrínseca del signo sin tener en cuenta que la distintividad de las características no distintivas podría haberse adquirido por secondary meaning. De hecho, los estudios de 2012 aportados lo que revelan es que en determinados sectores (niños consumidores habitualmente de galletas), el conocimiento de las marca ChocoFlakes era muy escaso. Tanto que el 64,7% del porcentaje de la muestra no recordaba la publicidad de ChokoFlakes, publicidad que, por otra parte, incidía en el producto como cereal.

TERCERO. -renombre.

105. Sentado lo anterior, es claro que la demanda, al menos en el primero de los puntos debe ser rechazada. Sin embargo, los esfuerzos de la parte actora por probar la notoriedad de la galleta rellena deben tener una mayor respuesta.

I. Doctrina general.

106. La SAP, Alicante, sección 8 del 06 de julio de 2020 ( ROJ: SAP A 2397/2020 - ECLI:ES:APA:2020:2397 ), asunto "ÚNICO", recordaba que la distintividad desde el punto de vista extrínseco de la marca significa el grado de conocimiento del signo de la actora por el público interesado en ese tipo de producto. La Sentencia del Tribunal General de 1 de marzo de 2018 (asunto Shoe Branding Europe/EUIPO T- 629/16), al referirse a los requisitos de una marca renombrada declara:

" 25 Para ser beneficiaria de la protección prevista en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009 , una marca registrada debe ser conocida por una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por ella [sentencia de 6 de febrero de 2007, Aktieselskabet af 21. november 2001/OAMI - TDK Kabushiki Kaisha (TDK), T-477/04 , EU:T:2007:35 , apartado 48; véase también, por analogía, la sentencia de 14 de septiembre de 1999, General Motors, C-375/97 , EU:C:1999:408 , apartado 26].

26 Al examinar dicho requisito, se deben tomar en consideración todos los elementos pertinentes de los autos, en particular, la cuota de mercado que posee la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración de su uso, así como la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla ( sentencia de 6 de febrero de 2007, TDK, T-477/04 , EU:T:2007:35 , apartado 49; véase también, por analogía, la sentencia de 14 de septiembre de 1999, General Motors, C-375/97 , EU:C:1999:408 , apartado 27)."

107. A estos efectos, hemos de tener en cuenta que una MUE puede ser renombrada si es conocida en una parte sustancial del territorio de la Unión y, esta parte sustancial puede coincidir con el territorio de un Estado como es España ( SSTJUE 6 de octubre de 2009, asunto C-301/07 y 3 de septiembre de 2015, asunto C-125/14). En particular, en el asunto C-32806 Fincas Tarragona [2007] de 22 de noviembre, el TJUE señalaba que el artículo 4, apartado 2, letra d), de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, debe interpretarse en el sentido de que la marca anterior debe ser notoriamente conocida en todo el territorio del Estado miembro de registro o en una parte sustancial de éste. De esta forma, en el par. 18 señalaba expresamente que el sentido dado comúnmente a los términos utilizados en la expresión "en un Estado miembro" se opone a que dicha expresión se aplique a una notoriedad limitada a una ciudad y su entorno que no constituirían, conjuntamente, una parte sustancial de un Estado miembro.

108. Por otra parte, como señalaba el Tribunal Supremo en el caso Maristas (STS, Civil sección 1 del 23 de julio de 2012; ROJ: STS 6110/2012 - ECLI:ES:TS:2012:6110 ), no es necesario para que la marca goce de la consideración de "notoriamente conocida" que, además de serlo para una parte relevante del público interesado, los servicios o productos a los que se aplica sean de gran calidad o, debido a la fuerte inversión en publicidad, la marca transmita una imagen positiva. Lo esencial es que la marca sea conocida por una parte relevante del público interesado, sin perjuicio de que ello pueda venir determinado por la concurrencia de criterios cuantitativos y/o criterios cualitativos.

109. El Tribunal de Justicia ha señalado que el grado de conocimiento requerido debe considerarse alcanzado cuando una parte significativa del público interesado por los productos y servicios amparados por la marca conoce esta marca, añadiendo que ni la letra ni el espíritu del artículo 5, apartado 2 de la Directiva, permiten exigir el conocimiento de la marca por un determinado porcentaje del público" (Asunto C-375/97 General Motors [1999] de 14 de septiembre). Dos cuestiones son importantes. La primera, que el Tribunal de Justicia no ha definido con mayor precisión que la señalada el término "proporción significativa". La segunda, que se ha rechazado fijar un determinado porcentaje del público, por lo que se desaconseja la utilización de criterios fijos de aplicación general, dado que un grado de conocimiento predefinido, tomado aisladamente, puede no ser el más apropiado para una evaluación realista del renombre la notoriedad (Directrices EUIPO Parte C, Oposición, sección 5, 3.1.2.1, -2021-). No obstante lo anterior, ello no significa que un determinado porcentaje carezca de cualquier interés. Bien por ser muy elevado, lo que sirve para acreditar el conocimiento, bien por ser muy bajo, lo que excluye su conocimiento por una parte significativa del público interesado. Con todo, hemos de ser cautelosos, puesto que como afirma la EUIPO cuando " los productos o servicios interesen a grupos de consumidores muy pequeños, este tamaño reducido del mercado total implica que una proporción significativa del mismo también será reducida en cifras absolutas". Finalmente, distintividad por el uso no implica renombre. Para la primera no es necesario un umbral mínimo que sí se exige para el segundo. De ahí que la mera inversión en campañas promocionales o en publicidad, pueda suponer que la marca haya adquirido un fuere carácter distintivo por el uso y, sin embargo, no haya adquirido renombre (EUIPO, Asunto Mandarino/Mandarina Duck, res 21/4/2010, R 1054/2007-44)

110. El público interesado no está compuesto únicamente por los compradores actuales, sino también por los compradores potenciales , así como a los miembros del público que solamente entran en contacto indirectamente con la marca, en la medida en que tales grupos de consumidores puedan ser también destinatarios de los productos en cuestión. Y, en este sentido, se ha señalado que el público interesado es el público en general, por ejemplo, en relación con agua mineral (Asunto MATTONI (fig.) 04/08/2011, R 1265/2010-2), preparaciones medicinales para el tratamiento de la disfunción sexual (Asunto SEXIALIS / CIALIS et al. 15/09/2011, R 2100/2010-1) , productos farmacéuticos para el tratamiento de las arrugas (Asunto C-100/11 Botolist/Botocyl [2012] de 10 de mayo).

111. Se suscita la cuestión de si los productos amparados por la marca interesan a varios grupos de compradores con diferentes perfiles. En tales casos, la cuestión radica en determinar si el renombre debe valorar se dentro de cada grupo por separado o si debe abarcar todos los tipos de compradores. La cuestión es relevante por cuanto la percepción del producto puede ser diferente en diferentes eslabones de la cadena de distribución, de forma que, en alguno de esos eslabones el producto haya podido alcanzar un conocimiento por parte de una parte significativa de dicho escalón, aunque dicho conocimiento no se haya alcanzado en otros eslabones. A priori, no podemos excluir que el renombre se alcance solo a uno de grupos de compradores, cuando una parte significativa de compradores de ese grupo conoce la marca y la vincula con los productos o servicios que ampara. Ahora bien, ello debe ser, consideramos, tratado con cierta cautela, dado que un exceso en la delimitación del público interesado puede distorsionar el grado de conocimiento que se tiene, en realidad, de la marca.

112. El carácter renombrado debe predicarse de la marca para los productos y servicios para los que se encuentra registrada y no de la familia, gozando como tal renombre cada marca individualmente considerada, lo que no tiene que suceder necesariamente con la familia. Cuestión distinta es que el elemento que sirve de unión a la familia de marcas haya adquirido una elevada distintividad por el uso hasta tal punto que el público relevante asocia el renombre también con el elemento que sirve de unión a la familia de marcas (EUIPO McDonald's International Property Company, Ltd./ McDreams Hotel GmbH de 18 de abril de 2018 (asunto R 972/2017).

113. Ello no quiere decir que la existencia de una familia de marcas carezca de importancia alguna. Recordemos que la existencia de una familia de marcas puede influir en la apreciación del riesgo de confusión, aunque no para apreciar la similitud entre los signos (véase Asunto C-552/09 P - Ferrero/OAMI [2011] de 24 de marzo (ECLI: EU:C:2011:177) así como la la SAP Alicante Civil sección 8 del 25 de febrero de 2020 ( ROJ: SAP A 301/2020 - ECLI:ES:APA:2020:301 ). En el caso de la marca renombrada, puede reforzar el vínculo que se puede establecer entre la marca renombrada y el signo impugnado (T-428/18 McDreams Hotel GmbH [2019] de 10 de octubre (

114. En relación a la prueba del renombre, ni las resoluciones administrativas ni las resoluciones judiciales que se hayan podido dictar en procedimientos anteriores son vinculantes para los Tribunales de Marca de la Unión Europea. Ahora bien, ello no quiere decir que los argumentos esgrimidos en las mismas no hayan de ser tenidos en cuenta, ni que no pueda argumentarse en torno a los mismos, pero debe recordarse que el renombre deberá ser acreditado en cada caso si bien tales resoluciones pueden constituir la base fáctica del razonamiento posterior. Sí que es cierto que, en algún caso, hemos reconocido el renombre sin necesidad de mayores esfuerzos argumentativos dada la intensidad del renombre de la marca (Caso Mercedes-Benz- SJM Alicante, a 02 de julio de 2022 - ROJ: SJM A 11696/2022; Caso Vega Sicilia- SJM Alicante, a 27 de abril de 2022 - ROJ: SJM A 12895/2022).

115. Esta posición queda confirmada por la STGUE en T-492/20, S. Tous, S. L. [2021] de 7 de julio de 2021 (ECLI:EU:T:2021:413) en la que se reconoce el valor de las sentencias que se hubieran podido dictar con anterioridad en relación con el signo y los productos o servicios para los que se encuentra registrado si bien ello no ha de impedir la valoración del conjunto de pruebas aportadas. En este sentido, recordemos que el Tribunal General declara la carencia de fuerza probatoria de las sentencias aportadas, pero no por el hecho de que las mismas carezcan de virtualidad probatoria, sino por un defecto de traducción al alemán que era la lengua del procedimiento. En efecto, el Tribunal advierte que solo se tradujo bien una pequeña parte de esas resoluciones, bien nada en absoluto. De esta forma, los fragmentos traducidos no indican cuáles eran las marcas en conflicto, en qué pruebas se basaron esas resoluciones ni respecto de qué productos o servicios se declaró acreditado el renombre.

116. Finalmente, en el Asunto T-677/18 Oreo [2020] de 28 de mayo, el Tribunal General señalaba lo siguiente:

70 [...] debe efectuarse una apreciación global de los medios de prueba aportados por el titular de la marca para determinar si esta goza de renombre (véase, en este sentido, la sentencia de 10 de mayo de 2012, Rubinstein y L'Oréal/OAMI, C-100/11 P, EU:C:2012:285 , apartado 72)

[...]

72 [...] de las pruebas aportadas se desprendía claramente que la primera marca anterior había sido objeto de un "uso prolongado e intensivo" y gozaba de un "renombre generalizado" en España, que ocupaba una "posición consolidada" en el mercado de que se trata, que su publicidad había llegado a una "gran parte de la población" y que un "amplio porcentaje del público" asociaba la galleta sándwich a un único origen comercial, incluso cuando no llevaba el elemento denominativo "oreo", y que, por otro lado, la Sala de Recurso hizo suya, en esencia, esa apreciación y consideró que la marca anterior, habida cuenta de su uso prolongado e intensivo, gozaba de un "renombre excepcional" en España y, por ende, en toda la Unión.

[...]

79 En el caso de una marca tridimensionalconstituida por la forma del propio producto, hay que tener en cuenta que la percepción del público pertinente no es necesariamente la misma que en el caso de una marca denominativa o figurativa, que consiste en un signo independiente del aspecto de los productos que designa. En efecto, el consumidor medio no tiene la costumbre de presumir el origen de los productos basándose en su forma o en la de su envase [ sentencia de 28 de febrero de 2019, Lotte/EUIPO - Générale Biscuit-Glico France (PEPERO original), T-459/18 , no publicada, EU:T:2019:119 , apartado 71].

80 A este respecto, el Tribunal de Justicia ha declarado que una marca tridimensional puede adquirir, en su caso, carácter distintivo por el uso, aun cuando se utilice junto con una marca denominativa o una marca figurativa, y que así sucede cuando la marca está constituida por la forma del producto o de su envase y estos llevan sistemáticamente una marca denominativa con la que son comercializados ( sentencia de 22 de junio de 2006, Storck/OAMI, C-24/05 P, EU:C:2006:421 , apartado 59).

81 El Tribunal de Justicia ha subrayado igualmente que la adquisición del carácter distintivo de una marca puede ser resultado de su uso en combinación con otra marca registrada y que, en tal supuesto, para que se produzca la transferencia del carácter distintivo de una marca registrada a otra marca registrada junto con la que se usa, el requisito necesario es que el público interesado siga percibiendo que los productos de que se trate provienen de una empresa determinada (véase, en este sentido y por analogía, la sentencia de 7 de julio de 2005, Nestlé, C-353/03 , EU:C:2005:432 , apartados 30 y 32).

82 De ello se sigue que el titular de una marca tridimensional registrada, para acreditar el carácter distintivo particular y el renombre de esta, puede aportar la prueba de que dicha marca se ha usado en combinación con otra marca registrada que goce de renombre, siempre que el público interesado siga percibiendo que los productos de que se trate provienen de la misma empresa (véase la sentencia de 28 de febrero de 2019, PEPERO original, T-459/18 , no publicada, EU:T:2019:119 , apartado 131 y jurisprudencia citada).

83 Además, de la jurisprudencia se desprende que no cabe excluir que la representación bidimensional de una marca tridimensional pueda, en su caso, facilitar el conocimiento de la marca por el público pertinente cuando permita percibir los elementos esenciales de la forma tridimensional del producto ( sentencia de 22 de junio de 2006, Storck/OAMI, C-24/05 P, EU:C:2006:421 , apartado 60).

117. Para determinar lo anterior, el Tribunal General convalida la operación llevada a cabo por la Sala de Recursos que había teniendo en cuenta todas las pruebas aportadas, en especial, las campañas y spots publicitarios y los estudios de mercado.

I. Análisis del presente caso.

118. Ya hemos señalado que la única prueba que se refiere a la galleta de forma individualizada para poder sostener la distintividad y el renombre es el estudio de mercado elaborado por Gfk y aportado como documento número 10. Y ya hemos señalado que el mismo determina la desestimación automática de la primera alegación dado que si Cuétara defiende la distintividad y notoriedad de la imagen comercial de la galleta, no podemos admitir que el estudio de mercado se realice sobre la galleta física y no sobre la imagen comercial. Ya hemos señalado que la propia autora del informe afirmó que no había considerado que la imagen tuviera aptitud distintiva.

119. Sin embargo, algo debemos de decir sobre los informes y documentos aportados para sostener la distintividad dado que se han aportado pruebas directas e indirectas. Entre las directas se aportan: a) datos de cuota de mercado, b) estudios de mercado, (documentos 11 y 12, 35 y 36); c) certificados de renombre de diferentes instituciones. En cuanto a las pruebas indirectas se trata de la información sobre ventas, implantación del producto en el territorio nacional, información sobre acciones de marketing y promoción (campañas, spots publicitarios), folletos publicitario y promocionales, inversión en publicidad, impresiones wayback machine, cifra de ingresos, artículos publicados por terceros (publicación en blog, "productos de consumo" en el año 2014).

a) datos de ventas.

En cuanto a los datos de ventas e implantación en el territorio nacional, no se nos ofrecen datos relativos a la cuota de mercado de los Choco flakes en el territorio nacional tanto para el mercado de galletas como para el mercado de cereales. Los datos refieren únicamente la cuota en el mercado de gallegas que oscila entre el 15 y el 17,5% entre 2017 y 2020. Se habla de "desayuno" pero no se dan cuotas en cereales que son también alimentos consumidos preferentemente en el desayuno. Ya hemos dicho, e insistimos, que Cuétara publicitó los ChocoFlakes como un cereal y que los estudios Test and Think aportados corroboran esta percepción por parte de un sector del público interesado, incluso delimitado por el consumo de galletas.. Con todo, las ventas se refieren obviamente al producto, no a la imagen comercial de la galleta. Por ello, la cuota de mercado nos puede dar solo una imagen parcial del conjunto. El proceso de descomposición de la unidad del signo para poder, analíticamente identificar la galleta como elemento no ya dominante, sino desagregado de la visión de conjunto, y por tanto vehículo de sedimentación del goodwill, es un proceso que no puede alterar el objetivo del análisis: determinar si el público interesado perciba que los productos de que se trate provienen de una empresa determinada.

b) acciones de marketing y promoción.

120. En cuanto a las acciones de marketing y promoción, al menos en relación con los spots, no queda acreditado que se haya realizado un uso distintivo de la imagen comercial de la galleta (nótese que asumimos la conceptualización de la actora a efectos expositivos) lo que diferencia el presente caso de otras marcas tridimensionales o bidimensionales de producto como es el caso de Oreo. Las pruebas acreditan que el protagonismo recaía en Benito o en el marcianito una vez sustituido el anterior. En ningún caso sobre la galleta.

121. De la misma forma, la inversión en publicidad y los ingresos son relevantes, pero ello no supone en modo alguno notoriedad de la imagen comercial de la galleta. Los propios estudios de mercado, como veremos, demuestran que el público pertinente no llegó a tener un conocimiento notorio de la imagen comercial de la galleta.

122. La diferencia con Oreo, en este punto, resulta significativa. En el asunto Oreo [2020] el Tribunal General otorga, en línea con la Sala de Recurso, importancia a la publicidad llevada a cabo, dado que en la misma se realiza un uso intensivo y prolongado de la marca, así como a las campañas publicitarias. Pero OREO contaba con una marca registrada anterior consistente en la forma tridimensional de una galleta negra tipo sándwich rellena de crema con un borde troquelado y un dibujo geométrico de fantasía en cada una de las caras. Dicha marca había sido objeto como tal, de un uso intensivo y prolongada en publicidad, artículos de prensa y puntos de venta.

123. Ello no quiere decir que no se puede alcanzar renombre al margen de los datos de OREO. De establecer el nivel de renombre por referencia a OREO prácticamente ninguna marca sería renombrada. Sin embargo, sí que nos sirve para establecer un paralelo en relación con la estrategia comunicativa y el foco sobre la marca tridimensional.

124. En el caso de Cuétara, la imagen de la galleta ChocoFlakes, a salvo alguna identificación particular en la pagina web de Cuétara (documento 22m sin datos de tráfico) cuyo impacto en el consumidor medio no podemos considerar sino marginal, no ha protagonizado ninguna campaña de publicidad ni tiene una especial preponderancia en los folletos que se nos han presentado (documento 21).

c) publicaciones de terceros .

125. Finalmente, en cuanto a la publicación del año 2014 llevada a cabo en el blog "Productos de Consumo" (documento 25) en el que se afirma que cada vez más niños escojan esta marca como una de sus preferidas deberemos ponerlo en relación con los datos de los propios estudios de mercado.

126. Con todo, llama la atención que el tercero lo que destaque es la novedad de la galleta... "sumado a la irreverencia de su mascota, Benito". Esto es, cuanto menos, un elemento dominante en la percepción psicológica de los niños, es el personaje humanizado.

127. De hecho, es el personaje humanizado el que se destaca en la propia publicación:

128. Más allá de la publicación se advierte que la campaña de promoción de nuevos productos (ChocoFlakes en forma de "Callejeros") orbita sobre el personaje y no sobre la galleta. El nombre de dominio de la página web es www.soybestial.com. Esto es, se refiere al personaje "Benito, El Bestia".

129. Por otra parte, llama la atención la escasa prueba existente en relación con las publicaciones de terceros. Era de esperar que en todo este tiempo existieran más publicaciones que denotaran un conocimiento cierto en el mercado de la marca. No contamos con artículos de prensa de fuentes externas más que una publicación de 2014 de un blog.

130. No constan los datos de tráfico del citado blog.

131. Por tanto, no consta que terceros, en publicaciones dirigidas al público destinatario que no es sino el público en general (consumidor medio en sentido amplio) hayan tenido conocimiento del signo tridimensional en la asociación con su fabricante o marca de distribución.

d) estudios de mercado.

132. Ya hemos realizado un análisis preliminar de los mismos. No obstante, es necesario llevar a cabo un estudio más detenido toda vez que es de interés para este Tribunal la fijación de criterios claros en torno a la validación de los mismos.

d.1) sobre la validación de los estudios de mercado.

133. Sin perjuicio de en modo alguno constituyen fuentes de derecho, las prácticas comunes de la EUIPO y las Oficinas de registro constituyen una fuente de soft law de importante valor en la medida en que condensan la doctrina del Tribunal de Justicia, así como la práctica de las distintas oficinas de registro dentro del marco de la Unión Europea. Resulta llamativo que los esfuerzos unificadores por parte de la Unión Europea en materia registral no se ven acompañados por esfuerzos idénticos de unificación de criterios judiciales.

134. Con todo, las Prácticas comunes no vinculan a los Tribunales pero sí que pueden ser de indudable valor informativo con la finalidad de facilitar la aplicación del Derecho de Marca con criterios unitarios que permitan a los profesionales jugar, en cierto sentido, con unas mismas reglas de juego, lo que facilita la protección de los derechos de propiedad intelectual en la Unión Europea garantizando la previsibilidad de las resoluciones que se puedan dictar. En definitiva, no debemos olvidar que la protección administrativa y judicial es complementaria, de forma que unas mismas reglas sirven para todos los titulares de derechos al margen de quien las aplique.

135. Dicho lo anterior es habitual que las partes presenten estudios de mercado para acreditar la distintividad o el renombre de las marcas. Por ello, es importante tener en cuenta las recomendaciones de la Práctica Común 12 en relación con los estudios de mercado (ap. 3.3.3, folios 35-44).

136. Algunas de ellas podemos establecerlas como prescripciones desde el punto de vista de la valoración judicial. Por ejemplo, la relativa a la elaboración por una empresa independiente. Menos relevante es que se realice una encuesta ómnibus si no se acredita por la contraparte que tal método de realización es incorrecto en relación con el objetivo de la encuesta. Con todo, se recomienda que se opte por encuestas personalizadas sobre la marca en cuestión.

137. Es importante igualmente la muestra de consumidores, que debe ser representativa e indicativa del publico destinatario. De esta forma, el público destinatario de la encuesta debe ser el mismo que el mercado en el que opera la marca. Dicho de otra manera, es importante que el público que ha sido considerado en el estudio de mercado coincida con el público relevante a efectos marcarios. De lo contrario se pueden introducir sesgos evidentes en el estudio mediante la selección de aquel público que, por sus especiales características, puede recordar mejor la marca y, por tanto, presentar unos resultados más favorables a la parte. Por tanto, debe identificarse el público destinatario del producto y servicio: 1) publico en general; 2) grupo específico de consumidores del público en general; 3) los profesionales.

138. En cuanto al tamaño de la muestra debe ser puesto en relación con el margen de error que debe ser minimizado. A tales efectos deberá estarse a la lex artis y al supuesto concreto.

139. Debe explicarse igualmente el método elegido para la realización de la encuesta. Si se trata de entrevistas presenciales, por teléfono o interfaces en línea, identificándose igualmente si la encuesta es o no una encuesta ómnibus.

140. Por otra parte, debe tenerse en cuenta la prueba de criterio triple para la determinación de la distintividad. Esto es, el reconocimiento espontáneo del objeto como procedente de una única fuente comercial. En este sentido, es importante que se proceda al filtrado de los encuestados de forma que solo aquellas personas que respondan positivamente a la pregunta anterior pueden avanzar a la pregunta siguiente.

141. En el caso de las pruebas de renombre es importante que se establezca el nivel de recuerdo activo entre el público interesado por lo que las preguntas deben ser abiertas para buscar contestaciones espontáneas y sin ayuda.

142. Un ejemplo práctico de la aplicación de dichos principios se puede ver en Oreo [2020] en el que el Tribunal General revisa los datos de los estudios de mercado convalidando la apreciaciones d elas Salas de Recurso. Ene ste sentido, se valida correctamente que al tiempo de valorar el renombre de la galleta tridimensional al margen de la denominación OREO inscrita en la cara superior d el galleta se hubiera eliminado este elemento procediéndose a un estudio del recuerdo espontáneo del signo (ap. 91 y siguientes). Por otra parte, las preguntas se encontraban formuladas de forma neutra, sin introducir valoraciones sobre el tipo d producto. Así, se pregunta "¿Qué es lo primero que le viene a la mente al ver este producto?"; "Y en particular, ¿a qué marca asociaría [usted] este producto que ha visto?". Una vez superada esta primera fase, se presentaba el siguiente sugerido: "A continuación, le aparecerá una lista con el nombre de diferentes marcas. De todas estas marcas, ¿cuál de ellas diría [usted] que se identifica más con el producto que ha visto?". El estudio concluye que, al ver la galleta, "OREO" es la principal asociación espontánea (76 %) hecha por los entrevistados y que, en lo tocante a la asociación con una marca, tanto espontánea como sugerida, el 91 % de los entrevistados asocian la forma de la galleta con "OREO". Sin perjuicio de que el estudio identificara únicamente marcas de galletas tenemos que tener en cuenta que OREO es una galleta tipo sándwich que es percibida efectivamente como una galleta por el publico interesado, lo que no sucede con los ChocoFlakes.

d.1.2) análisis del estudio de mercado a los efectos de acreditar el renombre. Estudio Gfk_febrero 2020 Estudio diseño galletas Choco Flakes (documento 10)

143. Como decíamos, el estudio Gfk_febrero 2020 Estudio diseño galletas Choco Flakes es el único que se dedica al renombre del signo, no obstante la confusión existente en general entre renombre y distintividad.

144. El citado estudio, no obstante, presenta problemas evidentes. Digamos de partida que no nos interesa tanto la muestra como el nivel de error y el índice de confianza. Una muestra con un índice de confianza de 95% y un porcentaje de error 4,5% se encuentra en niveles aceptables. Por otra parte, la encuesta se realiza próxima a la interposición de la demanda (enero de 2020 en una demanda presentada el 10 de mayo de 2021)

145. El objetivo del estudio es determinar el conocimiento y nivel de distintividad de la galleta CHOCO FLAKES de Cuétara en la población española, así como entre los usuarios informados del tipo de producto (compradores y/o consumidores de galletas). Ya hemos señalado anteriormente lo equívoco de la terminología. Si bien en diseño el punto de referencia se sitúa en el usuario informado, en el caso del Derecho de Marca se sitúa en el consumidor medio. El usuario informado es un usuario que presenta no ya un grado medio de atención, sino un especial cuidado, ya sea debido a su experiencia personal, ya a su amplio conocimiento del sector de que se trate.

146. Sin embargo, si acudimos al universo del estudio que se destaca en la ficha técnica encontramos que se trata de un estudio dirigido a "individuos de más de 15 años residentes en territorio español". Por tanto, se excluye a los niños, cuando el público infantil se encuentra dentro del público destinatario de este tipo de productos. Para alcanzar dicha conclusión basta acudir al estudio de Test & Think (documento 9) en el que se afirmar que es un producto de compra de madre y demanda por parte del niño. Esto es, los niños forman parte activa del proceso de compra, al menos, en un sector importante y especialmente interesado en el consumo de cereales. Los niños por otra parte pueden tender a reconocer el producto más por la mascota que por el producto en sí mismo considerado.

147. En cuanto a la edad de los encuestados, se toma una muestra en la que la mayor parte de los encuestados tiene entre 35 y 45 años (45%), frente a un 29% de menos de 35 años y un 26% de más 55 o más años. El estudio por tanto presenta un mayor porcentaje de personas en las edades propias de ser padres.

148. El informe se realiza sobre la base de la imagen de la galleta física y no de la imagen comercial de la misma, asumiendo que se trata de dos cosas distintas, como sostenía la demandante. Se trata de un error que invalida de base el estudio ya que Cuétara revindica un derecho de exclusiva sobre un objeto concreto, la imagen comercial, sosteniendo que es algo distinto y diferenciado del producto galleta física. La operación tiene sus consecuencias. Si el signo de la galleta no es distintivo, como hemos defendido con anterioridad, es probable que exista un mayor grado de reconocimiento en el caso de que se muestre el producto que se consume pues algo a los que los consumidores están más acostumbrados. Pero al hacerlo, realmente no se está preguntando por el grado de notoriedad de la galleta, sino del signo que la ampara, esto es, el signo figurativo (que incluye una figura humanizada) y del signo denominativo (chocoflakes (r) y Cuétara (r)).

149. Al centrarse únicamente en el sector galletas se incurre igualmente en un sesgo invalidante. Tal punto de partida sesga el estudio y sus resultados. Recordemos que nos encontramos ante una galleta rellena de cereal que compite en dos mercados, el de galletas y el de cereales. Asignarlos a uno y otro no debe ser considerado baladí. De hecho, es muy relevante. La razón la encontramos en los estudios Test & Think y, en particular, el estudio aportado como documento número 9. A continuación transcribimos algunas de las conclusiones (las negritas son del estudio):

Se confirma que la marca compite tanto contra cereales como contra galletas pero la tendencia clara es a que se perciba más como cereal que como galleta, aunquese acepta que se posicione en ambos mercados.

El propio nombre lleva ya de entrada más a connotar cereal que galleta, por similitud con el nombre de otros cereales (Choco...)

Este hecho condiciona a la baja la notoriedad en el mercado de galletas (donde quizás es una propuesta más diferencial), pero el problema sigue existiendo dentro del mercado de cereales, siendo pues un factor independiente de la doble competencia.

Si el producto (sobre todo para el no consumidor) se "clasifica" más como un cereal que como una galleta y se encuentra en el lineal de galletas, le estamos exigiendo un doble esfuerzo a la compradora: recordar su nombre (o que el niño sea capaz de recordarlo) y recordar que no esta con los cereales a pesar de que para ella/ellos es un cereal.

150. Al ser un producto que compite en dos mercados pero que es percibido más como un cereal que como una galleta, constituye un error invalidante tanto que el público destinatario sea seleccionado por la habitualidad en el consumo de galletas y no por el consumo de cereales así como que las preguntas se formulen omitiendo su naturaleza de cereal. Ello se advierte en varios niveles:

a) En la P03 la pregunta no se introduce de forma neutra (¿conoce o ha visto alguna vez ...? Si no que se enmarca al encuestado en el sector galletas al introducirse la afirmación "Este es el diseño de unas galletas". Tal afirmación es incorrecta y sesga la respuesta.

b) En la P04 se pregunta por la marca o fabricante de ese producto. Para ello se selecciona únicamente a los encuestados que, siendo consumidores habituales de galletas, han respondido afirmativamente a la pregunta P03, esto es, conocen o han visto alguna vez ese producto. Llama la atención que en las respuestas espontáneas se identifican no solo marcas de galletas sino también de cereales. Con todo, se está preguntando a consumidores habituales de galletas sobre una galleta que se percibe como un cereal. No obstante, se trata del 57% de la muestra originaria puesto que el 43% ha sido cribado.

c) A pesar de que en P04 hay un 22% de marcas identificación con marcas de fabricantes de cereales, en la P05 se sugieren únicamente marcas de galletas pero no de cereales.

d) Al establecer los resultados por segmentos, los encuestadores afirman que la asociación a Choco Flakes entre los menores de 35 años llega a un 84% al sugerir marcas de su entorno competitivo. Como hemos señalado anteriormente, tal afirmación es sumamente incorrecta toda vez que el entorno competitivo no es el de las galletas sino el de cereales.

151. Finalmente tenemos que tener en cuenta otros condicionantes. La encuesta en ningún momento muestra otras formas de cereales y de galletas. Solo se han mostrado el producto de la actora de forma que no se puede determinar realmente que una parte significativa de los consumidores atribuya correctamente la procedencia y distinga la galleta rellena de cereales respecto de otras galletas y cereales existentes en el mercado.

152. La P03 es binaria. La tercera posibilidad "tal vez" se pauta en las Práctica Común 12 como una respuesta posible y válida. Al ser binaria tiende a reducir la muestra al excluir a la parte de público que puede haber reconocido la galleta aunque no lo tiene claro y por tanto se incrementa el porcentaje de correlación a un fabricante.

153. La conclusión es que el estudio incurre en un error invalidante, al identificar la galleta física no la imagen comercial de la galleta (conforme al relato de la propia actora), y en varios errores metodológicos para acreditar el renombre. No queremos decir que el informe esté mal hecho. De hecho, la entidad emisora es una entidad independiente y reconocida en el sector. Tras las preguntas formuladas en el acto de juicio a la Sra. Azucena alcanzamos la conclusión de que la Sra. Azucena no consideró realmente encontrase ante un signo y no parece que la encuesta se formulara desde estrictos parámetros de renombre a efectos marcarios.

d.1.2) otros estudios de mercado.

154. Sin perjuicio de lo anteriormente señalado, el resto de estudios de mercado nos ofrecen datos, con todo, interesantes. En particular datos que podrían explicar el framing y el proceso de decantación del público que se ha llevado a cabo.

155. El estudio de Text & Think_noviembre 2012 (documento 8) revela que los niños recuerdan ChocoFlakes, ayudando el recuerdo asociado a las variedades Nocilla y Nocilla Cachobarra. Al mismo tiempo, se revela la importancia de los spots publicitarios dato que es un spot que gusta bastante. En este sentido, ello nos lleva a pensar en la importancia de la mascota desde el punto de vista comunicativo y que es percibido por este público destinatario.

156. El estudio de Text & Think_febrero 2013 (documento 9) nos ofrece también algunos datos relevantes.

I. En este sentido, mientras que en recuerdo espontáneo de marcas, Cuétara se encuentra en el tercer puesto de las marcas de galletas, ChocoFlakes ni siquiera se menciona. Esto es, la marca denominativa que identifica la galleta rellena de cereales ni siquiera es mencionada. En el total espontáneo se advierte que se identifica por un 1,5%. Esto es, el grado de conocimiento es muy bajo. Sin embargo, existe un mayor conocimiento espontáneo en cereales (del 4,5%). En términos relativos a aquellos que conocen la marca ChocoFlakes los datos son abrumadores: mientras que conocen el producto como galleta el 18'2% de los que conocen la marca, lo conocen como cereal el 81,8% de los que conocen la marca (pagina 17). La marca incluso tiene un mayor conocimiento sugerido como cereal que como galleta. Como galleta solo era recordado por el 72% siendo la marca con menor recuerdo de 8 marcas. En el caso de cereales, es 6 de 7 con un 82% pero a muy poca distancia de Frosties (83%) y un poco por debajo de Mielpops (83%) y chocapic (86,5%) y significativamente por encima de Smacks (73%).

Cabe preguntarse, entonces, por qué se ha seleccionado la muestra en el estudio sobre renombre de la galleta (documento 10) solo sobre el público consumidor de galletas.

II. La respuesta a la pregunta anterior se encuentra, creemos, dentro del marco de renacimiento de envases. Así, si observamos las respuestas, encontramos que cuando se presenta el envase en ciego (solo con la marca figurativa sin elemento denominativo alguno), el mayor porcentaje de acuerdo y el menor porcentaje de error se encuentra cuando se presenta como galleta y no como cereal.

Los resultados se resumen en el siguiente cuadro:

Por tanto, mientras que si la marca es sugerida como galleta, tiene un porcentaje de asociación correcta con la marca del 38,4%, dicho porcentaje se reduce al 10,9% en el caso de que sea identificada como cereal.

Al mismo tiempo, mientras que el porcentaje de asociación incorrecta es del 29,3% en el caso de que se sugiera el envase junto a envases de galletas, en el caso de que se realice con envases de cereales, el porcentaje de asociación o incorrecta se eleva al 47,5%.

Por otra parte, también se incrementa el porcentaje de personas que desconocen la marca, mientras que no lo sabe el 32,3% en el caso de que la marca sea sugerida en galletas, no lo sabe el 34% en el caso de cereales.

Esto es, a pesar de que los ChocoFlakes que se perciba más como cereal que como galleta, aunque se acepta que se posicione en ambos mercados la marca se asocia más fácilmente al envase (en el que están todos los elementos figurativos) en el caso de que se considere una galleta que en el caso de un cereal. Y ello se debe a que en el sector de cereales las marcas presentan un menor nivel de conocimiento (Cuétara es una marca conocida en sector galletero) y, por otra parte, a que los ChocoFlakes tienen cierta confusión con tras marcas como Chocapic o Chocokrispies.

Tal es el punto de que el propio estudio, al tiempo de analizar el recuerdo espontáneo de la marca a través del envase cierto en la categoría de cereales señale que: ChocoFlakes es la marca que tienen un recuerdo espontáneo menor, tanto porque no saben que marca es, como porque mencionan otras marcas, con una parte que menciona "ŽCuétara", pero demostrando nuevamente el poco recuerdo de la marca (pag 34). Más adelante se señala que : A las madres, tal y cómo les pasaba a los niños, en la categoría de cereales les cuesta un poco más asociar de forma correcta las marcas de cereales con sus envases, al ser marcas menos notorias, en donde la marca de fabricante tiene bastante relevancia, y en el caso de las marcas chocolatedas, con nombres similares de producto que crean cierta confusión, y así, las marcas con menor asociación son las chocolateadas como Chocokrispies, Chocapic, y también Chocoflakes, que tienen menciones cruzadas entre ellas, sobre todo entre las dos primeras.

Es cierto que la muestra es menor que en los otros estudios y mayor por tanto el porcentaje de error. Es cierto igualmente que el estudio se lleva a cabo en el año 2012, alejado de la fecha de la presentación de la demanda.

Sin embargo, los datos contenidos en el mismo no pueden pasar desapercibidos. Dados los resultados del estudio, encuestar a consumidores de galletas identificando el producto como una galleta parece que ofrece mejores resultados que encuestar a consumidores de cereales identificando el producto como un cereal.

De hecho, si conectamos el estudio Test and Think con el estudio Gkf (documentos 9 y 10) advertimos que Cuétara ha presentado como prueba de renombre un estudio sobre la base de un público que consume habitualmente galletas (que no necesariamente es el público pertinente que, en el caso de las galletas es el público en general) para realizar una encuesta sobre una galleta que es percibida como un cereal y que en estudios anteriores había demostrado un grado de identificación a la marca mayor como galleta que como cereal.

Finalmente, los estudios Test&Think demuestran que la marca ChocoFlakes tiene un bajo recuerdo espontáneo. Esto es, que la marca denominativa, generalmente aquella que es más perceptible por el público, frente a una marca tridimensional, no es notoriamente conocida. De la misma manera tampoco lo era el envase. Sin embargo, las campañas publicitarias habían mejorado la percepción de la marca y del envase. Pues bien, desde el año 2013, Cuétara no llevo a cabo ni una sola acción publicitaria en la que la galleta fuera la protagonista. Todo lo contario, focalizó el protagonismo de los mensajes publicitarios en el personaje animado y en las marcas denominativas así como en los eslóganes. 10 años después sin embargo, la galleta se habría convertido en una marca renombrada y no así en el caso del personaje humanizado, las marcas figurativas o los eslóganes.

Con todo, y es necesario advertirlo, el público destinatario no es el consumidor de galletas, ni el de cereales. El publico interesado es actual y potencial, siguiendo los parámetros del Tribunal de Justicia. Por tanto, nos encontramos ante un producto de consumo general sin que sea adecuado sectorializarlo. De la misma manera tampoco es necesariamente un producto de desayuno, puede ser también de merienda e, incluso, de cena. En definitiva, si una parcelación del público interesado como el consumidor habitual de cereales y de galletas es indebida, la focalización en un grupo concreto lo es todavía más.

e) Estudios de mercado de la demandada.

157. Finalmente tenemos que considerar aunque sea brevemente los estudios presentados por la parte demandada. En especial el documento 36. Sin perjuicio del posible error en el cribado de una de las preguntas, lo que parece un error de plantilla, lo que tenemos que tener en cuenta es que en términos generales, las bases metodológicas son correctas. Al menos, bastante más correctas que los del informe presentado de contrario.

158. La muestra es ligeramente superior, sin que se hay planteado ningún problema sobre que la misma no haya sido significativa.

159. El estudio por otra parte emplea la imagen comercial que, sin perjuicio de que hemos defendido que imagen comercial y galleta física son la misma cosa, lo cierto es que al menos es más coherente con la postura de la propia actora.

160. Las preguntas se muestran conformes con la practica común 12 anteriormente citada. Se respeta así la prueba de criterio triple.

161. El proceso de cribado de las preguntas 1 y 2 es correcta. Todo ello sin perjuicio de que no se ofrece imágenes de otros productos sino solamente en relación con la galleta rellena.

162. Ahora bien, el planteamiento es absolutamente neutro en este caso. No se establece ninguna afirmación como la que se realiza de forma indebida por Gfk al afirmar en la P01 " Este es el diseño de unas galletas. ¿Conoce o ha visto alguna vez, aunque no lo haya consumido nunca, este producto? En el caso del estudio de Sondea se pregunta: ¿Conoce o ha visto alguna vez este producto, tal y como se muestra aquí? Para mostrar a continuación la galleta.

163. A la pregunta 2 solo se deja pasar a aquellos encuestados que han contestado "sí, lo había visto antes" y "no estoy seguro, tal vez". En el acto de juicio se puso en duda la introducción del segmento intermedio entre entre sí/no. De esta forma se señaló que no tenía sentido la introducción de una categoría "tal vez". No obstante, debemos recordar que la Práctica común 12 de las oficinas de registro establece la validez y corrección de tal pregunta.

164. Finalmente, a la pregunta 3 se deja pasar únicamente a aquellos que han señalado que el producto proviene de una única empresa.

165. Y el resultado parece elocuente: En espontáneo, el 51,26% de los encuestados no asocian el producto mostrado con ninguna empresa o marca, frente a un 48,74% que sí lo identifica con alguna empresa o fabricante, de los que un 27,92% lo asocian con una sola empresa o marca, frente a un 20,82% que lo asocian con más de una empresa o marca. Un 17,03% de los encuestados asocian en espontáneo el producto mostrado con Cuétara o Choco Flakes. Un 13,09% de los encuestados identifican el producto mostrado con Cuétara o Choco Flakes sin identificarlo con otras marcas.

166. Por tanto, se trata de unos niveles de distintividad muy bajos que en modo alguno permiten cualificar como renombre . No obstante, advertimos que las partes no han realizado estudios de renombre sino de distintividad. Con la problemática de que el signo pretendidamente distintivo es el producto de forma que se puede caer en el error de atribuir aptitud distintiva a un signo cuando la misma proviene de otros signos (transferencia de distintividad). Un estudio de renombre debería haber preguntado de forma mucho más abierta y, por supuesto, sin identificar el producto y, mucho menos, adscribiéndolo a una naturaleza que lo enmarca en un mercado que no es el mercado en el que realmente compite alterando totalmente el proceso de identificación.

e) certificados de renombre.

167. Finalmente, la actora ha aportado numerosos certificados de renombre.

e.1) sobre el valor de los certificados de renombre

168. El valor de los certificados de renombre ha sido objeto de especial atención por parte tanto de los tribunales de la unión como de los tribunales nacionales y, en especial, por el Tribunal de Marca de la Unión Europea.

169. Digamos, de inicio, que la certificación es una prueba documental. No es un dictamen pericial jurídico ( art. 335 y siguientes) ni una declaración por escrito de persona jurídica (381 LEC).

170. En cuanto a la inhabilidad de una pericial jurídica, el certificado de renombre no puede convertirse en un expediente que subrogue la función judicial en una entidad pública o privada. El certificado de renombre no es un mecanismo elusivo del control judicial sino, en su caso, coadyuvante por lo que, parece, debería quedar limitado a la validación de datos objetivos que no sean susceptibles de valoración. Validación que no valoración, porque en la medida en que se introduzcan valoraciones, entonces se incurre, insistimos, en una pericial jurídica, inadmisible al amparo de lo dispuesto en el artículo 335 LEC.

171. En este sentido se ha pronunciado la jurisprudencia. En efecto, no parece que resulte posible la aportación de una pericial que lo que tenga por objeto no sea aportar al tribunal conocimientos científicos, artísticos, técnicos o prácticos para valorar hechos o circunstancias relevantes en el asunto o adquirir certeza sobre ello ( artículo 335 LC), sino conocimientos jurídicos cuya finalidad sea determinar si concurren elementos normativos. Así lo ha establecido una extensa jurisprudencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en particular, la STS, Penal sección 1 del 10 de junio de 2020 ( ROJ: STS 1720/2020 - ECLI:ES:TS:2020:1720 ) cuando señala que " En relación a las denominadas pruebas periciales jurídicas, esta Sala ha venido rechazando la posibilidad de aportación a los autos de dictámenes jurídicos".

172. En cuanto a la declaración por escrito de persona jurídica, lo cierto es que debería declarar sobre hechos de los que tenga conocimiento por tratarse de hechos relativos a su actividad. El hecho de que la entidad emita certificados de renombre no significa que tenga conocimiento de los hechos por ser propios de su actividad. Siempre es necesaria la aportación de la parte de elementos que son objeto de valoración, lo que fuerza la finalidad del precepto. Por otra parte, no es el certificado la forma de introducción de aquel conocimiento conforme al artículo 381 LEC, motivo que podría llevar al expediente de la declaración del firmante del certificado por parte de la entidad emisora, declaración que produce grandes insatisfacciones en este Tribunal.

173. Si consideramos el documento, es necesario recordar que el TGUE en Asunto T-20/15 Henkell c. OAMI y Ciacci Piccolomini [2016] de 14 de abril (ECLI: EU:T:2016:218) señalaba que es necesario tener en cuenta, en especial, el origen del documento, las circunstancias de su elaboración y de su destinatario y preguntarse si, de acuerdo con su contenido, parece razonable y fidedigno. Por tanto, la validación de la institución o persona emisora será relevante. No se trata de una cuestión menor y razones tales como la pertenencia misma a la asociación por la parte que solicita el certificado, en contraposición a la parte contraria, deben ser tenidas en cuenta. A fin de cuentas, el primer nivel de validación no debería superarse si una de las partes pertenece a la asociación que certifica y la otra no.

174. En el presente caso no se ha puesto en duda la imparcialidad de las entidades emisoras.

175. En cuanto al valor de los certificados de renombre, no podemos establecer reglas extraordinariamente claras.

176. No se puede afirmar, por un lado, que la mera certificación sirva para acreditar el renombre, no obstante parecer así apuntado en alguna resolución, pero tampoco que el certificado carezca de valor alguno.

177. Recientemente, hemos tenido la ocasión de pronunciarnos en el asunto Sangrías de la SJM 1 de Alicante, de marca de la Unión Europea, de 1 de septiembre de 2022 ( ROJ: SJM A 11698/2022 - ECLI:ES:JMA:2022:11698 ). En aquella sentencia no dábamos valor al certificado si bien por cuestiones concretas del mismo que no tienen por qué producirse en otros procedimientos. No obstante, sí que hacíamos alguna valoración de relevancia. Por ejemplo, que la simple mención a las pruebas tomadas en consideración no debe ser sucinta sino exhaustiva. En el mismo sentido, el asunto Aquaclean de la STMUE de 4 de mayo de 2020 (n: SAP A 1023/2020 - ECLI:ES:APA:2020:1023 )

178. En este caso, sin embargo, el certificado sí contenía una relación de documentos. No obstante lo anterior, los mismos fueron valorados negativamente por el Tribunal de Marca de la Unión.

179. En algunos casos, el certificado no parece haber tenido mayor relevancia. Bien porque nadie discutía el carácter renombrado (como es el caso de la marca ZARA estudiado por la SAP, Madrid Civil sección 28 del 01 de diciembre de 2020 - ROJ: SAP M 15813/2020 - ECLI:ES:APM:2020:15813-), bien porque el renombre ya se había declarado en sentencias anteriores (caso de una marca tridimensional de CAMPER (STMUE, de 26 de abril de 2013 ( ROJ: SAP A 1658/2013 - ECLI:ES:APA:2013:1658 ), bien porque se considera que el renombre es notorio (caso del Osito de TOUS y las marcas gráficas del niño y la niña, SJM, Valencia Mercantil sección 1 del 30 de diciembre de 2019 -ROJ: SJM V 4420/2019 - ECLI:ES:JMV:2019:4420-, confirmada por la SAP Valencia, a 13 de octubre de 2020 - ROJ: SAP V 3542/2020-.). En este último caso, sin embargo, podría pensarse que el certificado coadyuva a formar la convicción judicial.

180. Nos encontramos una serie de casos en los que estamos huérfanos de una valoración específica. Caso Conguitos de la SJM, Alicante, Mercantil, de marca de la Unión Europea, sección 1 del 21 de enero de 2019 ( ROJ: SJM A 4825/2019 - ECLI:ES:JMA:2019:4825 ) o caso Scalpers de la SJM Madrid, Mercantil sección 8 del 20 de diciembre de 2018 ( ROJ: SJM M 4771/2018 - ECLI:ES:JMM:2018:4771 ). Caso Sky SJM, Alicante, Mercantil, de marca de la unión europea, sección 1 del 05 de octubre de 2018 ( ROJ: SJM A 4933/2018 - ECLI:ES:JMA:2018:4933 ).

181. En otros casos, el certificado ha sido asumido como acreditativo del renombre. Es el caso de la SJM, Pontevedra, Mercantil sección 2 del 24 de julio de 2017 ( ROJ: SJM PO 492/2017 - ECLI:ES:JMPO:2017:492). No obstante, ello en un caso de competencia y no propiamente marcario lo que, en términos de acreditación, podría tener relevancia.

182. En la mayor parte de los casos, el certificado es sometido a consideración con el resto de pruebas existentes. Y así, en algunos casos el juicio es positivo, mientras que en otros es negativo.

183. Es positivo, por ejemplo, en el caso Supreme AAP, Barcelona, Civil sección 15 del 24 de enero de 2020 ( ROJ: AAP B 175/2020 - ECLI:ES:APB:2020:175A ) en el que se tiene en cuenta en conjunto con el resto de pruebas presentadas. También en el asunto Probike de la SAP, Barcelona, Civil sección 15 del 06 de noviembre de 2018 ( ROJ: SAP B 10569/2018 - ECLI:ES:APB:2018:10569 ). En este asunto, se tienen en cuenta datos que aparecen recogidos en el certificado pero no habían sido impugnados. Y finalmente, es positivo en el asunto EXCILOR, del SJM, Mercantil, de marca de la Unión Europea, nº 1 del 03 de septiembre de 2018 ( ROJ: SJM A 4896/2018 - ECLI:ES:JMA:2018:4896 ), asi como en la SJM, Alicante, Mercantil sección 2 del 13 de octubre de 2016 ( ROJ: SJM A 4112/2016 - ECLI:ES:JMA:2016:4112 ) relativa a toda una serie de marcas de perfume y en el asunto Rosa Clará de la STMUE de 29 de abril de 2016 ( ROJ: SAP A 3155/2016 - ECLI:ES:APA:2016:3155 ).

184. Por el contrario, es negativo en el asunto Sangrías de la SJM 1 de Alicante, de marca de la Unión Europea, de 1 de septiembre de 2022 ( ROJ: SJM A 11698/2022 - ECLI:ES:JMA:2022:11698 ), asunto Aquaclean de la STMUE de 4 de mayo de 2020 ( ROJ: SAP A 1023/2020 - ECLI:ES:APA:2020:1023 ), en asunto OREO de la STMUE de 5 de julio de 2013 ( ROJ: SAP A 2753/2013 - ECLI:ES:APA:2013:2753 ).

185. El TMUE ha tenido la ocasión de pronunciarse explícitamente sobre el valor de los certificados de renombre en, al menos, 4 ocasiones. Se trata de los siguientes asuntos:

186. Asunto Camper, STMUE 26 de abril de 2013 ( ROJ: SAP A 1658/2013 - ECLI:ES:APA:2013:1658 ), Asunto Oreo, TMUE de 5 de julio de 2013 ( ROJ: SAP A 2753/2013 - ECLI:ES:APA:2013:2753 ), Asunto Rosa Clará, STMUE de 29 de abril de 2016 ( ROJ: SAP A 3155/2016 - ECLI:ES:APA:2016:3155 ), Asunto Aquaclean, STMUE de 4 de mayo de 2020 ( ROJ: SAP A 1023/2020 - ECLI:ES:APA:2020:1023 ).

187. La suerte del certificado de renombre ha sido dispar y recorre prácticamente todos los estadios que veíamos con anterioridad en relación con la eficacia probatoria de los mismos.

188. En este sentido, es admitido en Asunto Camper, STMUE 26 de abril de 2013 ( ROJ: SAP A 1658/2013 - ECLI:ES:APA:2013:1658 ) en el que se considera, junto con el resto de pruebas obrantes en las actuaciones, confirmando la sentencia de instancia.

189. En efecto, y tras recordar que el juez nacional debe tomar en consideración todos los elementos pertinentes en autos, es decir, en particular, la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso, así como la importancia de las inversiones realizadas por la empresa para promocionarla, se advierte que tales factores ya fueron tenidos en cuenta por la sentencia de instancia. Y, al mismo tiempo se señala que el renombre se confirma a la vista de la documentación sobre la información corporativa de Camper incorporada a la demanda, incluido en abundamiento de la misma, la certificación [de renombre] que aporta información concreta sobre las condiciones requeridas para la atribución del calificativo de notoriedad.

190. No tan buena suerte corrió el certificado en el Asunto Oreo, TMUE de 5 de julio de 2013 ( ROJ: SAP A 2753/2013 - ECLI:ES:APA:2013:2753 ). En el caso Oreo, a falta de una certificación se presentaron 3 certificaciones de distintas entidades. Dos sectoriales del producto en cuestión (a la sazón, una del dulce y otra de la galleta) y la tercera de una asociación nacional. Las tres fueron rechazadas. Analizaremos conjuntamente los motivos:

a) No se indican las fuentes que han permitido llegar a la conclusión del renombre.

b) El conocimiento de la marca no se predica del público interesado o relevante sino de un sector profesional (confusión entre público interesado/relevante)

c) Uno de los certificados acompañaba 3 estudios de mercado para acreditar el conocimiento por parte del público relevante, sin embargo, no se habían aportado al procedimiento al objeto de que el Tribunal pudiera valorarlos directamente.

191. Por todo ello, se advierte lo siguiente:

a) Esta falta de aportación es relevante

b) la facilidad y disponibilidad probatoria son plenas por la demandante, art. 217 LEC

c) no es dable sustituir la apreciación de la notoriedad (como concepto jurídico) que ha de hacer el Tribunal por la apreciación que puedan hacer asociaciones de diversa índole.

d) Las certificaciones de notoriedad marcaria emitidas por esas asociaciones, para que vean incrementada su fuerza a los efectos de la acreditación de aquélla, deben indicar las fuentes que permiten alcanzar esa conclusión, correspondiendo a la parte, si la certificación no las incorpora, aportarlas al procedimiento, a fin de no hurtar al Tribunal la posibilidad de confrontarlas con la certificación que se basa en ellas.

192. En el Asunto Rosa Clará, STMUE de 29 de abril de 2016 ( ROJ: SAP A 3155/2016 - ECLI:ES:APA:2016:3155 ), el Tribunal de Marca de la Unión sí va a admitir el valor del certificado. En este sentido, matiza que, en el caso presente, que la referida certificación no contiene una simple declaración asertiva sobre el carácter notorio de las marcas de la actora sino que realiza un examen de los parámetros que permiten concluir su carácter notorio (en particular, se habían tenido en cuenta de forma correcta tanto Recomendación Conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas aprobada por la Asamblea de la Unión de París y por la Asamblea General de la OMPI en su 34ª sesión de reuniones, 1999, como la jurisprudencia del TJUE (C-375/97 General Motors Corp./Yplon, S.A. [1999] de 14 de septiembre - ECLI: EU:C:1999:408-).

193. Y finalmente, en la más reciente dictada hasta la fecha, Asunto Aquaclean, STMUE de 4 de mayo de 2020 ( ROJ: SAP A 1023/2020 - ECLI:ES:APA:2020:1023 ), el Tribunal de Marca vuelve a rechazar el valor probatorio de los certificados de renombre. Las razones, en línea con lo señalado en el Asunto Oreo, TMUE de 5 de julio de 2013 ( ROJ: SAP A 2753/2013 - ECLI:ES:APA:2013:2753 ), son las siguientes:

a) Los datos de gastos publicitario carecen de base documental.

b) No se ha demostrado que el gasto publicitario alegado se destinara únicamente a la promoción de las marcas AQUACLEAN y no a la de otros signos bajo los cuales los demandantes, también los licenciatarios, hayan comercializado sus productos.

c) No se ha demostrado tampoco que la información sobre los productos comercializados, su distribución, así como las cifras de facturación y ventas de esos productos se refieran solo a los productos vendidos bajo las marcas AQUACLEAN y no bajo otros signos diferentes a ese signo.

d) Además, las cifras relativas al volumen de negocios y las ventas anuales no van acompañadas de información sobre la cuota de mercado que representan esas cifras de ventas, no bastando las meras apreciaciones sobre el que se trata de un mercado reducido porque no es posible establecer objetivamente tal dato y vincularlo a los datos económicos que se aportan. A este respecto, debe señalarse que el volumen de negocios, en sí mismo, no da ninguna indicación de cuota de mercado (con cita del Asunto T- 754/16 Oakley/EUIPO [2017] de 8 de noviembre -ECLI: EU:T:2017:786)

194. Por su parte, el Tribunal General de la Unión Europea, conociendo del recurso contra resoluciones de la Unión se ha pronunciado en, al menos, dos casos, Asunto T.492/20 S. Tous/EUIPO - Zhejiang China-Best Import & Export (Luminaire) [2021] de 7 de julio (ECLI:EU:T:2021:413 ) y asunto T-639/19 Sánchez Romero Carvajal Jabugo/EUIPO - Embutidos Monells [2020] de 2 de diciembre (ECLI: EU:T:2020:581). No obstante, en este último, se inadmite el certificado dado que había sido presentado por primera vez en trámite de recurso. Por tanto, nos referiremos, exclusivamente al Asunto T-492/20 S. Tous/EUIPO - Zhejiang China-Best Import & Export (Luminaire) [2021] de 7 de julio (ECLI:EU:T:2021:413 ).

195. En el caso concreto se trata de un posible conflicto entre dos marcas figurativas (ositos) registradas como MUE (MUE 1755636 1 y MUE 8127128 1) por Tous y el posible conflicto con un diseño comunitario registrado (DCR 4422343- 0012 1).

196. TOUS buscaba la declaración de renombre de las marcas figurativas consistentes en dos ositos sin elemento denominativo. El Tribunal General, confirmando la posición de la sala de recurso, señala que, si el conflicto se establecía entre las dos marcas figurativas y el diseño comunitario, el certificado de renombre no distingue entre el elemento denominativo "TOUS" y las referidas marcas figurativas sin texto. Y, en este punto, la crítica fundamental será que se refiere indistintamente a la marca denominativa TOUS y al resto de marcas figurativas de TOUS sin establecer distingos lo que no permite acreditar el renombre de las marcas figurativas:

a) limita a remitirse sumariamente a la cifra de ventas mundial total lograda por la marca denominativa TOUS y las demás marcas figurativas.

b) de la misma manera refiere sumariamente los gastos publicitarios efectuados durante el período comprendido entre 2011 y 2016 en relación con la marca denominativa TOUS y las demás marcas figurativas.

197. Por tanto, dicha certificación no permite concluir que la marca denominativa TOUS se utilice sistemáticamente con las dos marcas anteriores en conflicto, ni evaluar el concreto grado de renombre de esas dos marcas dentro de la Unión con respecto a los productos que estas designan.

198. Cabe plantearse cuales son los requisitos que ha venido estableciendo la jurisprudencia. Parece que hay varios elementos que, de forma reiterada, privan de eficacia al documento y que dicha eficacia podrá ser valorada en diferentes estadios.

a) Inutilidad.

199. En el Asunto Oreo, TMUE de 5 de julio de 2013 ( ROJ: SAP A 2753/2013 - ECLI:ES:APA:2013:2753 ) el TMUE habla de inutilidad de la prueba a los efectos de acreditación de la notoriedad. La frase, parece, no deber caer en saco roto.

200. El artículo 283 LEC establece el juicio de pertinencia y utilidad como juicio de admisibilidad. Y, tras señalar que no deberán admitirse las pruebas impertinentes, esto es, aquellas que no guardan relación con el objeto del proceso, advierte que tampoco deben admitirse, por inútiles, aquellas pruebas que según reglas y criterios razonables y seguros, en ningún caso puedan contribuir a esclarecer los hechos controvertidos.

201. En este sentido, parece que el TMUE en Oreo establece un verdadero juicio de inadmisibilidad que debe recaer sobre aquel certificado en el que:

a. El conocimiento de la marca no se predica del público interesado o relevante sino de un sector profesional (confusión entre público interesado/relevante).

b. Más controvertido resulta la falta de mención de las fuentes. Aunque en Oreo parece que pertenece al juicio de admisibilidad por inútil, en Aquaclean se habla de incrementar la eficacia probatoria del certificado, esto es, del certificado admitido y sometido a validación.

b) Eficacia probatoria:

a. No se indican las fuentes que han permitido llegar a la conclusión del renombre. En cuanto a este punto, se ha considerado que debe ser indicado con exhaustividad, toda vez que, de no hacerlo, el certificado no está describiendo hechos o constando datos o situaciones sino introduciendo valoraciones propias carentes de sustrato probatorio ( Oreo, TMUE de 5 de julio de 2013 ( ROJ: SAP A 2753/2013 - ECLI:ES:APA:2013:2753, en el mismo sentido, Sangrías de la SJM 1 de Alicante, de marca de la Unión Europea, de 1 de septiembre de 2022 ( ROJ: SJM A 11698/2022 - ECLI:ES:JMA:2022:11698 )

b. no incorpora los documentos valorados, ni los ha aportado la parte al procedimiento ( Oreo, TMUE de 5 de julio de 2013 ( ROJ: SAP A 2753/2013 - ECLI:ES:APA:2013:2753). Esta cuestión, sin embargo, genera dudas dado el tenor del 326 en relación con 319 si no se impugna vía 427 LEC.

c. No de distingue claramente entre la marca cuyo renombre se solicita y otras marcas de los solicitantes:

i. Cifra de ventas mundial (Asunto T-492/20 S. Tous/EUIPO - Zhejiang China-Best Import & Export (Luminaire) [2021] de 7 de julio (ECLI:EU:T:2021:413 ).

ii. Gastos publicitarios (Asunto T-492/20 S. Tous/EUIPO - Zhejiang China-Best Import & Export [2021] de 7 de julio -ECLI:EU:T:2021:413-; y Aquaclean, STMUE de 4 de mayo de 2020 - ROJ: SAP A 1023/2020 - ECLI:ES:APA:2020:1023]

iii. información sobre los productos comercializados, su distribución, así como las cifras de facturación y ventas ( Aquaclean, STMUE de 4 de mayo de 2020 ( ROJ: SAP A 1023/2020 - ECLI:ES:APA:2020:1023)

d. Cifras relativas al volumen de negocios y ventas anuales no van acompañadas de información sobre cuota de mercado ( Aquaclean, STMUE de 4 de mayo de 2020 ( ROJ: SAP A 1023/2020 - ECLI:ES:APA:2020:1023; T- 754/16 Oakley/EUIPO [2017] de 8 de noviembre -ECLI: EU:T:2017:786-)

e.2) valoración de los certificados de renombre

e.2.1) certificados emitidos por las Cámaras de Comercio (Documentos 13 a 18) .

202. La actora presenta certificados de renombre emitidos por las Cámaras de Barcelona, Valencia, Madrid, Sevilla, Cantabria y Álava

203. Todos los documentos obedecen a una misma estructura. Se advierte que no se realiza más que una identificación genérica de los documentos que han sido tomados en consideración lo que no puede ser considerado como una relación debidamente detallada de las fuentes de conocimiento.

204. El conocimiento de la marca no se predica del público interesado sino del "sector de la alimentación, especialmente en el sector de las galletas destinadas a un público infantil". Por tanto, el certificado de renombre es inhábil por este solo motivo al no tener en cuenta el público destinatario sino los profesionales del sector. Al mismo tiempo, ya en anteriores pasajes hemos advertido de los riesgos de la excesiva parcelación del público interesado. Un exceso en la delimitación del público interesado puede distorsionar el grado de conocimiento que se tiene, en realidad, de la marca. Definir público interesado como "el sector [ergo, los profesionales] de las galletas destinadas a un público infantil" es un ejercicio de decantación de tal calibre que invalida por sí misma cualquier conclusión.

205. El certificado de renombre incurre en un exceso evidente al señalar que el signo relativo a la imagen comercial de la galleta forma parte de marcas registradas, todas ellas "ampliamente reconocidas y renombradas en el sector de la alimentación, especialmente en el sector de las galletas", en la demarcación territorial de cada una de las cámaras emisoras (esto es, en Barcelona, Valencia, Madrid, Sevilla, Cantabria y Álava). Llama la atención que si estas marcas eran renombradas no fuera así declarado por la actora en la demanda. Con todo, llama la atención la facilidad con la que en presencia de una figura humanizada sobre la que se construye todo el relato publicitario de la actora y la presencia de dos marcas denominativas permite a las Cámaras de Comercio en apenas un par de párrafos desagregar el signo para realizar un análisis en el que se descompone la unidad.

206. Algunos certificados van más allá. Por ejemplo, el certificado de renombre de la Cámara de Comercio de Madrid transcribe las conclusiones del informe Gfk_2020 aportado como documento número 10. Dados los errores metodológicos cometidos en el citado estudio de mercado a los efectos de acreditar el renombre, no podemos sino poner en cuestión la propia emisión del certificado sobre la base de la asunción acrítica del mismo.

207. A la luz de las respuestas dadas por los propios firmantes, hasta el punto de haberse reconocido en uno de los casos la ausencia de conocimiento marcario (lo que no impidió emitir y firmar un certificado de renombre), todo parece indicar que las Cámaras de Comercio, en informes que son prácticamente idénticos entre sí, asumieron de forma acrítica la posición de la actora, y reprodujeron miméticamente una declaración de renombre sin análisis alguno de los documentos que fueron sometidos a su consideración.

208. Más allá, los mismos constituyen una pericial jurídica encubierta emitida, al menos en uno de los casos, por personas que carecen de los más elementales conocimientos de Derecho marcario, como fue reconocido en el acto mismo de la vista, y lo que no puede pasar desapercibido por este Tribunal.

209. Todo ello provoca el rechazo de los mismos.

e.2.2) certificado emitido por ANDEMA (documento número 19)

210. El certificado de ANDEMA incurre nuevamente en algunos de los errores de los certificados anteriores. Es cierto, con todo, que el certificado realiza un análisis más profuso de las pruebas aportadas y contiene algunos aciertos.

211. En cuanto a la relación de documentos probatorios se desconocen cuales son los estudios e informes. No se data ninguno de los dos sin perjuicio de que se relacionan en el cuerpo del certificado. Con todo, se realiza (al menos) un esfuerzo de relación. La cita debe realizarse escrupulosamente, mediante la identificación de los documentos conforme a una regla de citación al uso para saber si los documentos valorados son los mismos sometidos a consideración del Tribunal. Al menos debe indicarse el año, la muestra, el porcentaje de error y el objetivo del estudio. Con ello, de entrada, podemos valorar si el estudio se ha redactado en parámetros mínimamente admisibles. Con todo, todo estudio de mercado citado por una entidad de certificación debe ser aportado indefectiblemente al proceso. Parece que la entidad ha considerado documentos no aportados a este tribunal mientras que no ha considerado la totalidad de los informes que se han aportado. En cuanto a la relación de spots sería necesario determinar que spots se han verificado.

212. Se emite considerando el público destinatario y no el sector profesional, aunque no se termina de precisar cual es. Al realizarse únicamente un análisis de las pruebas presentadas por Cuétara que ya han sido objeto de valoración judicial, se pasa de madres, a niños y población en general de forma acrítica. Se acierta igualmente al situar el producto en el mercado de galletas y cereales. Se acierta igualmente en la calificación de la marca como tridimensional. Ya hemos señalado que es un producto de consumo general y que el público destinatario es el público en general pues el público en general está interesado en galletas y cereales.

213. Con todo, el mismo no puede sustituir la apreciación judicial y contiene numerosas apreciaciones jurídicas no solo discutibles sino erróneas.

214. En primer lugar porque tratándose de una marca tridimensional sobre un producto que es objeto de dos patentes nacionales, cuanto menos, cabía plantearse si se trata de un signo que puede ser considerado marca o incurre en la prohibición del artículo 7,.1.e) RMUE. En segundo lugar, porque no se ha realizado ningún análisis de distintividad. Se acepta y asume el uso exclusivo del signo inexistente en el signo, alterando para ello el propio relato publicitario que de forma constante, notoria y pacífica, ha sido realizado por la propia fabricante.

215. En efecto, no es cierto (de hecho, es rigurosamente falso), que "desde el lanzamiento de estas galletas en el mercado español en el año 2002, se ha otorgado a la imagen de la galleta un peso clave en todas su estrategia comercial". Desconocemos como se puede llegar a realizar tal afirmación a la vista de la prueba que ha tenido la ocasión de valorar este Tribunal de Primera Instancia de Marca de la Unión Europea. La galleta permanece inalterada como también sucede con el bol y con la leche. Pero también con la marca de fabricante y la marca de distribución. Lo que se modifica es la mascota y por un conflicto legal sobre los derechos de uso. Claro que la galleta es el propio producto. Y si acudimos a la inversión en medios, las campañas promocionales se refieren numerosos elementos que no han sido presentados ante este Tribunal (se habla de juegos virtuales, de los monólogos bestiales, de concursos en gaming...). Muy probablemente los monólogos bestiales no son monólogos realizados por la galleta, sino por el personaje humanizado "Benito" que era la imagen comercial del producto.

216. El certificado de renombre no puede convertirse en un expediente que subrogue la función judicial en una entidad privada. El certificado de renombre no es un mecanismo elusivo del control judicial sino coadyuvante por lo que, parece, debería quedar limitado a la validación de datos objetivos que no sean susceptibles de valoración. Validación que no valoración, porque en la medida en que se introduzcan valoraciones, entonces se incurre en una pericial jurídica, inadmisible al amparo de lo dispuesto en el artículo 335 LEC.

217. El informe asume acríticamente todos los informes presentados por las parte actora obviando los errores metodológicos que ya hemos valorado y en los que incurre. Por otra parte, en la medida en que el certificado de renombre puede ser discutido en juicio, se nos ofrecen importante dudas sobre la asunción por parte del certificado de estudios de mercado sin que se realice una validación de los mismos conforme a la lex artis. Al menos, sin que conste que se ha realizado ni los parámetros que se entienden aceptables para validar el mismo positivamente.

218. Las conclusiones en torno a la marca tridimensional no registrada consistente en la representación comercial de la forma de la galleta (lo que nos parece un alambicado y forzado proceso de identificación), solo se pueden llevar a cabo vulnerando la más elemental regla en materia de análisis marcario: la unidad del signo no puede descomponerse, cuando la estructura prevalezca sobre sus componentes parciales. La operación asume la desintegración artificial de un signo considerado en su conjunto. La entidad certificadora prescinde del hecho de que el único componente que la marca ha desvinculado de forma intensiva y constante ha sido el personaje humanizado. Personaje que ha protagonizado todas las campañas de marketing, que tuvo que ser sustituido (no suprimido) cuando se le impidió el uso del mismo mediante la construcción de un relato, y que ha protagonizado probablemente los "monólogos bestiales". Es la identidad del personaje la que genera los eslóganes que acompañan al envase (los cereales más bestias o los crazyflakers). No es la galleta, nunca ha sido la galleta.

219. Ello no empece a que pudiera la galleta haber adquirido renombre. Pero se requiere un estudio más complejo y analítico del conjunto de pruebas aportadas que, presentadas de forma sintética, tienden a un trasvase de distintividad y renombre sobre bases más inciertas de lo que se pretende.

220. Finalmente, cabe señalar que la parte actora no reivindica el renombre de la marca ChocoFlakes ni de Cuétara. Tampoco de las dos marcas registradas que se alegan en el presente procedimiento. Y sin embargo, tras 20 años de empleo de un signo compuesto en el que la galleta es el producto y se acompaña de otros elementos tales como marcas denominativas y una mascota que es la imagen comercial del producto, resulta que el renombre no recae en ninguno de estos signos, sino en la galleta. Como decimos, el caso exigía un estudio era más complejo y analítico de las pruebas presentadas.

CUARTO.- Riesgo de confusión ( art. 9.2.b RMUE ) entre los signos de la actora y los signos de la parte demandada.

221. En la STS, Civil sección 1 del 18 de enero de 2017 ( ROJ: STS 63/2017 - ECLI:ES:TS:2017:63), asunto "Badtoro", el Tribunal Supremo recordaba la jurisprudencia consolidada en relación con el juicio de confusión:

En una sentencia anterior (núm. 225/2008, de 24 de marzo), citada en otro sentido por el recurso, especificábamos la limitación de la revisión de este enjuiciamiento:

"Ciertamente, en principio, la apreciación de que se trata no deja de ser un tema que corresponde a la función de los tribunales de instancia, pero, si ello apenas podría producir discusión (salvo error patente o arbitrariedad) en el caso de identidad, porque lo que es absolutamente igual no admite variantes, sin embargo, como la "semejanza confusoria" es opinable y supone un concepto jurídico indeterminado, la doctrina jurisprudencial permite un cierto grado de control casacional que se configura en torno a una regla del buen sentido, -común, y no técnico, dado el sector social en que opera la norma-, que no es otra cosa que una ponderación lógica de las circunstancias de cada caso contempladas a la luz de ciertas pautas ponderativas que permiten actuar, en un primer plano, con una cierta unidad de criterio, y, por lo tanto, con unificación valorativa, y facilitan, en otro plano, aproximar la decisión judicial a la realidad jurídica, cuya controversia pretende componer".

Estas pautas de ponderación, que deben operar de acuerdo con las circunstancias de cada caso, han sido condensadas en la reseñada sentencia 95/2014, de 11 de marzo , en las siguientes directrices:

"i) "El riesgo de confusión consiste en el de que el público pueda creer que los productos o servicios identificados con los signos que se confrontan proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas, dado que el riesgo de asociación no es una alternativa a aquel, sino que sirve para precisar su alcance" [ Sentencia núm. 119/2010, de 18 de marzo , con cita de la STJUE de 22 de junio de 1.999 ( C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen].

"ii) " La determinación concreta del riesgo de confusión debe efectuarse en consideración a la impresión de conjunto de los signos en liza producida en el consumidor medio de la categoría de productos, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, teniendo en cuenta el grado de similitud gráfica, fonética y conceptual, en particular, los elementos dominantes" [ Sentencia núm. 777/2010, de 9 de diciembre , con cita de las SSTJUE de 11 de noviembre de 1.997 ( C-251/95 ), Sabel c. Puma, y de 22 de junio de 1.999 ( C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen; y de las Sentencias de esta Sala núms. 427/2008, de 28 de mayo , 838/2008, de 6 de octubre , 225/2009, de 30 de marzo , 569/2009, de 22 de julio , 827/2009, de 4 de enero de 2010 , 72/2010, de 4 de marzo y 364/2010, de 2 de junio ].

"iii) De este modo, "el riesgo de confusión debe ser investigado globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes" [ Sentencia 777/2010, de 9 de diciembre , con cita de las SSTJUE de 11 de noviembre de 1.997 ( C-251/95 ), Sabel c. Puma; de 22 de junio de 1.999 ( C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen; y de 22 de junio de 2.000 ( C-425/98 ), Mode c. Adidas; y de las Sentencias de esta Sala núms. 225/2009, de 30 de marzo , 569/2009, de 22 de julio , 827/2009, de 4 de enero de 2010 , 72/2010, de 4 de marzo y 364/2010, de 2 de junio ]. Depende, " en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado (...), del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados" [ STJUE de 11 de noviembre de 1.997 ( C-251/95 ), Sabel c. Puma].

"iv) En la valoración global de tales factores ha de buscarse un cierto nivel de compensación, dada la interdependencia entre los mismos, y en particular entre la similitud de las marcas y la semejanza entre los productos o los servicios designados: "así, un bajo grado de similitud entre los productos o los servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa" ( STJUE de 29 de septiembre de 1998 ( C-39/97 ), Canon c. Metro).

"v) A los efectos de esta apreciación global, se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada [ STJUE de 22 de junio de 1.999 ( C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen].

"vi) Pero, esta exigencia "de una visión de conjunto, fundada singularmente en que el consumidor medio las percibe como un todo, sin detenerse a examinar sus diferentes detalles, (...) no excluye el estudio analítico y comparativo de los elementos integrantes de los respectivos signos en orden a evaluar la distinta importancia en relación con las circunstancias del caso, pues pueden existir elementos distintivos y dominantes que inciden en la percepción del consumidor conformando la impresión comercial. Lo que se prohíbe es la desintegración artificial; y no cabe descomponer la unidad cuando la estructura prevalezca sobre sus componentes parciales" (Sentencia núm. 777/2010, de 9 de diciembre)".

222. Como hemos señalado la determinación concreta del riesgo de confusión debe efectuarse en consideración a la impresión de conjunto de los signos en liza producida en el consumidor medio de la categoría de productos, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, teniendo en cuenta el grado de similitud gráfica, fonética y conceptual, en particular, los elementos dominantes. No obstante, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada ( C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, [1999] de 22 de junio).

A. Identidad o similitud de los productos o servicios

223. El primer estadio del análisis parte de determinar si existe identidad o similitud de los productos o servicios. En el presente caso, existe plena identidad en cuanto a los productos y servicios siendo un hecho incontrovertible. En ambos casos nos encontramos ante marcas que identifican una galleta rellena de cereales dentro de la clase 30.

C. Público destinatario.

224. El público destinatario es el público en general. No existe motivos para considerar un sector específico. Si bien es cierto que los principales consumidores de este tipo de productos suele ser el público infantil y juvenil, razón por la que es habitual incluir personajes humanizados para la venta del producto, personajes que forman parte de las marcas que son registradas de forma que la imagen del producto se construye en torno a la imagen del personaje humanizado, lo cierto es que productos como las galletas y los cereales son consumidos por la población en general. De hecho, el propio estudio aportado como documento número 10 (elaborado por Gfk, ya objeto de análisis) demuestra los altos porcentajes de consumo de galletas entre la población española.

225. En principio, si la marca anterior es una marca nacional, es necesario analizar los criterios correspondientes en relación con el público destinatario de este Estado miembro de la UE. Por el contrario, si es una marca de la Unión Europea será necesario realizar un análisis que se extienda a toda la UE. Ahora bien, en aquellas situaciones en que exista riesgo de confusión en al menos una parte de la UE y si así lo justifica la economía de procedimiento (por ejemplo, evitar el examen de pronunciaciones o significados específicos de las marcas en varias lenguas), el análisis no tiene que extenderse a toda la UE, sino que puede concentrarse en la parte o las partes en que exista riesgo de confusión (Directrices Equipo, Parte C, Oposición, sección 2, capítulo 4, ap. 1.3 territorio de referencia y público destinatario). De la misma forma, el órgano jurisdiccional podrá concentrarse en aquella parte o partes de la Unión Europea en las que exista riesgo de confusión. En el presente caso, dada la naturaleza de los servicios que se prestan, se atenderá a la comparación en relación con el territorio español.

226. En cuanto al grado de atención, recordemos que deberemos considerar la comparación desde la perspectiva del consumidor medio de la categoría de productos, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada.

D. Similitud entre los signos.

227. Debemos proceder a continuación a determinar el grado de similitud gráfica, fonética y conceptual, en particular, los elementos dominantes.

228. La actora alega los signos registrados como marca española núm. 3625573 y la Marca de la Unión Europea núm. 016270936

229.

230. El signo infractor se habría colocado en los envases de las Galletas Choco Cereales:

231.

i. Distintividad del signo de la parte actora.

232. La parte demandada no ha solicitado la nulidad de los registros de la parte actora. Por tanto, a priori, debe reconocérseles cierto grado de distintividad (Asunto OREO ap. 30 T-677/18 Galletas Gullón S.A. [2020] 28 de mayo ECLI: EU:T:2020:229).

233. Para poseer carácter distintivo no es preciso que informe con precisión sobre la identidad del fabricante del producto o del prestador de servicios. Basta que la marca permita que el público interesado distinga el producto o servicio de los que tienen otro origen comercia STPI de 19 de septiembre de 2001, Asunto T-118/00 Procter & Gamble/OAMI ap . 53. De la misma forma, la inexistencia de carácter distintivo no puede resultar de la mera comprobación de que el signo en cuestión carezca de elemento de fantasía o no tenga un aspecto inhabitual o llamativo (ap. 39 Asunto EASYBANK C-87/00 Bank für Arbeit und Wirtschaft AG de 5 de abril de 2001 - ECLI: EU:T:2001:119)

234. Por su parte, el Tribunal de Justicia ha señalado que al apreciar el carácter distintivo de las marcas tridimensionales constituidas por la forma de los propios productos, como las solicitadas en el caso de autos, no procede aplicar criterios, o imponer exigencias, más severos que los criterios o exigencias aplicados a otras clases de marcas (ap. 32, C-136/02 P, Torches, ECLI:UE:C:2004:592). Sin embargo, en C-24/05 Agust Storck [2006] de 22 de junio (ECLI: EU:C:2006:421) señalaba que no obstante, en el marco de la aplicación de dichos criterios, la percepción del público relevante no es necesariamente la misma en el caso de una marca tridimensional, constituida por el aspecto del propio producto, que en el caso de una marca denominativa o figurativa, que consiste en un signo independiente del aspecto de los productos que designa. En efecto, los consumidores medios no tienen la costumbre de presumir el origen de los productos basándose en su forma o en la de su envase, al margen de todo elemento gráfico o textual y, por consiguiente, puede resultar más difícil de acreditar el carácter distintivo cuando se trate de una marca tridimensional que cuando se trate de una marca denominativa o figurativa. (ap- 25)

235. En tales circunstancias, sólo una marca que, de una manera significativa, difiera de la norma o de los usos de ese ramo y que, por este motivo, cumpla su función esencial de origen no está desprovista de carácter distintivo en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 (ap. 26)

236. Las dos marcas alegadas consisten en un personaje humanizado que sostiene una cuchara en la que se muestran dos galletas rellenas de cereal y chips de chocolate, caminando sobre un bol con leche y galletas rellenas.

237. El personaje humanizado se dispone con una vestimenta amarilla y cuello azul, sonriente, de forma que, aunque no se encuentra en el centro del signo si adquiere una dominancia respecto de la visión de conjunto. El signo constituido por el bol con leche es una representación habitual del sector de los cereales al ser esta la forma habitual de consumo. El bol y la leche no presentan ninguna característica especial. Sobre la cuchara y en el bol puede observarse las galletas rellenas de cereales.

238. Las galletas rellenas tienen una sección ligeramente rectangular, con una proporción de 4 de ancho por 3,2 de largo y aproximadamente 1 de profundidad, con los lados longitudinales cerrados ligeramente dentados y con un corte transversal muy exagerado en su lateral en el caso de las dos galletas que se encuentra sobre la cuchara, lo que permite ver de forma perfecta su relleno interior, y concretamente, los granos de cereales y las pepitas de cereales perfectos. De esta forma, la galletas tienen también una posición de dminancia en la visión de conjunto. De esta forma, las galletas no resultan insignificantes en la visión de conjunto.

239. La galleta tipo sándwich es lisa por una de sus partes, mientras que presenta una protuberancia por la otra, si bien dicha protuberancia no responde a un elemento ornamental sino que es el resultado de la elaboración de la propia galleta.

240. La imagen de la galleta reproducida en 7 ocasiones en el signo registrado, en diferentes formas y perspectivas, sin que todas presenten el citado corte transversal, no es sino la forma del producto. Si acudimos a la forma, nos encontramos con dos limitaciones, la proveniente del artículo 7.1.e) RMUE en relación con la mayor parte de los elementos de la galleta y la falta de distintividad del resto, artículo 7.1.b) RMUE. Las mismas ya han sido objeto de análisis con anterioridad.

241. El art. 7.1.e) RMUE prohíbe el registro de signos constituidos exclusivamente por: i) la forma u otra característica impuesta por la naturaleza del propio producto; ii) la forma u otra característica de los productos necesaria para obtener un resultado técnico; iii) la forma u otra característica que aporte un valor sustancial a los mismos.

242. Como es sabido, la finalidad de la citada prohibición radica en evitar que se puedan obtener monopolios indebidos sobre un producto de forma que el derecho exclusivo que otorga una marca que se caracteriza frente a otros por tener un marcado carácter de permanencia pueda servir como vehículo para poder extender, sin limitación temporal, otros derechos de propiedad industrial, como es el caso de patentes o diseños sometidos a plazos.

243. La Galleta Física Choco Flakes y el procedimiento para su fabricación fueron protegidos por la actora mediante la patente europea EP 1 295 528, validada en España como ES 2 278 891 y titulada "Galleta rellena y procedimiento de fabricación de la misma". A los efectos del presente litigio, lo cierto es que la patente no ha sido anulada y que la misma parece haber estado operativa desde su concesión. En todo caso, lo que importa no es tanto la existencia de una patente sino la forma funcional, esto es que se trata de una forma necesaria para obtener un resultado técnico lo que no requiere necesariamente de la protección a través de otros derechos de propiedad intelectual, como podría ser una patente. La existencia de la misma y, en especial de las reivindicaciones, a la luz de la descripción y los dibujos, pueden servir de elemento de juicio para determinar la funcionalidad de la forma registrada. Funcionalidad que afecta igualmente a las características que contribuyen al resultado técnico pero no son suficientes por sí mismas. Por tanto, solo aquellos elementos que no sean funcionales, podrán ser reconocido el signo como marca.

244. Por tanto, la cautela debe ser máxima. Durante casi dos décadas, la parte actora ha disfrutado de un monopolio legal sobre la galleta rellena y el procedimiento de fabricación de la misma. De hecho, no existe un producto similar en el mercado hasta la introducción del producto Galletas Choco Cereales por parte de Gullón. Por tanto, la identificación de la forma con el producto puede pretender extender de forma indebida el plazo de protección otorgado por la patente restringiendo con ello la competencia. No debemos olvidar que cuando expira la patente, la invención pasa al dominio público en beneficio de los competidores. La finalidad de las prohibiciones del artículo 7.1.e) RMUE no es otra que la de evitar que se pueda establecer una exclusividad sobre las características esenciales de un producto, características singulares desde el punto de vista competitivo, de forma que se restrinja indebidamente la competencia. Por ello, debemos analizar si la forma u otra característica de los productos es necesaria para obtener un resultado técnico.

245. De conformidad con el artículo 68 LP el alcance de la protección de la patente se determinará por las reivindicaciones, que deben interpretarse a la luz de la descripción y de los dibujos si los hubiere. En este sentido, la regla general, es que los dibujos o la descripción deben servir para interpretar las reivindicaciones pero no para limitar el ámbito de protección.

246. Debemos acudir, en primer lugar, a la patente de producto, esto es, a las reivindicaciones primera y segunda de la patente (documento 13 de la contestación):

1. Galleta rellena, que comprende una envolvente exterior obtenido sobre una base de dos láminas (1-2), estando la envolvente completamente cerrada, definiendo un receptáculo interior y donde un material de relleno está alojado en dicho receptáculo, caracterizada porque el material de relleno es esencialmente un producto granular (4) físicamente libre de las láminas (1-2) y donde dichas dos láminas han sido fijadas la una a la otra sobre su perímetro (3) durante las etapas de corte de la galleta y cuando la masa que constituye la galleta propiamente dicha estaba aun blanda, y después de la introducción entre sí del producto esencialmente granular (4), estando el producto granular (4) oculto y retenido en el interior de la envolvente mencionada anteriormente (1-2), con una diferenciación clara diferenciación entre los sabores de la envolvente y del material de relleno de los dos productos esenciales que participan en la galleta.

2. Galleta rellena, según reivindicación 1, en la cual el producto granular (4) es seleccionado en el grupo que comprende: cereales, frutos secos, cereales laminados de maíz, cereales inflados de arroz, cereales chocolateados inflados de arroz o las mezclas de los cereales laminados o inflados.

247. En cuanto al procedimiento de fabricación (reivindicación 3) no es necesaria su transcripción íntegra. Basta señalar que el mismo describe el procedimiento de fabricación de una galleta rellena estando la envolvente completamente cerrada. El dibujo muestra claramente una galleta de sección cuadrada.

248. Todos los elementos de la forma tienen un carácter funcional, esto es, contribuyen a lograr el resultado técnico sin que la actora haya podido identificar elementos que no contribuyan al mismo.

249. Aunque la existencia de protuberancias no aparece reivindicada, es una consecuencia necesaria del procedimiento patentado en la medida en que el grano del relleno tenga cierto grosor y la lámina superior se dispone sobre la inferior antes del horneado. La patente de procedimiento describe claramente que el horneado se realiza una vez se han obtenido las unidades de galleta rellena de forma que es la última fase operativa del procedimiento de fabricación. Por tanto, la lámina superior (que es masa de galleta y, por tanto, dúctil antes de hornearse) se coloca sobre la lámina inferior. De esta forma, al presionar la lámina superior sobre una superficie rugosa debido al relleno granular (fase operativa cuarta), la lámina se deforma presentando el aspecto de las galletas Choco Flakes. Se trata en definitiva de una característica de forma que contribuye al resultado técnico.

250. Cabe señalar si la forma es una característica reivindicada. La patente no reivindica la sección rectangular o cuadrada de la forma. A la vista de los dibujos la forma es cuadrada, pero nada impide, consideramos, otras formas, como la rectangular. Ahora bien, la propia patente de procedimiento limita la libertad del diseñador del producto final. Se realice el corte transversal donde se realice, el resultado será siempre una forma trapezoidal con al menos dos lados paralelos.

251. Con todo, la forma cuadrada de la galleta física y la forma cuadrada de la galleta patentada no dejan lugar a dudas de que es el resultado técnico necesario y esperado.

252. Llegados a este punto estamos ante la fabricación de una galleta rellena. Esto es, el envolvente es una galleta tipo sándwich por lo que debemos valorar si los elementos que conforman la galleta son distintivos. Y debemos dar la razón a la parte demandada, una forma cuadrada o rectangular para una galleta, es una forma típica y universalmente aceptada para el producto (documento 26 de la contestación) por lo que incurre en una prohibición absoluta de registro. Lo mismo sucede con el borde dentado. Se han presentado al menos 4 ejemplos de bordes dentados. El valor ornamental de los mismos es ciertamente escaso dado que se trata de una forma generalizada en el sector, careciendo de distintividad por lo que a la prohibición del artículo 7.1.e) se añade la limitación del artículo 7.1.b) RMUE.

253. De la misma forma, la sección transversal de la galleta no general una imagen que funcione a modo de marca. Todo lo contrario, es la forma habitual de presentación de los productos en el sector, especialmente el de los cereales. En este sentido, la parte demandada ha presentado algunos productos que, ante la presencia de relleno, se seccionan para que se pueda comprobar el mismo. Es el caso de los Choco Pillows, los saquitos chocolateados, los Chocapic,

254. En este sentido, a diferencia de lo que ocurría en el Asunto OREO T-677/18 Galletas Gullón S.A. [2020] 28 de mayo ECLI: EU:T:2020:229), la galleta no presenta ningún elemento que no se vea afectado por la prohibición del art. 7.1.e) RMUE que se aparte de una manera significativa de la norma o de los usos de ese ramo de forma que, por este motivo, cumpla su función esencial de origen, por lo que la forma está desprovista de carácter distintivo en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94. No existe ningún elemento que, en la visión del signo dote de suficiente distintividad. Tratándose de una galleta sándwich, de sección cuadrada o rectangular sin troquelado ni elemento distintivo en la forma que permita eludir el carácter genérico de la galleta. La forma no contiene en este punto ninguna característica no esencial como podría ser un borde troquelado especialmente distintivo, con un dibujo geométrico en el la cara visible de la galleta que se reproduce de forma sistemática en todas y cada unas de las galletas, dotándolas de cierta distintividad. La galleta sándwich es rectangular y lisa.

255. Por otra parte, las pruebas aportadas por la propia parte actora se dirigen a buscar la distintividad del signo constituido por las galletas en perjuicio del resto de signos, entre ellos, de la propia mascota. Por todo ello, siguiendo el propio relato, no se puede más que otorgar distintividad baja.

256. Dado que la imagen no es sino la representación del producto, el signo tiene un escaso carácter distintivo aunque no sea insignificante en la visión de conjunto.

i. similitud entre los signos.

257. Recordemos que la comparación debe establecerse entre los signos tal y como se encuentran registrados y el signo impugnado. No se trata de comparar los signos infractores con el signo tal y como es comercializado. En este caso estaríamos ante un supuesto de competencia desleal.

258. El signo registrado es el siguiente:

259.

260. El signo infractor se habría colocado en los envases de las Galletas Choco Cereales:

261.

262. Tratándose de marcas figurativas no existe similitud fonética.

263. La marca presuntamente infractora coincide con la marca presuntamente infringida únicamente en la galleta sándwich, de escaso carácter distintivo porque reproduce el producto objeto de protección. Las galletas son prácticamente idénticas con la única diferencia que en las galletas del producto presuntamente infractor se presenta un corte transversal en todas un cada una de las mismas.

264. El elemento "Favorita" no tiene un significado particular por lo que tiene una distintividad media. En el caso de la denominación "Galletas Choco Cereales" es descriptiva del producto y por tanto carece de valor distintivo.

265. Desde el punto de vista visual, en el caso de la galleta Choco Cerales se presenta la figura de un pulpo, mientras que en el caso de la marca anterior, se presenta la figura de un personaje humanizado.

266. Por todo ello, la similitud conceptual y visual es escasa.

ii. Conclusión

267. El riesgo de confusión debe ser investigado globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes. Depende, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado, del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados.

268. En este sentido, las marcas de la actora se encuentran registradas para servicios de la clase 30. Por tanto, se trata de productos idénticos.

269. Los signos presuntamente infractores presentan una similitud baja con los signos registrados.

270. Por todo ello, debemos considerar que los signos controvertidos no presentan riesgo de confusión.

QUINTO.- acciones de competencia desleal:.

271. La parte actora alega la infracción de los artículos entendemos que resultan de aplicación al presente caso los Arts. 6 ("actos de confusión") y 12 ("explotación de la reputación ajena") de la Ley 3/1991 sobre Competencia Desleal (LCD). Termina por ello suplicando, con carácter subsidiario que se condene a la demandada en lo siguientes términos:

1. Cesar en el ofrecimiento para la venta y la comercialización del Producto Choco Cereales objeto del presente procedimiento y en el uso de cualesquiera otros materiales, cualquiera que sea su soporte, donde se reproduzca o haga uso del Signo Infractor;

2. Retirar del tráfico económico, incluso si ello exige la recompra a sus poseedores u otro negocio jurídico, y destruir todos los envases existentes del Producto Choco Cereales; así como cualesquiera otros materiales, cualquiera que sea su soporte, donde se reproduzca o haga uso del Signo Infractor;

3. Embargar y destruir el stock de envases existentes del Producto Choco Cereales que no se hubieran comercializado aún por parte de la Demandada y de cualesquiera materiales relativos al mismo, en la medida en que hagan uso del Signo Infractor;

4. Satisfacer a CUÉTARA, S.L.U. en concepto de daños y perjuicios, la totalidad del beneficio obtenido por GALLETAS GULLÓN, S.A. como consecuencia de la comercialización del Producto Choco Cereales de autos, conforme a las bases que se han fijado en la presente demanda.

5. Satisfacer a CUÉTARA, S.L.U. una indemnización coercitiva de 600 euros por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la comercialización del Producto Choco Cereales.

6 . Publicar el fallo de la sentencia condenatoria que eventualmente se dicte en dos periódicos de tirada nacional, como son "Expansión" y "El Mundo".

7. Todo ello con imposición de costas a la Demandada.

272. Como recordaba la SAP Alicante, sección 8ª, de 28 de septiembre de 2020 ( Roj: SAP A 2341/2020 - ECLI:ES:APA:2020:2341) la relación entre el ámbito de protección otorgado por la legislación de competencia desleal y el ámbito de protección otorgado por la legislación de propiedad industrial debe resolverse a través del principio de complementariedad relativa, como ha señalado el Tribunal Supremo. Decía la Audiencia Provincial en aquel caso:

Con carácter previo, hemos de delimitar el ámbito de protección marcario y el ámbito de protección de la competencia desleal. A estos efectos, resulta muy ilustrativa la STS de 15 de septiembre de 2017 :

" 1.- Como hemos recordado en la sentencia 94/2017, de 15 de febrero , la normativa sobre marcas y la normativa sobre competencia desleal cumplen funciones diferentes. Mientras que la primera protege un derecho subjetivo sobre un bien inmaterial, un derecho de exclusiva generador de un ius prohibendi a favor de su titular, la segunda protege el correcto funcionamiento del mercado, de modo que la competencia se realice por méritos o por la eficiencia de las propias prestaciones y no por conductas desleales.

No obstante, la Ley de Marcas, al proteger los signos que permiten identificar el origen empresarial de los productos y servicios, contribuye también a mantener el correcto funcionamiento del mercado, al excluir el error en las decisiones de adquisición de bienes o contratación de servicios.

2.- También decíamos en dicha resolución que la coexistencia entre una y otra normativa se caracteriza por lo que se ha venido en llamar una "complementariedad relativa" ( sentencias 586/2012, de 17 de octubre ; 95/2014, de 11 de marzo ; y 450/2015, de 2 de septiembre ). Vista la distinta función que cumplen las normas de competencia desleal y las de marcas, el criterio de la complementariedad relativa sitúa la solución entre dos puntos: de una parte, la mera infracción de estos derechos marcarios no puede constituir un acto de competencia desleal; y de otra, tampoco cabe guiarse por un principio simplista de especialidad legislativa, que niega la aplicación de la Ley de Competencia Desleal cuando existe un derecho exclusivo reconocido en virtud de los registros marcarios a favor de sus titulares y estos pueden activar los mecanismos de defensa de su exclusiva.

La solución ha de provenir de la determinación de en qué casos debe completarse la protección que dispensan los sistemas de propiedad industrial con el sometimiento de la conducta considerada a la Ley de Competencia Desleal.

Por un lado, no procede acudir a la Ley de Competencia Desleal para combatir conductas plenamente comprendidas en la esfera de la normativa de Marcas, en relación con los mismos hechos y los mismos aspectos o dimensiones de esos hechos. De ahí que haya de comprobarse si la conducta presenta facetas de desvalor o efectos anticoncurrenciales distintos de los considerados para establecer y delimitar el alcance de la protección jurídica conferida por la normativa marcaria.

Por otro, procede la aplicación de la legislación de competencia desleal a conductas relacionadas con la explotación de un signo distintivo, que presente una faceta o dimensión anticoncurrencial específica, distinta de aquella que es común con los criterios de infracción marcaria.

Y, en última instancia, la aplicación complementaria depende de la comprobación de que el juicio de desvalor y la consecuente adopción de los remedios que en el caso se solicitan no entraña una contradicción sistemática con las soluciones adoptadas en materia marcaria. Lo que no cabe por esta vía es generar nuevos derechos de exclusiva ni tampoco sancionar lo que expresamente está admitido (sentencia 95/2014, de 11 de marzo ).

Como dijimos en la sentencia 586/2012, de 17 de octubre : "[e]n definitiva, la procedencia de aplicar una u otra legislación, o ambas a la vez, dependerá de la pretensión de la parte actora y de cual sea su fundamento fáctico, así como de que se demuestre la concurrencia de los presupuestos de los respectivos comportamientos que han de darse para que puedan ser calificados como infractores conforme alguna de ellas o ambas a la vez".

273. Finalmente, recordemos que, como señala la doctrina, si un supuesto no encaja en los concretos elementos de los tipos específicos de consumidores, habrá que examinarlo desde el tipo o cláusula general de deslealtad.

SEXTO-. Infracción del artículo 6 LCD .

I. Tipo: Actos de confusión.

Se considera desleal todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos. El riesgo de asociación por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestación es suficiente para fundamentar la deslealtad de una práctica

A. Posición de la actora.

274. La parte actora, tras citar la SAP Barcelona (Sección 15ª) núm. 143/2014 de 23 de abril, señala que riesgo de asociación puede darse aun cuando las marcas denominativas, (i.e. "Choco Cereales" y "Choco Flakes") utilizadas por los productos confrontados sean claramente diferentes, siempre que el producto de la Demandada haga uso de un elemento de la actora que tenga singularidad competitiva, tal y como señala la Audiencia Provincial de Barcelona ( SAP Barcelona (Sección 15ª) de 30 de septiembre de 2008), se señala lo siguiente:

i. Está haciendo uso de un signo prácticamente idéntico al Signo de la Galleta Choco Flakes, al que, en el caso de no reconocérsele protección como marca notoria no registrada, se le deberá reconocer, en base a toda la prueba aportada, que tiene indudable singularidad competitiva, al haber sido usado durante nada menos que 19 años exclusivamente por la Actora y tratarse de un signo que identifica al Producto Choco Flakes;

ii. Esa singularidad competitiva se ha respetado por el resto de participantes del mercado; y sin embargo

iii. Gullón lo utiliza en un envase que guarda muchísimos paralelismos con el Producto Choco Flakes, lo que determina que los consumidores lleven a cabo esta asociación.

275. De esta forma, según la defensa de Cuétara, cuando se expone al consumidor al Producto Infractor, como hemos acreditado, concurre un riesgo de asociación demostrado: recordemos que un 33% de padres y madres de niños de entre 6 y 16 años entrevistados asociaron de forma completamente espontánea el envase del Producto Infractor a Choco Flakes/ Cuétara (documento 32) y que 5 de cada 10 niños (un 49%) asociaron de forma completamente espontánea el envase del Producto Infractor a Choco Flakes/Cuétara (documento 31)

B. Posición de la demandada.

276. La parte demandada señala que aun entrando a valorar su pertinencia, en relación con la supuesta infracción cometida por esta parte del art. 6 de la Ley de Competencia Desleal ("Actos de confusión"), es sabido que el acto de confusión previsto en dicho artículo no concurre en aquellos casos en los que, como el presente, existen diferencias tan notables como lo son el código de colores, la utilización del personaje animado del pulpo de manera dominante en un color muy diferente y marcado, así como la inclusión de las marcas y denominaciones de los productos en el envase de manera destacada.

277. Y son dichas acusadas diferencias en las presentaciones sumado a la única y exclusiva coincidencia en la utilización de elementos carentes de cualquier singularidad competitiva e inapropiables por ningún operador económico (la utilización de un cuenco de leche, un personaje animado y la representación del producto comercializado en el propio envase) las que llevan a la conclusión de la inexistencia de acto de confusión alguno.

278. Se reconoce que, si bien pueden existir situaciones en las que el elemento denominativo diferente no evite la existencia de un acto de confusión prohibido por la Ley de Competencia Desleal, no es menos cierto, como recoge la doctrina (JOSE MASSAGUER, en "Por un replanteamiento de la protección jurídica de las presentaciones comerciales" LA LEY mercantil, Nº 60, Julio 2019, Wolters Kluwer) la distancia entre los elementos denominativos es suficiente para eliminar cualquier riesgo de confusión, y asimismo se exige una comparación de conjunto de todas los elementos incluidos en las presentaciones confrontadas. De esta forma: la diferencia en la composición del elemento denominativo superpuesto a la presentación comercial es determinante para el juicio de confundibilidad; en particular, que, a pesar de que se aprecien coincidencias, incluso significativas, en los rasgos formales de las presentaciones comerciales enfrentadas, el consumidor medio retiene en su recuerdo el elemento denominativo como principal medio de vincular el producto con su procedencia empresarial y, por ello, aunque se diga integrada su valoración en una comparación de conjunto, la distancia entre los elementos denominativos es por lo común suficiente para descartar el riesgo de confusión. Se señala que es precisamente el planteamiento seguido por la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, de lo Civil, núm. 450/2015 de 2 Sep. 2015, Rec. 2406/2013 en el asunto OREO/CHIPS AHOY: "Una cosa es que, con frecuencia, en la valoración que encierra el juicio de confusión del art. 6 LCD se ponga de manifiesto que el empleo de denominaciones distintas en las formas de presentación, alguna de ellas con gran fuerza distintiva, impide que se genere riesgo de confusión para el consumidor, y otra distinta que con carácter general el empleo de denominaciones distintas evite el riesgo de confusión. Cabe emplear denominaciones distintas, y, sin embargo, que la semejanza de los envases, por su forma, dimensiones y combinación de colores, genere riesgo de confusión al consumidor medio. Pero este no es el caso, pues la fuerza distintiva de ChipsAhoy! y su posición destacada en el envase de Kraft es tal que, aunque el envase de la demandada pueda asemejarse, la ausencia de la denominación ChipsAhoy! y la mención de una denominación genérica del producto (Cookies) impiden que en el consumidor pueda generarse riesgo de confusión, aunque sea en la modalidad de asociación, respecto del fabricante de ChipsAhoy!".

279. En relación con el ilícito contenido en el art. 6 de la Ley de Competencia Desleal traemos a colación la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15ª, num. 120/2018 de 22 Feb. 2018, Rec. 39/2016 recientemente confirmada por Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil) núm 451/2021 de 25 de junio de 2021, Rec. 2315/2018:

"21. En principio, una marca tiene por finalidad identificar el origen empresarial de un producto, por lo que marcas diferentes indican orígenes empresariales distintos. La marca es pues el signo óptimo para diferenciar el origen empresarial de dos prestaciones. En este caso, la demandada utiliza la marca de la que es titular claramente para identificar sus propios productos, no la oculta, enmascara o disimula, sino la coloca en un lugar perfectamente visible junto al mensaje que elige el consumidor al seleccionar la etiqueta, que no lo olvidemos, forma parte de las características que hacen singular el producto. Es cierto que las similitudes entre los productos son muy importantes, pero creemos que las diferencias entre las marcas insertas en las etiquetas son suficientes como para disipar en un consumidor medio el riesgo de asociación. No tenemos datos para pensar que ese consumidor pudiera pensar que se trata de otra línea de producto procedente de la propia Happy Pills de peor calidad, sobre todo, si como hemos dicho, se venden al mismo precio.

II. Decisión.

280.

Reproduzcamos a continuación los envases:

281. Es reiterada la jurisprudencia que el art. 6 LCE resulta aplicable a los casos de similitud en las formas de presentación de las prestaciones, es decir, a los signos, a las creaciones formales, a la presentación de los productos. La STS 16 de noviembre del 2011 insiste en que "... el art. 6º alude a las creaciones formales, las formas de presentación, a los signos distintivos, los instrumentos o medios de identificación o información sobre las actividades, prestaciones o establecimientos ".

282. En la STS de 12 de junio de 2007 ( ROJ: STS 4444/2007 - ECLI:ES:TS:2007:4444 ), el Tribunal Supremo señalaba que el riesgo de asociación consiste en la confusión que se produce en los consumidores al crear en los mismos la creencia errónea acerca de que los productos (el que se imita y el imitado) tienen el mismo origen empresarial. El riesgo de asociación se contempla en el art. 6º LCD como causa más genérica y en el art. 11 de la propia Ley como una aplicación concreta (S. 19 junio 2003 ), haciendo referencia el art. 11 a la imitación del producto y el art. 6º a la imitación de la presentación en el mercado (SS. 11 mayo 2004 y 7 julio 2006 ). Es suficiente que se cree el riesgo y la probabilidad fundada del error en el consumidor acerca de que los productos proceden del empresario genuino (regla "a minori ad maius").

283. A su vez, para apreciar el riesgo, se habrá de tomar en cuenta, en el aspecto subjetivo, el tipo de consumidor medio, el que normalmente no se detiene en una minuciosa comparación o comprobación o no se para en los pequeños detalles, y, en el aspecto objetivo, la impresión visual del conjunto que revele la identidad o semejanza, en cuyo aspecto debe prevalecer el juicio de la instancia siempre que la base fáctica no resulte desvirtuada mediante la apreciación de error en la valoración probatoria, y el juicio jurídico sobre la aplicación del concepto jurídico indeterminado a los hechos fijados resulte razonable y coherente.

284. En este sentido, más allá de que la confusión o asociación se suele generar mediante el empleo de marcas u otros signos distintivos idénticos o similares a los de terceros, el riesgo de confusión puede excluirse incluso en el caso de que existan signos idénticos, como sucedía en el caso Sorpresa (STS, Sala 1ª, de 4 de marzo de 2020 - ROJ: STS 783/2010 - ECLI:ES:TS:2010:783) relativo a huevos de chocolate huevos que contienen un juguete, particularmente cuando se incorporan elementos gráficos y denominativos aptos para excluir el error del consumidor.

285. Resulta así importante, a los efectos de delimitar el ilícito de deslealtad que nos ocupa, en relación con el propio principio de complementariedad (descartada además la protección por vía de derechos de exclusiva) que la aplicación de la competencia desleal no puede servir para lograr soluciones antinómicas con la protección de derechos de exclusiva y, en particular, para lograr por vía de la sanción de deslealtad, la protección de aquellas situaciones que no hubieran sido protegibles por vía de derechos de monopolio.

286. Como tal, el hecho de que una empresa haya tenido una idea que haya gozado de buena recepción por el público destinatario no otorga como tal ningún derecho de monopolio y, por tanto, debe descartarse el posible uso de la ley de competencia desleal para reprimir la posible competencia del resto de operadores del mercado.

287. Por tanto, los competidores, en línea de principio deben poder reproducir la idea fabricando un producto idéntico siempre que no generen confusión en el mercado.

288. Por otra parte, no debemos olvidar la STS, Civil sección 1 del 02 de septiembre de 2015 ( ROJ: STS 4245/2015 - ECLI:ES:TS:2015:4245 ), Caso Oreo en el que el Tribunal Supremo advertía que una cosa es que, con frecuencia, en la valoración que encierra el juicio de confusión del art. 6 LCD se ponga de manifiesto que el empleo de denominaciones distintas en las formas de presentación, alguna de ellas con gran fuerza distintiva, impide que se genere riesgo de confusión para el consumidor, y otra distinta que con carácter general el empleo de denominaciones distintas evite el riesgo de confusión. Cabe emplear denominaciones distintas, y, sin embargo, que la semejanza de los envases, por su forma, dimensiones y combinación de colores, genere riesgo de confusión al consumidor medio.

289. Aplicada la citada doctrina al caso concreto, no se apreciaba la existencia de deslealtad. En efecto, se consideraba que la fuerza distintiva de ChipsAhoy! y su posición destacada en el envase de Kraft es tal que, aunque el envase de la demandada pudiera asemejarse, la ausencia de la denominación ChipsAhoy! y la mención de una denominación genérica del producto (Cookies) impiden que en el consumidor pueda generarse riesgo de confusión, aunque sea en la modalidad de asociación, respecto del fabricante de ChipsAhoy!

290. En este sentido, como señalábamos en SJM 1 de Alicante del 05 de septiembre de 2022 ( ROJ: SJM A 11694/2022 - ECLI:ES:JMA:2022:11694 )): " No basta que el competidor coloque un signo diferente en el envase para excluir el juicio de deslealtad si, del conjunto de elementos que presenta el envase, tales como su forma, dimensiones y combinación de colores, se genera un riesgo de confusión al consumidor medio. Si, desde una perspectiva holística de los elementos que configuran el envase, podemos determinar que existe riesgo de confusión. En efecto, huyendo de una perspectiva esencialmente marquista, en línea con lo señalado por el Caso Oreo , cuando un operador económico decide seguir a un competidor en el mercado y ofrecer el mismo producto, a los efectos de una competencia sana y leal, debe esforzarse por diferenciarse, no por asemejarse. Tal esfuerzo deberá ser mayor cuanto más innovador sea el producto.

Sobre tales mimbres debemos construir nuestra decisión.

A. Juicio de confusión

291. Las galletas rellenas de Cuétara se presentan en un envase rectangular, forma que es habitual en el mercado de cereales y de galletas.

292. A su vez el envase es de 550 gr. Es cierto que el mercado ofrece envases de 550 gr, sin embargo, si bien la mayor parte de los envases son rectangulares, en el caso del peso total de producto, existen importantes variaciones (375 gr, 400 gr, 500 gr, 550 gr.) como puede verse en el documento 43 de la demandada.

293. El precio del producto, por otra parte, es diferente, siendo superior el del producto fabricado por Cuétara que el del producto fabricado por Gullón.

294. El envase presenta una composición de signos tanto registrados como no registrados que configuran la percepción general del mismo.

295. El envase de Cuétara presenta el signo registrado consistente en la mascota con dos galletas en la cuchara y un bol de leche con galletas, el signo registrado Choco Flakes y la marca de fabricante Cuétara, distintiva en el mercado de galletas y cereales, como demuestran los estudios de mercado aportados. En el caso de la marca de fabricante se dispone en el centro parte superior de forma visible y reconocible en el centro del envase.

296. Desde el punto de vista denominativo, el término Choco Flakes tiene una distintividad media-baja. Si bien evoca de forma bastante directa el producto "copos de chocolate" o "cereales de chocolate" no debemos olvidar que se trata de una galleta rellena de copos de cereal y chips de chocolate. Se presenta gráficamente sobre fondo flanco con la palabra "choco" en marrón" y "flakes" en azul.

297. El envase se estratifica sobre un código gráfico claro. El amarillo que se puede observar en la parte superior donde se encuentra el eslogan "los flakes me ponen MUY CRAZY" junto con la mascota, el marrón que es el fondo del envase junto con el rojo de la marca Cuétara que se enmarca en un semicírculo rojo y blanco, además del bol rojo.

298. En el caso del envase de Gullón, se presenta bajo la denominación "Galletas Choco Cereales", signo no distintivo toda vez que es totalmente descriptivo del producto. No se trata de Choco Cereales (omitiendo la naturaleza de galleta) sino de Galletas Choco Cereales. El signo distintivio se encuentra en pequeño en la parte superior izquierda del envase donde se puede ver la marca de distribuidor "Favorita"

299. El fondo del envase es rojo con chips de chocolate sobreimpresos. En el centro un personaje animado que es un Pulpo con lunares azul. El pulpo muestra una galleta. Por delante del pulpo se muestra un bol de color amarillo con 4 galletas bañándose en leche. Todas las galletas presentan un corte transversal que muestra el interior del producto.

300. El producto (galletas rellenas de cereales) es idéntico. Las galletas se disponen de forma similar. Mientras que un grupo de galletas se bañan en un bol de leche, una o dos galletas se presentan por la mascota. Dicho lo anterior, la presencia de mascotas es un código habitual en el sector de la alimentación, pero no necesario.

301. De la misma forma, analizadas las diferentes presentaciones de productos (folio 65 de la demandada), en el caso de los productos rellenos es habitual presentar al menos una unidad fracturada de forma que el consumidor pueda ver el interior del producto.

302. No obstante lo anterior, revisados los documentos 43 y 44 de la demandada no se advierte que existan dos productos idénticos en los que se presente el producto con el mismo corte transversal y el mismo color. De la misma forma, la mascota no está presente en todos los productos.

303. Un ejemplo claro son los choco pillows. El código Gráfico es prácticamente idéntico, pero existen diferencias importantes entre las diferentes comercializaciones. Desde la presencia y ausencia de mascotas, a la utilización de diferentes tonalidades en el producto o la diferente forma de presentación de los cereales que, en uno de los casos, ni siquiera cuentan con unidades que muestren el interior. Desconocemos, con todo, quien es el fabricante detrás de todos los envases.

304. En cuanto al código gráfico de las galletas Choco Cereales, ambos productos se enmarcan en los códigos habituales del sector predominando el marrón para los productos de chocolate y el amarillo. No obstante, los Choco Flakes presentan dos colores propios. Por una parte, el azul de la palabra "Flakes" que se destaca en el signo denominativo y se reproduce en el cuello de la mascota así como en el eslogan impreso sobre fondo amarillo colocado en la parte superior. En el caso de las Galletas Choco Cereales la mascota es igualmente azul enmarcado por un aurea amarilla sobre un fondo rojo con un degradado de tonalidades más oscuras a más claras.

305. A diferencia de lo que sucedía en el asunto Oreo-Chips Ahoy! (STS, Civil sección 1 del 02 de septiembre de 2015, ( ROJ: STS 4245/2015 - ECLI:ES:TS:2015:4245 ), los elementos denominativos del envase "galletas Choco cereales" carecen de fuerza distintiva suficiente para, sobre la base de dichos elementos, impedir el riesgo de confusión y, en particular, el riesgo de asociación.

306. Dicho riesgo de asociación se ve incrementado cuando en el envase se omite la marca del fabricante "Gullón" (altamente distintiva para el consumidor medio español) y se enfrenta al mismo con una marca "Favorita" que, por otra parte, no tiene una posición dominante en la visión de conjunto. De hecho, si algo destaca de la configuración del envasede Gullón, es que la marca Desde el punto de vista del riesgo de confusión o asociación en el marco de una estrategia "mee too" importa tanto los signos que el fabricante competidor ha decidido introducir voluntariamente en el envase como los que ha decidido omitir.

307. El estudio de mercado aportado como documento 47 por la parte demandada acredita el escaso valor distintivo de la marca Favorita. Enfrentados los encuestados con el envase de las Galletas choco Cereales sin eliminar el signo mixto "Favorita" (compuesto por una espiga de trigo y el elemento denominativo), tan solo un 4,47% de forma espontánea asigna el envase a Favorita. De forma más interesante, solo un 2,39% es capaz de identificar a partir del envase que muestra la marca "Favorita" a Gullón. Sin embargo, un 8,61% asocian el producto con Cuétara/ChocoFlakes. Esto es, incluso mostrando la imagen con todos los signos sin omitir la marca "Favorita" existe, en espontáneo, un mayor grado de asignación a Cuétara/Choco Flakes que a Favorita y a Gullón. Por otra parte, el hecho de que se identifique a Mercadona/Hacendado debe ser considerado igualmente toda vez que la marca de distribuidor esconde al fabricante de las galletas rellenas de chocolate: Cuétara (en efecto, el envase de los Crunchy Choc no menciona en modo alguno a Cuétara cuando es el fabricante de acuerdo con un contrato de licencia). Cabe pensar que, en el caso de que se hubiera omitido la marca "Favorita" nadie hubiera realizado asignación alguna. La omisión de la propia marca Gullón, más distintiva, correspondiente a una de las grandes empresas del sector de la alimentación españolas, no puede sino ser considerada deliberada.

308. En este sentido, si bien es cierto que la existencia de diferencias en la composición del elemento denominativo superpuesto a la presentación comercial es determinante para el juicio de confundibilidad, dado que el consumidor medio retiene en su recuerdo el elemento denominativo como principal medio de vincular el producto con su procedencia empresarial, debe tenerse en cuenta la aptitud distintiva del elemento denominativo puesto que, en el caso de que sea absolutamente genérico y carente de distintividad, puede contribuir a generar o incrementar el riesgo de confusión o, cuanto menos, el riesgo de asociación. No conjura sino que coadyuva.

309. Ello resulta especialmente importante en el sector de la alimentación, en el que el consumidor se enfrenta no solo a una gran variedad de productos sino también a la existencia de diferentes líneas dentro del mismo producto y fabricante. Al consumidor se le enfrenta con un producto y se le ofrece en un envase a un determinado precio de mercado. En la mayor parte de los casos, la marca es un elemento secundario que no se percibe de forma directa en un primer momento. El consumidor tiene en cuenta el producto y el precio. Producto que suele ser conocido por las inversiones realizadas por la marca líder que, generalmente, es una marca de fabricante.

310. A tales efectos son importantes no solo elementos como el precio, el diseño del envase y el peso, sino también, la inexistencia de signos realmente distintivos (bien por el empleo de signos genéricos carentes de aptitud distintiva bien por la omisión deliberada de signo verdaderamente distintivo del fabricante). Lo anterior puede llevar al consumidor, no ya a confundir el origen empresarial sino, cuanto menos, a asociarlo, considerando que puede enfrentarse a distintas líneas del mismo producto bajo el mismo fabricante. Y es que, ante la inexistencia de signos verdaderamente distintivos, el juicio del consumidor se configura desde la percepción del envase, de forma que la confusión o asociación se produce antes de la percepción del signo. Ello será más relevante, cuanto más original sea el envase (lo que sucedía en el asunto Sticks de Turrón, decidido por la SJM 1 de Alicante del 05 de septiembre de 2022 ( ROJ: SJM A 11694/2022 - ECLI:ES:JMA:2022:11694 )

311. En definitiva, para establecer el juicio de confusión desde el punto de vista de una competencia sana y leal en el mercado es necesario tener en cuenta que en determinadas situaciones el consumidor no tendrá en cuenta el elemento denominativo o, si lo tiene, es de forma refleja y secundaria. Sucede así, como decimos, en los casos en los que el mismo es puramente descriptivo, es omitido, o se enmascara en el conjunto de signos que presenta el envase.

312. Ello supondrá que, al tiempo de percepción del envase, la confusión o asociación se ha producido ya en el consumidor. Lo anterior será especialmente relevante en aquellos casos en los que el precio es significativamente más bajo, de forma que el proceso mental de selección entre diferentes oferentes se ha visto alterado con carácter anterior a la identificación de la marca que, de esta forma, pasa a tener un carácter totalmente secundario.

313. Si la marca no es capaz de conjurar este riesgo de confusión o asociación, entonces la conducta deviene desleal. Esto es, si la marca no es capaz de contrarrestar aquel riesgo, se revela un efecto anticoncurrencial distinto y diferente del considerado al tiempo de establecer el alcance de la protección marcaria y determina la existencia de un reproche de antijuricidad propiamente concurrencial desde el punto de vista de la competencia desleal.

314. En este sentido, a diferencia de lo que ocurría en la SAP Barcelona, a 22 de febrero de 2018 - ROJ: SAP B 2710/2018; ECLI:ES:APB:2018:2710, Asunto Happy Pills, existen importantes diferencias en el precio, por lo que el consumidor medio, habitualmente acostumbrado a enfrentarse a marcas de fabricante y marcas de distribución o marcas blancas, entiende también que una diferencia de precio puede indicar, entre otras cuestiones una vinculación entre los productos por razón de su origen comercial aun considerando que ambos provienen de empresas diferentes.

315. Al mismo tiempo, en caso de las Happy Pills, la Audiencia Provincial señalaba que la demandada utiliza la marca de la que es titular claramente para identificar sus propios productos, no la oculta, enmascara o disimula, sino la coloca en un lugar perfectamente visible junto al mensaje que elige el consumidor al seleccionar la etiqueta, que no lo olvidemos, forma parte de las características que hacen singular el producto. En el presente caso, sin embargo, tal situación no se da. El fabricante, Gullón, no solo no ha utilizado su marca distintiva sino otra marca de fabricante que se presenta en la esquina superior izquierda del paquete, disimulada entre el resto de elementos del envase, como son la imagen del producto y la mascota azul así como la denominación no distintiva. La marca de fabricante no se sitúa en el centro del envase, de forma visible, debajo de la imagen del producto.

316. Por tanto, a la luz de los parámetros que adelantábamos en la SJM 1 de Alicante del 05 de septiembre de 2022 ( ROJ: SJM A 11694/2022 - ECLI:ES:JMA:2022:11694 ) huyendo de una perspectiva esencialmente marquista, en línea con lo señalado por el Caso Oreo (STS, Civil sección 1 del 02 de septiembre de 2015, ( ROJ: STS 4245/2015 - ECLI:ES:TS:2015:4245 ), cuando un operador económico decide seguir a un competidor en el mercado y ofrecer el mismo producto, a los efectos de una competencia sana y leal, debe esforzarse por diferenciarse, no por asemejarse. Tal esfuerzo deberá ser mayor cuanto más innovador sea el producto.

317. Es cierto que la innovación se produjo hace 20 años. Pero es igualmente cierto que dicho producto se ha mantenido sin competidores en el mercado durante todo este tiempo, probablemente favorecido por la patente. Es cierto igualmente que se trata de un producto frontera cuyo envase emplea códigos habituales en el sector de los cereales. Sin embargo, si bien la forma está estandarizada y el color marrón es habitual en los códigos gráficos de producto con chocolate, lo cierto es que el resto de elementos no son necesarios, más allá de la presentación del producto en el envase.

318. Es la configuración holística de todos ellos, la visión de conjunto, y el recuerdo que la percepción del envase deja en el consumidor medio, cuya decisión de consumo se toma en muy poco tiempo, lo que debe ser tenido en cuenta. Gullón ha optado por una disposición muy semejante al envase de Cuétara, reproduciendo (aunque no de forma idéntica) todos los códigos empleados por Cuétara, con un producto significativamente más barato e idéntico peso (550 gr), en el que se emplea un signo no denominativo, se presenta el producto con idéntico corte transversal (no habitual en el sector ni necesario), y con una mascota (habitual pero no necesaria) que contiene el mismo color azul del envase de Choco Flakes (en el elemento "Flakes" y en el cuello de la mascota". El envase tiene un fondo rojo que es, a la sazón, el color de la marca Cuétara y que es perceptible en el envase de los Choco Flakes. Esto es, Gullón, siendo libre de imitar el producto consistente en la galleta rellena de cereales no ha llevado a cabo el esfuerzo suficiente para diferenciarse de forma que su comportamiento en el mercado no puede ser considerado leal desde el punto de vista competitivo.

319. Ha sido mayor el esfuerzo de la propia Cuétara por distinguir los Crunchy Choc bajo la marca de distribuidor Hacendado que el realizado por Gullón.

320. Finalmente, las encuestas de mercado corroboran que, cuanto menos, el riesgo de asociación no puede ser minusvalorado y existe. En particular, las propias encuestas realizadas por Gullón, nuevamente más correctas metodológicamente.

321. En el caso de los estudios 31 y 32 de Cuétara se pregunta por la asociación con el producto pero ello no supone que se pueda distinguir el origen comercial.

322. Importantes, sin embargo, son los resultados del estudio aportado como documento 47 de la parte demandada y que presentaba a los encuestados el envase de las Galletas choco Cereales de Gullón. El estudio se realiza sobre la población en general y con un peso inferior de personas con una edad comprendida entre 15 y 24 años (12,81%) frente a un 26,10% de personas en un rango de 55 a 70 años.

323. Al menos un 55,85% recuerdan haber visto "el producto mostrado" (desconocemos las edades en las que se realizó una mayor identificación del producto). De ese 55,85% al menos un 68,58% consideran que proviene de una única empresa. En espontáneo, esto es, desde un punto de vista del conocimiento activo de la marca, el 7,97% asigna el producto a Cuétara frente a un 2,39% que lo identifica con Gullón o un 4,47% con la propia "Favorita". Es cierto que el 52,47% no asocia el envase con una empresa o fabricante concreto, pero ello se puede deber, evidentemente, a la omisión del fabricante "Gullón" de forma distintiva en el propio envase lo que corrobora las apreciaciones anteriormente realizadas.

324. En recuerdo sugerido, esto es, desde el punto de vista del conocimiento pasivo de la marca, un porcentaje del 22,01% identifica a Cuétara frente a un 11,16% que identifica a Gullón. Significativo igualmente es que, en el caso de que se realice una única mención en sugerido por parte de los encuestados mientras que un 6,38% realiza una asignación a Cuétara, solo el 2,39% lo asigna a Gullón. Nuevamente, llama la atención que la marca Favorita parece ser despreciada por los propios encuestados que, a pesar de haber percibido el signo de forma directa en el envase que se les ha mostrado, solo el 9,73% lo asigna a Favorita, si bien es cierto que la asignación como marca única es del 6,54%, lo que es lógico dado que se les ha mostrado de forma directa el envase sin omisión de la marca.

325. El problema de la pregunta 5 de la encuesta es que mezcla marcas de fabricante con conocidas marcas de distribución, como son Mercadona y Carrefour en los que el consumidor puede desconocer quien es el fabricante real detrás de los productos. De hecho, si bien Carrefour no cuenta con un producto idéntico a los Choco Flakes, sí que cuenta con él Hacendado (Mercadona) fabricado por Cuétara.

326. El hecho de que en espontáneo y sugerido se realice una mayor asignación a Kellog's y Nestlé no resulta relevante. Ello se deber a la mayor notoriedad de las citadas marcas. Más allá, Cuétara se presenta como la tercera marca designada como "marca de fabricante", seguida de "Mercadona/Hacendado" y el porcentaje de identificación con Cuétara es suficientemente significativo en comparación con el resto de asignaciones, hasta el punto de duplicar a Gullón y a Favorita.

327. Por ello, no es de extrañar, que en la pregunta 6 que identifica el grado de asociación con marcas de producto, el 32,22% identifique los Choco Flakes y el 21,05% una marca blanca, lo que es perfectamente compatible con la fabricación por parte de Cuétara. Nuevamente, asignaciones muy por encima de los "choco cereales" que es el elemento denominativo no distintivo con el que se designa el producto.

328. Nuevamente, y enlazando con los porcentajes de grupos de edad seleccionados en la muestra en un producto que, sin perjuicio de que puede ser consumidor por la población en general, está dirigido desde el punto de vista comunicativo al producto infantil y que se encuentra en los lineales españoles desde principios de los años 2000, encontramos que el mayor nivel de asociación en sugerido a Cuétara o Choco Flakes, se encuentra en los primeros dos grupos, esto es, de 15 a 24 años (59,52%) y de 25 a 34 años (52,00%). Curiosamente, el siguiente mayor grado de asociación se encuentra en el grupo poblacional de 55 a 70 años (40,36%), lo que puede tener explicación dado que el producto lleva, como decimos, 20 años en los lineales españoles y este grupo poblacional es, probablemente, el que tomaba las decisiones de compra con base a los gustos de sus hijos al tiempo de aparición del producto.

329. Con todo, la encuesta de mercado realizada por Gullón y aportada como documento número 47, confirma que, cuanto menos, el riesgo de asociación se muestra de forma significativa en el presente caso, lo que convalida las apreciaciones anteriores de forma que la disposición de los signos empleados por Gullón en el envase objeto de litigio no conjura el riesgo de confusión o asociación por parte de los consumidores.

330. Por todo ello, se debe declarar que el citado envase infringe el artículo 6 LCD.

SEPTIMO.- infracción del artículo 12 LCD

I. Explotación de la reputación ajena.

Se considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado.

En particular, se reputa desleal el empleo de signos distintivos ajenos o de denominaciones de origen falsas acompañados de la indicación acerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como "modelos", "sistema", "tipo", "clase" y similares.

A. Posición de la actora

331. En cuanto a la infracción del artículo 12 LCD, y tras citar la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) núm. 450/2015 de 2 de septiembre, se señala que dado que en el envase de Gullón figura la marca denominativa absolutamente genérica "CHOCO CEREALES", el consumidor tenderá a fijarse (como hemos demostrado) en la representación gráfica del producto, y en concreto, en el Signo Infractor.

332. El Signo Infractor es cuasi idéntico al Signo de la Galleta Choco Flakes, signo éste último que, como hemos demostrado, condensa la reputación y notoriedad del Producto Choco Flakes. Dicho Signo Infractor se usa en un envase que, como ya hemos referido, guarda indudables paralelismos con el Producto Choco Flakes, que, como ha quedado demostrado, es un producto líder y de referencia en su sector.

333. El uso por la Demandada, de forma claramente evitable, del Signo Infractor, evidencia que Gullón se aprovecha - parasitariamente - de las ventajas de la reputación de Cuétara. Y lo hace a través de una práctica comercial dirigida justamente a hacerse acreedor del prestigio que ha logrado obtener mi mandante con su esfuerzo durante más de 19 años - recordemos que según las pruebas aportadas en autos, la inversión en publicidad ha ascendido en los cinco años anteriores a la fecha actual a la notable cifra de más de cinco millones trescientos catorce mil € (5.314.166 €)

E. Posición de la demandada.

334. La parte demandante no acredita la implantación y notoriedad del signo en cuestión. Y como se ha venido reiterando a lo largo de la contestación, así como probado a través de la encuesta de mercado tanto aportadas por esta parte como las aportadas por la propia CUÉTARA. Ésta no ha conseguido demostrar que el signo sea no ya notorio sino ni siquiera distintivo ni mucho menos qué y en qué medida GULLÓN se esté aprovechando de la notoriedad de los signos de CUÉTARA.

I II. Delimitación del ámbito de aplicación del artículo 12 LCD .

Como recordaba la SAP Alicante, Civil, sección 8 del 11 de marzo de 2019 ( ROJ: SAP A 417/2019 - ECLI:ES:APA:2019:417 ) la STS de 11 de marzo de 2014Jurisprudencia citada a favorSTS , Sala de lo Civil , Sección: 1ª, 11/03/2014 (rec. 607/2012)Marca notoria no registrada. Riesgo de confusión. Especial protección de la marca notoria. Compatibilidad de las acciones marcarias y de competencia desleal. Actos de confusión, de imitación, de explotación de la reputación ajena y de obstaculización. expone cuáles son los requisitos que han de concurrir en el tipo anticoncurrencial previsto en el artículo 12 LCD :

" Explotación de la reputación ajena. En la Sentencia 746/2010, de 1 de diciembre Jurisprudencia citadaSTS, Sala de lo Civil, Sección 1ª, 01-12-2010 (rec. 1129/2007) , expusimos cuál es el ámbito de aplicación del art. 12 LCD , lo que resulta esencial para constatar si, a la vista de lo alegado en la demanda y de lo declarado probado, la demandada incurrió en un comportamiento de explotación de la reputación ajena.

i) El art. 12 LCD , que se rubrica "(e)xplotación de la reputación ajena", se compone de dos párrafos: el primero establece a modo de cláusula general que "se considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado "; en tanto que el segundo dispone, a modo de ejemplo, que "(e) n particular, se reputa desleal el empleo de signos distintivos ajenos o de denominaciones de origen falsas acompañados de la indicación acerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como "modelo", "sistema", "tipo", "clase" y similares ".

ii) La nota general básica, en sintonía con el título, se halla en el aprovechamiento del esfuerzo material o económico ajeno. Si bien esta circunstancia puede estar presente en otros ilícitos [cláusula general del art. 5 (actual 4), acto de confusión del art. 6, acto de engaño del art. 7 (actuales 5 y 7) y acto de imitación del art. 11] y cabe la posibilidad de que en ocasiones se solapen algunos de los tipos expresados con el que se examina, debe resaltarse que el tipo del art. 12 LCD no requiere que se cree riesgo de confusión o asociación, ni que sea apto para producir engaño a los consumidores, refiriéndose a las formas de presentación o creaciones formales (por todas, Sentencia 513/2010, 23 de julio Jurisprudencia citadaSTS, Sala de lo Civil, Sección 1ª, 23-07-2010 (rec. 2035/2006) ), como también sucede con el tipo del art. 6º LCD , y a diferencia del tipo del art. 11 LCD (sobre actos de imitación) que se refiere a las creaciones materiales -prestaciones, productos-.

La nota genérica de aprovechamiento de lo ajeno explica que en la doctrina y en la práctica se haga hincapié en que el tipo legal sanciona la conducta parasitaria del esfuerzo material y económico de otro, y recoge la interdicción de los actos de expoliación de la posición ganada por un competidor con su esfuerzo para dotar de reputación, prestigio o buena fama a los productos o servicios con los que participa en el mercado ( Sentencia 365/2008, de 19 de mayo Jurisprudencia citadaSTS, Sala de lo Civil, Sección 1ª, 19-05-2008 (rec. 796/2001) ).

iii) La nota antes descrita como genérica -esfuerzo ajeno- adquiere especificidad en el término legal "reputación". Es precisa la existencia de una reputación industrial, comercial o profesional, lo que requiere una cierta implantación en el mercado. El término legal "reputación" comprende los de fama, renombre, el crédito, el prestigio, el "goodwill", buen nombre comercial. La carga de la prueba de su existencia incumbe a quien lo afirma y pretende obtener los efectos de la norma en su favor ( art. 217.2 LEC ).

iv) La conducta tomada en cuenta para integrar el ilícito supone un comportamiento adecuado, de variado contenido, para aprovecharse de las ventajas de la reputación ajena. Ha de consistir en la utilización de elementos o medios de identificación o presentación de los productos (actividad, establecimiento, prestaciones) empleados por los empresarios en el mercado, y que proporcionan información a los consumidores ( Sentencia 513/2010, de 23 de julio Jurisprudencia citadaSTS, Sala de lo Civil, Sección 1ª, 23-07-2010 (rec. 2035/2006) ). El párrafo segundo del art. 12 LCD prevé la utilización de un signo distintivo o de una denominación de origen, y aunque la interpretación de los ilícitos competenciales debe ser restringida, porque la regla es la permisión de la competencia, sin embargo la expresión "signo", como sostiene la doctrina, debe entenderse en un sentido muy amplio (marca, nombre comercial, etiquetas, envoltorios, etc.), siempre que pueda condensar o indicar la reputación empresarial -industrial, comercial o profesional-.

v) Las ventajas que pueda proporcionar el aprovechamiento de la reputación de otro pueden consistir en una ganancia, o cualquier utilidad o resultado beneficioso directo o indirecto. No se requiere el ánimo de perjudicar, pues se trata de una conducta objetiva. Y el beneficio puede ser propio o ajeno.

vi) El aprovechamiento ha de ser indebido, es decir, sin cobertura legal ni contractual. Y se considera indebido el aprovechamiento cuando es evitable y sin justificación. "

335. Como señala la mejor doctrina, no solo es frecuente que concurran el ilícito de aprovechamiento de la reputación con los de imitación y confusión/asociación sino que el deslinde claro entre los diferentes ilícitos tipificados en los artículos 6, 12 y 11.2 LCD resulta en ocasiones una operación dificultosa. No obstante lo anterior, conviene señalar en primer lugar que mientras que los artículos 6 y 12 LCD se refieren al modo de presentación de las prestaciones, en el caso del artículo 11.2 LCD se refiere a las prestaciones en sí mismas. Por otra parte, el ilícito del artículo 12 LCD tiene unos contornos propios u diferenciados, de forma a priori el aprovechamiento de la reputación ajena puede darse al margen de los otros dos. Como señala la doctrina, es importante señalar que el ilícito del artículo 12 LCD no se aplica al aprovechamiento de la reputación o notoriedad de las marcas o nombres comerciales protegidos, pues tales casos se resuelven por la propia legislación marcaria quedando excluido aquí la aplicación complementaria de la Ley de Competencia Desleal. Y ello, por cuanto la obtención de una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca es requisito para la determinación de la infracción marcaria constatada la evocación de la marca renombrado por el signo infractor (artículo 34.2.c).

336. Desde el punto de vista marcario, el artículo 12 LCD será relevante en aquellos casos en los que no pueda aplicarse la legislación marcaria por realizarse un uso no distintivo de signos protegidos (como puede ser un uso descriptivo u ornamental), ajeno al alcance del derecho exclusivo como es el caso de cybersquatting de nombres de dominio en internet, buscando únicamente la cesión del dominio al titular de la marca o a un tercero competidor.

337. Queda excluido en todo caso, del artículo 12 LCD, los casos de aprovechamiento del esfuerzo ajeno así como los casos de perjuicio de la reputación ajena al no ser supuestos especialmente tipificados en la Ley de Competencia Desleal 3/1991, de 10 de enero. En estos casos, el análisis deberá realizarse desde la cláusula general de deslealtad contenida en el artículo 4 LCD.

338. En el caso Oreo, STS, Civil sección 1 del 02 de septiembre de 2015 ( ROJ: STS 4245/2015 - ECLI:ES:TS:2015:4245 ), el Tribunal Supremo señalaba , recordando la jurisprudencia anterior que la conducta tomada en cuenta para integrar el ilícito supone un comportamiento adecuado, de variado contenido, para aprovecharse de las ventajas de la reputación ajena. Ha de consistir en la utilización de elementos o medios de identificación o presentación de los productos (actividad, establecimiento, prestaciones) empleados por los empresarios en el mercado, y que proporcionan información a los consumidores ( Sentencia 513/2010, de 23 de julio ). El párrafo segundo del art. 12 LCD prevé la utilización de un signo distintivo o de una denominación de origen, y aunque la interpretación de los ilícitos competenciales debe ser restringida, porque la regla es la permisión de la competencia, sin embargo la expresión "signo", como sostiene la doctrina, debe entenderse en un sentido muy amplio (marca, nombre comercial, etiquetas, envoltorios, etc.), siempre que pueda condensar o indicar la reputación empresarial -industrial, comercial o profesional-.

339. Y, en este sentido, para que el acto de competencia desleal se lleve a cabo mediante una forma de presentación del producto, el envase, siendo semejante al que emplea el competidor, debe condensar la reputación o prestigio empresarial. Esto es, debe ser el envase y no el signo el que condense tal reputación.

IV. Decisión

340. En el presente caso, la parte actora no ha acreditado que el envase condense la reputación empresarial de la parte, sino que ha construido su argumento sobre la base del carácter renombrado de la imagen de la galleta. Ello implica dos consecuencias: en primer lugar, que el juicio es, por tanto, marcario sin que exista una faceta de desvalor distinta y diferente de la considerada al tiempo de delimitar el alcance de la protección marcaria; en segundo lugar, y en relación con lo anterior, que la Ley de Competencia Desleal no puede servir para generar derechos de exclusiva no reconocidos bajo la legislación marcaria, de forma que la solución supondría una contradicción con la decisión en aquella sede.

OCTAVO.- cese de la conducta

341. El presupuesto de la estimación de la acción de cesación y de abstención así como la remoción es precisamente la estimación de la acción declarativa de infracción, siendo un efecto automático de la estimada aplicación.

342. Por todo ello, es necesario acordar:

a) el cese en el ofrecimiento para la venta y la comercialización del Producto Choco Cereales tal y como es mostrado en el envase actual.

b) La retirada del tráfico económico, incluso si ello exige la recompra a sus poseedores u otro negocio jurídico, y destrucción todos los envases existentes del Producto Choco Cereales.

c) El embargar y destrucción del stock de envases existentes del Producto Choco Cereales que no se hubieran comercializado aún por parte de la Demandada y de cualesquiera materiales relativos al mismo tal y como es mostrado el envase actual.

NOVENO.- Daños y perjuicios

V. Pretensión ejercitada: ausencia de mención a la Ley de Competencia Desleal.

343. La parte actora solicita que se condene a las demandadas en lo siguientes términos:

4. Satisfacer a CUÉTARA, S.L.U. en concepto de daños y perjuicios, la totalidad del beneficio obtenido por GALLETAS GULLÓN, S.A. como consecuencia de la comercialización del Producto Choco Cereales de autos, conforme a las bases que se han fijado en la presente demanda.

2. 5. Satisfacer a CUÉTARA, S.L.U. una indemnización coercitiva de 600 euros por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la comercialización del Producto Choco Cereales.C

344. Parece que se establece así la indemnización como una de las consecuencias de la estimación de las acciones de competencia desleal ejercitadas. Sin embargo, la sentencia ha de ser en este punto desestimatoria, como igualmente desestimatoria era en el asunto Sticks de Turrón, anteriormente citado, SJM 1 de Alicante del 05 de septiembre de 2022 ( ROJ: SJM A 11694/2022 - ECLI:ES:JMA:2022:11694 ).

345. El artículo 43 LM es paralelo a los artículos 55 LPJDI y 74 LP. Existe cierta unidad sistemática de régimen jurídico en la protección de la propiedad industrial e intelectual en España. No en vano, los artículos 43 LM, 55 LPJDI, y 72 LP son el equivalente al artículo 140 LPI.

346. En relación con el artículo 43 LM, el Tribunal Supremo, en el Caso Pasapalabra, STS, Civil sección 1 del 30 de septiembre de 2019 ( ROJ: STS 2852/2019 - ECLI:ES:TS:2019:2852 ) recordaba lo siguiente:

El sistema establecido en la Directiva 2004/48/CE y posteriormente transpuesto a la legislación española, se inspira en el modelo alemán. La jurisprudencia alemana estableció la doctrina, posteriormente positivizada, del dreifache Schadensberechnung o triple cálculo del perjuicio, en el caso de la infracción de los derechos inmateriales. Según esta doctrina, la indemnización a pagar en estos casos podía ser, a elección del titular del derecho infringido, el daño emergente y el lucro cesante, el valor de cesión del derecho en el mercado o la restitución al titular del derecho infringido del lucro obtenido por el infractor con la injerencia.

II. Breve diferenciación entre los criterios de cálculo del daño del artículo 55 LPJDI, 43 LM., 72 LP y 140 LPI.

a) la regalía hipotética:

347. La Sentencia del Tribunal de Marca de la Unión Europea de 6 de mayo de 2016 ( ROJ: SAP A 1272/2016 - ECLI:ES:APA:2016:1272 ) señalaba al respecto lo siguiente:

1. La naturaleza de la regalía es la propia del enriquecimiento injusto.

2. No obstante, en materia de indemnización por violación de marca, la regalía no es sino un instrumento para cuantificar perjuicios en el marco de una acción resarcitoria del perjuicio, no del enriquecimiento injusto.

3. Es por ello que la licencia hipotética encarna daños causados por la infracción, no expresando una presunción aunque se sustente en una ficción jurídica por la cual se presume iures et de iure que se ha celebrado un contra to con el infractor.

4. Es un criterio en todo caso electivo para el perjudicado.

Ello explica a su vez, la forma en que quedan condicionados diversos aspectos de la acción indemnizatoria y en concreto lo relativo a la prueba del daño, a lo que hace a la relación causal y, desde luego, a la cuantificación de la indemnización.

La prueba del daño se satisface con la prueba de la explotación infractora. Si el criterio se sustenta en el enriquecimiento del infractor, el daño consiste en el importe debido y no pagado para que el tercero fuera legítimo usuario de la marca. En tales condiciones, la prueba del quebranto del titular deviene inútil.

Desde la perspectiva del nexo causal, su prueba se cumplimenta con la acreditación de la infracción en tanto ésta supone un uso no contra tado con el titular. Es por ello que el daño para el titular, que es acreedor de lo no cobrado por el contra to ficticio de licencia, trae correspondencia con el ahorro del usuario no autorizado de la marca. Y ese precio debe abonarse al margen del éxito comercial obtenido por el infractor pues éste forma parte del riesgo comercial al que es ajeno el uso autorizado, ficticiamente, de la marca.

En conclusión,

5. El criterio indemnizatorio en que consiste la licencia hipotética condiciona las reglas sobre prueba del daño, sobre prueba de la relación causal entre la infracción y el daño y sobre el importe del daño.

6. Así, la realidad del daño sólo exige la comprobación de la explotación infractora. La naturaleza del criterio en que consiste la licencia hipotética así lo exige, no requiriéndose probar el daño propiamente dicho ni desde luego, el importe del quebranto efectivo.

7. Por otro lado, la acreditación del nexo causal se alcanza con la probanza de la infracción. La hipótesis sobre la existencia de un contra to de licencia, expresa el daño cesante que en forma de ahorro de costes consigue quien invade la esfera de exclusiva de otro. Por tanto, la indemnización por el perjuicio es conforme a este criterio, a ese ahorro obtenido por el infractor correlativo a lo no obtenido por el titular.

8.- Al ser el precio de un contra to ficticio, debe abonarse aunque el infractor no hubiera obtenido beneficios con la infracción.

348. Por tanto, basta la constatación de una explotación por parte del infractor sin que sea necesario siquiera que el titular del derecho de exclusiva venga otorgando habitualmente en el tráfico jurídico económico licencias. Como señala la STMUE de 6 de mayo de 2016, "en su fijación resulta indiferente que hubiera o no política de licencias". En su caso, la dificultad estribará en determinar el cálculo de la concreta licencia a la vista de los usos del sector pero ello no priva de efectividad al modo resarcitorio elegido, reflejo de una acción de enriquecimiento injustificado.

b) los beneficios obtenidos por el infractor. Caso Pasapalabra, STS, Civil sección 1 del 30 de septiembre de 2019 ( ROJ: STS 2852/2019 - ECLI:ES:TS:2019:2852 )

Esta tercera opción constituye en realidad una restitución propia de una condictio por intromisión. No constituye una solución propiamente indemnizatoria porque no responde al quebranto patrimonial sufrido por el titular del derecho de exclusiva vulnerado, sino que busca evitar que quede en el patrimonio del infractor el beneficio patrimonial logrado con la infracción.

349. Y citando jurisprudencia anterior (véase la STS 95/2009, de 2 de marzo), señalaba que no es necesario que el titular del derecho de exclusiva infringido haya sufrido un quebranto patrimonial para que proceda la restitución de los beneficios obtenidos por el infractor, ni que el importe de la restitución se corresponda con ese quebranto.

9.- Por tal razón, para que proceda la restitución del beneficio obtenido por el infractor, es irrelevante que el titular del derecho infringido explote o no directamente tal derecho, porque es irrelevante el beneficio que hubiera podido obtener, ya que lo relevante es qué beneficio ha obtenido el infractor por la intromisión en un derecho cuyo contenido patrimonial atribuye a su titular las utilidades pecuniarias que con el mismo puedan obtenerse.

c) el 1% de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados. El sistema de indemnización mínima del artículo 43.5 LM . Caso Nuba [2019].-

350. Superando las iniciales dudas interpretativas, el Tribunal supremo en el Caso Nuba [2019] (STS, Civil sección 1 de 3 de octubre de 2019 - ROJ: STS 3027/2019 - ECLI:ES:TS:2019:3027 ) fija doctrina jurisprudencial considerando que el articulo 43.5 LM tiene naturaleza indemnizatoria y que, por tanto, establece una presunción iuris tantum de existencia de daño.

[El artículo 43.5 LM] contiene una regla a la que puede acogerse el titular de la marca que ha sufrido una infracción que le ha reportado un "perjuicio", para calcular la indemnización y evitar que la falta de prueba le prive de una compensación económica.

Aunque esta regla acentúa la objetivación de la compensación económica, no por ello puede interpretarse en el sentido de que se tenga derecho a una indemnización incluso en los casos en que se haya constatado que la infracción no pudo ocasionar "perjuicio" alguno al titular de la marca. Exige como presupuesto previo la existencia del "perjuicio", con independencia de su entidad.

Como se ha apuntado en la doctrina, esta regla no altera la naturaleza resarcitoria de la acción de indemnización de daños y perjuicios, que presupone la existencia de estos. No introduce una suerte de sanción por la infracción, en beneficio del titular de la marca infringida, sino que la ratio de la norma es facilitar la cuantificación de la indemnización: en todo caso el 1% de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados.

De hecho, esta regla, que cifra en todo caso la indemnización en el 1% de la cifra de negocio [sin perjuicio de que el titular de la marca pueda exigir una indemnización mayor si prueba que la violación de su marca le ocasionó daños o perjuicios superiores], está relacionada con el criterio de cuantificación de la letra a) del art. 43.2 LM , pues facilita el cálculo del beneficio económico obtenido por el infractor con la violación de la marca.

III. Resolución de la cuestión en relación con los criterios del cómputo del daño por relación a los beneficios obtenidos por el infractor

351. En su escrito de demanda la parte actora no fija la indemnización conforme a las acciones previstas en la ley de competencia desleal, Realmente, se limita a fijar la indemnización conforme a los criterios establecidos en la Ley 17/2001, de Marcas. Ello supone un óbice de difícil superación: mientras que la acción de daños en sede de derechos de exclusiva permite vehiculizar tanto la acción de enriquecimiento injusto (privación de beneficios) como la acción de enriquecimiento injustificado (regalía hipotética), en sede de competencia desleal, la acción de daños y la acción de enriquecimiento se encuentran desvinculadas, de forma que cada una tiene naturaleza propia y autónoma.

352. El problema se agrava si atendemos a que generalmente, la acción de enriquecimiento en sede de competencia desleal se ha venido entendiendo como una acción de enriquecimiento injustificado ( condictio por intromisión) que se referiría como tal a la regalía hipotética y no como una acción de privación de beneficios, o comiso civil.

353. Con todo, es cierto que podrían generarse ciertas dudas en torno a si existe una verdadera alteración de la causa de pedir. La referencia del artículo 32.1.6ª LCD a los derechos de exclusiva o posición de análogo contenido económico encuentra sentido en la finalidad del legislador de delimitar el ámbito objetivo de la aplicación de la acción de enriquecimiento injusto dentro del concreto ámbito normativo de los derechos de exclusiva. Sin embargo, ello no es necesario en sede de propiedad intelectual e industrial puesto que el presupuesto de la acción de daños es, en esencia, la infracción de un derecho de exclusiva.

354. Sentado lo anterior, entendemos que al no haberse ejercitado la acción de enriquecimiento injusto del artículo 32.1.6ª LCD, no procede la condena a los beneficios obtenidos por el infractor, lo que constituiría una alteración de la causa de pedir y, por tanto, infringiría el principio de congruencia. No se trata de que los criterios establecidos en sede de propiedad industrial o intelectual no puedan ser empleados en sede de competencia desleal puesto que, en definitiva, debe existir unidad del Derecho de Enriquecimiento, se trata de que los mismos no son aplicables si lo que se ejercita es la acción de daños y no la acción de enriquecimiento.

355. Cuestión distinta, parece, sería la inversa: que ejercitada la acción de enriquecimiento injusto ex 32.1.6ª LCD se hubiera pretendido la compensación conforme a los criterios marcarios de indemnización del daño lo que, consecuentemente a la unidad del Derecho de Enriquecimiento, debería ser admitido. Y debería ser admitido en plenitud, esto es, tanto en relación con una acción de enriquecimiento injustificado como en relación con una acción más amplia, relativa a la privación del beneficio obtenido por el infractor.

DÉCIMO.- acción de publicación de sentencia.

356. Nuevamente la parte no menciona la Ley de Competencia Desleal. Con todo, dicha medida es posible. Señala la doctrina que la publicación de la sentencia, prevista en las leyes de propiedad intelectual es un remedio autónomo, formal y sustantivamente independiente de las demás acciones de defensa y en especial lo es tanto respecto de la acción de remoción como de la indemnización de daños y perjuicios (MASSAGUER).

357. Por ello, la publicación no procede en todo caso, no es una consecuencia que deba establecerse como mero automatismo sancionador frente a la infracción. Como señala la por todas, la STS, Civil sección 1 del 03 de mayo de 2017 ( ROJ: STS 1653/2017 - ECLI:ES:TS:2017:1653 ): debe estar justificada en atención a la finalidad perseguida, que puede ser contribuir a la efectividad del cese y a la remoción los efectos de la infracción o, eventualmente, compensar el perjuicio. Y en cualquier caso la publicación, por su contenido y los medios empleados, debe ser adecuada y proporcionada.

358. Como colorario, la necesidad de la publicación no debe establecerse en abstracto sino en atención a las circunstancias concurrentes lo que obliga a la parte actora a establecer un interés legítimo y concreto en que se difunda la sentencia como medio para hacer pública la tutela judicial recibida, impidiendo con ello nuevas infracciones.

359. Tenemos que tener en cuenta que la acción de publicación comparte naturaleza, ora con la acción de remoción de efectos, ora con la acción de indemnización de daños cuando la publicación sea necesaria para restaurar la buena imagen del titular de los derechos vulnerados.

360. La parte se ha limitado a solicitar la publicación, sin establecer motivo alguno por la que tal publicación es procedente. Por ello, se desestima.

UNDÉCIMO.- Costas.

361. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 394 LEC, no se imponen costas a ninguna de las partes.