Sentencia Civil 41/2023 Juzgado de lo Mercantil de Alicante/Alacant nº 1, Rec. 304/2021 de 06 de septiembre del 2023

PRIMERO.- Origen del litigio y posiciones de las partes.

1. El presente litigio trae causa de la operación policial llevada a cabo en el año 2013, fruto de una investigación realizada por la posible comisión de un delito relativo a la propiedad industrial, realiza una intervención, entre otras, en la joyería de la aquí demandada, interviniendo un total de 2.456 piezas que, según la actora infringen los derechos de propiedad industrial de los que es titular.

2. Como señala la STS, Civil sección 1 del 08 de marzo de 2017 ( ROJ: STS 858/2017 - ECLI:ES:TS:2017:858 ) -las negritas son nuestras-:

en el caso de que se hubiese dictado sentencia absolutoria, los hechos declarados probados en el procedimiento penal únicamente vincularían al juzgador civil cuando se hubiese considerado probada la inexistencia de los hechos denunciados o la falta de participación en los mismos del denunciado.

La sentencia 963/2011, de 11 de enero de 2012 , resume esta doctrina jurisprudencial por remisión, a su vez, a la sentencia 212/2005, de 30 de marzo : "La doctrina jurisprudencial viene declarando que la sentencia penal absolutoria no produce el efecto de cosa juzgada en el proceso civil, salvo cuando se declare que no existió el hecho del que la responsabilidad hubiere podido nacer ( Sentencias, entre otras, 4 de noviembre de 1.996 , 23 de marzo y 24 de octubre de 1.998 ; 16 de octubre de 2.000 ; 15 de septiembre de 2.003 ); o cuando se declare probado que una persona no fue autor del hecho ( SS. 28 noviembre 1.992 y 12 abril y 16 octubre 2.000 )"

3. Como señalaba la SAP, Alicante, Civil sección 8 del 27 de marzo de 2018 ( ROJ: SAP A 710/2018 - ECLI:ES:APA:2018:710 ):

[...] cuando la Sentencia penal se inclina por la absolución de los autores, queda abierta, sin efecto vinculante alguno, la posibilidad de que ante esta jurisdicción pueda ejercitarse la acción civil correspondiente, no ya necesariamente contra la misma persona o personas que en el proceso penal -pues la autoría responde a otros parámetros- y probarse que hay confundibilidad, riesgo de confusión o evocación o vínculo a los efectos de la infracción civil. Es decir, que cabe articular una demanda por infracción de propiedad industrial frente a un tercero titular del establecimiento y como tal, autor responsable de quien lleva a cabo el uso indebido de uno o varios signos titularidad de terceros - art 9.1 RMUE -.

La evidente disparidad en la construcción dogmática del tipo penal que sanciona las conductas relativas a la marcas respecto de la que corresponde a la infracción o violación civil de las marcas, es tan evidente como que la primera es eminentemente subjetiva, al punto que requiere, para que haya castigo penal que se hayan cometido los hechos de forma dolosa, alcanzando el conocimiento de que se trata de un derecho registrado, mientras que la segunda, la civil, es esencialmente objetiva, bastando el mero uso en el tráfico económico no consentido - art 9-1 RMUE sin que aparezca la subjetividad como hecho relevante sino en determinadas formas para imponer responsabilidad civil por daños y perjuicios - art 42.2 LM -.

En conclusión, no queda vinculado el Tribunal Civil por el contenido fáctico de la Sentencia penal absolutoria al no ser excluyente la descripción de hechos probados de la Sentencia penal de que los hechos pueden sustentar la acción civil que se ejercita.

4. En el presente caso, la sentencia dictada por el Juzgado de lo penal número de Córdoba declara probado, a los efectos que aquí nos interesan, que: "En la empresa "Goldfilled Córdoba Joyeros S.L." sita en el Parque Joyero fase 12 de esta capital fueron intervenidos un total de 2.465 joyas (acta de intervención folios 102 y 103) de las que se analizaron 20 muestras". Esto es, ni se declara la inexistencia del hecho que originaría la responsabilidad penal ni se declara probado que la demandada no fue la autora del hecho.

5. Cabe plantearse si tiene efectos civiles la posible ruptura de la cadena de custodia. Recordemos que la parte demandada lo alega en relación con el conjunto de piezas que fueron incautadas y puestas a disposición de TOUS por la imposibilidad de almacenamiento, parece, de la policía y del Juzgado de instrucción. Años después era imposible determinar si aquellas piezas se correspondían con las piezas incautadas.

6. La sentencia, en el fundamento primero, al folio 7 de la sentencia (folio 8 del documento 6 de la actora), afirma que la cadena de custodia no se rompe respecto de:

2.- Una bolsa de muestras del establecimiento denominado "Grupo Goldfilled Córdoba Joyeros, S.L.", conteniendo: Un reloj plateado con correa de color negro y varias siluetas de ositos de colores en la esfera; una pulsera de cuero negro con figura de niña multicolor en el centro; una pulsera de cuero negro con figura de niña multicolor en el centro; una pulsera de cuero negro con figura de elefante multicolor en el centro; una pulsera de bolas, plateadas con figura de niño colgante; una pulsera plateada de eslabones con 9 colgantes en forma de contorno de flor de 5 pétalos; un colgante redondo plateado con el interior de nácar Blanco y una figura de niño y otra de niña en el centro; un colgante plateado con forma de osito de tamaño grande; un colgante plateado con forma de niña multicolor; un par de pendientes plateado con forma de elefante multicolor; un par de pendientes plateados con forma de figura de niña con piedras brillantes; un par de pendientes plateados calados con forma de elefante; un par de pendientes plateados con forma de silueta de oso calado; una pieza de color negro con forma de silueta de oso; un juego de pendientes y colgante con cadena plateados con forma de flor de 5 pétalos; un colgante dorado con forma de flor de 5 pétalos con con cordón de cuero negro; un anillo dorado con forma de flor de 5 pétalos; un eslabón plateado con forma de flor de 5 pétalos; una pieza plateada con forma de flor de tamaño mini; una pieza plateada con forma de silueta de osito de tamaño mini.

7. Como puede advertirse, se identifican claramente todos los productos que contienen el signo o diseño infractor y que son objeto de enjuiciamiento en el presente litigio.

8. La cuestión se resolvía por la SAP, Alicante, Civil sección 8 del 31 de marzo de 2023 ( ROJ: SAP A 191/2023 - ECLI:ES:APA:2023:191 ) al establecer que solo las trece piezas intervenidas y retenidas actualmente en el Juzgado de lo Penal número 2 de Córdoba infringen los derechos de propiedad industrial (marcas UE, marca española y diseño industrial español) de titularidad de TOUS. De ahí que la destrucción se acuerde, únicamente, respecto de estas 13 piezas.

9. Entendemos que, dado el método de cálculo solicitado, no es relevante el número de piezas incautadas, más allá de que pueda establecerse el número de piezas comercializadas conforme a la documentación contable de la propia empresa. Cuestión distinta es la destrucción pero, en la medida en que la parte demandada no reconoce la propiedad de las piezas en posesión de TOUS, esto es, no reconoce que las 2.465 joyas (deducidas las muestras) en poder de TOUS se correspondan con las 2.465 joyas incautadas, se está negando cualquier derecho sobre las mismas, lo que supone que TOUS tiene plena disposición sobre las mismas. No obstante, ello será valorado en el momento procesal oportuno.

I. TOUS

A. Títulos de propiedad industrial.

10. La actora es titular de las siguientes Marcas y Diseños:

11. Lo cierto es que la actora ejercita acción por infracción no solo de marcas de la unión europea, sino también de marcas nacionales a pesar de que en el folio 11 y 12 de 59 solo se identifican las marcas de la Unión Europea. Sin embargo, en el suplico se hace referencia a los registros nacionales y en el cuerpo de la demanda se puede advertir que se solicita que se declare también la infracción de las siguientes marcas:

12. Especialmente relevante es la infracción de la marca nacional 2.931.923 en la medida en que no se encuentra registrada como marca de la Unión Europea.

13. No obstante lo anterior, la contestación se refiere a todas las marcas anteriormente identificadas se aportan los registros de todas las marcas y diseños.

14. Por otra parte, a pesar de identificarse la variante E del diseño 149.837, el mismo no se identifica como infringido en el folio 14 y 15 de la demanda. El mismo es excluido de la valoración.

II. Signos y diseños presuntamente infractores.

A. Marcas

A. Diseños.

III. Acumulación.

15. La disposición Adicional 1ª LM 17/2001 en la redacción dad por la Disposición Final 3ª de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes establece que

2. Los Juzgados de lo Mercantil que, conforme a la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, tienen atribuidas las funciones de Juzgados de Marca Comunitaria en aplicación del Reglamento (CE) n.º 207/2009, del Consejo, de 26 de febrero de 2009 , sobre la marca comunitaria, serán competentes para conocer de los litigios civiles que deriven de la presente Ley cuando se ejerciten de manera acumulada acciones concernientes a marcas comunitarias y nacionales o internacionales idénticas o similares; o si existiere cualquier otra conexión entre las pretensiones y al menos una de ellas esté basada en un registro o solicitud de marca comunitaria. En estos casos la competencia corresponderá en exclusiva a los Juzgados de Marca Comunitaria.

16. En el mismo sentido, se pronuncia el artículo 86 quinquies LOPJ en su apartado 3 tras la reforma operada por la : Los Juzgados de Marca de la Unión Europea tendrán también competencia exclusiva para conocer de aquellas demandas civiles en las que se ejerciten acumuladas acciones relativas a marcas de la Unión y a marcas nacionales o internacionales idénticas o similares; y de aquellas en las que existiera cualquier otra conexión entre las acciones ejercitadas si al menos una de ellas estuviera basada en un registro o solicitud de marca de la Unión.

17. La actora ejercita acciones marcarias de infracción de marca de la Unión Europea, marca nacional y diseños comunitarios registrados así como diseños nacionales.

18. En cuanto a la acumulación entre marcas de la Unión Europea y diseños comunitarios la competencia viene atribuida específicamente por el artículo 86.1 LOPJ por lo que es posible la acumulación objetiva de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 LEC al cumplirse los criterios del artículo 73 LEC.

19. La peculiaridad reside en que las marcas nacionales y comunitarias no son idénticas o similares en todos los casos. Es el caso de la marca nacional "el niño" (M. nacional 2.931.923) y "la niña" (2.931.923) que no cuenta con homónima europea, ni idéntica ni similar. Tampoco el diseño nacional es idéntico o similar a las marcas comunitarias o diseños comunitarios. Es el caso del diseño relativo a la flor (MODELO INDUSTRIAL 149.837).

20. En este sentido, cabe preguntarse si la competencia debe atribuirse en virtud de lo dispuesto en la norma contenida en el artículo 118.2 LP o, si, por el contrario, la competencia de los Juzgados de Marca de la Unión debe afirmarse sobre la base del artículo 86 quinquies 3 LOPJ. Conforme a la primera de las normas, será objetivamente competente el Juez de lo Mercantil de la ciudad sede del Tribunal Superior de Justicia de aquellas Comunidades Autónomas en las que el Consejo General del Poder Judicial haya acordado atribuir en exclusiva el conocimiento de los asuntos de patentes. Conforme a la segunda de las normas, serán competentes los Juzgados de Marca de la Unión Europea si cualquier otra conexión entre las acciones ejercitadas si al menos una de ellas estuviera basada en un registro o solicitud de marca de la Unión.

21. El legislador decidió extender la norma contenida en el artículo 118.2 LP al ámbito marcario y al ámbito del diseño nacional, al amparo de lo dispuesto en la disposición adicional primera de la Ley de Marcas 17/2001 y de la Disposición Adicional Primera de la Ley de Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial.

22. En función de dicha atribución competencial, el Consejo General del Poder Judicial ha acordado atribuir en exclusiva el conocimiento de los asuntos de patentes, marcas nacionales y diseños industriales nacionales a diferentes Comunidades Autónomas.

23. En primer lugar, solo existen dos reglas de competencia objetiva. La general, conforme a la cual los Juzgados de lo Mercantil conocerán de cuantas cuestiones sean de la competencia del orden jurisdiccional civil en materia de propiedad intelectual e industrial (86 bis 1 LOPJ) y la especial contenida en el artículo 86 quinquies LOPJ relativa a los Juzgados de Marca de la Unión Europea. Por tanto, la regla contenida en el artículo 118.2 LOPJ, no es una regla atributiva de competencia objetiva sino de competencia territorial. Así lo establecía la STS, Civil sección 1 del 13 de junio de 2006 ( ROJ: STS 4046/2006 - ECLI:ES:TS:2006:4046 ).

24. Por otra parte, el artículo 86 quinquies 3 LOPJ es excepcionalmente abierto al tiempo de atribuir competencia objetiva a los Juzgados de Marca de la Unión al señalar que la competencia le corresponde para conocer de aquellas acciones acumuladas en las que existiera cualquier otra conexión entre las acciones ejercitadas si al menos una de ellas estuviera basada en un registro o solicitud de marca de la Unión. Por tanto, si al menos una de las acciones ejercitadas estuviera basada en un registro o solicitud de marca de la Unión, se podrá acumular otras cuando existiera cualquier otra conexión entre las acciones ejercitadas. El precepto, como decimos, es abierto al señalar que basta cualquier otra conexión para poder proceder a la acumulación.

25. En el presente caso, se produce esa "otra conexión". La infracción se produce en unidad de acto mediante la comercialización de piezas de joyería presuntamente infractoras de diferentes títulos de propiedad industrial de los que es titular la actora. La identificación de la infracción se lleva a cabo por una operación de la policía, en la que se produce la incautación de piezas de joyería y bisutería que infringen alternativamente marcas europeas, marcas nacionales, diseños comunitarios y diseños nacionales. Todas las piezas son comercializadas por un mismo demandado en un mismo espacio físico.

26. No resultaría adecuado obligar a la tramitación separada de los procedimientos en la medida en que se puede dar lugar resoluciones contradictorias. Es el caso de la cuestión relativa a la ruptura de la cadena de custodia y que da lugar a la discusión sobre qué piezas deben ser consideradas en el presente litigio así como al alcance de la destrucción de las piezas, cuestión no menor, como veremos, que afecta a unas y otras por igual.

27. Por otro lado, se limita asimismo un indudable peregrinaje jurisdiccional para el titular de derechos de propiedad intelectual e industrial que se ve obligado, de otra forma, a demandar ante diferentes órganos, todos ellos objetivamente competentes.

28. Al mismo tiempo se permite que el demandante se beneficie de la singular especialización de los Juzgados de Marca de la Unión Europea que, de esta forma, extienden su competencia no solo respecto de aquellas materias expresamente atribuidas sino respecto de otras, dentro de la jurisdicción civil, cuando exista una "especial conexión".

29. En la medida en que nada impide acumular acción por competencia desleal, conforme al principio de permeabilidad relativa afirmada por el Tribunal de Marca de la Unión Europea, en los que la valoración de la antijuricidad es propia y diferenciada de la valorada en sede de derechos de propiedad industrial, no encontramos motivos para excluir esta acumulación en el caso presente. Al igual que en el caso de la competencia desleal, lo que se excepciona es la regla general de competencia territorial para afirmar la competencia de los juzgados de marca de la Unión Europea y permitir, así, el ejercicio conjunto de acciones marcarias o de diseño y acciones de competencia desleal.

30. El principio de permeabilidad relativa ha sido afirmado de forma recurrente por el Tribunal de Marca de la Unión. Véase SAP, Alicante, Civil sección 8 del 03 de febrero de 2006 ( ROJ: SAP A 3074/2006 - ECLI:ES:APA:2006:3074 ) AAP, Civil sección 8 del 12 de diciembre de 2011 ( ROJ: AAP A 354/2011 - ECLI:ES:APA:2011:354A ), SAP, Civil sección 8 del 11 de julio de 2018 ( ROJ: SAP A 1568/2018 - ECLI:ES:APA:2018:1568 ), SAP, Civil sección 8 del 11 de julio de 2018 ( ROJ: SAP A 1568/2018 - ECLI:ES:APA:2018:1568 ), SAP, Civil sección 8 del 11 de julio de 2018 ( ROJ: SAP A 1568/2018 - ECLI:ES:APA:2018:1568 ), AAP, Civil sección 8 del 21 de diciembre de 2018 ( ROJ: AAP A 772/2018 - ECLI:ES:APA:2018:772ª.

31. Es cierto que la competencia fue discutida en el caso de la AAP, Alicante, Civil sección 8 del 27 de noviembre de 2017 (ROJ: AAP A 427/2017 - ECLI:ES:APA:2017:427A ), pero aquella solución fue revalorada en la SAP, Civil sección 8 del 15 de marzo de 2019 ( ROJ: SAP A 413/2019 - ECLI:ES:APA:2019:413 ). Es cierto igualmente que las circunstancias en uno y otro caso, variaban. Con todo, a la vista de lo razonado en esta segunda decisión, lo cierto es que en el presente caso no se admitiera la competencia objetiva para conocer de todas las acciones acumuladas: a) Comprometería el principio inspirador de economía procesal, derivado del principio pro actione, pues obligaría a la presentación de otra demanda con ese exclusivo objeto; b) Existiría riesgo de resoluciones contradictorias, e incluso inconciliables, al menos en relación con la acción de remoción en el caso de que la interpretación de las circunstancias relativas a la ruptura de la cadena de custodia en sede penal sean valoradas de diferente forma. A ello se le añaden los motivos que considerábamos ut supra.

32. Con base a los criterios antedichos, no es difícil imaginar otras acumulaciones posibles, inspirados, por otra parte, en la necesaria protección de la propiedad intelectual e industria, título competencial único, como se desprende de la propia atribución de competencias que se realiza en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

SEGUNDO.- carácter de marca renombrada

33. Se ejercita acción de infracción al amparo del artículo 9.1b) RMUE, dado el carácter renombrado de las marcas de la actora que, a juicio de la actora, constituirían una familia de marcas.

I. Doctrina general.

34. La SAP, Alicante, sección 8 del 06 de julio de 2020 ( ROJ: SAP A 2397/2020 - ECLI:ES:APA:2020:2397 ), asunto "ÚNICO", recordaba que la distintividad desde el punto de vista extrínseco de la marca significa el grado de conocimiento del signo de la actora por el público interesado en ese tipo de producto. La Sentencia del Tribunal General de 1 de marzo de 2018 (asunto Shoe Branding Europe/EUIPO T- 629/16), al referirse a los requisitos de una marca renombrada declara:

" 25 Para ser beneficiaria de la protección prevista en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009 , una marca registrada debe ser conocida por una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por ella [sentencia de 6 de febrero de 2007, Aktieselskabet af 21. november 2001/OAMI - TDK Kabushiki Kaisha (TDK), T-477/04 , EU:T:2007:35 , apartado 48; véase también, por analogía, la sentencia de 14 de septiembre de 1999, General Motors, C-375/97 , EU:C:1999:408 , apartado 26].

26 Al examinar dicho requisito, se deben tomar en consideración todos los elementos pertinentes de los autos, en particular, la cuota de mercado que posee la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración de su uso, así como la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla ( sentencia de 6 de febrero de 2007, TDK, T-477/04 , EU:T:2007:35 , apartado 49; véase también, por analogía, la sentencia de 14 de septiembre de 1999, General Motors, C-375/97 , EU:C:1999:408 , apartado 27)."

35. A estos efectos, hemos de tener en cuenta que una MUE puede ser renombrada si es conocida en una parte sustancial del territorio de la Unión y, esta parte sustancial puede coincidir con el territorio de un Estado como es España ( SSTJUE 6 de octubre de 2009, asunto C-301/07 y 3 de septiembre de 2015, asunto C-125/14). En particular, en el asunto C-32806 Fincas Tarragona [2007] de 22 de noviembre, el TJUE señalaba que el artículo 4, apartado 2, letra d), de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, debe interpretarse en el sentido de que la marca anterior debe ser notoriamente conocida en todo el territorio del Estado miembro de registro o en una parte sustancial de éste. De esta forma, en el par. 18 señalaba expresamente que el sentido dado comúnmente a los términos utilizados en la expresión "en un Estado miembro" se opone a que dicha expresión se aplique a una notoriedad limitada a una ciudad y su entorno que no constituirían, conjuntamente, una parte sustancial de un Estado miembro.

36. Por otra parte, como señalaba el Tribunal Supremo en el caso Maristas ( STS, Civil sección 1 del 23 de julio de 2012; ROJ: STS 6110/2012 - ECLI:ES:TS:2012:6110 ), no es necesario para que la marca goce de la consideración de "notoriamente conocida" que, además de serlo para una parte relevante del público interesado, los servicios o productos a los que se aplica sean de gran calidad o, debido a la fuerte inversión en publicidad, la marca transmita una imagen positiva. Lo esencial es que la marca sea conocida por una parte relevante del público interesado, sin perjuicio de que ello pueda venir determinado por la concurrencia de criterios cuantitativos y/o criterios cualitativos.

37. El Tribunal de Justicia ha señalado que el grado de conocimiento requerido debe considerarse alcanzado cuando una parte significativa del público interesado por los productos y servicios amparados por la marca conoce esta marca, añadiendo que ni la letra ni el espíritu del artículo 5, apartado 2 de la Directiva, permiten exigir el conocimiento de la marca por un determinado porcentaje del público" (Asunto C-375/97 General Motors [1999] de 14 de septiembre). Dos cuestiones son importantes. La primera, que el Tribunal de Justicia no ha definido con mayor precisión que la señalada el término "proporción significativa". La segunda, que se ha rechazado fijar un determinado porcentaje del público, por lo que se desaconseja la utilización de criterios fijos de aplicación general, dado que un grado de conocimiento predefinido, tomado aisladamente, puede no ser el más apropiado para una evaluación realista del renombre la notoriedad (Directrices EUIPO Parte C, Oposición, sección 5, 3.1.2.1, -2021-). No obstante lo anterior, ello no significa que un determinado porcentaje carezca de cualquier interés. Bien por ser muy elevado, lo que sirve para acreditar el conocimiento, bien por ser muy bajo, lo que excluye su conocimiento por una parte significativa del público interesado. Con todo, hemos de ser cautelosos, puesto que como afirma la EUIPO cuando " los productos o servicios interesen a grupos de consumidores muy pequeños, este tamaño reducido del mercado total implica que una proporción significativa del mismo también será reducida en cifras absolutas". Finalmente, distintividad por el uso no implica renombre. Para la primera no es necesario un umbral mínimo que sí se exige para el segundo. De ahí que la mera inversión en campañas promocionales o en publicidad, pueda suponer que la marca haya adquirido un fuere carácter distintivo por el uso y, sin embargo, no haya adquirido renombre (EUIPO, Asunto Mandarino/Mandarina Duck, res 21/4/2010, R 1054/2007-44)

38. El público interesado no está compuesto únicamente por los compradores actuales, sino también por los compradores potenciales , así como a los miembros del público que solamente entran en contacto indirectamente con la marca, en la medida en que tales grupos de consumidores puedan ser también destinatarios de los productos en cuestión. Y, en este sentido, se ha señalado que el público interesado es el público en general, por ejemplo, en relación con agua mineral (Asunto MATTONI (fig.) 04/08/2011, R 1265/2010-2), preparaciones medicinales para el tratamiento de la disfunción sexual (Asunto SEXIALIS / CIALIS et al. 15/09/2011, R 2100/2010-1) , productos farmacéuticos para el tratamiento de las arrugas (Asunto C-100/11 Botolist/Botocyl [2012] de 10 de mayo).

39. Se suscita la cuestión de si los productos amparados por la marca interesan a varios grupos de compradores con diferentes perfiles. En tales casos, la cuestión radica en determinar si el renombre debe valorar se dentro de cada grupo por separado o si debe abarcar todos los tipos de compradores. La cuestión es relevante por cuanto la percepción del producto puede ser diferente en diferentes eslabones de la cadena de distribución, de forma que, en alguno de esos eslabones el producto haya podido alcanzar un conocimiento por parte de una parte significativa de dicho escalón, aunque dicho conocimiento no se haya alcanzado en otros eslabones. A priori, no podemos excluir que el renombre se alcance solo a uno de grupos de compradores, cuando una parte significativa de compradores de ese grupo conoce la marca y la vincula con los productos o servicios que ampara. Ahora bien, ello debe ser, consideramos, tratado con cierta cautela, dado que un exceso en la delimitación del público interesado puede distorsionar el grado de conocimiento que se tiene, en realidad, de la marca.

40. El carácter renombrado debe predicarse de la marca para los productos y servicios para los que se encuentra registrada y no de la familia, gozando como tal renombre cada marca individualmente considerada, lo que no tiene que suceder necesariamente con la familia. Cuestión distinta es que el elemento que sirve de unión a la familia de marcas haya adquirido una elevada distintividad por el uso hasta tal punto que el público relevante asocia el renombre también con el elemento que sirve de unión a la familia de marcas (EUIPO McDonald's International Property Company, Ltd./ McDreams Hotel GmbH de 18 de abril de 2018 (asunto R 972/2017).

41. Ello no quiere decir que la existencia de una familia de marcas carezca de importancia alguna. Recordemos que la existencia de una familia de marcas puede influir en la apreciación del riesgo de confusión, aunque no para apreciar la similitud entre los signos (véase Asunto C-552/09 P - Ferrero/OAMI [2011] de 24 de marzo (ECLI: EU:C:2011:177) así como la la SAP Alicante Civil sección 8 del 25 de febrero de 2020 ( ROJ: SAP A 301/2020 - ECLI:ES:APA:2020:301 ). En el caso de la marca renombrada, puede reforzar el vínculo que se puede establecer entre la marca renombrada y el signo impugnado (T-428/18 McDreams Hotel GmbH [2019] de 10 de octubre (

42. En relación a la prueba del renombre, ni las resoluciones administrativas ni las resoluciones judiciales que se hayan podido dictar en procedimientos anteriores son vinculantes para los Tribunales de Marca de la Unión Europea. Ahora bien, ello no quiere decir que los argumentos esgrimidos en las mismas no hayan de ser tenidos en cuenta, ni que no pueda argumentarse en torno a los mismos, pero debe recordarse que el renombre deberá ser acreditado en cada caso si bien tales resoluciones pueden constituir la base fáctica del razonamiento posterior. Sí que es cierto que, en algún caso, hemos reconocido el renombre sin necesidad de mayores esfuerzos argumentativos dada la intensidad del renombre de la marca (Caso Mercedes-Benz- SJM Alicante, a 02 de julio de 2022 - ROJ: SJM A 11696/2022; Caso Vega Sicilia- SJM Alicante, a 27 de abril de 2022 - ROJ: SJM A 12895/2022).

43. Esta posición queda confirmada por la STGUE en T-492/20, S. Tous, S. L. [2021] de 7 de julio de 2021 (ECLI:EU:T:2021:413) en la que se reconoce el valor de las sentencias que se hubieran podido dictar con anterioridad en relación con el signo y los productos o servicios para los que se encuentra registrado si bien ello no ha de impedir la valoración del conjunto de pruebas aportadas. En este sentido, recordemos que el Tribuna General declara la carencia de fuerza probatoria de las sentencias aportadas, pero no por el hecho de que las mismas carezcan de virtualidad probatoria, sino por un defecto de traducción al alemán que era la lengua del procedimiento. En efecto, el Tribunal advierte que solo se tradujo bien una pequeña parte de esas resoluciones, bien nada en absoluto. De esta forma, los fragmentos traducidos no indican cuáles eran las marcas en conflicto, en qué pruebas se basaron esas resoluciones ni respecto de qué productos o servicios se declaró acreditado el renombre.

I II. Análisis del presente caso.

44. La parte actora solicita que se declare el carácter renombrado tanto de las marcas relativas al "osito", "niño" y "niña" de Tous.

45. Sin perjuicio de que ya hemos reconocido que el renombre puede quedar acreditado como hecho notorio, lo que excluye la necesidad de prueba, lo cierto es que se trata de un expediente que debe ser limitado. Hecho notorio debe referirse a hechos que gocen de notoriedad absoluta y general (281 LEC).

46. Por otra parte, ya hemos tenido la ocasión de señalar que la distintividad y el renombre pertenecen al signo. Son cualidades extrínsecas al signo y relativas al mismo pero que no pueden extenderse ni por familiaridad ni por mera relación de pertenencia a un tronco común al resto de marcas. Esto es, ha de analizarse signo a signo. La mera relación de familiaridad no permite determinar la existencia de renombre a menos que el renombre se deba precisamente al elemento o término común.

47. Por ello, el posible renombre de la marca TOUS no puede extenderse a marcas pertenecientes al portfolio de marcas registradas por el mero hecho de pertenecer a la misma, sino que el renombre ha de ser analizado caso por caso. No obstante ello, nada impide que la prueba se realice acumuladamente respecto de aquellos elementos que puedan ser comunes. Cierta economía procesal es necesaria.

48. Tampoco se refiere la actora a signos concretos. Se pretende el reconocimiento mediante notoriedad del conjunto de marcas del portfolio. Quizás con mayor precisión y distinción entre la marca denominativa y las marcas figurativas sin elementos denominativos, así como entre las propias marcas figurativas, fuera aconsejable. Puede que alguna marca figurativa, en el caso de haber sido vinculada a la imagen de la empresa y asociada a la propia marca denominativa, pudiera haber gozado de cierto reconocimiento pero para ello los hechos deben establecerse de forma desagregada en relación con cada uno de los signos cuyo renombre se solicita.

49. Debemos recordar que el hecho de que una marca se encuentre bajo la cobertura de TOUS no permite extender el renombre de esta a aquella. En el mismo sentido se ha pronunciado la STGUE en T-492/20, S. Tous, S. L. [2021] de 7 de julio de 2021 (ECLI:EU:T:2021:413) (pendiente de recurso), en el que en los apartados 43 y 44 se advierte que la parte había dedicado el esfuerzo probatorio a acreditar en su caso el renombre de la marca TOUS pero no de las marcas en conflicto. Ello no quiere decir que no sean renombradas sino que no queda acreditado tal renombre.

50. Dicho lo anterior, la parte actora acredita que el registro de las marcas es del año 2000 y 2009 en el caso del osito, 2010 en el caso de la niña y el niño.

51. En cuanto al "osito" su renombre ha sido reconocido en diferentes sentencias, alguna de las más recientes SAP, Alicante, Civil sección 8 del 15 de marzo de 2019 ( ROJ: SAP A 412/2019 - ECLI:ES:APA:2019:412 ). De igual forma, ha sido reconocido por SJM 2 de Alicante, de Marca de la UE en su sentencia 77/20, de 9 de marzo de 2020, en el Procedimiento de Juicio Ordinario núm. 474-C/2019-. No obstante lo anterior, lo importante será determinar que, a fecha de la incautación, esto es, en marzo de 2013, las citadas marcas hubieran adquirido dicho renombre. Ninguna de las sentencias anteriores se refiere al 2013. No se aporta tampoco la resolución de la OEPM de 13 de junio de 2012, relativa a la marca nacional 3.011.897.

52. La reciente sentencia SAP, Civil sección 8 del 31 de marzo de 2023 ( ROJ: SAP A 191/2023 - ECLI:ES:APA:2023:191 ) reconoce el carácter renombrado de las marcas alegadas.- La sentencia tiene su relevancia para el presente caso dado que se trata de un proceso gemelo, en el que se enjuicia la incautación a otro de los implicados en la misma operación policial llevada a cabo el 19 de marzo de 2013. En este sentido, por tanto, se reconoce el carácter renombrado a fecha de 2013. No obstante lo anterior, en el procedimiento que da lugar a la sentencia anteriormente citada la parte demandada se encontraba en rebeldía y, por tanto, no llegó a impugnar el carácter renombrado de las marcas anteriormente citadas. La propia sentencia afirma que el carácter renombrado es un hecho acreditado y no impugnado.

53. De la misma forma, en la SAP, Civil sección 8 del 17 de marzo de 2023 ( ROJ: SAP A 190/2023 - ECLI:ES:APA:2023:190 ) se declara el renombre de las marcas infringidas. Sin embargo, en el citado caso el renombre no es discutido por la parte demandada, que lo acepta expresamente. En cuanto a la SAP Alicante (Sección 8ª) núm.. 102/2014 de 13 mayo , alegada por la actora, tampoco fue hecho controvertido.

54. Por en línea con lo señalado por la STGUE en T-492/20, S. Tous, S. L. [2021] de 7 de julio de 2021 (ECLI:EU:T:2021:413) los anteriores casos se distinguen por tanto del presente y no ofrecen más que una primera aproximación a la cuestión del renombre. En ninguno de ellos parece que se llegase a realizar un análisis de las pruebas relativas al renombre sino que su reconocimiento fue consecuencia lógica de la falta de impugnación. Cuestión distinta es que las resoluciones judiciales hubieran declarado el renombre tras una valoración integra de la prueba aportada, a fecha de 2013, fecha de los hechos.

55. En cuanto a las pruebas practicadas en el presente procedimiento, el documento número 11 contiene la prueba relativa al posible renombre de las marcas. Con todo, hemos de advertir el documento no contiene un orden en función de cada uno de los signos, lo que permitiría un rechazo de plano de la valoración de la prueba del renombre. Es exigible a la parte actora que, al tiempo de solicitar que se declare el renombre de varios signos presente la prueba agrupada por signo, sin establecer un pliego conjunto y en bloque para todos ellos, no obstante poder existir pruebas comunes.

56. Se han aportado certificados de renombre emitidos por ANDEMA. Sin embargo, en los mismos, no obstante referirse a las marcas objeto del presente litigio, no distinguen entre la marca TOUS y el resto de las marcas figurativas objeto del presente litigio. Ni la cifra de ventas mundial total ni los gastos publicitarios entre 2011 y 2016 se aportan de forma desagregada por lo que no permite identificar qué parte corresponde a cada una de las marcas.

57. Nada impide considerar el número de tiendas, así como el hecho de que se encuentre protegida en numerosos países. Lo relevante, sin embargo es que los datos se encuentran incompletos al no aportarse de forma desagregada y no permitir distinguir entre la marca TOUS y las marcas figurativas en litigio.

58. De la misma forma, si bien la pertenencia al foro de marcas renombradas españolas podría ser un dato relevante para determinar el renombre de la marca, lo importante será determinar que, a fecha de los hechos, el signo concreto alegado en el presente litigio era conocido como identidad corporativa e indisociable de la imagen propia de la marca.. En este sentido, lo único que se acredita es que la marca TOUS pertenece al foro de marcas renombradas pero no que TOUS fuer identificada a través de ninguna de las marcas figurativas carentes de elemento denominativo.

59. Tampoco las noticias e información publicadas permiten determinar el renombre de ninguna de las marcas en litigio. La mayor parte de las informaciones e imágenes se refieren a la marca TOUS y no a las marcas figurativas aquí discutidas. Tan solo logramos identificar en el pliego documental tres fotografías en los folios 111, 112, 113 en las que puede advertirse la presencia del "osito" junto a diferentes personalidades. Ahora bien, ni se identifica la fecha del evento, ni la identidad de la personalidad, todo ello relevante a los efectos de reconocer algún tipo de eficacia probatoria, especialmente cuando se trata de reconocer renombre en fecha tan lejana como el año 2013 (hace 10 años).

60. La prueba aportada por la parte actora no acredita el renombre de las marcas alegadas sino, en su caso, de la marca TOUS. En efecto, todos los datos aportados a este procedimiento se refieren a TOUS pero no a la concretas marcas para los productos y servicios que se encuentran registrados que han sido alegados como infringidas

TERCERO.- Riesgo de confusión ( art. 9.2.b RMUE ) entre los signos de la actora y los signos de la parte demandada.

61. En la STS, Civil sección 1 del 18 de enero de 2017 ( ROJ: STS 63/2017 - ECLI:ES:TS:2017:63), asunto "Badtoro", el Tribunal Supremo recordaba la jurisprudencia consolidada en relación con el juicio de confusión:

En una sentencia anterior (núm. 225/2008, de 24 de marzo), citada en otro sentido por el recurso, especificábamos la limitación de la revisión de este enjuiciamiento:

"Ciertamente, en principio, la apreciación de que se trata no deja de ser un tema que corresponde a la función de los tribunales de instancia, pero, si ello apenas podría producir discusión (salvo error patente o arbitrariedad) en el caso de identidad, porque lo que es absolutamente igual no admite variantes, sin embargo, como la "semejanza confusoria" es opinable y supone un concepto jurídico indeterminado, la doctrina jurisprudencial permite un cierto grado de control casacional que se configura en torno a una regla del buen sentido, -común, y no técnico, dado el sector social en que opera la norma-, que no es otra cosa que una ponderación lógica de las circunstancias de cada caso contempladas a la luz de ciertas pautas ponderativas que permiten actuar, en un primer plano, con una cierta unidad de criterio, y, por lo tanto, con unificación valorativa, y facilitan, en otro plano, aproximar la decisión judicial a la realidad jurídica, cuya controversia pretende componer".

Estas pautas de ponderación, que deben operar de acuerdo con las circunstancias de cada caso, han sido condensadas en la reseñada sentencia 95/2014, de 11 de marzo , en las siguientes directrices:

"i) "El riesgo de confusión consiste en el de que el público pueda creer que los productos o servicios identificados con los signos que se confrontan proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas, dado que el riesgo de asociación no es una alternativa a aquel, sino que sirve para precisar su alcance" [ Sentencia núm. 119/2010, de 18 de marzo , con cita de la STJUE de 22 de junio de 1.999 ( C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen].

"ii) " La determinación concreta del riesgo de confusión debe efectuarse en consideración a la impresión de conjunto de los signos en liza producida en el consumidor medio de la categoría de productos, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, teniendo en cuenta el grado de similitud gráfica, fonética y conceptual, en particular, los elementos dominantes" [ Sentencia núm. 777/2010, de 9 de diciembre , con cita de las SSTJUE de 11 de noviembre de 1.997 ( C-251/95 ), Sabel c. Puma, y de 22 de junio de 1.999 ( C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen; y de las Sentencias de esta Sala núms. 427/2008, de 28 de mayo , 838/2008, de 6 de octubre , 225/2009, de 30 de marzo , 569/2009, de 22 de julio , 827/2009, de 4 de enero de 2010 , 72/2010, de 4 de marzo y 364/2010, de 2 de junio ].

"iii) De este modo, "el riesgo de confusión debe ser investigado globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes" [ Sentencia 777/2010, de 9 de diciembre , con cita de las SSTJUE de 11 de noviembre de 1.997 ( C-251/95 ), Sabel c. Puma; de 22 de junio de 1.999 ( C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen; y de 22 de junio de 2.000 ( C-425/98 ), Mode c. Adidas; y de las Sentencias de esta Sala núms. 225/2009, de 30 de marzo , 569/2009, de 22 de julio , 827/2009, de 4 de enero de 2010 , 72/2010, de 4 de marzo y 364/2010, de 2 de junio ]. Depende, " en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado (...), del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados" [ STJUE de 11 de noviembre de 1.997 ( C-251/95 ), Sabel c. Puma].

"iv) En la valoración global de tales factores ha de buscarse un cierto nivel de compensación, dada la interdependencia entre los mismos, y en particular entre la similitud de las marcas y la semejanza entre los productos o los servicios designados: "así, un bajo grado de similitud entre los productos o los servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa" ( STJUE de 29 de septiembre de 1998 ( C-39/97 ), Canon c. Metro).

"v) A los efectos de esta apreciación global, se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada [ STJUE de 22 de junio de 1.999 ( C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen].

"vi) Pero, esta exigencia "de una visión de conjunto, fundada singularmente en que el consumidor medio las percibe como un todo, sin detenerse a examinar sus diferentes detalles, (...) no excluye el estudio analítico y comparativo de los elementos integrantes de los respectivos signos en orden a evaluar la distinta importancia en relación con las circunstancias del caso, pues pueden existir elementos distintivos y dominantes que inciden en la percepción del consumidor conformando la impresión comercial. Lo que se prohíbe es la desintegración artificial; y no cabe descomponer la unidad cuando la estructura prevalezca sobre sus componentes parciales" (Sentencia núm. 777/2010, de 9 de diciembre)".

62. Como hemos señalado la determinación concreta del riesgo de confusión debe efectuarse en consideración a la impresión de conjunto de los signos en liza producida en el consumidor medio de la categoría de productos, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, teniendo en cuenta el grado de similitud gráfica, fonética y conceptual, en particular, los elementos dominantes. No obstante, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada ( C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, [1999] de 22 de junio).

A. Identidad o similitud de los productos o servicios

63. El primer estadio del análisis parte de determinar si existe identidad o similitud de los productos o servicios. En el presente caso, existe plena identidad en cuanto a los productos y servicios siendo un hecho incontrovertible.

B. Público destinatario.

64. El público destinatario es el público en general. En principio, si la marca anterior es una marca nacional, es necesario analizar los criterios correspondientes en relación con el público destinatario de este Estado miembro de la UE. Por el contrario, si es una marca de la Unión Europea será necesario realizar un análisis que se extienda a toda la UE. Ahora bien, en aquellas situaciones en que exista riesgo de confusión en al menos una parte de la UE y si así lo justifica la economía de procedimiento (por ejemplo, evitar el examen de pronunciaciones o significados específicos de las marcas en varias lenguas), el análisis no tiene que extenderse a toda la UE, sino que puede concentrarse en la parte o las partes en que exista riesgo de confusión (Directrices Equipo, Parte C, Oposición, sección 2, capítulo 4, ap. 1.3 territorio de referencia y público destinatario). De la misma forma, el órgano jurisdiccional podrá concentrarse en aquella parte o partes de la Unión Europea en las que exista riesgo de confusión. En el presente caso, dada la naturaleza de los servicios que se prestan, se atenderá a la comparación en relación con el territorio español.

65. En cuanto al grado de atención, recordemos que deberemos considerar la comparación desde la perspectiva del consumidor medio de la categoría de productos, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada.

C. Similitud entre los signos.

Debemos proceder a continuación a determinar el grado de similitud gráfica, fonética y conceptual, en particular, los elementos dominantes.

i. Distintividad del signo de la parte actora.

66. La parte demandada no ha solicitado la nulidad de los registros de la parte actora. Por tanto, a priori, debe reconocérseles cierto grado de distintividad.

67. Debe considerarse igualmente que las marcas se encuentran registradas para las clases 14 y 18 sin que las marcas registradas tengan carácter descriptivo de las citadas clases y un escaso carácter evocador. No se ha acreditado que se trate de signos comunes. En consecuencia, cabe reconocer una distintividad medio-alta.

i. similitud entre los signos.

68. Recordemos que la comparación debe establecerse entre los signos tal y como se encuentran registrados y el signo impugnado. No se trata de comparar los signos infractores con el signo tal y como es comercializado. En este caso estaríamos ante un supuesto de competencia desleal.

1) la niña

69. La representación del signo presuntamente infractor, si bien presenta algunas diferencias, reproduce en el contorno los elementos distintivos del signo anterior. En este sentido, se trata de una figura de una niña sin cuello con los brazos abiertos, con trenzas en dibujo de cruz, vestido que nace en la axila y zapatos. El hecho de que el producto incautado incorpore colores en forma de piezas de joyería no impide que se considere que existe una reproducción del sino al menos en una similitud medio alta.

2) el niño

70. La representación del signo presuntamente infractor, si bien presenta algunas diferencias, reproduce en el contorno los elementos distintivos del signo anterior. En este sentido, se trata de una figura de un niño sin cuello con los brazos abiertos, pantalones que nacen desde la axila y zapatos. El hecho de que el primero de los productos incautados incorpore colores en forma de piezas de joyería no impide que se considere que existe una reproducción del sino al menos en una similitud medio alta.

3) el niño y la niña.

71. Se trata de una infracción doble mediante la conjunción de dos signos protegidos, unidos por las manos. En este caso la similitud es media. Si bien se reproduce alguna de las características más relevantes como es el hecho de que los brazos nacen de debajo de la cabeza y no presentan cuello, así como que la niña tiene trenzas con dibujo de cruz, la parte inferior presenta una falda y un pantalón que se superponen a una parte inferior que se recorta. Los zapatos igualmente presentan alguna diferencia, pues en este caso se encuentran en ángulo. Sin embargo, en la visión de conjunto la similitud es media.

4) el oso

72. La representación del signo presuntamente infractor, si bien presenta algunas diferencias, reproduce en el contorno los elementos distintivos del signo anterior. En este sentido, se trata de una figura de un oso, pudiéndose apreciar perfectamente la reproducción del contorno en términos casi idénticos. La introducción de detalles de joyería en el interior no impide aprecia la reproducción del signo. Es cierto que los detalles lo que pretenden es asemejar el signo infractor al producto tal y como se emplea en el mercado pero para ello resulta necesaria la reproducción del signo registrado. La similitud es alta.

ii. Conclusión

73. El riesgo de confusión debe ser investigado globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes. Depende, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado, del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados.

74. En este sentido, las marcas de la actora se encuentran registradas para servicios de la clase 14 y 18. Por tanto, se trata de productos idénticos.

75. Los signos presuntamente infractores presentan una similitud media/medio-alta con los signos registrados.

76. Por todo ello, debemos considerar que los signos controvertidos presentan un evidente riesgo de confusión con las marcas registradas.

CUARTO. -Infracción de diseño registrado.

77. El ejercicio de la acción de nulidad con carácter reconvencional contra el modelo registrado exige, con carácter previo, que nos refiramos a la misma dado que su estimación supondría el decaimiento de la acción ejercitada por la parte actora.

78. El artículo 10 del RDMC confiere un ámbito de protección al diseño registrado más amplio que el que confiere al diseño no registrado, sobre la base de un derecho de exclusiva que impide la utilización de modelos que no generen en el usuario informado una impresión general distinta, teniendo en cuenta el grado de libertad del autor, así como que conforme señala la STJUE de 20 de octubre de 2011 el grado de atención del usuario informado se centra más en " (...) las similitudes existentes entre los elementos no necesarios y a las diferencias entre los elementos esenciales que a aquellas semejanzas que vienen definidos por la estructura base". En este sentido, señala la STDMC de España de 6 de febrero de 2014: " conforme dispone el art 10-1 RDMC , en función de la impresión general que produzca respecto de los usuarios informados, de modo tal que sólo habrá infracción si el modelo denunciado no produjera una impresión general distinta, precisándose en el apartado 2 del citado precepto que, para determinar la protección debe tenerse en cuenta el grado de libertad del autor al desarrollar el dibujo o modelo.". La evaluación no puede consistir simplemente en una comparación analítica de una lista de similitudes y diferencias (véanse las sentencias de 18/03/2010, T-9/07, Metal rappers, EU:T:2010:96, apartados 54 a 84; de 20/10/2011, C-281/10 P, Metal rappers, EU:C:2011:679, apartados 53 a 59; de 07/11/2013, T- 666/11, Gatto domestico, EU:T:2013:584, apartado 21).

79. Por su parte, el TGUE en los Asuntos T-68/10, Sphere Time v OHMI [2011] de 14 de junio ( EU:T:2011:269), apartado 73 y 74 ha señalado que no hay que examinar aisladamente y de manera exclusiva sus representaciones gráficas, sino que, antes al contrario, deben apreciarse globalmente todos los elementos presentados que permitan determinar, de manera lo suficientemente precisa y cierta, la impresión general producida por el dibujo o modelo de que se trate.

80. Por su parte, la Sentencia del Tribunal de Marca de la Unión Europea de 5 de mayo de 2017 señalaba que :

" Podemos concluir que un dibujo o modelo infringe otro dibujo o modelo (en nuestro caso, los registrados con anterioridad) cuando, habida cuenta de la libertad del autor en la elaboración de aquél, tal dibujo o modelo no produce en el usuario informado una impresión general distinta de la producida por los dibujos o modelos anteriores. La infracción se produce cuando el dibujo o modelo confrontado produce una misma impresión general, para lo cual, como venimos diciendo, debe tenerse en cuenta el grado de libertad del autor al desarrollarlo, la naturaleza del producto al que se aplica o incorpora el dibujo o modelo y, en particular, el sector industrial al que pertenece -STGUE 22 junio 2012, asunto T-153/08 -. En definitiva, y como también ha dicho este Tribunal con reiteración, en anteriores resoluciones, son tres los conceptos que determinan la existencia de la infracción del modelo comunitario registrado; a saber: el de usuario informado, el grado de libertad del autor y la impresión general mediante la comparación de los modelos en liza."

81. Finalmente, la comparación debe centrarse en el dibujo o modelo impugnado tal como fue registrado y debe estar basado en los elementos que están realmente protegidos, sin tener en cuenta las características que se excluyen de la protección.

82. El grado de libertad del autor en la elaboración del dibujo o modelo se define sobre la base, concretamente, de los imperativos vinculados a las características impuestas por la función técnica del producto, o de un elemento del producto, o incluso de las prescripciones legales aplicables al producto. Tales imperativos llevan a una normalización de determinadas características que entonces pasarán a ser comunes a los dibujos o modelos aplicados al producto de que se trate ( sentencias de 09/09/2011, T-10/08 y T-11/08, Internal combustion engine, EU:T:2011:447, apartados 32, 47; de 18/03/2010, T-9/07, Metal rappers, EU:T:2010:96, apartado 67).

QUINTO.- Impresión general distinta

83. La parte actora presenta dos diseños registrados, el primero de ellos comunitario, el segundo nacional:

A. ELEFANTE

84. Por una parte nos encontramos con un elefante solicitado para pieza de joyería que presenta un elefante de cuerpo único, con 4 patas en posición de movimiento, visibles dos de ellas adelantadas, boca abierta y trompa apoyada en la frente, siendo perceptibles los ojos y las orejas por el dibujo con puntos interior.

D. FLOR

85. por otro con el contorno de una margarita solicitada para pieza de joyería consistente en un anillo de cuerpo único de grosos relativamente reducido y configuración amorfa, cuyo contorno presenta, a los largo de toda su extensión, una pluralidad de ondulaciones cóncavas y convexas entrelazadas, configurando una forma similar a una forma achatada.

E. Sector

86. Ya hemos señalado que a pesar de que el diseño impugnado para está registrado para "piezas de joyería".

F. Usuario informado

87. La identificación del usuario informado, sin perjuicio de ser cuestión nuclear, no se encuentra suficientemente delimitada en el Reglamento 6/2002 siendo una cuestión de delimitación principalmente jurisprudencial.

88. La STMUE de 2 de febrero de 2012 (ROJ: SAP A 201/2012.- ECLI:ES:APA:2012:201) en relación con diseños relativos a calzado femenino y citando la STJUE PepsiCo. Inc v Grupo Promer Mon Graphic S.A [2011] de 20 de octubre, recordaba que "no es el consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz que percibe habitualmente el dibujo o modelo como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar ". Y " tampoco es un experto o técnico capaz de observar en detalle las más pequeñas diferencias que existan entre los modelos o dibujos en conflicto". Hechas las caracterizaciones negativas, especifica: "de este modo, el adjetivo "informado" sugiere que, sin ser un diseñador ni un experto técnico, el usuario conoce los diferentes dibujos o modelos existentes en el sector de que se trata, dispone de un determinado grado de conocimiento sobre los elementos que normalmente contienen esos dibujos o modelos y, debido a su interés por los productos de que se trata, presta un grado de atención relativamente elevado al utilizarlos ", y concluye: "el usuario informado presta más atención a las similitudes existentes entre los elementos no necesarios y a las diferencias entre los elementos esenciales que a aquellas semejanzas que vienen definidos por la estructura base".

89. La cualidad de usuario informado no se adquiere por la mera experiencia de consumo. De ser así, se requiere una experiencia de consumo cualificada. Es usuario informado no el consumidor medio sino quien conoce los diferentes dibujos o modelos existentes en el sector de que se trata , tiene un determinado conocimiento de los elementos propios del diseño y, debido a su interés por los productos de que se trata, presta un grado de atención relativamente elevado a utilizarlos.

90. Así, tras citar, STJUE C-281/2010 P PepsiCo. Inc v Grupo Promer Mon Graphic S.A [2011] de 20 de octubre (ECLI: EU:C:2011:679), la parte actora considera que el Juez puede ser el usuario informado. En este sentido, manifiesta que, " cabe suscitar la cuestión, en este caso, si la percepción personal del juzgador puede trasladarse a la sentencia con el valor de la "impresión general producida en un usuario informado". Considera la doctrina más autorizada en la materia que podrá el juzgador representar tal papel cuando se trate del diseño de productos dirigidos a amplios sectores de consumidores y usuarios, como ocurre en este caso, en el que el juzgador podrá comprobar el grado de similitud, por no decir, de identidad, entre los modelos comparados".

91. El RMDC no establece en ningún momento que el Juez pueda ser el usuario informado. Es cierto que se ha admitido en algún caso pero no por ello deja de ser controvertido. En primer lugar, porque ha de tratarse de productos dirigidos a amplios sectores de consumidores y usuarios. En segundo lugar, porque incluso en estos casos, habrá de estarse a la naturaleza del producto en cuestión a los efectos de determinar las razones por las que cualquier consumidor y, por ende, el juez, podrá ser considerado usuario informado. En tercero lugar, porque el usuario informado ha de considerarse una ficción legal sin que la humanización de la misma sea un requisito del reglamento.

92. Y es que el concepto de usuario informado difícilmente puede desligarse de la experiencia personal. Así, en C-281/2010 P PepsiCo. Inc v Grupo Promer Mon Graphic S.A [2011] de 20 de octubre (ECLI: EU:C:2011:679), el TJUE señalaba que el concepto de usuario informado puede entenderse referido a un usuario que presenta no ya un grado medio de atención, sino un especial cuidado, ya sea debido a su experiencia personal, ya a su amplio conocimiento del sector de que se trate. Esto es, la experiencia personal es uno de los posibles elementos que cualifica a un usuario del producto como "informado". Ello llevaba al Tribunal General (y al Tribunal de Justicia, que convalidaba la sentencia de instancia) a reconocer que en el caso de pogs, rappers o tazos, el usuario informado pertinente en el presente caso podría ser un niño de unos 5 a 10 años de edad o un director de técnicas de comercialización de una sociedad fabricante de productos cuya promoción se lleve a cabo mediante la oferta de "pogs", "rappers" o "tazos". Esto es, experiencia personal o amplio conocimiento del sector. El usuario informado es necesario que haya adquirido un cierto conocimiento no experto (especial cuidado) del producto en cuestión, mediante, por ejemplo, un uso particularmente atento del producto, lecturas de prensa especializada, asistencias a ferias, conferencias, etc.

93. Finalmente, debe recodarse que el usuario informado no es un experto y, por tanto, no puede confundirse con los peritos, sin perjuicio de que su criterio puede ser introducido mediante una pericial en cuyo caso el experto deberá intentar identificar aquella posición de usuario informado y emitir informe en tal consideración. En este sentido, los peritos se han limitado a establecer las similitudes o diferencias desde su posición expertos.

94. Los diseños controvertidos se refieren ambos a piezas de joyería. Los usuarios informados tienen conocimiento de las piezas disponibles en el mercado y podríamos identificarlo como el comprador habitual de joyería y bisutería.

G. Grado de libertad

95. Como señalaba el Tribunal de Marca de la Unión Europea de España en su sentencia de 28 de septiembre de 2020 ( ROJ: SAP A 2403/2020 - ECLI:ES:APA:2020:2403 ) el grado de libertad del autor en la elaboración del dibujo o modelo se define sobre la base de los imperativos vinculados a las características impuestas por la función técnica del producto, o de un elemento del producto, o incluso de las prescripciones legales aplicables al mismo. Tales imperativos llevan a una normalización de determinadas características que entonces pasan a ser comunes a los dibujos o modelos aplicados al producto de que se trate (STG de 18 de marzo de 2010 y STJUE de 21 de noviembre de 2013).

96. Cuanto más restringida sea la libertad del autor en la elaboración del dibujo o modelo comunitario, mayor será la posibilidad de que las diferencias secundarias que existan entre los dibujos o modelos comparados causen una impresión general distinta en los usuarios informados ( sentencia de 18 de marzo de 2010, T- 9/07, "Representación de un soporte promocional circular", apartados 67 y 72; sentencia de 9 de septiembre de 2011, T-10/08 , "Motor", apartado 33), ya que la diferencia es más difícil de conseguir; a la inversa, a mayor libertad de creación, mayor ha de ser la divergencia con lo ya existente para afirmar que la impresión general es distinta.

97. El grado de libertad del autor no se ve afectado por el hecho de que coexistan en el mercado dibujos o modelos similares y formen una "tendencia general", o coexistan en los registros de las oficinas de la propiedad industrial ( sentencia de 22 de junio de 2010, T-153/08, "Equipo de comunicación", apartado 58; resolución de 1 de junio de 2012, R 0089/2011-3 - "Sacacorchos", apartado 27).

98. En el caso de las piezas de joyería el diseñador tendrá una gran libertad.

H. Impresión general que produce el modelo impugnado respecto del modelo registrado.

i. Elefante.

99.

100. En el Asunto C-281/10 PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic (Tazos) [2011] de 20 de octubre (ECLI: EU:C:2011:679) el Tribunal de Justicia señalaba que "no es erróneo tener en cuenta, en la evaluación de la impresión general de los dibujos o modelos en cuestión, los productos efectivamente comercializados que corresponden a esos dibujos o modelos", ahora bien , siempre y cuando la comparación entre los productos reales se emplee únicamente a título ilustrativo para confirmar las conclusiones ya alcanzadas y no pueda considerarse que constituya la base de la motivación de la sentencia recurrida. En este sentido, el hecho de que el Tribunal General hubiera empleado el verbo "confirmar" permitía al Tribunal de Justicia afirmar que "el Tribunal General basó en realidad sus apreciaciones sobre los modelos o dibujos en conflicto tal como se describen y representan en las respectivas solicitudes de registro".

101. Por tanto, puede tenerse presente el modelo registrado en la forma comercializada, pero solo en la medida que permita confirmar las conclusiones ya alcanzadas respecto del análisis de la impresión general, y no constituyan la base de la motivación de la estimación o desestimación de la acción de infracción de modelo comunitario ejercitada.

102. La propia experta aportada por la actora afirmaba que existen ciertas diferencias como son la dirección hacia donde mira el elefante o el contorno de la imagen. El informe de la demandada se refiere a las diferencias en las orejas, el cuerpo, las patas los ojos, boca y expresión facial, así como estilización. Se trata del elefante de la suerte de la mitología hindú que habitualmente se representa con la trompa hacia arriba hacia su cabeza. Ello limita, en cuanto al elemento común la libertad del autor.

103. Las semejanzas se refieren al tipo de decoración empleado, por puntos, tanto para el contorno como para el relleno. Sin embargo, en la impresión general de conjunto ambos modelos ofrecen una impresión diferente.

i ii. FLOR

104.

105. En el presente caso, la impresión general sin embargo se presenta en términos de alta similitud. La figura de la derecha de color dorado presenta una similitud cercana a la igualdad (una copia) del diseño de TOUS. La disquisición entre la forma achatada y curva es cuestión que solo un experto podrá apreciar. No debemos olvidar que la valoración se realiza desde la posición del usuario informado que, en este caso, hemos identificado con el comprador habitual de este tipo de productos. En este sentido, ambas piezas se componen de una forma anillada que representa el contorno de una flor achatada. Ambas formas presentan 5 pétalos con unas proporciones similares. Los diseños son simples pero las diferencias entre ambos no son significativas.

106. En el caso de la primera pieza, la diferencia consiste, esencialmente, en que no tiene forma de anillo sino que se tata de una pieza maciza. La pieza, sien embargo, presenta un contorno en que se dibuja una flor achatada en la que se aprecia una configuración muy similar a la del diseño registrado. La pieza destaca por otra parte el contorno frente al relleno por lo que el contorno adquiere relevancia en la visión de conjunto de forma que generará la misma impresión general en el usuario informado. Nótese que realmente lo que se trata, advertido que el diseño de la flor es prácticamente idéntico, es de camuflar el diseño registrado por TOUS en la pieza de joyería mediante la elaboración de una pieza maciza pero en la que resalta a modo de anillo el diseño en la configuración exterior.

SEXTO.- acción declarativa

107. De lo anterior se declara probado que la parte demandada ha infringido los derechos de propiedad intelectual de la actora los términos anteriormente expuestos excepto en relación con el diseño comunitario 1990805-0001 ("ELEFANTE").

SEPTIMO.- acción de cesación, remoción y prohibición.

108. La parte solicita que se condene a la parte demandada a los siguientes pedimentos:

a. Cesar en los actos infractores (fabricación y/o comercialización y/o almacenamiento y/o distribución de productos infractores)

b. Ordenar la retirada del tráfico económico de los productos infractores, y su posterior destrucción a costa de la demandada, así como de cualquier soporte, material o documento en los que se haya materializado la violación, así como los medios empleados para su fabricación.

109. El artículo 41.a) y c) de la LM recoge la acción de cesación, de abstención y de remoción. Por su parte, la STS de 23 de julio de 2012 recuerda que el presupuesto de la estimación de la acción de remoción es precisamente la estimación de la acción declarativa de infracción marcaria, siendo un efecto automático de la estimada aplicación. Así, argumenta que " la apreciación de la infracción de la marca notoria de la actora, legitima a ésta para pedir la cesación de los actos infractores, en este caso, del uso del signo "Maristas" en la promoción inmobiliaria que la demandada ha desarrollado en Alicante [ art. 41.1.a) LM , aplicable por la remisión general a la regulación interna de cada Estado miembro, contenida en el art. 101 RMC]". En este mismo sentido se pronuncia la STMUE de España de 19 de julio de 2013. Cabe, pues, estimar la acción de cesación, abstención y remoción ejercitada por la parte demandante, que comprenderá la condena a las multas coercitivas del artículo 44 de la LM y del artículo 102 del RMUE para asegurarse la efectividad de estos pronunciamientos de condena.

110. En el presente caso la peculiaridad se presenta porque determinados efectos que fueron incautados posteriormente fueron puestos a disposición de la actora por el juzgado de lo penal. Posteriormente la sentencia absolutoria declara la ruptura de la cadena de custodia.

111. Tenemos que señalar que el decomiso no es una institución penal, sino civil. Lo peculiar del presente procedimiento es que el decomiso acordado policialmente resulta infructuoso por la ruptura de la cadena de custodia, no obstante haberse tomado muestras que permitían, incluso, la destrucción anticipada del resto. El volumen de las cajas impedía el acceso al juzgado y las piezas incautadas fueron conservadas por TOUS tras ofrecimiento

112. Dicho lo anterior, que el comiso sea civil quiere decir que las piezas decomisadas podrían ser tenidas en cuenta si, al menos, la intervención de las piezas se hubiera realizado por la autoridad judicial, de forma que se hubiera podido dejar constancia de la identidad entre las piezas decomisadas y las muestras obtenidas. Y ello sin perjuicio de que en el posterior procedimiento penal se hubiera considerado la existencia de una infracción procedimental respecto de la custodia de las piezas que no iban a ser objeto de valoración. Esto es, lo único que iba a ser objeto de valoración eran las piezas que se habían separado como muestras. En el presente caso, sin embargo, parece que la intervención no se realiza en presencia judicial y que las únicas piezas que pueden ser consideradas por el juzgado por no haberse roto la cadena de custodia, es respecto de las muestras.

113. En cuanto a las piezas que se encuentran en poder de TOUS, no podemos acordar la destrucción porque no podeos determinar que tales piezas sean infractoras. La ruptura de la cadena de custodia significa que se desconoce el origen de las piezas y que no puede garantizarse que las piezas en poder de TOUS sean realmente las piezas incautadas. Sin embargo, tampoco podemos ordenar la devolución a la demandada.

114. Sin perjuicio de que el acta de intervención de la policía señala que se incautaron 2465 joyas, diez años después no se puede determinar que las joyas que están en poder de TOUS y que no están en poder de la policía ni del juzgado de instrucción o del penal, sean las piezas incautadas. De hecho, la base de la defensa de la demandada es que esas joyas no son las joyas incautadas porque se ha roto la cadena de custodia.

115. Si la demandada reconociera que esas joyas son las incautadas, entonces debería haberse extendido el juicio de infracción respecto de las mismas porque, con independencia de lo que hubiera sucedido en el procedimiento penal, lo cierto es que, en este procedimiento, la demanda habría reconocido de hecho la propiedad de esas joyas. Al no hacerlo así, al ser su posición la de desconocimiento del origen de las mismas de forma que la infracción ha de limitarse a las muestras y no al conjunto de joyas incautadas dada esa ruptura, es por lo que TOUS podrá disponer libremente de las piezas puestas a su disposición. A fin de cuentas, insistimos, la demandada no ha reconocido la propiedad de las mismas puesto que niega que tales joyas sean las que se incautaron en su día.

116. Por ello se acuerda la destrucción de las muestras puestas a disposición de este juzgado excepto de la pieza no infractora que será devuelta a GOLD FILLED CORDOBA JOYEROS S.L.

OCTAVO.-- Acción de daños y perjuicios.

117. La parte demandante pretende, tal y como resulta del suplico de su demanda, a indemnizar a la actora por los daños y perjuicios causados de conformidad el segundo de los criterios previstos en el artículo 43.2.b) LM y 55.2.c) LD, consistente en una cuantía al tanto alzado (antigua regalía hipotética), es decir, la cantidad que como precio el infractor hubiera debido de pagar al titular por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho, el cual hemos sentado de la siguiente forma:

1. Canon de entrada por la apertura de una franquicia TOUS de 24.000 euros;

2. Royalty variable o canon mensual, equivalente al 4% de las compras del establecimiento sobre el total de la venta de los productos infractores que habrá de determinarse en ejecución de sentencia, cuando esta parte conozca el volumen total de las ventas de los Productos infractores.

El daño emergente, cuantificado en base a los gastos derivados del informe pericial económico.

Subsidiariamente, que se aplique el criterio del artículo 43.5 LM y 55.5 LD consistente en el 1% de la cifra de negocios realizada por los infractores.

Finalmente, solicitamos que se fije a partir de la condena a la cesación de los actos de violación, una indemnización no inferior a 600 euros por día, hasta la efectiva cesación en los actos de infracción, como dispone el artículo 44 LM y 55.6 LD.

I. Sistema de responsabilidad

118. Establece el artículo 42 LM lo siguiente: 1. Quienes, sin consentimiento del titular de la marca, realicen alguno de los actos previstos en la letra a) del apartado 3 y en el apartado 4 del artículo 34, así como los responsables de la primera comercialización de los productos o servicios ilícitamente marcados, estarán obligados en todo caso a responder de los daños y perjuicios causados 2. Todos aquellos que realicen cualquier otro acto de violación de la marca registrada solo estarán obligados a indemnizar los daños y perjuicios causados si hubieran sido advertidos suficientemente por el titular de la marca o, en su caso, por la persona legitimada para ejercitar la acción acerca de la existencia de esta, convenientemente identificada, y de su violación, con el requerimiento de que cesen en la misma, o cuando en su actuación hubiere mediado culpa o negligencia o la marca en cuestión fuera renombrada.

119. Se consagra así un doble sistema de responsabilidad objetivo-subjetivo dependiendo de la tipología de la conducta infractora y del carácter de la marca.

120. En el presente caso, el demandante ha colocado el signo en los productos (34.3.a LM) en relación con las marcas protegidas.

121. Por su parte, el artículo 54 LPJDI establece 1. Quienes sin consentimiento del titular del derecho fabriquen o importen objetos que incorporen un diseño comprendido dentro del ámbito de protección del registrado, así como los responsables de la primera comercialización de éstos, estarán obligados, en todo caso, a responder de los daños y perjuicios causados. 2. Todos aquellos que realicen cualquier otro acto de explotación no autorizada del diseño registrado sólo estarán obligados a indemnizar los daños y perjuicios causados si hubieran sido advertidos fehacientemente por el titular del mismo acerca de la existencia de éste, convenientemente identificado, y de su violación, con el requerimiento de que cesen en la misma, o cuando en su actuación hubiere mediado culpa o negligencia.

122. En el presente caso la demandada ha llevado a cabo la primera comercialización (54.1 LPJDI).

IV. la regalía hipotética:

123. La Sentencia del Tribunal de Marca de la Unión Europea de 6 de mayo de 2016 ( ROJ: SAP A 1272/2016 - ECLI:ES:APA:2016:1272 ) señalaba al respecto lo siguiente:

1. La naturaleza de la regalía es la propia del enriquecimiento injusto.

2. No obstante, en materia de indemnización por violación de marca, la regalía no es sino un instrumento para cuantificar perjuicios en el marco de una acción resarcitoria del perjuicio, no del enriquecimiento injusto.

3. Es por ello que la licencia hipotética encarna daños causados por la infracción, no expresando una presunción aunque se sustente en una ficción jurídica por la cual se presume iures et de iure que se ha celebrado un contra to con el infractor.

4. Es un criterio en todo caso electivo para el perjudicado.

Ello explica a su vez, la forma en que quedan condicionados diversos aspectos de la acción indemnizatoria y en concreto lo relativo a la prueba del daño, a lo que hace a la relación causal y, desde luego, a la cuantificación de la indemnización.

La prueba del daño se satisface con la prueba de la explotación infractora. Si el criterio se sustenta en el enriquecimiento del infractor, el daño consiste en el importe debido y no pagado para que el tercero fuera legítimo usuario de la marca. En tales condiciones, la prueba del quebranto del titular deviene inútil.

Desde la perspectiva del nexo causal, su prueba se cumplimenta con la acreditación de la infracción en tanto ésta supone un uso no contra tado con el titular. Es por ello que el daño para el titular, que es acreedor de lo no cobrado por el contra to ficticio de licencia, trae correspondencia con el ahorro del usuario no autorizado de la marca. Y ese precio debe abonarse al margen del éxito comercial obtenido por el infractor pues éste forma parte del riesgo comercial al que es ajeno el uso autorizado, ficticiamente, de la marca.

En conclusión,

5. El criterio indemnizatorio en que consiste la licencia hipotética condiciona las reglas sobre prueba del daño, sobre prueba de la relación causal entre la infracción y el daño y sobre el importe del daño.

6. Así, la realidad del daño sólo exige la comprobación de la explotación infractora. La naturaleza del criterio en que consiste la licencia hipotética así lo exige, no requiriéndose probar el daño propiamente dicho ni desde luego, el importe del quebranto efectivo.

7. Por otro lado, la acreditación del nexo causal se alcanza con la probanza de la infracción. La hipótesis sobre la existencia de un contra to de licencia, expresa el daño cesante que en forma de ahorro de costes consigue quien invade la esfera de exclusiva de otro. Por tanto, la indemnización por el perjuicio es conforme a este criterio, a ese ahorro obtenido por el infractor correlativo a lo no obtenido por el titular.

8.- Al ser el precio de un contra to ficticio, debe abonarse aunque el infractor no hubiera obtenido beneficios con la infracción.

124. Por tanto, basta la constatación de una explotación por parte del infractor sin que sea necesario siquiera que el titular del derecho de exclusiva venga otorgando habitualmente en el tráfico jurídico económico licencias. Como señala la STMUE de 6 de mayo de 2016, "en su fijación resulta indiferente que hubiera o no política de licencias". En su caso, la dificultad estribará en determinar el cálculo de la concreta licencia a la vista de los usos del sector pero ello no priva de efectividad al modo resarcitorio elegido, reflejo de una acción de enriquecimiento injustificado.

V. el 1% de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados. El sistema de indemnización mínima del artículo 43.5 LM. Caso Nuba [2019].-

125. Superando las iniciales dudas interpretativas, el Tribunal supremo en el Caso Nuba [2019] ( STS, Civil sección 1 de 3 de octubre de 2019 -ROJ: STS 3027/2019 - ECLI:ES:TS:2019:3027 ) fija doctrina jurisprudencial considerando que el articulo 43.5 LM tiene naturaleza indemnizatoria y que, por tanto, establece una presunción iuris tantum de existencia de daño.

[El artículo 43.5 LM] contiene una regla a la que puede acogerse el titular de la marca que ha sufrido una infracción que le ha reportado un "perjuicio", para calcular la indemnización y evitar que la falta de prueba le prive de una compensación económica.

Aunque esta regla acentúa la objetivación de la compensación económica, no por ello puede interpretarse en el sentido de que se tenga derecho a una indemnización incluso en los casos en que se haya constatado que la infracción no pudo ocasionar "perjuicio" alguno al titular de la marca. Exige como presupuesto previo la existencia del "perjuicio", con independencia de su entidad.

Como se ha apuntado en la doctrina, esta regla no altera la naturaleza resarcitoria de la acción de indemnización de daños y perjuicios, que presupone la existencia de estos. No introduce una suerte de sanción por la infracción, en beneficio del titular de la marca infringida, sino que la ratio de la norma es facilitar la cuantificación de la indemnización: en todo caso el 1% de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados.

De hecho, esta regla, que cifra en todo caso la indemnización en el 1% de la cifra de negocio [sin perjuicio de que el titular de la marca pueda exigir una indemnización mayor si prueba que la violación de su marca le ocasionó daños o perjuicios superiores], está relacionada con el criterio de cuantificación de la letra a) del art. 43.2 LM , pues facilita el cálculo del beneficio económico obtenido por el infractor con la violación de la marca.

VI. fijación de la indemnización en el presente caso.

126. La parte demandada en su escrito de contestación no ha impugnado la cuantificación realizada por la parte actora. Se limita a señalar que no procede indemnizar porque no había ninguna infracción. Declarada la infracción en los terminaos anteriormente señalados es por los que procede de la indemnización en los términos solicitados.

127. No se puede estimar los gastos de informe pericial porque , en su caso, se trata de gastos de proceso que deben ser considerados como costas. Lo que el artículo 43 LM permite es indemnizar los gastos de investigación en los que se haya incurrido para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción objeto del procedimiento judicial por lo que se tata de gastos que tienen una naturaleza diferente que los aquí reclamados.

NOVENO.- Publicación de la sentencia.

128. Señala la doctrina que la publicación de la sentencia, prevista en las leyes de propiedad intelectual es un remedio autónomo, formal y sustantivamente independiente de las demás acciones de defensa y en especial lo es tanto respecto de la acción de remoción como de la indemnización de daños y perjuicios (MASSAGUER). Por ello, la publicación no procede en todo caso, no es una consecuencia que deba establecerse como mero automatismo sancionador frente a la infracción. Como señala la por todas, la STS, Civil sección 1 del 03 de mayo de 2017 ( ROJ: STS 1653/2017 - ECLI:ES:TS:2017:1653 ): debe estar justificada en atención a la finalidad perseguida, que puede ser contribuir a la efectividad del cese y a la remoción los efectos de la infracción o, eventualmente, compensar el perjuicio. Y en cualquier caso la publicación, por su contenido y los medios empleados, debe ser adecuada y proporcionada.

129. Como colorario, la necesidad de la publicación no debe establecerse en abstracto sino en atención a las circunstancias concurrentes lo que obliga a la parte actora a establecer un interés legítimo y concreto en que se difunda la sentencia como medio para hacer pública la tutela judicial recibida, impidiendo con ello nuevas infracciones.

130. En el presente caso, la publicidad parece establecer en cierto sentido en abstracto puesto que no se ha realizado un análisis concreto de las circunstancias que exigen la publicación especialmente a través de canales generalistas que no atienden a la publicidad a través de la red, a revistas especializadas y sin que se analice si dicha publicación puede ser efectiva a efectos de remoción de los posibles efectos de confusión que se hayan podido establecer en el mercado. La publicación de la sentencia debe realizarse de forma ciertamente quirúrgica para evitar las medidas de represalia. La medida debe ser adecuada a las circunstancias del caso para que la misma no infrinja su propia naturaleza resarcitoria o de remoción de los efectos.

131. El documento número 3 acredita que la incautación de las piezas presuntamente infractoras se lleva a cabo por funcionarios del Cuerpo de Policía Nacional tras el conocimiento de que en la ciudad de Córdoba, diversas joyerías están llevando a cabo la infracción de derechos de la propiedad industrial, lo que ha quedado acreditado en la presente sentencia. Esto es, la propia génesis de los hechos, unido a la infracción declarada en sede civil, debe permitir señalar que la parte demandada estaba en posesión de productos infractores dentro del marco de una operación que afectaba a diferentes empresas radicadas en la ciudad de Córdoba. De hecho, en la presente sentencia hemos referenciado alguna sentencia dictada en procedimientos civiles derivados de la operación policial que tuvo lugar en marzo de 2013 contra diferentes demandados todos ellos implicados en la misma comercialización.

132. Por todo ello, consideramos apropiada la publicación de la sentencia en El Diario de Córdoba, tanto en la versión impresa como en la digital.

DÉCIMO.- Multas coercitivas.

133. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 LM, cuando se condene a la cesación de los actos de violación de una marca, el Tribunal fijará una indemnización de cuantía determinada no inferior a 600 euros por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la violación. El importe de esta indemnización y el día a partir del cual surgirá la obligación de indemnizar se fijará en ejecución de sentencia.

134. Somos conscientes de que la cuestión suscita cierta controversia y no pocos problemas en sede de ejecución. No obstante lo anterior, hemos de decantarnos por una aplicación literal de la ley. Por tanto, la sentencia no procede a la imposición de multa alguna, sino que será al tiempo de despacho de ejecución, y mediante pieza separa da multa, como se procederá a la imposición y, en su caso, a la liquidación de la cuantía indemnizatoria correspondiente.

135. Por tanto, no procederá la fijación del dies a quo, ni de la cuantía indemnizatoria, sino a la luz de las circunstancias concurrentes una vez se despache ejecución, bien provisional, bien definitiva.

UNDÉCIMO. -Costas procesales.

136. De conformidad con el artículo 394 de la LEC, en los procesos declarativos, las costas de la primera instancia se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que el tribunal aprecie, y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho. En el presente caso, la estimación de la demanda es sustancial, por lo que deben imponerse las costas a la parte demandada.

Visto lo anterior,