Sentencia Civil 17/2023 Juzgado de lo Mercantil de Bilbao nº 2, Rec. 316/2022 de 23 de enero del 2023

PRIMERO.- Objeto del proceso.

1. Posición de la parte actora.

La parte actora D. Gaspar es titular de la marca denominativa nº 4.123.031 "SUGARRA" para distinguir restaurante y hostelería; servicios de hostelería y restauración en la clase 43, y del nombre comercial figurativo nº 428.967 "SUGARRA" para distinguir los servicios de restauración (alimentación) en la clase 43.

El nombre comercial lo solicita a la Oficina Española de Patentes y Marcas, en adelante OEPM, el día 14 de mayo de 2021.

La marca la solicita a la OEPM el día 18 de mayo de 2021.

Señala que en el mes de enero de 2019 comienza su proyecto de restauración, utilizando la marca "SUGARRA", publicitándolo en la red social Facebook, abriendo su local de restauración, denominado "SUGARRA" el día 5 de enero de 2021, especializado en preparar chuletón a la brasa.

Expone que los demandados abrieron hacia el 26 de mayo de 2021 un restaurante denominado "BILBAO SUGARRA 2021", también especializado en carnes, pese al aviso que le dirigió al Sr. Guillermo para que se abstuviera del uso de la denominación sugarra.

A la fecha de presentación de la demanda existe una resolución de la OEPM de 28 de abril de 2022 que deniega el registro de la marca figurativa nº 4124175/4 de la clase 43 solicitada por D. Guillermo.

En fecha 4 de marzo de 2022 los demandados han actualizado su página web y ahora se publicitan como "ASADOR SUGARRA BILBAO", constando que la mercantil co-demandada EUSKALZIANI, S.L. es titular de las marcas y demás signos distintivos.

2. Posición de la parte demandada.

La parte demandada señala que el local que opera bajo el nombre de "BILBAO SUGARRA 2021" es titularidad de la sociedad AMARENA BILBAO, S.L.

La sociedad EUSKALZIANI, S.L. no mantiene ninguna relación con la actividad que desarrolla la sociedad AMARENA BILBAO, S.L. ni ha pretendido ni pretende la titularidad de la marca "BILBAO SUGARRA 2021", existiendo un error en la página web puesto que no es posible la cesión por el Sr. Guillermo.

Pero frente a quien únicamente debería dirigirse la demanda es frente a D. Guillermo, puesto que es quien ha pretendido el uso y protección de la marca Bilbao Sugarra 2021, solicitando su registro como marca en la OEPM el día 25 de mayo de 2021.

Niegan que el Sr. Guillermo fuera avisado por el demandante.

Manifiestan que se trata de negocios absolutamente diferenciados dado que su local ofrece productos genéricos sin más especialización de ofrecer productos a la brasa, al igual que hacen otros muchos.

Rechazan la existencia de una infracción de marca y nombre comercial.

SEGUNDO.-Acción de infracción marcaria y de nombre comercial.

Los signos distintivos en conflicto son los que siguen.

El nombre comercial anterior figurativo nº 0428967:

La marca anterior denominativa nº 4123031:

La marca nacional figurativa nº 4124175 solicitada por el co-demandado D. Guillermo:

En primer lugar, es preciso acudir a la resolución dictada en alzada por la Oficina Española de Patentes y Marcas de 30 de noviembre de 2022 aportada por el demandante durante el plazo para dictarse sentencia y que ha sido puesta de manifiesto a la parte demandada para formular alegaciones.

Esta resolución de la OEPM no puede menos que ser compartida en su integridad. Las pruebas practicadas en el acto de la vista no desvirtúan su análisis y argumentos.

Expone con suficiente nitidez la colisión marcaria que se produce entre signos distintivos, analiza la semejanza entre los signos expuestos tanto desde el punto de vista denominativo como gráfico y conceptual. Igualmente, la identidad aplicativa entre los signos. Por último, valora la posible compatibilidad registral entre los signos, con el riesgo de confusión o asociación.

Pues bien, la citada resolución concluye, tras analizar todos los elementos, que la aplicación al presente supuesto de las mencionadas pautas legales y jurisprudenciales anteriormente referidas, lleva a la conclusión de que sí se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 6.1.b) LM . Atendiendo a las semejanzas apreciadas entre los signos en conflicto, tanto desde el punto de vista fonético-denominativo como conceptual y teniendo en cuenta la identidad existente en el ámbito aplicativo de ambos, cabe concluir que la convivencia de los signos enfrentados en el mercado generaría claro riesgo de confusión y/o asociación entre los consumidores.

Conclusión, apoyada en el análisis indicado, que quien dicta esta resolución comparte plenamente, lo que conlleva la estimación de la demanda respecto de la infracción de los signos distintivos del demandante.

Y la condena ha de ser a los tres demandados dado que, por un lado, la sociedad EUSKALZIANI, S.L. se presenta en internet como titular o con derecho sobre el signo discutido, sin que se haya acreditado que este extremo, publicado por la propia parte, haya sido corregido y, por otro lado, la sociedad AMARENA BILBAO, S.L. es titular del local que opera bajo el nombre de "BILBAO SUGARRA 2021".

TERCERO.-Indemnización.

A) Normativa y jurisprudencia.

Dispone el art. 43.5 de la Ley de Marcas El titular de la marca cuya violación hubiera sido declarada judicialmente tendrá, en todo caso y sin necesidad de prueba alguna, derecho a percibir en concepto de indemnización de daños y perjuicios el 1 por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados. El titular de la marca podrá exigir, además, una indemnización mayor si prueba que la violación de su marca le ocasionó daños o perjuicios superiores, de acuerdo con lo dispuesto en los apartados anteriores.

Señala la jurisprudencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo en su Sentencia nº 516/2019, de 3 de octubre, rec. núm. 986/2017, Roj: STS 3027/2019 - ECLI:ES:TS:2019:3027,

(el art. 43.5 LM ) Contiene una regla a la que puede acogerse el titular de la marca que ha sufrido una infracción que le ha reportado un "perjuicio", para calcular la indemnización y evitar que la falta de prueba le prive de una compensación económica.

Aunque esta regla acentúa la objetivación de la compensación económica, no por ello puede interpretarse en el sentido de que se tenga derecho a una indemnización incluso en los casos en que se haya constatado que la infracción no pudo ocasionar "perjuicio" alguno al titular de la marca. Exige como presupuesto previo la existencia del "perjuicio", con independencia de su entidad.

Como se ha apuntado en la doctrina, esta regla no altera la naturaleza resarcitoria de la acción de indemnización de daños y perjuicios, que presupone la existencia de estos. No introduce una suerte de sanción por la infracción, en beneficio del titular de la marca infringida, sino que la ratio de la norma es facilitar la cuantificación de la indemnización: en todo caso el 1% de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados.

De hecho, esta regla, que cifra en todo caso la indemnización en el 1% de la cifra de negocio [sin perjuicio de que el titular de la marca pueda exigir una indemnización mayor si prueba que la violación de su marca le ocasionó daños o perjuicios superiores], está relacionada con el criterio de cuantificación de la letra a) del art. 43.2 LM, pues facilita el cálculo del beneficio económico obtenido por el infractor con la violación de la marca.

B) Valoración.

La parte actora hace un esfuerzo de cuantificación del perjuicio sufrido, señalando el desprestigio que le ocasiona las calificaciones negativas en el portal de internet tripadvisor, las sucesivas confusiones en las reservas y la consiguiente pérdida de clientela, valorando, con carácter subsidiario, el perjuicio en 16.199,04 euros en base a una serie de parámetros que expone, tales como aforo del local de la demandada, estimación de ocupación, días de apertura y precios del menú.

Por tanto, hemos de entender que procede la condena a la sociedad AMARENA BILBAO, S.L. y aplicar, en consecuencia, la indemnización en el 1% de la cifra de negocio de la sociedad AMARENA BILBAO, S.L. al acreditarse la existencia de un daño, de difícil cuantificación, en el periodo que se inicia desde el burofax de 28 de mayo de 2021 hasta el 3 de mayo de 2022.

CUARTO.- Publicación de la Sentencia.

Dispone el art. 41.1 LM En especial, el titular cuyo derecho de marca sea lesionado podrá reclamar en la vía civil (...) f) La publicación de la sentencia a costa del condenado mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas.

En el presente caso se solicita la publicación de la sentencia mediante anuncios en dos diarios de mayor circulación de Bilbao, y su comunicación a los operadores de internet TripAdvisor, Google y al diario "El Correo" (Jantour).

En vista del contenido de la demanda se entiende que es suficiente con la comunicación a los operadores de internet TripAdvisor, Google y al diario "El Correo" (Jantour) dado que el daño que se le ocasiona el demandante, según manifestación propia, proviene de las redes sociales y no de la prensa en papel.

QUINTO.- SANCIÓN COERCITIVA.

No procede pronunciamiento sobre el particular en este momento porque, como señala el propio art. 44 LM (énfasis añadido) Cuando se condene a la cesación de los actos de violación de una marca, el Tribunal fijará una indemnización de cuantía determinada no inferior a 600 euros por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la violación. El importe de esta indemnización y el día a partir del cual surgirá la obligación de indemnizar se fijará en ejecución de sentencia.

TERCERO.- Costas.

Conforme al artículo 394 de la LEC, la estimación sustancial de la demanda conlleva que las costas se impongan a las partes demandadas.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,