Sentencia Civil 33/2023 Juzgado de lo Mercantil de A Coruña nº 1, Rec. 96/2022 de 13 de junio del 2023

PRIMERO.- HECHOS CONTROVERTIDOS Y POSICIONES DE LAS PARTES

1. Demanda interpuesta por Nicolas en ejercicio de acción de nulidad de marca registrada Nicolas es un reputado jugador profesional de futbol, de nacionalidad brasileña, que actualmente juega como delantero en el Real Madrid Club de Futbol.

Nicolas es titular de la marca de la Unión Europea, denominativa, nº 16.725.178 " VINICIUS JR" (la " MARCA PRIORITARIA"), registrada el 28 de agosto de 2017, para diferenciar distintos productos, entre los que se incluyen prendas de ropa enmarcadas en la clase 25 de la Clasificación de Niza.

A pesar de que la Marca Prioritaria se encontraba debidamente registrada por parte del Sr. Nicolas, y siendo el Sr. Nicolas ya en ese momento una reconocida figura pública en territorio español, el, Patricio procedió a registrar ante la Oficina Española de Patentes y Marcas la marca española denominativa número M3.743.307 " VINICIUS", en clase 25 de la Clasificación de Niza (la " MarcaControvertida"). El registro de la marca fue concedido el día 21 de mayo de 2019.

La Marca Controvertida incurre en la causa de nulidad relativa establecida en el artículo 52 de la vigente Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, por contravenir lo dispuesto en el artículo 6.1.b) de la LM.

La marca controvertida incurre igualmente en la causa de nulidad absoluta establecida en el artículo 51.1.b) de la Ley de Marcas, que prohíbe el registro de una marca cuando concurra mala fe por parte del solicitante al presentar la solicitud. Teniendo en cuenta todos los elementos expuestos relativos a la mala fe y su apreciación global, no cabe sino constatar que el Sr. Patricio solicitó el registro de la marca controvertida a sabiendas de la existencia y fama del demandante y con el único fin de vincularla al Sr. Nicolas y, en consecuencia, a la marca prioritaria, para aprovecharse del reconocimiento del que aquél goza en el mercado. La solicitud se produjo sin una verdadera voluntad de usar la marca en el tráfico económico y con el único fin de aprovecharse de la reputación del Sr. Nicolas y de ampararse en el registro para dar cobertura a un uso que invade el ámbito de exclusiva de la Marca Prioritaria.

Por todo ello, es procedente declarar la nulidad del registro de la referida marca. Todo ello con imposición de costas procesales a la parte demandada.

2. Contestación a la demanda de Patricio

El demandante no acredita el uso real y efectivo de la marca de la que es titular, en las clases en las que se encuentra registrada que son la 25 (para todo tipo de ropa) y la 28 (todo tipo de juegos).

Nicolas no ha utilizado esta marca como tal. De hecho, en la fecha presente, el demandante se promociona con la denominación "VINI JR".

Hasta finales del año 2019, el demandante no se ha preocupado por el registro u obtención de sus marcas. En este sentido y relacionado con la marca que ahora se discute, el demandante firmó un acuerdo de cesión de marca en fecha 1 de octubre de 2019 con el que hasta ese momento era el legítimo propietario de la marca "VINICIUS JR", el ciudadano francés D. Doroteo (documento nº 3 de la contestación).

La marca "VINICIUS JR" está registrada en dos clases, 25 y 28 del Nomenclátor, y no se ha acreditado el uso en ninguna de ellas (ni en ropa ni en juegos), ni tampoco los perjuicios que le supone que haya otra marca registrada como "VINICIUS", que está registrada también para la clase 25 pero para productos que son distintos a los registrados por el demandante.

Se niega la concurrencia de mala fe en el registro de la marca y para ello se afirma que el demandado decidió registrar una denominación que tiene mucho arraigo en la época romana y también y, debido a la profesión de su progenitora, en su propia familia. Dicho nombre era "VINICIUS" y la destinó en la clase 25 (para determinados productos que no compiten con los de la parte demandante) para complementar sus negocios de hostelería.

Tampoco concurre el motivo de nulidad relativa de la marca controvertida que se invoca en la demanda. Ambas denominaciones coinciden en parte en determinados productos de la clase 25. A mayores, el demandante tiene registrada la marca también para la Clase 28. La diferencia evidente es que los productos que tiene registrado el demandante no coinciden ni son los mismos con los que solicitó el Sr. Patricio. Asimismo, resulta palmario que mi representado no va a utilizar los mismos canales de venta que están utilizando los patrocinadores del Sr. Nicolas. Tampoco existe riesgo de confusión.

SEGUNDO.- ACCIÓN DE NULIDAD por la concurrencia de mala fe en el registro de la marca española denominativa número M3.743.307 "VINICIUS"

En el acto del juicio, la parte actora precisó que la petición declarativa de nulidad de la marca controvertida ha de examinarse, prima facie, desde la perspectiva de los motivos de nulidad absoluta que contempla la Ley de Marcas; y, si la acción ejercitada con este fundamento fuera desestimada, procedería entrar a analizar si concurre el motivo de nulidad relativa del artículo 6.1.b) de la LM.

Por lo que respecta a la acción declarativa de nulidad absoluta de la marca española denominativa número M3.743.307 , el motivo de nulidad alegado es el previsto en el art. 51.1 LM, en el que se dispone que " el registro de la marca podrá declararse nulo mediante solicitud presentada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas o mediante demanda reconvencional en una acción por violación de marca:

a) Cuando contravenga lo dispuesto en el artículo 5 de la presente Ley .

b) Cuando al presentar la solicitud de marca el solicitantehubiera actuado de mala fe" .

En la demanda se afirma que Patricio incurrió en mala fe en el momento de solicitar el registro de esta marca, ya que Nicolas ya era una figura relevante en el mundo del fútbol, conocida en nuestro país, cuando se solicitó el registro de la marca impugnada. Este registro se realizó con la única finalidad de aprovecharse indebidamente del nombre del demandante, conocido futbolista, que milita en las filas del Real Madrid Club de Fútbol y que goza de renombre a nivel internacional.

La mala fe ha de concurrir en la fecha relevante, esto es, en el momento de presentación de la solicitud de registro de la marca. Y debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes en cada caso.

Entre ellos, se incluye el conocimiento por parte del solicitante de la marca de la utilización por un tercero de un signo idéntico o similar para un producto o servicio idéntico o similar -cfr. STJUE de 27 de junio de 2013, Malaysia Dairy Industries-. Son factores relevantes para determinar la existencia de mala fe: la intención del solicitante en el momento de presentar la solicitud de registro de la marca; el conocimiento de que un tercero utilizaba un signo idéntico o similar para un producto idéntico o similar que pueda dar lugar a confusión con el signo cuyo registro se solicita; y la utilización por el tercero de un signo que goce de cierto grado de protección jurídica con el que puede generarse la confusión. A los factores relevantes en la evaluación de la mala fe en la solicitud de registro se refiere la SAP de Barcelona, Sección 15ª, de 14.3.2019 [ROJ: SAP B 1923/2019].

En el presente supuesto, del conjunto de las circunstancias concurrentes en el momento de presentación de la solicitud de registro de la marca litigiosa, se desprende la existencia de mala fe en el solicitante. En especial, es factor determinante para la apreciación de la mala fe en el registro de la marca la intención que existía en la obtención del registro. Al respecto, conviene significar que la intención del solicitante del registro en el momento pertinente es un elemento subjetivo que debe determinarse en función de las circunstancias objetivas del caso concreto -v. STJUE de 11 de junio de 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli-.

De las circunstancias concurrentes en el momento de la presentación de la solicitud de registro de la marca controvertida se infiere la intención deshonesta del solicitante, consistente en aprovecharse indebida y gratuitamente de la reputación del demandante. En este caso, como resulta del documento nº 5 de la demanda, Patricio presentó la solicitud de registro de la marca denominativa "Vinicius" el día 12 de noviembre de 2018.

En primer lugar, es sumamente relevante a estos efectos, como acaeció en el supuesto enjuiciado en la Sentencia del Tribunal General de 14 de mayo de 2019, esclarecer si el demandante ya era una figura emergente del fútbol en la fecha relevante. Y hemos de concluir que así lo era, pues se han aportado diversas noticias en medios de comunicación y artículos difundidos en prensa e internet que presentan a Nicolas como un talentoso futbolista que gozaba de prestigio mundial en la fecha en que se solicitó el registro de la marca impugnada (bloque documental nº 1 de la demanda). Esta matización es importante para aclarar que la mala fe por parte del solicitante no concurre, simplemente, por el registro de un signo que contiene un elemento denominativo idéntico al nombre de otra persona. En este caso, además, ya existía un registro de una marca comunitaria prioritaria "Vinicius Jr." -marca denominativa registrada para la clase 25 del Nomenclátor-, que se solicitó en fecha 15 de mayo de 2017 y fue concedida en fecha 28 de agosto de 2017. El Sr. Nicolas es titular de la marca indicada, que adquirió en fecha 4 de octubre de 2019 -bajo la condición de cesionario-. Esta última circunstancia - adquisición por contrato de cesión-, carece de la trascendencia que ha pretendido concederle la parte demandada, cuando de lo que se trata es de determinar si concurrió mala fe en la solicitud de registro de la marca impugnada. En este caso, tal y como se ha avanzado en la presente resolución, es importante significar que la mala fe procede de la solicitud, formulada de manera intencionada, del registro de una marca que cree una asociación con la persona del demandante (atendida de su fama y reputación en el mundo del fútbol).

Esta última aclaración nos conduce a efectuar una obligada mención respecto de los argumentos exculpatorios que se han invocado en el escrito de contestación a la demanda. Desde luego, no son consistentes ni sirven, por ello, para bloquear la pretensión declarativa de nulidad de la marca titularidad del demandado. De forma poco contundente y, en realidad, irrelevante desde la perspectiva del enjuiciamiento que procede realizar cuando se dirime una acción de nulidad de marca por mala fe del solicitante, se ha afirmado en la contestación:

- Que la marca "VINICIUS JR" está registrada en dos clases, 25 y 28 del Nomenclátor, y no se ha acreditado su uso, ni tampoco los perjuicios que le supone al demandante que haya otra marca registrada como "VINICIUS", que está registrada también para la clase 25, pero para productos que son distintos a los registrados por el demandante. En este punto, el enfoque que se le da a la controversia resulta intrascendente para la resolución de la acción de nulidad absoluta. Para justificarlo, se reitera la consideración ya hecha en el párrafo precedente. Y, por otra parte, en cuanto a la supuesta falta de uso de la marca que en la demanda se ha denominado "prioritaria", es importante señalar que, ni el demandado plantea su caducidad, ni su hipotética estimación condicionaría en modo alguno el resultado de este proceso, al menos en cuanto a la mencionada acción de nulidad absoluta por mala fe en la solicitud de registro.

- Por las mismas razones, no vemos qué relevancia puede tener en la resolución de la litis que, según se afirma en la contestación, el Sr. Nicolas no se preocupara hasta finales del año 2019 del registro u obtención de sus marcas. De hecho, que exista, en este caso, una marca registrada a favor del demandante, sólo constituye un argumento de refuerzo para sustentar su posición, al aducir la mala fe por parte del solicitante en el momento de presentar la solicitud de registro. Por idénticas razones, tampoco es relevante, frente a lo que se dice en la contestación a la demanda, que el demandante no utilice en el Real Madrid la marca "VINICIUS JR", sino la marca "VINI JR". Está claro, pues así lo corroboran las noticias de prensa y los artículos publicados en medios de comunicación, que se aportaron con la demanda, que el demandante es conocido entre el público como " Nicolas" y ésta es, exactamente, la marca denominativa que ha registrado el demandado en la OEPM.

Por último, como en el supuesto enjuiciado en la Sentencia del Tribunal General de fecha 14 de mayo de 2019, ya reseñada, el enjuiciamiento relativo a la intención del solicitante en la fecha relevante exige valorar las explicaciones que suministró para justificar la elección del elemento denominativo que compone la marca impugnada. Y, como ocurrió en aquel caso, las explicaciones que se facilitan en el escrito de contestación no son creíbles y deben, por ello, rechazarse. La contestación alude a la condición profesional de Patricio, empresario gallego autónomo, titular de varios negocios relacionados con la hostelería, restauración hotelera y el sector inmobiliario. Y, a continuación, señala que " con ánimo de ampliar su cartera de negocio y teniendo en cuenta que la madre del Sr. Patricio es licenciada en filosofía y letras y profesora de cultura clásica desde hace 40 años, quiso hacer un pequeño homenaje a su labor docente y por ende a su profesión, y decidió registrar una denominación que tiene mucho arraigo en la época romana y también y debido a la profesión de su progenitora, en su propia familia. Dicho nombre era "VINICIUS" y la destinó en la clase 25 (para determinados productos que no compiten con los de la parte demandante) para complementar sus negocios de hostelería ". También se menciona que el demandado cuenta con dos registros a su favor de los dominios www.viniciusshop.es y www.vinicius.gal; y se aporta como documento número 5 de la contestación un justificante del referido registro. Ahora bien, no consta la fecha en que se efectuó, dato que es importante en este caso, pues, de ser posterior a la fecha en que se consolidó entre el público la fama del demandante, nada aportaría la titularidad de estos dominios a la explicación que se ha dado sobre las supuestas razones del registro de la marca "Vinicius".

En el caso que nos ocupa, todas las manifestaciones que se han vertido en la contestación son poco convincentes y revelan que el registro de la marca impugnada, compuesta en exclusiva por el elemento denominativo "Vinicius", no es fruto de la causalidad ni mera coincidencia. Es más, el demandante es un ciudadano de nacionalidad brasileña (hecho notorio y expresamente mencionado en las noticias publicadas en medios de comunicación que se han aportado con la demanda); e igualmente, es hecho notorio que el nombre "Vinicius" no es de uso habitual o extendido en nuestro país.

Esta resolución ha concluido, atendida la trascendencia pública del demandante -figura relevante del fútbol nacional e internacional-, que no es razonable pensar que el demandado no supiera quién era Nicolas en la fecha de solicitud de registro de la marca impugnada. También es llamativo que, profesando ese supuesto interés por la historia clásica (v. carta manuscrita remitida en respuesta al requerimiento remitido por la defensa letrada del demandante, unido a la demanda), únicamente se decidiera a registrar la marca Vinicius después de que se consolidara la fama a nivel internacional del futbolista demandante. De estos datos fundamentales se deriva, inexorablemente, la apreciación que se hace en esta resolución respecto de la existencia de mala fe por parte del solicitante, al haberse registrado la marca litigiosa con el único propósito de asociarla con el nombre del demandado para beneficiarse de su reputación.

En las circunstancias indicadas, se cumplen los requisitos exigidos para declarar la nulidad del registro de la marca española denominativa número M3.743.307 " VINICIUS", registrada para la clase 25 de la Clasificación de Niza, por existencia de mala fe en su registro, de conformidad con lo establecido en el artículo 51.1.b) LM.

TERCERO.- Conforme al apartado 1 del artículo 394 LEC, procede imponer las costas a la parte demandada. Así, tal y como se desprende de esta resolución, no existen dudas de hecho ni de derecho que permitirían no efectuar un pronunciamiento en materia de costas procesales.