Sentencia Civil 47/2023 Juzgado de lo Mercantil de Madrid nº 13, Rec. 133/2022 de 12 de junio del 2023

PRIMERO. Posiciones defendidas por cada una de las partes en esta instancia

Las presentes actuaciones tienen su origen en la demanda presentada por la mercantil ABN PIPE SISTEMAS contra la compañía NATURGY ENERGY GROUP a quien acusa de haber concedido licencias a terceros, concretamente, a las compañías SECOHER y DISACER, para que fabriquen y comercialicen el producto protegido por la patente española nº 2 555 226 (ES 226), de la que demandante y demandada son cotitulares, sin su autorización y sin pagarle cantidad alguna por ello, en contra de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley de Patentes.

Por ello solicita en el suplico de su demanda:

1. Que DECLARE que NATURGY ENERGY GROUP, SA, al autorizar a empresas terceras (SECOHER, SA y PLÁSTICOS CARRASCO, SL, entre otras citadas en esta demanda) la fabricación del objeto de la Patente, sin conocimiento, ni consentimiento de mi representada, ha contravenido lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley de Patentes.

2. Que, en consecuencia, NATURGY ENERGY GROUP, SA debe abonar a mi representada la cantidad que resulte liquidada en ejecución de sentencia, de acuerdo con el procedimiento establecido en los artículos 712 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en concepto indemnizatorio por haber permitido dicha fabricación y, por tanto, la explotación de la Patente sin consentimiento, ni conocimiento de mi defendida y sin rendirle cuentas.

3. Consecuentemente, CONDENE a la demandada a estar y pasar por los anteriores pronunciamientos, y al pago de las costas causadas como consecuencia de la interposición de esta demanda.

La compañía demandada se opone a su estimación por los siguientes motivos (síntesis):

1) Por falta de legitimación pasiva:

a. porque no es la compañía que suscribió el acuerdo marco de 2013 ni el acuerdo de colaboración de 2014, por lo que no es competente para suportar la presente acción.

b. Tampoco es la compañía que convocó el concurso al que se alude en la demanda.

c. Porque quien habría, en su caso, infringido la patente serían las compañías fabricantes y productoras del producto cuestionado, no NATURGY.

2) Respecto al fondo del asunto:

a. Reconoce que es cotitular de la patente española ES 226 junto con la actora la cual protege un producto para la protección de las tuberías de gas. Ahora bien, dicha patente sólo impide que terceros puedan fabricar y comercializar productos que cumplan las reivindicaciones de la patente, pero no que puedan fabricar otros productos que traten de conseguir el mismo efecto sólo que mediante unas técnicas distintas. En el caso de autos, niega que los productos cuestionados, tanto los fabricados por SECOHER como los distribuidos por DISACE, queden bajo el ámbito de protección de la patente "ES 226".

b. Asimismo, niega haber concedido ninguna licencia a dichas compañías para fabricar y comercializar el producto patentado sin consentimiento del otro cotitular.

c. En todo caso, de haber infracción, el acuerdo marco le permitía explotarlo por su cuenta, debiendo pagar al copropietario del 50% por lo que no tendría que haber pedido tampoco ese permiso.

d. La demandante conocía de las especificaciones del concurso y prueba de ello es que también se postuló, en el 2017 y en el 2021.

3) Por último, de forma subsidiaria, se opone al pago de cantidad alguna en concepto de daños y perjuicios:

a. Porque la actora no ha cuantificado dicho importe en su demanda, no siendo aplicable el art. 74.5 LP ni el art. 219 LEC, al no estar ante una acción de infracción de patentes.

b. Niega haberse lucrado con los contratos de suministro de material suscritos con DISACER y con SECOHER. Al contrario, los mismos comportan un gasto para NATURGY pues ésta no los revende a terceros.

SEGUNDO. Hechos probados

De la prueba practicada durante este procedimiento, tengo por acreditados los siguientes extremos:

1.- La compañía ABN PIPE SISTEMAS SL forma parte del grupo empresarial "ABN", siendo su actividad principal la de fabricar sistemas de tuberías en materiales termoplásticos, usados en la edificación, obra civil, telecomunicaciones e industria (doc.2 de la demanda).

2.- Por su parte, la compañía GAS NATURAL SDG SA es líder en el sector del gas, tanto a nivel nacional como internacional, con presencia en más de 25 países (doc. 2 de la demanda).

3.-En la escritura notarial de 3 de julio de 2018, se elevan a públicos los acuerdos sociales aprobados por la junta general de accionistas de GAS NATURAL SDG SA, en los que se aprueba, entre otros, el cambio de su denominación social, pasando a denominarse NATURGY ENERGY GROUP (doc. 18 y 19 de la demanda).

4.- Una de las necesidades que tiene NATURGY es contar con elementos aislantes y protectores para sus canalizaciones de gas a fin de riesgos de fugas y que pusieran en peligro la población.

5.-Hasta el 2013, NATURGY contaba con distintos proveedores que le suministraba esas protecciones, entre ellos, ABN (interrogatorio de la actora).

6.-En el 2013, GAS NATURAL contacta con ABN para ver si ésta podía fabricar unos protectores mejores y más resistentes que los anteriores, que pudieran resistir hasta 250 horas (que era el tiempo que se preveía que podría tardar un equipo técnico para localizar la avería y repararla), que resistieran altas temperaturas y que fueran más económicas. El objetivo de GAS NATURAL era que rebajar los 60 euros por m2 que venían pagando a 30 euros por m2 (interrogatorio del demandante en la persona del Sr. Obdulio).

7.-La compañía ABN aceptó el encargo y, en fecha 28 de mayo de 2013, firmó un convenio marco de colaboración con GAS NATURAL (hoy en día NATURGY) para el desarrollo de nuevos proyectos de I+D (doc. 2).

8.-Posteriormente, en fecha 24 de enero de 2014, firmaron el acuerdo de consorcio respecto del producto hoy en liza, denominado producto ECOFLEX, para proteger las canalizaciones de distribución de gas, agua o electricidad (doc. 3).

9.- Fruto de su investigación y ensayos, la mercantil ABN consiguió desarrollar un producto siguiendo las especificaciones de GAS NATURAL.

10.-Por ese motivo, en fecha 25.06.2014, ambas compañías solicitaron su registro como patente, siendo titulares al 50%.

11.-La patente les fue concedida el 09.06.2016.

12.-Se trataba de una patente que protegía, como se indica en su título, en un " Elemento de protección para una canalización y método de obtención del elemento de protección.

Tenía por objeto una invención consistente en que, a partir de la combinación de diferentes materiales (elastómero termoplástico y material intumescente), y que éste guardara una determinada proporción respecto del peso del producto (15- 40%), se consiguiera proteger a la tubería de gas de posibles fugas de líquidos, focos de calor o fuego sin riesgo para las personas.

Como se refiere en los antecedentes de dicha patente, hasta el 2014, era común encontrar una gran variedad de redes de distribución instaladas en el subsuelo, incluyendo canalizaciones de gas, agua potable, electricidad, comunicaciones, saneamiento, etc.

En muchas ocasiones, canalizaciones con diversas funciones comparten un mismo trazado en parte o en la totalidad de su recorrido, o bien están instaladas próximas unas de otras.

Las redes de distribución adyacentes pueden sufrir fallos debidos tanto a problemas internos como a intervenciones externas, ya sean de origen natural, por ejemplo, debido a movimientos de terrenos; o humano, por ejemplo, debido a construcciones cercanas.

Dependiendo del tipo de canalización en la que se produce el fallo, pueden generarse fugas de gas, de líquidos, fallos eléctricos, contaminación del suelo, etc.

Resultaba, por lo tanto, de vital importancia, garantizar la seguridad de las canalizaciones ante este tipo de situaciones.

Hasta el 2014, las soluciones que conocidas en el estado de la técnica eran fundas de protección basadas en láminas de caucho, utilizadas para proteger las canalizaciones de gas, de fugas de agua y aislándolas térmicamente del cableado eléctrico.

Sin embargo, seguía siendo necesario obtener nuevos elementos de protección para las canalizaciones de fácil instalación, capaces de salvaguardar las redes de distribución tanto de fugas de líquidos como de focos de calor o fuego, siendo estos problemas los que trata de solucionar la invención.

La patente analizada está compuesta por 14 reivindicaciones:

* de la R1 a la R 10 se refieren a la patente de producto y

* de la R11 a la R14 protegen el método de obtención del elemento de protección.

A su vez, solo la R1 y la R11 son independientes, mientras que la R2 a la R10 son dependientes de la R1 y la R12 a la R14, son dependientes de la R11.

En particular, las características técnicas de la patente son las siguientes:

1.-Elemento de protección para una canalización, que comprende un material elastómero termoplástico y un material intumescente, caracterizado porque la proporción en peso del material intumescente se encuentra entre el 15-40 % del peso total del elemento de protección.

2.-Elemento de protección según la reivindicación 1, en el que el material elastómero termoplástico se selecciona del grupo formado por TPU, TPE y mezcla de los mismos.

3.-Elemento de protección según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que el material intumescente es polifosfato de amonio.

4.-Elemento de protección según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, que comprende, al menos, un aditivo compatibilizante.

5.-Elemento de protección según la reivindicación 4, en el que el aditivo compatibilizante es anhídrido maleico.

6.-Elemento de protección según cualquiera de las reivindicaciones 4 y 5, en el que la proporción en peso del aditivo compatibilizante no es superior al 3 % del peso total del elemento de protección.

7.-Elemento de protección según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, que tiene forma de plancha (1) o tubo (3).

8.-Elemento de protección según la reivindicación 7, en el que la plancha (1) o tubo (3) tiene un espesor comprendido entre 1,5-2,5 mm.

9.-Elemento de protección según cualquiera de las reivindicaciones 7 y 8, que comprende una pluralidad de elementos distanciadores (2) que se extienden desde una cara interna de la plancha (1) o tubo (2) creando una cámara de aire de aislamiento.

10.-Elemento de protección según la reivindicación 9, en el que los elementos distanciadores (2) tienen una altura comprendida entre 3-7 mm.

11.-Método para obtener un elemento de protección de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que el material elastómero termoplástico, el material intumescente más un aditivo compatibilizante se mezclan a una temperatura entre 140-190 º C.

12.-Método según la reivindicación 11, en el que a continuación el elemento de protección se obtiene por extrusión.

13.-Método según la reivindicación 11, en el que a continuación el elemento de protección 10 se obtiene por inyección.

14.-Uso de un elemento de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10 como protección al menos parcialmente envolvente de una canalización".

13.- A pesar de ello, no había compromiso alguno por parte de las cotitulares de la patente de tener que explotarla conjuntamente ni que NATURGY no pudiera acudir a otros proveedores para el suministro de otros elementos de protección para las tuberías de gas, siempre y cuando, lógicamente, no quedaran bajo las reivindicaciones de la patente.

14.- No es controvertido y así lo reconoció también el propio demandado en el juicio, que era práctica habitual de NATURGY convocar, cada año, un concurso, para buscar a posibles proveedores que le suministraran elementos de protección para las tuberías de gas, de acuerdo con unas especificaciones técnicas.

15.- Tampoco es controvertido que, durante los años 2014 a 2017, ABN ganó esos concursos en solitario, al ofrecer el propio producto patentado, suministrando a NATURGY el 100% de las unidades que necesitaba.

16.- En el año 2017, GAS NATURAL FENOSA convocó nuevamente otro concurso con las siguientes especificaciones técnicas (previamente fijadas por la compañía NEDGIA, de su mismo grupo empresarial y cuya actividad se centra en al sector del gas):

Dependiendo de la forma de suministro que se detalla en el punto 6, el material de protección de tubo de gas estará compuesto por una lámina conformada en formato plancha o bobina, compuesta por una materia prima específica, consistente en un compound elastomérico ignifugo u otro material que ofrezca las mismas prestaciones funcionales que lo exigido en este documento

Este material deberá tener las siguientes características técnicas (síntesis):

* Deberá tener una estabilidad de almacenamiento de, al menos, 12 meses a 25 ºC ± 2 ºC sin pérdida de calidad.

* La lámina conformada tanto en sus formatos funda como plancha se suministrará en color naranja según RAL 2004, o cualquier otro color que se acuerde entre el comprador, a nivel corporativo, y el proveedor.

* Ser resistente a la abrasión. Concretamente, deberá resistir sin ser perforada durante al menos 250 horas, el impacto de un chorro de agua a una presión de 6,5 bar y siendo la distancia entre la protección y el punto de inicio del chorro de agua de 50 mm

* Resistencia al desgarro.

* Tener capacidad aislante: El material de protección de gas deberá ser capaz de aislar el tubo de PE de tal forma que el salto térmico entre la superficie externa del tubo de PE y la superficie externa de la protección esté entre 30-45 ºC cuando esté sometido a una fuente de calor de 130 ºC (± 5ºC), durante al menos 24 h y a una distancia de 0 cm, respecto al tubo de polietileno.

* Tener resistencia a las altas temperaturas: El material de protección deberá ser capaz de aislar el tubo de PE de tal forma que deberá soportar a 250ºC de temperatura un tiempo mínimo de 5 segundos sin que la tubería de PE presente ninguna anomalía ni daño.

17.- GAS NATURAL FENOSA también informaba en sus concursos, a los posibles candidatos, que sus productos serían sometidos a los correspondientes ensayos para la verificación de sus cualidades y si las mismas se ajustaban a las especificaciones técnicas del concurso (doc. 18 de la contestación).

18.- No es controvertido que, en el concurso del 2017, tres fueron las empresas ganadoras. La propia ABN, a quien se le encargó el suministro del 40% de las unidades, DISACE ENERGÍA (con un 25%) y SECOHER (con el 35% restante).

19.- En el año 2021-2022, nuevamente, fueron las tres las empresas adjudicatarias del concurso, sólo que en distinto porcentaje. A la mercantil ABN se le encargó, en esta ocasión, el suministro del 15% de las unidades, a DISACE ENERGÍA del 15% y a SECOHER, del 70 % restante.

TERCERO. Legitimación activa y pasiva.

La acción que se ejercita en la demanda tiene su origen y fundamento en la posible infracción del artículo 80 de la ley de patentes a cuyo tenor:

1. Cuando la solicitud de patente o la patente ya concedida pertenezcan pro indiviso a varias personas, la comunidad resultante se regirá por lo acordado entre las partes, en su defecto por lo dispuesto en este artículo y en último término por las normas del derecho común sobre la comunidad de bienes.

2. Sin embargo, cada uno de los partícipes por sí solo podrá:

a) Disponer de la parte que le corresponda notificándolo a los demás comuneros que podrán ejercitar los derechos de tanteo y retracto. El plazo para el ejercicio del derecho de tanteo será de dos meses, contados a partir desde el envío de la notificación, y el del retracto, de un mes a partir de la inscripción de la cesión en el Registro de Patentes.

b) Explotar la invención previa notificación a los demás cotitulares.

c) Realizar los actos necesarios para la conservación de la solicitud o de la patente.

d) Ejercitar acciones civiles o criminales contra los terceros que atenten de cualquier modo a los derechos derivados de la solicitud o de la patente común. El partícipe que ejercite tales acciones queda obligado a notificar a los demás comuneros la acción emprendida, a fin de que éstos puedan sumarse a la acción.

3. La concesión de licencia a un tercero para explotar la invención deberá ser otorgada conjuntamente por todos los partícipes, a no ser que el órgano jurisdiccional por razones de equidad, dadas las circunstancias del caso, faculte a alguno de ellos para otorgar la concesión mencionada

Habida cuenta que la demanda se ejercita por uno de los cotitulares de la patente contra el otro copropietario, considero que la litis está correctamente integrada, al menos, en lo que a la acción del art. 80 de la LP se refiere. Cosa distinta es que luego, al analizar cada una de las conductas o actos que se le imputan a la demandada, se pueda llegar a la conclusión de que algunas de ellas no son imputables a la demandada sino a terceros, lo cual afecta al fondo del asunto.

Por ello, desestimo este primer motivo de oposición.

CUARTO. Licencia inconsentida sobre la patente protegida ES 226.

Como decía en el fundamento jurídico primero de esta sentencia, la demandante ABN sospecha que NATURGY habría concedido a SECOHER y a DISACER una licencia para fabricar y comercializar un producto que reproduce todas y cada una de las reivindicaciones técnicas de la patente española ES 226, de la que ambas son cotitulares, sin su autorización previa y sin pagarle cantidad alguna por ello, en contravención de lo dispuesto en el art. 80 de la LP. Por ello, solicita su condena a indemnizarle por los daños y perjuicios causados.

Para que dicha acción sea estimada, la demandante debe probar los siguientes extremos:

i. Que la demandada ha suscrito con DISACER y con SECOHER un contrato de licencia para la fabricación y comercialización del producto patentado, sin su autorización.

ii. Que el producto fabricado y comercializado por SECOHER y DISACER, con la autorización de NATURGY, reproduce todas y cada una de las reivindicaciones técnicas de la patente.

1. Sobre este punto, cierto es que en la demandante no ejercita una acción de infracción de patente. Ahora bien, qué duda cabe que, si ABN le imputa a NATURGY haber encargado a un tercero la fabricación y comercialización del mismo producto patentado, sin consentimiento del actor, lógicamente deberá probar que el producto cuestionado queda dentro del ámbito de protección de la patente.

A continuación, trataré de analizar si de la prueba practicada, tengo por acreditados o no tales extremos, anticipando ya que la respuesta a tales interrogantes debe ser en sentido negativo. Así, de la prueba practicada resulta:

1) que la demandada se limitó a convocar un concurso público con unas especificaciones técnicas, sin que fuera necesario, para cumplir con las mismas, infringir la patente ES 226.

2) porque en las bases del concurso, la demandada no indicaba, en ningún momento, que fuera a conocer una licencia sobre el producto patentado. Tal es así que los contratos firmados entre NATURGY y SECOHER y con DISACE, son contratos de suministro de material, no licencias de la patente.

3) porque no queda acreditado que los productos que están fabricando y comercializando SECOHER Y DISACE para NATURGY reproduzcan los elementos de la patente.

A continuación, tratare de desarrollar tales argumentos:

* Legitimación pasiva:

Tal como indicó el testigo Sr. Jesús María, y así se reconoce también en la propia demanda, NATURGY es una empresa líder del sector del gas en España, sector que está fuertemente regulado y supervisado por las administraciones públicas, por el riesgo que comporta para la población, de ahí que los fabricantes, distribuidores, etc. deben ser empresas homologadas y cumplir los requisitos que fija la normativa nacional, sin qué decir tiene que son empresas que deben superar exhaustivos controles.

Dicho testigo declaró que, debido al aumento de la población, cada vez es más frecuente que las tuberías de agua, luz, electricidad, gas, etc. estén muy próximas entre sí. El Ministerio de Industria exige a los prestadores del servicio de agua, luz, gas, etc. que si las conducciones no pueden tener una separación mínima de 20 cms., que entonces, las tuberías deben estar revestidas con " protecciones adecuadas", sin especificar qué se entiende por tal, de ahí la preocupación constante de NATURGY de buscar elementos de protección que sean resistentes a las posibles fugas de agua, calor, fuego, etc. evitando que perforen las tuberías y que se libere el gas.

Como viene siendo habitual, cada año, GAS NATURAL FEINOSA (hoy NATURGY) convoca un concurso, con unas determinadas especificaciones técnicas, para que aquellas compañías que estén interesadas, le pueda ofrecer sus productos a fin de convertirse en proveedores oficiales de la demandada.

Sobre este particular, cabe aclarar que, aunque NATURGY ENERGY GROUP, trata de desvincularse de esos concursos y de exonerarse de cualquier responsabilidad que pudiera derivarse de los mismos, bajo el argumento de que quien define las especificaciones técnicas que se indican en las bases de los concursos son redactadas por otra empresa del grupo, concretamente, por NEDGIA, tal excepción procesal debe ser desestimada pues del propio doc. 18 de la contestación, figura el nombre comercial de "GAS NATURAL FENOSA", actualmente, "NATURGY ENERGY GROUP", de ahí su responsabilidad frente a terceros.

Es más, durante el juicio, se pudo comprobar que el GRUPO NATURGY es un grupo empresarial complejo, no sólo por el número de empresas que lo componen, sino también, porque éstas cambian con suma frecuencia de denominación social, de ahí la dificultad de saber exactamente, qué empresa debe responder en cada caso. Por tanto, no es admisible que quien actúe en el tráfico mercantil, amparado por un entramado societario complejo, bajo una apariencia de unidad y marca única (antes GAS NATURAL, y ahora NATURGY), que luego, trate de parapetarse en la personalidad jurídica individual de cada una de las compañías que conforman el grupo para eludir su responsabilidad frente a terceros.

Es más, la legal representante de la demandada reconoció que, aunque fuera NEDGIA la empresa del grupo que se encarga del sector del gas, todas ellas actúan bajo los parámetros que fija la matriz, lo que denota que éstas no actúan con independencia sino bajo el estricto control y supervisión de aquélla.

Por ello, desestimo, en este punto, la excepción alegada por la demandada de falta de legitimación pasiva ad caussam.

* Contrato de suministro

Volviendo de nuevo a los concursos convocados por NATURGY para la selección de posibles proveedores de elementos de protección para las canalizaciones de gas, de la lectura del doc. 18 de la contestación así como del resultado de los interrogatorios de los dos peritos que depusieron durante el juicio a instancias de la demandada (el Sr. Antonio y el Sr. Argimiro) no queda acreditado que dichos concursos tuvieran por objeto ofrecer a terceros contratos de licencia sobre el producto patentado ni tampoco, que la única manera para conseguir cumplir con las especificaciones técnicas del producto fuera infringiendo la patente. Tal es así que la demandante concurrió también a dichos concursos y no impugnó, en ningún momento, las bases de la convocatoria.

Que la demandante hubiera sido la proveedora única de NATURGY durante los años 2014 a 2017, no significa que NATURGY viniera obligada a tener que contratarla, todos los años y en régimen de exclusiva, pudiendo la demandada elegir a otro proveedor para el suministro de eso protectores si éstos cumplían las especificaciones técnicas de la convocatoria, siempre y cuando, lógicamente, no quedaran bajo el halo de protección de la patente.

En otras palabras, tal como defiende NATURGY en su escrito de contestación, ni la demandada ni ABN tienen el monopolio de los protectores de canalizaciones de gas, sino sólo de uno en concreto, que es el que tienen patentado.

Que en la respuesta dada en su día por SECOHER ante el requerimiento de la actora, de que su actuación estaba amparada por una licencia concedida por la demandada, no altera la anterior conclusión en la medida en que se trata de un tercero ajeno a este procedimiento, sin qué decir tiene que las cosas son lo que son y, en este caso, a la vista de la más documental aportada por la propia demandada, el contrato suscrito entre NATURGY con SECOHER y con DISACE, es un contrato de suministro de material, y no, un contrato de licencia para la fabricación y distribución del producto patentado en España. Por tanto, de infringir tales productos las reivindicaciones de la patente, sólo serían imputables a esos terceros.

En suma, no habiendo acreditado la actora que la demandada haya otorgado contratos de licencia a esos terceros para poder fabricar y distribuir el producto patentado, no concurre el presupuesto legal del art. 80 de la LPE lo que me lleva a desestimar la presente demanda.

* Licencias tácitas.

Con todo, a fin y efecto de agotar los razonamientos jurídicos, el actor tiene sospechas de que la demandada, lo que está haciendo, en realidad, es autorizar a DISACE y a SECOHER, a fabricar y distribuir un producto que está comprendido dentro de las reivindicaciones de la patente. Por tanto, como decía anteriormente, aunque no se ejercite una acción de infracción de los derechos de propiedad industrial, qué duda cabe que la demandante debe acreditar los mismos extremos y que los productos cuestionados reproducen todas y cada una de las reivindicaciones de la patente española ES 226.

En este punto, esta juzgadora se encuentra con dos limitaciones, una de índole procesal y otra, de índole sustantivo.

Respecto a la procesal, ni SECOHER ni DISACE han sido parte en este procedimiento, a pesar de su indudable interés legítimo, como parte de los contratos cuya naturaleza jurídica se cuestiona y al ser los fabricantes y distribuidores de los productos cuestionados.

Y, respecto al óbice sustantivo, que en la demanda no se explica, siquiera, cuáles son las reivindicaciones de la patente ni si los productos cuestionados reproducen de forma literal o por equivalentes, las reivindicaciones de la patente y ello es importante porque los presupuestos son diferentes, en un caso y en otro. Sobre la importancia de indicar en la demanda ante qué tipo de infracción nos encontramos, si literal o por equivalentes, cabe citar al SAP de Madrid, sección 28, de 16 de diciembre de 2022:

En la audiencia previa el letrado de la parte actora mantuvo que la demanda se sostenía tanto en la infracción literal como en la infracción por equivalentes. Sin embargo, no es eso lo que se deduce de la demanda tal y como acabamos de explicar. Tampoco puede deducirse de algún paisaje aislado de la demanda que en ella se pretendiera hacer valer la infracción por equivalentes como cuando se alude a que el servicio de la demandada coincide esencialmente al menos con la primera reivindicación de la patente de la actora (página 15) y menos aún cuando se alude a que el servicio de la demandada no podría estar patentado por falta de novedad al estar anticipadas todas sus características técnicas esenciales (página 21).

En la demanda lo que se afirma es la infracción literal y ni siquiera se indican qué elementos de las reivindicaciones que se reputan infringidas no estarían reproducidos literalmente y sí por equivalencia y por qué esos elementos no coincidentes deben ser considerados equivalentes, lo que revela que la demanda se fundó única y exclusivamente en la infracción literal.

Tal como declara la sentencia de la sección 15 de la AP de Barcelona, de 16 de noviembre de 2009, a diferencia de otros derechos de propiedad industrial, como las marcas, en los que es posible tener por acreditar la infracción porque un signo "evoque" a otro, en derecho de patentes, no. Se trata de un procedimiento eminentemente técnico que exige ir realizando una comparación directa y detallada para ver si el producto cuestionado reúne todas y cada una de las especificaciones técnicas protegidas. En concreto, a tenor de la citada sentencia:

"El carácter extremadamente técnico de su objeto exige un análisis directo, preciso, riguroso y que, en definitiva, siga unos estándares y pautas de verificación, experimentación y ensayo homologados internacionalmente según el sector (químico, mecánico, biogenético, etc.). "Con carácter general se ha de recordar que para establecer si se ha producido una invasión del derecho de exclusiva que otorga la patente será preciso: a) interpretar la reivindicación o reivindicaciones afectadas, a fin de conocer su sentido técnico y jurídico relevante, y así poder determinar el alcance de la protección que otorga la patente; y ello sentado, b) una comparación entre lo que la patente reivindica tal como fue concedida, según su correcto alcance, y la realización cuestionada como infractora, para determinar si ésta reúne todos y cada uno de los elementos o características reivindicadas, tanto en el preámbulo de la reivindicación como en la parte caracterizadora, bien por identidad o bien por equivalencia".

De ahí la importancia que adquieren en este tipo de procedimientos, las pruebas periciales pues, tal como sostiene el auto del JM nº 5 de Barcelona, de 9 de noviembre de 2018:

3.6 El análisis de la infracción en derecho de patentes, exige una comparación entre el alcance de las reivindicaciones de la patente y la realización cuestionada como infractora, determinando si ésta reúne todos y cada uno de los elementos o características reivindicadas de la primera. De tal forma que, la ausencia o mínima variación de algún elemento o característica en ese juicio comparativo, puede determinar que no exista infracción. En definitiva, se trata de un juicio comparativo que, ya dependiendo del ámbito concreto de la ciencia, puede llegar a un nivel de detalle y precisión profundos: una molécula de más o una mayor cantidad o peso de agua en un compuesto químico; una herramienta mecánica con más o menos ranuras para otros componentes o piezas; una variación genética en una especie vegetal... Las consecuencias pueden ser muy determinantes hasta el punto que, muchas veces, una simple característica o elemento de la reivindicación marcan la línea esencial y divisoria entre el estado de la técnica y la innovación protegida.

Asimismo, la sentencia de la AP de Madrid, sección 28, de 6 de diciembre de 2022 (ROJ: SAP M 17626/2022) dice que:

Aclarado lo anterior, la apreciación de la infracción exige confrontar las reivindicaciones de la patente que se estimen infringidas con el servicio, comercializado por la parte demandada. Se considerará que la realización cuestionada vulnera la patente de la parte actora si en aquella se dan simultáneamente todos los elementos de la reivindicación de la actora.

(...) Esta comparación ha de realizarse elemento por elemento. Solo cuando todos los elementos de la invención patentada sean reproducidos por la realización cuestionada se habrá vulnerado el derecho conferido por aquélla. Es lo que se denomina regla de la simultaneidad de todos los elementos.

Vamos a realizar dicha comparativa.

La Reivindicación 1ª de la patente ES 226 protege un " Elemento de protección para una canalización, que comprende":

1) Por un lado, la combinación de dos tipos de materiales, uno elastómero termoplástico y otro intumescente,

2) Y, por otro, que ese material intumescente guarde una determinada proporción con respecto al peso total del elemento de protección, en concreto, mínimo 15% y máximo el 40%, de ahí los términos " caracterizado por".

a. Según los peritos de la demandada (Sr. Antonio y Sr. Argimiro), esta característica es esencial para el correcto funcionamiento de la invención, y así lo reconoció también el propio Sr. Obdulio, quien manifestó que dicha proporción se pudo alcanzar después de muchos ensayos pues era la que permitía que el material no perdiera su elasticidad y no se rompiera, manteniendo su funcionalidad.

La actora, para acreditar tales requisitos, presenta el resultado del análisis realizado por el Laboratorio Leical, respecto de la lámina de SECOHER:

En primer lugar, me encuentro ya con un grave problema de índole probatoria pues no queda suficientemente acreditado que dicha lámina sea justamente la de SECOHER, al no haber ningún elemento distinto que así se infiera, de la fotografía que se incorpora con el informe, sin que el legal representante de SECOHER haya podido verificar tampoco dicho extremo.

Segundo, aun aceptando que se trata del protector de canalizaciones fabricado por SECOHER para NATURGY, la actora tampoco aporta ninguna prueba pericial que analice ni explique los resultados de informe y porqué, de su contenido, se puede concluir que cumplen todos y cada uno de los requisitos técnicos de la patente, careciendo este juzgador de los conocimientos necesarios a tales efectos. Por poner un ejemplo más gráfico, sería el mismo caso que cuando una persona se hace una analítica de sangre. Puede ser que tenga los resultados, pero luego necesita que un médico los interprete, y dicha prueba le corresponde a la actora.

Tercero, los dos peritos que han comparecido en este proceso a instancias de la demandada, han confirmado que la prueba del Laboratorio Leical sólo es una prueba de índole cualitativo, para ver el tipo de material del que está compuesta esa lámina, pero no desde el punto de vista cuantitativo.

Desde el punto de vista cualitativo, dichos peritos consideran que no es concluyente para poder afirmar que la lámina analizada está compuesta por un material que sea elastómero termoplástico y por otro, intumescente. Con todo, aunque se admitiera dicho extremo y que se cumple la primera de las características de la patente, falta el elemento técnico, y es que el informe del Laboratorio Leical no indica que ese material intumescente represente entre un 15 y un 40% del peso total del producto. Sólo informa que supera el 15% del peso, sin explicar hasta qué límite. Cierto es que el legal representante del citado Laboratorio Leical manifestó, durante el juicio, que era inferior al 40%, si bien, se trata de una manifestación huérfana de toda prueba, al no existir ningún parámetro de su analítica que acredite tal afirmación.

Respecto del producto distribuido por DISACER, la conclusión es mucho más clara al no aportar la actora ninguna prueba técnica ni pericial que examine el producto, ni desde el punto de vista cualitativo ni cuantitativo, no siendo admisible sustentar una pretensión como la que nos ocupa, en meras sospechas o conjeturas. Y si la actora no pudo conseguir ninguna muestra por sus propios medios a fin de realizar dichas comprobaciones, el ordenamiento jurídico pone a su disposición numerosos instrumentos procesales para poder obtenerla, tales como las diligencias preliminares, diligencias de comprobación de hechos, exhibición de prueba documental por terceros, etc.

En resumen, de la prueba practicada, no tengo evidencias que confirmen las sospechas de la actora al no haber quedado acreditado ni que NATURGY haya concedido una licencia a SECOHER y a DISACER para fabricar el producto patentado, ni que el producto que esos terceros están suministrando para NATURGY, con su conocimiento y aprobación, queden bajo el ámbito de protección de la patente.

Por todo lo anteriormente expuesto, este juzgador no puede sino desestimar íntegramente la presente demanda.

QUINTO. Costas .

De conformidad con lo dispuesto en el art. 394 LEC, procede condenar a la parte actora al pago de las costas devengadas en esta instancia, al haber sido desestimada íntegramente su demanda, no observándose dudas de hecho o derecho que pudieran justificar el apartase, en este caso, del principio de vencimiento objetivo.

Por lo expuesto, vistos los preceptos indicados y demás de general y pertinente aplicación,