Sentencia Civil 96/2023 Juzgado de lo Mercantil de Madrid nº 7, Rec. 480/2016 de 12 de junio del 2023

PRIMERO.- Acciones ejercitadas.

Dice la actora en el comienzo de su demanda que:

1. La presente demanda tiene por objeto denunciar en primer lugar la comisión de diversos actos de competencia desleal por los codemandados DIDOSEG y OVELAR que se concretan en las siguientes conductas: (i) la comisión de actos de violación de normas; (ii) la comisión de actos de obstaculización objetivamente contrarios a las exigencias de la buena fe; (iii) la comisión de actos de engaño; (iv) la comisión de actos de denigración, y (v) la violación de secretos empresariales de SIGNE.

2. Asimismo en la presente demanda se denuncia la infracción del diseño industrial registrado nº 503.199, y de las marcas españolas registradas nº 1.921.091 "SIGNE" y nº 2.944.894 "e-Título", propiedad de SIGNE..

Teniendo en cuenta que la competencia del Juzgado viene determinada por el ejercicio de acciones de propiedad industrial -dado el carácter de Tribunal de Propiedad Industrial- y que sobre las acciones de competencia desleal tenemos competencia por la vis atractiva de las anteriores -ya que, por norma de reparto, correspondería su conocimiento a otros Juzgados Mercantiles de la capital-, empezaremos el análisis por las primeras.

SEGUNDO.- Infracción de marca.

1.- Normativa aplicable.

Dice el artículo 34.2 LM que 2. El titular de la marca registrada podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico:

a) Cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquéllos para los que la marca esté registrada.

b) Cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca.

c) Cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando ésta sea notoria o renombrada en España y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada.

2º.- Jurisprudencia aplicable al caso de autos.

En un supuesto de infracción de marca registrada, se ha de realizar una confrontación entre ésta y el signo que se pretende infractor. Dice la STS 497/17, de 13/09, por todas, sobre el juicio de confusión que es jurisprudencia de esta sala, contenida en la sentencia 95/2014, de 11 de marzo , que "la apreciación del juicio de confusión es un juicio de valor que corresponde al tribunal de instancia, aunque puede ser revisado en casación en la medida en que no se haya acomodado a las directrices marcadas por la jurisprudencia de esta sala y por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la interpretación de la normativa aplicable".

Estas pautas o directrices jurisprudenciales aparecen reiteradas en muchas de las sentencias dictadas por esta sala sobre esta materia en los últimos años, entre ellas en la sentencia 95/2014, de 11 de marzo , citada por la propia sentencia recurrida. En síntesis y sin necesidad de reiterar las referencias jurisprudenciales, para aligerar la cita y centrarnos en su contenido, estas pautas son:

"i) El riesgo de confusión consiste en el de que el público pueda creer que los productos o servicios identificados con los signos que se confrontan proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas, dado que el riesgo de asociación no es una alternativa a aquel, sino que sirve para precisar su alcance [...].

"ii) La determinación concreta del riesgo de confusión debe efectuarse en consideración a la impresión de conjunto de los signos en liza producida en el consumidor medio de la categoría de productos, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, teniendo en cuenta el grado de similitud gráfica, fonética y conceptual, en particular, los elementos dominantes [...].

"iii) De este modo, el riesgo de confusión debe ser investigado globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes [...]. Depende, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado, del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados [...].

"iv) En la valoración global de tales factores ha de buscarse un cierto nivel de compensación, dada la interdependencia entre los mismos, y en particular entre la similitud de las marcas y la semejanza entre los productos o los servicios designados: así, un bajo grado de similitud entre los productos o los servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa (...).

"v) A los efectos de esta apreciación global, se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada [...].

"vi) Pero, esta exigencia de una visión de conjunto, fundada singularmente en que el consumidor medio las percibe como un todo, sin detenerse a examinar sus diferentes detalles, (...) no excluye el estudio analítico y comparativo de los elementos integrantes de los respectivos signos en orden a evaluar la distinta importancia en relación con las circunstancias del caso, pues pueden existir elementos distintivos y dominantes que inciden en la percepción del consumidor conformando la impresión comercial. Lo que se prohíbe es la desintegración artificial; y no cabe descomponer la unidad cuando la estructura prevalezca sobre sus componentes parciales (...)".

De esta misma sentencia, si bien se refiere a un proceso de nulidad de marca, se deduce que en el juicio de confusión se ha de valorar la distinta naturaleza de los signos que se van a confrontar, ya sean denominativos, denominativos complejos, figurativos o mixtos. Así, dice esta resolución que los signos objeto de confrontación son distintos, en cuanto que el del demandado es meramente denominativo ("El Puño") y el de la demandada es gráfico, que consiste en aquella imagen de una mano que estruja un racimo de uva, sin que vaya acompañado de ninguna denominación. Esto es: en un caso está compuesto exclusivamente por un elemento denominativo y en otro también exclusivamente por un elemento gráfico. La distinta naturaleza de estos elementos impide que pueda apreciarse similitud fonética y gráfica. La única similitud que podría existir es conceptual, pero es muy débil, en atención a la complejidad del mensaje conceptual que transmite el gráfico de la demandante, frente a la sencillez del significado del término "El Puño".

Efectivamente, abundando en esta idea, por lo que se refiere a la comparación entre signos distintivos, la STS 504/2017, de 15/09, prácticamente consecutiva de la anterior, dijo que En todo caso, como hemos recordado en varias sentencias recientes (por ejemplo, 98/2016, de 19 de febrero , 302/2016, de 9 de mayo, 382/2016, de 19 de mayo, 26/2017, de 18 de enero, 151/2017, de 2 de marzo , o 240/2017, de 17 de abril), para evaluar la semejanza entre dos marcas ha de hacerse la comparación en un triple plano: gráfico, fonético y conceptual ( STJCE de 11 de noviembre de 1997, caso Sabel). Pero los criterios para determinar la semejanza dependen en buena medida de la estructura del signo, pues no es lo mismo comparar marcas denominativas simples, que marcas denominativas complejas, o gráficas o mixtas. Si, como sucede en este caso, las marcas en conflicto son compuestas o mixtas, su distintividad reside en la particular disposición de los elementos verbales y gráficos, que forman un conjunto, y no en sus componentes individuales ( sentencias de esta sala 368/1987, de 10 de junio; 98/2016, de 19 de febrero ; y 382/2016, de 19 de mayo), ya que como dijo la STJCE de 22 de junio de 1999 , asunto C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer , "[e]l consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar" (nuestro el subrayado) .

En este sentido ya se expresó la SAP BCN secc.15ª nº 39/2014, de 12/02 al decir que En este campo normativo el riesgo de confusión es abstracto , en el sentido de que viene determinado por circunstancias objetivas que sean idóneas para producirlo. Será apreciado ( arts. 6.1.b y 34.2.b LM ) como resultado del cotejo entre el signo prioritario, tal como ha sido registrado, y el signo cuyo registro se ha logrado con posterioridad (acción de nulidad) o que está siendo usado por la demandada (acción de infracción), teniendo en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios que designan, al objeto de determinar si existe una situación de peligro o potencialidad ( riesgo ) de confusión, con independencia de que algún consumidor o varios hayan padecido efectivamente una confusión, y del lugar donde radiquen los establecimientos en los que se presta el servicio o actividad distinguidos con los signos en conflicto.

(...)

Ahora bien, el riesgo de confusión no es el único parámetro normativo para que pueda hacerse efectivo el ius prohibendi marcario.

De acuerdo con la primera Directiva para la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (89/104/CEE), el apartado a) del art. 34.2 de la Ley de Marcas otorga al titular de la marca registrada la facultad de prohibir a un tercero, que no cuente con su consentimiento, el uso en el tráfico económico de un signo idéntico a la marca registrada para designar productos o servicios idénticos, sin necesidad de que exista riesgo de confusión. Es cuando no existe plena identidad entre los signos confrontados y los servicios que cada uno de ellos distinguen, cuando la protección de la marca se asienta sobre el concepto de riesgo de confusión, esto es, la posibilidad o peligro de inducir a errores al público sobre el origen empresarial del producto o servicio, conforme dispone el apartado b) de dicho precepto, art. 34.2 LM .

En cuanto a la identidad entre los signos ha declarado la Sentencia del TJCE de 20 de marzo de 2003 , en interpretación del art. 5.1.a) de la Directiva comunitaria 89/104/CEE ( art. 34.2.a LM ), que " un signo es idéntico a la marca cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca o cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor medio" , al que se supone normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, que percibe la marca como un todo y que rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente los signos y las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria.

(...)

En todo caso, trasladados al ámbito del art. 34.2.b) LM , es apreciable el riesgo de confusión debido a la identidad de los signos y a la proximidad o acusada semejanza entre los servicios designados. Cabe concluir el riesgo de confusión bien en su acepción estricta, por existir el riesgo de generar en el público la errónea creencia de que unos y otros servicios tienen el mismo origen empresarial, o bien en su modalidad indirecta de riesgo de asociación, porque puede originar en el público la equivocada suposición de que se trata de servicios que proceden de empresas que, si bien son diferentes, pertenecen a una misma estructura u organización global común, y ello sin necesidad de probar que ningún consumidor ha sufrido tal confusión.

En este sentido, la Sentencia del TJCE de 28 de septiembre de 1998, asunto Canon c. MGM , indica que "constituye un riesgo de confusión en el sentido de la letra b del apartado 1 del art. 4 -de la Directiva- , el riesgo de que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente". El riesgo de asociación, por tanto, está incluido en el riesgo de confusión a efectos marcarios, y determina en el consumidor la creencia, equivocada, de que el producto o servicio, o actividad, procede de empresas que si bien son diferentes, pertenecen a una misma estructura u organización global común, o están vinculadas por algún tipo de concierto jurídico o económico.

Finalmente, como dice esta última sentencia, es apreciable también la identidad entre los servicios que distinguen las marcas.

3º.- Criterios de examen aplicables al caso concreto.

Pues bien, en resumen, para apreciar el riesgo de confusión o, en su caso, de asociación, es necesario que concurran los siguientes requisitos:

a.- Que el signo que constituye la marca posterior sea semejante al de la marca anterior.

La determinación de esta semejanza es una operación compleja que requiere de una serie de pautas. Podemos destacar las siguientes en la jurisprudencia:

En las marcas denominativas simples, se ha de efectuar una comparación en el plano fonético. Así dos marcas se consideran semejantes cuando:

- Tienen vocales idénticas situadas en el mismo orden.

- Las sílabas que encabezan las denominaciones son idénticas.

Se ha de tener en cuenta una visión de conjunto sin descomponer la unidad fonética en voces parciales.

En las marcas denominativas complejas se ha de buscar el elemento predominante.

En las marcas gráficas y figurativas puras se tiene que realizar una comparación entre sus elementos gráficos y aunque se aprecien algunas diferencias, se han de considerar semejantes cuando suscitan una impresión visual idéntica o parecida en la mente del público.

Si se trata de marcas gráficas complejas se ha de buscar el elemento preponderante.

En las marcas mixtas (compuestas por una denominación y un elemento gráfico o figurativo), como regla general debe otorgarse carácter dominante al elemento denominativo. Si bien, la regla general cede cuando el gráfico es muy característico, así por ejemplo, en la STJCE de 3 de septiembre de 2009, "La Española" versus "Carbonell", el TJCE consideró que lo predominante era el elemento gráfico, en concreto, la figura de una señora en un campo andaluz porque en la comercialización del aceite de oliva en España el consumidor escoge el producto por el impacto visual más que por la marca denominativa.

b.- Que los productos o servicios amparados por la marca posterior sean similares a los de la marca anterior.

A la hora de determinar la similitud será útil guiarse por el nomenclátor internacional, pero no es un criterio definitivo, porque puede haber similitud entre productos no incluidos en la misma clase. Para ello, la jurisprudencia española y la comunitaria (STJCE caso Canon) han tenido en cuenta los siguientes criterios:

- La naturaleza y la finalidad de los productos comparados.

- Los canales de distribución de los productos confrontados, porque si son los mismos hay un indicio claro de similitud.

c.- Finalmente, como resultado de la similitud o semejanza de las marcas en conflicto, debe concurrir un riesgo de confusión o un riesgo de asociación, en los términos expuestos por la jurisprudencia e indicados más arriba.

Ahora bien, el riesgo de confusión ha de juzgarse siempre globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del caso concreto relevantes, porque el consumidor medio percibe el signo como un todo sin pararse a descomponer los detalles, y en relación con un determinado tipo de consumidor, que es el consumidor medio, definido como el normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, aunque el criterio puede no aplicarse en casos de productos muy específicos, de gran valor o de carácter muy técnico.

4º.- Posición de las partes.

Dice la actora que DIDOSEG está utilizando la marca española nº 1.921.091 "SIGNE" como "keyword" o palabra clave en el buscador GOOGLE, beneficiándose indebidamente de la reputación de mi mandante para mejorar su posicionamiento en la Web.

Y el codemandado Don Rosendo ha registrado, sin contar con la preceptiva autorización de mi mandante, el nombre de dominio "etitulo.university", idéntico a la marca registrada nº 2.944.894 "e-Título" propiedad de SIGNE.

.1. Las marcas registradas y en vigor propiedad de SIGNE.

SIGNE es titular de diversos registros de marca que consisten o contienen el signo "SIGNE", con los que publicita, oferta y comercializa los productos y/o los servicios que presta, entre las que citamos las siguientes:

SIGNE, S.A. sólo ejercita acciones por infracción de sus derechos de marca sobre las marcas españolas nº 1.921.091 "SIGNE" y nº 2.944.894 "E-título" (mixta grafico-denominativa).

DECIMOTERCERO.- LA INFRACCIÓN POR DIDOSEG Y DON Rosendo, RESPECTIVAMENTE, DE LAS MARCAS REGISTRADAS "SIGNE" Y "e-TÍTULO".

13.1. El uso por parte de DIDOSEG de la marca registrada "SIGNE" como addword en el buscador GOOGLE.

La codemandada DIDOSEG está vulnerando la marca registrada nº 1.921.091 "SIGNE" al utilizar la misma como palabra clave o addword en el buscador GOOGLE. De esta manera, cuando un internauta introduce en el buscador GOOGLE la marca registrada "SIGNE", con la evidente intención de encontrar la web de mi mandante, obtiene un resultado que no "busca": la web de la codemandada DIDOSEG, competidora de mi representada que oferta/presta los mismos productos y servicios relacionados con la seguridad documental. En definitiva, la codemandada parasita la reputación/notoriedad de la marca SIGNE para mejorar su posicionamiento en la web y captar más visitas.

A efectos probatorios de lo anterior reproducimos el resultado que se obtiene al realizar una búsqueda de la marca "SIGNE" en el buscador GOOGLE.

13.2. El registro por el codemandado Don Rosendo del nombre de dominio "etitulo.university", un hecho que infringe la marca registrada nº 2.944.894 "e-Título" propiedad de SIGNE.

El codemandado Don Rosendo también está vulnerando la marca registrada nº 2.944.894 "e-Título" al haber registrado, sin la autorización de SIGNE, el nombre de dominio "etítulo.university". El codemandado registro este nombre de dominio el 17 de octubre de 2014, es decir, su registro es muy posterior (aproximadamente 4 años) a la fecha de prioridad registral de la marca española nº 2.944.894 "e-Título" propiedad de SIGNE, y como se aprecia los datos de contacto que facilitó el registrar el mismo ( CALLE000, NUM000 NUM001, esc. NUM002, 28015 Madrid, DIRECCION000) se corresponden con su dirección/correo particular.

Los nombres de dominio con la extensión genérica ".university", como indica su propio nombre, están especialmente orientados para ser utilizados, bien por las propias universidades, o bien por la empresas que prestan servicios y/o que están vinculadas con la educación universitaria, por lo que la intención evidente del codemandado es apropiarse y aprovecharse de la distintividad que tiene la marca registrada "e-Título" de SIGNE que mi mandante utiliza para distinguir sus copias digitales auténticas de títulos universitarios.

Asimismo se trata de un registro realizado con una evidente mala fe por parte de Don Rosendo, y con una intención obstaculizadora. No cabe otra explicación cuando como acabamos de ver el codemandado está cuestionando la "legalidad" de las copias digitales auténticas de títulos universitarios.

Como acreditaremos en los fundamentos de Derecho de esta demanda, el registro no autorizado de una marca ajena como nombre de dominio constituye una infracción de los derechos de marca.

b. Se opone la demandada alegando SIGNE también considera reprobable el supuesto uso del término -que no marca- signe

como palabra clave o adword en el buscador de GOOGLE, ocultando maliciosamente que en los anuncios de DIDOSEG no aparece la más mínima referencia a SIGNE, ni a sus productos o servicios, por lo que, conforme a consolidada doctrina jurisprudencial nacional y europea, no supone ilícito alguno.

Asimismo, recrimina el registro del nombre de dominio etitulo.university, ya que SIGNE es titular de la marca . Es obvio que ambos elementos no son idénticos en su objeto y que, por el mero hecho de que no se haya usado el nombre de dominio, no puede haber infracción de marca, sin perjuicio de que no sería posible registrar como signo distintivo "etitulo" por ser meramente descriptivo y genérico. A este respecto destaca la mala fe de la actora porque en los concursos defiende que es genérico y puede ser utilizado libremente por todos.

DÉCIMOTERCERO.- AL CORRELATIVO. DE LA INEXISTENTE INFRACCIÓN POR DIDOSEG Y POR EL SR. Rosendo DE LAS MARCAS "SIGNE" (buscador GOOGLE) Y "e-TÍTULO (mero registro nombre de dominio etitulo.university)

13.1 El supuesto uso de la marca registrada "SIGNE" como adword en el buscador de GOOGLE

En el correlativo la actora considera que se vulnera el derecho de exclusiva ( artículo 34 de la Ley de Marcas ) sobre la marca registrada "SIGNE" - recordemos que es mixta- al utilizar la misma como palabra clave o adword en el buscador de GOOGLE, ejercitando las acciones de cesación, remoción, indemnización de daños y perjuicios y publicación de sentencia, habilitadas en el artículo 41 de la Ley de Marcas .

Para evitar confusiones hay que aclarar que en el escrito de demanda no se indica uso alguno por parte de los demandados del objeto de la Marca nº 1.921.091 como signo distintivo para designar productos y/o servicios, así como tampoco del término SIGNE como tal, sino el uso como palabra clave del término SIGNE en el buscador de GOOGLE.

El Tribunal Supremo tiene declarado que la inclusión de una marca como adword en un buscador, no supone infracción alguna del derecho de marcas siempre y cuando (seguimos lo dispuesto por la STS nº 105/2016 de 29 de febrero ):

Su uso no menoscabe ni la función indicadora de del origen de la marca ni su función económica.

Que resulte claro para un usuario medio de Internet que los productos o servicios publicitados no proceden del titular de la marca o de una empresa económicamente vinculada; y de no ser así, se indique bajo qué circunstancia se venden productos de una determinada marca a través de una página web distinta de la oficial. La finalidad de este requisito es impedir el riesgo de confusión.

Dicho de otra forma, es diferente usar el nombre de la competencia como palabra clave que activa tu anuncio, a usar el nombre de la competencia en tu propio anuncio.

A la vista de los Documentos adjuntos a la demanda números 53 y 54, ambos requisitos sentados por el Tribunal Supremo se cumplen en nuestro caso, porque en el anuncio que aparecía de la mercantil DIDOSEG al introducir el término SIGNE como elemento de búsqueda no se mencionaba el referido término, y una vez que se accedía a la página web de la referida mercantil www.didoseg.es igualmente no se hacía (ni se hace) mención alguna al mismo, ni aparecía (ni

aparece) el objeto de la Marca número 1.921.091, así como tampoco se incluía (ni se incluye) ninguna referencia a SIGNE, ni a sus productos y/o servicios.

13.2 El registro por D. Rosendo del nombre de dominio "etitulo.university" SIGNE sostiene que el registro del nombre de dominio e-titulo.university por parte del Sr. Rosendo vulnera la marca "e-Titulo" y que pretende aprovecharse de la distintividad de la misma, que la actora utiliza para distinguir sus copias digitales auténticas de títulos universitarios.

En primer lugar cabe destacar que el Sr. Rosendo no ha hecho uso del nombre de dominio en cuestión, como acredita el hecho que en la demanda no se concrete actuación alguna distinta al mero registro.

El titular de una marca sólo disfruta de exclusividad frente a aquellos terceros que utilicen un signo igual o similar a su objeto, para distinguir servicios iguales o similares ( art. 34 de la Ley de Marcas ).

Como acreditaremos mediante el Dictamen Pericial el objeto de la marca 2.944.894 no se reproduce en el nombre de dominio "etitulo.university" como se puede apreciar a simple vista por lo que no son idénticos en su objeto.

Por otro lado, si no se ha hecho uso del citado nombre de dominio no puede existir infracción del derecho de marca. El mero registro de un nombre de dominio no encuentra oposición ni protección en la Ley de Marcas porque, entre otras cosas, no implica el uso en el mercado, ni para qué productos o servicios ni si es en territorio español.

Es más, la identificación de un Título en formato electrónico como "e-título" resultaría evidentemente descriptiva, por lo que si se pretendiera registrar tal cual como marca dicha denominación podría considerarse incursa en las prohibiciones absolutas de registro que establece la Ley de Marcas en los apartados 1.c ) y 1.d) de su art. 5 .

Por último SIGNE manifiesta que el registro del nombre de dominio se ha realizado con mala fe y con la única finalidad de obstaculizar como, a su torcido entender, demuestra que el codemandado esté cuestionando la legalidad de las copias digitales.

Tan absurda como manipuladora conclusión se desacredita por el hecho de que no consta que el Sr. Rosendo haya cuestionado la legalidad de la copia digital auténtica, no así DIDOSEG que la cuestionó a partir de finales de 2015 -mucho después del registro- con ocasión de la nota informativa del Ministerio de Educación tantas veces aludida.

Además no se ha usado y tampoco se ha renovado según se acreditará con el Dictamen Pericial. Pero, a mayor abundamiento, debemos oponer a SIGNE el principio de los actos propios que nos piden en algunos momentos de la demanda.

Muy clarificador de cuanto antecede y de la mala fe de SIGNE se muestra el hecho de que en los concursos se defienda alegando que cualquiera puede usar e-titulo y que no goza de distintividad, como acreditamos con la transcripción de la alegación efectuada por SIGNE, contra el recurso interpuesto por DIDOSEG en el concurso de la Universidad de Extremadura S.E. 003/16 de fecha 5 de marzo de 2016 y que consta en la página 7 de la Resolución 7/2016 de 12 de mayo de la Comisión Jurídica de Extremadura que acompañamos como Documentos nº 27

"b) La marca que tiene registrada SIGNE, S.A., no es obstáculo para que otras empresas puedan ofertar el e-título en formato electrónico: es una manera de nombrar un producto electrónico, se utiliza en otros campos que se desarrollan por medios electrónicos, asi como ejemplos, menciona e-comercio, e-mail, e-book..."

Pues bien, lo que no puede hacer SIGNE en este procedimiento es oponer la marca e-título para evitar que Don Rosendo registre (y no utilice) el dominio etitulo.university, sin ir contra los actos propios que fuera o dentro del proceso haya realizado.3 Así, nos encontramos:

1.- Don Rosendo registra un dominio con el genérico nombre de etitulo.university.

2.- La demandante SIGNE en los procedimientos en los que se ha opuestos DIDOSEG a la inclusión de la marca en los concursos públicos ha alegado que "Etítulo" "es una manera de nombrar un producto electrónico, se utiliza en otros campos que se desarrollan por medios electrónicos, asi como ejemplos, menciona e-comercio, e-mail, e-book..."

3.- SIGNE en contra de dicha alegación y de sus actos propios, que crean sentido de seguridad jurídica en el resto, opone ahora a las demandadas la marca e-título por infracción de una marca registrada mixta.

4.- Intencionadamente, y como si los intervinientes en este asunto no supieran lo que leen, mezcla la palabra genérica "etítulo" con la marca registrada (dibujo)

Y no solo en el ámbito de la oposición al Recurso se ha mostrado esta actitud del demandante tendente a hacer suyo en exclusiva el término genérico e-título, sino que además para confundir más a las Universidades, ha "cedido" la marca a las mismas para su uso indistinto como término genérico y marca propia en las páginas web de las Universidades, sin que dicha cesión haya sido objeto de contrato, licitación o tenga amparo legal.

Damos por reproducidos los Documentos 24 y 25 en lo que se puede apreciar la referencia en concursos y publicidad de páginas web de universidades del etitulo, llegando a utilizar la marca.

5º.- Decisión.

a.- Uso por parte de DIDOSEG DOCUMENTOS , S .A . de la marca registrada "SIGNE" como addword en el buscador GOOGLE .

Señala la SAP MAD 28ª 53/18, de 19 de enero: JURISPRUDENCIA RECAÍDA SOBRE LA LICITUD DE LOS SERVICIOS DE REFERENCIACIÓN DE GOOGLE DESDE EL PUNTO DE VISTA MARCARIO.-

38. El propio recurrente se hace eco de la sentencia de fecha 23 de marzo de 2010 (C-236/08 y 238/08 , Louis Vuitton, Viaticum y CNRRH contra Google Francia y Google Inc.), que consideró lícito el servicio AdWord de GOOGLE desde el punto de vista marcario. Dicha sentencia no entiende menoscabada la función de origen de la marca por el solo empleo en el motor de búsqueda de palabras clave idénticas a una marca, sino por modo en que se presente el anuncio. Al respecto, cabe citar los siguientes pasajes de la sentencia:

"83 La determinación de si dicha función de la marca resulta menoscabada cuando se muestra a los internautas, a partir de una palabra clave idéntica a una marca, un anuncio de un tercero, que puede ser competidor del titular de dicha marca, depende particularmente del modo en que se presente el anuncio.

84 Se menoscaba la función de indicación del origen de la marca cuando el anuncio no permite o apenas permite al internauta normalmente informado y razonablemente atento determinar si los productos o servicios incluidos en el anuncio proceden del titular de la marca o de una empresa económicamente vinculada a éste o si, por el contrario, proceden de un tercero (véase, en este sentido, la sentencia Céline, antes citada, apartado 27 y jurisprudencia citada)

(...) 89 Cuando el anuncio del tercero sugiere la existencia de un vínculo económico entre dicho tercero y el titular de la marca, se constata un menoscabo de la función de indicación del origen.

90 Cuando el anuncio, pese a no sugerir la existencia de un vínculo económico, es tan impreciso sobre el origen de los productos o servicios de que se trata que un internauta normalmente informado y razonablemente atento no puede determinar, sobre la base del enlace promocional y del mensaje comercial que lo acompaña, si el anunciante es un tercero para el titular de la marca o si, por el contrario, está económicamente vinculado a éste, se impone también la conclusión de que dicha función de la marca resulta menoscabada."

39. El Alto tribunal europeo tampoco considera que el simple uso de las palabras clave en el motor de búsqueda de GOOGLE menoscaben la función de publicidad de la marca:

"93 En lo que atañe al uso por los anunciantes en Internet del signo idéntico a una marca ajena, como palabra clave para la aparición en pantalla de mensajes publicitarios, es evidente que este uso puede tener repercusiones en el empleo de dicha marca por su titular con fines publicitarios y en su estrategia comercial.

94 Dado el importante lugar que ocupa la publicidad en Internet en el tráfico económico, es posible que el titular de la marca inscriba su propia marca como palabra clave en el servicio de referenciación para que aparezca un anuncio bajo la rúbrica "enlaces patrocinados". En este caso, el titular de la marca deberá eventualmente comprometerse al pago de un precio por clic más elevado que el que corresponde a otros operadores económicos, si desea que su anuncio aparezca antes del de los otros operadores que han seleccionado también su marca como palabra clave. Además, aun cuando el titular de la marca esté dispuesto a pagar un precio por clic más elevado que el que ofrecen los terceros que hayan seleccionado también dicha marca, no puede estar seguro de que su anuncio vaya a aparecer antes del de los terceros, dado que en la determinación del orden de aparición de los anuncios intervienen más factores.

95 Sin embargo, estas repercusiones del uso de un signo idéntico a la marca por terceros no constituyen por sí mismas un menoscabo de la función de publicidad de la marca.

96 Según lo manifestado por el propio órgano jurisdiccional remitente, la situación sobre la que versan las cuestiones prejudiciales se concreta en la aparición de enlaces promocionales en respuesta a la introducción por el internauta de un término de búsqueda que corresponde a la marca seleccionada como palabra clave. Consta también en estos asuntos que los enlaces promocionales aparecen al lado o encima de la lista de resultados naturales de la búsqueda. Por último, no se discute que el orden de los resultados naturales se deriva de la pertinencia de los respectivos sitios en relación con el término de búsqueda introducido por el internauta y que el operador del motor de búsqueda no cobra por mostrar estos resultados.

97 De lo anterior se desprende que cuando el internauta introduce el nombre de una marca como término de búsqueda, la página de inicio del sitio promocional del titular aparece en la lista de resultados naturales, normalmente en uno de los primeros lugares. Mediante la aparición en pantalla de este sitio, que, por otro lado, es gratuita, se hacen visibles los productos o servicios del titular de la marca al internauta, con independencia de si el titular consigue o no que su anuncio ocupe también uno de los primeros lugares bajo la rúbrica "enlaces patrocinados".

98 Habida cuenta de estas circunstancias, procede declarar que el uso de un signo idéntico a una marca ajena en el marco de un servicio de referenciación como el controvertido en los asuntos principales no puede menoscabar la función de publicidad de la marca".

40. Esta doctrina jurisprudencial del TJUE ha sido reiterada en ocasiones posteriores, tal y como ha recordado el Tribunal Supremo en su sentencia núm. 94/2017 de 15 de febrero de 2017 :

"5.- Para llegar a la conclusión de que el criterio mantenido por el tribunal de apelación infringe la doctrina de la complementariedad relativa tiene especial importancia la doctrina contenida en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ( TJUE) de 22 de septiembre de 2011, caso Interflora Inc. y otros contra Marks and Spencer plc y otros, asunto C-323/09 .

Esta sentencia, bajo el epígrafe "[e]l provecho obtenido indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca (parasitismo)", con cita de otras sentencias anteriores, declara que un anunciante que haya seleccionado, en el marco de un servicio de referenciación en Internet, una palabra clave correspondiente a una marca ajena, pretende que los internautas que introduzcan esa palabra como término de búsqueda no solo pulsen en los enlaces procedentes del titular de dicha marca que aparezcan en la lista de resultados, sino también en el enlace promocional del citado anunciante.

Si una marca goza de notoriedad, es probable que un gran número de internautas utilicen el nombre de esa marca como palabra clave para llevar a cabo su búsqueda en Internet con el fin de encontrar información u ofertas sobre los productos o servicios de dicha marca.

En estas circunstancias, cuando el competidor del titular de una marca que goce de notoriedad seleccione esta marca como palabra clave en el marco de un servicio de referenciación en Internet, el objetivo de este uso es aprovecharse del carácter distintivo y de la notoriedad de dicha marca. La elección de esta marca como palabra clave puede llevar a una situación en la que los consumidores, probablemente numerosos, que lleven a cabo una búsqueda en Internet de productos o servicios de tal marca con ayuda de esa palabra clave, verán aparecer en su pantalla el anuncio de ese competidor.

Cuando los internautas compran el producto o el servicio ofrecido por el competidor tras haber visto su anuncio en vez de los del titular de la marca a la que iba dirigida inicialmente su búsqueda, el competidor obtiene una ventaja real del carácter distintivo y de la notoriedad de la citada marca, sin pagar compensación alguna por dicho uso a los titulares de esa marca.

De las características de la elección como palabras clave en Internet de los signos correspondientes a marcas de renombre ajenas resulta que, cuando no haya "justa causa" en el sentido de los artículos 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 (desarrollado en Derecho interno por el art. 34.2.c de la Ley de Marcas ), esta elección ha de analizarse como un uso para el cual el anunciante se sitúa en la estela de una marca de renombre con el fin de beneficiarse de su poder de atracción, de su reputación y de su prestigio, y de explotar el esfuerzo comercial realizado por el titular de la marca para crear y mantener la imagen de ésta sin ofrecer a cambio compensación económica alguna y sin hacer ningún tipo de esfuerzo a estos efectos. Si esto es así, debe considerarse que el provecho obtenido por el tercero es indebido, lo que ocurre, en particular, en casos en que los anunciantes en Internet pongan a la venta, a través de la elección de palabras clave correspondientes a marcas de renombre, productos que son imitaciones de los productos del titular de dichas marcas.

6.- Tras todo lo anterior, el apartado 91 afirma:

"En cambio, cuando la publicidad que aparezca en Internet a partir de una palabra clave correspondiente a una marca de renombre proponga una alternativa frente a los productos o a los servicios del titular de la marca de renombre sin ofrecer una simple imitación de los productos o de los servicios del titular de dicha marca, sin causar una dilución o una difuminación y sin menoscabar por lo demás las funciones de la mencionada marca, procede concluir que este uso constituye, en principio, una competencia sana y leal en el sector de los productos o de los servicios de que se trate y, por lo tanto, se realiza con "justa causa" en el sentido de los artículos 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 y 9, apartado 1, letra c), del Reglamento núm. 40/94".

Más recientemente, la STS 320/22, de 24 de abril dijo que como hicimos en la citada sentencia 105/2016, de 26 de febrero, para enmarcar la cuestión controvertida es necesario partir de una explicación sintética de cómo funciona el sistema de publicidad en internet por referenciación (Adwords):

"la empresa que gestiona el motor de búsqueda facilita que los internautas accedan de manera libre y gratuita al motor de búsqueda mediante la introducción de una palabra clave (keyword) por la que el usuario obtiene unos resultados que en el argot de internet se denominan "naturales", que han sido seleccionados por la empresa del motor de búsqueda basándose en la relación de tales términos con la palabra clave.

"Al mismo tiempo, el motor de búsqueda establece un sistema de publicidad (que en el caso de Google, que es al que afecta el supuesto litigioso, se denomina adwords), que permite mostrar, tras la introducción de la palabra clave, y junto con los resultados naturales, anuncios publicitarios. Estos anuncios aparecen en la pantalla y suelen consistir en un breve mensaje comercial y un enlace a la página web del anunciante (advertising link).

"El motor de búsqueda ofrece a las empresas un conjunto de palabras clave que pueden ser elegidas de forma automatizada. El problema es que algunas de tales palabras clave pueden ser idénticas a marcas registradas, o incluso a marcas notorias o renombradas. Una vez que un anunciante escoge una palabra clave, debe pagar un precio cada vez que un internauta haga "clic" sobre la palabra clave que actúa como enlace promocional que lo redirige a la página web del anunciante".

3. Doctrina del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE). El TJUE, en su sentencia de 23 de marzo de 2010, caso Google France (asuntos acumulados C-236/08 a C-238/08 ), dio respuesta a una cuestión que subyace a la resolución del presente caso:

"si los artículos 5, apartado 1, letras a ) y b), de la Directiva 89/104 y 9, apartado 1, letras a ) y b), del Reglamento nº 40/94 deben interpretarse en el sentido de que el titular de una marca está facultado para prohibir a un tercero que, a partir de una palabra clave, idéntica o similar a la marca, que haya seleccionado o almacenado sin consentimiento del titular en el marco de un servicio de referenciación en Internet, presente un anuncio, o encargue su presentación, sobre productos o servicios idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca".

El Tribunal de Justicia, al contestar a esta pregunta, declaró lo siguiente:

"los artículos 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 y 9, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 40/94 deben interpretarse en el sentido de que el titular de una marca está facultado para prohibir a un anunciante que, a partir de una palabra clave idéntica a la marca que haya seleccionado sin consentimiento del titular en el marco de un servicio de referenciación en Internet, haga publicidad de productos o servicios idénticos a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando dicha publicidad no permite o apenas permite al internauta medio determinar si los productos o servicios incluidos en el anuncio proceden del titular de la marca o de una empresa económicamente vinculada a éste o si, por el contrario, proceden de un tercero"

Esta doctrina, centrada en la función de identificación del origen empresarial de los productos o servicios marcados, fue objeto de una mayor concreción por la sentencia del TJUE de 22 de septiembre de 2011, caso Interflora (C-323/09 ), al referirse también a otras funciones de la marca:

"Los artículos 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988 , Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, y 9, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993 , sobre la marca comunitaria, deben interpretarse en el sentido de que el titular de una marca está facultado para prohibir que un competidor haga publicidad -a partir de una palabra clave idéntica a esa marca que el citado competidor seleccionó en el marco de un servicio de referenciación en Internet sin el consentimiento del titular- de productos o servicios idénticos a aquéllos para los que la marca esté registrada, cuando dicho uso pueda menoscabar una de las funciones de la marca. Este uso:

- menoscaba la función de indicación del origen de la marca cuando la publicidad mostrada a partir de la palabra clave no permite o permite difícilmente al consumidor normalmente informado y razonablemente atento determinar si los productos o servicios designados por el anuncio proceden del titular de la marca o de una empresa vinculada económicamente a éste o si, por el contrario, proceden de un tercero;

- en el marco de un servicio de referenciación de las características del que se trata en el litigio principal, no menoscaba la función publicitaria de la marca, y;

- menoscaba la función de inversión de la marca si supone un obstáculo esencial para que dicho titular emplee su marca para adquirir o conservar una reputación que permita atraer a los consumidores y ganarse una clientela fiel".

4. En nuestro caso, se ha acreditado en la instancia que la demandada, que tiene una red de franquicia de clínicas dentales que operan con el signo distintivo de VITALDENT, contrató el servicio adwords de Google y, en concreto, la denominación que constituye la marca registrada con la que la demandante identifica los servicios que presta de dentista (Clínicas Ortodoncis). A esta conclusión llegó el tribunal de instancia a partir de lo constatado en un acta notarial:

"1º Si se teclea en el buscador Google en mayúsculas la marca CLÍNICAS ORTODONCIS y dentro de los resultados (Google Adwords) aparecen anuncios relacionados con CLINICAS ORTODONCIS del siguiente tenor:

"Clínicas Ortodoncis - Invisible. Confortable. www.clinicasvitaldent.info/VitalDent. Removible Pague hasta en 24 meses. 900866175.

"2º Si se teclea ese anuncio se abre un cuadro con fotografía de vitaldent que sigue encabezado con "clínicas ortodoncis".

"3º Tanto si se hace doble click en la fotografía como en la dirección de la página web www.clinicasvitaldent.info/VitalDent se abre una nueva página en la que se lee "vitaldent" y un eslogan publicitario con una fotografía. En dicha página se pueden abrir otras que se refieren a los servicios dentales que presta Vital Dent.

"4º Otro tanto sucede si se teclea en el buscador la marca de la Clínicas Ortodoncis en minúsculas".

5. Hemos de partir de dos consideraciones: los servicios ofertados por la demandada en la página web de Vitaldent son idénticos a los ofertados por la demandante con la marca Clínicas Ortodoncis; y el término contratado como adword por la demandada coincide con la marca de la demandante.

Bajo estas premisas, a la vista de cómo afloraba el anuncio, resultado de haber empleado el adword consistente en la marca denominativa de la demandante (Clínicas Ortodoncis), en cuanto que el anuncio con el link de la página web de Vitaldent iba precedido de la mención Clínicas Ortodoncis, consideramos correcta la conclusión alcanzada por la sentencia recurrida de que se hizo un uso de la marca no consentido por su titular, para identificar servicios idénticos, y que este uso menoscaba la función indicadora del origen empresarial de los servicios ofertados. Esto es así porque, tal y como reseña el TJUE en la sentencia Google France y luego confirma en Interflora, la publicidad ofertada apenas permite al internauta medio determinar si los servicios incluidos en el anuncio proceden del titular de la marca o de una empresa económicamente vinculada a este o si, por el contrario, proceden de un tercero.

El hecho de que el anuncio inicial, el que es resultado de la búsqueda de internet mediante el adword (Clínicas Ortodoncis - Invisible. Confortable. www.clinicasvitaldent.info/VitalDent. Removible Pague hasta en 24 meses. 900866175), venga encabezado por la marca de la demandante es razonable que induzca a pensar a quien ha realizado la búsqueda que los servicios ofertados en la página web que se le ofrecen tienen una vinculación con la demandante, aunque en esa web no aparezca la indicación Clínicas Ortodoncis.

Pues bien, teniendo en cuenta lo anterior, podemos concluir:

1º. Que para determinar si la utilización por parte de DIDOSEG DOCUMENTOS , S .A . del signo denominativo "SIGNE" como adword menoscaba la marca titularidad de SIGNE, S.A. cuando se muestra a los internautas siendo DIDOSEG DOCUMENTOS , S .A . competidor de SIGNE, S.A., depende particularmente del modo en que se presente el anuncio .

Sin embargo, por parte de la actora nada se alega al respecto. Se limita a acreditar (cuestión que no ha sido negada por la demandada) que se utilizó el signo denominativo comprendido en la marca de SIGNE, S.A. como palabra clave en el motor de búsqueda. Ahora bien, no se acredita que el anuncio no permita o apenas permita al internauta normalmente informado y razonablemente atento determinar si los productos o servicios incluidos en el anuncio proceden de SIGNE, S.A. o de DIDOSEG DOCUMENTOS , S .A. a fin de probar un eventual menoscabo de la función de indicación del origen. Ni siquiera se argumenta sobre la posible imprecisión del mismo sobre el origen de los productos o servicios de que se trata. No es cierto que la jurisprudencia considere que el simple uso de las palabras clave en el motor de búsqueda menoscabe la función de publicidad de la marca.

En el presente caso, el anuncio de DIDOSEG DOCUMENTOS , S .A ., que aparece en primer lugar, no contiene palabra o contenido alguno que identifique al anunciante con SIGNE, S.A. Al contrario, se muestra como alternativa frente a los productos o a los servicios de SIGNE, S.A. sin ofrecer una simple imitación de los productos o de los servicios del titular de dicha marca, sin causar una dilución o una difuminación y sin menoscabar por lo demás las funciones de la mencionada marca, por lo que, en palabras del TS, procede concluir que este uso constituye, en principio, una competencia sana y leal en el sector de los productos o de los servicios de que se trate y, por lo tanto, se realiza con "justa causa"

Por tanto, debemos desestimar la demanda en este punto.

b.- El registro por Rosendo del nombre de dominio "etitulo.university", como hecho infractor de la marca registrada nº 2.944.894 "e-Título" propiedad de SIGNE.

Son hechos no controvertidos los siguientes:

1º. SIGNE, S.A., desde el 3 de septiembre de 2010 es titular de la marca mixta nº 2.944.894 para la clase 42: Servicios de certificación digital o electrónica; servicios de control de calidad, de confección de normas y homologación.

2º. Rosendo registró el nombre de dominio etitulo.university el 17 de octubre de 2014.

La defensa de Rosendo se basa en los siguientes puntos:

i. Pretendida "nulidad" de la marca registrada "e-título" ya que la identificación de un Título en formato electrónico como "e-título" resultaría evidentemente descriptiva:

Debemos rechazar tal pretensión por un defecto de forma en el planteamiento de la excepción. Efectivamente, la demandada, en su contestación a la demanda, podrá plantear, como excepción, la nulidad del título de marca por cualquiera de los motivos legalmente establecidos. Ahora bien, no basta con una mera alegación sobre el carácter descriptivo del signo registrado y la alegación de nulidad: se debe argumentar dicho carácter descriptivo y acompañar, en su caso, el medio de prueba pertinente que soporte dicha alegación conforme al artículo 217.2 LEC. Lo que no es el caso, por lo que procede desestimar la excepción.

ii. Inexistencia de infracción de la marca registrada del actor por el nombre de dominio "etitulo.university" ya que no son idénticos en su objeto.

Entiende la demandada que no existe una identidad relevante desde el punto de vista de infracción del nombre de dominio registrado. Se ha de tener en cuenta que la marca registrada es una denominativa mixta. En el presente caso, los elementos figurativos, (representados por el color en blanco y negro, la grafía más gruesa y, principalmente, el círculo en negro con la letra "e" en blanco en su interior) no constituyen un elemento predominante sobre el denominativo, sin que pueda apreciarse un impacto visual relevante. Así las cosas, de la marca titularidad de la actora, partiendo de la regla general arriba expuesta, debe otorgarse carácter dominante al elemento denominativo "e título". El mismo, evocador del concepto de título electrónico, goza de distintividad suficiente por su finalidad principal de obtención y/o utilización en internet, distinguiéndose de los títulos físicos o en papel.

El nombre de dominio del demandado es "etitulo.university", formado por los vocablos "etítulo" y la palabra inglesa "university". El primero de ellos, "etítulo", colocado en primer lugar, coincide plenamente con el signo denominativo de la actora; ejerce las mismas funciones de evocación electrónica y de obtención o uso en internet. Es más, la referencia a la palabra inglesa de significado "universidad" en español nos remite, precisamente, a los títulos oficiales certificadores de la realización de estudios reglados. Es por lo que podemos concluir, sin duda alguna, que infrige el derecho de marca de SIGNE, S.A. Efectivamente, la similitud entre la marca registrada por la actora y el nombre de dominio de Rosendo constituyen un riesgo de confusión ya que el público pueda creer que los productos o servicios identificados con los signos que se confrontan proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas, dado que el riesgo de asociación no es una alternativa a aquel, sino que sirve para precisar su alcance ( STS nº 151/2017, de 2 de marzo). Como dice la actora, los nombres de dominio con la extensión genérica "university", como indica su propio nombre, están especialmente orientados para ser utilizados, bien por las propias universidades, o bien por la empresas que prestan servicios y/o que están vinculadas con la educación universitaria, por lo que la intención evidente del codemandado es apropiarse y aprovecharse de la distintividad que tiene la marca registrada "e-Título" de SIGNE que mi mandante utiliza para distinguir sus copias digitales auténticas de títulos universitarios

iii. Por otro lado, si no se ha hecho uso del citado nombre de dominio no puede existir infracción del derecho de marca. El mero registro de un nombre de dominio no encuentra oposición ni protección en la Ley de Marcas porque, entre otras cosas, no implica el uso en el mercado, ni para qué productos o servicios ni si es en territorio español.

Debemos rechazar dicha alegación de defensa. Se ha de tener en cuenta que el artículo 34.3 LM permite al titular de la marca prohibir a terceros utilizar el signo como nombre comercial o denominación social, o como parte de un nombre comercial o una denominación social. Es decir, la mera utilización del signo distintivo como nombre comercial o razón social se puede considerar como un uso infractor. El mismo criterio puede aplicarse el mero registro de un nombre de dominio que infrinja un derecho de marca registrado. Dicho registro puede considerarse un uso infractor, ya que puede causar un riesgo de confusión sobre el origen empresarial de los títulos universitarios en formato electrónico.

iv. Muy clarificador de cuanto antecede y de la mala fe de SIGNE se muestra el hecho de que en los concursos se defienda alegando que cualquiera puede usar e-titulo y que no goza de distintividad, como acreditamos con la transcripción de la alegación efectuada por SIGNE, contra el recurso interpuesto por DIDOSEG en el concurso de la Universidad de Extremadura S.E. 003/16 de fecha 5 de marzo de 2016 y que consta en la página 7 de la Resolución 7/2016 de 12 de mayo de la Comisión Jurídica de Extremadura.

No se ha desplegado prueba sobre el carácter distintivo o no del signo registrado, ni se ha excepcionado la nulidad del título por este motivo. Más allá de las argumentaciones manifestadas por la actora en el cuerpo de su demanda, la apreciación en sentencia de la falta de distintividad del elemento denominativo, parte del signo registrado, requiere un ejercicio expreso de la excepción de nulidad y, por tanto, práctica de prueba destinada a tal fin, lo que en el presente caso no ocurre. Es por ello que se ha de desestimar dicha alegación de defensa.

Por todo lo anterior, debemos considerar que el registro por parte de Rosendo del nombre de dominio "etitulo.university" infringe la marca registrada nº 2.944.894 "e-Título" propiedad de SIGNE.

TERCERO.- Diseño industrial.

a.- Régimen jurídico aplicable.

Es de aplicación la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial.

Señala el artículo 1 LDI que 1 . Esta ley tiene por objeto establecer el régimen jurídico de la protección de la propiedad industrial del diseño.

2. A los efectos de esta ley se entenderá por:

a) Diseño: la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que se derive de las características de, en particular, las líneas, contornos, colores, forma, textura o materiales del producto en sí o de su ornamentación.

De este modo, el diseño industrial jurídicamente protegible es una innovación formal sobre la apariencia de un producto, que se deriva de las características del producto en sí (líneas contornos, colores, materiales...) o de su ornamentación. El bien jurídico protegido es el valor que el diseño añade al producto desde el punto de vista comercial, considerado como uno de los elementos determinantes en la comercialización exitosa en el mercado. De este modo, el diseño industrial comprende únicamente los aspectos de apariencia u ornamentales de un producto ya que los aspectos formales de carácter técnico o funcional, son objeto de protección a través del modelo de utilidad. Si un mismo objeto al mismo tiempo reúne características de apariencia y funcionales es posible proteger todos estos aspectos mediante los distintos tipos de propiedad industrial que correspondan.

Así las cosas, conforme al artículo 5 LPJDI, son diseños susceptibles de registro los que sean nuevos y posean carácter singular . Un diseño es nuevo cuando ningún otro diseño idéntico haya sido hecho accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o, si se reivindica prioridad, antes de la fecha de prioridad (artículo 6). En todo caso, se considerarán idénticos los diseños cuyas características difieran sólo en detalles irrelevantes. Por otro lado, conforme al artículo 7 LPJDI, un diseño tiene carácter singular cuando la impresión general que produzca en el usuario informado difiera de la impresión general producida en dicho usuario por cualquier otro diseño que haya sido hecho accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o, si se reivindica prioridad, antes de la fecha de prioridad.

2. Para determinar si el diseño posee carácter singular se tendrá en cuenta el grado de libertad del autor para desarrollar el diseño.

En ese sentido, la STS 608/2021, de 16/09/2021 señaló que Tanto en el sistema comunitario como en el nacional, la noción de diseño industrial queda delimitada como la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto y se le otorga protección no solo por el mero hecho subjetivo de su creación (como ocurre con la propiedad intelectual), sino que, además, se requiere que esa apariencia implique una aportación relevante y enriquecedora del estado previo de las creaciones industriales estéticas, desde la perspectiva objetiva de su valor comercial por su aplicación a una actividad empresarial.

Por ello, la exposición de motivos de la Ley 20/2003, de 7 julio, que traspuso la Directiva comunitaria, afirma:

"hay que señalar la correlación que hay entre el grado de diferencia que un diseño debe presentar frente a los conocidos para que tenga carácter singular y pueda ser protegido, y el que el diseño desarrollado por un competidor debe presentar frente al protegido para no invadir su ámbito de protección".

4.- Al interpretar el art. 7 LDI, hemos mantenido que los elementos del modelo o dibujo industrial hecho accesible al público con anterioridad que presenten menor singularidad tienen escasa relevancia a la hora de considerar que el diseño registrado con posterioridad que reproduce tales elementos pueden causar en un usuario informado la misma impresión general. En particular, en la medida en que los dos diseños confrontados presenten similitudes en elementos que se encuentran en el dominio público o responden a las tendencias de la moda existentes cuando se solicitó el registro, tales elementos tendrán una importancia menor en la impresión general que produzcan en el usuario informado. En tal caso, si el diseño registrado presenta algunos elementos diferenciadores respecto del que haya sido hecho accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o, si se reivindica prioridad, antes de la fecha de prioridad, será más probable que cause en el usuario informado una impresión general diferente.

5.- Mientras que en el juicio de confusión propio del derecho de marcas, el consumidor medio percibe la marca como un todo y no examina sus detalles, en el juicio comparativo del diseño industrial, el usuario informado observa con mayor atención y cuidado el producto que incorpora el diseño, puesto que no es un simple consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, sino un usuario que presenta un especial cuidado, ya sea debido a su experiencia personal, ya a su amplio conocimiento del sector de que se trate.

Lo que no implica que deba darse preferencia a una comparación con un enfoque analítico frente a una realizada con enfoque sintético referido a la impresión general. Sino que los elementos más relevantes del diseño son determinantes de cuál sea la impresión general del usuario informado, y por tanto han de ser tomados en consideración al realizar el juicio comparativo, y han de tener su reflejo en la motivación de la sentencia ( STJUE de 20 de octubre de 2011, C-281/10 P, PepsiCo ).

6.- Desde ese punto de vista, para que haya singularidad, deben identificarse rasgos perfectamente apreciables en el uso propio de los productos a los que se aplica el diseño registrado, que no provoquen en el usuario informado la misma impresión general que la apariencia del producto que constituye la anterioridad, incluso partiendo de la similitud de ambos diseños ( STJUE, de 20 de octubre de 2011, C-281/10 P, apartado 8). Como declaramos en la sentencia 343/2014, de 25 de junio:

"[l]os elementos más relevantes del diseño son determinantes de cuál sea la impresión general del usuario informado, y por tanto han de ser tomados en consideración al realizar el juicio comparativo, y han de tener su reflejo en la motivación de la sentencia".

En esa misma sentencia recordamos que el grado de libertad del autor de un dibujo o modelo se configura por los imperativos vinculados a las características impuestas por la función técnica del producto o de un elemento del producto, o incluso de las prescripciones legales aplicables al producto. Tales imperativos llevan a una normalización de determinadas características, que entonces pasan a ser comunes a diversos dibujos o modelos aplicados al producto de que se trate.

(...)

2.- Para que haya singularidad, el diseño posterior debe ser razonablemente divergente de los diseños previos, de tal manera que, aunque no se requiera un alto grado de distinción, tampoco se admita una diferenciación mínima o anecdótica que permita obtener protección para diseños que solo se distinguen de los anteriores en detalles nimios o prácticamente insignificantes

En este caso, la mera aplicación de un estampado ya conocido, como es el del cachirulo, a una prenda de vestir distinta no aporta por sí misma carácter singular al diseño, que sigue siendo el mismo (falta de novedad) o similar (con algunas variantes), mientras no provoque una impresión general distinta al del estampado del cachirulo para un usuario informado de los productos a los que se incorpora el diseño registrado.

En diseño no existe un principio de especialidad en función del producto al que se aplique, como sucede con las marcas. El art. 7.1 LDI, concorde con el art. 5.1 b) del Reglamento 6/2002, de 12 de diciembre de 2001 , sobre los dibujos y modelos comunitarios (RDC), no supedita la novedad de un diseño a los productos a los que pueda incorporarse o aplicarse. Lo relevante es que el uso del diseño en un determinado producto no produzca en el usuario informado (de los productos a los que se incorpora el diseño registrado) una impresión general distinta.

3.- Como señala la exposición de motivos de la LDI, el bien jurídico protegido es el valor añadido que el diseño otorga al producto y que coincide con el interés comercial que éste despierta. El ámbito de protección, por su parte, se extiende a cualquier otro diseño que no produzca en el usuario informado una impresión general distinta de la que produce el diseño protegido, considerando el grado de libertad del autor a la hora de crear dicho diseño (47 LD y 10 RDC).

Con el diseño no se protege la idea de aplicar un dibujo (en este caso, un estampado) ya conocido a una prenda de vestir distinta, sino que se protege el dibujo o el modelo en sí: el diseño concebido como un tipo de innovación formal referido a las características de apariencia del producto en sí o de su ornamentación. La referencia legal al sector, lo es en relación con el usuario informado y la impresión general producida (los ojos con que se mira, en expresión que utilizamos en la sentencia 537/2020, de 16 de octubre).

4.- Al respecto, es muy significativa la STJUE de 21 de septiembre de 2017 (C- 361/15 y C-405/15 P), Wasy Sanitary Solutions, que sobre el carácter singular declara:

"124 Procede recordar al respecto que, de conformidad con el artículo 6 del Reglamento nº 6/2002 , se considerará que un dibujo o modelo posee carácter singular cuando la impresión general que produzca en los usuarios informados difiera de la impresión general producida por cualquier otro dibujo o modelo que haya sido hecho público. El Tribunal de Justicia ya ha declarado que el concepto de usuario informado, que en dicho Reglamento no se define, puede entenderse referido a un usuario que presta no ya un grado medio de atención, sino un especial cuidado, ya sea debido a su experiencia personal, ya a su amplio conocimiento del sector de que se trate (véase, en este sentido, la sentencia de 20 de octubre de 2011, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, C-281/10 P, EU:C:2011:679 , apartado 53).

"125 Es cierto que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el adjetivo "informado" sugiere que, sin ser un diseñador ni un experto técnico, el usuario conoce los diferentes dibujos o modelos existentes en el sector de que se trata, dispone de un determinado grado de conocimiento sobre los elementos que normalmente contienen esos dibujos o modelos y, debido a su interés por los productos de que se trata, presta un grado de atención relativamente elevado al utilizarlos ( sentencia de 20 de octubre de 2011, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, C-281/10 P, EU:C:2011:679 , apartado 59).

"126 Sin embargo, el concepto de usuario informado no puede interpretarse en el sentido de que el dibujo o modelo anterior pueda suponer un obstáculo para el reconocimiento del carácter singular al dibujo o modelo posterior únicamente si dicho usuario conoce ese dibujo o modelo anterior. En efecto, tal interpretación es contraria al artículo 7 del Reglamento nº 6/2002 .

"127 Ha de señalarse al respecto que, a tenor de los artículos 5 y 6 del Reglamento nº 6/2002 , solo procede comparar un dibujo o modelo con otro para declarar la novedad y el carácter singular de aquel si este se ha hecho público.

"128 Cuando se considera hecho público un dibujo o modelo con arreglo al artículo 7, apartado 1, del Reglamento nº 6/2002 , esa divulgación vale tanto en lo relativo al examen de la novedad, en el sentido del artículo 5 de dicho Reglamento, del dibujo o modelo con el que se compara el dibujo o modelo hecho público, como en lo relativo al carácter singular de ese primer dibujo o modelo, en el sentido del artículo 6 de dicho Reglamento".

Y en lo que respecta a la novedad, la misma STJUE establece:

"89 Del artículo 5, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 6/2002 resulta que se considerará que un dibujo o modelo es nuevo cuando no se haya hecho público ningún dibujo o modelo idéntico, si se trata de un dibujo o modelo comunitario registrado, antes del día de presentación de la solicitud de registro del dibujo o modelo cuya protección se solicita, o, si se hubiere reivindicado prioridad, antes de la fecha de prioridad.

"90 El tenor de esta disposición no supedita la novedad de un dibujo o modelo a los productos a los que pueda incorporarse o aplicarse.

"91 Además, hay que recordar que, de conformidad con el artículo 10, apartado 1, del Reglamento Nº 6/2002 , la protección conferida por el dibujo o modelo comunitario se extenderá "a cualesquiera otros dibujos y modelos" que no produzcan en los usuarios informados una impresión general distinta.

"92 Por consiguiente, hay que señalar que si hubiese que defender la postura de ESS de que la protección de un dibujo o modelo depende de la naturaleza del producto al que se incorpora o aplica ese dibujo o modelo, tal protección se limitaría únicamente a los dibujos o modelos pertenecientes a un sector determinado. Por consiguiente, no cabe defender tal postura".

5.- La afirmación contenida en el apartado 92 de la STJUE afecta no solo a la novedad, sino también al carácter singular. Por lo que cabe concluir que el cambio de producto no aporta necesariamente por sí mismo carácter singular a un mismo estampado muy conocido, mientras no genere una impresión general diferente en el reseñado usuario informado. Como ocurre en este caso, a la vista de lo argumentado anteriormente.

Por lo que se refiere al concepto de accesibilidad al público, dice el artículo 9 que 1. A efectos de la aplicación de los artículos 6 y 7, se considerará que un diseño ha sido hecho accesible al público cuando haya sido publicado, expuesto, comercializado o divulgado de algún otro modo antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o, si se reivindica prioridad, antes de la fecha de prioridad, salvo que estos hechos, razonablemente, no hayan podido llegar a ser conocidos en el curso normal de los negocios por los círculos especializados del sector de que se trate que operen en la Unión Europea .

2. No se considerará que el diseño ha sido hecho accesible al público por el simple hecho de haber sido comunicado a un tercero bajo condiciones tácitas o expresas de confidencialidad.

Respecto de los requisitos de novedad y singularidad de los Diseños de componentes de productos complejos dice el artículo 8 que 1. El diseño aplicado o incorporado a un producto que constituya un componente de un producto complejo sólo se considerará que es nuevo y posee carácter singular:

a) Si el componente, una vez incorporado al producto complejo, sigue siendo visible durante la utilización normal de éste;

y b) En la medida en que estas características visibles del componente presenten en sí mismas novedad y carácter singular.

2. Se entenderá por utilización normal, a efectos de lo previsto en el párrafo a) del apartado anterior, la utilización por el usuario final, sin incluir el mantenimiento, la conservación o la reparación.

Por el contrario, quedan fuera del ámbito de protección (artículo 11 LPJDI) los diseños impuestos por su función técnica y diseños de interconexiones:

1. El registro del diseño no conferirá derecho alguno sobre las características de apariencia del producto que estén dictadas exclusivamente por su función técnica.

2. El registro del diseño no conferirá derecho alguno sobre las características de apariencia del producto que hayan de ser necesariamente reproducidas en su forma y dimensiones exactas para permitir que el producto al que se aplique o incorpore el diseño pueda ser conectado mecánicamente a otro producto, adosado, o puesto en su interior o en torno al mismo, al objeto de que cada uno de ellos pueda cumplir su función.

3. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior los derechos derivados del registro se reconocerán sobre los diseños que permitan el ensamble o la conexión múltiple de productos intercambiables dentro de un sistema modular y cumplan las condiciones establecidas en los artículos 6 y 7.

En cuanto al contenido del derecho sobre el diseño registrado, dice el artículo 45 LPJDI que el registro del diseño conferirá a su titular el derecho exclusivo a utilizarlo y a prohibir su utilización por terceros sin su consentimiento. A estos efectos se entenderá por utilización la fabricación, la oferta, la comercialización, la importación y exportación o el uso de un producto que incorpore el diseño, así como el almacenamiento de dicho producto para alguno de los fines mencionados.

Añade el artículo 47 sobre el alcance de la protección que 1. La protección conferida por el diseño registrado se extenderá a cualquier diseño que no produzca en el usuario informado una impresión general diferente.

2. Para determinar el alcance de la protección se tendrá en cuenta el margen de libertad del autor al realizar el diseño.

En protección del diseño registrado, se prevé legalmente el ejercicio de las siguientes acciones en el artículo 53 LPJDI:

1. En especial, el titular del diseño registrado cuyo derecho sea lesionado podrá reclamar en la vía civil:

a) La cesación de los actos que violen su derecho.

b) La indemnización de los daños y perjuicios sufridos.

c) La adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la actividad infractora y, en particular, que se retiren del tráfico económico los productos en los que se haya materializado la violación de su derecho y el embargo o la destrucción de los medios principalmente destinados a cometer la infracción. Estas medidas se ejecutarán a expensas del infractor, salvo que se aleguen razones fundadas para que no sea así.

d) La destrucción, o la cesión con fines humanitarios si fuere posible, a elección del actor y a costa del condenado, de los productos a que se refiere el apartado anterior, salvo que la naturaleza del producto permita impedir la continuación de la actividad infractora eliminando el diseño sin afectar sustancialmente al producto, o a juicio del tribunal, la destrucción o cesión de los productos infractores resulte una medida claramente desproporcionada y existan otras alternativas menos gravosas para evitar que prosiga o se reanude la violación del derecho del titular del diseño.

e) Alternativamente, la entrega de los medios o de los objetos a que se refieren los párrafos c) y d) del apartado 1, a precio de coste y a cuenta de su correspondiente indemnización de daños y perjuicios, cuando sea posible y esta medida resulte proporcionada teniendo en cuenta las circunstancias de la infracción apreciadas por el tribunal. Si su valor excediera del importe de la indemnización concedida, el titular del diseño deberá compensar a la otra parte por el exceso.

f) La publicación de la sentencia a costa del infractor mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior no se aplicará a los objetos adquiridos de buena fe para uso personal.

3. Las medidas contempladas en los párrafos a) y c) del apartado 1 de este artículo podrán también solicitarse, cuando sean apropiadas, contra los intermediarios a cuyos servicios recurra un tercero para infringir derechos reconocidos en esta ley, aunque los actos de dichos intermediarios no constituyan en sí mismos una infracción, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico. Dichas medidas habrán de ser objetivas, proporcionadas y no discriminatorias.

b.- Posición de las partes.

Dice la parte actora sobre el diseño industrial registrado nº 503-199 propiedad de SIGNE que SIGNE es titular del diseño industrial nº 503-199, registrado en la OEPM el 1 de julio de 2006, que actualmente se encuentra en vigor, para ornamentar "papel de seguridad para cheques, documentos oficiales, cheques de banco y certificados", que reproducimos:

3. El diseño industrial nº 503-199 de SIGNE consiste en un ornamento figurativo que se compone de 7 estrellas: 5 de mayor tamaño y con el interior en blanco (similares a una flor) y dos de menor tamaño y de color negro, con la configuración que reproducimos:

4. SIGNE incorpora este diseño industrial nº 503-199 - entre otros- en los títulos académicos no universitarios como el que reproducimos a continuación. Hemos destacado en sendos círculos los diseños industriales que incorpora el mismo:

LA INFRACCIÓN DEL DISEÑO INDUSTRIAL nº 503.199 POR DIDOSEG Y OVELAR.

134. Como hemos referido anteriormente, el 22 de diciembre de 2015 mi mandante tomo vista del expediente administrativo del concurso para el suministro y fabricación de TÍTULOS NO UNIVERSITARIOS LOGSE Y LOE DE LA COMUNIDAD DE MADRID (nº de Expediente COL 453/15), (...) mi mandante pudo comprobar que las codemandadas han presentado en el mismo unas muestras de títulos no universitarios LOGSE y LOE que incorporan el diseño industrial nº 503-199 propiedad de SIGNE.

136. Pues bien, a continuación reproducimos unas fotografías (de detalle y completa) de las "muestras" del título no universitario LOGSE y LOE presentadas por las codemandadas en citado concurso en las que se aprecia claramente la vulneración del diseño de mi mandante (obran en los Folios 323 a 345 del expediente administrativo). Hemos rodeado de un circulo la ubicación del diseño plagiado:

Por su lado, DIDOSEG DOCUMENTOS , S.A. señala que No hay vulneración alguna por la sencilla razón de que mis mandantes aportaron el diseño para atenerse a la muestra del concurso y que nada tiene que ver con el de SIGNE, por cuanto que el aportado, cumple una función de seguridad y no ornamental- lo que entre otras cosas excluye la aplicación del artículo 11.1 de la Ley 20/2003 de Protección Jurídica del Diseño Industrial - y porque la disposición, intensidad, color, tamaño y forma son distintos.

A este respecto puede observarse contemplando la muestra que en el contorno del cuadro central que enmarca los datos del título, aparecen unas agrupaciones de formas de color amarillo prácticamente imperceptibles, porque precisamente el objetivo de las mismas es que no sean fácilmente perceptibles, y cuya finalidad es cumplir la función de seguridad de la Constelación de Eurion que consiste en un patrón de pequeños círculos cuya finalidad es evitar la re-impresión, escaneo o fotocopiado de billetes y documentos oficiales.

Por ello las agrupaciones de color amarillo cumplen la función de dotar de seguridad del documento y dado que el Diseño Industrial, se prohíbe la Ley 20/2003 de Protección Jurídica del Diseño Industrial que una función técnica pueda ser objeto de un Modelo o Diseño, solo puede tener como finalidad la ornamentación y no una funcionalidad, no puede haber infracción de derechos del Diseño Industrial número 503.199.

En un análisis comparativo se aprecian diferencias, entre otras, de color (amarillo vs negro), tamaño y forma (redondo vs estrella) etc. que influyen de manera relevante en la impresión global de conjunto de lo que resulta que un usuario informado sea perfectamente capaz de diferenciar lo que es una ornamentación, objeto del Diseño Industrial número 503.199, y lo que es un elemento de seguridad, así como las diferencias formales existentes y, determinar así, con facilidad una diferente procedencia empresarial.

Alega la defensa de OVELAR , S.A. que No reconocemos y rechazamos de plano las alegaciones vertidas de adverso en cuanto a la afirmación de que exista una infracción del Diseño Industrial nº 503.199 dado que mi mandante no ha procedido a la comercialización de ningún producto con dicho diseño, cuestión que ya de por sí excluiría la existencia de infracción y, por ello, la inexistencia de cualquier vulneración.

7.- Incluso, debemos mencionar que lo que resulta más ilustrativo es que la actora SIGNE, S.A. intente exclusivizar a su nombre un elemento técnico de dominio público dentro de la seguridad documental.

En concreto el diseño industrial nº 5031999 se corresponde

exactamente con el diseño de la constelación de EURion que fue descubierto el año 2002, por un joven informático alemán en un billete de 10 euros mientras intentaba averiguar porque una fotocopiadora Xerox rechazaba fotocopiar billetes.

El patrón recibiría el nombre de EURion resultado de combinar la palabra EURO y Orion, una constelación que tiene una forma similar. La mera presencia de cinco de estos círculos en una página es suficiente para que algunas fotocopiadoras de color rechacen fotocopiar un original.

El científico Markus Guenther Kuhn de la Universidad de Cambridge fue quien descubrió y bautizó a la constelación de EURión en el año 2002, tras realizar varios experimentos con una fotocopiadora a color Xerox que se negaba a procesar billetes. Se trata de un pequeño patrón con círculos de color verde, naranja o amarillo, posicionados de modo tal que nos recuerda a la constelación de Orión, y en especial su cinturón. El antes mencionado billete de 10 euros es uno de los que más revela a este patrón, aunque la constelación de EURión no es un recurso exclusivo del euro, dado que el peso chileno, el peso mexicano, los dólares canadienses, australianos y estadounidenses, la libra esterlina, la corona sueca y hasta el yen japonés poseen variantes de la constelación

8.- Tratándose de un sistema de seguridad mundial no existe

mucha información al respecto por razones obvias pero una publicación oficial del Banco de la Reserva de la India en el año 2005 nos lleva a Japón, y tanto el patrón en sí como el algoritmo confirma que habría sido creado por la corporación OMRON (conocida por interruptores en ratones y teclados mecánicos), mientras que su primera aplicación se remonta a 1996, antes de que el euro entrara en circulación.

c.- Decisión.

Lo primero que hemos de decir es que las demandadas no alegan la nulidad del registro del diseño industrial nº 503-199 de SIGNE, S.A., ni como reconvención, ni, al parecer, como excepción. Ello nos impide, en sentencia, entrar a valorar la novedad y el carácter singular del diseño industrial registrado nº 503-199.

Dos son los motivos de defensa de ambas:

1º. Fin técnico del diseño: cumple una función de seguridad y no ornamental.

2º. Existencia de diferencias entre los diseños: En un análisis comparativo se aprecian diferencias, entre otras, de color (amarillo vs negro), tamaño y forma (redondo vs estrella) etc. que influyen de manera relevante en la impresión global de conjunto de lo que resulta que un usuario informado sea perfectamente capaz de diferenciar lo que es una ornamentación, objeto del Diseño Industrial número 503.199, y lo que es un elemento de seguridad, así como las diferencias formales existentes y, determinar así, con facilidad una diferente procedencia empresarial.

Por lo que se refiere a esto último, debemos apuntar la falta de aportación, por ambas partes, de informes periciales que analicen, en conjunto y de manera más detallada en cuanto a sus singulares elementos, ambos diseños y, en su caso, acrediten, respectivamente, la concurrencia o falta de similitud relevante entre ambos a efectos de infracción.

Aun así, podemos decir que las diferencias apuntadas por DIDOSEG DOCUMENTOS , S .A . (color, tamaño y forma), dada la dimensión, la ubicación y la difuminación del dibujo en el título, no son relevantes diferencias que excluyan la infracción. Lo que diferencia el diseño registrador por la actora de diseños anteriores es el añadido de dos elementos, estrellas o círculos, de menor tamaño a los costados de la estrellas o círculo central:

Así se observa la diferencia entre la imagen izquierda, el diseño pretendidamente infringido, y a la imagen derecha, de la constelación de EURión, en una imagen de internet (https://www.google.es/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fcommons%2Fthumb%2Fa%2Fac%2FEURion.svg%2F1200px-EURion. &tbnid=cnR0L10JynaQJM&vet=12ahUKEwic9KvT7ID-AhXvkicCHZ60BPkQMygAegUIARCqAQ..i&imgrefurl=https%3A%2F% 2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FConstelaci%25C3%25B3n_de_EURi%25C3%25B3n&docid=M76cA74ux73XLM&w=1200&h=1200&q=eurion&ved=2ahUKEwic9KvT7ID-AhXvkicCHZ60BPkQMygAegUIARCqAQ), conforme al hecho introducido en la contestación de OVELAR , S .A .

El primero de los diseños es el reproducido por DIDOSEG DOCUMENTOS , S .A . y OVELAR , S .A . en sus títulos. Y, precisamente, introduce los dos elementos relevantes del diseño de SIGNE, S.A., lo que nos podría hacer concluir la existencia de infracción en los títulos de las demandadas:

Ahora bien, las partes demandadas han alegado, como hecho notorio, que el diseño registrado por la actora, más que un fin ornamental, tiene un evidente fin técnico de seguridad. Ello se puede comprobar no sólo en internet (como se introduce por las demandadas en su demanda: https://es.wikipedia.org/wiki/Constelaci%C3%B3n_de_EURi%C3%B3n) sino en la mera observación de los billetes de euro que están en circulación actualmente en España. Es por ello que, partiendo de lo manifestado más arriba -es decir, la dimensión, la ubicación y la difuminación del dibujo en el título-, junto con la propia distribución de los elementos (estrellas o puntos) -el patrón reproducido de los mismos- y la utilización de dicho patrón en títulos académicos nos hace concluir, sin duda alguna, que el fin del diseño no es ornamental, sino que viene establecido por su función técnica como elemento de seguridad del propio documento, a fin de evitar ser reproducido por fotocopia. De este modo, dado que el artículo 11 LPDI señala que el registro del diseño no conferirá derecho alguno sobre las características de apariencia del producto que estén dictadas exclusivamente por su función técnica podemos considerar que no existe infracción alguna. Por tanto, se desestima la demanda en este punto.

CUARTO.- Competencia desleal.

1º. Sustantividad propia de cada uno de los ilícitos recogidos en la Ley 3/91, de 10 de enero, de Competencia Desleal.

Tal y como dice la jurisprudencia del Tribunal Supremo y de las Audiencias, entre otras, la SAP MAD secc. 28ª nº 426/16, del 16 de diciembre, dado el cúmulo de ilícitos concurrenciales que se imputan a las demandadas resulta imprescindible recordar, siguiendo la sentencia del Tribunal Supremo de 16 de diciembre de 2011 que: "Cada uno de los ilícitos concurrenciales de la Ley de Competencia Desleal tiene sustantividad propia y autonomía y da lugar a una modalidad de acción, la cual debe configurarse -identificarse e individualizarse- de forma precisa y concreta. La delimitación fáctica y jurídica de cada uno de los supuestos que permiten la incardinación de los tipos legales, general o específicos, de ilícito concurrencial corresponde a quien demanda, sin que le sea dable hacer una relación de hechos históricos, para a continuación diferir al Tribunal la selección del tipo que estima adecuado al caso (S. 22 de noviembre de 2010). Ello no forma parte de la función jurisdiccional, ni se compagina con el principio de rogación, ni en definitiva lo permite la defensa de la otra parte, la cual, ante tal remisión genérica, se vería forzada a razonar el rechazo, para el caso, de todos y cada uno de los tipos legales, incluso el de cierre recogido en el art. 5 LCD (actual, artículo 4.1). La elección de una u otra acción, o de varias acumuladas, corresponde a la parte interesada, la que tiene la carga procesal -imperativo del propio interés- de expresar con claridad, y no de forma farragosa y confusa (como se le imputa en el supuesto de autos) la concurrencia de los requisitos del ilícito correspondiente. No es asumible la opinión, porque obviamente no lo permiten el art. 218 LEC , ni el principio "iura novit curia", de que el Tribunal pueda aplicar un tipo diferente del indicado por la parte cuando la indicación es equivocada, ni que pueda suplir la falta de mención del precepto, salvo que en este caso fluya de manera natural e inequívoca de la descripción efectuada por el interesado. La facultad concedida al Tribunal de corregir el desacierto de la parte en la cita o alegación de la norma ex art. 218.1 LEC , no autoriza a cambiar o corregir los planteamientos de las partes, ni a suplir en tal aspecto su incuria o desconocimiento jurídico, y menos todavía cuando se afecta a las pretensiones ejercitadas, en cuya selección y delimitación deben esmerarse los interesados, y por eso se exige la dirección procesal de Letrado" (énfasis añadido).

En consecuencia, no resulta admisible la mera cita de un ilícito concurrencial sin precisar cuáles de los hechos narrados en la demanda integran el tipo y menos cuando lo que se alega es una pluralidad de actos de competencia desleal. Corresponde a la parte actora y no a las demandadas o al órgano judicial incardinar los hechos en los distintos ilícitos para permitir, primero, la adecuada defensa de los demandados y, en segundo lugar, la congruente resolución del litigio por el tribunal.

2º. Violación de normas. Tipo del artículo 15 LCD .

a. Régimen jurídico.

Artículo 15. Violación de normas.

1. Se considera desleal prevalerse en el mercado de una ventaja competitiva adquirida mediante la infracción de las leyes. La ventaja ha de ser significativa.

2. Tendrá también la consideración de desleal la simple infracción de normas jurídicas que tengan por objeto la regulación de la actividad concurrencial.

3. Igualmente, en el marco de lo dispuesto en el artículo 2, se considera desleal la contratación de extranjeros sin autorización para trabajar obtenida de conformidad con lo previsto en la legislación sobre extranjería.

4. Igualmente, en el marco de lo dispuesto en el artículo 2, se considera desleal el incumplimiento reiterado de las normas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Señala la STS 304/17, de 17 de mayo que 1.- El apartado segundo del art. 15 de la Ley de Competencia Desleal prevé: "Tendrá también la consideración de desleal la simple infracción de normas jurídicas que tengan por objeto la regulación de la actividad concurrencial".

2.- La conducta desleal prevista en este apartado segundo del artículo 15 de la Ley de Competencia Desleal consiste en la infracción de normas que tengan por objeto la regulación de la actividad concurrencial. Ha de entenderse por tales aquellas normas que, al margen de su naturaleza civil o administrativa, configuran de forma directa la estructura del mercado y las estrategias y conductas propiamente concurrenciales de los agentes que operan en el mismo, dirigidas a promover o asegurar las prestaciones propias o de un tercero. Es irrelevante, a estos efectos, cuáles hubieran sido los objetivos perseguidos por el legislador al establecer la norma concurrencial y cuál sea la justificación que, en su caso, proceda para la limitación de la competencia mediante la acción del legislador.

3.- En este apartado segundo del art. 15 de la Ley de Competencia Desleal falta la mención a que el sujeto infractor se prevalga en el mercado de una ventaja competitiva significativa adquirida mediante la infracción de las leyes, que sí se contiene en el apartado primero del precepto para el caso de que las normas infringidas no tengan por objeto la regulación de la actividad concurrencial.

4.- Podría pensarse que uno y otro apartado tienen finalidades distintas: el primero tendría por objeto perseguir la obtención de ventajas competitivas significativas adquiridas mediante la infracción de leyes que no tengan por objeto la regulación de la actividad concurrencial, mientras que el segundo tendría por objeto reprimir la simple infracción de normas que tengan por objeto la regulación de la actividad concurrencial.

5.- Esta interpretación no es correcta. La finalidad común de los apartados primero y segundo del art. 15 de la Ley de Competencia Desleal consiste en reprimir aquellas infracciones normativas que supongan una alteración ilegal del punto de partida en que inicialmente se hallan todos los competidores. Serán reprochables, desde el punto de vista de la competencia desleal, las infracciones normativas que afecten la situación de la competencia desleal, las infracciones normativas que afecten la situación de igualdad inicial de los competidores y que faciliten al infractor una ventaja competitiva de la que carecería si se hubiese atenido, como lo hicieron otros competidores, al estricto cumplimiento de las diferentes normas reguladoras de su actividad. Por tanto, la deslealtad reside en ambos casos en la obtención de una ventaja competitiva significativa mediante la infracción de normas. No se protege propiamente la libre competencia, porque es posible que las normas concurrenciales que se infrinjan regulen un mercado intervenido. Se protege la igualdad de los concurrentes, que deben actuar en igualdad de condiciones y no desde posiciones concurrenciales aventajadas, obtenidas por la infracción de las normas reguladoras del mercado (en el caso de la conducta prevista en el art. 15.2 de la Ley de Competencia Desleal ), respecto de aquellos concurrentes que sí respetan las exigencias de tales normas.

6.- Por consiguiente, la ausencia de una referencia específica en el apartado segundo del art. 15 de la Ley de Competencia Desleal a la ventaja competitiva significativa, que sí se contiene en el apartado primero, no debe entenderse como indicativa de que cada uno de los apartados tiene un fundamento distinto. El fundamento de ambos apartados es común, la represión de la obtención de ventajas competitivas significativas mediante la infracción de normas. La diferente redacción de uno y otro, en cuanto a la exigencia de la prevalencia de la ventaja competitiva significativa, responde a que la mera infracción de una norma que no tiene por objeto la regulación de la actividad concurrencial no supone necesariamente una obtención de ventajas competitivas significativas, y de ahí que se introduzca en el texto del precepto esa exigencia. Por el contrario, cuando la norma infringida tiene por objeto la regulación de la competencia, dicho incumplimiento suele provocar en la inmensa mayoría de los casos una alteración automática de la par condicio concurrentium entre las empresas competidoras en un mismo mercado y es esto lo que determinará, por lo general, que el infractor incurra en una conducta desleal.

7.- El apartado segundo del art. 15 de la Ley de Competencia Desleal no tiene por objeto reprimir el incumplimiento de obligaciones normativas reguladoras de la competencia por parte de los competidores concurrentes en el mercado, sino reprimir los efectos perjudiciales que para el mercado conllevan las infracciones de tales normas por parte de los competidores que participan en el mismo. En la sentencia 1348/2006, de 29 de diciembre, declaramos lo siguiente: "Hay que partir de la constatación de que, según la Ley de Competencia Desleal, la calificación como desleal de la infracción de una norma no es una suerte de sanción general añadida a la prevista por la norma vulnerada, sino que supone un ilícito distinto al de la ilegalidad de la actuación, al tiempo que una sanción distinta a la prevista en la norma vulnerada, y así lo entiende un amplio y autorizado sector de la doctrina y puede deducirse de alguna decisión de esta Sala (Sentencia de 13 de marzo de 2000)".

8.- En el caso de infracción de normas que no tienen por objeto la regulación de la competencia, prevista en el art. 15.1 de la Ley de Competencia Desleal , es preciso que se justifique adecuadamente que se ha producido una prevalencia de la ventaja competitiva significativa obtenida mediante la infracción de las normas, porque en principio tal circunstancia no es consecuencia natural de una simple infracción de ese tipo de normas, mientras que en el caso de la infracción de normas que tienen por objeto la regulación de la actividad concurrencial, se presume que tal infracción trae consigo la obtención de una ventaja competitiva significativa de la que puede prevalerse el infractor. En este segundo caso, para excluir la deslealtad de la conducta será necesario justificar adecuadamente la existencia de circunstancias excepcionales que motivan que, pese a la infracción de normas reguladoras del mercado, tal infracción no conlleva que el competidor obtenga y se prevalga de una ventaja competitiva significativa.

9.- En todo caso, no es admisible que la controversia sobre la concurrencia o no de la conducta desleal prevista en el art. 15.2 de la Ley de Competencia Desleal se limite a constatar si ha existido o no infracción de las normas que regulan el mercado de los juegos de azar (y, en concreto, de los juegos on line) y se prescinda completamente de las circunstancias concurrentes en dicho mercado y la trascendencia que tales circunstancias tienen respecto de la posición concurrencial de los intervinientes en ese mercado y, en concreto, de las demandantes y las demandadas. Todo lo cual lleva a concluir que la tesis enunciada en el encabezamiento del motivo del recurso, al afirmar que "para apreciar esta conducta desleal es suficiente la mera infracción de la norma concurrencial sin ulteriores requisitos" no es correcta, puesto que es pertinente y relevante valorar las circunstancias que concurren en el mercado en el que se produce esa posible infracción de la norma concurrencial.

10.- En la apreciación de la concurrencia de la conducta desleal de los apartados primero y segundo del art. 15 de la Ley de Competencia Desleal hay dos aspectos. El primero, si ha existido infracción de normas. En el caso del apartado segundo, dichas normas deben tener por objeto la regulación de la actividad concurrencial, cuestión que no ha sido discutida en este proceso, porque las normas cuya infracción se alega en la demanda son justamente las que regulan el mercado de los juegos de azar. El segundo aspecto es si, comprobada la existencia de la infracción de la norma, tal infracción ha traído consigo una ventaja competitiva significativa de la que se haya prevalido alguna de las empresas concurrentes en el mercado.

b. Posición de las partes.

i. Demandante.

Señala la actora: ACTOS DE VIOLACIÓN DE NORMAS: LOS TRABAJADORES CONTRATADOS POR DIDOSEG Rosendo Y Maximino NO TENÍAN "REGULARIZADA" SU SITUACIÓN LABORAL/NO ESTABAN DADOS DE ALTA EN LA SEGURIDAD SOCIAL.

1. La codemandada inició su actividad empresarial el 23 de diciembre de 2014 y en la fecha de presentación de esta demanda cuenta en su plantilla con el propio Rosendo, con su hermano Saturnino (quien hace las labores de comercial) y con un tercer empleado de nombre Maximino (quien hace las labores de operador de impresión digital). Pues bien, ni Saturnino ni Maximino tenían suscrito en forma un contrato laboral y/o mercantil con DIDOSEG cuando comenzaron a trabajar para ésta. Es decir, no estaban dados de alta en la Seguridad Social y DISOSEG remuneraba sus servicios en dinero "B" (permítasenos la expresión).

2. Respecto al comercial de DIDOSEG, Saturnino cabe decir que "oficialmente" se encontraba en situación de desempleo mientras visitaba diversas Universidades ofertando los productos de DIDOSEG. Esta parte desconoce si en la fecha de presentación de esta demanda el citado Saturnino ha regularizado (o no) su situación laboral. Pero en todo caso afirmamos (y quedará debidamente acreditado en fase de prueba) que este trabajador ha desempeñado su labor como Director comercial de DIDOSEG de forma absolutamente ilegal, infringiendo las más elementales normas jurídicas que regulan la actividad concurrencial.

3. Las "ventajas" de esta forma de actuar son evidentes: DIDOSEG ahorraba/ahorra una gran cantidad de costes empresariales (seguros sociales, impuestos, etc.), que le permitían ofertar unos precios inferiores a los de mi mandante SIGNE quien si cumplía y cumple escrupulosamente con la legalidad vigente.

4. Estos hechos han podido ser verificados por mi mandante quien, ante la sospecha de que el codemandado Rosendo podía estar cometiendo algún acto ilícito, contrató los servicios de un detective privado para que realizase labores de vigilancia de este., y un detective privado con nº de Licencia 922 pudo corroborar los hechos referidos anteriormente.

Respecto a Maximino cabe decir que este empleado que realiza labores de operador de impresión digital en DIDOSEG es un ex - trabajador de la codemandada OVELAR, donde fue ayudante de flexografía entre el mes de junio de 2014 y el mes de febrero de 2015. Y, supuestamente a partir del mes de mayo de 2015, se habría incorporado a DIDOSEG sin contrato alguno.

ii. Demandada.

Dice la defensa de DIDOSEG DOCUMENTOS, S.A. y Rosendo que Sin perjuicio de que los hechos imputados son falsos, no son susceptibles de infringir lo dispuesto en el artículo 15 de la LCD , pues no estamos ante trabajadores extranjeros ni se produce ventaja competitiva significativa.

De contrario se adjunta un informe de un detective que, en lo que aquí importa, aporta: (i) fotografías del Sr. Rosendo con su mujer y su hija paseando por la calle el día 25 de mayo de 2015 -según manifiesta el detective- y del informado con su mujer o con su hija los días 8, 10 y 16 de junio de 2015 -según manifiesta el detective- y del Sr. Saturnino (hermano de Rosendo) andando sólo por la calle el día 27 de mayo de 2015 - según manifiesta el detective-; (ii) tarjeta de visita del Sr. Rosendo.

En definitiva, es obvio que nada prueba a los efectos que nos ocupan. Por el contrario es relevante el hecho de que SIGNE encomendara los servicios al detective cuando DIDOSEG no había comenzado a operar, lo que deja en evidencia que el ánimo de la actora no está en defenderse de una supuesta competencia desleal sino en impedir que mi mandante acceda al mercado. Como Documento nº 9 adjuntamos las primeras facturas de DIDOSEG, a efectos de acreditar el efectivo inicio de su actividad.

La demanda también presenta un pantallazo de la web Infojobs, con el perfil del Sr. Maximino. También es obvio que nada acredita a los efectos del alta en la Seguridad Social, y que, simplemente, pudiera estar desfasado, sin perjuicio de que no consta la fehaciencia de la fecha.

c. Decisión.

Consta, por los documentos nº 11 y 12 de la contestación de DIDOSEG DOCUMENTOS, S.A. que Saturnino y Maximino fueron dados de alta en la TGSS en la mercantil demandada en fecha de 8 de octubre de 2015 y 11 de septiembre de 2015. El informe de los detectives privados está datado en los meses de mayo, junio de 2015. En él se aprecia, en lo que parece el exterior de la sede de DIDOSEG DOCUMENTOS, S.A., a Saturnino, Maximino y Rosendo. Podría deducirse que estas personas están trabajando para la mercantil demandada.

Ahora bien, como hemos reflejado más arriba, la STS 304/17, de 17 de mayo ya señaló que no es admisible que la controversia sobre la concurrencia o no de la conducta desleal prevista en el art. 15.2 de la Ley de Competencia Desleal se limite a constatar si ha existido o no infracción de las normas que regulan el mercado de los juegos de azar (y, en concreto, de los juegos on line) y se prescinda completamente de las circunstancias concurrentes en dicho mercado y la trascendencia que tales circunstancias tienen respecto de la posición concurrencial de los intervinientes en ese mercado y, en concreto, de las demandantes y las demandadas. Todo lo cual lleva a concluir que la tesis enunciada en el encabezamiento del motivo del recurso, al afirmar que "para apreciar esta conducta desleal es suficiente la mera infracción de la norma concurrencial sin ulteriores requisitos" no es correcta, puesto que es pertinente y relevante valorar las circunstancias que concurren en el mercado en el que se produce esa posible infracción de la norma concurrencial.

Pues bien, mutatis mutandi, por parte de la actora en su demanda nada se alega ni justifica sobre las circunstancias concurrentes sobre el mercado de los documentos de seguridad, ni sobre la trascendencia que tales circunstancias y la presunta falta de contratación en forma de trabajadores tienen respecto de la posición concurrencial de DIDOSEG DOCUMENTOS , S .A . en ese mercado. Como dice la jurisprudencia no basta con alegar la mera infracción, sino que hay que justificar como dicha infracción ha influido en el mercado.

Es por ello que se desestima la demanda en este punto.

3º. Actos de engaño del artículo 5 LCD .

a. Régimen jurídico.

Dice el artículo 5 LCD sobre actos de engaño, que 1. Se considera desleal por engañosa cualquier conducta que contenga información falsa o información que, aun siendo veraz, por su contenido o presentación induzca o pueda inducir a error a los destinatarios, siendo susceptible de alterar su comportamiento económico, siempre que incida sobre alguno de los siguientes aspectos:

a) La existencia o la naturaleza del bien o servicio.

b) Las características principales del bien o servicio, tales como su disponibilidad, sus beneficios, sus riesgos, su ejecución, su composición, sus accesorios, el procedimiento y la fecha de su fabricación o suministro, su entrega, su carácter apropiado, su utilización, su cantidad, sus especificaciones, su origen geográfico o comercial o los resultados que pueden esperarse de su utilización, o los resultados y características esenciales de las pruebas o controles efectuados al bien o servicio.

c) La asistencia posventa al cliente y el tratamiento de las reclamaciones.

d) El alcance de los compromisos del empresario o profesional, los motivos de la conducta comercial y la naturaleza de la operación comercial o el contrato, así como cualquier afirmación o símbolo que indique que el empresario o profesional o el bien o servicio son objeto de un patrocinio o una aprobación directa o indirecta.

e) El precio o su modo de fijación, o la existencia de una ventaja específica con respecto al precio.

f) La necesidad de un servicio o de una pieza, sustitución o reparación.

g) La naturaleza, las características y los derechos del empresario o profesional o su agente, tales como su identidad y su solvencia, sus cualificaciones, su situación, su aprobación, su afiliación o sus conexiones y sus derechos de propiedad industrial, comercial o intelectual, o los premios y distinciones que haya recibido.

h) Los derechos legales o convencionales del consumidor o los riesgos que éste pueda correr.

2. Cuando el empresario o profesional indique en una práctica comercial que está vinculado a un código de conducta, el incumplimiento de los compromisos asumidos en dicho código, se considera desleal, siempre que el compromiso sea firme y pueda ser verificado, y, en su contexto fáctico, esta conducta sea susceptible de distorsionar de manera significativa el comportamiento económico de sus destinatarios.

3. También se considera desleal cualquier operación de comercialización de un bien como idéntico a otro comercializado en otros Estados miembros, cuando dicho bien presente una composición o unas características significativamente diferentes, a menos que esté justificado por factores legítimos y objetivos.

Pues bien, la conducta desleal de actos de engaño requiere:

a. Una conducta dirigida a inducir a error a sus destinatarios, siendo que si la información es falsa esta actitud se presume iuris et de iure; y si la información es veraz habrá que analizar en el caso concreto su capacidad para desencadenar falsas expectativas.

b. Idoneidad para alterar el comportamiento económico de los destinatarios, es decir, que la práctica en cuestión pueda llevar al destinatario a interesarse por una determinada oferta, a adoptar una decisión de compra, o a ejercer los derechos emanados del contrato una vez que éste ha concluido.

c. Que incida sobre alguno de los aspectos que enumera el artículo, como la existencia o la naturaleza del bien o servicio o las características principales del bien o servicio, como son la asistencia posventa al cliente y el tratamiento de las reclamaciones o el precio o su modo de fijación, o la existencia de una ventaja específica con respecto al precio.

La prohibición del acto de engaño, como acto de competencia desleal, no descansa en la contradicción de las informaciones con una realidad objetiva sino que, antes bien, es una exigencia de "verdad subjetiva", en el sentido de que lo verdaderamente relevante no es tanto la exactitud de lo afirmado cuanto la impresión o imagen que genera ese acto en sus destinatarios. De ahí que "el centro de gravedad del acto de engaño no se encuentra en una aséptica falta de correspondencia con la realidad, sino en el error y, por lo tanto, en la impresión acerca de la realidad inculcada en los destinatarios de la comunicación enjuiciada (...) Y de ahí también que la acción relevante deba dar cabida tanto a la utilización de indicaciones inexactas o falsas, como a la omisión de las verdaderas así como, aunque no resulte sencillo deslindar este supuesto de la omisión, al empleo de indicaciones que son exactas si, dado el contenido y no obstante su corrección y exactitud objetiva, pueden entenderse incorrectamente"

b. Hechos relevantes y decisión.

Para el análisis de este supuesto, vamos a proceder del siguiente modo:

1º. Determinación de las conductas relevantes (datos, condiciones o informaciones inexactas o falsas y omisiones de las verdaderas que incidan sobre las condiciones requeridas por los pliegos administrativos de las respectivas contrataciones), es decir, de las conductas reprochadas por la actora a las demandadas y que, ciertamente, puedan haber inducido a error a sus destinatarios. Como se ha dicho, hemos de tener en cuenta que, si la información es falsa, la consideración de acción relevante, se presume iuris et de iure; y si la información es veraz habrá que analizar en el caso concreto su capacidad para desencadenar falsas expectativas.

2º. Si determinamos alguna conducta relevante, procederá analizar si la misma es idónea para alterar el comportamiento económico de los destinatarios; es decir, si la conducta en cuestión puede llevar al destinatario (universidades, etc.) a interesarse por la oferta de las demandadas en los distintos concursos.

Así pues:

1º. Conductas relevantes:

De las imputadas por la actora, analizaremos una por una:

a.- Concurso/licitación de 20 de junio de 2015 para el suministro de TÍTULOS ACADÉMICOS Y PROFESIONALES NO UNIVERSITARIOS DE LA REGIÓN DE MURCIA.

Dice SIGNE, S.A. que las demandadas aportaron una documentación que manifiestamente incumplía los requisitos de solvencia técnica exigidos por los pliegos del concurso: no acreditaron (como era preceptivo) haber realizado trabajos similares aportando los correspondientes certificados de ejecución, y presentaron una relación de muestras que evidentemente no acreditaba experiencia ninguna. En definitiva, presentaron una documentación "incompleta, inexacta y no relacionada con el objeto del contrato". Dichas afirmaciones son genéricas y poco específicas, ni para determinar la existencia de información falsa, ni siquiera para acreditar la existencia de información veraz con relevancia de deslealtad en su actuación.

Más concretamente dice la actora que:

(i) Que las codemandadas mintieron al indicar la cualificación profesional de Don Rosendo: dijo ser "ingeniero" cuando no tiene ninguna titulación universitaria .

Se opone la defensa de DIDOSEG DOCUMENTOS, S.A. y Rosendo aportando documento nº 13 de la contestación, documento que es ilegible. En todo caso, por parte de la actora no se ha justificado en qué medida afectaría al comportamiento económico de los destinatarios, es decir, en qué afectaría la no titulación del codemandado a la hora de asignar la licitación a la UTE. Desconocemos el criterio o la base de concurrencia a la licitación pública donde se exija la titulación de ingeniero del personal de las mercantiles licitantes y la trascendencia de dicho requisito sobre la decisión administrativa de adjudicación.

Es por ello que debemos desestimar dicha imputación.

(ii) Que las codemandadas también mintieron al indicar que la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) les suministraba papel de seguridad.

Se opone la defensa de DIDOSEG DOCUMENTOS, S.A. y Rosendo aportando documento nº 14 de la contestación por el que la FNMT certifica que ha suministrado papel de seguridad, por lo que no queda probada la falsedad.

Se desestima.

(iii) Que las codemandadas sólo presentaron los certificados de calidad ISO 9001 y 14001 de OVELAR, cuando, tal y como se establece en los Pliegos de cláusulas administrativas que regían la licitación, era obligatorio que estos certificados los tuviesen todas y cada una de las empresas que se presentaban en UTE.

Dicha circunstancia, sin perjuicio de la trascendencia en el expediente administrativo de licitación, carece de relevancia a efectos del presente proceso.

Se desestima.

(iv) Que las codemandadas, para tratar de acreditar su "capacidad técnica" aportaron una relación de miles de documentos realizados por SIGNE cuando el codemandado Don Rosendo trabajaba para mi mandante .

Para probar esta afirmación y, al parecer, las superiores, la actora aporta el documento 27 de su demanda, que es una declaración jurada del propio representante de la actora:

Pues bien, dicho documento no es más que una mera declaración de parte interesada, la propia actora, que sin otro medio de prueba se hace del todo insuficiente para probar los hechos a los que se refiere.

Se desestima.

b.- Concurso/licitación de 20 de julio de 2015 para el suministro de TÍTULOS ACADÉMICOS OFICIALES Y PROPIOS PARA LA UNIVERSIDAD POMPEU FABRA.

Dice la actora que en dicho concurso público participó una UTE formada por las dos codemandadas DIDOSEG y OVELAR, Esta UTE presentó la oferta económica más baja: 51.480 € frente al precio ofertado por SIGNE de 82.472 €. Es decir, la oferta económica de los codemandados era un 37,5 % más baja.

En consecuencia, se requirió el 28 de septiembre de 2015 a la UTE para que aportasen la documentación acreditativa de su capacidad y solvencia, según lo que previamente habían manifestado en su "declaración responsable".

DIDOSEG y OVELAR aportaron el 6 de octubre de 2015 una documentación que manifiestamente incumplía los requisitos de solvencia técnica exigidos por los pliegos del concurso: no acreditaron su habilitación profesional (haber realizado trabajos similares aportando los correspondientes certificados de ejecución) y tampoco acreditaron disponer de los certificados de calidad ISO 9001 y 14001. Ante el incumplimiento de su obligación de aportar la documentación acreditativa de su capacidad y solvencia, las codemandadas fueron excluidas de la licitación mediante resolución de 19 de noviembre de 2015, y el 20 de noviembre de 2015 se requirió a SIGNE para que aportase la documentación correspondiente.

la Mesa de Contratación, mediante decisión de fecha 11 de diciembre de 2015, adjudicó el contrato a SIGNE.

La UTE constituida por las codemandadas, lejos de aquietarse a esta resolución (insistimos, por incumplir los requisitos objetivos establecidos en el pliego) presentó recurso de reposición de fecha 11 de diciembre de 2015 y solicitó la "suspensión de la tramitación de la ejecución del contrato" hasta que no se resolviese su recurso.

Como apreciará el Juzgador, las codemandadas en su recurso cuestionaron la resolución de la mesa de contratación al considerar "temerario" y "contrario al criterio legal y jurisprudencial" el hecho de que se exigiese que todos los miembros de una UTE cumpliesen con los requisitos de "solvencia técnica, económica y financiera exigidas en el pliego", esto es, cuestionaron que como exigía el pliego de condiciones particulares en los supuestos que licita una UTE, todos los miembros de la misma tuviesen a título individual experiencia en el sector y acreditasen haber realizado suministros iguales o similares al objeto del contrato realizados durante los tres años anteriores" e igualmente todos los miembros de la UTE tuviesen a título individual "un certificado expedido por un organismo independiente que acredite...el cumplimiento de las normas de garantía de calidad ISO 9001 o equivalente" e "ISO 14001 o equivalente".

Si las codemandadas hubiesen actuado (quod non) conforme a Derecho debían haber impugnado el PLIEGO DE CLAUSULAS PARTICULARES en el que se establecían estos requisitos. Y el hecho de no impugnarlo les obligaba (ex. Art. 145.1 de la Ley de Contratos del Sector Público , a aceptar incondicionadamente la totalidad de las condiciones, "sin salvedad o reserva alguna". Es evidente que no se pueden aceptar las reglas de juego solo si ganas la partida, y, si pierdes, solicitar que las cambien. En definitiva, las codemandadas "disfrazan" como un recurso de naturaleza jurídica lo que sólo es un mero (otro más) acto de obstaculización.

Pues bien, en el presente caso, la imputación es más genérica que en el supuesto anterior. Por parte de la actora se reprocha a las demandas, que formaban la UTE que concurrió al concurso público, que no presentaron la documentación requerida y que fueron excluidos. Es decir, ni siquiera se dice que fueron adjudicatarios. La concurrencia a procesos selectivos sin aportar documentación será una pérdida de tiempo, pero no es ningún ilícito competencial. Del mismo modo que no lo es el ejercicio del derecho a la impugnación de las resoluciones administrativas y, ni mucho menos, la elección del acto a recurrir.

Se desestima.

c.- Concurso/licitación de 11 de septiembre de 2015 para el suministro de CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD EXPEDIDOS POR EL SERVICIO DE EMPLEO PÚBLICO DE CASTILLA Y LEÓN.

Dice SIGNE que la UTE formada por las dos codemandadas DIDOSEG y OVELAR, quienes aplicando la estrategia referida anteriormente, presentaron la oferta económica más baja: un precio unitario de 1,60 € por cada "Certificado de Profesionalidad" frente al precio unitario ofertado por SIGNE de 2,19 €. Es decir, la oferta económica de los codemandados era un 36,8 % más baja.

(v) El Servicio Público de Empleo de Castilla y León requirió el 10 de octubre de 2015 a DIDOSEG y OVELAR que aportasen la documentación acreditativa de su capacidad y solvencia, según lo que previamente habían manifestado en su "declaración responsable".

(vi) Las codemandadas presentaron el 21 de octubre de 2015 la documentación incompleta, por lo que fueron requeridas para subsanar la misma en un plazo de 24 horas, plazo en el que las codemandadas actuaron como sigue:

a. Presentaron un "recurso de alzada" impugnando el pliego de cláusulas administrativas particulares: concretamente la exigencia relativa a la solvencia técnica de "haber efectuado en los últimos tres años suministros similares al objeto del contrato por importe de 170.000 € en su conjunto", y solicitaron además "la suspensión de la tramitación del procedimiento de adjudicación hasta la resolución del recurso planteado".

Es decir, imputa el mismo modus operandi que en el caso anterior: oferta a la baja, no presentación de documentación, exclusión y recurso desestimado. Ante tales hechos, aplicamos los mismos argumentos de decisión, por lo que se desestima la pretensión en este punto.

d.- Concurso de 17 de septiembre de 2015 para el suministro de TÍTULOS NO UNIVERSITARIOS LOGSE Y LOE DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Señala SIGNE, además de unos hechos similares a los descritos más arriba (que desde este momento se desestiman por los mismos motivos que los expuestos), lo siguiente:

DIDOSEG y OVELAR también mintieron cuando, para acreditar su capacidad y solvencia técnica, declararon mediante un escrito de fecha 10 de noviembre de 2015 haber sido adjudicatarios de tres concursos en los que habían sido excluidas.

(i) Concretamente Don Rosendo "certificó" (mintió) declarando que DIDOSEG había sido adjudicatario del concurso de suministro de TÍTULOS ACADÉMICOS OFICIALES Y PROPIOS PARA LA UNIVERSIDAD POMPEU FABRA cuando como hemos referido anteriormente (Vid. Documento nº 30 de este escrito) este concurso fue adjudicado a SIGNE.

(ii) Don Rosendo también "certificó" (mintió) declarando que DIDOSEG había sido adjudicatario del concurso de suministro de CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD EXPEDIDOS POR EL SERVICIO DE EMPLEO PÚBLICO DE CASTILLA Y LEÓN cuando como hemos referido anteriormente (Vid. Documento nº 32 de este escrito) DIDOSEG fue excluida del mismo.

Don Rosendo también "certificó" (mintió) declarando que DIDOSEG había sido adjudicatario del concurso de suministro de TÍTULOS ACADÉMICOS Y PROFESIONALES NO UNIVERSITARIOS DE LA REGIÓN DE MURCIA cuando como hemos referido anteriormente (Vid. Documento nº 26 de este escrito) DIDOSEG fue adjudicado a SIGNE. Observe además este Juzgador que DIDOSEG fue excluida de este concurso el 30 de octubre de 2015, es decir, cuando Don Rosendo firmó el 10 de noviembre de 2015 su declaración responsable acreditativa de su capacidad y solvencia, ya sabía desde hacía 11 días que DIDOSEG había sido excluida. Además el "certificado" que acabamos de reproducir incluye otra mentira adicional, ya que el importe de las cifras de los concursos que figura en el mismo también es falso: en lugar de indicar el importe ofertado por DIDOSEG en los respectivos concursos (en los que insistimos no fue la adjudicataria) la codemandada indica el importe de salida de las licitaciones, con la finalidad de aparentar una mayor capacidad/solvencia.

Los codemandados también mintieron al aportar sendos supuestos "certificados" engañosos para tratar de acreditar que DIDOSEG cumplía con las normativas ISO 9001 e ISO 14001. Pues bien, el engaño viene determinado porque las instalaciones que (supuestamente) habrían certificado/revisado para ver si cumplen con las referidas ISOS serían las instalaciones de la mercantil OVELAR.

Respecto de este punto, cabe decir que el hecho de que el requisito administrativo de concurrencia a la licitación deba apreciarse de los dos miembros de la UTE o basta con uno sólo no es una cuestión de relevancia desde un punto de vista competencial, ya que se ha acreditado (y así se reconoce en el texto de la demanda) que uno de los miembros de la UTE aquí demandado sí cumplía en sus instalaciones con la certificación de calidad requerida. Es por ello que se desestima esta alegación.

Por lo que se refiere a la imputación de falsedades, de la documental aportada con la contestación a la demanda de DIDOSEG podemos concluir que a las fechas de expedición de las correspondientes certificaciones (10/11/2015) la correspondiente UTE había sido adjudicataria, al menos provisional, de los correspondientes concursos sin perjuicio de la exclusión posterior, por lo que no se aprecia falsedad alguna. Es por ello que debemos desestimar la imputación.

Continúa diciendo la actora que ha podido comprobar como las codemandadas están explotando indebidamente algunos de los secretos industriales que el codemandado Rosendo se llevó de SIGNE. Nos remitimos al Folio 384 del expediente administrativo, donde se aprecia cómo las muestras de títulos aportadas por las codemandadas utilizan la cenefa/orla de tinta amarilla luminiscente que permanece invisible antes de la aplicación de la luz ultravioleta, con el diseño de SIGNE en el lateral izquierdo y en la parte superior del títulos universitarios. Finalmente mi mandante pudo comprobar que las codemandadas han presentado en este concurso unas muestras de títulos LOGSE/LOE que vulneran el diseño industrial nº 503-199 propiedad de SIGNE. En este punto, y por una correcta sistemática y orden de este escrito, nos remitimos al HECHO SÉPTIMO en el que acreditamos esta infracción.

Dichas imputaciones serán analizadas en los respectivos fundamentos por actos de denigración y revelación de secretos, sin que sea admisible que la misma conducta pueda subsumirse en varios de los tipos legamente establecidos. Por lo que se refiere a la infracción del diseño industrial, la misma ha sido desestimada, por lo que no puede considerarse que la misma sirva de base para el acto de engaño.

e.- Concurso de 24 de junio de 2015 para el "SERVICIO PARA LA IMPRESIÓN DE TÍTULOS" de la Universidad de Jaén.

Señala la actora que al concurso se presentó mi mandante SIGNE, y una UTE formada por las dos codemandadas DIDOSEG y OVELAR, y tras la correspondiente tramitación se dictó resolución de fecha 29 de abril de 2016 adjudicando a SIGNE el LOTE 2, correspondiente a los títulos.

Las codemandadas impugnaron esta adjudicación y presentaron un recurso especial en materia de contratación de fecha 17 de mayo de 2016 en el que solicitaron como medida cautelar "la suspensión del procedimiento".

Ante el recurso presentado de adverso mi mandante, en la persona de su actual Presidente, Don Mariano solicitó tomar vista del expediente administrativo, vista que realizó el día 24 de mayo de 2016, verificando lo siguiente:

Que las codemandadas mintieron al indicar que la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) les suministraba papel de seguridad.

Que nuevamente las codemandadas, en las muestras de títulos aportadas, están explotando indebidamente el secreto industrial de SIGNE consistente en la cenefa/orla de tinta amarilla luminiscente que permanece invisible antes de la aplicación de la luz ultravioleta, con el diseño de SIGNE, y que se ubica en el lateral izquierdo y en la parte superior del títulos universitarios.

La imputación de hechos es similar, por no decir idéntica, a las anteriores, por lo que se han de desestimar las mismas.

4.º Actos de denigración. Artículo 9 LCD .

a. Régimen jurídico.

Señala el artículo 9 LCD, actos de denigración, que Se considera desleal la realización o difusión de manifestaciones sobre la actividad, las prestaciones, el establecimiento o las relaciones mercantiles de un tercero que sean aptas para menoscabar su crédito en el mercado, a no ser que sean exactas, verdaderas y pertinentes.

En particular, no se estiman pertinentes las manifestaciones que tengan por objeto la nacionalidad, las creencias o ideología, la vida privada o cualesquiera otras circunstancias estrictamente personales del afectado.

Pues bien, siguiendo la argumentación de la SJM nº 5 MAD de 17 de mayo de 2022, podemos decir que El artículo 9 LCD objeto de demanda, regula los "Actos de Denigración". Establece el mismo que " Se considera desleal la realización o difusión de manifestaciones sobre la actividad, las prestaciones, el establecimiento o las relaciones mercantiles de un tercero que sean aptas para menoscabar su crédito en el mercado, a no ser que sean exactas, verdaderas y pertinentes". Este precepto califica como desleal la realización o difusión de manifestaciones aptas para menoscabar el crédito de un tercero en el mercado.

El Tribunal Supremo (1ª) en Sentencia de 7 de mayo de 2014 (Caso Ryanair contra Lastminute ) analiza el fundamento del artículo 9 LCD y concluye que "No es acertada la pretensión de aplicación analógica porque, como se ha dicho, la finalidad del art. 9 de la Ley de Competencia Desleal no es proteger el crédito del agente económico denigrado, sino asegurar, por medio de su tutela, el correcto funcionamiento del mercado. Como precisó la sentencia 627/2010, de 26 de octubre, el menoscabo del crédito constituye una modalidad de denigración que no tiene necesariamente que coincidir con los contornos de la lesión del honor. El artículo 9 de la Ley de Competencia Desleal trata de evitar el daño al crédito de un agente económico, pero no para darle directa protección, sino para asegurar, por medio de su tutela, el correcto funcionamiento del mercado. Y el argumento no es correcto siquiera aplicado al derecho al honor porque la STC 214/1991, de 11 de noviembre (caso Violeta Friedman y el honor del pueblo judío ), matizó el significado personalista del derecho al honor consagrado en el artículo 18 de la Constitución , y afirmó que puede considerarse ofendido el derecho al honor por los ataques referidos a un determinado colectivo de personas si los mismos trascienden a sus miembros o componentes, identificables como individuos dentro de la colectividad".

Por otro lado, la denigración sometida a juicio de deslealtad ha de ser necesariamente apta para menoscabar el crédito en el mercado del operador afectado, es decir, para lesionar su reputación o prestigio, clave del tipo de deslealtad, en la medida en que ese descrédito es el que supuestamente favorece a quien, con fines concurrenciales, realiza las manifestaciones que dan lugar a la aplicación de la norma.

La ley no define qué se entiende por menoscabo, por lo que la doctrina y la jurisprudencia lo identifica con la pérdida de reputación en el mercado. Para valorar este elemento se toman en cuenta todas las circunstancias concurrentes, y en particular,

(i) la aptitud o capacidad real de las manifestaciones para originar un deterioro del prestigio o reputación, y

(ii) los destinatarios de las manifestaciones denigrantes y el contexto en que se realizan las manifestaciones.

Por último, se debe destacar la ST AP Madrid de 29-1-2016 , que analiza los requisitos de esta conducta de denigración, y viene a determinar que "14.- El artículo 9 LCD considera desleal la realización o difusión de manifestaciones sobre la actividad, las prestaciones, el establecimiento o las relaciones mercantiles de un tercero que sean aptas para menoscabar su crédito en el mercado, a no ser que sean exactas, verdaderas y pertinentes. La STS de 30 de junio de 2011 compendia la doctrina del Alto Tribunal sobre este ilícito concurrencial, en los siguientes términos:

" La doctrina de esta Sala dictada en sede del art. 9 de la LCD tiene declarado: a) Que el ilícito competencial consiste en la propagación a sabiendas de falsas aserciones contra un rival con objeto de perjudicarle comercialmente, es decir, una actividad tendente a producir el descrédito del competidor o de su producto ( Ss. 1 de abril de 2004 , 11 de julio de 2006 ), tratando de evitar el daño al crédito en el mercado producido a un agente económico, si bien su última finalidad es el correcto funcionamiento del mercado ( S. 26 octubre 2010 ); b) Para que concurra el ilícito se requiere que las aseveraciones sean falsas ( Ss. 1 de abril de 2004 , 11 de julio de 2006 ), o como dice el propio precepto que "no sean exactas, verdaderas y pertinentes" ( S. 24 de noviembre de 2006 ); c) Asimismo es necesaria la idoneidad o aptitud objetiva para menoscabar el crédito en el mercado ( Ss. 22 de marzo y 22 de octubre de 2007 ,26 de octubre y 22 de noviembre 2010 ), cuya apreciación corresponde a los tribunales que conocen en instancia ( S. 22 de marzo de 2007 ); d) Para estimar si unos actos constituyen ilícito de denigración habrá de tenerse en cuenta el contexto en que se hicieron y su finalidad ( Ss. 23 de mayo de 2005 y 22 de marzo de 2007 ); y, e) La determinación en cada caso de los hechos que permiten valorar la aptitud objetiva de las manifestaciones realizadas o difundidas para menoscabar el crédito en el mercado corresponde a los tribunales que conocen del conflicto en las instancias y la revisión casacional se circunscribe al control de la razonabilidad del llamado juicio de ponderación ( S. 26 de octubre de 2010 )."

b. Posición de las partes.

i.- Posición de la actora.

SIGNE tenía una excelente relación profesional con la Universidad Internacional de la Rioja (UNIR), a quien mi mandante ha comercializado sus productos sin ninguna incidencia durante los años 2013, 2014 y 2015. Entre los productos suministrados por SIGNE a esta universidad durante los citados años se encontraban las "copias digitales auténticas" de los Títulos oficiales universitarios, hecho de singular relevancia por lo que expondremos a continuación.

Desafortunadamente esta buena relación profesional y personal se ha perdido en 2016 fruto de la deslealtad del codemandado Rosendo, quien, el pasado mes de noviembre de 2015, se reunió con el jefe de compras de la Universidad Internacional de la Rioja, Don Isidoro, para, simple y llanamente, desprestigiar a SIGNE realizando todo tipo de manifestaciones denigratorias sobre mi mandante y su actividad empresarial. El codemandado se presentó además como el exdirector general de SIGNE para otorgar credibilidad a las manifestaciones que realizaba sobre mi mandante. En definitiva se presentó ante el jefe de compras de la Universidad Internacional de la Rioja como una persona que hablaba de la que había sido su "casa" durante muchos años.

Concretamente el codemandado desprestigió a mi mandante al sostener (i) que SIGNE estaba " engañando" (literal) a la Universidad Internacional de la Rioja ofertando unos precios "muy caros"; y (ii) que la "copia digital auténtica" del Título oficial universitario comercializada por SIGNE era " ilegal" (literal).

Mi mandante, en la persona de su presidente Don Mariano tuvo conocimiento de estos hechos porque, tras las infamias vertidas por el codemandado, fue convocado personalmente a una reunión por el jefe de compras de la Universidad Internacional de la Rioja, Don Isidoro. Esta reunión tuvo lugar el día 30 de noviembre de 2015, y a ella asistió además Don Laureano del departamento de Compras de la UNIR.

La reunión fue extremadamente tensa y desagradable, y Don Mariano pudo comprobar que Don Isidoro creyó todas las falacias que el codemandado vertió sobre SIGNE, y concluyó con la advertencia de que la relación entre SIGNE y la Universidad Internacional de la Rioja iba a cambiar. Hasta tal punto fue tensa y desagradable la referida reunión que el propio jefe de compras de la Universidad Internacional de la Rioja, Don Isidoro remitió ese mismo día 30 de noviembre de 2015 por la tarde un correo electrónico al presidente de SIGNE Don Mariano disculpándose por el " trato violento" que aquel le había dispensado y por la incomodidad que este trato podía haberle causado:

(...)

Tras lo anterior, el 1 de diciembre de 2015 la Universidad Internacional de la Rioja envió a SIGNE los pliegos para participar en la negociación de un nuevo contrato de suministro en el que (Vid. pág. 2 del pliego) ofertaron las siguientes "unidades a contratar": 8.087 títulos oficiales, 5.000 títulos propios, 36.000 certificados académicos y 25.000 unidades de papel de seguridad para certificados académicos.

Observe el juzgador que la Universidad Internacional de la Rioja eliminó del pliego el suministro de copias digitales auténticas de los Títulos oficiales, como consecuencia de los actos de denigración realizados por el codemandado Don Rosendo.

El 5 de febrero de 2016 (apenas dos meses después), la Universidad Internacional de la Rioja comunicó telefónicamente a SIGNE que el nuevo contrato de suministro había sido adjudicado a DIDOSEG, quien habría presentado una oferta económica (aproximadamente) 15.000 euros más económica que SIGNE. Mi mandante recibió la comunicación por escrito del rechazo de su oferta mediante carta de fecha 26 de febrero de 2016.

En punto a los hechos anteriores cabe concluir que la Universidad Internacional de la Rioja, a través de su jefe de compras Don Isidoro creyó las manifestaciones falaces y denigratorias que el codemandado Don Rosendo (no olvidemos, exdirector General de SIGNE) le contó sobre la actividad y los servicios prestados por mi mandante, en particular sobre la "ilegalidad" de la "copia digital auténtica" del Título oficial universitario comercializada por SIGNE. Hasta el punto de que esta Universidad, que durante los años 2012, 2013, 2014 y 2015 había ofertado a sus alumnos la posibilidad de obtener "copias digitales auténticas" de los títulos universitarios (suministrados por SIGNE) ha dejado de ofertarlos.

ii.- Posición de la demandada.

En el correlativo se afirma que D. Rosendo se reunió con D. Isidoro -jefe de compras de la Universidad- al objeto de denigrar a SIGNE manifestando que ofrecía precios muy caros y que la copia digital auténtica del título universitario era ilegal. La actora sostiene que pudo comprobar lo anterior en una reunión que mantuvo con el Sr. Isidoro y con D. Laureano -del departamento de compras de la UNIR- y que, fruto de los actos denigratorios, perdió la relación comercial que mantenía con la Universidad.

Por toda prueba SIGNE aporta un email del Sr. Isidoro al Sr. Mariano, en el que se disculpa por si le hizo sentir incómodo por el trato un tanto violento adjuntando el pliego de condiciones para que se pudiera presentar.

Sin perjuicio de que mi mandante niega que el contenido de la reunión que mantuvo con el Sr. Isidoro se ajuste a los términos vertidos de contrario, lo cierto es que no puede responder del trato -cualquiera que fuere- que éste dispensase al Sr. Mariano y que, en el fondo, no debió ser malo cuando en el propio email afirma que "tal y como te he comentado te envío el pliego de condiciones para que signe se pueda presentar".

SIGNE afirma que en el pliego se había suprimido el suministro de copias digitales auténticas y lo imputa a las supuestas manifestaciones del Sr. Rosendo. Esta parte desconoce si dicho aspecto se suprimió o no, pero desde luego nada tiene que ver con manifestaciones no acreditadas de mi mandante y sí con la nota del Ministerio de Educación que hemos aportado como Documento nº 5 o con el hecho de que no se expidiese ninguna en años anteriores.

c.- Decisión.

La única prueba en la que se basa la demanda es en la presunta manifestación a la demandante de un tercero que no comparece en el acto de la vista como testigo (presunta porque tampoco se dice directamente así en la demanda) , de la que extrae el actor una presunta conversación anterior con uno de los demandados. Es decir, una prueba claramente insuficiente, por lo que procede la desestimación de los hechos imputados.

5º. Violación de secretos empresariales. Artículo 13 LCD .

a. Régimen jurídico.

Dice el actual artículo 13 LCD que Se considera desleal la violación de secretos empresariales, que se regirá por lo dispuesto en la legislación de secretos empresariales.

La Ley 1/19, de 20 de febrero de Secretos Empresariales señala en su artículo 1 que a efectos de esta ley , se considera secreto empresarial cualquier información o conocimiento, incluido el tecnológico, científico, industrial, comercial, organizativo o financiero, que reúna las siguientes condiciones:

a) Ser secreto, en el sentido de que, en su conjunto o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, no es generalmente conocido por las personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utilice el tipo de información o conocimiento en cuestión, ni fácilmente accesible para ellas;

b) tener un valor empresarial, ya sea real o potencial, precisamente por ser secreto, y

c) haber sido objeto de medidas razonables por parte de su titular para mantenerlo en secreto.

2. La protección se dispensa al titular de un secreto empresarial, que es cualquier persona física o jurídica que legítimamente ejerza el control sobre el mismo, y se extiende frente a cualquier modalidad de obtención, utilización o revelación de la información constitutiva de aquél que resulte ilícita o tenga un origen ilícito con arreglo a lo previsto en esta ley.

Por lo que se refiere a la violación del secreto empresarial, dice el artículo 3 de la Ley que 1. La obtención de secretos empresariales sin consentimiento de su titular se considera ilícita cuando se lleve a cabo mediante:

a) El acceso, apropiación o copia no autorizadas de documentos, objetos, materiales, sustancias, ficheros electrónicos u otros soportes, que contengan el secreto empresarial o a partir de los cuales se pueda deducir; y

b) Cualquier otra actuación que, en las circunstancias del caso, se considere contraria a las prácticas comerciales leales.

2. La utilización o revelación de un secreto empresarial se consideran ilícitas cuando, sin el consentimiento de su titular, las realice quien haya obtenido el secreto empresarial de forma ilícita, quien haya incumplido un acuerdo de confidencialidad o cualquier otra obligación de no revelar el secreto empresarial, o quien haya incumplido una obligación contractual o de cualquier otra índole que limite la utilización del secreto empresarial.

3. La obtención, utilización o revelación de un secreto empresarial se consideran asimismo ilícitas cuando la persona que las realice, en el momento de hacerlo, sepa o, en las circunstancias del caso, debiera haber sabido que obtenía el secreto empresarial directa o indirectamente de quien lo utilizaba o revelaba de forma ilícita según lo dispuesto en el apartado anterior.

4. La producción, oferta o comercialización de mercancías infractoras o su importación, exportación o almacenamiento con tales fines constituyen utilizaciones ilícitas de un secreto empresarial cuando la persona que las realice sepa o, en las circunstancias del caso, debiera haber sabido que el secreto empresarial que incorporan se había utilizado de forma ilícita en el sentido de lo dispuesto en el apartado 2.

A efectos de la presente ley, se consideran mercancías infractoras aquellos productos y servicios cuyo diseño, características, funcionamiento, proceso de producción, o comercialización se benefician de manera significativa de secretos empresariales obtenidos, utilizados o revelados de forma ilícita.

La STS 46/22, de 27 de enero, respecto de la regulación anterior, señaló que conforme a este precepto, para garantizar una protección eficaz contra la competencia desleal respecto de aquella información no divulgada que esté legítimamente bajo el control de las personas físicas o jurídicas, impidiendo que se divulgue o que sea utilizada por terceros sin su consentimiento, de manera contraria a los usos honestos, es preciso que:

i) sea secreta, en el sentido de que no sea conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión;

ii) tenga un valor comercial por ser secreta; y

iii) haya sido objeto de medidas razonables, en atención a las circunstancias que concurren, para mantenerla secreta, tomadas por la persona que legítimamente la controla.

SAP MAD 28ª 88/23, de 3 de febrero dijo que a lo que debe tener derecho la demandante es al cobro de los daños y perjuicios que la quiebra del deber de confidencialidad le haya podido entrañar. Ahí podemos admitir que la pura responsabilidad contractual que derivaría de la infracción contractual ( artículos 1101 y ss del C. Civil ) viene a ser complementada, en el contexto objeto de litigio, con la legalmente establecida para las conductas que impliquen, al margen de que ello pudiera ser considerado como una eventual deslealtad concurrencial, una vulneración del secreto empresarial ajeno al amparo de lo previsto en la Ley 1/2019, de 20 de febrero (que resulta aplicable para la protección de cualesquiera secretos empresariales, con independencia de la fecha en que se hubiere adquirido legítimamente la titularidad sobre ellos - conforme a su disposición transitoria única). Con ese cuerpo legal se configuró un auténtico derecho legal de exclusiva en favor del titular del secreto empresarial, ejercitable erga omnes, que permite exigir responsabilidades por infracción a todo aquél que incurra no solo en actos de divulgación del secreto sino también en cualesquiera actos de utilización de una manera inconsentida del mismo.

La mera utilización del secreto empresarial incumpliendo un acuerdo de confidencialidad o cualquier clase de obligación que limite esa utilización implica la comisión de una conducta infractora a tenor de lo establecido en ese cuerpo legal (artículo 3, nº 2). Como también constituyen utilizaciones ilícitas de un secreto empresarial (artículo 3, nº 4, del referido texto) la realización de conductas de producción, oferta o comercialización de mercancías infractoras o su importación, exportación o almacenamiento con tales fines cuando la persona que las realice sepa o, en las circunstancias del caso, debiera haber sabido, como ocurre en el caso de la demandada MAGNUM CAP ELECTRICAL POWER SOLUTIONS LDA, que el secreto empresarial que incorporan se había utilizado de forma ilícita. Y se consideran mercancías infractoras, como se explicita en la Ley 1/2019 (artículo 3 , in fine), aquellos productos y servicios cuyo diseño, características, funcionamiento, proceso de producción, o comercialización se benefician de manera significativa de secretos empresariales obtenidos, utilizados o revelados de forma ilícita. Aunque la demandada accedió en un primer momento, de manera consentida, al secreto empresarial con el fin de poder fabricar el prototipo convenido para el titular del mismo, pasó luego a situarse en la posición de infractor del derecho de exclusiva ajeno desde el momento en el que se excedió del permiso concedido y en contra de lo establecido en el acuerdo de confidencialidad procedió a servirse para sus propios intereses de ese secreto, algo que no solo no tenía permitido sino expresamente prohibido.

b. Posición de las partes.

i. Demandante.

TERCERO.- LOS SECRETOS EMPRESARIALES/KNOW-HOW DE SIGNE.

Para desarrollar y producir sus avanzadas soluciones de seguridad documental, SIGNE utiliza su propio know-how o "saber hacer", desarrollado a lo largo de sus años de experiencia en el sector, que le otorga una ventaja competitiva sobre las empresas que compiten con ella en el sector de la seguridad documental. El "Know-How" de SIGNE comprende elementos materiales e inmateriales, y un conjunto de conocimientos imprescindibles para fabricar y personalizar sus documentos de seguridad.

Entre los secretos empresariales propiedad de SIGNE, y a efectos de esta litis, cabe destacar los siguientes:

(i) La utilización de una tinta amarilla invisible con un diseño característico en forma de orla/cenefa que SIGNE utiliza en el lateral izquierdo y en la parte superior de sus títulos. Esta orla/cenefa (diseño propio de SIGNE) es invisible a simple vista, sólo se aprecia utilizando una lámpara ultravioleta, y mi representada la viene utilizando en todos sus títulos (como una medida de seguridad documental más) desde hace más de 16 años. La utilización de una técnica especial de impresión "entre capas" o "bajo capas superficiales" para evitar copias fraudulentas, consistente en la impresión de una imagen exclusiva de la institución académica emisora del título, que posteriormente queda cubierta e invisible a simple vista. El escudo se imprime en vertical a ambos lados del título. Cuando el diploma se observa al trasluz, aparece la imagen produciendo un efecto similar, pero mucho más nítido, que el de la marca al agua. SIGNE ha adaptado incluso una máquina especial para aplicar esta técnica en todos sus títulos desde hace más de 20 años.

Hacemos referencia a estos dos secretos empresariales de SIGNE porque como acreditaremos más adelante (Vid HECHOS QUINTO y NOVENO, Sub-apartados 9.4 y 9.5 de este escrito), el codemandado Rosendo, tras llevarse en un soporte informático los mismos, los está explotando junto con la codemandada OVELAR en el concurso para el suministro y fabricación de TÍTULOS NO UNIVERSITARIOS LOGSE Y LOE DE LA COMUNIDAD DE MADRID (nº de Expediente COL 453/15) y en el concurso de 24 de junio de 2015 para el servicio para IMPRESIÓN DE TÍTULOS de la Universidad de Jaén. Esta explotación ilícita de los secretos empresariales de SIGNE en este concurso es la "punta del iceberg", toda vez que mi mandante tiene indicios (si bien no todavía pruebas) que la masiva utilización de estos (y otros) secretos industriales propiedad de SIGNE por parte de los codemandados.

por lo que el codemandado se formó y adquirió experiencia y cualificación profesional gracias a mi mandante, hasta llegar a ser nombrado consejero delegado, y director general de SIGNE, labor esta última que desempeñó hasta el 11 de abril de 2014, fecha en la que fue despedido por motivos disciplinarios. La relación laboral se finiquitó con un acuerdo extrajudicial que evitó un procedimiento judicial ante la jurisdicción laboral. Finalmente cabe destacar que para que la salida de Don Rosendo se produjese de forma amistosa, mi mandante exigió como condición esencial que Don Rosendo suscribiese un "ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD" por virtud del cual el ahora codemandado se comprometiese a no "usar indebidamente" por sí mismo y a no relevar a terceros, y "especialmente" a "empresas competidoras de SIGNE" la "información crítica y estratégica" a la que Don Rosendo había tenido acceso en el curso de su relación laboral con SIGNE y en el ejercicio de su cargo de Director General de la misma. Este acuerdo se suscribió entre ambas partes el 11 de abril de 2014.

En su cláusula PRIMERA se regula específicamente el know-how objeto del ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD y se establece de forma inequívoca el compromiso asumido por Don Rosendo de "no utilizar la INFORMACIÓN CONFIDENCIAL de SIGNE en beneficio propio o de terceros en un futuro". Del contenido del ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD de fecha 11 de abril de 2014 suscrito entre mi mandante y el codemandado Don Rosendo se desprenden varias conclusiones: (i) la primera (y obvia) la propia existencia de INFORMACIÓN CONFIDENCIAL o Know-How propiedad de SIGNE "crítica y estratégica" para la compañía; (ii) la segunda que SIGNE transmitió al codemandado y/o este tuvo acceso por su condición de Director General a esta INFORMACIÓN CONFIDENCIAL o Know-How; (iii) y la tercera que el codemandado Don Rosendo era plenamente consciente (y asumió el compromiso) de no utilizar la misma tras abandonar SIGNE.

Como acreditaremos a continuación, este ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD ha sido flagrantemente incumplido por Don Rosendo quien (literalmente) se llevó todo el contenido del servidor informático de SIGNE mediante la realización de un volcado/copia del mismo. Esta copia (efectuada a espaldas de mi mandante) fue realizada por el codemandado a finales del año 2012 y principios del año 2013, es decir, cuando todavía era el director general de SIGNE. Y huelga decir que mi mandante desconocía este hecho cuando suscribió con el codemandado el ACUERDO que acabamos de analizar, en el que como hemos visto Don Rosendo mintió a mi mandante cuando declaró no conservar "ningún soporte con INFORMACIÓN CONFIDENCIAL ni copia de la misma".

LA CODEMANDADA DIDOSEG DOCUMENTOS SA.

El codemandado Don Rosendo, apenas 8 meses después de abandonar SIGNE, fundó la mercantil DIDOSEG DOCUMENTOS SA, que inició sus operaciones el 23 de diciembre de 2014, y cuyo objeto social son las "actividades editoriales y gráficas en general".

Como hemos referido anteriormente, el codemandado Don Rosendo, prevaliéndose de su condición de Director General ordenó a finales del año 2012 y principios del 2013 al Gerente de Tecnología de SIGNE, D. Amadeo realizase un volcado o copia del contenido de todo el servidor informático de SIGNE en un disco duro, y que le entregase esta copia. Huelga decir que al llevarse una copia de todo, el codemandado se llevó también los secretos industriales de mi mandante. En punto a este hecho cabe reseñar lo siguiente:

(i) En primer lugar que se trató de un acto injustificado e innecesario, a pesar de haberse realizado cuando Don Rosendo era (todavía) el Director General de SIGNE, y que, a la luz de las actuaciones que posteriormente ha llevado a cabo, lo hizo con la intención de utilizar la información/documentación copiada contra SIGNE.

(ii) En segundo lugar que esta copia se realizó a espaldas del consejo de administración de SIGNE que de haberlo sabido (evidentemente) no lo habría autorizado.

(iii) En tercer lugar que Don Rosendo no informó de este hecho cuando negoció su salida de SIGNE, a quien también mintió cuando afirmó que no conservaba ningún soporte ni copia alguna conteniendo información confidencial de SIGNE.

Mi mandante tuvo conocimiento de este hecho cuando el codemandado Rosendo se empezó a presentar con su empresa DIDOSEG a diversos concursos y licitaciones, y reconoció en la información/documentación utilizada por éste, secretos empresariales de SIGNE. Ante este hecho mi representada preguntó directamente a D. Amadeo si Rosendo se había llevado "información" de SIGNE, y éste reconoció que, siguiendo las instrucciones expresas del codemandado, se había comprado un disco duro en el que había volcado todo el servidor de SIGNE.

Como puede apreciarse, entre la documentación de la que se "apropió" el codemandado se encuentra información tan sensible como los "contratos con los proveedores", la documentación del "comité estratégico informático", las "ofertas comerciales", la "información de visitas a clientes", los "informes de controller", los "planes de acción del comité de dirección", los "elementos gráficos de todos los clientes", las "fuentes de aplicación de todos los clientes", la "documentación del proyecto e-Título", las "implantaciones de clientes", los "manuales y documentación de la Autoridad de Certificación", los "ficheros de clientes", la "documentación de las particularidades de clientes", las "facturas de clientes, albaranes y presupuestos", los "convenios con clientes", los "ficheros gráficos" de todas las titulaciones emitidas por SIGNE, la "información de seguridad de las plataformas", la "información de estudios de seguridad en papeles", los "diseños de papel de seguridad", los "estudios de costes", las "fichas técnicas de los productos usados por SIGNE", etc. Además SIGNE ha podido comprobar como las codemandadas están explotando indebidamente algunos de los secretos industriales que el codemandado Rosendo se llevó de SIGNE. Nos remitimos al Folio 384 del expediente administrativo, donde se aprecia cómo las muestras de títulos aportadas por las codemandadas utilizan la cenefa/orla de tinta amarilla luminiscente que permanece invisible antes de la aplicación de la luz ultravioleta, con el diseño de SIGNE en el lateral izquierdo y en la parte superior del títulos universitarios. Para mayor comodidad del juzgador lo reproducimos a continuación

Concurso de 24 de junio de 2015 para el "SERVICIO PARA LA IMPRESIÓN DE TÍTULOS" de la Universidad de Jaén.

Que nuevamente las codemandadas, en las muestras de títulos aportadas, están explotando indebidamente el secreto industrial de SIGNE consistente en la cenefa/orla de tinta amarilla luminiscente que permanece invisible antes de la aplicación de la luz ultravioleta, con el diseño de SIGNE, y que se ubica en el lateral izquierdo y en la parte superior del títulos universitarios.

ii. Demandada.

DIDOSEG contesta que La actora parte de la idea de que dispone de numerosos secretos empresariales y demás información confidencial, que los demandados utilizan para competir deslealmente. Aunque SIGNE sólo concreta uno a efectos de la Litis -"la orla/cenefa"-, lo cierto es que dichos secretos no existen, ni mucho menos se acredita su apropiación y/o uso por los demandados. Sin embargo, repite dicha idea hasta la saciedad, para dar cierta verosimilitud al conjunto de la demanda.

Así, acusa del uso de una orla/cenefa, que no sólo no ha sido desarrollada por SIGNE sino que no está patentada y que, además, es suministrada por la FNMT-RCM; o del diseño industrial 503.199 ("constelación de eurion") cuando lo utilizado por DIDOSEG es completamente distinto en cuanto a forma (estrellas vs círculos), color (amarillo vs negro) disposición, número y finalidad (ornamental vs seguridad) entre otras cosas.

(...)

no es cierto que SIGNE disponga de numerosos secretos empresariales e industriales. Sin perjuicio de ello, lo cierto es que la actora únicamente especifica dos supuestos secretos:

1. La utilización de tinta amarilla invisible con un diseño característico en forma de orla/cenefa

Dado que se trata con detalle en el HECHO DÉCIMOTERCERO, por ahora basta destacar que el citado diseño ni está patentado, ni fue creado por SIGNE. Sin perjuicio de todo ello, viene dado por la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre (en adelante F.N.M.T-R.C.M.) -a quien DIDOSEG compra el papel de seguridad-.

2. La utilización de una técnica especial de impresión entre capas o bajo capas superficiales para evitar copias fraudulentas

Por ahora baste anticipar que en la demanda no se vuelve a mencionar la cuestión, en un exponente más de la dolosa confusión imperante en la misma.

La ventaja competitiva de SIGNE no radica en supuestos secretos empresariales en un mercado que no se presta a ellos, sino en la situación de monopolio y abuso de posición dominante de las que disfruta, según hemos anticipado en el HECHO PRIMERO.

Finalmente, la actora acusa a mis mandantes de la utilización masiva de secretos empresariales que, una vez más, no especifica. A pesar de proferir tan grave acusación, afirma no tener pruebas sino tan solo indicios -que por supuesto no especifica-, por lo que queda en evidencia el mal estilo de la actora.

c. Decisión.

La actora reprocha a los demandados la violación de dos secretos empresariales:

(i). La utilización de la cenefa/orla de tinta amarilla luminiscente que permanece invisible antes de la aplicación de la luz ultravioleta, con el diseño de SIGNE en el lateral izquierdo y en la parte superior del título universitario.

(ii). La técnica especial de la impresión "entre capas" o "bajo capas superficiales" para evitar copias fraudulentas, consistente en la impresión de una imagen exclusiva de la institución académica emisora del título, que posteriormente queda cubierta e invisible a simple vista.

Considera que Rosendo se había llevado "información" de SIGNE mediante el volcado en un disco duro de todo el servidor de SIGNE: entre la documentación de la que se "apropió" el codemandado se encuentra información tan sensible como los "contratos con los proveedores", la documentación del "comité estratégico informático", las "ofertas comerciales", la "información de visitas a clientes", los "informes de controller", los "planes de acción del comité de dirección", los "elementos gráficos de todos los clientes", las "fuentes de aplicación de todos los clientes", la "documentación del proyecto e-Título", las "implantaciones de clientes", los "manuales y documentación de la Autoridad de Certificación", los "ficheros de clientes", la "documentación de las particularidades de clientes", las "facturas de clientes, albaranes y presupuestos", los "convenios con clientes", los "ficheros gráficos" de todas las titulaciones emitidas por SIGNE, la "información de seguridad de las plataformas", la "información de estudios de seguridad en papeles", los "diseños de papel de seguridad", los "estudios de costes", las "fichas técnicas de los productos usados por SIGNE", etc.

Así las cosas, son dos las cuestiones a determinar en relación con la revelación de secretos desde un punto de vista competencial:

1º. Determinar la existencia de un secreto empresarial, entendido como información no conocida ni fácilmente accesible para terceros, con valor comercial por ser secreta y custodiada con medidas razonables para mantenerla secreta por SIGNE, S.A.

2º. Determinar, en su caso, la utilización ilegítima de dicho secreto empresarial.

Por lo que se refiere a la primera, requiere, a su vez, que se alegue y pruebe por la actora:

- Que la información comprensiva del secreto empresarial es tal, es decir, que se trata de una información reservada, no conocida ni fácilmente accesible a personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión.

- Que tiene valor comercial.

- Que se adoptaron medidas de salvaguarda de dicha información.

Pues bien, en primer lugar, hemos de señalar que, por lo que se refiere a la técnica especial de la impresión "entre capas" o "bajo capas superficiales", del texto de la demanda concluimos que SIGNE, S.A. no reprocha a las demandadas una verdadera revelación de secretos, sino una conducta denigratoria cuando dice que las codemandadas, denigran a SIGNE refiriéndose a su sistema (exclusivo) de "impresión entre capas" que utiliza SIGNE para incluir en los títulos una marca de agua, afirmando falazmente que este sistema "provoca una mayor bajada de calidad y resolución", la "contaminación química de la impresora" y "posibles gases del adhesivo utilizado". Evidentemente estas (des) calificaciones sobre el sistema que utiliza mi mandante y que además ofertó en este concurso como una "mejora técnica" (Vid. Folio 491 del expediente administrativo) son simple y llanamente falsas, y las codemandadas las realizaron con el único fin de perjudicar a mi representada. Salvo en la introducción de los hechos referidos a la violación de secretos, nada más se dice de dicha técnica de impresión entre capas, salvo para considerar un acto de denigración; ya desestimado, por otro lado.

Por lo que se refiere a la cenefa/orla de tinta amarilla luminiscente que permanece invisible antes de la aplicación de la luz ultravioleta, no parece probada la condición de "secreto empresarial" de dicha técnica. Ninguna argumentación o prueba de la actora ha ido dirigida a ello. Es más, en las propias conclusiones, la actora nada dice al respecto; sólo habla de secreto para referirse, o bien a la denigración en la técnica entre capas, o bien a un acto de imitación (acción subsidiaria que ahora veremos). Es más, se llega a decir en las conclusiones que es rotundamente falso que la normativa que regula la impresión de títulos (RD 1002/201077, RD 733/199578 y RD 1850/200979) obligue a usar una orla con un diseño determinado: sólo obliga a incluir "tintas invisibles" como medida de seguridad, pero no especifica la forma/diseño de estas. Es decir, que asume, por obligación de la normativa administrativa, que la utilización de tintas invisibles no es un secreto empresarial, sino una medida de seguridad y requisito de los títulos universitarios.

Por todo lo anterior, sin entrar en más consideraciones (tampoco se acredita, ni el valor comercial, ni los medios de guarda), debemos desestimar la demanda en este punto por no considerar probada la existencia de un secreto empresarial propiedad de SIGNE, S.A.

6º. Actos de imitación.

a.- Régimen jurídico.

Dice el artículo 11 LCD que 1. La imitación de prestaciones e iniciativas empresariales o profesionales ajenas es libre, salvo que estén amparadas por un derecho de exclusiva reconocido por la ley.

2. No obstante, la imitación de prestaciones de un tercero se reputará desleal cuando resulte idónea para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno.

La inevitabilidad de los indicados riesgos de asociación o de aprovechamiento de la reputación ajena excluye la deslealtad de la práctica.

3. Asimismo, tendrá la consideración de desleal la imitación sistemática de las prestaciones e iniciativas empresariales o profesionales de un competidor cuando dicha estrategia se halle directamente encaminada a impedir u obstaculizar su afirmación en el mercado y exceda de lo que, según las circunstancias, pueda reputarse una respuesta natural del mercado.

Pues bien, la finalidad del precepto es reprimir imitaciones de prestaciones no amparadas por un derecho de exclusiva. Si existiese un derecho de exclusiva (una patente, marca o modelo industrial), se aplicaría a título principal la ley específica de cada modalidad, constituyendo las normas de competencia desleal un cauce complementario, pero nunca sustitutivo.

Debemos partir en el estudio del tipo en cuestión del principio general en materia de imitación, que no es otra que la libre imitabilidad. Así, como ya se ha dicho, el principio básico que consagra el art. 11 LCD es la libre imitación de las prestaciones e iniciativas empresariales ajenas, porque la imitación es un factor que dinamiza el mercado. Por prestaciones o iniciativas empresariales se debe entender según FERNANDEZ NOVOA "creaciones empresariales" en sentido amplio. Según la STS 483/2009, de 7/7 se comprenden las prestaciones, características propias de los productos, a las creaciones materiales (...) tanto los productos como las formas tridimensionales y se extiende la protección a las creaciones técnicas, artísticas, estéticas y ornamentales.

Ahora bien, este principio cede, en primer lugar, en el caso de que las creaciones empresariales están amparadas por un derecho de exclusiva reconocido por la Ley o, en segundo término, si se trata de uno de los supuestos de imitación desleal previstos en el art. 11 apartados 2 y 3 en atención al interés de los empresarios, de los consumidores y, en última instancia, al interés general.

Entiende la STS 254/17, de 26/04 que la deslealtad no viene determinada por el hecho de que se hayan imitado las creaciones materiales de un competidor, sino por las circunstancias en las que se realizado la imitación.

Los supuestos legales de imitación desleal son cuatro, a saber:

1.- Imitación desleal por confusión, que requiere la concurrencia de los siguientes requisitos:

a) La imitación de una prestación esencial (que, como hemos dicho, ha de ser una creación material; se entiende por imitación la copia de un elemento o aspecto esencial, no accidental o accesorio - STS 1167/2008, de 15/12) con singularidad competitiva, es decir, con rasgos diferenciales que la distingan suficientemente de otras prestaciones de igual naturaleza a los ojos del consumidor y con implantación en el mercado; es decir, conocida en el mercado y precisamente por los elementos imitados.

b) Imitación idónea para generar asociación por parte de los consumidores, entendido en sentido amplio comprensivo de:

* Riesgo de confusión directo: atribución de idéntico origen empresarial.

* Riesgo de confusión indirecto: existencia de alguna relación, económica o jurídica, entre los empresarios.

* Riesgo de confusión inmediato: confusión de productos los cuales no se identifican como distintos.

Para apreciar el riesgo, se habrá de tener en cuenta, en el aspecto subjetivo, el tipo de consumidor medio, es decir, el que normalmente no se detiene en una minuciosa comparación o comprobación o no se para en los pequeños detalles. En el aspecto objetivo, la impresión visual del conjunto que revele la identidad o semejanza (así, la STS 654/2007, de 12/06). En todo caso se ha de tener en cuenta que la distinta denominación no excluye la imitación (en este sentido, la STS 7/7/09).

c) Que el riesgo de confusión no sea inevitable, porque según el apartado 2 in fine la inevitabilidad de los indicados riesgos de asociación excluye la deslealtad de la práctica . En este sentido se deben tener en cuenta dos factores, como son la conducta del imitador y su diligencia a fin de evitar provocar la confusión o el aprovechamiento de la reputación ajena y, en segundo lugar, el margen de variabilidad en la forma que puede tener el imitador en relación con la prestación concreta. Este margen es más reducido en el caso de las creaciones técnicas que en el supuesto de las creaciones de forma, siendo mayor el margen de variación en el supuesto de imitación de signos distintivos.

2.- Imitación desleal por aprovechamiento de la reputación ajena.

Además de los requisitos positivos y negativos mencionados, se exige que la prestación imitada tenga un elevado goodwill o fama o reputación profesional. La jurisprudencia ha sido muy restrictiva a la hora de apreciar este supuesto porque de lo contrario la mayoría de las imitaciones acabarían siendo consideradas ilícitas. Este supuesto se utiliza para reforzar la protección de ciertas configuraciones estéticas con imagen de calidad y buen nombre (como las configuraciones muy reputadas o de lujo). Así, la doctrina (Massaguer) señala que el 11.2 se aplicará en imitaciones sin riesgo de confusión, como en la imitación de relojes, bolsos u otros productos de marca que por el canal de distribución o reducido precio de venta claramente son comprados por los consumidores a sabiendas de que no se trata del producto original.

3.- Imitación desleal por aprovechamiento del esfuerzo ajeno.

Dice la STS 254/17, de 26/04 que la nota genérica de "aprovechamiento de lo ajeno" explica que en la doctrina y en la práctica se haga hincapié en que el tipo legal sanciona la conducta parasitaria del esfuerzo material y económico de un tercero.

Pero la deslealtad de la imitación no se basa en el mero aprovechamiento del esfuerzo ajeno, pues de otro modo estaríamos reconociendo un derecho de exclusiva no previsto por el ordenamiento jurídico. Toda imitación supone un cierto aprovechamiento del esfuerzo ajeno, y el principio de libre imitabilidad excluye que la imitación de la creación material ajena sea, per se , desleal. La deslealtad se justifica por el modo y la forma en que se llega a estar en condiciones de aprovechar esa prestación ajena objeto de imitación.

2.- En la sentencia 675/2014, de 3 de diciembre, afirmamos que, dado que toda imitación implica beneficiarse del esfuerzo del imitado, se ha impuesto una interpretación de la norma del art. 11.2 LCD que no deje sin contenido efectivo la regla de libre imitación de las prestaciones ajenas no amparadas por un derecho de exclusiva que se contiene en el art. 11.1 LCD y que, además, respete la función de la Ley de Competencia Desleal como instrumento de protección del mercado y de quienes en él concurren.

En este caso, se produce una matización del principio de la competencia por los propios méritos y prestaciones que inspira la normativa de la competencia desleal. Ese principio ha de compatibilizarse con el principio de libertad de imitación del art. 11.1 LCD .

También afirmamos en esa sentencia que el art. 11.2 LCD , al considerar desleal la imitación de prestaciones con aprovechamiento de esfuerzo ajeno, trata de dar protección indirecta al competidor que con su esfuerzo se ha afirmado en el mercado o pretende afirmarse en él. Se protege a quien ha invertido tiempo y dinero en una creación, material o intelectual, frente a quien se apodera de su esencia sin tales costes.

Pues bien, aunque la doctrina (PORTELLANO, MASSAGUER) restringe este supuesto a los supuestos de imitación por reproducción por medios foto mecánicos (fotocopias, escáner) y vaciados y volcados informáticos, porque con el empleo de tales medios se consigue la apropiación inmediata de la prestación ajena sin el esfuerzo que ha supuesto para el empresario imitado, al que además se impide la amortización de los costes de producción, el TS en la referida sentencia dice que aunque el precepto legal no contiene referencia a los medios o instrumentos de la imitación, las sentencias 888/2010, de 30 de diciembre, 792/2011, de 16 de noviembre, y la citada 675/2014, de 3 de diciembre, rechazaron que la comisión del acto desleal debiera necesariamente producirse mediante una reproducción mecánica, como un sector de la doctrina defendía. En la primera de esas sentencias, afirmamos: "Aun cuando es cierto que el supuesto de reproducción mecánica será el más general o normal de los constitutivos de la conducta ilícita de imitación con aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno, no resulta razonable limitar al mismo el ámbito del precepto hasta el punto de excluir imitaciones "sin reproducción mecánica" en las que hay un alto grado de semejanza, de práctica identidad, aunque concurran variaciones inapreciables o que se refieran a elementos accidentales o accesorios, o diferencias de muy escasa trascendencia, siempre que se den los elementos básicos de ahorro o reducción significativa de costes de producción o comercialización más allá de lo que se considera admisible para el correcto funcionamiento del mercado y falta de justificación, pues el aprovechamiento ha de ser "indebido", como exige el precepto legal".

4.- Como resulta de lo que acaba de exponerse, la jurisprudencia de esta sala ha exigido, para que se produzca el aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno por la imitación de sus prestaciones, que concurra un ahorro o reducción significativa de costes de producción o comercialización más allá de lo que se considera admisible para el correcto funcionamiento del mercado, y que no resulte justificada.

4.- Imitación sistemática obstaculizadora e imitación predatoria.

A través de esta conducta el imitador pretende impedir la afirmación de un competidor en el mercado. Ello requiere:

- Imitación sistemática.

- Una estrategia directamente encaminada a impedir u obstaculizar la presencia del competidor.

- Que exceda de lo que, según las circunstancias, pueda reputarse una respuesta natural del mercado.

b.-Posición de las partes.

Señala la actora:

ACCION SUBSIDIARIA QUE SE EJERCITA PARA EL SUPUESTO QUE EL JUZGADOR CONSIDERE QUE EL DISEÑO DE LA TINTA AMARILLA INVISIBLE EN FORMA DE ORLA/CENEFA NO ES PROTEGIBLE COMO SECRETO EMPRESARIAL.

Sólo para el hipotético supuesto de que el Juzgador considere que el diseño de la tinta amarilla invisible en forma de orla/cenefa que SIGNE utiliza desde hace 16 años en el lateral izquierdo y en la parte superior de sus títulos no fuese protegible como secreto empresarial, y que, en consecuencia, las codemandadas no han vulnerado el mismo, mi mandante ejercita como acción subsidiaria la acción por imitación desleal contra DIDOSEG y OVELAR.

Pues bien, de los hechos probados que son fundamento de esta demanda se desprendería que los actos de imitación realizados por DIDOSEG y OVELAR incurren en el supuesto de aplicación del precepto trascrito. A saber:

a) Las codemandadas al imitar el diseño de la cenefa de tinta invisible creada por SIGNE se está apropiando indebidamente de los resultados del esfuerzo realizado por la actora durante más de 16 años para crear, posicionar y diferenciar sus títulos. DIDOSEG y OVELAR, al imitar esta prestación de mi representada no ha realizado esfuerzo intermedio alguno, quebrando la par conditio concurrentium. Es evidente que las codemandadas al imitar la prestación pionera de SIGNE están obteniendo un considerable ahorro ahorrándose los costes en los que ha incurrido SIGNE como creadora de la prestación imitada. En este sentido cabe citar las SS AP Barcelona de 28 de enero de 2002 [JUR 2004/14013 ] y de 13 de junio de 2002 [JUR 2004/14067].

b) Es preciso afirmar, anticipándose en cierta medida a lo que se pueda alegar de adverso, que DIDOSEG y OVELAR no ha realizado el menor esfuerzo intelectual para desarrollar la prestación imitadora. Es decir, no se ha "inspirado" o han recreado la cenefa de tinta invisible de SIGNE. Se han limitado a imitar servilmente la prestación original y pionera de SIGNE.

c) Con la imitación del diseño de la cenefa de tinta invisible creada por SIGNE las codemandadas se apropian indebidamente de la singularidad competitiva ganada y labrada por SIGNE durante los 16 años que viene utilizando la misma.

d) Es evidente que en el presente caso no existe la inevitabilidad del "aprovechamiento de la reputación ajena". Antes bien, DIDOSEG y OVELAR han hecho todo lo que está a su alcance para aproximarse lo más posible a la prestación original de SIGNE.

En suma, con la acción ejercitada no se trata de impedir la libre imitación, principio consagrado en la LCD, sino de evitar el éxito inmerecido de la prestación imitadora que sólo se basa en el prestigio de la prestación imitada.

Por lo que se refiere a las demandadas, dice DIDOSEG DOCUMENTOS , S .A . que las muestras de títulos aportados utilizan la cenefa/orla de tinta amarilla con el diseño de SIGNE.

Según acreditamos con el certificado de la F.N.M.T.-RCM que adjuntamos como Documento nº 22 la orla/cenefa visible con luz ultravioleta es un diseño y cualidad que vienen dados por la F.N.M.T., que suministra el papel con dicho ornamento y propiedad a DIDOSEG (o a cualquiera que quiera comprarlo).

Sin perjuicio de ello, no son iguales como puede apreciarse sin perjuicio de que la de SIGNE está cortada por abajo y la otra no.

Ni el diseño de la orla/cenefa ni su apreciación por lámpara ultravioleta tampoco puede considerarse un secreto ni, tampoco, propiedad de SIGNE. En cuanto al diseño por no estar patentado, llevar décadas en el mercado, haber sido profusamente divulgado y ser apreciable con tan solo aplicar una lámpara ultravioleta. En cuanto a esta cualidad, por los mismos motivos y porque responde a dos patentes registradas por la F.N.M.T- RCM.

c.- Conclusión.

SIGNE, S.A. considera que con la utilización de la cenefa/orla de tinta amarilla luminiscente que permanece invisible por parte de las demandadas, éstas se están apropiando indebidamente de los resultados del esfuerzo realizado por SIGNE, S.A. durante más de 16 años para crear, posicionar y diferenciar sus títulos, ya que ni DIDOSEG DOCUMENTOS, S.A ., ni OVELAR , S .A . no ha realizado el menor esfuerzo intelectual para desarrollar la prestación imitadora. Se han limitado a imitar servilmente la prestación original y pionera de SIGNE.

En primer lugar, centrando la cuestión jurídica, podemos decir que estaríamos ante un supuesto de imitación desleal (por parte de DIDOSEG DOCUMENTOS , S .A . y OVELAR , S .A .) por aprovechamiento del esfuerzo ajeno (de SIGNE, S.A.). Así, tal y como dice la jurisprudencia citada, partiendo del principio de libre imitabilidad, que excluye que la imitación de la creación material ajena sea, por sí sola, desleal, debemos entender que la deslealtad se justifica por el modo y la forma en que se llega a estar en condiciones de aprovechar esa prestación ajena objeto de imitación.

Así las cosas, por un lado, tenemos que SIGNE, S.A. atribuye a las demandadas un acto de imitación que, a la vez, incluye dos: utilización de tinta amarilla luminiscente que permanece invisible y el empleo de la misma para formar una cenefa/orla con filigranas.

Por lo que se refiere a la tinta amarilla luminiscente, concluimos que dicha técnica no es propia de la actora porque no se ha negado y así consta en un informe pericial: en el informe pericial Veiga aportado por DIDOSEG DOCUMENTOS, S.A ., se dice que la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre es titular de sendas Patentes de Invención que tienen por objeto "procedimientos para la obtención de papel de seguridad". Así, la Patente de Invención española publicada en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial de fecha 16 de febrero de 1992 con el número ES 2024 367, cuya reivindicación tercera tiene por objeto: "Papel de seguridad obtenido con el procedimiento de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque incorpora en su seno una pluralidad de signos tales como letras, anagramas o similares, a base de una tinta resistente al agua, basada en un polímero insoluble, incorporando dicho signos pigmentos fluorescentes o fosforescentes que permiten su reconocimiento con el concurso de un luz ultravioleta......" (títulos de patente aportados como anexos).

Por tanto, no podemos decir, al contrario de la actora, que la utilización de la tinta amarilla invisible sea un acto de imitación de SIGNE, S.A. por parte de las demandadas, ya que es un sistema propio (o que lo era) de la FNMT. Es más, es que la propia actora, en sus conclusiones (como veremos más delante) llega a decir, sobre la utilización de tinta invisible, que es rotundamente falso que la normativa que regula la impresión de títulos (RD 1002/201077, RD 733/199578 y RD 1850/200979) obligue a usar una orla con un diseño determinado: sólo obliga a incluir "tintas invisibles" como medida de seguridad, pero no especifica la forma/diseño de estas. Es decir, que es un requisito normativo de seguridad de los papeles, títulos o documentos.

Por lo que se refiere al diseño de la filigrana impresa con tinta invisible, partimos de dos hechos que consideramos probados: la inexistencia de un derecho de exclusiva titularidad de SIGNE, S.A. (no se ha alegado) y la identidad plena entre la filigrana utilizada por SIGNE, S.A. y la filigrana de los títulos de DIDOSEG DOCUMENTOS , S .A . (a partir del informe pericial Tajamar aportado por DIDOSEG DOCUMENTOS , S .A., concluyente en este punto)

Debemos tener en cuenta el documento nº 14 de la contestación de DIDOSEG DOCUMENTOS, S.A ., en el que consta:

Pues bien, dicho documento ha sido impugnado por SIGNE, S.A. diciendo (de sus conclusiones):

Como colofón, debemos referimos al Documento nº 14 del escrito de contestación a la demanda de DIDOSEG, consistente en un (supuesto) certificado de fecha 8 de noviembre de 2016, en el que no figura el preceptivo sello de registro de salida), y firmado por Hernan, en su condición de director de ventas de la FNMT, en el que se indica que "La FNMT viene suministrando papel...a la firma DIDOSEG SA". La codemandada DIDOSEG aportó este documento con su escrito de demanda para pretender acreditar que la FNMT le suministraba el papel de seguridad con el que imprimía y personalizaba las titulaciones que suministraba. En punto al mismo, y a su valor probatorio para enervar la comisión de los actos de engaño que denuncia mi mandante cabe formular las siguientes consideraciones:

(i) En primer lugar, y desde el punto de vista formal, cabe reseñar que mi mandante impugnó expresamente en el acto de la Audiencia Previa (ex. Art. 427 LEC ) la autenticidad de este "certificado", toda vez que el mismo no tiene el preceptivo sello/registro de salida de la FNMT que incorporan todos68 los certificados que expide la FNMT; y la codemandada DIDOSEG no propuso la práctica de ninguna diligencia probatoria para desvirtuar esta impugnación formal;

(ii) En segundo lugar, y en cuanto al fondo o contenido de este "certificado" (si asumiésemos a efectos puramente dialécticos su validez), cabe reseñar que en el mismo no se indica cuando empezó la FNMT a suministrar papel a DIDOSEG.

Dicho de otra manera, este certificado no acredita que la FNMT suministrase papel a DIDOSEG en los meses de junio, julio y septiembre de 2015, cuando ésta declaró responsablemente y/o certificó por escrito en las diversas licitaciones que hemos analizado en este escrito de conclusiones que el papel de seguridad le era suministrado por la FNMT. Ni tampoco acredita que la FNMT suministrase papel a OVELAR cuando ésta licitó en el mes de febrero de 2015 en el "CONCURSO PARA LA IMPRESIÓN Y PERSONALIZACIÓN DE TÍTULOS UNIVERSITARIOS OFICIALES UNIVERSIDAD DE MURCIA" (Doc. nº 4 escrito contestación OVELAR).

116. En definitiva, el Documento nº 14 del escrito de contestación a la demanda de DIDOSEG no es una prueba válida, y aunque lo fuese, no prueba lo que pretende: que, en los meses de febrero, junio, julio y septiembre de 2015, la FNMT suministrase papel a DIDOSEG y OVELAR.

Por otro lado, tenemos el documento nº 22 de la contestación de DIDOSEG DOCUMENTOS , S .A . que comprende lo que sigue:

Nuevamente, SIGNE, S.A., en sus conclusiones dice:

141. Como colofón, debemos referimos al Documento nº 22 del escrito de contestación a la demanda de DIDOSEG, consistente en un (supuesto) certificado de fecha 20 de octubre de 2016, en el que no figura el preceptivo sello de registro de salida), y firmado por Hernan, en su condición de director de ventas de la FNMT, en el que se indica que "La orla de seguridad o cenefa, impresa en el lateral y en la parte superior, en tinta invisible luminiscente amarilla...ha sido impresa por la FNMT previo su suministro a DIDOSEG, cumpliendo de esta forma los requisitos gráficos de seguridad y calidad y normas correspondientes a los Reales decretos y de seguridad y calidad en las tintas". La codemandada DIDOSEG aportó este documento con su escrito de contestación a la demanda para pretender acreditar que este diseño le venía dado por la FNMT, y que además la FNMT utilizaba el mismo en cumplimiento de la normativa que regula los títulos. En punto al mismo, y a su valor probatorio para enervar la comisión de los actos de imitación que denuncia mi mandante cabe formular las siguientes consideraciones:

(iii) En primer lugar, y desde el punto de vista formal, cabe reseñar que mi mandante impugnó expresamente en el acto de la Audiencia Previa (ex. Art. 427 LEC ) la autenticidad de este "certificado", toda vez que el mismo no tiene el preceptivo sello/registro de salida de la FNMT que incorporan todos76 los certificados que expide la FNMT; y la codemandada DIDOSEG no propuso la práctica de ninguna diligencia probatoria para desvirtuar esta impugnación formal;

(iv) En segundo lugar, el hecho de que la FNMT tenga en su poder el diseño de la orla y pueda haberla impreso en los títulos que suministra podría tener la siguiente explicación: la FNMT, en los años 1999 y 2000 encargó a SIGNE la impresión de los títulos universitarios, y los títulos universitarios que SIGNE suministró a la FNMT en 1999 y 2000 ya incorporaban esta orla. En consecuencia, pudiera ser que la FNMT se "quedase" desde entonces con la misma, y sólo haya aflorado este hecho ahora.

(v) En tercer lugar, y en cuanto al fondo o contenido de este "certificado" (si asumiésemos a efectos puramente dialécticos su validez), es rotundamente falso que la normativa que regula la impresión de títulos (RD 1002/201077, RD 733/199578 y RD 1850/200979) obligue a usar una orla con un diseño determinado: sólo obliga a incluir "tintas invisibles" como medida de seguridad, pero no especifica la forma/diseño de estas.

Pues bien, la impugnación de los documentos nº 14 y 22 de la contestación de DIDOSEG DOCUMENTOS , S .A . realizada por la actora no es suficiente para tener por inválida la prueba documental. El documento no tiene una apariencia de falsedad: consta firmado con firma manuscrita, fechado y sellado con lo que parece un sello oficial dan suficiente entidad al mismo; teniendo en cuenta, además, que no se ha alegado su falsedad, es decir, que el mismo no ha sido realizado o emitido por el firmante en nombre de la FMNT.

Por otro lado, especial relevancia tiene el documento nº 22, donde se dice expresamente que las filigranas fueron impresas por la FNMT antes de servir el papel a DIDOSEG DOCUMENTOS , S .A . Es decir, que, en todo caso, la conducta desleal debería imputarse a la FNMT, no a las demandadas. Y la propia actora le da un sentido a lo manifestado al decir que la FNMT, en los años 1999 y 2000 encargó a SIGNE la impresión de los títulos universitarios, y los títulos universitarios que SIGNE suministró a la FNMT en 1999 y 2000 ya incorporaban esta orla. En consecuencia, pudiera ser que la FNMT se "quedase" desde entonces con la misma, y sólo haya aflorado este hecho ahora. De este modo, con independencia de la reproducción pueda considerarse un acto de imitación desleal por aprovechamiento del esfuerzo ajeno, lo cierto es que no podría imputarse el mismo, en ningún caso, a los demandados, ya que su incorporación a los documentos ha quedado probada que fue realizada por la FNMT.

Por todo lo anterior, teniendo por probado que ni la tinta invisible, ni la filigrana, son unas prestaciones o iniciativas empresariales o profesionales propias de la actora, debemos desestimar la demanda en este punto.

7.º Cláusula general del artículo 4 LCD .

a. Régimen jurídico.

Dice el artículo 4 LCD que 1. Se reputa desleal todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe.

En las relaciones con consumidores y usuarios se entenderá contrario a las exigencias de la buena fe el comportamiento de un empresario o profesional contrario a la diligencia profesional, entendida ésta como el nivel de competencia y cuidados especiales que cabe esperar de un empresario conforme a las prácticas honestas del mercado, que distorsione o pueda distorsionar de manera significativa el comportamiento económico del consumidor medio o del miembro medio del grupo destinatario de la práctica, si se trata de una práctica comercial dirigida a un grupo concreto de consumidores.

A los efectos de esta ley se entiende por comportamiento económico del consumidor o usuario toda decisión por la que éste opta por actuar o por abstenerse de hacerlo en relación con:

a) La selección de una oferta u oferente.

b) La contratación de un bien o servicio, así como, en su caso, de qué manera y en qué condiciones contratarlo.

c) El pago del precio, total o parcial, o cualquier otra forma de pago.

d) La conservación del bien o servicio.

e) El ejercicio de los derechos contractuales en relación con los bienes y servicios.

Igualmente, a los efectos de esta ley se entiende por distorsionar de manera significativa el comportamiento económico del consumidor medio, utilizar una práctica comercial para mermar de manera apreciable su capacidad de adoptar una decisión con pleno conocimiento de causa, haciendo así que tome una decisión sobre su comportamiento económico que de otro modo no hubiera tomado.

Dicho precepto ha sido analizado en numerosas ocasiones, entre otras, por la STS 64/17, de 2/02, cuando dice que la sala ha tenido muchas ocasiones de pronunciarse sobre la interpretación de este precepto. Sin perjuicio de la aplicación al caso concreto, la doctrina general en que se condensa la interpretación jurisprudencial se encuentra, entre otras, en la sentencia 395/2013, de 19 de junio:

"Este precepto "no formula un principio general objeto de desarrollo y concreción en los artículos siguientes de la misma Ley" (Sentencias 1169/2006, de 24 de noviembre y 19/2011, de 11 de febrero), sino que "tipifica un acto de competencia desleal en sentido propio, dotado de sustantividad frente a los actos de competencia desleal que la ley ha estimado tipificar en concreto" (Sentencias 1169/2006, de 24 de noviembre, 311/2007, de 23 de marzo y 1032/2007, de 8 de octubre). Consiguientemente, "esta cláusula no puede aplicarse de forma acumulada a las normas que tipifican en particular, sino que la aplicación ha de hacerse en forma autónoma, especialmente para reprimir conductas o aspectos de conductas que no han podido ser subsumidos en los supuestos contemplados en la tipificación particular" (Sentencias 1169/2006, de 24 de noviembre y 48/2012, de 21 de febrero). Pero sin que ello pueda "servir para sancionar como desleales conductas que debieran ser confrontadas con alguno de los tipos específicos contenidos en otros preceptos de la propia Ley, pero no con aquel modelo de conducta -la del art. 5 LCD, si es que ello significa propiciar una afirmación de antijuricidad degradada, mediante la calificación de deslealtad aplicada a acciones u omisiones que no reúnen todos los requisitos que integran el supuesto tipificado para impedirlas" Sentencias 635/2009, de 8 de octubre y 720/2010, de 22 de noviembre).

"La deslealtad de la conducta tipificada en este art. 5 LCD es un ilícito objetivo, en la medida en que la deslealtad no se funda en la concurrencia del dolo o la culpa del autor, ni en la finalidad perseguida, sino que ha de configurarse en torno a parámetros objetivos. Y, al mismo tiempo, no deja de ser un ilícito de riesgo o de peligro, porque no se hace depender de concretos efectos ocasionados por la conducta enjuiciada, sino sólo de su compatibilidad con las exigencias del modelo o estándar aplicable.

"En cualquier caso, como pone de relieve la doctrina, esta cláusula general de represión de la competencia desleal ha de ser objeto de una interpretación y aplicación funcional. Esto es, después de identificar la conducta objeto de enjuiciamiento, debemos valorar su compatibilidad con el modelo de competencia económica tutelado por la Ley, que es un modelo de competencia basado en el "mérito" o "bondad" (precio, calidad, servicio al cliente...) de las propias prestaciones, entendiendo por tales no sólo los productos o servicios ofertados, sino también la publicidad y el marketing empleados para convencer a los clientes de la bondad de la oferta.

"Esta actividad, de apreciación de las circunstancias que permiten estimar la contravención de las exigencias de la buena fe, es eminentemente valorativa y prudencial, pues no puede perderse de vista el carácter represor de la normativa sobre competencia desleal , por lo que tiene de limitada de la actividad económica desarrollada en el mercado".

En este sentido, la SAP MAD 28ª, 225/17, de 5/05 ha dicho que en definitiva, nos encontramos ante un conjunto de comportamientos por parte de los demandados que entrañan el aprovechamiento por otro del esfuerzo previamente desplegado por un competidor, la obstaculización al desempeño de la actividad de éste y el expolio del fruto empresarial que naturalmente debería haberle correspondido al mismo. Lo cual implica la comisión de ilícitos concurrenciales susceptibles de ser incardinados en la cláusula general ( artículo 4.1 de la Ley 3/1991 de competencia desleal -LCD-, en su redacción reformada por la Ley 29/2009) que permite reprimir conductas que resultan desleales, por contrarias al modelo o estándar de buena fe, el cual resulta exigible con carácter general en el ejercicio de los derechos ( artículo 7.1 CC ) y específicamente en los actos realizados en el mercado con fines de concurrencia. Estamos ante actuaciones injustificadas en el decurso de lo que debería ser el normal desenvolvimiento de una actividad empresarial que son aptas para interferir en el juego de la libre competencia, que ha de regirse por el criterio del mérito según principios de eficiencia, sin que puedan admitirse conductas que por medios ilícitos traten de enturbiar esa regla.

La cláusula general de prohibición de la competencia desleal se configura como un ilícito genérico (cierre del sistema), a fin de que la buena fe objetiva, exigible con carácter general en el ejercicio de los derechos ( artículo 7.1 CC ), lo sea también en los actos realizados en el mercado con fines de concurrencia. Como señala la sentencia de la Sala 1ª del TS de 1 de junio de 2010 se trata de "una norma en sentido técnico, es decir, completa, (S. 23 de marzo de 2.007), con autonomía o sustantividad propia (SS. 24 de noviembre de 2.006 y 23 de marzo de 2.007), que si bien no complementa el tipo de otros ilícitos, sí sirve para completar el sistema de ordenación y control de las conductas en el mercado, del que es un instrumento la LCD 3/1991 (SS. 19 de mayo de 2.008 y 10 de febrero de 2.009). Según la doctrina de esta Sala, la buena fe en sentido objetivo se traduce en una exigencia ética significada por los valores de la honradez, la lealtad, el justo reparto de la propia responsabilidad y el atenerse a las consecuencias que todo acto consciente y libre puede provocar en el ámbito de la confianza ajena (S. 23 de marzo de 2.007 que cita SS. 16 de junio de 2.000 y 19 de abril de 2.002). (...) se infringe cuando se contravienen los usos y costumbres admitidos como correctos por todos los participantes en el mercado, pues la buena fe, legalmente contemplada, no es sino la confianza o justa expectativa que, en relación con la conducta ajena, tiene quien concurre en el mismo, determinada por lo que es usual en el tráfico jurídico (S. 16 de junio de 2.009)". Constituye un tipo autónomo que permite reprimir conductas que resultan desleales, por contrarias al modelo o estándar de buena fe, y que, en un contexto tan dinámico como es el mercado, no hubiesen podido ser previstas por el legislador en los restantes tipos que contempla la Ley sobre Competencia Desleal ( sentencia de la Sala 1ª del TS de 23 de julio de 2010 ).

Al amparo del referido precepto legal se hace posible considerar ilícitas, por la contravención del principio objetivo de buena fe, determinadas conductas que, tales como las que hemos imputado a los demandados, entrañen bien un expolio o aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno o bien una obstaculización a la posición concurrencial de un tercero, así como aquellas actuaciones que tiendan a frustrar la libre formación de preferencias y la adopción de decisiones en el mercado, de modo que atenten contra el principio de eficiencia empresarial y contra el criterio de que la obtención de éxito debe responder al mérito que revistan las propias prestaciones.

De todo ello se puede extrapolar en relación a la cláusula general del artículo 4 LCD que:

1º.- Se trata de un tipo de ilícito autónomo, con sustantividad propia, donde subsumir conductas que no tienen encaje en otro tipo especial de ilícito concurrencial.

2º.- Es un ilícito objetivo y de peligro.

3º.- Una vez descritos los hechos que han resultado probados y se pretenden ilícitos, se ha de valorar su compatibilidad con el modelo de competencia económica tutelado por la Ley, que es un modelo de competencia basado en el "mérito" o "bondad" (precio, calidad, servicio al cliente...) de las propias prestaciones, entendiendo por tales no sólo los productos o servicios ofertados, sino también la publicidad y el marketing empleados para convencer a los clientes de la bondad de la oferta. De este modo, se deben reputar desleales las conductas que resulten contrarias al modelo o estándar de buena fe, el cual resulta exigible con carácter general en el ejercicio de los derechos ( artículo 7.1 CC ) y específicamente en los actos realizados en el mercado con fines de concurrencia.

a) Así, se entiende por buena fe, desde el punto de vista objetivo la exigencia ética significada por los valores de la honradez, la lealtad, el justo reparto de la propia responsabilidad y el atenerse a las consecuencias que todo acto consciente y libre puede provocar en el ámbito de la confianza ajena, es decir, la confianza o justa expectativa que, en relación con la conducta ajena, tiene quien concurre en el mismo, determinada por lo que es usual en el tráfico jurídico

b) Dicha buena fe se infringe cuando se contravienen los usos y costumbres admitidos como correctos por todos los participantes en el mercado.

b. Posición de las partes.

i. Demandante.

Dice la actora lo siguiente:

(i) Se presentan a concursos/licitaciones a sabiendas de que incumplen los requisitos objetivos que exige el pliego de condiciones particulares. En esta fase no impugnan los pliegos de condiciones particulares.

(ii) Para resultar adjudicatarios (provisionales), ofertan un precio temerariamente bajo a sabiendas de que, gracias al mismo, van a resultar adjudicatarios (provisionales), al menos hasta que el órgano de contratación les exige acreditar el cumplimiento de los requisitos del pliego.

(iii) Cuando el órgano de contratación les requiere para que presente la documentación acreditativa de la "solvencia técnica y económica" que han declarado, presentan una documentación que incumple de forma grosera con lo solicitado. Y ello es así porque los codemandados sabían a ciencia cierta que Por citar un solo ejemplo, y en palabras del Jefe del Servicio de Contratación de la Región de Murcia en su resolución de exclusión de los codemandados (Vid. Documento nº 21), presentan una documentación "incompleta, inexacta y no relacionada con el objeto del contrato".

(iv) El órgano en cuestión resuelve entonces excluir a los codemandados al no poder cumplir con lo exigido en el pliego de condiciones particulares, momento en el cual o bien se aquietan, o bien incluso recurren la resolución del órgano de contratación, en una clara y frontal vulneración de lo dispuesto en el Art. 145 de la Ley de Contratos del sector Público (en adelante LCSS)

LA ESTRATEGIA DE OBSTACULIZACIÓN COMETIDA POR DIDOSEG Y OVELAR EN NUMEROSOS CONCURSOS PÚBLICOS CONVOCADOS POR UNIVERSIDADES Y ORGANISMOS: (i) INICIALMENTE HAN LICITADO Y OFERTADO TÍTULOS OFICIALES EN FORMATO ELECTRÓNICO; (ii) POSTERIORMENTE, ANTE LA IMPOSIBILIDAD DE RESULTAR ADJUDICATARIOS, IMPUGNAN LOS CONCURSOS/LICITACIONES EN LAS QUE SE SOLICITAN TÍTULOS OFICIALES EN FORMATO ELECTRÓNICO CUESTIONANDO LA LEGALIDAD DEL TITULO ELECTRÓNICO.

1. Como hemos referido anteriormente (Vid. HECHO SEGUNDO), SIGNE está reconocida en España como Autoridad de Certificación, lo que le faculta para emitir certificados digitales a favor de titulados, personas físicas, entidades privadas e instituciones públicas, contando para prestar este servicio con sistemas de almacenamiento electrónico de última generación donde custodia estos certificados. Y al amparo de su condición como Autoridad de Certificación, SIGNE desarrolló hace más de 5 años un nuevo producto: la copia digital auténtica del Título oficial universitario que SIGNE distingue con la marca registrada "e-Título".

2. Huelga decir que cualquier empresa, con la inversión y los medios técnicos apropiados podría/puede ofertar y comercializar copias digitales auténticas de titulaciones oficiales. Evidentemente con otra denominación distinta/no confundible con la marca registrada "e-Título" propiedad de SIGNE sobre la que mi mandante ostenta un derecho de exclusiva.

3. A través de la copia digital auténtica del Título oficial universitario, el titulado puede disponer de un documento PDF del título oficial universitario firmado electrónicamente, que le otorga las mismas garantías legales que el diploma expedido en papel. Además, el titulado dispone de un certificado digital con el atributo de su titulación, que le permite firmar documentos electrónicos. La firma, acredita, con todas las garantías legales, la titulación que ostenta y el titulado puede, desde cualquier parte del mundo, acceder al "PORTAL DEL TITULADO", para gestionar el envío del e-Título a cualquier empleador, universidad u organismo público.

4. Evidentemente la figura de la copia digital auténtica del Título oficial universitario, que SIGNE lleva comercializando en el mercado desde hace más de 5 años es perfectamente legal. En este sentido, y para facilitar la labor de este Juzgado mi mandante ha encomendado la realización de un Informe pericial a D. Narciso, de la consultora ASTREA, especializada en firma electrónica y procedimientos electrónicos de las Administraciones Públicas, el cual no ha sido posible aportarlo junto con el presente escrito, y que será presentado en tiempo y forma, con arreglo a lo previsto en el art. 337 de la LEC .

Como veremos a continuación, en la actualidad muchas universidades solicitan en sus licitaciones la prestación de servicios de relacionados con la "copia digital auténtica del título oficial" y mi mandante y las codemandadas han licitado/concursado para ganar estas licitaciones hasta que, en una clara maniobra obstruccionista contraria a sus propios actos, y viendo que no podían competir con lícitamente con SIGNE, han decidido impugnar todos aquellos concursos en los que alguna universidad solicita la copia digital auténtica del Título oficial universitario. Veamos.

10.1. Los concursos de la Universidad Jaume I de 8 de mayo de 2015 y de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona de 20 de julio de 2015: la actuación de las codemandadas licitando y ofreciendo "copias digitales auténticas" de títulos oficiales.

El 8 de mayo de 2015, la Universidad Jaume I convocó un concurso para la impresión y suministro de sus TÍTULOS OFICIALES UNIVERSITARIOS con el nº de Expediente NUM003, por un importe de licitación de 185.712 €. En esta ocasión el concurso no permitía presentar una simple "declaración responsable" para acreditar la capacidad y solvencia (técnica/financiera) de los licitadores, por lo que todas las empresas que optaron al concurso tuvieron que acreditar documentalmente desde el inicio la misma.

Además de mi mandante SIGNE, participó una UTE formada por las dos codemandadas DIDOSEG y OVELAR, y la mercantil CAMERFIRMA. Y si bien las codemandadas quedaron excluidos por no acreditar la solvencia técnica requerida al no disponer todas las empresas integrantes de la UTE de las ISO 9001 e ISO 14001; y porque "ninguna de las tres empresas" habían "imprimido título universitario oficial alguno en los últimos tres años, ni en formato papel ni en formato electrónico", lo relevante a los efectos de esta litis es precisamente que las codemandadas concursaron para fabricar y suministrar el denominado "título universitario electrónico" o digital. Estos hechos se acreditan con la resolución de 30 de julio de 2015 de la Jefa de Servicio de Contratación y Asuntos Generales de la Universidad Jaume I que se acompaña. Finalmente SIGNE fue la adjudicataria del concurso por ser la única empresa que acreditó su capacidad y solvencia cumpliendo todos los requisitos de los pliegos.

Una situación similar se produjo el 20 de julio de 2015, en el concurso al que nos hemos referido antes (Vid. el Sub-apartado 6.2.3 de este HECHO SEXTO) en el concurso de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona para el suministro de TÍTULOS ACADÉMICOS OFICIALES Y PROPIOS PARA LA UNIVERSIDAD POMPEU FABRA (Expediente NUM004). Dentro del objeto de este contrato se encontraba el suministro de "copias digitales auténticas de títulos oficiales" y de "copias digitales auténticas de suplementos europeos al título", como se aprecia en el Pliego de cláusulas administrativas particulares (aportado como Documento nº 23 de este escrito) Como hemos referido anteriormente, este concurso fue finalmente adjudicado a SIGNE tras ser excluidas las codemandadas por no acreditar su capacidad y solvencia. Pero (insistimos), lo relevante a estos efectos es que las demandadas no sólo no cuestionaron la "legalidad" de la denominada copia digital autentica del título universitario, sino que licitaron para que se les adjudicase el suministro del mismo.

Los concursos del Gobierno de Aragón de 15 de julio de 2015, de la Universidad de Granada de 4 de agosto de 2015, de la Universidad de Oviedo de 18 de febrero de 2016, y de la universidad de Extremadura de 5 de marzo de 2016: la actuación de las codemandadas impugnando los pliegos al considerar "ilegal" la "copia digital auténtica" del Título oficial universitario.

Sin embargo la actuación de las codemandadas da un giro de 180º, y en una clara estrategia que vulnera el "principio de los actos propios" y cuya única finalidad es obstaculizar la actividad de SIGNE, deciden cuestionar la "legalidad" de la denominada "copia digital auténtica". Observe este Juzgador cómo en el concurso de fecha 20 de julio de 2015 de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona con el nº de Expediente NUM004 que acabamos de comentar las codemandadas licitaron para suministrar a esta universidad "copias digitales auténticas de títulos oficiales" y de "copias digitales auténticas de suplementos europeos al título".

El 15 de julio de 2015, el Gobierno de Aragón publicó el anuncio de un concurso para el suministro de los TÍTULOS ACADÉMICOS Y PROFESIONALES DE LA ENSEÑANZA NO UNIVERSITARIA, pudiendo presentarse las ofertas hasta el día 31 de agosto de 2015. Pues bien, el 3 de agosto de 2015 la codemandada DIDOSEG presentó un recurso especial en materia de contratación, solicitando la eliminación de que se considerase como una "mejora del contrato" el ofrecimiento por los licitadores de una plataforma para la "copia digital auténtica del título oficial", argumentando que este concepto "no existe legalmente", y que además "iba contra la igualdad de trato" toda vez que - seguía sosteniendo DIDOSEG- "solamente hay en la actualidad una empresa que oferte la denominada "copia digital auténtica".

El propio órgano de contratación del Gobierno de Aragón informó al Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón, que dado que dicha mejora había sido introducida en el pliego con carácter voluntario, (...) no era esencial para la prestación del suministro, sugirió suprimir la misma convocando un nuevo concurso.

El día 30 de octubre de 2015, se convocó nuevo concurso, al que se presenta la UTE formada por las codemandadas DIDOSEG Y OVELAR, quienes, en su tónica habitual, quedaron descalificadas por no ostentar la solvencia técnica requerida en el concurso: (i) los pliegos requerían una facturación y unos trabajos similares al objeto del concurso por importe de 124.200 euros, de los que las codemandadas solamente acreditaron 10.427,31 euros; (ii) no aportaron ni un solo certificado de órgano competente para acreditar la ejecución de trabajos similares, presentado en su lugar un "certificado" firmado por ellos mismos.

Una situación similar se produjo el 4 de agosto de 2015, cuando la Universidad de Granada convocó un concurso para la "EDICIÓN Y PERSONALIZACIÓN DE LOS TÍTULOS UNIVERSITARIOS OFICIALES, SUPLEMENTOS EUROPEOS AL TÍTULO, TÍTULOS PROPIOS, OTROS TÍTULOS Y CREDENCIALES", con el nº de Expediente NUM005, por un importe de licitación de 1.400.000. En esta ocasión el concurso no permitía presentar una simple "declaración responsable" para acreditar la capacidad y solvencia (técnica/financiera) de los licitadores, por lo que todas las empresas que optaron al concurso tuvieron que acreditar documentalmente desde el inicio la misma.

Los pliegos de este concurso solicitaban de los licitantes, entre otros requisitos, el "ser prestador de servicios de certificación", así como el suministrar a esta universidad "copias digitales auténticas del título oficial en formato electrónico" y "copias digitales auténticas de suplementos europeo del título en formato electrónico". SIGNE presentó la documentación en tiempo y forma, mientras que la codemandada DIDOSEG la presentó fuera de plazo.

Tras el examen de la documentación presentada por SIGNE, el 27 de noviembre de 2016 la Mesa de Contratación acordó admitir la licitación de SIGNE y declarar que la oferta de DIDOSEG se había presentado fuera de plazo. Y posteriormente, la Jefa del Servicio de contratación dictó resolución adjudicando el contrato a SIGNE.

El 18 de febrero de 2016 la codemandada DIDOSEG presentó un recurso especial en materia de contratación, en el que solicitó la "nulidad de pleno derecho":

(i) De las cláusulas del pliego en las que se solicitaba a los licitantes el requisito de "ser prestador de servicios de certificación"; ya que en opinión de DIDOSEG "el requisito de ser prestador de servicios de certificación" no tenía "nada que ver con el objeto del contrato".

El pliego de prescripciones técnicas en lo relativo a las "copias digitales auténticas del título oficial en formato electrónico" y "copias digitales auténticas de suplementos europeo del título en formato electrónico"; ya que en opinión de DIDOSEG la "copia digital auténtica" no existe legalmente". Estos actos de obstaculización cuya existencia acabamos de acreditar se han repetido en los concursos de la Universidad de Oviedo de 18 de febrero de 2016, y de la Universidad de Extremadura de 5 de marzo de 2016, en los que las codemandadas también han cuestionado la las "copias digitales auténticas de títulos oficiales". En este punto, y por economía procesal nos remitimos expresamente a los respectivos expedientes administrativos de cada uno de estos concursos, y en el supuesto de que de adverso se negasen estos hechos solicitaríamos el oportuno testimonio de los mismos en fase de prueba.

ii. Demandada

Por parte de DIDOSEG DOCUMENTOS, S.A. (y en parecidos términos, también OVELAR, S.A.) se dice que En un nuevo exceso SIGNE vuelve a pretender indirectamente privar a DIDOSEG del derecho a recurrir resoluciones del órgano de contratación o de los Tribunales, bajo el temerario fundamento de equiparar el derecho a la tutela judicial efectiva con un acto de obstaculización.

Sin perjuicio de lo anterior, insistimos en que excede del ámbito objetivo de la LCD y de la propia competencia del Juzgador de la presente Litis determinar la eventual temeridad o mala fe en el ejercicio de un derecho consagrado por la Ley de Contratos del Sector Público y por la propia Constitución Española. Sin perjuicio de ello, lo cierto es que a diferencia de SIGNE, DIDOSEG nunca ha sido condenada por el órgano competente con declaración de temeridad o mala fe.

A tal efecto la demandante concreta que, el 8 de mayo, DIDOSEG se presentó al concurso de la Universidad Jaume I de 8 de mayo de 2015 y de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona de 20 de julio de 2015, que fueron adjudicados a SIGNE sin que aquélla cuestionara la legalidad de la copia digital y que, por el contrario, sí impugnó por dicho motivo los convocados por el Gobierno de Aragón de 15 de julio de 2015, de la Universidad de Granada de 4 de agosto de 2015, de la Universidad de Oviedo de 18 de febrero de 2016, y de la Universidad de Extremadura de 5 de marzo de 2016.

Sin perjuicio de recordar que el único que ha sido condenado por temeridad y mala fe es precisamente SIGNE, reiteramos que en ninguna de las resoluciones que han resuelto las impugnaciones de DIDOSEG aprecian temeridad o mala fe y que, por lo tanto, no solo es una cuestión firme y que excede de la competencia del Juzgado que conoce de la

presente Litis.

c. Decisión.

En primer lugar, por aplicación del principio de especialidad, debemos desestimar la primera imputación referida a presentarse ambas demandadas a concursos/licitaciones a sabiendas de que incumplen los requisitos objetivos que exige el pliego de condiciones particulares, ya que los mismos hechos fueron objeto de reproche como actos de engaño, ya resueltos más arriba.

Añadido a lo anterior, la actora reprocha dos conductas ilícitas a las demandadas: la estrategia de obstaculización cometida por DIDOSEG y OVELAR en numerosos concursos públicos convocados por universidades y organismos:

(i) inicialmente han licitado y ofertado títulos oficiales en formato electrónico;

Por lo que se refiere a dicha conducta, ya hemos dicho más arriba que el registro por parte de Rosendo del nombre de dominio "etitulo.university" infringió la marca registrada nº 2.944.894 "e-Título" propiedad de SIGNE, S.A. Pero aquí no se reprocha dicha utilización del nombre de dominio, sino que DIDOSEG DOCUMENTOS , S .A . y OVELAR , S .A . han licitado/concursado para ganar licitaciones de Universidades. Así, en el caso de la Universidad Jaume I cuando convocó un concurso para la impresión y suministro de sus TÍTULOS OFICIALES UNIVERSITARIOS con el nº de Expediente NUM003 donde las codemandadas quedaron excluidos por no acreditar la solvencia técnica requerida al no disponer todas las empresas integrantes de la UTE de las ISO 9001 e ISO 14001; y porque "ninguna de las tres empresas" habían "imprimido título universitario oficial alguno en los últimos tres años, ni en formato papel ni en formato electrónico", lo relevante a los efectos de esta litis es precisamente que las codemandadas concursaron para fabricar y suministrar el denominado "título universitario electrónico" o digital. En el mismo sentido se reprocha la participación de DIDOSEG DOCUMENTOS , S .A . y OVELAR , S .A . en el concurso de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona para el suministro de TÍTULOS ACADÉMICOS OFICIALES Y PROPIOS PARA LA UNIVERSIDAD POMPEU FABRA (Expediente NUM004), cuando se dice por la actora que fueron por no acreditar su capacidad y solvencia. Sin embargo, se vuelve a decir que (insistimos), lo relevante a estos efectos es que las demandadas no sólo no cuestionaron la "legalidad" de la denominada copia digital autentica del título universitario, sino que licitaron para que se les adjudicase el suministro del mismo.

Así pues, no queda clara cuál es la conducta reprochada y en qué términos. Si bien se habla de la mera participación de las codemandadas en los concursos públicos y la posterior exclusión de las mismas por no cumplir con los requisitos técnicos, parece que lo que pretende la actora es fijar las bases, por contradicción, de la conducta que verdaderamente considera ilícita, como es la posterior impugnación de los concursos en los que ha participado. Veamos:

(ii) posteriormente, ante la imposibilidad de resultar adjudicatarios, impugnan los concursos/licitaciones en las que se solicitan títulos oficiales en formato electrónico cuestionando la legalidad del título electrónico.

Dice SIGNE, S.A. que la actuación de las codemandadas da un giro de 180º, y en una clara estrategia que vulnera el "principio de los actos propios" y cuya única finalidad es obstaculizar la actividad de SIGNE, deciden cuestionar la "legalidad" de la denominada "copia digital auténtica".

El 15 de julio de 2015, el Gobierno de Aragón publicó el anuncio de un concurso para el suministro de los TÍTULOS ACADÉMICOS Y PROFESIONALES DE LA ENSEÑANZA NO UNIVERSITARIA, pudiendo presentarse las ofertas hasta el día 31 de agosto de 2015. Pues bien, el 3 de agosto de 2015 la codemandada DIDOSEG presentó un recurso especial en materia de contratación, solicitando la eliminación de que se considerase como una "mejora del contrato" el ofrecimiento por los licitadores de una plataforma para la "copia digital auténtica del título oficial", argumentando que este concepto "no existe legalmente", y que además "iba contra la igualdad de trato" toda vez que - seguía sosteniendo DIDOSEG- "solamente hay en la actualidad una empresa que oferte la denominada "copia digital auténtica".

El propio órgano de contratación del Gobierno de Aragón informó al Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón, que dado que dicha mejora había sido introducida en el pliego con carácter voluntario, (...) no era esencial para la prestación del suministro, sugirió suprimir la misma convocando un nuevo concurso.

El día 30 de octubre de 2015, se convocó nuevo concurso, al que se presenta la UTE formada por las codemandadas DIDOSEG Y OVELAR, quienes, en su tónica habitual, quedaron descalificadas por no ostentar la solvencia técnica requerida en el concurso ( ...).

Una situación similar se produjo el 4 de agosto de 2015, cuando la Universidad de Granada convocó un concurso para la "EDICIÓN Y PERSONALIZACIÓN DE LOS TÍTULOS UNIVERSITARIOS OFICIALES, SUPLEMENTOS EUROPEOS AL TÍTULO, TÍTULOS PROPIOS, OTROS TÍTULOS Y CREDENCIALES", con el nº de Expediente NUM005, (...) . Los pliegos de este concurso solicitaban de los licitantes, entre otros requisitos, el "ser prestador de servicios de certificación", así como el suministrar a esta universidad "copias digitales auténticas del título oficial en formato electrónico" y "copias digitales auténticas de suplementos europeo del título en formato electrónico". SIGNE presentó la documentación en tiempo y forma, mientras que la codemandada DIDOSEG la presentó fuera de plazo. (...) la codemandada DIDOSEG presentó un recurso especial en materia de contratación, en el que solicitó la "nulidad de pleno derecho":

(i) De las cláusulas del pliego en las que se solicitaba a los licitantes el requisito de "ser prestador de servicios de certificación"; ya que en opinión de DIDOSEG "el requisito de ser prestador de servicios de certificación" no tenía "nada que ver con el objeto del contrato".

(...) Estos actos de obstaculización cuya existencia acabamos de acreditar se han repetido en los concursos de la Universidad de Oviedo de 18 de febrero de 2016, y de la Universidad de Extremadura de 5 de marzo de 2016, en los que las codemandadas también han cuestionado la las "copias digitales auténticas de títulos oficiales".

Es decir, SIGNE, S.A. reprocha a DIDOSEG DOCUMENTOS , S .A . (y, parece, también a OVELAR , S .A .) que, habiéndose presentado en ocasiones anteriores a licitaciones ofertando títulos electrónicos, en un cambio de estrategia, en contra de sus propios actos -y, entendemos, a la vista de la imposibilidad de concurrir con dichos requisitos de título electrónico- deciden impugnar los concursos en el punto de exigencia de la prestación de tales títulos electrónicos.

En relación con estos hechos, resulta relevante la ampliación de hechos de la actora consistente en lo siguiente:

(i) Que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PÚBLICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID ha dictado la RESOLUCIÓN n 249/2017, de fecha 13 de septiembre de 2017 que ha desestimado un recurso especial en materia de contratación interpuesto por DIDOSEG DOCUMENTOS SA contra los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas del contrato de "Edición Personalización e impresión de títulos universitarios oficiales, propios y SET (en papel y electrónicos) y la generación, custodia y gestión de copias digitales auténticas de los mismos", identificado como "EXPEDIENTE: NUM006.SUM.ABR.MC", de la Universidad de Alcalá de Henares. En su recurso especial DIDOSEG DOCUMENTOS SA solicitó "la anulación del procedimiento por incluirse en el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT) como objeto del contrato la copia digital auténtica y el título oficial en formato electrónico". Y la referida RESOLUCIÓN n 249/2017, tras desestimar el recurso especial interpuesto por DIDOSEG DOCUMENTOS SA, ha declarado expresamente la "existencia de un abuso de derecho" y de "evidente temeridad".

(ii) Que DIDOSEG DOCUMENTOS SA, al formular su recurso especial, solicitó que se acordase una medida cautelar excepcional: la "suspensión del procedimiento de tramitación del expediente administrativo de contratación". Petición que finalmente fue denegada mediante Acuerdo del Tribunal de fecha 6 de septiembre de 2017.

(iii) Que a pesar de este nuevo acto de obstaculización, la Universidad de Alcalá ha acordado, mediante resolución de fecha 7 de noviembre de 2017, adjudicar a SIGNE SA el contrato de "Edición Personalización e impresión de títulos universitarios oficiales, propios y SET (en papel y electrónicos) y la generación, custodia y gestión de copias digitales auténticas de los mismos", identificado como "EXPEDIENTE: NUM006.SUM.ABR.MC".

Pues bien, al tratarse de un tipo de riesgo, el hecho de que en los procedimientos administrativos concurrenciales, pese a los recursos administrativos de DIDOSEG DOCUMENTOS, S.A ., resultara finalmente adjudicataria del correspondiente concurso SIGNE, S.A. no afecta a la eventual estimación o desestimación de la petición de condena por estos hechos.

Por otro lado, la parte actora introdujo como hecho nuevo la resolución del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid de 13/09/2017 en la que se resuelve dos motivos principales de recurso interpuesto por la demandada DIDOSEG: uno primero, por motivos estrictamente jurídicos al decir que A la vista del contenido del Pliego debe reconocerse que corno indica el órgano de contratación "en ningún momento se contempla en los pliegos que el titulo electrónico (que se define, como ye se ha dicho, repetidamente en la cláusula supuestamente impugnada, como la copia digita/ auténtica del título original) tenga un valor legal en sí mismo, toda vez que tiene que ser copia de un título legalmente expedido, siendo el hecho de ser copia auténtica del título lo que le confiere validez legal, de nuevo según lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas". El propio título del contrato se refiere al formato del título oficial, papel y electrónico. Dicho formato electrónico es la copia digital auténtica del título oficial y la cláusula mencionada especifica que el adjudicatario se ocupará de la generación y gestión de los certificados digitales para lo cual se exige ostentar la condición de prestador de servicios de certificación. El segundo motivo de recurso- lo desestima al entender que la cuestión ha sido resuelta por los Tribunales que conocen del recurso especial en materia de contratación en sentido contrario al planteado por el recurrente. Continúa diciendo el órgano administrativo que la jurisprudencia viene considerando temeraria la interposición de recursos carentes manifiestamente de fundamento o de viabilidad jurídica declarando que puede estimarse la existencia de temeridad procesal pues ésta puede predicarse "cuando falta un serio contenido en el recurso que se interpone o cuando es clara la falta de fundamentoen la cuestión que con él sesuscita" y es por eso que a la vista del contenido del recurso, que no hace una argumentación fundamentada de su pretensión sino que intenta sostener de forma sesgada un criterio que ya ha sido rechazado expresamente por este Tribunal y otros Tribunales, se advierte la existencia de un abuso del derecho al mismo que altera su finalidad como medio para obtener la tutela de un derecho o interés legítimo, con evidente temeridad en el planteamiento del recurso.

Pues bien, con independencia de no entrar a valorar los criterios jurídicos de desestimación del recurso y apreciación de temeridad, que corresponderá a la jurisdicción contencioso-administrativa, lo cierto es que la consideración de la interposición de los recursos se ha de valorar con mesura, ya que afecta al derecho al recurso y, en su caso, acceso a la jurisdicción. En el presente caso, no encontramos con una sola resolución administrativa (pendiente de su revisión judicial) donde se impone una multa por temeridad por uno sólo de los motivos de impugnación. Además, sólo consta una resolución de este tipo en Madrid, pese a haber recurrido en Aragón (donde, al parecer, fueron estimadas las alegaciones), Granada, Extremadura y Oviedo. Por un lado, nos encontramos con que para apreciar una conducta obstaculizadora competencialmente relevante en la interposición de recursos contra las bases de licitación de concursos públicos debería probarse de manera más evidente, en primer lugar, que los recursos carecían de base jurídica (sólo se aporta, en un momento posterior a la demanda, una resolución parcialmente en ese sentido); en segundo término, que verdaderamente producen una obstaculización relevante en el proceso de contratación; finalmente, que por hechos que pueden considerarse contrarios al estándar de buena fe en relación con la participación en licitaciones públicas, se manifiesta una verdadera voluntad obstaculizadora y no meramente facilitadora del acceso al mercado. Y ello no es así, ya que, con independencia de que se no hubiera impugnado en momentos anteriores y que se hubiera pretendido concurrir con el certificado electrónico del correspondiente título, lo cierto es que de la única prueba que consta al respecto (resolución administrativa) parece que había base jurídica para justificar una impugnación, aunque luego no se apreciara. Por otro lado, no se explica que alcance obstruccionista tiene la impugnación de las licitaciones, sin que se aprecie una verdadera voluntad obstaculizadora más allá de pretender eliminar un requisito que, al parecer, las demandas no pueden alcanzar.

De este modo, apreciar lo contrario, sería considerar que todo recurso contra las bases de un concurso público, en potencia al menos, puede ser calificado como desleal, coartando de este modo el control administrativo y/o judicial de las administraciones convocantes.

Por todo lo anterior, debemos desestimar la demanda en este punto.

QUINTO.- Indemnización de daños y perjuicios.

De todo lo anterior, sólo ha resultado indemnizable el registro por parte de Rosendo del nombre de dominio "etitulo.university" que consideramos que infringe la marca registrada nº 2.944.894 "e-Título" propiedad de SIGNE.

a. Petición de la actora.

DECIMOQUINTO.- DAÑOS Y PERJUICIOS CAUSADOS POR LOS CODEMANDADOS A SIGNE POR LA INFRACCIÓN DE SUS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Los codemandados están vulnerando los derechos de propiedad industrial de SIGNE relacionados en el HECHO SEGUNDO (Vid. Documentos nº 4-8). Y, como consecuencia de esta infracción, según razonaremos en los Fundamentos de Derecho, deberán indemnizar de forma solidaria a mi mandante por los daños y perjuicios que la mencionada violación le está ocasionando.

Para la determinación y cálculo de dicha indemnización, el legislador establece en el art. 43 de la Ley de Marcas 17/2001 (en adelante LM) y en el Art. 55.2 de la Ley de Diseño 20/2003 (en adelante LD) los criterios indemnizatorios a los que debe acogerse el titular de la marca y del diseño industrial infringido. En el presente caso SIGNE se acoge al criterio establecido en los art. 43.2.b) LM y 55.2.b) LD, es decir, los codemandados deberán indemnizar a mi representada con la cantidad que como precio hubieran debido pagar a mi representada por la concesión de una licencia que les hubiese permitido utilizar las marcas españolas registradas nº 1.921.091 "SIGNE" y nº 2.944.894 "e-Título" y el diseño industrial registrado nº 503.199 conforme a Derecho.

Que el "precio de la licencia" que Don Rosendo debería abonar a SIGNE "por el uso de la marca ETÍTULO" asciende a 10.079,52 €.

Todo ello con base en un Informe pericial de fecha 27 de junio de 2016 elaborado por el perito Don Elias, Agente de la Propiedad Industrial (nº Colegiado 608)

b. Conclusión.

Por la demandada nada se discute más allá de negar la infracción de la marca y, por tanto, la inexistencia de daño indemnizable.

Por la actora se dice que se acoge al criterio establecido en los art. 43.2.b) LM y 55.2.b) LD, es decir, los codemandados deberán indemnizar a mi representada con la cantidad que como precio hubieran debido pagar a mi representada por la concesión de una licencia que les hubiese permitido utilizar las marcas españolas registradas nº 1.921.091 "SIGNE" y nº 2.944.894 "e-Título" y el diseño industrial registrado nº 503.199 conforme a Derecho. Es cierto que hay, lo que parece, una contradicción en el suplico de la demanda cuando dice que se condene a Rosendo a indemnizar a SIGNE por los daños y perjuicios causados por la infracción de la marca nº 2.944.894 "e-Título" sobre las bases establecidas en el HECHO DECIMOQUINTO de este escrito de demanda, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el Art. 43.1.b) de la Ley 17/2001 de Marcas ; cuyo quantum se fijará en Sentencia o en su ejecución. Ahora bien, teniendo en cuenta que fija una cantidad en el cuerpo de la demanda, a ella habrá de estarse conforme a lo que sigue.

Así las cosas, tenemos única y exclusivamente una valoración pericial de la licencia de la marca infringida, cuantificada en 10.079,52 €. Cumpliendo el informe pericial los criterios del artículo 43 LM sobre cuantificación de los daños, debemos acceder al mismo.

SEXTO.- Costas.

Conforme al artículo 394.1 LEC, las costas se impondrán a la parte que hubiere visto desestimadas todas y cada una de sus pretensiones.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,