Sentencia Civil 32/2023 Juzgado de lo Mercantil de Madrid nº 11, Rec. 89/2022 de 12 de junio del 2023

Primero.- Acción de infracción de marcas.

El artículo 34 de la Ley de Marcas en sus dos primeros apartados determina que :

"1. El registro de una marca conferirá a su titular un derecho exclusivo sobre la misma.

2. Sin perjuicio de los derechos adquiridos por los titulares antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o de la fecha de prioridad de la marca registrada, el titular de dicha marca registrada estará facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo en relación con productos o servicios, cuando:

a)El signo sea idéntico a la marca y se utilice para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada.

b) El signo sea idéntico o similar a la marca y se utilice para productos o servicios idénticos o similares a los productos o servicios para los cuales esté registrada la marca, si existe un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca.

c) El signo sea idéntico o similar a la marca, independientemente de si se utiliza para productos o servicios que sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que esté registrada la marca, cuando esta goce de renombre en España y, con el uso del signo realizado sin justa causa, se obtenga una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o dicho uso sea perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre."

El artículo 34.3 de la Ley de Marcas establece por su parte que cuando se cumplan las condiciones enunciadas en el apartado 2, podrá prohibirse en particular:

a) Colocar el signo en los productos o en su embalaje.

b) Ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con dichos fines u ofrecer o prestar servicios con el signo.

c) Importar o exportar los productos con el signo.

d) Utilizar el signo como nombre comercial o denominación social, o como parte de un nombre comercial o una denominación social.

e) Utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad.

f) Usar el signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio.

En cuanto al concepto de riesgo de confusión marcario, y los elementos que deben integrarse en el juicio de comparación, señala la SAP de Madrid, sec. 28ª (mercantil), nº 523/2017, de 27 de noviembre , FJ 3º , que:

"El riesgo de confusión consiste en que el público pueda creer que los productos o servicios identificados con los signos que se confrontan proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas, dado que el riesgo de asociación no es una alternativa a aquel, sino que sirve para precisar su alcance. Los criterios de comparación que han de aplicarse son los propios del Derecho de marcas, en que el riesgo de confusión posee carácter normativo.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo sistematizó los criterios a considerar del siguiente modo (entre otras sentencia 151/17, de 2 de marzo ):

"La determinación concreta del riesgo de confusión debe efectuarse en consideración a la impresión de conjunto de los signos en liza producida en el consumidor medio de la categoría de productos, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, teniendo en cuenta el grado de similitud gráfica, fonética y conceptual, en particular, los elementos dominantes" [ Sentencia núm. 777/2010, de 9 de diciembre , con cita de las SSTJUE de 11 de noviembre de 1.997 ( C- 251/95 ), Sabel c. Puma , y de 22 de junio de 1.999 ( C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen; y de las Sentencias de esta Sala núms. 427/2008, de 28 de mayo , 838/2008, de 6 de octubre , 225/2009, de 30 de marzo , 569/2009, de 22 de julio , 827/2009, de 4 de enero de 2010 , 72/2010, de 4 de marzo y 364/2010, de 2 de junio ].

De este modo, "el riesgo de confusión debe ser investigado globalmente , teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes" [ Sentencia 777/2010, de 9 de diciembre , con cita de las SSTJUE de 11 de noviembre de 1.997 ( C-251/95 ), Sabel c. Puma ; de 22 de junio de 1.999 (C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen; y de 22 de junio de 2.000 ( C-425/98 ), Mode c. Adidas; y de las Sentencias de esta Sala núms. 225/2009, de 30 de marzo , 569/2009, de 22 de julio , 827/2009, de 4 de enero de 2010 , 72/2010, de 4 de marzo y 364/2010, de 2 de junio ]. Depende, "en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado (...), del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados" [ STJUE de 11 de noviembre de 1.997 ( C-251/95 ), Sabel c. Puma].

En la valoración global de tales factores ha de buscarse un cierto nivel de compensación, dada la interdependencia entre los mismos, y en particular entre la similitud de las marcas y la semejanza entre los productos o los servicios designados: "así, un bajo grado de similitud entre los productos o los servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa" ( STJUE de 29 de septiembre de 1998 (C-39/97 ), Canon c. Metro).

A los efectos de esta apreciación global, se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz . No obstante, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada [ STJUE de 22 de junio de 1.999 ( C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen].

Pero, esta exigencia "de una visión de conjunto, fundada singularmente en que el consumidor medio las percibe como un todo, sin detenerse a examinar sus diferentes detalles , (...) no excluye el estudio analítico y comparativo de los elementos integrantes de los respectivos signos en orden a evaluar la distinta importancia en relación con las circunstancias del caso, pues pueden existir elementos distintivos y dominantes que inciden en la percepción del consumidor conformando la impresión comercial. Lo que se prohíbe es la desintegración artificial; y no cabe descomponer la unidad cuando la estructura prevalezca sobre sus componentes parciales" ( Sentencia núm. 777/2010, de 9 de diciembre )".

Si bien debe tenerse en cuenta el carácter distintivo de la marca anterior para apreciar el riesgo de confusión, este solo es un elemento entre otros que intervienen en dicha apreciación. Por tanto, incluso en presencia de una marca anterior de escaso carácter distintivo, por una parte, y de un signo que no constituya una reproducción completa, por otra, puede existir riesgo de confusión, en particular, por la similitud de los signos y de los productos o servicios de que se trate (STPI de 16 de marzo de 2005, L?Oréal. As. T- 112/03 , apdo. 61) ".

Igualmente, la apreciación global del riesgo de confusión exige atender a la interdependencia que existe entre los distintos factores a tomar en consideración, en particular, la similitud de los signos confrontados y los productos designados con ellos. De manera que un grado bajo de similitud entre dichos productos puede ser compensado por otro elevado de similitud entre los signos y a la inversa

En particular, respecto de marcas mixtas, en cuanto a la denominada similitud de signos, esto es, la posible coincidencia parcial de algunos elementos constitutivos de tales signos en comparación, se señaló por la citada SAP de Madrid, sec. 28ª (mercantil), nº 523/2017 , que:

" La jurisprudencia ha declarado que dos marcas son similares cuando, desde el punto de vista del público pertinente, existe entre ellas una identidad al menos parcial por lo que respecta a uno o varios aspectos pertinentes [ sentencia del Tribunal General de 23 de octubre de 2002, Matratzen Concord/OAMI - Hukla Germany (MATRATZEN), T6/01 , Rec. p. II4335, apartado 30, confirmada mediante auto del Tribunal de Justicia de 28 de abril de 2004, Matratzen Concord/OAMI, C3/03 P, Rec. p. I3657]. A este respecto, resultan pertinentes los aspectos visual, fonético y conceptual ( sentencias del Tribunal de Justicia de 11 de noviembre de 1997, SABEL, C251/95, Rec. p . I6191, apartado 23, y de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C342/97 , Rec. p. I3819, apartado 25).

En segundo lugar, procede observar que, en el marco de esta apreciación global del riesgo de confusión, los aspectos visual, fonético y conceptual de los signos en conflicto no tienen siempre la misma importancia.

Segundo.- Análisis del presente caso.

Adital Via S.L. se dedica a la explotación del negocio de instalar in situ baterías eléctricas a aquellos vehículos que se ven necesitados de sustituirla por haberse averiado o agotado definitivamente.

Para el ejercicio de su actividad Adital Vía S.L. tiene registrada como marca nacional el distintivo Bateriasadomicilio número 331068896 (3) para la clase 35 (servicios de venta al por menor y/o al por mayor, incluso través de la red informática mundial, de baterías de alta tensión, baterías de ánodos, baterías de arranque, baterías eléctricas, baterías eléctricas para vehículos, baterías solares) así como también para la clase 37.

Adital Via S.L. tiene registrada también como marca nacional el distintivo "baterias a domicilio "número 3091721/2 para la clase 39 (servicios de transporte, embalaje y almacenamiento, servicios de instalación y reparación). Así mismo Adital Vía S.L. opera con varios dominios, entre los principales : www.bateriasadomicilio.es y www.bateriasadommicilio.info

Adital Via S.L. usa el nombre comercial "Baterias a Domicilio" desde el mismo momento del inicio de su actividad en 2012. (Documentos 6 de la demanda).

De los documentos acompañados a la demanda resulta que la entidad demandada Global Elite Inversiones S.L. ha utilizado la mención "Baterías a domicilio Madrid" y la de "Baterías a Domicilio Todo Madrid 365"para comercializar sus productos. Utilizando dicha marca sin autorización de la demandante en dominios internet, en la página web de la demandada, plagiando documentos mercantiles creados y emitidos por la actora. Así resulta de los documentos acompañados a la demanda (documento 11) y del informe de investigación aportado junto a la demanda (documento 13 y 14) , sin que existan motivos para dudar de la verosimilitud e imparcialidad de sus aseveraciones.

La demandada comenzó a utilizar en septiembre de 2021 la web www.bateriasdomiciliomadrid.es .La utilización de la referida denominación "baterías a domicilio" en los dominios web y en la página web de la demandada supone una infracción de los derechos marcarios de la actora al generar confusión y riesgo de asociación con dicha marca y ello porque :

_ En cuanto a los elementos denominativos el término "baterías a domicilio" es el elemento preponderante en las marcas titularidad de la actora que sirve para identificar los productos y servicios de la demandante. Dicho término es utilizado por la demandada en su página web y documentos comerciales para comercializar sus servicios.

_ Existe identidad aplicativa entre los servicios identificados con la marca titularidad de la actora y los comercializados por la demandada bajo el término "baterías a domicilio".

_ En el acta notarial aportada como documento 15 de la demanda se colige que buscando el nombre "baterías a domicilio" se encuentran entre otras direcciones la de la página web www.bateríasadomiciliomadrid.es de la demandada.

La testigo doña Maite afirma que la demandada ha utilizado en sus páginas web el término "baterias a domicilio" para aprovechar la difusión de la marca de la actora y su posicionamiento en el mercado. La testigo afirma sin vacilaciones que cuando se teclea en el buscador "google" el término "baterías a domicilio" aparece la web de la demandada con buen posicionamiento en los tres/cuatro primeros resultados. La testigo aporta un conocimiento directo y técnico de los hechos, sin que existan motivos para dudar de la verosimilitud de sus aseveraciones.

_ En dicha página web de la demandada se hace constar en letras principales la mención "baterías a domicilio". Las menciones adicionales "Madrid" y "365" no añaden elementos diferenciadores que enerven el riesgo de confusión y/o asociación al ser dos menciones genéricas que únicamente se refieren al ámbito de actuación y al tiempo de actuación, durante los 365 días del año.

En las impresiones de la página web de la demandada de 29 de Mayo de 2023 www.bateriasadomiciliomadrid.es se utilizan los términos "empresa" y "contacto", sin especificar la existencia de taller alguno en una ubicación concreta.

_ En la página web de la demandada no se contienen otros elementos diferenciadores que enerven el riesgo de confusión y/o asociación con las marcas de la demandante. En la web de la demandada se hace constar incluso que la marca se haya registrada con la mención @copyright 1996-2001.

_ La demandada ha reproducido la mención "baterías a domicilio" en sus facturas, utilizando un modelo mimético al utilizado por la actora para acrecentar el riesgo de confusión y/o asociación con la marca titularidad de la actora. Así resulta de la comparativa de los documentos 8 y 9 acompañados a la demanda interpuesta.

Tercero.- Actos de competencia desleal.

El artículo 6 de la Ley de Competencia Desleal establece que :

"Se considera desleal todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos.

El riesgo de asociación por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestación es suficiente para fundamentar la deslealtad de una práctica."

La sentencia del Tribunal Supremo de 17 de mayo de 2017 Jurisprudencia citada a favorSTS , Sala de lo Civil , Sección: 1ª, 17/05/2017 (rec. 2235/2014)competencia desleal declara que:

" La confusión que es considerada desleal en el artículo 6 de la Ley de Competencia Desleal es la que guarda relación con los medios de identificación empresarial, esto es, los signos distintivos, la forma de presentación, los elementos que, en definitiva, informan a los consumidores destinatarios de los bienes y servicios sobre cuál es el origen empresarial y que puede condensar determinadas percepciones positivas".

El reproche de deslealtad se asienta en:

a) la expoliación de las ventajas competitivas ligadas a otro sujeto, sea a su actividad, establecimiento o prestaciones (deslealtad frente a los competidores); y

b) en la reacción de los consumidores ante el suministro de una información que no se corresponde con la realidad (deslealtad frente a los consumidores).

Los signos, a la vez que permiten a los empresarios diferenciar en el mercado sus actividades, sus establecimientos, sus productos y servicios de los de sus competidores, posibilitan a los consumidores establecer sus preferencias y toma de decisiones en el mercado. Por ello, los signos constituyen un instrumento esencial para el adecuado funcionamiento del sistema competitivo, en la medida en que ofrecen transparencia sobre la procedencia de los productos y servicios que se introducen en el mercado.

En relación con el objeto de esta acción, la citada doctrina entiende que el objeto de la confusión lo constituyen los medios de identificación empresarial, tanto signos distintivos (marca, nombre comercial), como otros elementos (símbolos, frases, carteles, música, mensajes, decoración de un local comercial, publicidad), que permiten identificar el origen empresarial de la actividad, las prestaciones o el establecimiento. De esta forma se delimita jurisprudencialmente el art. 6 frente al 11 (actos de imitación), ya que éste último se refiere exclusivamente a la imitación de prestaciones de un tercero, esto es, de sus productos o servicios, y no a una confusión entre los signos que identifican la procedencia empresarial ( STS de 17 de julio de 2007).

En consecuencia, como indica la doctrina científica, la deslealtad de la confusión no se sigue del aprovechamiento del buen nombre de otro para captar los clientes, sino de la introducción, en el proceso de comunicación con la clientela, de elementos que son adecuados para provocar decisiones de mercado fundadas en una incorrecta representación de la realidad acerca de la identidad o procedencia empresarial o profesional de una actividad, prestaciones o establecimientos.

La acción descrita en el art. 6 admite todo comportamiento idóneo para crear confusión, aunque el riesgo de asociación es suficiente para fundamentar la deslealtad de una práctica.

La confusión en sentido estricto se produce cuando el consumidor equivocadamente entiende que las prestaciones proceden del mismo origen empresarial (o que las empresas son las mismas o los establecimientos del mismo empresario). Lo que puede acontecer porque considere que los signos de identificación son uno mismo (confusión directa o inmediata), o, pese a advertir que los signos son distintos, las semejanzas entre ellos le lleven a pensar que el empresario o el profesional que las crea o presta es idéntico (confusión indirecta o mediata).

La confusión en sentido amplio (o riesgo de asociación) tiene lugar cuando el consumidor, pese a saber que las prestaciones tienen un origen empresarial distinto, supone equivocadamente que entre los empresarios o profesionales respectivos existen vínculos económicos (pertenencia al mismo grupo de empresas) o jurídicos (licencias colaterales) que autorizan explotar la semejanza de los signos.

El presupuesto del ilícito concurrencial es la aptitud de una determinada conducta para poder generar confusión, debiendo valorarse tal aptitud caso por caso, sin perjuicio de que la jurisprudencia haya ido asentando criterios y pautas en relación a las referencias a tener en cuenta para apreciar la concurrencia efectiva del riesgo de confusión

El artículo 12 de la Ley de Competencia Desleal establece que :

"Se considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado.

En particular, se reputa desleal el empleo de signos distintivos ajenos o de denominaciones de origen falsas acompañados de la indicación acerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como "modelos", "sistema", "tipo", "clase" y similares."

Las actuaciones descritas acreditan la realización de actos de competencia desleal ex artículo 6 y 12 de la Ley de Competencia Desleal por parte de la demandada utilizando indebidamente los mensajes de comunicación y la marca utilizados por la demandante, generando el riesgo de confusión en la clientela. Utilizando alocuciones miméticas a las que utiliza la demandante para contactar con sus clientes (Así resulta del informe de detectives Main aportado junto a la demanda y de las grabaciones sonoras aportadas como documento 16 de la demanda).

La demandada incluso utiliza en las facturas el NIMA NUM000 perteneciente a la actora en lugar del número de identificación medioambiental propio. La demandada carece de un servicio para el almacenamiento, transporte y reciclaje de las baterías que instala. La demandada utiliza la expresión "Baterías a domicilio 265" poniendo una dirección de Paseo de la Castellana en la que no existe ni local ni oficina abierta a nombre de la demandada, realizando actos de engaño destinados a confundir a los potenciales consumidores a la par que se aprovecha del posicionamiento de la actora en el mercado y de la inversión publicitaria realizada por la actora para promocionar su marca. Así resulta del informe de detectives Main aportado junto a la demanda. La misma dinámica se repite en relación con los supuestos talleres de la demandada que sitíua ficticiamente en la avenida de los metales de Leganes. (documentos 17 y 18 de la demanda). La demandada en los documentos comerciales que utiliza reseña la expresión "desde 1996", induciendo a confusión a los potenciales clientes sobre su experiencia en el sector económico en el que opera.

Cuarto.- Daños y perjuicios ocasionados.

El artículo 43 de la Ley de Marcas dispone que :

"1.La indemnización de daños y perjuicios comprenderá no sólo las pérdidas sufridas, sino también las ganancias dejadas de obtener por el titular del registro de la marca causa de la violación de su derecho. El titular del registro de marca también podrá exigir la indemnización del perjuicio causado al prestigio de la marca por el infractor, especialmente por una realización defectuosa de los productos ilícitamente marcados o una presentación inadecuada de aquélla en el mercado.

Asimismo, la cuantía indemnizatoria podrá incluir, en su caso, los gastos de investigación en los que se haya incurrido para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción objeto del procedimiento judicial.

2. Para fijar la indemnización por daños y perjuicios se tendrá en cuenta, a elección del perjudicado:

a)Las consecuencias económicas negativas, entre ellas los beneficios que el titular habría obtenido mediante el uso de la marca si no hubiera tenido lugar la violación o, alternativamente, los beneficios que haya obtenido el infractor como consecuencia de la violación.

b) Una cantidad a tanto alzado que al menos comprenda la cantidad que el infractor hubiera debido pagar al titular de la marca por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho.

En el caso de daño moral procederá su indemnización, aun no probada la existencia del perjuicio económico.

3. Para la fijación de la indemnización se tendrá en cuenta, entre otras circunstancias, el renombre y prestigio de la marca y el número y clase de licencias concedidas en el momento en que comenzó la violación. En el caso de daño en el prestigio de la marca se atenderá, además, a las circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión en el mercado

4. A fin de fijar la cuantía de los daños y perjuicios sufridos, el titular de la marca podrá exigir la exhibición de los documentos del responsable que puedan servir para aquella finalidad.

5. El titular de la marca cuya violación hubiera sido declarada judicialmente tendrá, en todo caso y sin necesidad de prueba alguna, derecho a percibir en concepto de indemnización de daños y perjuicios el 1 por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados. El titular de la marca podrá exigir, además, una indemnización mayor si prueba que la violación de su marca le ocasionó daños o perjuicios superiores, de acuerdo con lo dispuesto en los apartados anteriores.".

Habiéndose acreditado la infracción de los derechos marcarios de la demandante, procede condenar al demandado a la indemnización de los daños y perjuicios causados como consecuencia de la violación de la marca. Habiendo ocasionado un perjuicio a la actora como consecuencia de la confusión generada en los consumidores ante la similitud de los signos confrontados, perjudicando la singularidad de la marca de la actora y diluyendo su carácter identificador de los servicios protegidos por las marcas de la actora. Dicha indemnización se calculará en ejecución de sentencia conforme a lo dispuesto en el artículo 42.1 de la Ley de Marcas.

El resarcimiento a la actora deberá comprender también los siguientes importes correspondientes a las actuaciones procesales que se ha visto obligada a realizar :

_ 349Ž95 euros correspondiente a la factura NUM001 de los notarios don Luis y don Octavio.

_ 755 euros correspondiente a la factura NUM002 del derective don Pascual.

El resarcimiento del daño conlleva la publicación de la sentencia condenatoria a fin de mitigar los efectos perjudiciales que la utilización de la marca de la actora ha provocado. Además procede condenar a la demandada a pagar una indemnización coercitiva de 600 euros por días transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la violación.

Quinto.- Costas.

Conforme al artículo 394.1 de la LEC procede imponer las costas causadas a la parte demandada.