En la Villa de Madrid, a TREINTA Y UNO DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS.
PRIMERO.- El expresado demandante formuló demanda de 4.6.2020 que por reparto correspondió a este Juzgado contra los ya citados demandados, por los cauces del juicio ordinario, pretendiendo:
1.- Se declare la caducidad por falta de uso de la marca española nº 1.087.202 "ALMA CONSULTING y diseño", en la clase 41ª para servicios de educación, formación y enseñanza, especialmente informática.
2.- Se condene a la demandada:
2.1.- A estar y pasar por las anteriores declaraciones.
2.2.- Al pago de las costas procesales.
Alega en apoyo de su pretensión los hechos y fundamentos de derecho que constan en las actuaciones y acompañando los documentos que aparecen unidos.
SEGUNDO.- Previa subsanación de defectos procesales, admitida a trámite la demanda formulada en virtud de Decreto de 16.9.2020, se acordó de conformidad con el art. 404 de la L.E.Civil, previo examen de oficio de la jurisdicción y competencia de este Juzgado, el traslado de la misma a los demandados para su contestación.
TERCERO.- Por escrito de 1.12.2020 de la Procuradora Sra. Matud Juristo en representación de la mercantil demandada, se contestó a la demanda en el sentido de oponerse a la misma e interesar su íntegra desestimación en base a los hechos y alegaciones de derecho que constan en su escrito, acompañando la prueba documental que estimó oportuna.
CUARTO.- Por Diligencia de fecha 17.12.2020 se procedió a señalar día y hora para la práctica de la audiencia previa.
QUINTO.- En el día y hora señalados para la celebración de la audiencia previa, comparecieron las partes. Por la parte actora se ratificó la demanda, hechos, fundamentos de derecho y suplico, interesando los medios de prueba que estimó oportunos, admitiendo la autenticidad y certeza de los documentales acompañados de adverso, sin perjuicio de discutir su valor probatorio.
Por la parte demandada no se plantearon cuestiones afectantes a los presupuestos del proceso, interesando los medios que prueba que estimó oportunos, admitiendo la autenticidad y certeza de los documentos acompañados de adverso, discutiendo su valor probatorio.
SEXTO.- Admitida parcialmente la prueba propuesta se señaló día y hora para la práctica del acto de juicio, en el cual se practicó la prueba admitida con el resultado que obra en autos.
SÉPTIMO.- Practicada la prueba propuesta, las partes, por su orden, realizaron las alegaciones finales que constan en el acta de juicio, quedando para resolver.
PRIMERO.- Jurisdicción, competencia y procedimiento.
La competencia objetiva y territorial para conocer de la presente causa corresponde a este Juzgado, según lo dispuesto en el Art. 45 y ss de la L.E.Civil; habiéndose tramitado por los cauces del proceso ordinario, de conformidad con los Art. 249 y 399 de la Ley Rituaria.
SEGUNDO.- Posición de las partes.- Pretensión y motivos de la solicitud.- Contestación y motivos de la oposición.
A.- Posición de la demandante.
1.- Afirma la parte demandante, en sustento de su acción mero declarativa de caducidad de la marca controvertida por falta de uso, que la demandante se dedica profesionalmente a la edición y, comercialización de libros y objetos de regalo bajo la marca "ALMA", tanto en España como en Latinoamérica.
Añade igualmente la demandante que solicitada en enero de 2018 el registro de la marca española "ALMA", bajo solicitud nº 3.700.836, mixta, de la clase 16ª (libros), la misma fue desestimada por la O.E.P.M., por razón de la oposición formulada por la demandada ALMA TECHNOLOGIES, S.A.; desestimación que se encuentra recurrida ante la Sala de lo Contencioso del T.S.J. de Madrid.
2.- Sostiene igualmente la mercantil demandante que la sociedad demandada, constituida en 1994, es titular de los registro marcarios siguientes [-a los efectos que nos ocupan-]:
- Marca española nº 1.807.202, mixta "ALMA CONSULTING", en la clase 41ª para servicios de educación y enseñanza, especialmente informática; solicitada el 3.3.1994 y concedida el 5.9.1994; cuya solicitud de caducidad insta en este procedimiento.
- Marca española nº 2.208.046, denominativa "ALMA", en clase 38ª para servicios de telecomunicaciones y comunicaciones, incluidas las comunicaciones por terminales de ordenador y las comunicaciones digitales y por redes mundiales de informática; solicitada el 18.1.1999 y concedida el 20.1.2020.
- Marca española nº 1.807.200, mixta "ALMA CONSULTING", en la clase 9ª para soportes de registro magnéticos, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; solicitada en fecha 3.3.1994 y concedida el 27.1.1997.
- Marca española nº 1.807.201, mixta "AMLA CONSULTING" en la clase 39ª para servicios de distribución de tipo de material relacionado con la informática y proceso de datos; solicitada el 3.3.1994 y concedida el 5.9.1994.
- Marca española, nº 2.207.754, denominativa "ALMATECH" en la clase 38ª, para servicios de telecomunicaciones y comunicaciones, incluidas las comunicaciones por terminales de ordenador y las comunicaciones digitales y por redes mundiales de informática; solicitada el 15.1.1999 y concedida el 5.7.1999.
- Marca española nº 01.175.324, denominativa "ALMA TECHNOLOGIES, S.A.", de la clase 9ª, para la fabricación y comercialización de ordenadores, máquinas, sistemas informáticos y programas y todo tipo de material relacionado con la informática, así como para la clase 35ª y para la clase 39ª y para la lase 42ª; solicitada el 3.3.1994 y concedida el 2.1.2014 (sic).
3.- Afirma igualmente la demandante que formulada por la demandada oposición a su solicitud de registro del signo "ALMA" para la clase 16ª, la O.E.P.M. estimó dicha oposición por razón del registro nº 1.807.202 al estimar el mismo incompatible con el solicitado por la demandante, afirmando que el resto de registros de la demandada pueden coexistir con el registro de la actora.
4.- Finalmente sostiene la demandante que examinada la actividad empresarial y profesional de la demandada resulta que la misma no ha realizado un uso público y continuo del signo mixto "ALMA CONSULTING" protegido por el registro nº 1.807.202 de la clase 41ª, solicitando se declare la ineficacia sobrevenida de dicho registro por falta de caducidad por plazo de cinco años anteriores a la presente demanda [-arts. 39 y 57 L.Ma.-]; tal como resulta de la prueba aportada.
B.- Posición de la demandada.
1.- Frente a ello viene a afirmar la demandada, en esencia, que siendo ciertos los hechos relacionados con la titularidad y vigencia de sus registros marcarios, así como la solicitud de registro del demandante y la oposición de la demandada, no es cierto que la oposición de la demandada y la desestimación de la solicitud por la O.E.P.M. se realizara de modo exclusivo por el registro ahora controvertido, sino que lo fue por todos ello, así como por el registro del nombre comercial nº 175.324, también titularidad de la demandada.
2.- De igual modo niega la demandada la falta de uso del singo contrrovertido nº 1.807.202, mixta "ALMA CONSULTING" de la clase 41ª, afirmando que el mismo ha venido siendo objeto de uso regular y continuado en la prestación de servicios de enseñanza de informática en las relaciones comerciales con sus clientes, tal como afirma resulta de la prueba aportada, así como en actividades de publicidad y de promoción, documentos mercantiles con clientes y con otras empresas.
nulidad del mismo.
CUARTO.- Caducidad de la marca por falta de uso.- Examen de la pretensión.
1.- Centrada la solicitud de ineficacia sobrevenida por falta de uso del art. 57 L.Ma. respecto del signo registrado nº 1.807.202, mixto "ALMA CONSULTING" de la clase 41ª, la cuestión a resolver se torna esencialmente fáctica en cuanto atendiendo a la prueba propuesta y practicada a instancia de la demandada [-a quien corresponde la carga de la acreditación del uso-], debe determinarse si ha existido un uso real y efectivo de dicho signo para la clase registrada.
El signo controvertido es el siguiente:
2.- El art. 39 L.Ma. en la redacción vigente al tiempo de la interposición de la demanda y posterior al RD-Ley 23/2018, de 21 de diciembre, afirma que "... 1.Si en el plazo de cinco años contados desde la fecha de su registro, la marca no hubiere sido objeto por parte de su titular de un uso efectivo en España para los productos o servicios para los cuales esté registrada, o si tal uso hubiere sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años, la marca quedará sometida a los límites y las sanciones previstos en el artículo 21, apartados 3 y 5, el artículo 41, apartado 2, el artículo 54, apartado 1, letra a) y el artículo 59, apartados 4 y 5, salvo que existan causas que justifiquen la falta de uso.
2. La fecha de cinco años a que se refiere el apartado anterior, se iniciará a partir del día en que el registro de la marca sea firme. Esta fecha se anotará en el Registro de Marcas...".
Y añade el apartado 3º de dicho precepto que "... 3. Serán igualmente considerados como uso a efectos de lo dispuesto en el apartado 1:
a) el uso de la marca en una forma que difiera en elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual esta haya sido registrada, con independencia de si la marca está o no registrada asimismo a nombre del titular en la forma en que se use.
b) poner la marca en los productos o en su presentación con fines exclusivamente de exportación...".
Dicho precepto establece, bajo sanción de caducidad y la extinción del registro, la obligación que pesa sobre el titular de la marca de realizar un uso real y efectivo del signo en España, bien por sí o por tercero con su consentimiento, bien para su comercialización en España, bien para su exportación.
Puede afirmarse que, tanto a nivel europeo como nacional, la normativa marcaria persigue eliminar del mercado aquellos signos que no estén siendo usados de modo real para productos o servicios para los han sido registrados, de forma que puedan limitar la competencia a terceros interesados en usar signos idénticos o similares, o bien que distorsionen la imagen del consumidor debilitando las funciones propias de la marca respecto de la correlación entre el producto o servicio y el signo.
3.- Respecto al concepto de uso real y efectivo de la marca, afirma la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28ª, de 30.1.2023 [ROJ: SAP M 1319/2023] que "... El concepto de " uso efectivo y real" no aparece definido en la Ley ni en la Directiva de Marcas ni en el Reglamento de la ahora denominada marca de la Unión Europea. Para la determinación de este concepto indeterminado, al ser de procedencia comunitaria, debemos acudir a la jurisprudencia del TJUE, como la sentencia dictada el 11 de marzo de 2003, según la cual "...procede considerar que el " uso efectivo" es un uso que no debe efectuarse con carácter simbólico, con el único fin de mantener los derechos conferidos por la marca. Debe tratarse de un uso acorde con la función esencial de la marca, que consiste en garantizar al consumidor o al usuario final la identidad del origen de un producto o de un servicio, permitiéndole distinguir sin confusión posible ese producto o ese servicio de los que tienen otra procedencia.
De ello se desprende que un " uso efectivo" de la marca supone la utilización de ésta en el mercado de los productos o servicios protegidos por la marca y no sólo en la empresa de que se trate. La protección de la marca y los efectos que se pueden oponer a terceros a raíz de su registro no podrían perdurar si la marca perdiera su razón de ser comercial, que consiste en crear o conservar un mercado para los productos o los servicios designados con el signo en que consiste, en relación con los productos o los servicios procedentes de otras empresas. Así, el uso de la marca debe referirse a productos y servicios que ya se comercialicen o cuya comercialización, preparada por la empresa para captar clientela, en particular, mediante campañas publicitarias, sea inminente. Tal uso puede realizarlo tanto el titular de la marca como, según establece el artículo 10, apartado 3, de la Directiva, un tercero autorizado a utilizar la marca..."...".
4.- En términos semejantes afirma la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28ª, de 22.3.2021 [ROJ: SAP M 4638/2021] que "... Como recuerda el Tribunal Supremo en su sentencia de 23 de junio de 2006 : "...Para que exista un uso efectivo y real, relevante, de la marca, ésta ha de manifestarse públicamente en el sector del mercado para el que ha sido concedida, y cumplir así la función para la cual se reconoció al titular del derecho exclusivo, no siendo suficiente para cumplir la exigencia legal una utilización aparente de la marca dirigida simplemente a conservar su derecho formal mediante un uso esporádico del signo distintivo, debiendo tenerse en cuenta, para determinar si existe o no ese uso efectivo y real, la clase de productos o servicios amparados por la marca y las circunstancias concurrentes en el caso concreto, y explícitamente excluye "las actuaciones aisladas que no entrañan, por tanto, un uso continuado de la marca" ( S. 22 de enero de 2.000 ); y, por último la S. de 3 de noviembre de 2.000 alude a la presencia en el mercado de los productos que ampara la marca..."; y ello con invocación y cita de la Jurisprudencia del TJCE debe resaltarse la Sentencia de 11 de marzo de 2.003 y sentencia del Tribunal General de 16 de junio de 2015, T- 660/11.
5.- Pues bien, haciendo aplicación de tal doctrina al presente supuesto resulta de la prueba documental unida a la contestación a la demanda, así como de las respuestas a los oficios [-testifical por escrito-] remitidos a distintos clientes de la demandada, que han adverado la facturación emitida incorporando el signo controvertido, y los servicios de la clase 41ª prestados por la demandada, que debe concluirse que la mercantil demandada ha venido haciendo un uso real y efectivo del signo mixto "ALMA CONSULTING" registrado bajo el nº 1.807.202, al ofertar, prestar, publicitar, promocionar y facturar los servicios de educación y formación informática.
6.- No impide tal conclusión la aportación de un informe de detective privado (doc. nº 10 de la demanda), donde el investigador tras el examen de la distinta actividad en redes de la denominación "ALMA TECHNOLOGIES", llega a la conclusión de que la demandada no hace uso del signo "ALMA CONSULTING" objeto de acción de caducidad por falta de uso.
Es doctrina recogida en Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 19ª, de 13.12.2019 [ROJ: 15700/2019] que "... respecto de la prueba de detectives, ha entenderse que no puede identificarse plenamente la labor del detective privado, y su informes dentro del proceso, ni con la prueba pericial, ni tampoco con la prueba testifical, debiendo considerarse que se trata de una prueba sui generis o de naturaleza especial, que goza y tiene características propias, como resulta, por ejemplo, del hecho de que la Ley de Enjuiciamiento Civil al regular los documentos que deben aportarse con la demanda en el art. 265, sí que diferencia entre unos y otros, ya que en su párrafo 4.º se cita a los dictámenes periciales y en su párrafo 5 º; y, por otro lado, también la propia ley da un tratamiento distinto a tales informes en el proceso, así la intervención del perito en el acto del juicio solo será necesaria si lo solicita alguna de las partes, mientras que cuando los hechos a que se refieran los informes de los detectives no sean reconocidos, sobre ellos deberá practicarse prueba testifical...".
Y en cuanto a la valoración de dicha prueba es doctrina recogida en Sentencia de la Audiencia Provincial de Córdoba, Sección 3ª, de 17.10.2012 [ROJ: SAP CO 734/2012] que "... los informes de los detectives privados no tienen necesariamente un carácter de prueba plena ni son dogma de fe, pero tampoco carecen de valor probatorio . Como ya tenemos dicho en otras resoluciones (por ejemplo, Sentencia de esta Sección de 5 de junio de 2007 ), ha de partirse de lo previsto en el artículo 265.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , que dispone que los informes elaborados por profesionales de la investigación privada legalmente habilitados, sobre hechos relevantes en que las partes apoyen sus pretensiones, tendrán el carácter de prueba documental, pero con la precisión de que si tales hechos no fueran reconocidos como ciertos por la parte contraria, se practicará prueba testifical. De este precepto se deduce que esta prueba tiene un carácter mixto (documental-testifical), en tanto en cuanto viene constituida por la observación que efectúan determinados profesionales sobre el objeto del encargo, debidamente documentada, siendo en una segunda fase, y por medio de la prueba testifical, donde adquiere auténtico valor probatorio si la parte contraria la impugna. Pudiendo añadirse que ya con anterioridad a la actual Ley de Enjuiciamiento Civil, el Tribunal Supremo había admitido este tipo de pruebas, pero matizando que los informes de las agencias de detectives no podían calificarse de prueba documental, puesto que precisarían de una ratificación o expresión oral de su contenido en el momento procesal idóneo, mediante una prueba testifical (verbigracia, Sentencias del Tribunal Supremo de 10 de noviembre de 1993 y 16 de enero de 1999 , entre otras)...".
Pues bien, del examen del informe de investigación privada unido a la demanda, resulta que las pesquisas de averiguación se centran en el signo "ALMA TECHNOLOGIES" para otra clase de registros de actividad en cuanto más centrados en comunicaciones y telecomunicaciones en redes electrónicas e informáticas, que en los signos utilizados para la actividad de formación y enseñanza de programas y aplicaciones y redes informáticas de la clase 41ª.
Por el contrario, de la facturación unida a la contestación y la testifical escrita que los ratifica, resulta que en la promoción, presentación y facturación de los servicios de formación en el área informática, la demandada hacía uso en los años 2018 y 2019 -al menos- del signo controvertido mediante su incorporación a la documentación contable y mercantil.
Procede, por ello, desestimar íntegramente la demanda.
QUINTO.- Costas.
En virtud del criterio del vencimiento recogido en el Art. 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000, dada la desestimación íntegra de la demanda, las costas causadas serán satisfechas por la parte demandante.
En su virtud, vistos los preceptos legales citados, sus concordantes y demás de general y pertinente aplicación,
