En la Villa de Madrid, a TREINTA Y UNO DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS.
PRIMERO.- Por escrito de 18.9.2020 de la Procuradora Sra. De Donesteve y Velázquez-Gaztelu en representación de la parte demandante se formuló demanda de proceso ordinario contra la citada demandada, solicitando en el suplico:
1º.- Se declare que la demandada con la oferta, fabricación y comercialización de su máquina desbrozadora (conforme fotos de acta notarial aportada y página web, modelo 'Ricla Fruit', sin perjuicio de cualquier otro), conforme al informe pericial del Sr. Benjamín, infringe al modelo de utilidad ES-1196338 (solicitud NUM000).
2º.- Se condene a la demandada a cesar y a abstenerse en el futuro de fabrica cualquier máquina desbrozadora que infrinja los derechos de exclusiva que corresponden a la actora conforme a las reivindicaciones del modelo de utilidad ES- 1196338 ( NUM000).
3º.- Se condene a la demandada a retirar del tráfico económico todo producto, embalaje o publicidad en que se materialice dicha oferta e infracción, y su destrucción a su costa, con eliminación de la oferta de dichos productos de su página web y todos los canales de difusión y comercialización en los que los tenga expuestos, bajo pena de indemnización coercitiva no inferior a 600.-€ por cada día de retraso en el supuesto de que una vez firme la sentencia condenatoria continúe en la infracción del derecho de exclusiva del actor.
4º.- Se condene a la demandada a indemnizar a la actora por los daños y perjuicios causados conforme a los criterios establecidos en F.Dcho X de esta demanda.
5º.- Y costas; alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó oportunos, acompañando los documentos unidos.
SEGUNDO.- Previa subsanación de defectos procesales, por Decreto de fecha 5.11.2020 se acordó de conformidad con el art. 404 de la L.E.Civil, previo examen de oficio de la jurisdicción y competencia de este Juzgado, la admisión de la demanda y el traslado de la misma a los demandados para su contestación.
TERCERO.- Por escrito de 8.1.2021 del Procurador Sr. González Salinas en representación de la demandada se contestó a la demanda en el sentido de oponerse a la misma e interesar su íntegra desestimación, en base a los hechos y alegaciones que constan en autos, acompañando los documentos unidos
CUARTO.- Formulada excepción de nulidad del título de propiedad invocado, de conformidad con los arts. 120.2 L.Pat y art. 408.2 L.E.Civil, se ordenó por Auto de 19.2.2021 dar a la misma el tratamiento procesal de la reconvención; dando traslado de la misma.
QUINTO.- Por escrito de 20.4.2021 de la Procuradora Sra. De Donesteve y Velázquez-Gaztelu en representación de la parte demandante se contestó a la demanda reconvencional, en el sentido de oponerse a la misma e interesar su íntegra desestimación en base a los hechos y motivos que constan en su escrito, acompañando los documentos unidos.
SEXTO.- Por Diligencia de 26.4.2021 se procedió a señalar día y hora para la práctica de la audiencia previa.
SÉPTIMO.- En el día y hora señalado para la celebración de la audiencia previa, comparecieron las partes en el modo indicado
Por la parte actora se ratificó la demanda, hechos, fundamentos de derecho y suplico, interesando los medios de prueba que estimó oportunos, admitiendo la autenticidad de los documentales acompañados de adverso, sin perjuicio de discutir su valor probatorio.
Por las partes demandadas se ratificaron las cuestiones afectantes a los presupuestos del proceso, interesando los medios que prueba que estimó oportunos, admitiendo la autenticidad de los documentos acompañados de adverso, discutiendo su valor probatorio.
OCTAVO.- Propuesta y admitida parcialmente la prueba propuesta se convocó a las partes a la celebración del acto de juicio.
NOVENO.- En el día y hora señalados comparecieron las partes, procediéndose a la práctica de la prueba admitida con el resultado que obra en el acta de juicio.
Finalizada la prueba las partes, por su orden, realizaron las alegaciones finales que estimaron oportunas, quedando los autos conclusos para sentencia.
PRIMERO.- Jurisdicción, competencia y procedimiento.
La competencia objetiva y territorial para conocer de la presente causa corresponde a este Juzgado, según lo dispuesto en el art. 45 y ss de la L.E.Civil; habiéndose tramitado por los cauces del proceso ordinario, de conformidad con los art. 249 y 399 de la Ley Rituaria.
SEGUNDO.- Pretensión la demandante.- Motivos de oposición/reconvención.
1.- Alega la parte demandante-reconvenida, en esencia:
(i) Que los demandantes son titulares del registro del modelo industrial ES1196338, solicitado el 19.10.2017 y concedido el 24.1.2018, cuyo uso está cedido a la mercantil CONSTRUCCIONES MECÁNICAS ALDAY, S.L.; sociedad mercantil conocida como 'comercial Serrat' y que desde hace más de 30 años se dedica -entre otros mecanizados- a la fabricación y comercialización de máquinas desbrozadoras de uso agrícola.
(ii) Que la invención registrada, consistente en máquina desbrozadora arrastrada por vehículo tractor y destinada al corte de materia herbácea y/o la fragmentación de restos vegetales, accionada por un eje de transmisión que recibe el giro desde el tractor, está caracterizada como reivindicación 1ª por incluir ' un elemento de arrastre transversal de las materias cortadas o fragmentadas, constituido por un husillo (9) horizontal, accionado en movimiento de giro desde el mencionado eje de transmisión (4) a través de un acoplamiento de polea y correa asociado a uno de los extremos del husillo (9), y cuyo extremo opuesto comunica con una boquilla de expulsión (7) abierta hacia el exterior'.
Y como reivindicación dependiente de la anterior, la invención incluye que ' la boquilla de expulsión (7) está montada en un medio de soporte (10) fijado a la estructura de la máquina, y desplazado transversalmente hacia fuera con respecto al plano lateral de la máquina'.
(iii) Que la demandada-reconviniente Picursa, S.L. viene fabricando, comercializando, promocionando en la Feria de Zaragoza y distribuyendo una máquina desbrozadora, identificada como modelo " Ricla Fruit', que incorpora tanto la reivindicación principal como la dependiente, infringiendo con ello los derechos de exclusiva de la demandante-reconvenida; solicitando por ello la declaración de dicha infracción, a las que acumula las acciones de cesación, de remoción y de prohibición, así como el resarcimiento de los perjuicios causados en atención a las bases fijadas en el F.Dcho 10º de la demanda.
2.- A ello se opone la demandada negando la existencia de infracción, invocando como excepción la nulidad del registro por falta de novedad en el modelo de utilidad registrado por la demandante por cuanto ya era fabricada y comercializada con iguales caracterizaciones en el año 2013, su falta de actividad inventiva y por la falta de identidad entre la máquina fabricada y comercializada por la demanda respecto a la registrada por la demandante-reconvenida.
TERCERO.- Nulidad del registro del modelo de utilidad ES-1196338 por falta de actividad inventiva.
A.- Régimen jurídico del requisito de la actividad inventiva en modelo de utilidad.
1.- Sin perjuicio de examinar otras cuestiones invocadas por la actora y la demandada en sus escritos rectores, estima este tribunal que invocada por la demandada la excepción de nulidad [-que procesalmente fue tratada como una reconvención a solicitud de la demandante, tal como autoriza el art. 120.1 L.Pat.-], tal cuestión -por razones lógicas- debe examinarse inicialmente.
2.- Siendo de aplicación por razones temporales la normativa protectora del modelo de utilidad dispuesta en la Ley de Patentes de 2015 [-en cuanto el título invocado fue solicitado el 19.10.2017 y concedido el 24.1.2018-], debe señalarse que el art. 137.1 L.Pat. declara protegibles como modelos de utilidad "... las invenciones industrialmente aplicables que, siendo nuevas e implicando actividad inventiva, consisten en dar a un objeto o producto una configuración, estructura o composición de la que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación..."; definiendo el art. 140 L.Pat. el concepto y requisitos del presupuesto de la actividad inventiva, por relación al estado de la técnica referido en el art. 139 L.Pat., con relevantes diferencias respecto a tal concepto de actividad inventiva en el ámbito de las patentes de invención, que no respecto a la novedad que se remite a los arts. 6.2 y 6.3 L.Pat.
3.- Al analizar y describir el modo y los parámetros para enjuiciar y valorar tales requisitos de validez del registro de modelo de utilidad, si bien bajo la vigencia de la Ley de Patentes de 1986 [-aunque sus argumentos resultan igualmente aplicables a la redacción vigente-], afirma la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28ª, de 22.2.2019 [ROJ: SAP M 3483/2019] que "... Hay que tener en cuenta que el estado de la técnica está integrado por todo lo que, antes de la solicitud de registro del modelo de utilidad, se hubiese divulgado en España, por una descripción escrita (no sólo en otros documentos de patentes, sino publicaciones de todo tipo, o en cualquier documentación escrita o gráfica, etc) u oral (como, por ejemplo, una conferencia pública), por una utilización (uso anterior de la tecnología, si el público ha tenido acceso a la invención) o incluso por cualquier otro medio. Pues bien, el examen del requisito de la novedad debe realizarse mediante una comparación de la invención con cada una de las anterioridades que se le opongan y si en alguna de éstas apareciesen todas las características técnicas de la invención reivindicada, incluidas las que resultasen implícitas para un experto en la materia (pues así se entiende en las directrices de examen de la OEPM), aquella no se daría. Adicionalmente, en el caso de que se superase el test de novedad todavía habría que rebasar también el de actividad inventiva, que supone enjuiciar el mérito de la invención para ser considerada como tal, para lo cual hay que plantearse (aunque sea con el registro flexible de la obviedad exigida para los modelos, en tanto que pequeña invención donde puede concederse un margen de permisividad más amplio) si un experto en la materia, partiendo de lo descrito con anterioridad y en función de sus propios conocimientos, sería capaz de obtener el mismo resultado sin aplicar su ingenio (para lo cual debe valorar el conjunto de la información existente con anterioridad a la solicitud, lo que permite combinar la procedente de distintas fuentes, y aplicar sus propios conocimientos para concluir si habría él llegado a la misma conclusión que el inventor porque la solución propuesta por éste resultaba, el caso del modelo de utilidad, muy obvia)...".
En términos semejantes añade la Sentencia de igual Audiencia y Sección, de 18.12.2009 [ROJ: SAP M 16798/2009] que "... ha de señalarse que a tenor del artículo 145.1 de la Ley de Patentes "...El estado de la técnica con referencia al cual debe juzgarse la novedad y la actividad inventiva de las invenciones protegibles como modelos de utilidad está constituido por todo aquello que antes de la fecha de la presentación de la solicitud de protección como modelo ha sido divulgado en España, por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio...", inciso este último en el que encuentra perfecto encaje la comercialización de productos que anticipan las características después reivindicadas como novedosas...".
Ahora bien, tratándose de modelo de utilidad, en cuanto a la actividad inventiva, afirma el art. 140 L.Pat. que "... 1. Para protección del modelo de utilidad se considera que una invención implica una actividad inventiva si no resulta del estado de la técnica de una manera muy evidente para un experto en la materia..."; y ello frente al carácter 'evidente' para el experto cuando de invención patentable se trata.
Además, afirma el art. 140.2 L.Pat. que "... 2. Si el estado de la técnica comprende documentos de los mencionados en el artículo 139.2 no serán tomados en consideración para decidir sobre la existencia de la actividad inventiva...".
B.- Examen de la excepción-reconvención formulada.
4.- En la presente causa, de la lectura de la reivindicación principal y dependiente resulta que la caracterización técnica esencial del objeto registrado viene determinada por la incorporación, en sentido transversal a la marcha de un husillo - sinfín-, destinado a cortar y trasladar a uno de sus extremos el material orgánico recogido y/o cortado a su paso, mediante el giro de dicho husillo por acoplamiento al tractor y polea y correa en un extremo del husillo. Tales son las características técnicas que recoge la reivindicación principal e incorpora el 'modelo 388' registrado por los demandantes y cuya cesionario es la empresa fabricante y comercializadora.
La propia reivindicación afirma que la característica técnica cuya protección se solicita y obtiene descansa sobre elemento comunes y ya conocidos a otras máquinas desbrozadoras, cuales son la presencia de un cilindro posterior para la fijación de la altura del corte del material, la sujeción de la estructura de la desbrozadora a un tractor que tira de ella en su movimiento de avance, la presencia de un eje de transmisión de fuerza [-sea hidráulico o sea por poleas-] desde el tractor a la máquina desbrozadora,
5.- Si la actividad inventiva y reivindicación principal se centra en la caracterización técnica del objeto -desbrozadora- mediante la inclusión de un eje transversal en forma de husillo, con la finalidad técnica de partir y desplazar a uno o a otro extremo el material orgánico del desbroce superficial, accionado y arrastrado por la fuerza de un tractor, debe llegarse a la conclusión de que tal caracterización técnica y la función que realiza ya era conocida por el estado de la técnica y resultaba muy evidente para un experto en la materia.
En efecto, del informe pericial unido a la contestación a la demanda (doc. nº 3) resulta acreditado que la mercantil PICURSA ha venido incorporando dicho husillo de recogida de materia orgánica y desplazamiento transversal al sentido de la marcha, en distintos modelos desde el año 2010; al tiempo que acredita que el modelo controvertido ' Ricla Fruit' viene fabricándose y comercializándose con igual caracterización técnica desde el año 2013, sea accionado por poleas, por presión hidráulica, o por ambas [-como es el modelo de 2020 ahora controvertido-].
Así resulta del visionado de los videos referenciados en dicho informe y cuyo reconocimiento judicial fue admitido como medio probatorio, así como de la facturación realizada por las ventas de dicha máquina desde 2013 en adelante; sin que desvirtúe dicha conclusión el informe pericial unido a la contestación a la excepción/reconvención de nulidad, ni las afirmaciones de la demandante sobre la falta de autenticidad de la fecha de las mismas y de los videos promocionales visualizables en 'youtube', por cuanto no se acredita su manipulación o alteración.
6.- De igual modo, acudiendo a la anterioridad que representa del fabricante 'KUHN' [Anexo 3 del informe de la demandada] resulta que al menos desde 2012 era conocido en el estado de la técnica la utilización de un eje transversal, dotado de forma de husillo o sinfín, para el desplazamiento del material orgánico extraído a uno o a ambos lados del eje, accionado su movimiento por la fuerza hidráulica que le transmite el tractor.
Si a ello unimos que el catálogo en formato pdf (Anexo nº 4 del informe pericial de la demandada), consistente en el catálogo del fabricante de desbrozadoras KUHN, incorporando aquella reivindicación principal y característica técnica, tiene dentro de sus metadatos [-propiedad ocultas del documento-] una fecha de creación de 23.6.2015, resulta que tales anterioridades y solución técnica para el desbrozado y desplazamiento lateral de la materia orgánica, eran conocidas por un experto en la materia.
A igual conclusión, como ejemplos determinantes del estado de la técnica desde tiempo muy anterior al registro del modelo por los demandantes, puede llegarse examinando las anterioridades que representan los modelos TRB-MULCHING de la fabricante 'Belafer' (anexo nº 1 del informe de la demandada) y de la fabricante 'Nobili' (anexo nº 2 de dicho informe); sin que la impugnación de las fechas impida su valoración con el conjunto de la prueba documental practicada, ni desvirtúe tales conclusiones la pericial de refutación aportada por los demandantes al oponerse a la excepción de nulidad por el cauce reconvencional.
7.- Se alega por la parte demandante que aún existiendo tales anterioridades y característica técnica de la reivindicación principal en el estado de la técnica, la incorporación a la desbrozadora de un husillo transversal, movido por la fuerza motriz o hidráulica del tractor, para el desplazamiento lateral a uno u otro extremo de la materia orgánica cortada y/o recogida, no resulta 'muy evidente' para un experto en la materia.
En tal sentido afirma la sentencia del Juzgado Mercantil nº 5 de Barcelona, de 9.6.2022 [ROJ: SJM B 5686/2022] que "... 29. "La cuestión que hay que considerar para los modelos de utilidad, es la de si, en la fecha de presentación, o de prioridad en su caso, de la reivindicación en estudio, hubiera sido muy evidente para un experto en la materia llegar a las características técnicas contenidas en dicha reivindicación, teniendo en cuenta la técnica conocida en ese momento. En caso afirmativo, se considera que la reivindicación carece de actividad inventiva.
El término "muy evidente" significa que algo no va más allá del progreso normal de la tecnología sino que se deduce muy simple o lógicamente del estado de la técnica, es decir, que está dentro de la habilidad o capacidad que se espera de un experto en la materia de una forma casi inmediata.
La invención en su conjunto es muy evidente si, en la fecha de presentación, o de prioridad en su caso, un elemento del estado de la técnica o sus propios conocimientos generales hubieran incitado o impulsado al experto en la materia rápidamente a reemplazar, combinar o modificar los contenidos de uno o varios elementos del estado de la técnica con una esperanza de éxito bastante clara en el objetivo de llegar a la invención reivindicada" (apartado 6.5.2 de las Directrices de examen de solicitudes de modelos de utilidad de la OEPM, versión octubre de 2020)...".
Y añade al realizar el juicio de comparación y separación entre lo 'evidente' y 'muy evidente' que "... Un enfoque para abordar el análisis de menor actividad inventiva en los modelos de utilidad es rebajar la exigencia de experto en la materia, definiendo cuales serían sus características. En la definición de modelo de utilidad se destaca la finalidad: "invención aplicada a un objeto o producto al que se le dota de una configuración, estructura o composición de la que resulte una ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación"...", a lo que adiciona "... La utilización de la figura rebajada tiene como finalidad valorar y aportar argumentos de forma objetiva que permitan delimitar y motivar adecuadamente el concepto de " muy evidente", que figura en el Artículo 140 de la LP, ya que en definitiva la figura de referencia legal sigue siendo el mismo experto en la materia que rige para patentes. A tal fin puede considerarse como un argumento sólido que lo que resulta evidente para el trabajador cualificado de ese campo técnico (o usuario informado en su caso) resultaría muy evidente para un experto en la materia. Igualmente si no resulta evidente para el trabajador cualificado difícilmente puede considerarse muy evidente para el experto en la materia"...".
Pues bien, partiendo de tal experto y de la concreta invención [-desplazamiento de los restos orgánicos cortados o recogidos a uno de los extremos del eje o husillo, por su rotación axial por la fuerza del tractor-] aplicada al objeto o producto concreto [-desbrozadora de corte, machaque o recogida de material orgánico agrícola-], estima este tribunal que la solución técnica resulta muy fácilmente sustituible y reemplazable por tal experto.
8.- Ello obliga a desestimar la demanda formulada, de tal modo que estimando la excepción de nulidad en la reivindicación principal, que arrastra a la dependiente y al título en su totalidad, el pronunciamiento debe limitarse a rechazar la demanda; en cuanto el tratamiento de dicha excepción como reconvención a los meros efectos del art. 408 L.E.Civil, no dota a aquella de las cualidades de una completa demanda reconvencional que exija un pronunciamiento judicial en tal sentido.
CUARTO.- Costas.
Dada la desestimación íntegra de la demanda las costas causadas a las demandadas serán satisfechas por la demandante.
Vistos los preceptos citados, sus concordantes y demás de general y pertinente aplicación,
