Sentencia Civil 31/2023 Juzgado de lo Mercantil de Madrid nº 11, Rec. 247/2022 de 08 de junio del 2023

Primero.- Nulidad de marca.

El artículo 51 de la Ley de Marcas dispone que :

"1.El registro de la marca podrá declararse nulo mediante solicitud presentada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas o mediante demanda reconvencional en una acción por violación de marca:

a)Cuando contravenga lo dispuesto en el artículo 5 de la presente Ley.

b) Cuando al presentar la solicitud de marca el solicitante hubiera actuado de mala fe.

2. La acción para pedir la nulidad absoluta de una marca registrada es imprescriptible.

3. No podrá ser declarada la nulidad de una marca, cuando habiéndose registrado contraviniendo el artículo 5, apartado 1, letras b), c) o d), dicha marca hubiera adquirido, antes de la fecha de presentación de la solicitud de nulidad o demanda reconvencional de nulidad, un carácter distintivo para los productos o servicios para los cuales esté registrada por el uso que se hubiera hecho de ella por su titular o con su consentimiento.

4. Si la causa de nulidad solamente existiese para una parte de los productos o servicios para los cuales esté registrada la marca, su declaración solo se extenderá a los productos o servicios afectados."

El artículo 5.1 en sus apartados a y b de la Ley de Marcas establece que no podrán registrarse como marca los signos siguientes:

a)Los que no puedan constituir marca por no ser conformes al artículo 4.

b) Los que carezcan de carácter distintivo.

El artículo 4 de la Ley de Marcas dispone que :

"Podrán constituir marcas todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, a condición de que tales signos sean apropiados para:

a)distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas y

b) ser representados en el Registro de Marcas de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular."

El artículo 5.1 apartado n) de la Ley de Marcas dispone que no podrán registrarse como marcas los que incluyan insignias, emblemas o escudos distintos de los contemplados en el artículo 6 ter del Convenio de París y que sean de interés público, salvo que su registro sea autorizado por la autoridad competente.

Una marca debe ser un signo susceptible de representación gráfica, con la necesaria aptitud para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras. Por ello, el artículo 5.1 LM prohíbe absolutamente el registro como marca, entre otros, de aquellos signos:

a) que no puedan constituir marca por no ser conformes al art. 4.1 de la Ley (falta de aptitud general o para distinguir en el mercado cualquier clase de productos o servicios);

b) que carezcan de carácter distintivo (cláusula general prohibitiva por falta de aptitud concreta del signo respecto de los productos o servicios solicitados);

c) que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características del producto o del servicio; y

d) Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio.(vulgarización).

La infracción de la prohibición absoluta de registro es causa de nulidad ( art. 51.1 LM ). Pero, al mismo tiempo, el artículo 5.3 LM permite registrar la conjunción de varios signos de los mencionados en las letras b), c) y d) del mismo precepto, siempre que dicha conjunción tenga la distintividad requerida, lo que, a su vez, supone que el examen de la marca ha de hacerse en su conjunto.

La jurisprudencia comunitaria sobre distintividad - artículo 7.1-b) del Reglamento de Marca Comunitaria nº 40/94, de 20 de diciembre de 1993 (actualmente nº 207/2009, de 26 de febrero de 2009, modificado por el Reglamento nº 2015/2424, de 16 de diciembre de 2015 )-, ha destacado que una marca está revestida de carácter distintivo cuando permite distinguir, según su origen, los productos o servicios para los cuales se solicita su registro. De manera que se considera que los signos carentes de carácter distintivo son incapaces de cumplir la función esencial de la marca, es decir, identificar el origen del producto o servicio, permitiendo así al consumidor que adquiere el producto o el servicio que la marca designa repetir la experiencia, si resulta positiva, o evitarla, si resulta negativa, en una adquisición posterior.

La distintividad de la marca es su función esencial, que permite su segura identificación y reconocimiento por la generalidad de los consumidores. Por esta razón, no basta con que la marca identifique al producto, sino que es preciso, además, que proporcione una suficiente capacidad de diferenciación entre los productos marcados y todos los demás. La distintividad de la marca facilita la percepción de que el objeto designado por ella pertenece a la clase de objetos que llevan esa marca, operando en la mente del receptor del signo como una señal, que sin necesidad de una gran reflexión, le permite discernir sobre la naturaleza y el origen del producto, es decir, que todos los productos marcados con ese signo tienen una procedencia común y son homogéneos. Esta operación que se produce por efecto reflejo en la mente del sujeto receptor le va a permitir recordar con facilidad la imagen que el signo representa. De aquí, que deban rechazarse aquellos que o bien por su simplicidad no dicen nada o bien son tan complejos que su aprehensión no es posible.

Especialmente en relación a los signos descriptivos del artículo 7.1-c) del Reglamento 40/94 , afirma la STJCE de 20 de septiembre de 2001, C-383/99 (caso "Baby-Dry Jurisprudencia citada a favorSTJUE , Sección: 1ª, 20/09/2001Marca descriptiva. Criterios distintivos ", apartado 37): "el objeto de la prohibición del registro como marca de signos o de indicaciones exclusivamente descriptivos es evitar que se registren como marcas signos o indicaciones que, por su identidad con medios habituales de designación de los productos o de los servicios de que se trate o de sus características, no permitan cumplir la función de identificación de la empresa que los comercializa y que, por lo tanto, carezcan del carácter distintivo que tal función requiere". A su vez, la STJCE de 23/10/2003, C-53/01 Jurisprudencia citada a favorSTJUE , Sección: 1ª, 23/10/2003Marca descriptiva. Prohibiciones de registro destaca el objetivo de interés general de que los signos o indicaciones descriptivos de las características de productos o servicios puedan ser libremente utilizados por todos, impidiendo que se reserven a una sola empresa debido a su registro como marca.

El carácter distintivo del signo debe apreciarse, por un lado, en relación con los productos o servicios concretos para los que fue solicitado el registro de la marca, y, por otro, en relación con la forma en que lo percibe el público relevante. Pero, de la propia norma se deduce que basta un carácter mínimamente distintivo para que no sea aplicable el motivo de denegación de registro, por lo que debe analizarse si la marca solicitada permitirá que el público al que va destinada distinga los productos de dicha marca de los que tengan otro origen comercial cuando tenga que elegir al hacer una compra ( STJCE de 29 de abril de 2004, caso Proctel Jurisprudencia citada a favorSTJUE , Sección: 1ª, 29/04/2004Marcas. Carácter distintivo ).

Más aún, la capacidad distintiva de un signo no depende de su originalidad o de su aspecto inhabitual o llamativo. De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que la inexistencia de carácter distintivo no puede resultar de la falta de un elemento adicional de fantasía o de un mínimo de imaginación; una marca no procede necesariamente de una creación, ni se basa en un elemento de originalidad o ingenio, sino en la capacidad de diferenciar productos o servicios en el mercado, en relación con los productos o servicios de la misma clase ofertados por los competidores ( STJCE 16/9/2004, caso "SAT Jurisprudencia citada a favorSTJUE , Sección: 1ª, 16/09/2004Marcas. Funciones de la marca. Origen del servicio. Carácter distintivo -2").

Por otro lado, estando prohibido el empleo exclusivamente de signos carentes de distintividad en sus diversos supuestos, sin embargo ya dijimos que pueden tener este carácter conjugando varios de ellos, cuando así se logre la suficiente fuerza diferenciadora o capacidad distintiva ( art. 5.3 LM ). La mera circunstancia de que cada uno de tales elementos, considerados aisladamente, carezca de carácter distintivo, no excluye que la combinación que forman pueda poseer un carácter distintivo.

Así, en la STPI de 8 de julio de 2004 ("Telepharmacy", apartado 49) se afirma que:

"Una marca constituida por un neologismo compuesto de elementos denominativos individualmente descriptivos de características de los productos o servicios para los que se solicita el registro, es a su vez descriptiva de dichas características, salvo si existe una diferencia perceptible entre el neologismo y la mera suma de los elementos que lo componen, lo que implica que, debido al carácter inusual de la combinación en relación con dichos productos o servicios, el neologismo cree una impresión suficientemente distante de la producida por la mera unión de las indicaciones suministradas por los elementos que lo componen, de forma que prevalezca sobre la suma de dichos elementos".

La ya citada STJCE de 20 de septiembre de 2001 Jurisprudencia citada a favorSTJUE , Sección: 1ª, 20/09/2001Marca descriptiva. Criterios distintivos (" Baby-Dry ") afirma, con base en el artículo 7.1-c) del Reglamento 40/94 , que sólo debe denegarse el registro de una marca que contenga signos e indicaciones descriptivos si no contiene otros signos u otras indicaciones y, además, los signos y las indicaciones exclusivamente descriptivos de que esté compuesta no se presentan o disponen de una manera que distinga el conjunto resultante de las formas habituales de designación de los productos o servicios de que se trate o de sus características esenciales. Añade que, en relación con marcas compuestas por palabras, debe apreciarse un posible carácter descriptivo no sólo respecto a cada uno de los términos considerados separadamente, sino también respecto del conjunto que forman. Cualquier diferencia perceptible entre la expresión del sintagma propuesto para el registro y los términos utilizados, en el lenguaje corriente de la categoría de consumidores interesada, para designar el producto o el servicio o sus características esenciales, es adecuada para conferir a ese sintagma un carácter distintivo que le permite ser registrado como marca; si bien cada uno de los términos que integran el conjunto puede formar parte de expresiones correspondientes al lenguaje normal para designar la función del producto, su yuxtaposición, no habitual en su estructura, no constituye una expresión conocida para designar tales productos o para presentar sus características esenciales. En consecuencia, una combinación de términos individualmente no descriptivos puede reflejar una invención verbal que permite que la marca formada de esta manera cumpla una función distintiva y no se le puede denegar el registro. Es decir, una expresión compuesta por dos nombres genéricos no da lugar necesariamente a un nombre genérico; puesto que, a veces, la combinación de dos o más vocablos comunes puede originar, y de hecho así sucede en numerosas ocasiones, un conjunto con sustantividad propia y carga expresiva suficiente para cumplir esa misión específica de orientar, sugerir y atraer la atención del consumidor o usuario de un producto o de un servicio determinados.

Esta tesis fue matizada por la STJCE de 12 de febrero de 2004, C-363/99, (asunto "Postkaantoor Jurisprudencia citada a favorPTJUE , Sección: 1ª, 12/02/2004Cuestión prejudicial. Marcas. Carácter distintivo "), al afirmar que para estimar perceptible una diferencia, la combinación de elementos descriptivos debe crear "una impresión suficientemente distante de la producida por la mera unión de dichos elementos" (apdo. 99). Criterio de la impresión suficientemente distante reiterado en la STJCE de 12 de febrero de 2004 (misma fecha que la última citada), en el asunto C-265/00 Jurisprudencia citada a favorPTJUE , Sección: 1ª, 12/02/2004Cuestión prejudicial. Causa de denegación del registro. Marca constituida por neologismo , "Campina Melkunie" (marca Biomild):

"Una marca constituida por un neologismo compuesto de elementos individualmente descriptivos de características de los productos o servicios para los que se solicita el registro, es a su vez descriptiva de las características de esos productos o servicios [...] salvo si existe una diferencia perceptible entre el neologismo y la mera suma de los elementos que lo componen, lo que implica que, debido al carácter inusual de la combinación en relación con dichos productos o servicios, el neologismo cree una impresión suficientemente distante de la producida por la mera unión de las indicaciones suministradas por los elementos que lo componen, de forma que prevalezca sobre la suma de dichos elementos".

Segundo.- Análisis de la acción de nulidad de marca.

De los documentos aportados junto a la demanda resulta que la marca española número 3624868 "Sidra DŽEscoyeta" ha incurrido en causa de nulidad al no reunir los requisitos exigidos por el artículo 4 y 68 de la Ley de Marcas. El signo impugnado no es apto para distinguir las características del producto en el mercado.

En el reglamento de uso de la marca impugnada se establece que las características de la sidra natural que son objeto de certificación por el titular de la marca son : la elaboración del producto con manzanas cultivadas de forma tradiciones, producidas en el Principado de Asturias y por lagares ubicados en dicha zona geográfica, que la recolección de manzanas se ha efectuado cuando éstas presentaban un estado óptimo de maduración, que el envasado de la sidra es exclusivamente en lagares ubicados en el Princiapdo de Asturias, un grado alcohólico superior a 5.5 y una acidez volátil inferior a 2.0 , un aroma limpio, franco y afrutado, y un gusto fresco equilibrado entre ácidos y amargos.

Dichas características son propias de la sidra natural amparada por la denominación de origen protegida "Sidra de Asturias"Sidra DŽAsturies" de forma que el producto distinguido por la marca es idéntico al producto amparado por la referida denominación de origen protegida.

La marca objeto de litis pretende garantizar unas características que ya son objeto de certfiicación por una denominación de origen protegida por lo que la marca objeto de litis no es apta para distinguir esas características del producto en el mercado. El consumidor no es capaz de distinguir las características que son propias del producto distinguido por la marca objeto de litis por lo que debe decretarse la nulidad de la misma.

Tercero.- Costas.

Debiendo desestimarse la demanda interpuesta deben imponérsele las costas a la parte demandada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 394.1 de la LEC.

En atención a lo expuesto,