Sentencia Civil 97/2024 Juzgado de lo Mercantil de Alicante/Alacant nº 1, Rec. 79/2023 de 01 de octubre del 2024

PRIMERO.- Origen del litigio y posiciones de las partes.

La demanda es interpuesta por la mercantil ELECNOR, S.A. contra ELENOR MONTAJES ELÉCTRICOS, S.L.P. El motivo de la demanda es la presunta infracción de la marca "ELECNOR" debido a un riesgo de confusión para los consumidores y un aprovechamiento sin justa causa del renombre de dicha marca.

I. Marcas en conflicto:

1. ELECNOR, S.A.(Demandante): Titular de varias marcas registradas que protegen el signo "ELECNOR", amparando productos y servicios en distintas clases, principalmente relacionadas con servicios de construcción, reparación e instalación, así como la producción y distribución de energía.

A. Marcas de la Unión Europea (MUE):

1. MUE Nº 9496746en clases 37, 40 y 42, solicitada el 4 de noviembre de 2010 y concedida el 4 de abril de 2011.

2. MUE Nº 10572857en clases 6, 9, 11, 16, 19, 35, 36, 38, 41 y 45, solicitada el 19 de enero de 2012 y concedida el 15 de junio de 2012.

3. MUE Nº 18631880en clases 6, 7, 9, 19, 37, 39, 40 y 45, solicitada el 30 de diciembre de 2021 y concedida el 11 de mayo de 2022.

4. MUE Nº 10572683en clases 9, 11, 19, 35, 37, 38, 39, 40 y 42, solicitada el 19 de enero de 2012 y concedida el 15 de junio de 2012.

5. MUE Nº 18631881en clases 6, 7, 9, 19, 37, 39, 40, 42 y 45, solicitada el 30 de diciembre de 2021 y concedida el 5 de noviembre de 2022.

B. Marcas Nacionales:

1. Marca Española nº 2926116 "ELECNOR, S.A."en clases 37 y 42, solicitada el 23 de febrero de 1990 y concedida el 4 de enero de 1993.

2. Marca Española nº 2957988en clases 6, 9, 11, 16, 19, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 y 45, solicitada el 30 de noviembre de 2010 y concedida el 13 de abril de 2011.

C. Nombre Comercial:

1. Nombre comercial nº 154219 "ELECNOR, S.A."en clases 37 y 42, solicitada el 23 de febrero de 1990 y concedida el 5 de octubre de 1993.

2. ELENOR MONTAJES ELÉCTRICOS, S.L.P.(Demandada): Utiliza el signo "ELENOR" para identificar sus servicios de instalaciones eléctricas y mantenimiento industrial, lo que según la demandante genera confusión con su marca "ELECNOR" y supone un aprovechamiento indebido de su prestigio.

II. Causas principales de la demanda:

1. Riesgo de confusión:Se argumenta que fonéticamente y visualmente las marcas "ELECNOR" y "ELENOR" son prácticamente idénticas, generando confusión entre los consumidores respecto a la procedencia de los servicios.

2. Aprovechamiento del renombre:Se alega que el uso del signo "ELENOR" por la demandada busca aprovecharse del prestigio y la reputación adquirida por la marca "ELECNOR", lo cual es perjudicial para la demandante.

III. Solicitudes de la demanda:

* Cese inmediato del uso del signo "ELENOR" por parte de la demandada.

* Destrucción de cualquier material que incluya el signo "ELENOR".

* Indemnización por daños y perjuicios a ELECNOR, S.A.

* Transferencia del dominio "elenorsl.com" a la demandante.

* Cambio de denominación social de la demandada para eliminar cualquier similitud con "ELECNOR".

* Publicación de la sentencia en medios nacionales como medida de reparación.

A efectos del presente litigio emplearemos únicamente la referencia al signo ELECNOR.

SEGUNDO.- Infracción de marca renombrada.

La SAP, Alicante, sección 8 del 06 de julio de 2020 ( ROJ: SAP A 2397/2020 - ECLI:ES:APA:2020:2397 ), asunto "ÚNICO", recordaba que la distintividad desde el punto de vista extrínseco de la marca significa el grado de conocimiento del signo de la actora por el público interesado en ese tipo de producto. La Sentencia del Tribunal General de 1 de marzo de 2018 (asunto Shoe Branding Europe/EUIPO T- 629/16), al referirse a los requisitos de una marca renombrada declara:

" 25 Para ser beneficiaria de la protección prevista en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009 , una marca registrada debe ser conocida por una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por ella [sentencia de 6 de febrero de 2007, Aktieselskabet af 21. november 2001/OAMI - TDK Kabushiki Kaisha (TDK), T-477/04 , EU:T:2007:35 , apartado 48; véase también, por analogía, la sentencia de 14 de septiembre de 1999, General Motors, C-375/97 , EU:C:1999:408 , apartado 26].

26 Al examinar dicho requisito, se deben tomar en consideración todos los elementos pertinentes de los autos, en particular, la cuota de mercado que posee la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración de su uso, así como la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla ( sentencia de 6 de febrero de 2007, TDK, T-477/04 , EU:T:2007:35 , apartado 49; véase también, por analogía, la sentencia de 14 de septiembre de 1999, General Motors, C-375/97 , EU:C:1999:408 , apartado 27)."

A estos efectos, hemos de tener en cuenta que una MUE puede ser renombrada si es conocida en una parte sustancial del territorio de la Unión y, esta parte sustancial puede coincidir con el territorio de un Estado como es España ( SSTJUE 6 de octubre de 2009, asunto C-301/07 y 3 de septiembre de 2015, asunto C-125/14). En particular, en el asunto C-32806 Fincas Tarragona [2007] de 22 de noviembre, el TJUE señalaba que el artículo 4, apartado 2, letra d), de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, debe interpretarse en el sentido de que la marca anterior debe ser notoriamente conocida en todo el territorio del Estado miembro de registro o en una parte sustancial de éste. De esta forma, en el par. 18 señalaba expresamente que el sentido dado comúnmente a los términos utilizados en la expresión «en un Estado miembro» se opone a que dicha expresión se aplique a una notoriedad limitada a una ciudad y su entorno que no constituirían, conjuntamente, una parte sustancial de un Estado miembro.

Por otra parte, como señalaba el Tribunal Supremo en el caso Maristas (STS, Civil sección 1 del 23 de julio de 2012; ROJ: STS 6110/2012 - ECLI:ES:TS:2012:6110 ), no es necesario para que la marca goce de la consideración de "notoriamente conocida" que, además de serlo para una parte relevante del público interesado, los servicios o productos a los que se aplica sean de gran calidad o, debido a la fuerte inversión en publicidad, la marca transmita una imagen positiva. Lo esencial es que la marca sea conocida por una parte relevante del público interesado, sin perjuicio de que ello pueda venir determinado por la concurrencia de criterios cuantitativos y/o criterios cualitativos.

El Tribunal de Justicia ha señalado que el grado de conocimiento requerido debe considerarse alcanzado cuando una parte significativa del público interesado por los productos y servicios amparados por la marca conoce esta marca, añadiendo que ni la letra ni el espíritu del artículo 5, apartado 2 de la Directiva, permiten exigir el conocimiento de la marca por un determinado porcentaje del público"(Asunto C-375/97 General Motors [1999] de 14 de septiembre). Dos cuestiones son importantes. La primera, que el Tribunal de Justicia no ha definido con mayor precisión que la señalada el término "proporción significativa". La segunda, que se ha rechazado fijar un determinado porcentaje del público, por lo que se desaconseja la utilización de criterios fijos de aplicación general, dado que un grado de conocimiento predefinido, tomado aisladamente, puede no ser el más apropiado para una evaluación realista del renombre la notoriedad (Directrices EUIPO Parte C, Oposición, sección 5, 3.1.2.1, -2021-). No obstante lo anterior, ello no significa que un determinado porcentaje carezca de cualquier interés. Bien por ser muy elevado, lo que sirve para acreditar el conocimiento, bien por ser muy bajo, lo que excluye su conocimiento por una parte significativa del público interesado. Con todo, hemos de ser cautelosos, puesto que como afirma la EUIPO cuando "los productos o servicios interesen a grupos de consumidores muy pequeños, este tamaño reducido del mercado total implica que una proporción significativa del mismo también será reducida en cifras absolutas".Finalmente, distintividad por el uso no implica renombre. Para la primera no es necesario un umbral mínimo que sí se exige para el segundo. De ahí que la mera inversión en campañas promocionales o en publicidad, pueda suponer que la marca haya adquirido un fuere carácter distintivo por el uso y, sin embargo, no haya adquirido renombre (EUIPO, Asunto Mandarino/Mandarina Duck, res 21/4/2010, R 1054/2007-44)

El público interesado no está compuesto únicamente por los compradores actuales, sino también por los compradores potenciales, así como a los miembros del público que solamente entran en contacto indirectamente con la marca, en la medida en que tales grupos de consumidores puedan ser también destinatarios de los productos en cuestión. Y, en este sentido, se ha señalado que el público interesado es el público en general, por ejemplo, en relación con agua mineral(Asunto MATTONI (fig.) 04/08/2011, R 1265/2010-2), preparaciones medicinales para el tratamiento de la disfunción sexual(Asunto SEXIALIS / CIALIS et al. 15/09/2011, R 2100/2010-1) , productos farmacéuticos para el tratamiento de las arrugas(Asunto C-100/11 Botolist/Botocyl[2012] de 10 de mayo).

El carácter renombrado debe predicarse de la marca para los productos y servicios para los que se encuentra registrada y no de la familia, gozando como tal renombre cada marca individualmente considerada, lo que no tiene que suceder necesariamente con la familia. Cuestión distinta es que el elemento que sirve de unión a la familia de marcas haya adquirido una elevada distintividad por el uso hasta tal punto que el público relevante asocia el renombre también con el elemento que sirve de unión a la familia de marcas (EUIPO McDonald's International Property Company, Ltd. / McDreams Hotel GmbH de 18 de abril de 2018 (asunto R 972/2017).

Ello no quiere decir que la existencia de una familia de marcas carezca de importancia alguna. Recordemos que la existencia de una familia de marcas puede influir en la apreciación del riesgo de confusión, aunque no para apreciar la similitud entre los signos (véase Asunto C-552/09 P - Ferrero/OAMI [2011] de 24 de marzo (ECLI: EU:C:2011:177) así como la la SAP Alicante Civil sección 8 del 25 de febrero de 2020 ( ROJ: SAP A 301/2020 - ECLI:ES:APA:2020:301 ). En el caso de la marca renombrada, puede reforzar el vínculo que se puede establecer entre la marca renombrada y el signo impugnado (T-428/18 McDreams Hotel GmbH [2019] de 10 de octubre (ECLI: EU:T:2019:738).

La parte actora no ha fijado el público interesado. Ahora bien, atendiendo a la clase de productos y servicios para los que se encuentra registrada, consideramos que debe ser entendido como un publico profesional destinado a la construcción además del consumidor medio.

La parte actora sin embargo no ha aportado ninguna prueba que acredite el renombre de las partes de las que es titular. El solo hecho de la existencia de una familia de marcas e, incluso, aunque no ha quedado acreditado, un registro intensivo a nivel mundial no acredita por sí solos la existencia de renombre. Se desestima por tanto la prueba de renombre.

TERCERO.- El juicio de confusión ex artículo 9.1.b) RMUE en relación con el artículo 8.1.b) RMUE

1. En la STS, Civil sección 1 del 18 de enero de 2017 ( ROJ: STS 63/2017 - ECLI:ES:TS:2017:63), asunto "Badtoro", el Tribunal Supremo español, recogiendo la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sintetizaba los parámetros relevantes del juicio de confusión marcaria:

a) «i) "El riesgo de confusión consiste en el de que el público pueda creer que los productos o servicios identificados con los signos que se confrontan proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas, dado que el riesgo de asociación no es una alternativa a aquel, sino que sirve para precisar su alcance" [ Sentencia núm. 119/2010, de 18 de marzo , con cita de la STJUE de 22 de junio de 1.999 ( C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen].

b) »ii) "La determinación concreta del riesgo de confusión debe efectuarse en consideración a la impresión de conjunto de los signos en liza producida en el consumidor medio de la categoría de productos, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, teniendo en cuenta el grado de similitud gráfica, fonética y conceptual, en particular, los elementos dominantes" [ Sentencia núm. 777/2010, de 9 de diciembre , con cita de las SSTJUE de 11 de noviembre de 1.997 ( C-251/95 ), Sabel c. Puma , y de 22 de junio de 1.999 ( C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen; y de las Sentencias de esta Sala núms. 427/2008, de 28 de mayo , 838/2008, de 6 de octubre , 225/2009, de 30 de marzo , 569/2009, de 22 de julio , 827/2009, de 4 de enero de 2010 , 72/2010, de 4 de marzo y 364/2010, de 2 de junio ].

c) »iii) De este modo, "el riesgo de confusión debe ser investigado globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes" [ Sentencia 777/2010, de 9 de diciembre , con cita de las SSTJUE de 11 de noviembre de 1.997 ( C-251/95 ), Sabel c. Puma ; de 22 de junio de 1.999 ( C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen; y de 22 de junio de 2.000 ( C-425/98 ), Mode c. Adidas; y de las Sentencias de esta Sala núms. 225/2009, de 30 de marzo , 569/2009, de 22 de julio , 827/2009, de 4 de enero de 2010 , 72/2010, de 4 de marzo y 364/2010, de 2 de junio ]. Depende, "en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado (...), del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados" [ STJUE de 11 de noviembre de 1.997 ( C-251/95 ), Sabel c. Puma].

d) »iv) En la valoración global de tales factores ha de buscarse un cierto nivel de compensación, dada la interdependencia entre los mismos, y en particular entre la similitud de las marcas y la semejanza entre los productos o los servicios designados: "así, un bajo grado de similitud entre los productos o los servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa" ( STJUE de 29 de septiembre de 1998 ( C-39/97 ), Canon c. Metro).

e) »v) A los efectos de esta apreciación global, se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria.Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada [ STJUE de 22 de junio de 1.999 ( C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen].

f) »vi) Pero, esta exigencia "de una visión de conjunto, fundada singularmente en que el consumidor medio las percibe como un todo, sin detenerse a examinar sus diferentes detalles, (...) no excluye el estudio analítico y comparativo de los elementos integrantes de los respectivos signos en orden a evaluar la distinta importancia en relación con las circunstancias del caso, pues pueden existir elementos distintivos y dominantes que inciden en la percepción del consumidor conformando la impresión comercial. Lo que se prohíbe es la desintegración artificial; y no cabe descomponer la unidad cuando la estructura prevalezca sobre sus componentes parciales" (Sentencia núm. 777/2010, de 9 de diciembre)».

2. Por tanto, determinación concreta del riesgo de confusión debe efectuarse en consideración a la impresión de conjunto de los signos en liza producida en el consumidor medio de la categoría de productos, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, teniendo en cuenta el grado de similitud gráfica, fonética y conceptual, en particular, los elementos dominantes. No obstante, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada ( C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,[1999] de 22 de junio -ECLI: EU:C:1999:323-).

CUARTO.- análisis del presente caso.

Para la apreciación del riesgo global de confusión no basta la identidad o similitud de los productos o servicios sino que es necesario también que exista identidad o similitud de los signos en liza.

Cuando un consumidor medio percibe una marca denominativa, aunque la perciba como un todo, la descompondrá en elementos denominativos que le sugieran un significado concreto o que se parezcan a palabras que conozca (Asunto T-256/04 Respicur [2007] de 13 de febrero ( EU:T:2007:46).

A. Identidad o similitud de los productos o servicios

El primer estadio del análisis parte de determinar si existe identidad o similitud de los productos o servicios. Las marcas de la parte actora se encuentran registradas, principalmente, para las siguientes clases de productos y servicios, sin ánimo de exhaustividad:

Clases de Productos:

* Clase 6:Materiales de construcción metálicos.

* Clase 7:Máquinas y aparatos de limpieza eléctricos, generadores de electricidad; instalaciones hidroeléctricas para la producción de electricidad.

* Clase 9:Aparatos e instrumentos para la conducción, maniobra, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; software de control de procesos industriales; instalaciones eléctricas para el control remoto de operaciones industriales; componentes eléctricos y electrónicos.

* Clase 11:Aparatos de alumbrado, calefacción, cocción, refrigeración, secado, ventilación, suministro de agua.

* Clase 16:Papel, cartón y artículos de estas materias; materiales de embalaje.

* Clase 19:Materiales de construcción no metálicos.

Clases de Servicios:

* Clase 35:Servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial.

* Clase 36:Servicios financieros, monetarios, inmobiliarios.

* Clase 37:Servicios de construcción, reparación e instalación; mantenimiento y reparación de instalaciones de gas y electricidad; construcción de edificios, montajes eléctricos.

* Clase 38:Servicios de telecomunicaciones.

* Clase 39:Transporte, embalaje y almacenamiento de mercancías; distribución y transmisión de electricidad y energía.

* Clase 40:Tratamiento de materiales; producción de energía generada por centrales eléctricas; tratamiento de residuos industriales.

* Clase 41:Servicios de educación; alquiler de equipos de iluminación para escenarios de teatro y estudios de televisión.

* Clase 42:Servicios de ingeniería; investigación y desarrollo; consultas sobre protección del medio ambiente; estudio de instalaciones eléctricas; desarrollo de sistemas de gestión de energía y electricidad.

* Clase 45:Servicios jurídicos; consultoría en materia de seguridad; supervisión de sistemas de seguridad para la protección de bienes y personas.

La demandada se dedica a:

* Instalaciones Eléctricas:Ofrece servicios de montaje e instalación eléctrica en edificios, infraestructuras industriales y comerciales.

* Mantenimiento Industrial:Realiza mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones industriales y eléctricas, asegurando el funcionamiento continuo de los equipos y sistemas.

* Comercialización de Servicios Eléctricos:Publicita y comercializa sus servicios a través de su página web elenorsl.com, utilizando el signo "Elenor" para identificarse y distinguirse en el mercado.

La empresa fue constituida en 2020 y tiene su sede en A Coruña. Según se menciona, la demandada utiliza el nombre comercial "Elenor" en su actividad y para la promoción de sus servicios en el tráfico económico.

Por tanto, desde el punto de vista de los productos y servicios que se ofrecen por la demandada bajo el signo ELENOR existe una relación de identidad respecto, al menos respecto de la clase 37. En efecto, en el caso de la clase 37, la demandada ofrece servicios de instalaciones eléctricas y mantenimiento industrial que coinciden plenamente con los servicios para los que se encuentra registrada la marcas de la actora.

B. Público destinatario.

El público destinatario es el público en general. En principio, si la marca anterior es una marca nacional, es necesario analizar los criterios correspondientes en relación con el público destinatario de este Estado miembro de la UE. Por el contrario, si es una marca de la Unión Europea será necesario realizar un análisis que se extienda a toda la UE. Ahora bien, en aquellas situaciones en que exista riesgo de confusión en al menos una parte de la UE ysi así lo justifica la economía de procedimiento (por ejemplo, evitar el examen de pronunciaciones o significados específicos de las marcas en varias lenguas), el análisis no tiene que extenderse a toda la UE, sino que puede concentrarse en la parte o las partes en que exista riesgo de confusión (Directrices Equipo, Parte C, Oposición, sección 2, capítulo 4, ap. 1.3 territorio de referencia y público destinatario). De la misma forma, el órgano jurisdiccional podrá concentrarse en aquella parte o partes de la Unión Europea en las que exista riesgo de confusión. En el presente caso, dada la naturaleza de los servicios que se prestan, se atenderá a la comparación en relación con el territorio español.

En cuanto al grado de atención, recordemos que deberemos considerar la comparación desde la perspectiva del consumidor medio de la categoría de productos, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada.

En el presente caso tenemos que tener en cuenta que los productos y servicios son, en general, servicios de instalaciones eléctricas y mantenimiento industrial. Se trata de servicios dedicados a un pñublico industrial pero también a un publico en general .por tanto, será el público en general el publico pertinente y, en particular, el consumidor medio.

C. Distintividad de la marca anterior.

La parte actora no ha acreditado el renombre de la marca ELECNOR.

El signo se compone de las sílabras ELEC-NOR. La primera parte será percibida como una referencia a los productos electricos. Pero la marca en su conjunto carecerá de una cinculación directa respecto de los productos y servicios que designa por lo que tiene una destintividad media-baja.

D. similitud entre los signos.

En cuanto al signo de la parte actora se compone del elemento denominativo ELECNOR escrito en letras minúsculas y con un tipo de letra moderna y sans-serif, en un color azul oscuro perfectamente distinguible. Sobre la palabra "elecnor", hay una figura gráfica que se corresponde línea ondulada de color naranja, curvándose hacia arriba y luego hacia abajo, formando una especie de arco que acompaña visualmente al texto.

Cuando los signos consisten en componentes verbales y figurativos, en principio, el componente verbal del signo, generalmente, tiene un impacto más fuerte en el consumidor que el componente figurativo. Esto se debe a que el público no tiende a analizar signos y se referirá más fácilmente a los signos en cuestión por su elemento verbal que describiendo sus elementos figurativos (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU: T: 2005: 289, § 37).

Los elementos figurativos, al mismo tiempo, tienen un papel secundario. La línea ondulada puede marcar el acento gráfico de la palabra ELEC-NÓR pero no añadirá ninguna información visual respecto del signo por lo que no captará la atención del publico pertinente. La atención se centrará exclusivamente en el elemento denominativo que percibirá como señal de la identidad de origen de los productos y servicios relevantes. La diferencia por tanto se reduce a la ausencia de la C intercalada en el caso del signo impugnado ELE-NOR. (véanse los asuntos VITAFIT, 25/10/2012 ( T 552/10, EU:T:2012:576); COTO DE IMAZ, 04/02/2010 (R 409/2009-1); y VENDUS 15/07/2010 (R 4994/2009-4). En este sentido, tenemos que tener en cuenta que el elemento denominativo ELECNOR se compone de 7 letras, mientras que el elemento ELENOR se compone de 6 letras- Las letras son todas idénticas y en el mismo orden salvo en lo relativo a la C intercalada. Los signos son visualmente similares en grado alto.

Fonéticamente, ambos signos son prácticamente identicos en cuanto a su pronunciación dado que la diferencia relativa a la presencia de la C tras el fonema ELE- no es apenas perceptible en la prrofunciaicón. Por tanto, la similitud es alta.

Conceptualmente, ninguno de los signos tiene un significado para el público en el territorio relevante. Toda vez que no podemos realizar una comparación conceptual, la misma no influye en la comparación marcaria.

E. Conclusión

En el presente caso, los productos son idénticos.

El grado de atención del público relevante será medio.

Los signos son visual y fonéticamente similares en un grado medio. La diferencia más notable entre ellos es la letra adicional, C, del signo registrado. Los elementos figurativos del signo impugnado no captarán excesivamente la atención de los consumidores.

La palabra ELECNOR tiene una distintividad intrínseca media por no guardar relación con los productos o servicios que designa.

En consecuencia, las diferencias entre los signos en conflicto no son suficientes para contrarrestar sus similitudes visuales y fonéticas y para permitir al consumidor distinguir con seguridad entre los signos en el mercado español (mercado relevante a efectos del presente litigio).

QUINTO.- acción de cesación, remoción y prohibición.

El artículo 41.a) y c) de la LM recoge la acción de cesación, de abstención y de remoción. Por su parte, la STS de 23 de julio de 2012 recuerda que el presupuesto de la estimación de la acción de remoción es precisamente la estimación de la acción declarativa de infracción marcaria, siendo un efecto automático de la estimada aplicación. Así, argumenta que "la apreciación de la infracción de la marca notoria de la actora, legitima a ésta para pedir la cesación de los actos infractores, en este caso, del uso del signo "Maristas" en la promoción inmobiliaria que la demandada ha desarrollado en Alicante [ art. 41.1.a) LM , aplicable por la remisión general a la regulación interna de cada Estado miembro, contenida en el art. 101 RMC]".En este mismo sentido se pronuncia la STMUE de España de 19 de julio de 2013. En los mismos términos la legislación de protección del diseño nacional y comunitario. Cabe, pues, estimar la acción de cesación, abstención y remoción ejercitada por la parte demandante, que comprenderá la condena a las multas coercitivas del artículo 44 de la LM y del artículo 102 del RMUE para asegurarse la efectividad de estos pronunciamientos de condena.

En el presente caso, la parte actora solicita el cese inmediato del uso del signo "ELENOR" por parte de la demandada y la destrucción de cualquier material que incluya el signo "ELENOR". La parte actora no ha acreditado la existencia de materiales que incluyan el citado signo, por tanto la presente sentencia se limita a la realidad acreditada ordenando el cese en relación con el uso del signo.

Si bien es cierto que el artículo 34 LM 17/2011 establece que el titular del derecho exclusivo podrá prohibir el uso del signo en redes telemáticas y como nombre de dominio, el RMUE 2017/1001 nada dice al respecto en el artículo 9.3 RMUE al establecer las concretas facultades que integran el ius prohibendi.No obstante lo anterior, doctrina y jurisprudencia vienen entendiendo que el uso como nombre de dominio de una marca registrada puede ser prohibido por su titular al tratarse de un uso incontenido del signo sobre le que se ostenta un derecho de exclusiva. Así, por ejemplo, la STMUE de España de 5 de octubre de 2015 considera que la protección otorgada por el artículo 9.2.b) del RMUE es también aplicable respecto de los nombres de dominio que originen riesgo de confusión con la marca registrada. De la misma forma, la STMUE de España de 26 de abril de 2016 señala que "Es doctrina asentada de este Tribunal que, de conformidad con la previsión legal específica ( art. 34.3.e LM y art. 9.2.b RMC) el uso del signo como nombre de dominio, cuando hay identidad o similitud entre signos y productos o servicios, implica un uso particularmente prohibido o a prohibir por el titular de la marca vulnerada)". Por otra parte, nada impide al titular del signo infringido reclamar la propiedad del nombre de dominio si ello satisface su voluntad de exploración conforme establece el artículo 41 LM.

Como señalábamos en SJM Alicante sección 1 del 01 de julio de 2022 ( ROJ: SJM A 11697/2022 - ECLI:ES:JMA:2022:11697), tal medida constituye una medida atípica de remoción pero resulta perfectamente plausible. De la misma forma que el titular del derecho de exclusiva tiene derecho a la solicitud de los frutos percibidos indebidamente por el infractor dentro del régimen indemnizatorio, lo que constituye una manifestación del principio de enriquecimiento injusto y de la institución de la privación de los beneficios obtenidos, también puede apropiarse de los nombres de dominio que, vulnerando su derecho de exclusiva, hayan sido registrados por el infractor. Por tanto, cabe estimar la primera de las peticiones realizadas.

En cuanto a la denominación social, de acuerdo con el artículo 9.2.d RMUE y el artículo 34.3.d) LM se ordena la modificación de la misma en los términos interesados.

SEXTO.-- Acción de daños y perjuicios.

I. Sistema de responsabilidad

Establece el artículo 42 LM lo siguiente:

1. Quienes, sin consentimiento del titular de la marca, realicen alguno de los actos previstos en la letra a) del apartado 3 y en el apartado 4 del artículo 34, así como los responsables de la primera comercialización de los productos o servicios ilícitamente marcados, estarán obligados en todo caso a responder de los daños y perjuicios causados

2. Todos aquellos que realicen cualquier otro acto de violación de la marca registrada solo estarán obligados a indemnizar los daños y perjuicios causados si hubieran sido advertidos suficientemente por el titular de la marca o, en su caso, por la persona legitimada para ejercitar la acción acerca de la existencia de esta, convenientemente identificada, y de su violación, con el requerimiento de que cesen en la misma, o cuando en su actuación hubiere mediado culpa o negligencia o la marca en cuestión fuera renombrada.

Se consagra así un doble sistema de responsabilidad objetivo-subjetivo dependiendo de la tipología de la conducta infractora y del carácter de la marca.

La parte actora no establece en su escrito de demanda el carácter de la responsabilidad en la que se podría haber incurrido. Lo cierto es que la presente sentencia desestima la que haya quedado acreditado el carácter de marca renombrada por lo que procede a estimar la sentencia por riesgo de confusión.

En este sentido, debemos acudir a un sistema de responsabilidad por culpa. Tampoco se acredita la misma por la parte, por lo tanto, no podemos entender que la parte demandada incurre en infracción sino a partir del requerimiento extrajudicial:

El 25 de noviembre de 2022, la representación legal de ELECNOR, S.A. envió un requerimiento a través de burofax dirigido a ELENOR MONTAJES ELÉCTRICOS, S.L.P., en su domicilio situado en el Polígono Industrial Vilar do Colo, Avda. Astano, J4, Nave 3, 15500 Fene, A Coruña. En este requerimiento, identificado con la referencia JUR 2022/36410, se les comunicaba la infracción de la marca ELECNOR debido al uso del signo "ELENOR" como marca, dominio y denominación social, lo cual generaba confusión y un aprovechamiento indebido de la reputación de la marca demandante. El contenido del burofax instaba a la demandada a cesar el uso de la marca y modificar su denominación social, así como a indemnizar a ELECNOR, S.A. por los daños y perjuicios ocasionados. Se otorgaba un plazo de 10 días para responder a este requerimiento.

El burofax fue entregado el 30 de noviembre de 2022 a las 09:50, tras un primer intento fallido de entrega realizado el 28 de noviembre de 2022. El destinatario del requerimiento fue Luis Carlos, administrador de ELENOR MONTAJES ELÉCTRICOS, S.L.P. Posteriormente, el 14 de diciembre de 2022, se envió un correo electrónico certificado a la dirección elenorsl@elenorsl.com, reiterando el contenido del requerimiento anterior. Este correo fue debidamente transmitido y aceptado por el servidor de correo del destinatario, consolidando así la notificación de las pretensiones de ELECNOR, S.A. y documentando la recepción del requerimiento por parte de la demandada.

Por tanto, la parte demandada ha incurrido en mora el día 30 de noviembre de 2022 fecha de entrega del BUROFAX requiriendo de cese.

I. acreditación de los daños y perjuicios causados por la conducta infractora de la parte demandada.

Establece el artículo 43 LM lo siguiente:

1. La indemnización de daños y perjuicios comprenderá no sólo las pérdidas sufridas, sino también las ganancias dejadas de obtener por el titular del registro de la marca causa de la violación de su derecho. El titular del registro de marca también podrá exigir la indemnización del perjuicio causado al prestigio de la marca por el infractor, especialmente por una realización defectuosa de los productos ilícitamente marcados o una presentación inadecuada de aquélla en el mercado. Asimismo, la cuantía indemnizatoria podrá incluir, en su caso, los gastos de investigación en los que se haya incurrido para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción objeto del procedimiento judicial.

2. Para fijar la indemnización por daños y perjuicios se tendrá en cuenta, a elección del perjudicado:

a) Las consecuencias económicas negativas, entre ellas los beneficios que el titular habría obtenido mediante el uso de la marca si no hubiera tenido lugar la violación o, alternativamente, los beneficios que haya obtenido el infractor como consecuencia de la violación.

b) Una cantidad a tanto alzado que al menos comprenda la cantidad que el infractor hubiera debido pagar al titular de la marca por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho.

En el caso de daño moral procederá su indemnización, aun no probada la existencia del perjuicio económico.

3. Para la fijación de la indemnización se tendrá en cuenta, entre otras circunstancias, el renombre y prestigio de la marca y el número y clase de licencias concedidas en el momento en que comenzó la violación. En el caso de daño en el prestigio de la marca se atenderá, además, a las circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión en el mercado

4. A fin de fijar la cuantía de los daños y perjuicios sufridos, el titular de la marca podrá exigir la exhibición de los documentos del responsable que puedan servir para aquella finalidad.

5. El titular de la marca cuya violación hubiera sido declarada judicialmente tendrá, en todo caso y sin necesidad de prueba alguna, derecho a percibir en concepto de indemnización de daños y perjuicios el 1 por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados. El titular de la marca podrá exigir, además, una indemnización mayor si prueba que la violación de su marca le ocasionó daños o perjuicios superiores, de acuerdo con lo dispuesto en los apartados anteriores.

El Tribunal Supremo, en el Caso Pasapalabra, STS, Civil sección 1 del 30 de septiembre de 2019 ( ROJ: STS 2852/2019 - ECLI:ES:TS:2019:2852 ) recordaba lo siguiente:

El sistema establecido en la Directiva 2004/48/CE y posteriormente transpuesto a la legislación española, se inspira en el modelo alemán. La jurisprudencia alemana estableció la doctrina, posteriormente positivizada, del dreifache Schadensberechnung o triple cálculo del perjuicio, en el caso de la infracción de los derechos inmateriales. Según esta doctrina, la indemnización a pagar en estos casos podía ser, a elección del titular del derecho infringido, el daño emergente y el lucro cesante, el valor de cesión del derecho en el mercado o la restitución al titular del derecho infringido del lucro obtenido por el infractor con la injerencia.

A. la regalía hipotética:

La Sentencia del Tribunal de Marca de la Unión Europea de 6 de mayo de 2016 ( ROJ: SAP A 1272/2016 - ECLI:ES:APA:2016:1272 ) señalaba al respecto lo siguiente:

1. La naturaleza de la regalía es la propia del enriquecimiento injusto.

2. No obstante, en materia de indemnización por violación de marca, la regalía no es sino un instrumento para cuantificar perjuicios en el marco de una acción resarcitoria del perjuicio, no del enriquecimiento injusto.

3. Es por ello que la licencia hipotética encarna daños causados por la infracción, no expresando una presunción aunque se sustente en una ficción jurídica por la cual se presume iures et de iure que se ha celebrado un contra to con el infractor.

4. Es un criterio en todo caso electivo para el perjudicado.

Ello explica a su vez, la forma en que quedan condicionados diversos aspectos de la acción indemnizatoria y en concreto lo relativo a la prueba del daño, a lo que hace a la relación causal y, desde luego, a la cuantificación de la indemnización.

La prueba del daño se satisface con la prueba de la explotación infractora. Si el criterio se sustenta en el enriquecimiento del infractor, el daño consiste en el importe debido y no pagado para que el tercero fuera legítimo usuario de la marca. En tales condiciones, la prueba del quebranto del titular deviene inútil.

Desde la perspectiva del nexo causal, su prueba se cumplimenta con la acreditación de la infracción en tanto ésta supone un uso no contra tado con el titular. Es por ello que el daño para el titular, que es acreedor de lo no cobrado por el contra to ficticio de licencia, trae correspondencia con el ahorro del usuario no autorizado de la marca. Y ese precio debe abonarse al margen del éxito comercial obtenido por el infractor pues éste forma parte del riesgo comercial al que es ajeno el uso autorizado, ficticiamente, de la marca.

En conclusión,

5. El criterio indemnizatorio en que consiste la licencia hipotética condiciona las reglas sobre prueba del daño, sobre prueba de la relación causal entre la infracción y el daño y sobre el importe del daño.

6. Así, la realidad del daño sólo exige la comprobación de la explotación infractora. La naturaleza del criterio en que consiste la licencia hipotética así lo exige, no requiriéndose probar el daño propiamente dicho ni desde luego, el importe del quebranto efectivo.

7. Por otro lado, la acreditación del nexo causal se alcanza con la probanza de la infracción. La hipótesis sobre la existencia de un contra to de licencia, expresa el daño cesante que en forma de ahorro de costes consigue quien invade la esfera de exclusiva de otro. Por tanto, la indemnización por el perjuicio es conforme a este criterio, a ese ahorro obtenido por el infractor correlativo a lo no obtenido por el titular.

8.- Al ser el precio de un contra to ficticio, debe abonarse aunque el infractor no hubiera obtenido beneficios con la infracción.

Por tanto, basta la constatación de una explotación por parte del infractor sin que sea necesario siquiera que el titular del derecho de exclusiva venga otorgando habitualmente en el tráfico jurídico económico licencias. Como señala la STMUE de 6 de mayo de 2016, "en su fijación resulta indiferente que hubiera o no política de licencias". En su caso, la dificultad estribará en determinar el cálculo de la concreta licencia a la vista de los usos del sector pero ello no priva de efectividad al modo resarcitorio elegido, reflejo de una acción de enriquecimiento injustificado.

B. los beneficios obtenidos por el infractor. Caso Pasapalabra, STS, Civil sección 1 del 30 de septiembre de 2019 ( ROJ: STS 2852/2019 - ECLI:ES:TS:2019:2852 )

Esta tercera opción constituye en realidad una restitución propia de una condictio por intromisión. No constituye una solución propiamente indemnizatoria porque no responde al quebranto patrimonial sufrido por el titular del derecho de exclusiva vulnerado, sino que busca evitar que quede en el patrimonio del infractor el beneficio patrimonial logrado con la infracción.

Y citando jurisprudencia anterior (véase la STS 95/2009, de 2 de marzo), señalaba que no es necesario que el titular del derecho de exclusiva infringido haya sufrido un quebranto patrimonial para que proceda la restitución de los beneficios obtenidos por el infractor, ni que el importe de la restitución se corresponda con ese quebranto.

9.-Por tal razón, para que proceda la restitución del beneficio obtenido por el infractor, es irrelevante que el titular del derecho infringido explote o no directamente tal derecho, porque es irrelevante el beneficio que hubiera podido obtener, ya que lo relevante es qué beneficio ha obtenido el infractor por la intromisión en un derecho cuyo contenido patrimonial atribuye a su titular las utilidades pecuniarias que con el mismo puedan obtenerse.

C. el 1% de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados. El sistema de indemnización mínima del artículo 43.5 LM . Caso Nuba [2019].-

Superando las iniciales dudas interpretativas, el Tribunal supremo en el Caso Nuba [2019] (STS, Civil sección 1 de 3 de octubre de 2019 - ROJ: STS 3027/2019 - ECLI:ES:TS:2019:3027 ) fija doctrina jurisprudencial considerando que el articulo 43.5 LM tiene naturaleza indemnizatoria y que, por tanto, establece una presunción iuris tantum de existencia de daño.

[El artículo 43.5 LM] contiene una regla a la que puede acogerse el titular de la marca que ha sufrido una infracción que le ha reportado un "perjuicio", para calcular la indemnización y evitar que la falta de prueba le prive de una compensación económica.

Aunque esta regla acentúa la objetivación de la compensación económica, no por ello puede interpretarse en el sentido de que se tenga derecho a una indemnización incluso en los casos en que se haya constatado que la infracción no pudo ocasionar "perjuicio" alguno al titular de la marca. Exige como presupuesto previo la existencia del "perjuicio", con independencia de su entidad.

Como se ha apuntado en la doctrina, esta regla no altera la naturaleza resarcitoria de la acción de indemnización de daños y perjuicios, que presupone la existencia de estos. No introduce una suerte de sanción por la infracción, en beneficio del titular de la marca infringida, sino que la ratio de la norma es facilitar la cuantificación de la indemnización: en todo caso el 1% de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados.

De hecho, esta regla, que cifra en todo caso la indemnización en el 1% de la cifra de negocio [sin perjuicio de que el titular de la marca pueda exigir una indemnización mayor si prueba que la violación de su marca le ocasionó daños o perjuicios superiores], está relacionada con el criterio de cuantificación de la letra a) del art. 43.2 LM , pues facilita el cálculo del beneficio económico obtenido por el infractor con la violación de la marca.

II. fijación de la indemnización en el presente caso.

La actora solicita los siguientes criterios como criterios de cálculo:

* Ganancias dejadas de percibir - Lucro cesante:Se solicita la compensación por los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de la violación del derecho.

* Indemnización mínima del 1% de la cifra de negocios:Conforme a la normativa de la Ley de Marcas, se solicita una indemnización mínima equivalente al 1% de la cifra de negocios realizada por los demandados con los productos ilícitamente marcados.

a. Beneficios obtenido por el infractor.

En cuanto a los beneficios obtenidos por el infractor, debemos recordar que el artículo 13.1 de la DIRECTIVA 2004/48/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 29 de abril de 2004 relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual establecía que los daños y perjuicios debía de haberse producido de forma "efectiva" y "como consecuencia de la infracción". En el mismo sentido, en el artículo 43 de la Ley 17/2001 de Marcas, en el 43 LM establece que "la indemnización de daños y perjuicios comprenderá no sólo las pérdidas sufridas, sino también las ganancias dejadas de obtener por el titular del registro de la marca causa de la violación de su derecho". Ello quiere decir que, en general, tiene que haber una conexión causal entre el beneficio obtenido y la infracción. Dicha conexión tiene que revelarse de forma directa e inmediata.

En el caso de la privación de los beneficios dejados de obtener, y a pesar de que el legislador comunitario lo había previsto con carácter general como un remedio que debía actuarse contra la infracción que se produce "a sabiendas o con motivos razonables para saberlo", el legislador español decidió fijarlo como criterio general de cálculo del daño independientemente del tipo de responsabilidad: objetivo, subjetivo u objetivizado. En este sentido, la privación de beneficios, por su propia génesis y encaje sistemático (al ser expresión del principio de enriquecimiento injusto y no de la institución del enriquecimiento sin causa) quizás debería haber sido limitada a los supuestos del 13.1 de la Directiva, sin haber hecho uso, en este caso, de la facultad del 13.2. No obstante lo anterior, en el presente caso, nos encontraríamos también dentro del ámbito del artículo 13.1 de la Directiva puesto que la parte demandada conocía que su título marcario solo producía efectos, en su caso, dentro del territorio nacional español y, a pesar de ello, comercializó productos con el signo fuera de España y dentro del EEE. Y lo siguió haciendo incluso cuando el riesgo de confusión fue declarado por la propia EUIPO tanto en primera como en segunda instancia.

Debemos recordar igualmente que, en el caso de los beneficios obtenidos por el infractor, no se debe acreditar que las ventas que ha realizado el infractor se correspondan a un descenso de las ventas del perjudicado. La relación de causalidad se vincula, por tanto, a la conducta de la parte infractora así como a la comercialización efectiva de productos o servicios infractores. No se pide en definitiva la concurrencia en el mercado del titular o personas autorizadas por él para la explotación del derecho infringido y del infractor, sino solo que los beneficios de este último deriven de la infracción.

Como señalaba la Caso Pasapalabra, STS, Civil sección 1 del 30 de septiembre de 2019 ( ROJ: STS 2852/2019 - ECLI:ES:TS:2019:2852 ), anteriormente citada, no es necesario que el titular del derecho de exclusiva infringido haya sufrido un quebranto patrimonial, ni que el importe de la restitución se corresponda con ese quebranto. Se otorga al titular del derecho infringido esa pretensión restitutoria como consecuencia del contenido atributivo del derecho que el demandado ha infringido.[...] para que proceda la restitución del beneficio obtenido por el infractor, es irrelevante que el titular del derecho infringido explote o no directamente tal derecho, porque es irrelevante el beneficio que hubiera podido obtener, ya que lo relevante es qué beneficio ha obtenido el infractor por la intromisión en un derecho cuyo contenido patrimonial atribuye a su titular las utilidades pecuniarias que con el mismo puedan obtenerse.

Como hemos señalado con anterioridad, a diferencia del sistema de regalía hipotética, cuyo acomodo sistemático se encuentra en la institución del enriquecimiento sin causa, en el caso de la privación de beneficios, el fundamento se encuentra en el propio principio de enriquecimiento injusto y se vincula al ejercicio indebido de derechos de propiedad ajenas más allá de los efectos propios de la condictio.

En efecto, la privación de beneficios no necesariamente se vincula al derecho de propiedad. Aparece además más allá de derechos irrenunciables e inalienables. Parece así que, mientras en el caso de la restitución del beneficio obtenido por el no abono de licencia nos encontramos estrictamente ante una pretensión de enriquecimiento sin causa, en el caso de la privación de beneficios nos encontramos ante una sanción diferente.

Esta tiene un fundamento superior al de la regalía hipotética, un fundamento más elevado que el de la institución de enriquecimiento sin causa camuflada tras una acción de daños. Nótese que, si bien el enriquecimiento sin causa podría proceder de un hecho natural (i.e. no se requiere siquiera un hecho humano), en el caso de la privación de beneficios obtenidos se requiere siempre una conexión con un acto humano.

Y el fundamento lo advertía Lord Diplock en Broome v Cassell[1972] AC 1027: enseñarle al infractor que la infracción no paga. Es cierto, pues un mínimo de honestidad intelectual nos lo exige, que Lord Diplock no se refería aquí al fundamento de la acción de disgorgementsino a por qué la acción de daños y la acción de disgorgementdebían complementarse. Así, habría ocasiones en las que el daño era muy superior al beneficio obtenido por el infractor. En estos casos, no se puede limitar la pretensión al beneficio obtenido pues de ser así no se desalienta la comisión de un acto ilegal. Era necesario que el demandante pudiera reclamar el daño y al tiempo la privación de los beneficios obtenidos con la misma. Claro que en este caso es difícil diferenciar entre una institución puramente civil y una quasi-punitiva, en especial por la vinculación que el comiso tiene al ámbito penal. Sin embargo, el fundamento económico de la institución se encontraba ya afirmado por Lord Diplock.

La idea y fundamento del disgorgementde los beneficios indebidamente obtenidos como expresión del enriquecimiento injusto se ha advertido igualmente por la jurisprudencia norteamericana.

En Maier Brewing Co. v. Fleischmann Distilling,390 F.2d 117 (9th Cir. 1968), el Noveno Circuito reconocía el derecho a los beneficios del infractor sin necesidad de que hubiera existido competencia directa entre las partes.

Y razonaba, en términos similares a cómo lo haría Lord Diplock años después, que la finalidad de la Lanham Act era que la infracción no fuera rentable, disuadiendo a futuros infractores de infringir derechos de propiedad intelectual al privarles del beneficio que hubieran podido percibir:

[...] cuando la infracción es deliberada, y los productos no son competitivos, tanto el propietario de la marca como el público comprador se ven perjudicados si el tribunal no ofrece una solución mayor que una orden de cesación. Como dijo el tribunal en Admiral Corp. v. Price Vacuum Stores, Inc., 141 F. Supp. 796, 801 (E.D.Pa. 1956):

"Parece poco equitativo[...] que un infractor obtenga los beneficios de una marca que ha robado,obligue al titular del registro a los gastos y retrasos de un litigio, y luego escape al pago de daños y perjuicios bajo la teoría de que el titular del registro no ha sufrido ninguna pérdida.Imponer al infractor nada más grave que una orden de cese cuando es sorprendido es una invitación tácita a cometer otras infracciones».

Parece bastante evidente que los objetivos de la Lanham Act pueden lograrse haciendo que los actos de infracción deliberada de marcas no sean rentables.En el caso de que exista competencia directa entre las partes, esto puede lograrse mediante un cómputo del beneficio obtenido basada en la lógica de la devolución de los beneficios desviados. En los casos en los que existe infracción, pero no competencia directa, esto puede lograrse mediante el cálculo del beneficio basada en la lógica del enriquecimiento injusto.Este planteamiento de la concesión del beneficio otenido, al eliminar el motivo de las infracciones, tendría el efecto de disuadir de futuras infracciones.Por lo tanto, los tribunales podrían proteger el valor intangible asociado a las marcas y, al mismo tiempo, proteger al público comprador de algunos de los miembros más desaprensivos de nuestra comunidad económica.

La cuestión resulta relevante en el presente caso y nos sirve para explicar el funcionamiento de los mecanismos indemnizatorios.

En el presente caso la parte demandante no ha acreditado renombre ni prestigio del signo ELECNOR

La Parte demandada conocía la existencia del signo anterior desde al menos el 30 de noviembre de 2022, sin haber adoptado ninguna medida para evitar la demanda presentada o, incluso para haber acudido en primer lugar al presente tribunal para que se declarase la inexistencia de infracción. En definitiva, se mantuvo pasiva ante la presencia de un signo que era altamente similar al suyo.

Por todo ello, debe establecerse la condena a la perdida del beneficio obtenido desde el día 30 de noviembre de 2022. En la medida en que la parte demandada comecializa sus servicios a través del signo ELENOR, la condena abarca a todos los que son obejto de la actividad comercial del demandado (SAP Alicante Civil sección 8 del 12 de marzo de 2018 ( ROJ: SAP A 709/2018 - ECLI:ES:APA:2018:709 )

Establecida la condena a la privación del beneficio obtenido y la obligación de entrega de los mismos a la parte actora queda por fijar las bases de cálculo. En la audiencia previa se adcordó que referir la fijación de las mismas a la ejecución atendiendo el ctierio de este Tribunal de Primera Instancia.

b. Criterio subsidiario: condena al 1% de la cifra de negocios.

Queda por resolver la cuestión de la condena subsidiaria al 1% de la cifra de negocios realizada por el infractor en materia de marcas. Como ya hemos señalado, el Tribunal supremo en el Caso Nuba[2019] (STS, Civil sección 1 de 3 de octubre de 2019 - ROJ: STS 3027/2019 - ECLI:ES:TS:2019:3027 ) afirmaba que el articulo 43.5 LM tiene naturaleza indemnizatoria y que, por tanto, establece una presunción iuris tantumde existencia de daño. Se señalaba así que aunque esta regla acentúa la objetivación de la compensación económica, no por ello puede interpretarse en el sentido de que se tenga derecho a una indemnización incluso en los casos en que se haya constatado que la infracción no pudo ocasionar "perjuicio" alguno al titular de la marca. Exige como presupuesto previo la existencia del "perjuicio", con independencia de su entidad.Y se advertía que esta regla no altera la naturaleza resarcitoria de la acción de indemnización de daños y perjuicios, que presupone la existencia de estos.De esta forma, como señala la doctrina, "cuando las cosas no hablan por sí mismas" y revelan la causación de una lesión en el patrimonio del titular del derecho infringido, la indemnización no deberá ser concedida.

En definitiva, si las circunstancias del caso revelan como altamente improbable la producción de daño alguno y el perjudicado no ha acreditado que ese daño haya podido existir, la indemnización deberá ser desestimada. De esta forma, el artículo 43.5 LM (que, como sabemos, es de génesis e integración sistemática controvertida), sin perjuicio de ser, en cierto modo, un reflejo del criterio de cálculo establecido en el artículo 43.2.a LM (55.2.a LPJDI), no es expresión legal o presunción del beneficio obtenido por el infractor, ya que el importe resultante de la aplicación de la cifra de negocios no solo suple las dificultades probatorias del método de cálculo relativo al disgorgementde los beneficios obtenidos sino también del daño emergente y del resto de consecuencias económicas negativas, esto es, del lucro cesante, en su interpretación ortodoxa dentro del Derecho de daños clásico. Se trata, en efecto, de un criterio de cálculo subsidiario de todos los daños previstos en el artículo 43.1 LM y no, exclusivamente, de las consecuencias económicas negativas ni, en particular, del sistema de disgorgement.

De esta forma, ambos artículos operan en lógicas diferentes (una indemnizatoria, otra compensatoria-sancionadora), lógicas que parecen deducirse de la propia sistemática de la Directiva al establecer una diferencia en los mecanismos resarcitorios en los dos apartados del artículo 13, lo que no deja de suscitarnos alguna duda de integración del Derecho nacional con el Derecho de la Unión. Tal cuestión, sin embargo, en este caso, dado el objeto del debate y la necesaria congruencia, no resulta relevante.

Por todo ello, cabe afirmar que, mientras en el caso del segundo criterio del artículo 43.2.a) LM la compensación se produce siempre y en todo caso en los supuestos de infracciones dolosas, no sucede lo mismo en el caso del criterio establecido en el artículo 43.5 LM. En este caso sí será necesario establecer, con independencia del tipo de responsabilidad, un nexo de causalidad entre la conducta y la afectación del patrimonio del perjudicado, esto es, que la conducta, por sí misma, haya podido causar un daño con cierto grado de probabilidad.

En el presente caso, a la vista de la prueba practicada, debemos estimar la indemnización en los términos señalados dado que se trata de servicios que operan en el mismo mercado.

SEPTIMO.- Multas coercitivas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 LM, cuando se condene a la cesación de los actos de violación de una marca, el Tribunal fijará una indemnización de cuantía determinada no inferior a 600 euros por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la violación. El importe de esta indemnización y el día a partir del cual surgirá la obligación de indemnizar se fijará en ejecución de sentencia.

Somos conscientes de que la cuestión suscita cierta controversia y no pocos problemas en sede de ejecución. No obstante lo anterior, hemos de decantarnos por una aplicación literal de la ley. Por tanto, la sentencia no procede a la imposición de multa alguna, sino que será al tiempo de despacho de ejecución, y mediante pieza separa da multa, como se procederá a la imposición y, en su caso, a la liquidación de la cuantía indemnizatoria correspondiente.

Por tanto, no procederá la fijación del dies a quo,ni de la cuantía indemnizatoria, sino a la luz de las circunstancias concurrentes una vez se despache ejecución, bien provisional, bien definitiva.

OCTAVO.- publicación de la sentencia.

No procede. La parte no ha motivado las razones que deben llevar a la publicación no siendo la misma susceptible de ser impuesta con base a automatismos. En este sentido resulta relevante el tipo de mercado afectado así como la inexistencia de acreditación de publicidad por la demandada de sus servicios más allá de la presencia en internet. No se identifican tampoco los medios de publicidad. Se considera en este sentido que debería haberse hecho un esfuerzo probatorio respecto de la necesidad de publicidad atendiendo a tales circunstancias.

NOVENO.- Costas.

De conformidad con el artículo 394 de la LEC, en los procesos declarativos, las costas de la primera instancia se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que el tribunal aprecie, y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho. En el presente caso deben imponerse las costas a la parte demandada dado que la estimación de la demanda es sustancial.

Visto lo anterior,