Sentencia Civil 79/2024 Juzgado de lo Mercantil de Alicante/Alacant nº 1, Rec. 316/2021 de 01 de julio del 2024

PRIMERO.- Origen del litigio y posiciones de las partes.

1. En marzo de 2013, Bulgari tuvo conocimiento de las investigaciones y las intervenciones policiales realizadas por la Brigada Central de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV Central) de la Comisaría General de Policía Judicial de Córdoba. Estas operaciones, conocidas como "Operación THAI," tuvieron lugar el 19 de marzo de 2013??.

2. Durante estas intervenciones en el establecimiento "Gold & Silver" en Córdoba, se incautaron 138 pares de pendientes, 3 colgantes y 15 anillos que vulneraban los derechos de propiedad industrial de Bulgari?.

3. El procedimiento penal fue iniciado con las Diligencias Previas 1942/2013, posteriormente Procedimiento Abreviado 49/2016, llevado por el Juzgado de Instrucción Nº8 de Córdoba, y enjuiciado por el Juzgado de lo Penal Nº2 de Córdoba (autos de Juicio Oral 143/2018)??.

4. A pesar de que Bulgari consideró que los elementos objetivos del tipo penal estaban constatados, la Juzgadora del Juzgado de lo Penal Nº2 de Córdoba dictó sentencia absolutoria (Sentencia Nº133/2020 de 29 de junio de 2020). La decisión se basó en "argumentos comunes a todos ellos," sin considerar las diferencias específicas de los productos intervenidos??.

5. Esta sentencia absolutoria fue confirmada en apelación por la Ilustrísima Audiencia Provincial de Córdoba (Sentencia Nº 23/2021 de 21 de enero de 2021), la cual no fue recurrida por Bulgari pero sí por otra de las acusaciones particulares??.

6. Como señala la STS, Civil sección 1 del 08 de marzo de 2017 ( ROJ: STS 858/2017 - ECLI:ES:TS:2017:858 ) -las negritas son nuestras-:

en el caso de que se hubiese dictado sentencia absolutoria, los hechos declarados probados en el procedimiento penal únicamente vincularían al juzgador civil cuando se hubiese considerado probada la inexistencia de los hechos denunciados o la falta de participación en los mismos del denunciado.

La sentencia 963/2011, de 11 de enero de 2012 , resume esta doctrina jurisprudencial por remisión, a su vez, a la sentencia 212/2005, de 30 de marzo : «La doctrina jurisprudencial viene declarando que la sentencia penal absolutoria no produce el efecto de cosa juzgada en el proceso civil, salvo cuando se declare que no existió el hecho del que la responsabilidad hubiere podido nacer( Sentencias, entre otras, 4 de noviembre de 1.996 , 23 de marzo y 24 de octubre de 1.998 ; 16 de octubre de 2.000 ; 15 de septiembre de 2.003 ); o cuando se declare probado que una persona no fue autor del hecho( SS. 28 noviembre 1.992 y 12 abril y 16 octubre 2.000 )»

7. Como señalaba la SAP, Alicante, Civil sección 8 del 27 de marzo de 2018 ( ROJ: SAP A 710/2018 - ECLI:ES:APA:2018:710 ):

[...] cuando la Sentencia penal se inclina por la absolución de los autores, queda abierta, sin efecto vinculante alguno, la posibilidad de que ante esta jurisdicción pueda ejercitarse la acción civil correspondiente, no ya necesariamente contra la misma persona o personas que en el proceso penal -pues la autoría responde a otros parámetros- y probarse que hay confundibilidad, riesgo de confusión o evocación o vínculo a los efectos de la infracción civil. Es decir, que cabe articular una demanda por infracción de propiedad industrial frente a un tercero titular del establecimiento y como tal, autor responsable de quien lleva a cabo el uso indebido de uno o varios signos titularidad de terceros - art 9.1 RMUE -.

La evidente disparidad en la construcción dogmática del tipo penal que sanciona las conductas relativas a la marcas respecto de la que corresponde a la infracción o violación civil de las marcas, es tan evidente como que la primera es eminentemente subjetiva, al punto que requiere, para que haya castigo penal que se hayan cometido los hechos de forma dolosa, alcanzando el conocimiento de que se trata de un derecho registrado, mientras que la segunda, la civil, es esencialmente objetiva, bastando el mero uso en el tráfico económico no consentido - art 9-1 RMUE sin que aparezca la subjetividad como hecho relevante sino en determinadas formas para imponer responsabilidad civil por daños y perjuicios - art 42.2 LM -.

En conclusión, no queda vinculado el Tribunal Civil por el contenido fáctico de la Sentencia penal absolutoria al no ser excluyente la descripción de hechos probados de la Sentencia penal de que los hechos pueden sustentar la acción civil que se ejercita.

8. En el presente caso, la sentencia dictada por el Juzgado de lo penal número 2 de Córdoba declara probado, a los efectos que aquí nos interesan, que:

No ha quedado acreditado que los efectos intervenidos vulneren derechos registrados de Tous y/o Bulgari o impliquen la comisión de los delitos imputados a los acusados.

A. BULGARI

* Títulos de propiedad industrial.

9. La actora es titular de las siguientes Marcas:

10.

* productos presuntamente infractores comercializados por la parte demandada y objeto de incautación en la entrada y registro llevado a cabo por la Policía Nacional.

B. Acumulación.

11. La disposición Adicional 1ª LM 17/2001 en la redacción dad por la Disposición Final 3ª de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes establece que:

2. Los Juzgados de lo Mercantil que, conforme a la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, tienen atribuidas las funciones de Juzgados de Marca Comunitaria en aplicación del Reglamento (CE) n.º 207/2009, del Consejo, de 26 de febrero de 2009 , sobre la marca comunitaria, serán competentes para conocer de los litigios civiles que deriven de la presente Ley cuando se ejerciten de manera acumulada acciones concernientes a marcas comunitarias y nacionales o internacionales idénticas o similares; o si existiere cualquier otra conexión entre las pretensiones y al menos una de ellas esté basada en un registro o solicitud de marca comunitaria. En estos casos la competencia corresponderá en exclusiva a los Juzgados de Marca Comunitaria.

12. En el mismo sentido, se pronuncia el artículo 86 quinquies LOPJ en su apartado 3 tras la reforma operada por la : Los Juzgados de Marca de la Unión Europea tendrán también competencia exclusiva para conocer de aquellas demandas civiles en las que se ejerciten acumuladas acciones relativas a marcas de la Unión y a marcas nacionales o internacionales idénticas o similares; y de aquellas en las que existiera cualquier otra conexión entre las acciones ejercitadas si al menos una de ellas estuviera basada en un registro o solicitud de marca de la Unión.

13. En el presente caso se acumulan diseños comunitarios y marcas de la Unión Europea e Internacionales por lo que la competencia corresponde a los presentes juzgados.

SEGUNDO.- carácter de marca renombrada

14. Se ejercita acción de infracción al amparo del artículo 9.1b) RMUE, dado el carácter renombrado de las marcas de la actora que, a juicio de la actora, constituirían una familia de marcas.

I. Doctrina general.

15. La SAP, Alicante, sección 8 del 06 de julio de 2020 ( ROJ: SAP A 2397/2020 - ECLI:ES:APA:2020:2397 ), asunto "ÚNICO", recordaba que la distintividad desde el punto de vista extrínseco de la marca significa el grado de conocimiento del signo de la actora por el público interesado en ese tipo de producto. La Sentencia del Tribunal General de 1 de marzo de 2018 (asunto Shoe Branding Europe/EUIPO T- 629/16), al referirse a los requisitos de una marca renombrada declara:

" 25 Para ser beneficiaria de la protección prevista en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009 , una marca registrada debe ser conocida por una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por ella [sentencia de 6 de febrero de 2007, Aktieselskabet af 21. november 2001/OAMI - TDK Kabushiki Kaisha (TDK), T-477/04 , EU:T:2007:35 , apartado 48; véase también, por analogía, la sentencia de 14 de septiembre de 1999, General Motors, C-375/97 , EU:C:1999:408 , apartado 26].

26 Al examinar dicho requisito, se deben tomar en consideración todos los elementos pertinentes de los autos, en particular, la cuota de mercado que posee la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración de su uso, así como la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla ( sentencia de 6 de febrero de 2007, TDK, T-477/04 , EU:T:2007:35 , apartado 49; véase también, por analogía, la sentencia de 14 de septiembre de 1999, General Motors, C-375/97 , EU:C:1999:408 , apartado 27)."

16. A estos efectos, hemos de tener en cuenta que una MUE puede ser renombrada si es conocida en una parte sustancial del territorio de la Unión y, esta parte sustancial puede coincidir con el territorio de un Estado como es España ( SSTJUE 6 de octubre de 2009, asunto C-301/07 y 3 de septiembre de 2015, asunto C-125/14). En particular, en el asunto C-32806 Fincas Tarragona [2007] de 22 de noviembre, el TJUE señalaba que el artículo 4, apartado 2, letra d), de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, debe interpretarse en el sentido de que la marca anterior debe ser notoriamente conocida en todo el territorio del Estado miembro de registro o en una parte sustancial de éste. De esta forma, en el par. 18 señalaba expresamente que el sentido dado comúnmente a los términos utilizados en la expresión «en un Estado miembro» se opone a que dicha expresión se aplique a una notoriedad limitada a una ciudad y su entorno que no constituirían, conjuntamente, una parte sustancial de un Estado miembro.

17. Por otra parte, como señalaba el Tribunal Supremo en el caso Maristas (STS, Civil sección 1 del 23 de julio de 2012; ROJ: STS 6110/2012 - ECLI:ES:TS:2012:6110 ), no es necesario para que la marca goce de la consideración de "notoriamente conocida" que, además de serlo para una parte relevante del público interesado, los servicios o productos a los que se aplica sean de gran calidad o, debido a la fuerte inversión en publicidad, la marca transmita una imagen positiva. Lo esencial es que la marca sea conocida por una parte relevante del público interesado, sin perjuicio de que ello pueda venir determinado por la concurrencia de criterios cuantitativos y/o criterios cualitativos.

18. El Tribunal de Justicia ha señalado que el grado de conocimiento requerido debe considerarse alcanzado cuando una parte significativa del público interesado por los productos y servicios amparados por la marca conoce esta marca, añadiendo que ni la letra ni el espíritu del artículo 5, apartado 2 de la Directiva, permiten exigir el conocimiento de la marca por un determinado porcentaje del público"(Asunto C-375/97 General Motors [1999] de 14 de septiembre). Dos cuestiones son importantes. La primera, que el Tribunal de Justicia no ha definido con mayor precisión que la señalada el término "proporción significativa". La segunda, que se ha rechazado fijar un determinado porcentaje del público, por lo que se desaconseja la utilización de criterios fijos de aplicación general, dado que un grado de conocimiento predefinido, tomado aisladamente, puede no ser el más apropiado para una evaluación realista del renombre la notoriedad (Directrices EUIPO Parte C, Oposición, sección 5, 3.1.2.1, -2021-). No obstante lo anterior, ello no significa que un determinado porcentaje carezca de cualquier interés. Bien por ser muy elevado, lo que sirve para acreditar el conocimiento, bien por ser muy bajo, lo que excluye su conocimiento por una parte significativa del público interesado. Con todo, hemos de ser cautelosos, puesto que como afirma la EUIPO cuando "los productos o servicios interesen a grupos de consumidores muy pequeños, este tamaño reducido del mercado total implica que una proporción significativa del mismo también será reducida en cifras absolutas".Finalmente, distintividad por el uso no implica renombre. Para la primera no es necesario un umbral mínimo que sí se exige para el segundo. De ahí que la mera inversión en campañas promocionales o en publicidad, pueda suponer que la marca haya adquirido un fuere carácter distintivo por el uso y, sin embargo, no haya adquirido renombre (EUIPO, Asunto Mandarino/Mandarina Duck, res 21/4/2010, R 1054/2007-44)

19. El público interesado no está compuesto únicamente por los compradores actuales, sino también por los compradores potenciales, así como a los miembros del público que solamente entran en contacto indirectamente con la marca, en la medida en que tales grupos de consumidores puedan ser también destinatarios de los productos en cuestión. Y, en este sentido, se ha señalado que el público interesado es el público en general, por ejemplo, en relación con agua mineral(Asunto MATTONI (fig.) 04/08/2011, R 1265/2010-2), preparaciones medicinales para el tratamiento de la disfunción sexual(Asunto SEXIALIS / CIALIS et al. 15/09/2011, R 2100/2010-1) , productos farmacéuticos para el tratamiento de las arrugas(Asunto C-100/11 Botolist/Botocyl[2012] de 10 de mayo).

20. Se suscita la cuestión de si los productos amparados por la marca interesan a varios grupos de compradores con diferentes perfiles. En tales casos, la cuestión radica en determinar si el renombre debe valorar se dentro de cada grupo por separado o si debe abarcar todos los tipos de compradores. La cuestión es relevante por cuanto la percepción del producto puede ser diferente en diferentes eslabones de la cadena de distribución, de forma que, en alguno de esos eslabones el producto haya podido alcanzar un conocimiento por parte de una parte significativa de dicho escalón, aunque dicho conocimiento no se haya alcanzado en otros eslabones. A priori, no podemos excluir que el renombre se alcance solo a uno de grupos de compradores, cuando una parte significativa de compradores de ese grupo conoce la marca y la vincula con los productos o servicios que ampara. Ahora bien, ello debe ser, consideramos, tratado con cierta cautela, dado que un exceso en la delimitación del público interesado puede distorsionar el grado de conocimiento que se tiene, en realidad, de la marca.

21. El carácter renombrado debe predicarse de la marca para los productos y servicios para los que se encuentra registrada y no de la familia, gozando como tal renombre cada marca individualmente considerada, lo que no tiene que suceder necesariamente con la familia. Cuestión distinta es que el elemento que sirve de unión a la familia de marcas haya adquirido una elevada distintividad por el uso hasta tal punto que el público relevante asocia el renombre también con el elemento que sirve de unión a la familia de marcas (EUIPO McDonald's International Property Company, Ltd. / McDreams Hotel GmbH de 18 de abril de 2018 (asunto R 972/2017).

22. Ello no quiere decir que la existencia de una familia de marcas carezca de importancia alguna. Recordemos que la existencia de una familia de marcas puede influir en la apreciación del riesgo de confusión, aunque no para apreciar la similitud entre los signos (véase Asunto C-552/09 P - Ferrero/OAMI [2011] de 24 de marzo (ECLI: EU:C:2011:177) así como la la SAP Alicante Civil sección 8 del 25 de febrero de 2020 ( ROJ: SAP A 301/2020 - ECLI:ES:APA:2020:301 ). En el caso de la marca renombrada, puede reforzar el vínculo que se puede establecer entre la marca renombrada y el signo impugnado (T-428/18 McDreams Hotel GmbH [2019] de 10 de octubre (

23. En relación a la prueba del renombre, ni las resoluciones administrativas ni las resoluciones judiciales que se hayan podido dictar en procedimientos anteriores son vinculantes para los Tribunales de Marca de la Unión Europea. Ahora bien, ello no quiere decir que los argumentos esgrimidos en las mismas no hayan de ser tenidos en cuenta, ni que no pueda argumentarse en torno a los mismos, pero debe recordarse que el renombre deberá ser acreditado en cada caso si bien tales resoluciones pueden constituir la base fáctica del razonamiento posterior. Sí que es cierto que, en algún caso, hemos reconocido el renombre sin necesidad de mayores esfuerzos argumentativos dada la intensidad del renombre de la marca (Caso Mercedes-Benz- SJM Alicante, a 02 de julio de 2022 - ROJ: SJM A 11696/2022; Caso Vega Sicilia- SJM Alicante, a 27 de abril de 2022 - ROJ: SJM A 12895/2022).

24. Esta posición queda confirmada por la STGUE en T-492/20, S. Tous, S. L. [2021] de 7 de julio de 2021 (ECLI:EU:T:2021:413) en la que se reconoce el valor de las sentencias que se hubieran podido dictar con anterioridad en relación con el signo y los productos o servicios para los que se encuentra registrado si bien ello no ha de impedir la valoración del conjunto de pruebas aportadas. En este sentido, recordemos que el Tribuna General declara la carencia de fuerza probatoria de las sentencias aportadas, pero no por el hecho de que las mismas carezcan de virtualidad probatoria, sino por un defecto de traducción al alemán que era la lengua del procedimiento. En efecto, el Tribunal advierte que solo se tradujo bien una pequeña parte de esas resoluciones, bien nada en absoluto.De esta forma, los fragmentos traducidos no indican cuáles eran las marcas en conflicto, en qué pruebas se basaron esas resoluciones ni respecto de qué productos o servicios se declaró acreditado el renombre.

B. Análisis del presente caso.

25. La prueba presentada por la parte actora para acreditar el renombre sería la siguiente:

* Resoluciones Judiciales y Administrativas:

* Sentencia Nº 219/16 de la Audiencia Provincial de Alicante, que reconoce el carácter notorio de la marca BULGARI??.

* Decisión de la División de Oposiciones de la EUIPO en la oposición Nº B 1 087 768, que confirma el grado de reputación de la marca BULGARI??.

* Sentencia Nº 103/2015 del Juzgado de lo Mercantil Nº1 de Palma de Mallorca, confirmada por la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, que reconoce la distribución selectiva de productos BULGARI??.

* Evidencia Histórica y Cultural:

* La boutique de BULGARI en Roma, visitada por celebridades como Elizabeth Taylor y Richard Burton, quienes hicieron declaraciones públicas sobre la marca??

* La participación de BULGARI en más de 40 películas, con presencia destacada en eventos como los premios Oscar y los Globos de Oro??.

* Cifras Financieras y Publicitarias:

* Facturación en España y la Unión Europea desde 2014 a 2020, con ingresos totales de 419,2 millones de euros en España y 3.062,5 millones de euros en la UE.

* Inversiones publicitarias en España desde 2014 a 2020, sumando un total de 10.512.000 €??.

* Visibilidad y Reconocimiento en Medios y Redes Sociales:

* Estudios de ranking que posicionan a BULGARI en lugares destacados por el apego de los consumidores en redes sociales??.

* Seguidores en Instagram, alcanzando los 10,2 millones el 8 de junio de 2021??.

26. El renombre de la marca BULGARI queda ampliamente acreditado por la vasta y variada evidencia aportada. Las resoluciones judiciales y de la EUIPO destacan el carácter notorio y distintivo de la marca BULGARI, reafirmado por la continua presencia en medios de comunicación y redes sociales. Las cifras de facturación y las inversiones en publicidad confirman la influencia económica y la reputación de BULGARI en el mercado.

27. Asimismo, la evidencia cultural, como las declaraciones de celebridades y la aparición en eventos prestigiosos, refuerza la percepción pública del prestigio y renombre de la marca. Este conjunto de pruebas proporciona una base sólida y multifacética que valida el estatus renombrado de BULGARI, mereciendo una protección reforzada conforme al artículo 8.1 de la Ley de Marcas.

28. En consecuencia, se declara acreditado el renombre de la marca BULGARI, con base en la documentación y pruebas presentadas.

TERCERO.- Infracción de marca renombrada.

I. Doctrina general.

29. Establece el artículo 9.2.c RMUE que el titular de una marca registrada podrá oponerse al empleo de un signo que sea idéntico o similar a la marca de la Unión, independientemente de si se utiliza en relación con productos o servicios que sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que la marca de la Unión esté registrada, si esta goza de renombre en la Unión y si con el uso sin justa causa del signo se obtiene una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca de la Unión o es perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre. De la misma manera, en sede de nulidad, en los artículos 52.1 LM, 8.1 LM y 6.1.b) LM y 8.5 RMUE y 60 RMUE. Por tanto, lo que diremos en sede de infracción debe extenderse a la nulidad.

30. En la sentencia dictada en el Asunto C-408/01 Adidas-Salomon AG c. Fitnessworld Trading Ltd [2003] de 23 de octubre de 2003, el Tribunal de Justicia reconocía la existencia de una protección específica de la marca renombrada, más allá de la protección general reconocida a los signos registrados. Dicha protección requiere, en primer lugar, de que el público pertinente establezca un vínculo entre el signo y la marca. Al respecto, y frente al riesgo de confusión o de asociación, el Tribunal precisaba que la protección no está supeditada a que se constate un grado de similitud tal entre el signo y la marca de renombre que exista, para el público pertinente, un riesgo de confusión entre ambos. Basta que el grado de similitud entre el signo y la marca de renombre tenga por efecto que el público pertinente establezca un vínculo entre el signo y la marca.Por tanto, como señala la doctrina, la existencia de un vínculo mental entre las marcas no presupone la existencia de un riesgo de confusión y el hecho de que una marca posterior evoque la marca anterior renombrada equivale a la existencia de un vínculo mental entre las marcas (Fernández-Novoa, Carlos. Estudios sobre la protección de la marca renombrada. Marcial Pons; 2014, pag 91). En definitiva, la protección va más allá del riesgo de confusión o de asociación. La existencia de un vínculo de ese tipo, al igual que la de un riesgo de confusión [...] debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta la totalidad de los factores pertinentes en cada caso (ap. 30). En la STJUE Asunto C-252/07 Intel Corporation Inc. [2008] de 27 de noviembre señalaba, en su ap. 42, que entre tales factores cabe citar:

a. el grado de similitud entre las marcas en conflicto;

b. la naturaleza de los productos o servicios para los que se registraron respectivamente las marcas en conflicto, incluido el grado de proximidad o de diferenciación entre dichos productos o servicios, así como el público relevante;

c. la intensidad del renombre de la marca anterior;

d. la fuerza del carácter distintivo de la marca anterior, bien sea intrínseca o adquirida por el uso;

e. la existencia de un riesgo de confusión por parte del público.

31. Factores que son explicados, posteriormente, en los ap. 43 a 57 de la sentencia.

32. Por otra parte, no basta con la evocación de la marca anterior (la existencia de dicho vínculo no basta, por sí mismo, para apreciar la existencia de una de las infracciones-ap. 32-), sino que es preciso que se cumpla alguno de los siguientes tres elementos del tipo con carácter alternativo (dice el TJUE que basta que concurra uno solo de estos tres tipos de infracciones para que resulte aplicable dicho precepto-ap. 28-):

a. que se cause un perjuicio al carácter distintivo de la marca anterior (dilución de la marca, cuando se ha producido o existe riesgo de producirse una alteración de comportamiento económico del consumidor medios de los productos o servicios para los que está registrada la marca renombrada).

b. que se cause un perjuicio al renombre de la marca anterior (tarnishment)

c. que se obtenga una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de dicha marca (parasitismo o freeriding).

A. Circunstancias del caso concreto.

i. Productos y servicios.

33. Desde el punto de vista de los productos y servicios existe plena identidad sin que la cuestión haya sido controvertida.

i. Similitud.

34. En este sentido, debemos recordar que la protección de la marca reforzada no requiere ni de identidad ni de similitud que produzca confusión entre los signos, pero sí de cierta similitud aun escasa ( C-254/09 Calvin Klein Trademark/OAMI [2010] de 2 de septiembre (ECLI: EU:C:2010:488). En este primer estadio es irrelevante la notoriedad y el carácter distintivo ( C-552/09 P Ferrero/OAIM [2011] de 24 de marzo -ECLI: EU:C:2011:177)

35. Desde el punto de vista visual, las marcas presentan una indudable similitud visual.

36. De hecho, nos encontramos ante el ejemplo paradigmático de copias serviles por lo que, sin perjuicio de que las mismas sean de mala calidad, el carácter de copia es claro.

37. No existe similitud fonética al tratarse de signos puramente gráficos.

38. Existe total similitud conceptual.

39. En definitiva, las marcas presentan una similitud media-alta

ii. Vínculo

40. En C-252/07 Intel Corporation Inc.[2008] de 27 de noviembre (ECLI: EU:C:2008:655), el TJUE señalaba que el hecho de que la marca posterior evoque la marca anterior de renombre al consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, equivale a la existencia de un vínculo.

41. Partiendo de que la asociación que los consumidores establezcan entre el signo y la marca no tienen que ser inmediata ( C-603/14 P El Corte Inglés S.A /EUIPO -ECLI:EU:C:2015807), en los razonamientos anteriores.

42. Tenemos que tener existe una similitud media-alta entre los signos.

43. Las marcas anteriores gozan de intensidad alta de renombre.

44. Los productos y servicios son idénticos sin que se haya discutido tal cuestión.

45. Por tanto, debemos declarar que en el presente caso existe una evocación directa, suficiente a los efectos de establecer la existencia de un vinculo en la mente del consumidor medio entre la marca renombrada y el signo impugnado en todos los casos.

iii. Requisitos de antijuridicidad.

46. Ya hemos recordado que ( C-252/07 Intel Corporation Inc.[2008] de 27 de noviembre (ECLI: EU:C:2008:655) no basta con la evocación de la marca anterior (la existencia de dicho vínculo no basta, por sí mismo, para apreciar la existencia de una de las infracciones-ap. 32-), sino que es preciso que se cumpla alguno de los siguientes tres elementos del tipo con carácter alternativo (dice el TJUE que basta que concurra uno solo de estos tres tipos de infracciones para que resulte aplicable dicho precepto-ap. 28-):

a. que se cause un perjuicio al carácter distintivo de la marca anterior (dilución de la marca, cuando se ha producido o existe riesgo de producirse una alteración de comportamiento económico del consumidor medios de los productos o servicios para los que está registrada la marca renombrada).

b. que se cause un perjuicio al renombre de la marca anterior (tarnishment)

c. que se obtenga una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de dicha marca (parasitismo o freeriding).

47. Por otra parte, como señalaba el TJUE en C-252/07 Intel Corporation Inc.[2008] de 27 de noviembre (ECLI: EU:C:2008:655), para determinar la existencia de una de las infracciones señaladas o de un serio riesgo de que tal infracción se cometa en el futuro debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta la totalidad de los factores pertinentes en cada caso y, en particular:

a. el grado de similitud entre las marcas en conflicto;

b. la naturaleza de los productos o servicios para los que se registraron respectivamente las marcas en conflicto, incluido el grado de proximidad o de diferenciación entre dichos productos o servicios, así como el público relevante;

c. la intensidad del renombre de la marca anterior;

d. la fuerza del carácter distintivo de la marca anterior, bien sea intrínseca o adquirida por el uso;

e. la existencia de un riesgo de confusión por parte del público.

48. No debemos olvidar que no debe probarse la existencia de una infracción efectiva y actual sino que basta con probar el serio riesgo de que la infracción se produzca en el futuro. ( C-252/07 Intel Corporation Inc.[2008] de 27 de noviembre (ECLI: EU:C:2008:655) ap. 38.

49. Finalmente, como ha señalado el TJUE en C-487 L'Oreal [2009] de 18 de junio (C-487 L'Oreal (ECLI: EU:C:2009:378) ap. 50, la existencia de una ventaja desleal obtenida del carácter distintivo o del renombre de la marca, según dicha disposición, no exige ni la existencia de un riesgo de confusión ni la de un riesgo de perjuicio para el carácter distintivo o el renombre de la marca o, en términos más generales, para el titular de ésta. El tercero que hace uso de un signo similar a una marca de renombre obtiene una ventaja desleal de su carácter distintivo o de su renombre cuando mediante dicho uso intenta aprovecharse de la marca de renombre para beneficiarse de su poder de atracción, de su reputación o de su prestigio y explotar el esfuerzo comercial realizado por el titular de la marca para crear y mantener la imagen de ésta sin ofrecer a cambio compensación económica alguna.

50. Teniendo en cuenta el renombre de las marcas registradas, unido a la similitud media-alta entre las marcas y los productos presuntamente infractores, y la plena similitud en cuanto a los productos y servicios, en el presente caso existe un riesgo claro de posible degradación de las marcas de la actora de forma que se puede causar un grave perjuicio al renombre de las marcas registradas, especialmente teniendo en cuenta el sistema de distribución selectiva.

51. En estos casos, la existencia de un riesgo en los términos exigidos en la legislación marcaria se produce de forma automática sin necesidad de mayor justificación.

52. En definitiva, el vínculo que se puede establecer entre el signo de la demandada y los signos renombrados, es suficiente a los efectos de considerar, dadas las circunstancia antecedentes, la presencia de un riesgo serio de aprovechamiento desleal del carácter distintivo o del renombre de las marcas.

CUARTO. -Infracción de diseño registrado.

1. El ejercicio de la acción de nulidad con carácter reconvencional contra el modelo registrado exige, con carácter previo, que nos refiramos a la misma dado que su estimación supondría el decaimiento de la acción ejercitada por la parte actora.

2. El artículo 10 del RDMC confiere un ámbito de protección al diseño registrado más amplio que el que confiere al diseño no registrado, sobre la base de un derecho de exclusiva que impide la utilización de modelos que no generen en el usuario informado una impresión general distinta, teniendo en cuenta el grado de libertad del autor, así como que conforme señala la STJUE de 20 de octubre de 2011 el grado de atención del usuario informado se centra más en "(...) las similitudes existentes entre los elementos no necesarios y a las diferencias entre los elementos esenciales que a aquellas semejanzas que vienen definidos por la estructura base".En este sentido, señala la STDMC de España de 6 de febrero de 2014: "conforme dispone el art 10-1 RDMC , en función de la impresión general que produzca respecto de los usuarios informados, de modo tal que sólo habrá infracción si el modelo denunciado no produjera una impresión general distinta, precisándose en el apartado 2 del citado precepto que, para determinar la protección debe tenerse en cuenta el grado de libertad del autor al desarrollar el dibujo o modelo.".La evaluación no puede consistir simplemente en una comparación analítica de una lista de similitudes y diferencias (véanse las sentencias de 18/03/2010, T-9/07, Metal rappers, EU:T:2010:96, apartados 54 a 84; de 20/10/2011, C-281/10 P, Metal rappers, EU:C:2011:679, apartados 53 a 59; de 07/11/2013, T-666/11, Gatto domestico, EU:T:2013:584, apartado 21).

3. Por su parte, el TGUE en los Asuntos T-68/10, Sphere Time v OHMI[2011] de 14 de junio ( EU:T:2011:269), apartado 73 y 74 ha señalado que no hay que examinar aisladamente y de manera exclusiva sus representaciones gráficas, sino que, antes al contrario, deben apreciarse globalmente todos los elementos presentados que permitan determinar, de manera lo suficientemente precisa y cierta, la impresión general producida por el dibujo o modelo de que se trate.

4. Por su parte, la Sentencia del Tribunal de Marca de la Unión Europea de 5 de mayo de 2017 señalaba que :

"Podemos concluir que un dibujo o modelo infringe otro dibujo o modelo (en nuestro caso, los registrados con anterioridad) cuando, habida cuenta de la libertad del autor en la elaboración de aquél, tal dibujo o modelo no produce en el usuario informado una impresión general distinta de la producida por los dibujos o modelos anteriores. La infracción se produce cuando el dibujo o modelo confrontado produce una misma impresión general, para lo cual, como venimos diciendo, debe tenerse en cuenta el grado de libertad del autor al desarrollarlo, la naturaleza del producto al que se aplica o incorpora el dibujo o modelo y, en particular, el sector industrial al que pertenece -STGUE 22 junio 2012, asunto T-153/08 -. En definitiva, y como también ha dicho este Tribunal con reiteración, en anteriores resoluciones, son tres los conceptos que determinan la existencia de la infracción del modelo comunitario registrado; a saber: el de usuario informado, el grado de libertad del autor y la impresión general mediante la comparación de los modelos en liza."

5. Finalmente, la comparación debe centrarse en el dibujo o modelo impugnado tal como fue registrado y debe estar basado en los elementos que están realmente protegidos, sin tener en cuenta las características que se excluyen de la protección.

6. El grado de libertad del autor en la elaboración del dibujo o modelo se define sobre la base, concretamente, de los imperativos vinculados a las características impuestas por la función técnica del producto, o de un elemento del producto, o incluso de las prescripciones legales aplicables al producto. Tales imperativos llevan a una normalización de determinadas características que entonces pasarán a ser comunes a los dibujos o modelos aplicados al producto de que se trate ( sentencias de 09/09/2011, T-10/08 y T-11/08, Internal combustion engine, EU:T:2011:447, apartados 32, 47; de 18/03/2010, T-9/07, Metal rappers, EU:T:2010:96, apartado 67).

QUINTO.- Impresión general distinta

7. La parte actora presenta el siguiente diseño registrado:

8.

9. Se trata de la representación de un colgante o pendiente en forma circular con un circulo plateado exterior que contiene la inscripción BULGARI por duplicado. El centro, en negro en uno de los diseños y con una figura en el segundo.

10. La demandada ha comercializado los siguientes productos:

11.

A. Sector

12. Ya hemos señalado que a pesar de que el diseño impugnado para está registrado para "piezas de joyería".

B. Usuario informado

13. La identificación del usuario informado, sin perjuicio de ser cuestión nuclear, no se encuentra suficientemente delimitada en el Reglamento 6/2002 siendo una cuestión de delimitación principalmente jurisprudencial.

14. La STMUE de 2 de febrero de 2012 ( ROJ: SAP A 201/2012.- ECLI:ES:APA:2012:201) en relación con diseños relativos a calzado femenino y citando la STJUE PepsiCo. Inc v Grupo Promer Mon Graphic S.A[2011] de 20 de octubre, recordaba que "no es el consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz que percibe habitualmente el dibujo o modelo como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar ". Y " tampoco es un experto o técnico capaz de observar en detalle las más pequeñas diferencias que existan entre los modelos o dibujos en conflicto". Hechas las caracterizaciones negativas, especifica: "de este modo, el adjetivo «informado» sugiere que, sin ser un diseñador ni un experto técnico, el usuario conoce los diferentes dibujos o modelos existentes en el sector de que se trata, dispone de un determinado grado de conocimiento sobre los elementos que normalmente contienen esos dibujos o modelos y, debido a su interés por los productos de que se trata, presta un grado de atención relativamente elevado al utilizarlos ", y concluye: "el usuario informado presta más atención a las similitudes existentes entre los elementos no necesarios y a las diferencias entre los elementos esenciales que a aquellas semejanzas que vienen definidos por la estructura base".

15. La cualidad de usuario informado no se adquiere por la mera experiencia de consumo. De ser así, se requiere una experiencia de consumo cualificada. Es usuario informado no el consumidor medio sino quien conoce los diferentes dibujos o modelos existentes en el sector de que se trata , tiene un determinado conocimiento de los elementos propios del diseño y, debido a su interés por los productos de que se trata, presta un grado de atención relativamente elevado a utilizarlos.

16. Así, tras citar, STJUE C-281/2010 P PepsiCo. Inc v Grupo Promer Mon Graphic S.A[2011] de 20 de octubre (ECLI: EU:C:2011:679), la parte actora considera que el Juez puede ser el usuario informado. En este sentido, manifiesta que, "cabe suscitar la cuestión, en este caso, si la percepción personal del juzgador puede trasladarse a la sentencia con el valor de la "impresión general producida en un usuario informado". Considera la doctrina más autorizada en la materia que podrá el juzgador representar tal papel cuando se trate del diseño de productos dirigidos a amplios sectores de consumidores y usuarios, como ocurre en este caso, en el que el juzgador podrá comprobar el grado de similitud, por no decir, de identidad, entre los modelos comparados".

17. El RMDC no establece en ningún momento que el Juez pueda ser el usuario informado. Es cierto que se ha admitido en algún caso pero no por ello deja de ser controvertido. En primer lugar, porque ha de tratarse de productos dirigidos a amplios sectores de consumidores y usuarios. En segundo lugar, porque incluso en estos casos, habrá de estarse a la naturaleza del producto en cuestión a los efectos de determinar las razones por las que cualquier consumidor y, por ende, el juez, podrá ser considerado usuario informado. En tercero lugar, porque el usuario informado ha de considerarse una ficción legal sin que la humanización de la misma sea un requisito del reglamento.

18. Y es que el concepto de usuario informado difícilmente puede desligarse de la experiencia personal. Así, en C-281/2010 P PepsiCo. Inc v Grupo Promer Mon Graphic S.A[2011] de 20 de octubre (ECLI: EU:C:2011:679), el TJUE señalaba que el concepto de usuario informado puede entenderse referido a un usuario que presenta no ya un grado medio de atención, sino un especial cuidado, ya sea debido a su experiencia personal, ya a su amplio conocimiento del sector de que se trate.Esto es, la experiencia personal es uno de los posibles elementos que cualifica a un usuario del producto como "informado". Ello llevaba al Tribunal General (y al Tribunal de Justicia, que convalidaba la sentencia de instancia) a reconocer que en el caso de pogs, rapperso tazos,el usuario informado pertinente en el presente caso podría ser un niño de unos 5 a 10 años de edad o un director de técnicas de comercialización de una sociedad fabricante de productos cuya promoción se lleve a cabo mediante la oferta de «pogs», «rappers» o «tazos». Esto es, experiencia personal o amplio conocimiento del sector. El usuario informado es necesario que haya adquirido un cierto conocimiento no experto (especial cuidado) del producto en cuestión, mediante, por ejemplo, un uso particularmente atento del producto, lecturas de prensa especializada, asistencias a ferias, conferencias, etc.

19. Finalmente, debe recodarse que el usuario informado no es un experto y, por tanto, no puede confundirse con los peritos, sin perjuicio de que su criterio puede ser introducido mediante una pericial en cuyo caso el experto deberá intentar identificar aquella posición de usuario informado y emitir informe en tal consideración. En este sentido, los peritos se han limitado a establecer las similitudes o diferencias desde su posición expertos.

20. Los diseños controvertidos se refieren ambos a piezas de joyería. Los usuarios informados tienen conocimiento de las piezas disponibles en el mercado y podríamos identificarlo como el comprador habitual de joyería y bisutería.

C. Grado de libertad

21. Como señalaba el Tribunal de Marca de la Unión Europea de España en su sentencia de 28 de septiembre de 2020 ( ROJ: SAP A 2403/2020 - ECLI:ES:APA:2020:2403 ) el grado de libertad del autor en la elaboración del dibujo o modelo se define sobre la base de los imperativos vinculados a las características impuestas por la función técnica del producto, o de un elemento del producto, o incluso de las prescripciones legales aplicables al mismo. Tales imperativos llevan a una normalización de determinadas características que entonces pasan a ser comunes a los dibujos o modelos aplicados al producto de que se trate (STG de 18 de marzo de 2010 y STJUE de 21 de noviembre de 2013).

22. Cuanto más restringida sea la libertad del autor en la elaboración del dibujo o modelo comunitario, mayor será la posibilidad de que las diferencias secundarias que existan entre los dibujos o modelos comparados causen una impresión general distinta en los usuarios informados ( sentencia de 18 de marzo de 2010, T- 9/07, "Representación de un soporte promocional circular", apartados 67 y 72; sentencia de 9 de septiembre de 2011, T-10/08 , "Motor", apartado 33), ya que la diferencia es más difícil de conseguir; a la inversa, a mayor libertad de creación, mayor ha de ser la divergencia con lo ya existente para afirmar que la impresión general es distinta.

23. El grado de libertad del autor no se ve afectado por el hecho de que coexistan en el mercado dibujos o modelos similares y formen una "tendencia general", o coexistan en los registros de las oficinas de la propiedad industrial ( sentencia de 22 de junio de 2010, T-153/08, "Equipo de comunicación", apartado 58; resolución de 1 de junio de 2012, R 0089/2011-3 - "Sacacorchos", apartado 27).

24. En el caso de las piezas de joyería el diseñador tendrá una gran libertad.

D. Impresión general que produce el modelo impugnado respecto del modelo registrado.

25. En el Asunto C-281/10 PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic (Tazos) [2011] de 20 de octubre (ECLI: EU:C:2011:679) el Tribunal de Justicia señalaba que "no es erróneo tener en cuenta, en la evaluación de la impresión general de los dibujos o modelos en cuestión, los productos efectivamente comercializados que corresponden a esos dibujos o modelos", ahora bien , siempre y cuando la comparación entre los productos reales se emplee únicamente a título ilustrativo para confirmar las conclusiones ya alcanzadas y no pueda considerarse que constituya la base de la motivación de la sentencia recurrida. En este sentido, el hecho de que el Tribunal General hubiera empleado el verbo "confirmar" permitía al Tribunal de Justicia afirmar que "el Tribunal General basó en realidad sus apreciaciones sobre los modelos o dibujos en conflicto tal como se describen y representan en las respectivas solicitudes de registro".

26. Por tanto, puede tenerse presente el modelo registrado en la forma comercializada, pero solo en la medida que permita confirmar las conclusiones ya alcanzadas respecto del análisis de la impresión general, y no constituyan la base de la motivación de la estimación o desestimación de la acción de infracción de modelo comunitario ejercitada.

27. En el presente caso, la impresión general se presenta en términos de alta similitud. No debemos olvidar que la valoración se realiza desde la posición del usuario informado que, en este caso, hemos identificado con el comprador habitual de este tipo de productos.

28. El hecho de que se trate de copias serviles lo único que implica es el carácter de copia civil a los efectos de la legislación de protección de diseño sin que ello elimine el carácter ilícito de la conducta. Es precisamente el carácter de copia, sea esta de peor calidad o no, el que determina la infracción, de forma que la mayor o menor calidad puede tener relevancia en otros estadios, como puede ser el de la indemnización de daños morales.

SEXTO.- acción declarativa

53. De lo anterior se declara probado que la parte demandada ha infringido los derechos de propiedad intelectual de la actora los términos anteriormente expuestos.

SEPTIMO.- acción de cesación, remoción y prohibición.

54. La parte solicita que se condene a la parte demandada a los siguientes pedimentos:

a. Cesar en los actos infractores (fabricación y/o comercialización y/o almacenamiento y/o distribución de productos infractores)

b. Ordenar la retirada del tráfico económico de los productos infractores, y su posterior destrucción a costa de la demandada, así como de cualquier soporte, material o documento en los que se haya materializado la violación, así como los medios empleados para su fabricación.

55. El artículo 41.a) y c) de la LM recoge la acción de cesación, de abstención y de remoción. Por su parte, la STS de 23 de julio de 2012 recuerda que el presupuesto de la estimación de la acción de remoción es precisamente la estimación de la acción declarativa de infracción marcaria, siendo un efecto automático de la estimada aplicación. Así, argumenta que "la apreciación de la infracción de la marca notoria de la actora, legitima a ésta para pedir la cesación de los actos infractores, en este caso, del uso del signo "Maristas" en la promoción inmobiliaria que la demandada ha desarrollado en Alicante [ art. 41.1.a) LM , aplicable por la remisión general a la regulación interna de cada Estado miembro, contenida en el art. 101 RMC]".En este mismo sentido se pronuncia la STMUE de España de 19 de julio de 2013. En los mismos términos la legislación de protección del diseño nacional y comunitario. Cabe, pues, estimar la acción de cesación, abstención y remoción ejercitada por la parte demandante, que comprenderá la condena a las multas coercitivas del artículo 44 de la LM y del artículo 102 del RMUE para asegurarse la efectividad de estos pronunciamientos de condena.

56. El hecho de que se haya procedido a incautar las piezas comercializadas en el curso de una operación policial no impide la orden de cesación puesto que basta el mero riesgo para que la misma deba ser adoptada.

57. Por todo ello, procede ordenar la destrucción a costa de la demandada de los productos infractores, así como de cualquier soporte, material o documento en los que se haya materializado la violación.

OCTAVO.-- Acción de daños y perjuicios.

58. La parte demandante pretende, tal y como resulta del suplico de su demanda, a indemnizar a la actora por los daños y perjuicios causados. Dada la similitud en cuanto a los criterios cuantificatorios entre la legislación marcaria y la legislación de diseño, nos referiremos en el presente únicamente a la marcaria.

B. Sistema de responsabilidad

59. Establece el artículo 42 LM lo siguiente: 1. Quienes, sin consentimiento del titular de la marca, realicen alguno de los actos previstos en la letra a) del apartado 3 y en el apartado 4 del artículo 34, así como los responsables de la primera comercialización de los productos o servicios ilícitamente marcados, estarán obligados en todo caso a responder de los daños y perjuicios causados 2. Todos aquellos que realicen cualquier otro acto de violación de la marca registrada solo estarán obligados a indemnizar los daños y perjuicios causados si hubieran sido advertidos suficientemente por el titular de la marca o, en su caso, por la persona legitimada para ejercitar la acción acerca de la existencia de esta, convenientemente identificada, y de su violación, con el requerimiento de que cesen en la misma, o cuando en su actuación hubiere mediado culpa o negligencia o la marca en cuestión fuera renombrada.

60. Se consagra así un doble sistema de responsabilidad objetivo-subjetivo dependiendo de la tipología de la conducta infractora y del carácter de la marca.

61. En el presente caso, el demandante ha colocado el signo en los productos (34.3.a LM) en relación con las marcas protegidas. Al mismo tiempo, se trata de marcas renombradas.

C. la regalía hipotética:

62. La Sentencia del Tribunal de Marca de la Unión Europea de 6 de mayo de 2016 ( ROJ: SAP A 1272/2016 - ECLI:ES:APA:2016:1272 ) señalaba al respecto lo siguiente:

1. La naturaleza de la regalía es la propia del enriquecimiento injusto.

2. No obstante, en materia de indemnización por violación de marca, la regalía no es sino un instrumento para cuantificar perjuicios en el marco de una acción resarcitoria del perjuicio, no del enriquecimiento injusto.

3. Es por ello que la licencia hipotética encarna daños causados por la infracción, no expresando una presunción aunque se sustente en una ficción jurídica por la cual se presume iures et de iure que se ha celebrado un contra to con el infractor.

4. Es un criterio en todo caso electivo para el perjudicado.

Ello explica a su vez, la forma en que quedan condicionados diversos aspectos de la acción indemnizatoria y en concreto lo relativo a la prueba del daño, a lo que hace a la relación causal y, desde luego, a la cuantificación de la indemnización.

La prueba del daño se satisface con la prueba de la explotación infractora. Si el criterio se sustenta en el enriquecimiento del infractor, el daño consiste en el importe debido y no pagado para que el tercero fuera legítimo usuario de la marca. En tales condiciones, la prueba del quebranto del titular deviene inútil.

Desde la perspectiva del nexo causal, su prueba se cumplimenta con la acreditación de la infracción en tanto ésta supone un uso no contra tado con el titular. Es por ello que el daño para el titular, que es acreedor de lo no cobrado por el contra to ficticio de licencia, trae correspondencia con el ahorro del usuario no autorizado de la marca. Y ese precio debe abonarse al margen del éxito comercial obtenido por el infractor pues éste forma parte del riesgo comercial al que es ajeno el uso autorizado, ficticiamente, de la marca.

En conclusión,

5. El criterio indemnizatorio en que consiste la licencia hipotética condiciona las reglas sobre prueba del daño, sobre prueba de la relación causal entre la infracción y el daño y sobre el importe del daño.

6. Así, la realidad del daño sólo exige la comprobación de la explotación infractora. La naturaleza del criterio en que consiste la licencia hipotética así lo exige, no requiriéndose probar el daño propiamente dicho ni desde luego, el importe del quebranto efectivo.

7. Por otro lado, la acreditación del nexo causal se alcanza con la probanza de la infracción. La hipótesis sobre la existencia de un contra to de licencia, expresa el daño cesante que en forma de ahorro de costes consigue quien invade la esfera de exclusiva de otro. Por tanto, la indemnización por el perjuicio es conforme a este criterio, a ese ahorro obtenido por el infractor correlativo a lo no obtenido por el titular.

8.- Al ser el precio de un contra to ficticio, debe abonarse aunque el infractor no hubiera obtenido beneficios con la infracción.

63. Por tanto, basta la constatación de una explotación por parte del infractor sin que sea necesario siquiera que el titular del derecho de exclusiva venga otorgando habitualmente en el tráfico jurídico económico licencias. Como señala la STMUE de 6 de mayo de 2016, "en su fijación resulta indiferente que hubiera o no política de licencias". En su caso, la dificultad estribará en determinar el cálculo de la concreta licencia a la vista de los usos del sector pero ello no priva de efectividad al modo resarcitorio elegido, reflejo de una acción de enriquecimiento injustificado.

D. el 1% de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados. El sistema de indemnización mínima del artículo 43.5 LM . Caso Nuba [2019].-

64. Superando las iniciales dudas interpretativas, el Tribunal supremo en el Caso Nuba [2019] (STS, Civil sección 1 de 3 de octubre de 2019 - ROJ: STS 3027/2019 - ECLI:ES:TS:2019:3027 ) fija doctrina jurisprudencial considerando que el articulo 43.5 LM tiene naturaleza indemnizatoria y que, por tanto, establece una presunción iuris tantum de existencia de daño.

[El artículo 43.5 LM] contiene una regla a la que puede acogerse el titular de la marca que ha sufrido una infracción que le ha reportado un "perjuicio", para calcular la indemnización y evitar que la falta de prueba le prive de una compensación económica.

Aunque esta regla acentúa la objetivación de la compensación económica, no por ello puede interpretarse en el sentido de que se tenga derecho a una indemnización incluso en los casos en que se haya constatado que la infracción no pudo ocasionar "perjuicio" alguno al titular de la marca. Exige como presupuesto previo la existencia del "perjuicio", con independencia de su entidad.

Como se ha apuntado en la doctrina, esta regla no altera la naturaleza resarcitoria de la acción de indemnización de daños y perjuicios, que presupone la existencia de estos. No introduce una suerte de sanción por la infracción, en beneficio del titular de la marca infringida, sino que la ratio de la norma es facilitar la cuantificación de la indemnización: en todo caso el 1% de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados.

De hecho, esta regla, que cifra en todo caso la indemnización en el 1% de la cifra de negocio [sin perjuicio de que el titular de la marca pueda exigir una indemnización mayor si prueba que la violación de su marca le ocasionó daños o perjuicios superiores], está relacionada con el criterio de cuantificación de la letra a) del art. 43.2 LM , pues facilita el cálculo del beneficio económico obtenido por el infractor con la violación de la marca.

E. fijación de la indemnización en el presente caso.

65. De conformidad al artículo 43.2 de la LM y artículo 55.2 de la LPJDI, la parte actora ha optado por el criterio del punto a) de sendos artículos, esto es, los beneficios que haya obtenido el infractor como consecuencia de la violación, cuya cuantificación se habrá que determinar en ejecución de sentencia y , en todo caso, con carácter subsidiario, se reclama el derecho a percibir en concepto de indemnización de daños y perjuicios el 1 por ciento (1%) de la cifra de negocios obtenida por la demandada con la comercialización de los productos ilícitamente marcados. Se estima la petición en tales términos fijando el dies a quo en los 5 años inmediatamente anteriores al 18 de marzo de 2013, por tanto, desde el 18 de marzo de 2008.

66. En segundo lugar, la parte, no sin cierta ambigüedad, solicita que se indemnice sobre la base de la imposición de una indemnización coercitiva y de daños por desprestigio. En cuando a la primera cuestión será tratada en el siguiente fundamento de derecho. En cuanto a la segunda, tenemos que tener en cuenta que la parte debe realizar, como ya ha señalado este tribunal en otras ocasiones, un esfuerzo mínimamente argumentativo para poder justificar las razones que dan lugar al daño por desprestigio, lo que no sucede en el presente caso.

NOVENO.- Multas coercitivas.

67. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 LM, cuando se condene a la cesación de los actos de violación de una marca, el Tribunal fijará una indemnización de cuantía determinada no inferior a 600 euros por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la violación. El importe de esta indemnización y el día a partir del cual surgirá la obligación de indemnizar se fijará en ejecución de sentencia.

68. Somos conscientes de que la cuestión suscita cierta controversia y no pocos problemas en sede de ejecución. No obstante lo anterior, hemos de decantarnos por una aplicación literal de la ley. Por tanto, la sentencia no procede a la imposición de multa alguna, sino que será al tiempo de despacho de ejecución, y mediante pieza separa da multa, como se procederá a la imposición y, en su caso, a la liquidación de la cuantía indemnizatoria correspondiente.

69. Por tanto, no procederá la fijación del dies a quo,ni de la cuantía indemnizatoria, sino a la luz de las circunstancias concurrentes una vez se despache ejecución, bien provisional, bien definitiva.

DECIMO.- publicación de la sentencia.

70. No procede. La parte ni siquiera ha motivado las razones que deben llevar a la publicación no siendo la misma susceptible de ser impuesta con base a automatismos.

UNDECIMO.- Costas.

71. De conformidad con el artículo 394 de la LEC, en los procesos declarativos, las costas de la primera instancia se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que el tribunal aprecie, y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho. En el presente caso deben imponerse las costas a la parte demandada.

Visto lo anterior,