Sentencia Civil Juzgado de lo Mercantil de Alicante/Alacant nº 1, Rec. 417/2023 de 14 de junio del 2024

PRIMERO.- Competencia de los Juzgados de Marca de la Unión Europea.

I. Marco general

1. El artículo 123 del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (ex art. 91 Reg. 40/94 de Marca Comunitaria) establecía que los Estados miembros designarán en sus territorios un número tan limitado como sea posible de tribunales nacionales de primera y de segunda instancia, encargados de desempeñar las funciones que les atribuya el presente Reglamento.

2. Dispone el artículo 124 RMUE que los tribunales de marcas de la Unión Europea tendrán competencia exclusiva:

a) para cualquier acción por violación y -si la legislación nacional la admite- por intento de violación de una marca de la Unión;

b) para las acciones de comprobación de inexistencia de violación si la legislación nacional las admite;

c) para cualquier acción entablada a raíz de hechos contemplados en el artículo 11, apartado 2;

d) para las demandas de reconvención por caducidad o por nulidad de la marca de la Unión contempladas en el artículo 128

3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 125, apartados 1, 2 y 5, serán competentes los Tribunales de Marca de la Unión en los siguientes casos:

1. Sin perjuicio de las disposiciones del presente Reglamento así como de las disposiciones del Reglamento (EU) n.o 1215/2012 aplicables en virtud del artículo 122, los procedimientos resultantes de las acciones y demandas contempladas en el artículo 124 se llevarán ante los tribunales del Estado miembro en cuyo territorio tenga su domicilio el demandado o, si este no estuviera domiciliado en uno de los Estados miembros, del Estado miembro en cuyo territorio tenga un establecimiento.

2. Si el demandado no estuviera domiciliado ni establecido en el territorio de un Estado miembro, estos procedimientos se llevarán ante los tribunales del Estado miembro en cuyo territorio tenga su domicilio el demandante o, si este último no estuviera domiciliado en uno de los Estados miembros, del Estado miembro en cuyo territorio tenga un establecimiento.

[...]

5. Los procedimientos resultantes de las acciones y demandas contempladas en el artículo 124, con excepción de las acciones de declaración de inexistencia de violación de marca de la Unión, podrán también llevarse ante los tribunales del Estado miembro en cuyo territorio se hubiere cometido el hecho o el intento de violación o en cuyo territorio se hubiera cometido un hecho de los contemplados en el artículo 11, apartado 2.

4. En cumplimiento del mandato recogido en el artículo 123 RMUE, el artículo 86 quinquies de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, tras la modificación operada por la Ley Orgánica 7/2022, de 27 de julio, establece lo siguiente:

1. Además de la competencia para conocer con jurisdicción en toda la provincia de las materias a que se refieren los dos artículos anteriores, los Juzgados de lo Mercantil con sede en la ciudad de Alicante tendrán competencia exclusiva para conocer en primera instancia con jurisdicción en todo el territorio nacional de aquellas acciones que se ejerciten al amparo de lo establecido en el Reglamento (UE) 2017/1001, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea, y del Reglamento (CE) n.º 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios.

2. A los solos efectos de la competencia específica a que se refiere el apartado anterior, esos juzgados se denominarán Juzgados de Marca de la Unión Europea.

3. Los Juzgados de Marca de la Unión Europea tendrán también competencia exclusiva para conocer de aquellas demandas civiles en las que se ejerciten acumuladas acciones relativas a marcas de la Unión y a marcas nacionales o internacionales idénticas o similares; y de aquellas en las que existiera cualquier otra conexión entre las acciones ejercitadas si al menos una de ellas estuviera basada en un registro o solicitud de marca de la Unión.

5. Además, al tener la European Union Intellectual Property Office(EUIPO) su sede en España, los Juzgados de Marca de la Unión Europea de España tienen la siguiente competencia internacional residual derivada directamente del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017:

a) De conformidad con lo establecido en los artículos 19, 23 y 110 Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea, las resoluciones de la EUIPO que fijen la cuantía de los gastos tendrán carácter ejecutivo y en el caso de que el ejecutado tuviera su domicilio o sede fuera del territorio comunitario (y no tuviera un establecimiento en la fecha considerada), la ejecución le corresponde al Estado miembro en el que tiene su sede la Oficina. Mediante acuerdo de Junta Sectorial de jueces de los Juzgados de lo Mercantil de Alicante de 18 de marzo de 2022, la competencia para conocer de forma exclusiva de los citados asuntos le corresponde al Juzgado de lo Mercantil número 1 de Alicante.

b) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 125.3 Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea, serán competentes los tribunales de Marca de la Unión Europea para conocer de las acciones y demandas contempladas en el artículo 124 en aquellos casos en los que ni el demandado ni el demandante estuvieran así domiciliados ni establecidos de conformidad con lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 125 RMUE.

II. Competencia internacional en el caso presente.

6. En el presente caso, la demandada tiene su domicilio en España por lo que la competencia internacional y territorial para conocer del presente asunto le corresponde a los Juzgados de Marca de la Unión Europea de España de conformidad con el artículo 125.1 Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, al no tener ninguna de las partes domicilio ni establecimiento en la Unión Europea.

SEGUNDO.- Medidas cautelares inaudita parte.

7. Establece el artículo 131 RMUE lo siguiente en relación con las medidas provisionales y cautelares:

1. Las medidas provisionales y cautelares previstas por la legislación de un Estado miembro respecto de las marcas nacionales podrán solicitarse, respecto de las marcas de la Unión o de las solicitudes de marca de la Unión, de las autoridades judiciales, incluidos los tribunales de marcas de la Unión, de dicho Estado, incluso cuando, en virtud del presente Reglamento, el competente para conocer en cuanto al fondo sea un tribunal de marcas de la Unión Europea de otro Estado miembro.

2. Los tribunales de marcas de la Unión Europea cuya competencia se fundamente en el artículo 125, apartados 1, 2, 3 o 4, tendrán competencia para dictar medidas provisionales y cautelares que, condicionadas al cumplimiento de las formalidades preceptivas a efectos de reconocimiento y de ejecución de conformidad con el capítulo III del Reglamento (UE) n.o 1215/2012 sean aplicables en el territorio de cualquier Estado miembro. Ninguna otra jurisdicción poseerá dicha competencia.

8. El artículo 733.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (en adelante, LEC) establece como regla general la previa audiencia del demandado antes de adoptar una medida cautelar que pudiera afectarle. Excepcionalmente, prevé el artículo 733.2 de la LEC su adopción inaudita parte,cuando el demandante acredite que "concurren razones de urgencia o que la audiencia previa puede comprometer el buen fin de la medida cautelar".

TERCERO.- Sobre la procedencia de la adopción inaudita parte.

I. Carácter excepcional de la solicitud.

9. El procedimiento de adopción de medidas cautelares tiene carácter excepcional dentro del régimen general previsto en el artículo 733 siempre que existan razones de urgencia o que la audiencia pueda comprometer el buen fin de la medida.

10. No obstante lo anterior, hemos señalado en otras ocasiones que la adopción de la medida inaudita altera parsestá justificada dada la naturaleza y características de los bienes y servicios que son objeto de comercialización bajo los signos impugnados, así como las condiciones y características de la propia comercialización, circunstancia relevante y que puede servir por sí misma para justificar la urgencia en la adopción de la medida. En efecto, la urgencia de la medida puede derivarse de la proximidad de campañas importantes para la comercialización de los productos amparados por el signo en aquellos casos en los que las citadas campañas pueden representar un porcentaje significativo de la cifra de negocios total realizada por el infractor con los productos o servicios marcados. De esta forma, no es lo mismo la infracción marcaria que se puede producir en el caso de productos y servicios con ingresos homogéneos durante todo el año, de no concurrir circunstancias excepcionales, que la infracción marcaria en sectores cuyas ventas presentan una fuerte estacionalidad. En definitiva, hace tiempo que comenzamos a replantear el sentido mismo de las medidas cautelares, en orden a otorgar una protección que sea homologable a otros Estados de la Unión, igualmente avanzados en la protección eficaz de los Derechos de Propiedad Intelectual.

11. En este sentido, la correcta protección de los titulares marcarios exige tener en cuenta posibles estrategias infractoras tales como comercializar productos ilícitamente marcados en campañas especialmente significativas con el fin de obtener el mayor beneficio posible al menor riesgo dados todos los problemas que comporta el cálculo del daño ex post facto.De ahí las posibilidades que, en sede de cálculo del daño, ofrece el artículo 43 LM, en transposición del artículo 13 de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004. De esta forma, el infractor no solo se beneficia de las dificultades de detección, sino de las dificultades de cuantificación del daño, lo que, unido a la necesaria duración de los procedimientos marcarios, puede incentivar la infracción. Es necesario, por ello, adoptar las medidas oportunas para reducir aquellos incentivos y, en este sentido, la adopción de medidas inaudita altera pars.

12. No podemos olvidar la economía de la infracción lo que resulta especialmente relevante en el caso de las marcas renombradas puesto que, en estos casos, la infracción suele ser retributiva, esto es, suele ser una infracción deliberada en orden a buscar un beneficio ilícito a través del apalancamiento al goodwillde la marca que, generalmente, se realiza a través de conductas puramente parasitarias. De la misma manera, en el caso de que los productos o servicios ofertados, o los signos empleados, sean de escasa calidad, pobres o descuidados, se podría producir un efecto de degradación de la marca renombrada. En estos casos, por ejemplo, sin exclusión de otros, la adopción de las medidas cautelares inaudita pars se torna necesaria.

13. Como señaló Lord Diplock en Broome v. Cassell[1972] AC 1027: [debemos] enseñarle a un infractor que la infracción no paga.En este sentido, la citación de la parte contraria, en aquellos casos en los que de la propia demanda se revela un fumus boni iurisde alta intensidad, es necesario la adopción de medidas radicales.

14. No debemos olvidar que, en los casos de que el fumus boni iurisse revele de una forma natural y especialmente intensa de la propia demanda, la adopción de la medida con audiencia de la parte contraria supone un mayor riesgo de que la infracción se perpetue.

En efecto, el infractor, que ya ha sido requerido extrajudicialmente con carácter general, juega con la ventaja del tiempo, conocedor de los escasos medios que tiene la Administración de Justicia para poder responder con celeridad a las necesidades de notificación, comparecencia, celebración de vista, etc. Todo ello comporta que, en ocasiones, transcurran varios meses hasta que se puede celebrar la vista, lo que supone, en esencia, que el infractor podrá disfrutar de un "tiempo extra" de difícil reparación. Es cierto que la Directiva 2004/48/CE prevé la indemnización de daños y perjuicios, y es cierto igualmente que el ordenamiento nacional la reconoce en los artículos 40, 41.1.b), 42 y 43 LM 17/2001. No obstante, la indemnización de daños no es la medida principal que tutela el derecho del titular de derechos de propiedad intelectual. La medida principal es la orden de cesación. En este sentido, debemos ser realistas y pragmáticos en orden a lograr una aplicación orgánica del ordenamiento jurídico en términos de eficiencia. La indemnización de daños llega tarde y mal, especialmente en un ordenamiento como el europeo que, sin atender a elementos subjetivos, ha parametrizado la indemnización de daños sobre principios de enriquecimiento injusto y de enriquecimiento injustificado (es necesario distinguir entre principio e institución en este punto) sin que haya una verdadera evolución desde los principios asentados en el siglo XIX. La Directiva codifica una practica judicial alemana, la conocida dreifache Schadensberechnung o triple cálculo del perjuicio, iniciada por el Reichsgericht en el caso Ariston de 8 de Agosto de 1895. Es cierto que la misma supone una quiebra conceptual en Alemania, igualmente traumática en España que supera, a nuestro juicio, la concepción real-concreta y subjetiva del daño, esto es, supera los estrechos límites del 1902 CC y la concepción tradicional civilista propia de una sociedad agraria y escasamente industrializada. Sin embargo, resulta frustrante pensar que, en 100 años, la única evolución conceptual ha sido la admisión de los métodos alternativos de cálculo del daño sobre la base del principio de enriquecimiento injusto (privación de beneficios) y del enriquecimiento injustificado (en el caso de la condictio por intromisióno regalía hipotética). De los tres sistemas de cálculo del daño el único que parece desarrollarse con cierta facilidad (sin perjuicio de que en ocasiones el cálculo pueda ser tremendamente complejo, caso de patentes) es el de la regalía hipotética. Más allá, el resto de sistemas, implican un gran esfuerzo que, en muchas ocasiones, beneficia francamente al infractor, especialmente cuando el infractor es un competidor directo y especialmente cuando la infracción es deliberada. Lo anterior juega a favor del infractor. Especialmente cuando el mismo juega en un sistema judicial hipertrofiado, sobrecargado e incapaz de responder con afinidad a todos los procedimientos que se le someten a consideración.

15. No puede construirse una protección eficaz sin tener en cuenta los límites del sistema en el cual han de aplicarse. Sin tener en cuenta la escasez de recursos, la escasez de jueces y la sobrecarga endémica del sistema.

16. Por todo ello, el régimen general de medidas cautelares previsto en la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento civil, no responde a las necesidades de protección de la propiedad intelectual en estadio actual de las cosas. Responden a una concepción desactualizada de la Justicia, del sistema de protección de propiedad intelectual y de las necesidades de los titulares. Por ejemplo, el régimen general no tiene en consideración que el titular de derechos de propiedad intelectual realizará en la gran mayor parte de las ocasiones un requerimiento previo (por mor del sistema de responsabilidad establecido en el artículo 43 LM) por lo que no puede considerarse que la adopción de medidas cautelares inaudita parte sea en modo alguno sorpresiva.

17. Por otra parte, podrán considerarse alternativamente elementos tales como el carácter renombrado de la marca, o el carácter competidor de los productos así como si los productos y servicios presentan una significativa estacionalidad. No obstante ello, siempre se requiere un nivel elevado de prueba.

18. La mera alegación de la parte no será suficiente con carácter general salvo en supuestos en los que, de forma notoria, la estacionalidad se presente como evidente. Se trata del ejemplo claro del helado en verano o el turrón en navidades. En el resto de casos, bastará cualquier elemento que permita acreditar prima facie aquella estacionalidad teniendo en cuenta la naturaleza y características del producto. No es necesario, salvo supuestos excepcionales, acudir a contabilidad de la empresa. Bastará, por ejemplo, noticias de prensa, artículos o comunicaciones, incluso sectoriales, siempre que hayan sido de publico conocimiento y que permitan conocer la estacionalidad de los productos (e.g. artículos de prensa en los que se informe sobre el aumento significativo de las ventas en campañas de verano o navidad). Ello sin perjuicio de que determinados productos o servicios, atendiendo a su naturaleza y características, puedan revelar aquella estacionalidad y, por tanto, bastar para la acreditación de la urgencia.

19. Más allá, existen circunstancias que podrán ser consideradas como relevantes al tiempo de decidir sobre la urgencia de la medida a adoptar. Se trata de los casos en los que, por estar presente algún elemento internacional, el retraso del procedimiento derivado, por ejemplo, de la necesidad de notificación en el extranjero, puedan quebrar el fin practico de la medida y, con ello, la posición del titular de un derecho de exclusiva.

20. De la misma manera, se valorará positivamente el hecho de que la parte demandante haya realizado un requerimiento extrajudicial fehaciente que no haya sido atendido razonablemente bien por no haber sido contestado o bien porque la contestación no haya sido concluyente en orden a establecer los motivos por los que se considera que no existe infracción. La realización de dicho requerimiento correctamente deberá ser considerado una muestra de la buena fe y diligencia del titular marcario que le habilita para la solicitud inaudita pars.

21. En sede de derechos de propiedad intelectual, este último requisito es quizás concluyente. Esto es, incluso en ausencia del resto, la existencia de un requerimiento extrajudicial que no haya sido atendido razonablemente debería habilitar para la adopción de la medida inaudita pars.Es deber de la parte realizar correctamente el requerimiento, aportar pruebas suficientes de que el mismo ha sido realizado o intentado, así como ofrecer al tribunal la respuesta obtenida, en el caso de que esta hubiera existido.

22. En el caso de que se cumplan estos requisitos, la parte actora se ve habilitada para que la medida pueda ser adoptada inaudita pars.

II. Análisis del presente caso.

23. En el presente caso advertimos que la parte actora intentó la comunicación mediante burofax en el domicilio Calle Fuente del Peral núm. 2, 1º A, 28023, Madrid, España. En este sentido, se ha comprobado de oficio por parte de este Tribunal que en efecto es el domicilio social de la citada demandada.

24. Por tanto, conforme a los criterios anteriormente expuestos, en la medida en que consta que la parte actora ha llevado a cabo un intento fehaciente de comunicación que no ha sido atendido por parte de la parte demandada, es por lo que debe quedar expedita la vía para la adopción de las medidas cautelares sin la audiencia de la misma.

25. Más allá, nos encontramos ante marcas renombrados (a efectos meramente cautelares) especialmente en el caso de los anillos Olímpicos. Nos encontramos igualmente ante una nueva cita olímpica, puesto que los Juegos Olímpicos de París 2024 (XXXIII Olimpiada), tendrán lugar entre el 26 de julio y el 11 de agosto de 2024 en la ciudad de París, Francia.

26. Por todo ello, la medida cautelar debe activarse de forma automática.

CUARTO.- presupuestos para la adopción de las medidas cautelares.

En función de lo dispuesto en los artículos 726 y 728 de la LEC, la adopción de medidas cautelares requiere la concurrencia de los siguientes presupuestos:

1) Apariencia de buen derecho o fumus boni iuris:consistente en datos, argumentos y justificaciones, documentales o no, que conduzcan a fundar, por parte de este Juzgador, sin prejuzgar el fondo del asunto, un juicio provisional e indiciario favorable al fundamento de la pretensión principal.

2) Peligro por la mora procesal o periculum in mora:consistente en el riesgo que, para la efectividad de una eventual sentencia estimatoria de la pretensión principal, pudiera suponer la demora del proceso o la concurrencia de situaciones que, durante la pendencia del mismo, impidieren o dificultaren la efectividad de la tutela pretendida. Al tratarse de una medida cautelar previa a la demanda, deben argumentarse, conforme al artículo 730.2 de la LEC, las razones de urgencia y necesidad que justificarían adoptar en este momento procesal, sin esperar a la presentación de la demanda correspondiente, las medidas cautelares interesadas.

3) Prestación de caución suficiente: en orden a responder, de manera rápida y efectiva, de los daños y perjuicios que la adopción de la medida cautelar pudiera causar al patrimonio del demandado.

4) Instrumentalidad y proporcionalidad: en el sentido de que la medida sea útil y adecuada para lograr la efectividad de la tutela de la pretensión principal ejercitada. La proporcionalidad está en íntima conexión con la instrumentalidad, ya que difícilmente una medida desproporcionada puede resultar adecuada para la finalidad cautelar.

5) Menor onerosidad: en el sentido de que no exista otra medida cautelar menos gravosa que la solicitada para la consecución de la finalidad cautelar.

QUINTO.- fumus boni iuris

I. Carácter anticipatorio de la medida solicitada. Necesidad de enfoque pragmático. Carácter inaudita pars.

27. La naturaleza cautelar de la presente medida exige una aproximación pragmática. Como venimos señalando en otras resoluciones, el carácter anticipatorio de las medidas cautelares en sede de propiedad industrial no puede devenir en una suerte de juicio plenario antes del juicio, lo que anularía la propia naturaleza de la medida cautelar y vaciaría de contenido el acto de juicio en sí mismo, y es inconsistente con la propia dinámica del procedimiento. En definitiva, la correcta tutela de los titulares de derechos de marca exige respetar el carácter cautelar de la medida, que no puede pretender una completa anticipación del resultado del plenario, ni puede verse afectada por cuestiones de arquitectura institucional. Un abordaje pragmático es exigido dadas las circunstancias dadas.

28. Lo relevante, en este caso, como recordaba el Auto del Tribunal de Marca de la Unión Europea (ATMUE) 13 de octubre de 2011 ( ROJ: AAP A 239/2011 - ECLI:ES:APA:2011:239A ), será el nivel de prueba exigido para poder acceder a la tutela cautelar. Esto es, la parte habrá de proveer buenos argumentos y pruebas sólidas que permitan, en un juicio indiciario, otorgar esa apariencia de buen derecho. No obstante lo anterior, cualquier juicio en esta sede se realiza con carácter cautelar y, por tanto, está sujeto a la consiguiente revisión, en caso de oposición del afectado si la medida se adopta inaudita pars altera,o de recurso de revisión si la medida se adopta en procedimiento contradictorio. A cambio, se deberán adoptar medidas que permitan el pronto señalamiento de vista, así como el dictado de sentencia. En definitiva, una rápida tutela cautelar, incluso con decisión sumaria sobre las peticiones de las partes, debe ir acompañada por un esfuerzo en el acortamiento de los plazos procesales, de forma que el posible perjuicio para las partes sea el menor posible.

29. Más allá de lo anterior, tenemos que tener en cuenta que nos encontramos en sede de medidas adoptadas sin la audiencia de la parte. Por tanto, el órgano jurisdiccional cumplirá con la simple adopción de la medida si, en una valoración primera de la petición, se cumplen los requisitos, sin necesidad de una mayor motivación. Distinta será, en su caso, la resolución tras la oposición a la medida, en el caso de que esta se produzca. En este sentido, hemos advertido en otras ocasiones que resoluciones extraordinariamente prolijas en el caso de medidas cautelares inaudita parte no eran contestadas por la parte demandada, por lo que el Tribunal incurría en un desgaste de tiempo y recursos innecesario , máxime tneiendo en cuenta que, el carácter urgente de la medida, exige al Tribunal adoptar la misma a la mayor brevedad posible lo que está reñido con una necesidad de motivación prolija que, por otra parte, no será revisable, sino por recurso contra el auto que resuelva la oposición.

30. Esto es, en una lectura sistemática y teleológica de la regulación, el órgano jurisdiccional no está obligado a motivar la adopción de la medida cautelar una vez se cumplen los requisitos para su adopción inaudita pars,sino cuando la parte demandada se ha opuesto puesto que solo entonces podrá pronunciarse sobre aquellas cuestiones que sean realmente controvertidas.

31. Por tanto, cumple el órgano jurisdiccional con una mera validación de la petición si, a la vista de los solicitado, se cumplen los presupuestos para la adopción de la misma.

I. La protección del titular marcario. Ius prohibendi.

32. El artículo 9 del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017 dispone que el titular de esta estará facultado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico de cualquier signo en relación con productos o servicios cuando:

a) el signo sea idéntico a la marca de la Unión y se utilice en relación con productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca de la Unión esté registrada;

b) el signo sea idéntico o similar a la marca de la Unión y se utilice en relación con productos o servicios idénticos o similares a los productos o servicios para los cuales la marca de la Unión esté registrada, si existe un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca;

c) el signo sea idéntico o similar a la marca de la Unión, independientemente de si se utiliza en relación con productos o servicios que sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que la marca de la Unión esté registrada, si esta goza de renombre en la Unión y si con el uso sin justa causa del signo se obtiene una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca de la Unión o es perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre.

33. En los casos en los que se cumplan los requisitos del apartado 2 de artículo 9, al titular se le faculta, en particular, para prohibir:

a) colocar el signo en los productos o en su embalaje;

b) ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con dichos fines, u ofrecer o prestar servicios, con el signo;

c) importar o exportar los productos con el signo;

d) utilizar el signo como nombre comercial o denominación social, o como parte de un nombre comercial o una denominación social;

e) utilizar el signo en documentos mercantiles y publicidad;

f) utilizar el signo en publicidad comparativa, de una manera contraria a la Directiva 2006/114/CE.

34. El fundamento de la anterior prohibición es garantizar la protección al titular de derechos marcarios que pretende distinguir en el mercado los productos o servicios de su empresa de los de otras, y la protección de los consumidores que comparan las marcas existentes en el mercado con solicitudes posteriores con el fin de evitar el riesgo de confusión. En definitiva, se trata de proteger las funciones esenciales de la marca, entre la que se encuentra, con carácter principal aunque no exclusivo, la función indicadora del origen de los productos.

II. Análisis del caso presente.

35. La parte actora acredita ser titular de las siguientes marcas:

36. Marca de la Unión Europea ("MUE")núm. 2.970.366, figurativa, concedida y en vigor, registrada el 17 de febrero de 2004, con el siguiente gráfico:

37. MUE núm. 4.723.102, mixta, "OLYMPIC COLLECTION",concedida y en vigor, registrada el 18 de octubre de 2016, con el siguiente gráfico:

38. Marca Internacional que designa a la UE núm. 1.026.242, figurativa, concedida y en vigor registrada el 3 de noviembre de 2009, con el siguiente gráfico:

39. Marca Internacional que designa a la UE núm. 1.612.177, figurativa, concedida y en vigor, registrada el 5 de marzo de 2021, con el siguiente gráfico:

40. La parte actora presenta indicios suficientes sobre el carácter renombrado de las mismas, renombre que, en alguno de los casos, es muy elevado. En particular, la Marca Internacional que designa a la UE núm. 1.026.242 , figurativa y la Marca de la Unión Europea ("MUE")núm. 2.970.366, figurativa, concedida y en vigor, registrada el 17 de febrero de 2004, son dos de las marcas que mayor renombre tienen a nivel mundial de forma notoria.

41. La parte actora ha acreditado que la parte demandada está llevando a cabo un uso de marcas que podrían infringir las marcas anteriores. En este sentido, El 27 de mayo de 2024, la empresa española Paper Plane Partners, conocida por su marca "Pompeii", lanzó una colección de ropa y accesorios llamada "The Olympic Drop", cuyos diseños incluían signos idénticos o similares a las marcas del Comité Olímpico Internacional (COI). Esta colección se denomina "Colección Infractora".

42. Para promocionar esta colección, Paper Plane Partners inició una campaña publicitaria en redes sociales el 17 de mayo de 2024, diez días antes del lanzamiento. La campaña se difundió principalmente en Instagram y TikTok, pero también en su sitio web y otras plataformas como Spotify. Esta campaña, denominada "Campaña Infractora", utiliza materiales que reproducen signos similares a los del COI y sigue activa en los mencionados canales.

43. La campaña enfatiza la influencia del deporte en la marca Pompeii, destacando la importancia de los Juegos Olímpicos como un evento que celebra la unidad, la paz y la amistad internacional a través del deporte.

44. Los signos presuntamente infractores son calficados en 3 tipos:

45.

46. En este sentido, la parte actora considera que:

47. El uso de los Signos Infractores de Tipo A supone a título principal(i) actos de infracción de las tres Marcas Invocadas que contienen una representación de los Anillos Olímpicos -por riesgo de confusión y aprovechamiento de marca renombrada, ex artículos 9.2. b y c del Reglamento de Marca de la Unión Europea -; (ii) subsidiariamente,actos de infracción de normas del art. 15.1 de la Ley de Competencia Desleal -en concreto, de infracción del art. 77.1 de la Ley del Deporte - y; (iii) de nuevo, subsidiariamente,actos de confusión y de explotación de reputación ajena sancionados en los arts. 6 y 12 de la Ley de Competencia Desleal .

48. El uso de los Signos Infractores de Tipo B supone (i) actos de infracción de normas del art. 15.1 de la Ley de Competencia Desleal -en concreto, de infracción del art. 77.1 de la Ley del Deporte - y; (ii) subsidiariamente,actos de confusión y de explotación de reputación ajena sancionados en los arts. 6 y 12 de la Ley de Competencia Desleal .

49.

50. Y el uso del Signo Infractor de Tipo C supone a título principal(i) un acto de infracción de la Marca Internacional invocada núm. 1.612.177 -por riesgo de confusión y aprovechamiento de marca renombrada, ex artículos 9.2. b y c del Reglamento de Marca de la Unión Europea - y (ii) un acto de infracción de los derechos de propiedad intelectual sobre la obra "Cobi", cuyos derechos patrimoniales pertenecen al COI y, en virtud del artículo 10 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual .

51. De la lectura y examen de los documentos presentados, debemos validar la petición de la actora en la medida en que los productos identificados podrían vulnerar los derechos anteriores titularidad de la parte demandante así como en su caso la Ley de Competencia Desleal, al menos en su artículo 6 y 12 respecto de signos no registrados cuando los mismos además se presentan en conjunción con signos registrados y notorios lo que genera una impresión general de conjunto de carácter confusorio.

SEXTO.- periculum in mora.

52. Establecer el artículo 728.1 LEC que sólo podrán acordarse medidas cautelares si quien las solicita justifica, que, en el caso de que se trate, podrían producirse durante la pendencia del proceso, de no adoptarse las medidas solicitadas, situaciones que impidieren o dificultaren la efectividad de la tutela que pudiere otorgarse en una eventual sentencia estimatoria. No se acordarán medidas cautelares cuando con ellas se pretenda alterar situaciones de hecho consentidas por el solicitante durante largo tiempo, salvo que éste justifique cumplidamente las razones por las cuales dichas medidas no se han solicitado hasta entonces.

53. No debemos olvidar que la especial naturaleza de las medidas cautelares en sede de protección de derechos de propiedad industrial afecta también a la configuración de los presupuestos. El riesgo que para el titular del derecho de propiedad industrial supone el retraso procesal es innato a la infracción del derecho de exclusiva dado el carácter anticipatorio que la medida cautelar tiene por lo que, advertida la infracción y declarada la existencia de fumus boni iuris, el periculum in mora surge casi como un mero automatismo. Lo explicaba la AP Alicante (Sección 8ª), en su auto núm. 70/2017 de 1 junio:

54. En cuanto a la concurrencia del peligro por retardo procesal hemos de señalar que este Tribunal ha venido considerando que tal riesgo es innato en la infracción del derecho de exclusiva, fundamentándose en el hecho de que se reconozca legalmente como medida cautelar aquellas que constituyen un adelantamiento del fallo, en este caso, la cesación y remoción de efectos lo que implica, por su propia naturaleza, la persistencia misma del fumus supone un gravamen innato al proceso en tanto implica el mantenimiento de la presunta infracción.

55. En efecto, el periculum in mora se construye sobre la base del peligro que podría producirse durante la pendencia del proceso de no adoptarse las medidas solicitadas, y en concreto de situaciones que impidieren o dificultaren la efectividad de la tutela que pudiere otorgarse en una eventual sentencia estimatoria tales como la difusión indebida en el mercado y la comercialización de los productos que incorporan las marcas protegidas, lo que conlleva que de no adoptarse la medida cautelar, la tutela judicial definitiva podría verse impedida en la práctica al perpetuarse durante la pendencia del litigio la infracción, con merma evidente de los derechos del titular de la exclusiva y quebranto de su prestigio en el mercado y respecto de los consumidores, que asimismo quedan protegidos al impedir que se perpetúe la situación de confusión y engaño que se denuncia.

56. Pues bien, es desde esta perspectiva, es decir, desde la que proporciona la necesaria protección del interés individual del titular de la exclusiva y del interés colectivo que se ubica en el consumidor usuario receptor final del producto, de la que proporciona el art. 24 CE (RCL 1978, 2836) que debe interpretarse el sentido del art. 137-1 LP a fin de articular la debida consonancia entre esa norma y aquellos objetivos y derechos en relación al necesario establecimiento de medidas tales como el cese de la presunta infracción.

57. Dicho de otro modo, si hay apariencia de infracción, el tiempo procesal agrava de modo intolerable la situación porque hace actual en cada momento la indiciaria infracción que es lo que trata de evitar la norma al reconocer como medidas aquellas que adelantan el fallo - art 137-1 LP y 726-2 LEC .-

SÉPTIMO.- Instrumentalidad y proporcionalidad.

58. De conformidad con el artículo 726.1.párrafo 1º de la LEC, corresponde a este Juzgador efectuar un juicio de instrumentalidad con cada una de las medidas solicitadas, en el sentido de analizar la adecuación de cada una de ellas con relación a la debida tutela de la pretensión principal. Para ello, debe tenerse presente que en el proceso principal se ejercita una acción de infracción marcaria. De esta forma, la primera pregunta es si la medida solicitada es adecuada para garantizar la tutela interesada. La segunda, si la medida solicitada no puede ser sustituida por otra menos onerosa para el solicitado.

59. En este sentido, la parte solicita lo siguiente:

I.-Ordene a PAPER PLANE PARTNERS, S.L., con carácter provisional, el cese inmediato y la abstención en el uso de los Signos Infractores del tipo A y C, sin el consentimiento del titular, de las Marcas de la UE núm. 2.970.366 , núm. 4.723.102 y la Marca Internacional que designa la Unión Europea núm. 1.026.242 y la Marca Internacional que designa la Unión Europea núm. 1.612.177 para la producción, la oferta y comercialización y, en general, para la realización de cualquier acto de explotación de prendas de vestir y accesorios, a través de canales físicos, online y demás distribuidores (en particular, pero sin limitarse a, su página web www.pompeiibrand.com y perfiles de redes sociales de Instagram y TikTok), incluso si esto implica la recompra a sus actuales distribuidores o cualquier otro negocio jurídico, a título principal,en el territorio de la UE y, subsidiariamente,en España.

II.-Ordene a PAPER PLANE PARTNERS, S.L., con carácter provisional, el cese inmediato y la abstención en el uso de los signos llama, antorcha y lema olímpicos y designaciones olímpicas como el término "OLYMPIC", (referidos en la demanda como Signos Infractores de Tipo B), para la producción, promoción, oferta y comercialización de prendas de vestir y accesorios, a través de canales físicos y online (en particular, pero sin limitarse a, su página web www.pompeiibrand.com y perfiles de redes sociales de Instagram y TikTok), en España.

III.-Ordene a PAPER PLANE PARTNERS, S.L., con carácter provisional, el cese inmediato y la abstención en el uso del Signo Infractor de Tipo C - - para la producción, la oferta y comercialización y, en general, para la realización de cualquier acto de explotación de prendas de vestir y accesorios, a través de canales físicos, online y demás distribuidores (en particular, pero sin limitarse a, de su página web www.pompeiibrand.com y perfiles de redes sociales de Instagram y TikTok), incluso si esto implica la recompra a sus actuales distribuidores o cualquier otro negocio jurídico, a título principal,en el territorio de la UE y, subsidiariamente,en España.

IV.-La retirada, con carácter provisional y a su costa -en un plazo máximo de dos (2) días hábiles o en el que alternativamente fije el juzgado-, de cualquier anuncio, documento, embalaje, prenda de vestir, accesorio, material publicitario, o cualquier otro tipo de material que incluyan los Signos Infractores de Tipo A, B, o C., incorporados a cualquier soporte, prenda, material, documento o accesorio, y su depósito bajo el control del Juzgado o, alternativamente, de un depositario designado judicialmente a propuesta del COI, incluso si ello implica la recompra a sus distribuidores o puntos de venta o cualquier otro negocio jurídico-.

V.-Ordene a PAPER PLANE PARTNERS, S.L. la formación y confección, a su costa, y puesta a disposición del juzgado, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles o en el plazo que alternativamente fije el Juzgado, de una nota certificada por tercero auditor que comprenda el inventario de todos los productos producidos para su venta en el marco de la Compaña y Colección Infractora y que comprenda tanto la identificación de la denominación social y datos fiscales de la entidad vendedora como el inventario de los productos vendidos desde el inicio/lanzamiento de la Campaña y Colección Infractora y la identidad del comprador, así como el inventario de los productos retirados de acuerdo con la medida provisional IV anterior, con identificación del punto del que han sido recogidas y su dirección y lugar en el que serán depositadas.

VI.-Ordene a PAPER PLANE PARTNERS, S.L. proceder al pago de una indemnización coercitiva en caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de cese, abstención, retirada y formación de inventario descritas en los apartados precedentes, a título principal, por importe de 1.000 euros por cada día de retraso en el cumplimiento y, con carácter subsidiario, por importe de 600 euros por día de retraso en el cumplimiento.

60. Dicho lo anterior, las medidas solicitadas en los apartados I a V cumplen con el requisito de instrumentalidad pero no, en todos los casos, con el requisito de proporcionalidad. En este sentido, debe concederse un plazo mayor de 5 días para el cese en los términos solicitados en los puntos IV y V.

61. Al mismo tiempo, en cuanto al punto V debe señalarse que bastará con la intervención de fedatario público, sin que la expresión "tercero auditor" sea suficientemente clara en torno a la cualidad profesional del tercero que intervenga. Por ello, se matiza la misma.

62. Finalmente, el punto VI se refiere a una medida tendente al cumplimiento de la orden de cesación. En este sentido, el artículo 44 LM señala que cuando se condene a la cesación de los actos de violación de una marca, el Tribunal fijará una indemnización de cuantía determinada no inferior a 600 euros por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la violación. El importe de esta indemnización y el día a partir del cual surgirá la obligación de indemnizar se fijará en ejecución de sentencia.

63. En este sentido, nada impide que la indemnización coercitiva se acuerde en sede de medidas cautelares. Como ya venimos razonando en sede declarativa, el artículo 44 LM no impone ni siquiera la firmeza de la sentencia, se limita a señalar la ejecución de la condena. Si el órgano jurisdiccional se viera privado de poder imponer una multa coercitiva con la orden de cesación adoptada en sede de medidas cautelares, la efectividad de las mismas, de una importancia tangencial en sede de derechos de propiedad intelectual, se vería seriamente mermada. Por ello, y ante la no distinción de la ley, ninguna distinción debe establecer el órgano jurisdiccional, considerando además que la ejecución de la medida se hará de oficio.

64. En efecto, el artículo 738.1 LEC convalida la citada interpretación en la medida en que señala que . Acordada la medida cautelar y prestada la caución se procederá, de oficio, a su inmediato cumplimiento empleando para ello los medios que fueran necesarios, incluso los previstos para la ejecución de las sentencias.Pues bien, precisamente uno de los medios previstos para la ejecución de las sentencias es la imposición de indemnizaciones coercitivas en el caso de incumplimiento de la orden de cesación en el artículo 44 LM lo que habilita su imposición de forma clara en sede cautelar.

65. Con todo, no procede pronunciarse en este momento sobre la posible imposición de la multa coercitiva sino en el caso de incumplimiento, en sede de ejecución, que se llevará a cabo de oficio por parte del propio órgano jurisdiccional en el caso de incumplimiento como establece el artículo 738 LEC, no obstante considerarse razonable la cuantía de 1000€ (se trata incluso de una cuantía muy comedida habida cuenta del alto renombre de las marcas presuntamente infringidas).

OCTAVO.- Caución.

66. La prestación de caución más que un presupuesto para la adopción de medidas cautelares es una condición para el caso de que las medidas sean acordadas. Con dicha caución se pretende responder de los daños y perjuicios que se pudieran causar con su adopción al patrimonio de la demandada cuando no se obtuviera dicha sentencia estimatoria.

67. Debemos recordar en este sentido que artículos 730.2 LEC, 741.2 LEC y 745 prevén la responsabilidad de los daños y perjuicios que haya producido al sujeto respecto del cual se adoptaron las medidas en los supuestos de revocación o alzamiento de las mismas.

68. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha tenido la ocasión de pronunciarse sobre la procedencia de la indemnización de los daños causados por la adopción de medidas cautelares posteriormente alzadas en los casos C-688/17 - Bayer Pharma de 12 de septiembre de 2019 (ECLI: EU:C:2019:722) y en el caso C-473/22, Mylan, de 11 de enero del 2024, (ECLI: EU:C:2024:8) en relación con la correcta interpretación del art. 9.7 de la Directiva 2004/48/CE.

69. El citado artículo 9.7 dispone lo siguiente:

En los casos en que las medidas provisionales hayan sido derogadas o dejen de ser aplicables debido a una acción u omisión del solicitante, o en los casos en que se compruebe posteriormente que no ha habido infracción o amenaza de infracción de un derecho de propiedad intelectual, las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar al solicitante, a petición del demandado, que indemnice a éste de manera adecuada para reparar todos los perjuicios causados por dichas medidas.

70. A pesar de las dudas suscitadas por el caso C-688/17 - Bayer Pharma de 12 de septiembre de 2019 (ECLI: EU:C:2019:722), en el caso C-473/22, Mylan, de 11 de enero del 2024, (ECLI: EU:C:2024:8) se confirma la corrección del sistema español de responsabilidad objetiva. El citado sistema, en todo caso, no impide que se tengan en cuenta las circunstancias el supuesto de hecho que es sometido a consideración del tribunal, como así ha sido advertido por la propia jurisprudencia, ni tampoco que no deba de acreditarse el daño causado y el nexo de causalidad.

71. La parte actora considera que de conformidad con lo previsto en el artículo 728 LEC , en los arts. 138 y 141 del TRLPI , y en el artículo 129 LP, aplicable a las marcas ex Disposición adicional primera de la LM , esta parte se ofrece a prestar la caución que este Juzgado estime suficiente para responder de los daños y perjuicios que eventualmente pudieran ocasionarse a la parte frente a las que se instan las presentes medidas cautelares y que esta parte considera que en ningún caso serán superiores a la cantidad de mil euros (1.000 €), atendiendo al cualificado fumus boni iuris concurrente, y a la naturaleza de las medidas.

72. Como ya hemos señalado en otras resoluciones, el acceso a la tutela cautelar inaudita parte se encuentra sometida a requisitos elevados, dada la prontitud del pronunciamiento, así como su carácter ciertamente expeditivo.

73. En el presente caso, y teniendo en cuenta el momento en el que nos encontramos, consideramos que la medida ofrecida por la parte es insuficiente y no cumple con los requisitos que hemos venido fijando como Tribunal de Primera Instancia en relación con casos similares.

74. Nos encontramos huérfanos de parámetro alguno de valoración. Por ello, debe imponerse una caución de 10.000 euros.

NOVENO.- Costas.

75. Dada la adopción inaudita altera parsno procede la imposición de costas, sin perjuicio de lo que proceda en el caso de oposición a las mismas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 739 LEC.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.