Sentencia Civil 100/2024 Juzgado de lo Mercantil de A Coruña nº 1, Rec. 180/2022 de 21 de octubre del 2024

PRIMERO.- HECHOS CONTROVERTIDOS Y POSICIONES DE LAS PARTES

El presente proceso se inició a instancia de DIRECCION000. contra DIRECCION001., en ejercicio de acción de violación de marca y nombre comercial registrados, y acciones al amparo de la Ley de Competencia Desleal -por comisión de los ilícitos concurrenciales de los artículos 6 y 12 LCD-.

Para la adecuada resolución de las cuestiones controvertidas se hace necesario introducir una exposición debidamente estructurada de los hechos en los que se fundamentan las pretensiones ejercitadas en la demanda. Ello se hace especialmente necesario en este caso, ya que se acumulan acciones de violación de marca con peticiones que se reconducen a las disposiciones de la Ley de Competencia Desleal. Por tanto, este paso previo se hace imprescindible para dar una respuesta completa a todas las peticiones que se formulan por las partes.

1. Actividad en el mercado de la demandante y de la demandada

La sociedad DIRECCION000 fue constituida mediante escritura pública otorgada por el Notario que fue de A Coruña, D. Fernando Alba Puente, el día 29.12.1993, bajo el número 4.532 de Protocolo e inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña en el Tomo 1.413 del Archivo, Sección General, folio 1, hoja C-10.234, inscripción 1ª.

La demandante tiene por objeto social la venta al por mayor y menor de calzado y complementos en piel, cuero y similares. Para el ejercicio de su actividad, DIRECCION000, comercializa sus productos online,a través de la página web DIRECCION006/, y, de forma física, en las tiendas ubicadas en varios puntos de la ciudad de A Coruña, que se identifican bajo la marca y nombre comercial DIRECCION000.

La mercantil DIRECCION001. fue constituida en escritura pública en fecha 18.07.2012, y dedicada a la venta de zapatos y complementos de moda, emplea en el tráfico mercantil el nombre comercial DIRECCION000, el cual está registrado formalmente por la demandante, como signo distintivo de su actividad, tanto en los rótulos de las diferentes tiendas que tiene abiertas al público en la provincia de A Coruña como a través de la venta onlinepor medio de la página web DIRECCION002 y a través de sus redes sociales en Instagram ( DIRECCION004/) y Facebook ( DIRECCION005).

2. Acción de infracción de las marcas titularidad de la demandante

La demandante DIRECCION000 es titular de la Marca Nacional nº 2541271 DIRECCION000, de tipo mixto, concedida mediante Resolución de fecha 27.02.2003. La denominación es DIRECCION000. También es titular del Nombre comercial nº 0371786 (0) DIRECCION000, de tipo mixto, concedido mediante Resolución de fecha 1.06.2017. Tanto la Marca como el Nombre comercial de titularidad de " DIRECCION000." amparan servicios o actividades pertenecientes a la Clase 25 "Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería".

La OEPM denegó, en Resolución de 5 de septiembre de 2022, el registro del nombre comercial " DIRECCION000", solicitado por la sociedad demandada DIRECCION001., en relación con los "SERVICIOS DE VENTA AL POR MAYOR Y MENOR Y A TRAVÉS DE REDES INFORMÁTICAS MUNDIALES DE PRENDAS DE VESTIR, CALZADO Y COMPLEMENTOS DE MODA", de la clase 35, precisamente por existir total identidad denominativa y aplicativa con los servicios protegidos por la demandante.

La sociedad demandada ha tratado siempre de imitar la imagen de marca de DIRECCION000. Primero, rotulando sus establecimientos con el mismo nombre y un estilo gráfico casi idéntico al que DIRECCION000 usaba en sus tiendas, y en segundo lugar, posteriormente, cuando la demandante creó el segundo logo como nueva imagen de marca, empleándolo para sus ventas a través de internet y rótulo de establecimientos comerciales reformados, la demandada nuevamente vuelve a emular el gráfico empleado para el nombre comercial, inspirándose claramente en él, para también hacer uso del mismo en su propia página web y en los envoltorios comerciales.

La demandada emplea en el tráfico mercantil el nombre comercial DIRECCION000, el cual está registrado por la demandante, utilizándolo tanto en los rótulos de las diferentes tiendas que tiene abiertas al público en la provincia de A Coruña como a través de la venta onlinepor medio de la página web DIRECCION002 y a través de sus redes sociales en Instagram ( DIRECCION004/) y Facebook

( DIRECCION005).

Entre los servicios amparados por el registro de la demandante y el signo distintivo utilizado por la demandada existe un elevado grado de semejanza que, claramente, lleva a los consumidores a error o confusión en su acceso al mercado y en el momento de acceder a los servicios de su interés.

Todo ello constituye una infracción de los signos distintivos registrados a nombre de DIRECCION001.

3. Actos de competencia desleal cometidos por la demandada

La demandada ha cometido actos de competencia desleal de los artículos 6 (riesgo confusorio) y 12 (aprovechamiento de la reputación ajena), de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal. La conducta la sociedad demandada debe reputarse como contraria a las exigencias de la buena fe y a la diligencia profesional, distorsionando el comportamiento del consumidor medio, asimismo y aprovechándose de forma indebida, en beneficio propio, de la reputación comercial y profesional adquirida por la demandante, además de crear confusión con la actividad y establecimientos ajenos.

A continuación, para centrar de manera completa la cuestión litigiosa, se hace preciso acometer, respecto de la contestación a la demanda de DIRECCION001., una exposición similar a la realizada en relación con la demanda formulada por la demandada.

1. Inexistencia de infracción marcaria

La sociedad DIRECCION001., constituida en el año 2012, tiene por objeto el comercio mayorista y minorista de calzado, artículos de piel, cuero e imitaciones o productos sustitutivos, cinturones, carteras, bolsos, maletas, artículos de viaje en general, toda clase de prendas de vestir y sus complementos, productos textiles y de confección.

Actualmente, DIRECCION001. cuenta con seis establecimientos abiertos al público en las localidades de la Costa da Morte coruñesa de Baio (1998), Carballo (2003), Vimianzo (1999), Cee (2000 y 2001) y Santa Comba (2002).

Asimismo, DIRECCION001. es titular del dominio DIRECCION002 donde comercializa onlinecalzado y artículos de piel de diferentes marcas.

DIRECCION001. no fabrica ni comercializa en sus establecimientos, ni en su web, ningún artículo de los indicados en la clase 25 del Nomenclátor de Niza que porten ninguno de los dos signos que dicen ser titularidad de la demandante. DIRECCION001. se dedica a vender al por menor calzado de diferentes marcas comerciales, pero no calzado con la marca o el nombre comercial " DIRECCION000" que la demandante dice ostentar.

Tanto la marca como el nombre comercial invocados por la demandante son signos identificativos de producto (Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería), y como tales se encuentran clasificados en el Nomenclátor de Niza en la clase 25. No son signos, como parece pretenderse de adverso, identificativos de servicios de comercialización al por menor de calzado, y menos aún si, como es el caso, lo que se vende son marcas de tercero (no marcas propias). En este supuesto.

No consta, y éste es el fundamento de la reconvención que la demandante fabrique o comercialice calzado, prendas de vestir o artículos de sombrerería con los signos vinculados a la marca y nombre " DIRECCION000", que dice tener registrados.

A la vista de la demanda y la documentación aportada, no parece que los signos distintivos invocados hayan tenido uso para identificar los productos de clase 25 -para los que están registrados-. Asimismo, en la relación de marcas comercializadas por la demandante reconvenida, no figuran productos identificados con la marca y/o el nombre comercial registrados.

Los signos registrados están siendo utilizados para identificar un servicio de venta al por menor y onlinede calzado, con marca de terceros fabricantes, lo que no supone un uso real y efectivo de la marca de producto. Por todo ello, en la reconvención se interesa que se dicte sentencia por la que se declare la caducidad de los signos indicados, para todos los productos para los cuales están registrados, y se acuerde la inscripción de dicha declaración en el registro correspondiente de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

2. Inexistencia de actos de competencia desleal

La simple lectura de la demanda deja claro que todo el comportamiento supuestamente desleal de la demandada DIRECCION001. vendría ocasionado por el presunto uso de los signos (marca y nombre comercial) registrados por la actora, derivando de dicho uso los actos de confusión y de explotación de la reputación ajena a que viene a referirse como desleales. Este planteamiento omite deliberadamente el criterio jurisprudencialmente asentado (principio de complementariedad relativa), por el que no procede acudir a la Ley de Competencia Desleal para combatir conductas plenamente comprendidas en la esfera de la normativa de las marcas, en relación con los mismos hechos y los mismos aspectos o dimensiones de esos hechos (véase en otras, la STS 15/02/2017, Recurso 1475/2014).

SEGUNDO.- RELACIÓN DE COMPLEMENTARIEDAD RELATIVA ENTRE LA NORMATIVA DE COMPETENCIA DESLEAL Y LA PROTECCIÓN JURÍDICA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

En la demanda se ejercitan de forma acumulada las acciones previstas en la normativa de competencia desleal y las acciones previstas en la legislación marcaria - artículo 41.1.a), b), c) y f) LM-, lo que obliga a efectuar una referencia a las relaciones entre la represión de la competencia desleal y la protección jurídica de la propiedad industrial.

MASSAGUER (Acciones y procesos de infracción de derechos de propiedad industrial,Aranzadi, 2020) nos ilustra acerca de la relación de complementariedad existente entre ambas, que califica de "complementariedad relativa" y no de relación de ley general-especial estricta ni de acumulación indiscriminada. Siguiendo sus explicaciones, nos aclara que esta relación de complementariedad relativa se establece entre dos polos, uno que aglutina los casos en que no es posible acudir a la legislación de competencia desleal para resolver conflictos relativos a la explotación de signos y prestaciones objeto de derechos de propiedad industrial porque la regulación propia agota su tratamiento y otro que aglutina los casos en que sí es posible. Ello ocurre cuando el supuesto de hecho posee aspectos de falseamiento de la competencia derivados de la explotación de signos y prestaciones cuyo tratamiento no ha sido abordado por la legislación de propiedad industrial.

Consecuencia de lo anterior, es que debe rechazarse el ejercicio conjunto de acciones de defensa de un derecho de propiedad industrial y acciones de competencia desleal en relación con los mismos hechos y sus concretos aspectos, cuando estén encaminadas a la obtención de los mismos remedios por los esos sujetos. Pero, el mismo autor destaca que, desde una perspectiva positiva, cabe acudir a la acción de competencia desleal para combatir conductas relacionadas con la explotación de un signo distintivo cuando la conducta presente una dimensión anticoncurrencial específica; para ello será necesario que exista una conducta que constituya un acto de competencia desleal conforme a la regulación de esta materia; y, por último, es preciso que ello no conduzca a dispensar protección a conductas cuyo carácter infractor rechaza el sistema de propiedad industrial.

La parte demandante ejercita las acciones previstas en la LCD, aunque para sustentar, en realidad, los mismos pedimentos que formula al amparo de la legislación marcaria. Los actos de competencia desleal que se invocan en la demanda se reconducen a los siguientes ilícitos concurrenciales: actos de confusión - art. 6 LCD- y explotación de la reputación ajena -art. 12-.

Por lo que respecta a la infracción de los derechos de marca de los que es titular la demandante, se ejercitan las siguientes acciones: acción de cesación - artículo 41.1.a) LM-, acción de remoción y de indemnización de daños y perjuicios - artículo 41.1.b) y c) LM-; igualmente, se interesa la publicación de la sentencia a costa del condenado - artículo 41.1.f) LM-.

La STS nº 94/2017, de 15 de febrero, [RJ\2017\586], examinó la relación de complementariedad relativa de la normativa sobre marcas y la normativa sobre competencia desleal:

"En la última de las sentencias en que la sala se ha pronunciado sobre esta cuestión, la 450/2015, de 2 de septiembre, con recapitulación de lo declarado en anteriores sentencias, afirmamos:

«La jurisprudencia sobre la relación entre las normas que regulan los derechos de exclusiva de propiedad industrial y las de competencia desleal, sigue el denominado principio de complementariedad relativa ( Sentencias 586/2012, de 17 de octubre(RJ 2012 , 9718 ), y 95/2014, de 11 de marzo (RJ 2014, 2245)).

»Partiendo de la distinta función que cumplen las normas de competencia desleal y las de marcas, el criterio de la complementariedad relativa sitúa la solución entre dos puntos: de una parte, la mera infracción de estos derechos marcarios no puede constituir un acto de competencia desleal; y de otra, tampoco cabe guiarse por un principio simplista de especialidad legislativa, que niega la aplicación de la Ley de Competencia Desleal cuando existe un derecho exclusivo reconocido en virtud de los registros marcarios a favor de sus titulares y estos pueden activar los mecanismos de defensa de su exclusiva ( Sentencia 586/2012, de 17 de octubre (RJ 2012, 9718)).

»"Como se ha dicho en la doctrina, el centro de gravedad de la realidad radica en los criterios con arreglo a los cuales han de determinarse en qué casos es procedente completar la protección que dispensan los sistemas de propiedad industrial con el sometimiento de la conducta considerada a la Ley de Competencia Desleal.

»De una parte, no procede acudir a la Ley de Competencia Desleal para combatir conductas plenamente comprendidas en la esfera de la normativa de Marcas(en relación con los mismos hechos y los mismos aspectos o dimensiones de esos

hechos). De ahí que haya que comprobar si la conducta presenta facetas de desvalor o efectos anticoncurrenciales distintos de los considerados para establecer y delimitar el alcance de la protección jurídica conferida por la normativa marcaria.

»De otra, procede la aplicación de la legislación de competencia desleal a conductas relacionadas con la explotación de un signo distintivo, que presente una faceta o dimensión anticoncurrencial específica, distinta de aquella que es común con los criterios de infracción marcaria.

»Y, en última instancia, la aplicación complementaria depende de la comprobación de que el juicio de desvalor y la consecuente adopción de los remedios que en el caso se solicitan no entraña una contradicción sistemática con las soluciones adoptadas en materia marcaria. Lo que no cabe por esta vía es generar nuevos derechos de exclusiva ni tampoco sancionar lo que expresamente está admitido" (Sentencia 95/2014, de 11 de marzo (RJ 2014, 2245)).

»En este sentido concluíamos en la Sentencia 586/2012, de 17 de octubre , al afirmar: "(e)n definitiva, la procedencia de aplicar una u otra legislación, o ambas a la vez, dependerá de la pretensión de la parte actora y de cual sea su fundamento fáctico, así como de que se demuestre la concurrencia de los presupuestos de los respectivos comportamientos que han de darse para que puedan ser calificados como infractores conforme alguna de ellas o ambas a la vez".

A esta cuestión se refirió la STS nº 504/2017, de 15 de septiembre, [RJ\2017\4014]:

"Por un lado, no procede acudir a la Ley de Competencia Desleal para combatir conductas plenamente comprendidas en la esfera de la normativa de Marcas, en relación con los mismos hechos y los mismos aspectos o dimensiones de esos hechos. De ahí que haya de comprobarse si la conducta presenta facetas de desvalor o efectos anticoncurrenciales distintos de los considerados para establecer y delimitar el alcance de la protección jurídica conferida por la normativa marcaria.

Por otro, procede la aplicación de la legislación de competencia desleal a conductas relacionadas con la explotación de un signo distintivo, que presente una faceta o dimensión anticoncurrencial específica, distinta de aquella que es común con los criterios de infracción marcaria.

Y, en última instancia, la aplicación complementaria depende de la comprobación de que el juicio de desvalor y la consecuente adopción de los remedios que en el caso se solicitan no entraña una contradicción sistemática con las soluciones adoptadas en materia marcaria. Lo que no cabe por esta vía es generar nuevos derechos de exclusiva ni tampoco sancionar lo que expresamente está admitido(sentencia 95/2014, de 11 de marzo (RJ 2014, 2245)".

La reciente STS nº 451/2019, de 18 de julio, [RJ\2019\2984], reitera el criterio de la Sala contenido en resoluciones anteriores y afirma que "procede la aplicación de la legislación de competencia desleal a conductas relacionadas con la explotación de un signo distintivo, que presente una faceta o dimensión anticoncurrencial específica, distinta de aquella que es común con los criterios de infracción marcaria".

Al haberse acumulado en la demanda acciones interpuestas al amparo de la LCD y acciones previstas en la legislación marcaria, el análisis de las diversas cuestiones planteadas debe realizarse siguiendo el orden secuencial lógico para este tipo de supuestos. Este orden no puede ser otro que el exigido por la mencionada relación de complementariedad relativa que se ha dejado expuesta en las páginas precedentes.

TERCERO.- CADUCIDAD DE LA MARCA Y NOMBRE COMERCIAL TITULARIDAD DE LA DEMANDANTE

Las diversas cuestiones que conforman el objeto de este proceso obligan a seguir un determinado iterlógico para su resolución. Por ello, en primer lugar, corresponde resolver sobre la caducidad de la marca y nombre comercial invocados por la demandante para el ejercicio de la acción de infracción interpuesta en la demanda.

La demandante DIRECCION000 es titular de la Marca Nacional nº 2541271, DIRECCION000, de tipo mixto, concedida mediante Resolución de fecha 6 de noviembre de 2003 (así lo acredita el título de la marca aportado como documento nº 1 de la contestación a la reconvención). También es titular del Nombre comercial nº 0371786 (0), DIRECCION000, de tipo mixto, concedido mediante Resolución de fecha 1 de junio 2017 -documento nº 19 de la demanda, información obrante sobre este signo en la OEPM-. Tanto la Marca como el Nombre comercial de titularidad de " DIRECCION000." amparan servicios o actividades pertenecientes a la Clase 25 "Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería".

La demandada reconviniente pone el acento en que los signos distintivos registrados por DIRECCION000. son de producto (prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería) y, como tales, se encuentran clasificados en el Nomenclátor de Niza en la clase 25. No son signos identificativos de servicios de comercialización al por menor de calzado. Además, se da la circunstancia de que la demandante vende calzado identificado con marcas de terceros. Así las cosas, no consta que la demandante fabrique o comercialice calzado, prendas de vestir o artículos de sombrerería con los signos vinculados a la marca y nombre " DIRECCION000", por lo que debe declararse su caducidad, por falta de uso real y efectivo, en los términos requeridos por el art. 39 de la Ley de Marcas (LM).

Este precepto dispone que "si en el plazo de cinco años contados desde la fecha de su registro, la marca no hubiere sido objeto por parte de su titular de un uso efectivo en España para los productos o servicios para los cuales esté registrada, o si tal uso hubiere sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años, la marca quedará sometida a los límites y las sanciones previstos en el artículo 21, apartados 3 y 5, el artículo 41, apartado 2, el artículo 54, apartado 1, letra a) y el artículo 59, apartados 4 y 5, salvo que existan causas que justifiquen la falta de uso".

De conformidad con el artículo 57 LM, "en la solicitud o demanda reconvencional de caducidad por falta de uso de la marca corresponderá al titular de la misma demostrar que ha sido usada con arreglo al artículo 39 o que existen causas justificativas de la falta de uso".

La consecuencia del no uso de la marca, de conformidad con lo dispuesto en el art. 39 LM, es su caducidad ( art. 55.1 c) LM), recayendo sobre el titular la carga de demostrar que ha sido objeto de un uso efectivo en cada uno de los productos y servicios para los que el signo se encuentra registrado ( art. 57 LM). Por su parte, el art. 91.2 LM se remite, para la declaración de caducidad de los nombres comerciales, a lo previsto en la ley para las marcas, siempre que no resulte incompatible con su propia naturaleza.

Hechas estas precisiones, la STS de 23 de junio de 2006 razona lo siguiente: "...Para que exista un uso efectivo y real, relevante, de la marca,ésta ha de manifestarse públicamente en el sector del mercado para el que ha sido concedida, y cumplir así la función para la cual se reconoció al titular del derecho exclusivo, no siendo suficiente para cumplir la exigencia legal una utilización aparente de la marca dirigida simplemente a conservar su derecho formal mediante un uso esporádico del signo distintivo, debiendo tenerse en cuenta, para determinar si existe o no ese uso efectivo y real, la clase de productos o servicios amparados por la marca y las circunstancias concurrentes en el caso concreto, y explícitamente excluye "las actuaciones aisladas que no entrañan, por tanto, un uso continuado de la marca".

Por lo tanto, el uso debe de ser efectivo, y no meramente simbólico, acorde a la función esencial de la marca, que consiste en garantizar al consumidor la identidad del origen de un determinado producto o servicio.

El TJUE ha analizado las condiciones que deben concurrir para que el uso pueda considerarse suficiente, desde un punto de vista cuantitativo. En la Sentencia de 11 de mayo de 2006 afirma que no es posible determinar, de un modo abstracto y general, cuál debe ser el umbral cuantitativo necesario para que el uso pueda ser calificado de efectivo. Y enfatiza que "un uso, aun mínimo, de la marca puede bastar para determinar la existencia del carácter efectivo".

En la oposición a la reconvención se afirma que DIRECCION000. posee una línea específica de zapatos timbrados con la marca DIRECCION000, que comercializa para su venta al público.

Para acreditarlo, se ha adjuntado a la contestación a la reconvención el documento número 2, acta de presencia del Notario D. Manuel Mariño Vila, de fecha 18 de abril de 2023, que deja constancia de la efectiva comercialización y venta al público de zapatos identificados con el signo distintivo " DIRECCION000". El notario se personó en el establecimiento " DIRECCION007", sito en DIRECCION008 de A Coruña, que vende principalmente mercancía de temporadas pasadas a precios más económicos. Pues bien, en las fotografías unidas al acta se observan zapatos que llevan impreso o timbrado la marca " DIRECCION000". El logotipo aparece en algunos modelos con un hexágono (el cual se corresponde con el signo distintivo N0371786, inscrito en la OEPM) y, en otros modelos, con otro tipo de letra en cursiva (correspondiente al signo distintivo M2541271). La demandante reconvencional no atribuye a este documento valor probatorio, a fin de acreditar el uso real y efectivo de la marca y nombre comercial de la actora, pues, efectivamente, se trata de un documento de fecha posterior a la presentación de la reconvención.

Asimismo, se acompaña al escrito de contestación a la reconvención -documento nº 3-, una captura de pantalla correspondiente a una de las tiendas de la demandante en la web google, en la que se observa una fotografía de una exposición de zapatos, de entre los cuales existe un modelo que porta el nombre comercial registrado y que fue añadido a la página web en abril de 2021(la fecha aparece en la parte superior central de la primera página).

Se ha adjuntado como documento nº 4 del mismo escrito un bloque fotográfico con diferentes pares de calzado distribuidos en las distintas tiendas de DIRECCION000, que portan los dos signos distintivos registrados titularidad de DIRECCION000. Sin embargo, este documento no permite corroborar la fecha de comercialización de estos productos.

Por otra parte, el documento nº 5 de la contestación a la reconvención es un pantallazo de la página web de la actora, que tampoco demuestra la fecha de comercialización de los productos, que están identificados con el signo distintivo titularidad de la demandante.

Por último, como documentos nº 6 a 12 del mismo escrito, la demandante reconvenida ha aportado varios pedidos y notas de fabricación de Zapamoda S.L., a quien habría encargado elaboración y el envío de diversos artículos de zapatería identificados con la marca DIRECCION000 (en los años 2018 a 2022, esto es, con anterioridad a la interposición de la demanda rectora del procedimiento). En estos documentos podemos constatar la existencia de un apartado que indica que los zapatos que se van a suministrar a DIRECCION000 portan el timbrado " DIRECCION000" y se especifica, para identificar la caja, "Zapato María Jaén". Este bloque documental ha sido impugnado en cuanto a su valor probatorio, por la parte contraria, que reconoce la existencia de las hojas de pedido, aunque afirma que el signo distintivo incorporado al calzado es "María Jaén"; y, para acreditarlo, aporta en la audiencia previa un acta notarial de presencia y protocolización de fecha 8 de junio de 2023, con la que se quiere acreditar que en la página web de la demandante se comercializan zapatos de la marca "María Jaén", "Frank" y "Joni".

Al respecto, cabe señalar que las fotografías unidas al acta no permiten visualizar en todos los casos cuál es la marca incorporada al calzado que está a la venta, aunque, por ejemplo, para la sandalia de cuña de serraje, así como para la "sandalia de vestir plana" y "sandalia con hebilla en color", aunque sí se observa con nitidez el hexágono que constituye el elemento gráfico del nombre comercial titularidad de DIRECCION000. Está claro que, si el calzado incorpora el signo distintivo registrado, lo hace para identificar la procedencia empresarial del producto. Por lo demás, también el acta notarial es de fecha posterior a la reconvención y, asumiendo la tesis de la demandante reconvencional, no serviría para confirmar lo sostenido por esta parte, cuando afirma que los pedidos que realizó DIRECCION000 a Zapamoda S.L. no incorporaban la marca " DIRECCION000", para la comercialización del calzado.

Al respecto, la presente resolución mantiene una postura diversa, puesto que las hojas de pedido aportadas con la contestación a la reconvención corroboran que el calzado porta el timbrado " DIRECCION000". La valoración judicial de este bloque documental, en particular, la indicación de este "timbrado", debe ser interpretada como la incorporación del signo distintivo registrado al calzado, cuya fabricación se encargó a un tercero.

A mayor abundamiento, la testigo Trinidad (encargada de la página web de la demandante) aludió en el acto del juicio a la incorporación de los signos distintivos registrados en el calzado, especialmente, cuando se efectuaban personalizaciones en alguno de los elementos (por ejemplo, tacón o suela). La testigo aclaró también la cuestión referente a las ventas a través de la web, que se realizan en ámbito nacional: puesto que la marca DIRECCION000 es conocida a nivel local, y no tanto nacional, la estrategia de comercialización de calzado que siguen en la web consiste en indicar el nombre del fabricante (que suele tener mayor difusión entre el público); aunque, según manifestó, ese calzado puede incorporar igualmente los signos distintivos registrados a favor de la demandante.

Por todo ello, la caducidad solicitada por la parte demandada debe ser desestimada,pues la utilización por la demandante reconvenida de los signos distintivos de los que es titular supera el umbral mínimo requerido para calificarlo de "efectivo". Merced a la prueba documental aportada con el escrito de contestación a la reconvención, en concreto, las hojas de pedido ya mencionadas, DIRECCION000. ha cumplido con las exigencias de carga de la prueba que le impone el artículo 57 LM y ha logrado acreditar el uso real y efectivo de la marca y nombre comercial de los que es titular y para los productos para los cuales están registrados (más específicamente, nos referimos al calzado).

Sí conviene realizar una puntualización adicional, que guarda relación con lo prescrito en el art. 54.2 LM, a cuyo tenor "si la causa de caducidad solamente existiese para una parte de los productos o servicios para los cuales esté registrada la marca, su declaración solo se extenderá a los productos o servicios afectados".Recuérdese que la Marca como el Nombre comercial titularidad de DIRECCION000. amparan productos pertenecientes a la Clase 25 "Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería".Toda la prueba documental que acabamos de relacionar está referida a la utilización de estos signos distintivos, para identificar calzado, pero no los restantes productos pertenecientes a la clase 25, para los que se encuentran registrados (en concreto, prendas de vestir y artículos de sombrerería).

Por lo tanto, es oportuno evaluar si concurre la caducidad parcial de los signos distintivos titularidad de DIRECCION000., para los productos afectados por la falta de uso real y efectivo de dichos signos.

Primeramente, aclararemos que la demandante reconvencional tiene un interés legítimo en que se declare esta caducidad parcial, insistimos, respecto de los productos de la clase 25 para los que se encuentran registrados tanto el nombre comercial como la marca, a los que no ha concernido la prueba de uso desplegada a instancia de DIRECCION000. (repetimos, la caducidad parcial afectaría al registro para prendas de vestir y artículos de sombrerería).

En interpretación del art. 59.a) LM, en su versión originaria, la STS nº 650/2021, de 29 de septiembre, [RJ\2021\4378], con cita de las Sentencias nº 776/2012, de 27 de diciembre, (RJ 2013, 1626), y nº 765/2012, de 28 de diciembre, (RJ 2013, 1256), ha reconocido legitimación activa para instar la caducidad de una marca a:

"(i) Quien -además de colaborar en el funcionamiento correcto del mercado, pretendiendo la eliminación del registro de signos inútiles, cuando no perturbadores de la libre competencia, por sus fines especulativos y de bloqueo- busca poner fin a una situación que le es desfavorable o, desde otro punto de vista, obtener una utilidad o beneficio con la cancelación de marcas, generadoras de prohibiciones relativas de registro, de las que es titular una competidora en el mismo sector de mercado y que, al fin, le pueden impedir la puesta en marcha de sus proyectos de futuro.

(ii) Quien se opone a la persistencia en el registro de asientos inútiles, cuando no perturbadores de la libre competencia, y, en todo caso, esgrimidos de contrario a modo de cobertura del uso calificado por ella como infractor".

En todo caso, la Sala Primera aclara que la amplitud con la que se concibe la legitimación activa para ejercitar la acción de caducidad por falta de uso no implica que la acción de caducidad marcaria se convierta en una especie de acción popular no reconocida ni en el ámbito civil en general, ni en el marcario, en particular.

Es de notar que el art. 58.1.a) LM, en la redacción introducida por el Real Decreto-Ley nº 23/2018, dispone que puede promover la declaración de caducidad por falta de uso de una marca "cualquier persona física o jurídica, así como las agrupaciones u organismos que representen a fabricantes, productores, prestadores de servicios o comerciantes y las asociaciones de consumidores y usuarios, legalmente constituidas e inscritas conforme a la legislación estatal o autonómica que les resulte de aplicación, que se consideren perjudicadosy tengan capacidad procesal".

El precepto se incardina dentro del procedimiento del que conoce la Oficina Española de Patentes y Marcas, una vez presentada la solicitud de nulidad o caducidad del registro de la marca. Por su parte, La Disposición Adicional 1ª, apartado 2, LM establece que "la competencia para declarar la nulidad y caducidad de los signos distintivos regulados en la presente Ley corresponderá por vía directa a la Oficina Española de Patentes y Marcas y por vía de reconvención a la jurisdicción civil, de acuerdo con lo previsto en los artículos 51 , 52 y 54".Esta última disposición fue modificada por el Real Decreto-Ley nº 23/2018 , ya citado, aunque el apartado 2 no entró en vigor hasta el día 14 de enero de 2023, según determinaba la Disposición Final 7 del Real Decreto-ley.

Hasta que no adquirió vigencia la norma competencial contenida en la Disposición Adicional 1ª, apartado 2, LM, debíamos entender que la legitimación activa para ejercitar la acción declarativa de caducidad del registro de una marca continuaba rigiéndose por el art. 59.a) LM, en su redacción primigenia. Así, la legitimación activa para instar la declaración de caducidad por falta de uso correspondía a los sujetos mencionados en el precepto y debía justificarse de alguno de los modos que expresó la doctrina jurisprudencial de la Sala Primera (v. supra).

Ciertamente, como postula la STS nº 650/2021, de 29 de septiembre, [RJ\2021\4378], no cabe negar la legitimación activa para instar la caducidad de un registro marcario a quien se dedica al mismo género de negocio que el titular de aquel derecho, pues el registro de las marcas, supuestamente no usadas, puede dificultar sus proyectos futuros, en nuevas o complementarias líneas de mercado. En este sentido, "el mantenimiento injustificado del derecho de exclusiva que conlleva la titularidad de la marca produce, cuando menos, un perjuicio potencial a quien, compitiendo en el mismo sector de mercado, quiera ampliar su actividad".

En el supuesto enjuiciado, la demandante y la demandada son competidoras en el mismo sector de mercado. De hecho, la demanda describe la actividad que desarrolla cada una de las partes:

- La demandante tiene por objeto social la venta al por mayor y menor de calzado y complementos en piel, cuero y similares. Para el ejercicio de su actividad, DIRECCION000, comercializa sus productos de forma online a través de la página web DIRECCION006/ y, de forma física, en las tiendas ubicadas en varios puntos de la ciudad de A Coruña, que se identifican bajo la marca y nombre comercial DIRECCION000.

- La mercantil DIRECCION001. fue constituida en escritura pública en fecha 18.07.2012, y se dedica a la venta de zapatos y complementos de moda. Para ello, emplea en el tráfico mercantil el nombre comercial DIRECCION000.

En línea con lo que se dice en la demanda, en cuanto a la actividad que desarrolla la sociedad DIRECCION001., la demandada afirma que se dedica al comercio mayorista y minorista de calzado, artículos de piel, cuero e imitaciones o productos sustitutivos, cinturones, carteras, bolsos, maletas, artículos de viaje en general, toda clase de prendas de vestir y sus complementos,productos textiles y de confección.

Es decir, que la demandada está legitimada para solicitar la caducidad, incluso parcial, de la marca y del nombre comercial de la demandante, ya que el mantenimiento de estos derechos de exclusiva a favor de la actora le causa un perjuicio, en tanto que limita e, incluso, cercena, una de sus líneas de negocio (la que concierne a complementos de moda y prendas de vestir).

Puesto que la prueba documental aportada a instancia de la demandante reconvenida sólo acredita el uso real y efectivo de los signos distintivos para calzado, y no para esos otros dos productos de la clase 25 (para los que se encuentran igualmente registrados), es procedente declarar su caducidad parcial para artículos de sombrerería y prendas de vestir.

CUARTO.- ACCIÓN DE INFRACCIÓN DE LA MARCA NACIONAL nº 2541271, DIRECCION000, Y DEL NOMBRE COMERCIAL nº 0371786 (0), DIRECCION000

El art. 34 de la Ley de Marcas después de proclamar el derecho de exclusiva que corresponde al titular de la marca registrada, le atribuye a éste un ius prohibendiconforme al cual "sin perjuicio de los derechos adquiridos por los titulares antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o de la fecha de prioridad de la marca registrada, el titular de dicha marca registrada estará facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo en relación con productos o servicios, cuando:

a) El signo sea idéntico a la marca y se utilice para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada.

b) El signo sea idéntico o similar a la marca y se utilice para productos o servicios idénticos o similares a los productos o servicios para los cuales esté registrada la marca, si existe un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca.

c) El signo sea idéntico o similar a la marca, independientemente de si se utiliza para productos o servicios que sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que esté registrada la marca, cuando esta goce de renombre en España y, con el uso del signo realizado sin justa causa, se obtenga una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o dicho uso sea perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre".

La demandante DIRECCION000 es titular de la Marca Nacional M2541271, DIRECCION000, de tipo mixto, concedida mediante Resolución de fecha 6 de noviembre de 2003. El elemento denominativo es DIRECCION000, y lleva asociado el siguiente distintivo:

La demandante también es titular del Nombre comercial N0371786, DIRECCION000, de tipo mixto, concedido mediante Resolución de fecha 1 de junio de 2017. La denominación es DIRECCION000, aunque la N se sustituye por un zapato de tacón, llevando asociado el siguiente distintivo:

Tanto la Marca como el Nombre comercial de titularidad de DIRECCION000. están registrados para los siguientes productos pertenecientes a la Clase 25: "Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería".

La demandante afirma que ha tenido lugar la infracción de la marca y nombre comercial registradosen la O.E.P.M. Los actos de infracción que se han descrito en la demanda, y que la demandada habría cometido, consisten en:

* Utilización, como rótulo de sus establecimientos, del vocablo " DIRECCION000", en diversos formatos y colores, pero con un tipo de letra prácticamente idéntico a la marca titularidad de la demandante, empleando el estilo grueso y en cursiva tan característico de la primera Marca nº 2541271 registrada por DIRECCION000.

* La demandada hace entrega a sus clientes de unas bolsas con un diseño similar al nombre comercial registrado por DIRECCION000 y, en todo caso, con la misma denominación de estos signos distintivos.

* En la página web de la sociedad demandada, se emplea el logo DIRECCION000 con las letras rectas y el trazo más fino, en clara imitación al nombre comercial nº 0371786,registrado por la sociedad demandante en el año 2017 y empleado por la misma en sus ventas a través de internet y como rótulo de algunas de sus tiendas.

El rótulo que utiliza la demandada en sus establecimientos abiertos al público de venta de calzado -aunque no siempre con la misma gama cromática, v. documentos 12 a 17 de la demanda-, es el siguiente:

La página web de la demandada, de venta on linede calzado y accesorios, incorpora el distintivo que se reproduce a continuación:

Este mismo signo es empleado por la demandada en Instagram y Facebook, para identificar la tienda on linede calzado que pertenece a la demandada (documentos nº 26 y 27 de la demanda).

Como documento nº 36 de la demanda, se adjunta una fotografía extraída de la cuenta de Facebook de la demandada, de fecha 13 de abril de 2016, donde se observa que ya entonces empleaba el término " DIRECCION000" para el desarrollo y explotación de su negocio.

Y, como documento nº 28 de la demanda, se acompaña otra fotografía extraída del perfil de Facebook de DIRECCION001 con la imagen de las bolsas empleadas por la demandada, que incluyen el mismo signo ( DIRECCION000).

Asimismo, DIRECCION001. ha aportado, con su escrito de contestación y reconvención -bloque documental nº 9-, un dossier de prensa que recoge anuncios y artículos en La Voz de Galicia donde se cita a la empresa y a su socia Violeta. En particular, destacamos la publicidad que se refleja en las páginas 7, 9, 10 y 12 de ese documento, en las que el signo que emplea la demandada para publicitar sus establecimientos de venta de calzado es prácticamente idéntico a la marca registrada de la actora (se utiliza, para reproducir el elemento denominativo " DIRECCION000", la letra cursiva y la misma grafía que es propia de esta marca); además, se acompaña el signo de una imagen de un zapato de tacón de mujer, imitando el mismo que utiliza el nombre comercial registrado, en la palabra " DIRECCION000", para sustituir la letra "N".

Conviene precisar que el tipo de infracción marcaria que se describe en la demanda encaja en el supuesto contemplado en el apartado b) del artículo 34.2 de la Ley de Marcas. Nótese que lo que se imputa a la demandada es la utilización de un signo no registrado, igual a la marca de la actora y, en el caso del nombre comercial, similar a éste, para identificar servicios que presentan un elevado grado de semejanza con los productos de la clase 25, para los que están registrados esos signos distintivos. A juicio de la actora, esto lleva a error o confusión a los consumidores, en su acceso al mercado, y en el momento de acceder a los servicios de su interés.

El apartado b) del artículo 34.2 de la Ley de Marcas, exige tres requisitos para su aplicación:

i) Identidad o semejanza de los signos en liza;

ii) Identidad o similitud de los productos o servicios; y

iii) Riesgo de confusión en el público.

En todo caso, estos requisitos son cumulativos, de tal suerte que basta que falle uno de ellos, para que decaiga la expectativa de éxito de la acción de infracción.

Llegados a este punto, traemos a colación la Resolución de la OEPM de 5 de septiembre de 2022, aportada con la demanda, que concedió parcialmente el registro del nombre comercial " DIRECCION000", denominativo, solicitado por DIRECCION001. La resolución de concesión parcial se hace para los servicios de la clase 35 "publicidad, gestión, organización y administración de negocios comerciales; trabajos de oficina".A la sazón, esta resolución estima parcialmente la oposición presentada por DIRECCION000., como titular de los signos M2541271 DIRECCION000 y N0371786, DIRECCION000. La OEPM acude al art. 6.1.b) LM para denegar el signo distintivo solicitado por la aquí demandada, para "servicios de venta al por mayor y por menor y a través de redes informáticas mundiales de prendas de vestir, calzado y complementos de moda",de la clase 35, en atención a la total identidad denominativa y a la relación aplicativa de complementariedad entre los servicios solicitados en la clase 35 y los protegidos por los signos oponentes en la clase 25.

Pese a que la precitada resolución circunscribe el ámbito de su decisión a una discrepancia en cuanto al registro de un signo distintivo, sí es interesante detenerse en su argumentación, para resolver la cuestión que nos ocupa.

Ciertamente, en sede de infracción marcaria, la comparación que procede efectuar, tal y como enfatiza la STS nº 101/2016, de 25 de febrero, [RJ 2016\620], debe centrarse en la contraposición del signo o signos distintivos de quien ejercita la acción marcaria, tal como ha sido registrada,y los signos empleados por los competidores, contra quienes dirige su acción. Este juicio de infracción es el a continuación que corresponde realizar, para llegar a un pronunciamiento, que será estimatorio de la acción ejercitada en la demanda.

La comparación de los signos distintivos M2541271 DIRECCION000 y N0371786, DIRECCION000, debidamente registrados a favor de la demandante, con el signo que utiliza la demandada (en sus rótulos de establecimiento, en las bolsas comerciales que emplea y en el logo de su página web), conduce a apreciar la absoluta coincidencia en el elemento denominativo " DIRECCION000", que, por lo demás, constituye el elemento dominante o prevalente de la marca y del nombre comercial de la demandante. Sobre la preponderancia del elemento denominativo,las SSTS de 8 de mayo de 2006 - rec. núm. 229/2004)-, de 26 de enero de 2006, (RJ 2006/452), y de 10 de julio de 2008, (RJ 2008/4373), afirman que, en el tráfico mercantil, prevalece el factor denominativo sobre todos los demás elementos integrados en la marca. De esta forma, como postula la jurisprudencia sobre esta materia, ha de atenderse preferentemente a aquel elemento, sobre todo en los casos en que el gráfico no es especialmente distintivo. Si, como aquí acontece, existe una identidad total en el elemento denominativo -lo que, a su vez, da lugar a la coincidencia fonética de los signos enfrentados-, habremos de concluir que concurre la semejanza exigida entre los signos en liza, para que pueda llegar a declararse la infracción marcaria -y, lo mismo, para el nombre comercial registrado a favor de DIRECCION000.-.

En segundo lugar, debemos detenernos en la identidad o semejanza aplicativa.Repárese, una vez más, en lo que es necesario comparar, en el marco de una acción de infracción: los productos o servicios para los que se ha registrado la marca y aquellos otros para los que la demandada utiliza su signo distintivo en el mercado (el calificado de infractor) -cfr. SAP de Madrid nº 227/2008, de 25 de septiembre-.

Respecto de esta concreta cuestión, la demandada ha intentado desenfocar, de forma intencionada, la verdadera esencia del debate. Sí conviene significar que DIRECCION001. ha reconocido en su escrito de contestación a la demanda que se dedica a vender al por menor calzado de diferentes marcas comerciales; para ello, cuenta con seis establecimientos abiertos al público en las localidades de la Costa da Morte coruñesa de Baio, Carballo, Vimianzo, Cee y Santa Comba. Asimismo, se reconoce que DIRECCION001. es titular del dominio DIRECCION002 donde comercializa onlinecalzado y artículos de piel de diferentes marcas.

DIRECCION001. enfatiza que no fabrica ni comercializa en sus establecimientos, ni en su web, ningún artículo de los indicados en la clase 25 del Nomenclátor de Niza, que porten ninguno de los dos signos que dicen ser titularidad de la demandante. Puesto que la demandada se dedica a vender al por menor calzado, de diferentes marcas comerciales -y no calzado con la marca o el nombre comercial " DIRECCION000"-, termina negando la infracción descrita en la demanda. Por lo demás, tampoco consta que la demandante comercialice calzado con la marca y nombre comercial " DIRECCION000".

Empezando por esta última afirmación, basta con remitirse a los hechos que se han considerado probados en el fundamento jurídico precedente, para desestimar la caducidad de la marca y nombre comercial registrados para calzado.

Por lo que respecta a la negación de la infracción, basada en que la demandada vende calzado al por menor, aunque no identificado con la marca DIRECCION000, deben realizarse varias consideraciones.

Desde luego, la demandada yerra en su planteamiento cuando descarta que estemos en presencia de una infracción marcaria, por el mero hecho de que no comercializa calzado identificado con el signo distintivo " DIRECCION000". Una vez que esta resolución ha apreciado que existe una semejanza muy relevante entre los signos en liza, el siguiente aspecto importante, para determinar si hay infracción, exige resolver sobre la identidad o, cuando menos, la similitud entre los productos o servicios identificados con esos signos distintivos. Además, para que exista infracción, estas semejanzas habrán de ser idóneas para causar riesgo de confusión en el público.

En el caso que nos ocupa, no existe identidad aplicativa, aunque, frente a lo que sostiene la demanda, esto no excluye automáticamente la existencia de la infracción. Como razonaremos, está totalmente acreditada la relación aplicativa de complementariedad entre la marca y nombre comercial registrados y el signo infractor. Esta semejanza ya la apreció la Resolución de la OEPM de 5 de septiembre de 2022, ut supracitada. Trasladando su argumentación, mutatis mutandis,a la infracción aquí enjuiciada, es evidente que concurre una inequívoca conexión aplicativa entre el producto para el que subsiste el registro de la marca y nombre comercial de la actora (una vez declarada la caducidad parcial para los productos de la clase 35, artículos de sombrerería y prendas de vestir) y los servicios para los que la demandada utiliza el signo infractor: según ella misma reconoce en su escrito de contestación, se dedica al comercio al por menor de calzado a través de varios establecimientos abiertos al público situados en diversas localidades de la Costa da Morte. Asimismo, ha resultado probado, y así se ha resaltado en la presente resolución, que los establecimientos que explota la mercantil demandada se identifican con el signo " DIRECCION000" (este hecho es expresamente reconocido en la página 2 del escrito de contestación). Las restantes actuaciones en las que ha consistido la infracción cometida por la demandada han quedado descritas ut supra,con identificación de los medios de prueba que las acreditan.

Con todos los factores que concurren en este caso, la identidad denominativa se ve agravada, y así lo apreciamos, al reparar en cuál es el ámbito aplicativo de los signos enfrentados. Es evidente que el calzado (producto para el que se encuentran registrados tanto el nombre comercial como la marca de la actora) guarda íntima relación con los servicios de venta minorista de calzado que lleva a cabo la demandada, identificándolos con el signo " DIRECCION000": reiteramos que la marca y el nombre comercial " DIRECCION000" subsisten registrados, tras la caducidad parcial declarada en la presente resolución, para un determinado producto de la clase 25, esto es, calzado; y que el signo que está utilizando la demandada en el mercado sirve para identificar unos servicios de venta y comercialización de ese mismo producto (calzado).

Por ello, las resoluciones que invoca la demandada en su escrito de contestación, en fundamento de su oposición - Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 13 de mayo de 2009, asunto T-183/08, y Sentencia del Tribunal General de 18 de enero de 2011, asunto T-382/2008-, han sido invocadas de forma inadecuada, ya que no constituyen un precedente relevante para la resolución del caso que nos ocupa. La primera de ellas ha entendido que, tratándose de una marca registrada para la clase 25 (calzado), el uso real y efectivo de ese signo distintivo no queda justificado por la simple existencia de servicios de venta de esos productos, puesto que no portaban la marca registrada. La segunda resolución, en la misma línea, niega la prueba del uso de una marca registrada para identificar productos de la clase 25, por el mero hecho de que se probaran los servicios de comercialización de calzado (en tanto que no se demostró que el calzado se identificase con la marca registrada). Como quedó expuesto y se resolvió en el fundamento jurídico anterior, el trasfondo de la cuestión que resuelven estas dos sentencias enlaza con la prueba del uso real y efectivo de la marca, que puede ser relevante para decidir si este derecho ha caducado o no. Empero, una vez que esta resolución ha descartado la caducidad de la marca M2541271 DIRECCION000 y del nombre comercial N0371786, DIRECCION000, en lo que concierne a su registro para calzado, ya no corresponde efectuar ninguna otra consideración acerca del uso de estos signos, pues esta cuestión resulta ajena al ámbito de enjuiciamiento propio de la acción de infracción.

Resta por acometer el oportuno enjuiciamiento del riesgo de confusión en el público. La prueba exige el apartado b) del artículo 34.2 de la Ley de Marcas no precisa atesorar unos específicos conocimientos científicos, artísticos, técnicos o prácticos que, conforme al artículo 335.1 de la LEC, son presupuesto de la necesidad de prueba pericial. Esto significa que el órgano judicial está suficientemente capacitado para posicionarse en el lugar del consumidor informado, razonable, atento y perspicaz. Así lo ha tendido la SAP de Alicante nº 246/2017, de 5 de mayo, permitiendo al juzgador que ocupe la posición de usuario informado para llevar a cabo la valoración, en aquel caso, de la singularidad los modelos confrontados.

Seguidamente, debe evaluarse si, ante la similitud entre los signos en liza, y la semejanza entre los productos o servicios que identifican, concurre riesgo de confusión por parte del público. Como es sabido, aquél puede definirse como el riesgo de que el público consumidor pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente (cfr. Sentencia del TJCE, Asunto 39/97, Caso Canon, y Sentencia del TJCE de 23.10.2002, Asunto T-104/01, Oberhauser/OAMI-Petit Liberto (Fifties). Su apreciación global implica cierta interdependencia entre los factores considerados y, en particular, la similitud entre las marcas y entre los productos o los servicios designados. Por tanto, un menor grado de similitud entre las marcas y/o servicios puede compensarse con un mayor grado de similitud entre las marcas y viceversa (Sentencias Canon y Lloyd Schuhfabrik).

Por su parte, la STJUE de 11 de noviembre de 1997 (asunto C-251/95 SABEL BV c. Puma AG)nos ilustra acerca de cómo debe evaluarse el riesgo de confusión:

"...«depende de numerosos factores y, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado o solicitado [léase "registrado"], del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados». El riesgo de confusión debe, pues, apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes".

Es decir, que el juicio de confusión que debe ser evaluado globalmente, según la STS, Sala de lo Civil, núm. 95/2014, de 11 de marzo, (RJ 2014, 2245), "teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes"[Sentencia 777/2010, de 9 de diciembre (RJ 2011, 1414), con cita de las SSTJUE de 11 de noviembre de 1.997 (C-251/95), Sabel c. Puma; de 22 de junio de 1.999 (C-342/97), Lloyd c. Klijsen; y de 22 de junio de 2.000 ( C-425/98), Mode c. Adidas; y de SSTS nº 225/2009, de 30 de marzo (RJ 2009, 1751), 569/2009, de 22 de julio (RJ 2009, 4575), 827/2009, de 4 de enero de 2010 (RJ 2010, 153), 72/2010, de 4 de marzo (RJ 2010, 1454) y 364/2010, de 2 de junio (RJ 2010, 2664)]. Depende, "en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado (...), del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados"[ STJUE de 11 de noviembre de 1.997 (C-251/95), Sabel c. Puma].

En este caso, la demandante ha aportado, como documento nº 23, noticias que acreditan la trayectoria y reputación de la que goza la actora en el sector del comercio de calzado. Hemos visto que la demandada DIRECCION001. se dedica al "comercio de calzado, artículos de piel, cuero e imitaciones",y ha resultado probado que el signo infractor se utiliza, precisamente, para identificar este tipo de servicios. En cuanto a la elevada semejanza de los signos en liza y la total identidad de su elemento denominativo, nos remitimos a lo expuesto previamente; y lo mismo procede efectuar para incidir, una vez más, en la relación aplicativa de complementariedad que se da entre los mismos signos confrontados. Todos estos elementos conducen a apreciar un alto riesgo de confusión sobre el origen empresarial, por parte del consumidor medio, en la medida en que éste establecerá, inevitablemente, una relación entre la marca y nombre comercial registrados y el signo infractor. Es decir, que el consumidor medio, al encontrarse ante los dos signos en liza, pensará que los productos y servicios distinguidos por unos y otros tienen un mismo origen empresarial, porque pertenecen a la misma empresa o, en última instancia, que las empresas mantienen alguna vinculación económica entre sí.

Por otra parte, el art. 34.3.e) LM establece "cuando se cumplan las condiciones numeradas en el apartado anterior, podrá prohibirse, en especial:...Usar el signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio".En este caso, tal y como se acredita por los documentos 24 y 25 aportados con la demanda, ambas sociedades emplean en internet los dominios DIRECCION009 y DIRECCION002 para la venta de calzados. Pese a que no existe identidad total de estos nombres de dominio, procede prohibir el uso por la demandada del suyo propio: destacamos la pertenencia de las dos sociedades al mismo sector de actividad -la comercialización de calzado-, así como la utilización en el dominio del vocablo " DIRECCION000", que constituye, según se ha dicho, el elemento preponderante de los signos distintivos titularidad de la actora. En suma, en este supuesto, se dan las condiciones enunciadas en el apartado 2 del art. 34 LM, que hacen que el uso del nombre de dominio quede comprendido dentro del ius prohibendique el ordenamiento jurídico reconoce a la titular de la marca y del nombre comercial registrados. Lo mismo cabe decir respecto de las redes sociales en las que la demandada publicita y da a conocer su actividad empresarial, utilizando, como ha quedado acreditado, el signo infractor.

Al tenor de lo expuesto, debe estimarse la acción de infracción del nombre Comercial y de la marca titularidad de la actora.

De los pedimentos de condena dirigidos frente a DIRECCION001., deben estimarse los siguientes:

- El cese en la utilización del vocablo " DIRECCION000", en cualquier clase de propaganda, rótulos o documentos propios del negocio de la demandada, consistente en el comercio minorista de calzado. Así como a la retirada del tráfico económico de los embalajes, bolsas, envoltorios, material publicitario, etiquetas, tarjetas y toda clase de impresos y documentos en que se haya materializado la violación de los derechos de propiedad industrial de la actora.

- La abstención, en lo sucesivo, de utilizar el término DIRECCION000 o DIRECCION001, como signo distintivo y como nombre de dominio, en perfiles de redes sociales, para la actividad de venta al por mayor y menor y a través de redes informáticas mundiales de calzado. En cuanto a la "mediación de terceros", contenida en este concreto punto del suplico de la demanda, consideramos que se trata de una petición imprecisa, que no puede ser acordada en los términos en los que ha sido solicitada: nótese que la posible intervención de la aquí demandada, para que un tercero cometa la infracción de un concreto derecho de propiedad industrial, precisa de una valoración judicial que no cabe hacer respecto de actuaciones futuras, y por completo desconocidas, cuando se emite este pronunciamiento.

- La retirada del dominio DIRECCION002 y DIRECCION003; así como las cuentas en Instagram y Facebook DIRECCION004 y DIRECCION005.

- Por lo que respecta a la petición de transferencia de la titularidad del nombre de dominio - DIRECCION003 y DIRECCION002-, a favor de DIRECCION000., en la medida en que, a petición expresa de la demandante, se ha acordado su retirada de internet, no es procedente acceder a la solicitud de transferencia.

- La publicación, a su costa, del encabezamiento y fallo de la sentencia que recaiga en el diario La Voz de Galicia. La petición está plenamente justificada, atendidos los siguientes factores: el conocimiento entre el público y asentamiento en el mercado de que goza la demandante, deducido de la prueba documental aportada con la demanda y que ha sido ya valorada en esta resolución. Así como la explotación del signo infractor en localidades de la misma provincia en la que radican los establecimientos abiertos al público de la demandante y donde ésta fue constituida. Y la concreta confusión a que ha dado lugar la explotación del signo infractor, en particular, como nombre de dominio, lo que resulta de la prueba documental aportada y de la testifical practicada en el acto del juicio, a instancia de la demandante.

- La indemnización por los daños y perjuicios causados, en la cantidad de 54.378Ž96 euros, equivalente al 1 % de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados ( art. 43.5 LM). Esta cuantía se solicitó al término de la vista, con apoyo en el dictamen del perito judicial, Juan Pedro.

CUARTO.- ACCIONES INTERPUESTAS AL AMPARO DE LA LEY DE COMPETENCIA DESLEAL

En el F.D. 2º de la presente resolución se aludía a la relación de complementariedad existente entre la represión de la competencia desleal y la protección jurídica de la propiedad industrial, conocida como "complementariedad relativa".

AL haberse producido la estimación de las acciones que se han ejercitado con invocación de los derechos de propiedad industrial que titula la demandante, debe aclararse si es procedente entrar en el examen las acciones ejercitadas al amparo de la legislación de competencia desleal.

Decíamos que el ejercicio conjunto de acciones de defensa de un derecho de propiedad industrial y acciones de competencia desleal es procedente cuando se acude a estas últimas para combatir conductas relacionadas con la explotación de un signo distintivo, si la conducta presente una dimensión anticoncurrencial específica. Como postulan las SSTS, nº 586/2012, 17 de octubre, (RJ 2012, 9718), y nº 95/2014, de 11 de marzo, (RJ 2014, 2245), si el supuesto de hecho está plenamente comprendido en el ámbito material, objetivo, temporal y espacial de la normativa específica que regula el diseño o la marca, debe ser aplicada la normativa que establece su régimen jurídico, y no la ley que regula las conductas concurrenciales en el mercado. Sólo donde no alcance la primera, podrá actuar la segunda.

Al haberse estimado la totalidad de las peticiones del suplico, como efecto de la declaración de infracción de los derechos de propiedad industrial que titula la demandante, queda sin objeto el enjuiciamiento de la ilícitos concurrenciales invocados en la demanda.

QUINTO.-En cuanto a las costas, conforme a lo que establece el apartado 1 del artículo 394 LEC, procede imponer las costas a la parte demandada, pues en el presente supuesto se ha producido una estimación sustancial de la demanda (únicamente se rechaza la petición de transferencia de la titularidad del nombre de dominio - DIRECCION003 y DIRECCION002-); además, no concurren dudas de hecho o de derecho, que justificarían la no imposición de costas.

En lo que concierne a la estimación parcial de la reconvención, de conformidad con el art. 394.2 LEC, no se hace especial imposición de las costas procesales a ninguna de las partes.