Sentencia Civil 57/2024 Juzgado de lo Mercantil de Alicante/Alacant nº 1, Rec. 397/2022 de 21 de mayo del 2024

PRIMERO.- controversia

1. La actora es titular de los siguientes registros marcarios:

2. Marca de la Unión Europea núm. 011650454 "COCO BEACH IBIZA" (figurativa), solicitada el 13 de marzo de 2013 y concedida el 8 de junio de 2016, registrada para distinguir, entre otros, servicios de "servicios de marketing promocional", "servicios de publicidad", "promoción y mercadotecnia", "actuaciones musicales", "representaciones teatrales", "cafés-restaurantes", "servicios de restauración" y "restauración" de las clases 35, 41 y 43, respectivamente, con la siguiente representación gráfica:

3. Marca de la Unión Europea núm. 018589113 "COCO BEACH IBIZA" (figurativa), solicitada el día 29 de octubre de 20221 y registrada el día 26 de marzo de 2022, registrada para distinguir, entre otros, servicios de "bar, cafetería y restaurante; Servicios de restauración (alimentación); Servicios de catering; Servicios de provisión de alimentos y bebidas." de la clase 43, con la siguiente representación gráfica:

4.

5. En relación con la web oficial de COCO BEACH IBIZA, la actora es propietaria del nombre de dominio < DIRECCION000/> desde el 29 de febrero de 2008.

6. La entidad demandada, COCO BEACH HOUSE, S.L. fue constituida en 2019 con sede en Capdepera Son Moll (Baleares), y cuyo objeto social según el Registro Mercantil Central (RMC) es: "la explotación directa o en arrendamiento de locales destinados a restauración, bares, cafeterías o similares. La explotación de establecimientos de hostelería. La realización de obras de albañilería. La compraventa y alquiler de embarcaciones de recreo. La compraventa de bienes inmuebles y alquiler de viviendas, oficinas y locales. La promoción inmobiliaria.".

7. La demandada está haciendo uso de los siguientes signos presuntamente infractores:

8.

9.

10. Expolta igualmente el nombre de dominio DIRECCION001 cuya impresión de pantalla a fecha de esta resolución es la siguiente:

11.

SEGUNDO.- Competencia de los Juzgados de Marca de la Unión Europea.

I. Marco general

12. El artículo 123 del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (ex art. 91 Reg. 40/94 de Marca Comunitaria) establecía que los Estados miembros designarán en sus territorios un número tan limitado como sea posible de tribunales nacionales de primera y de segunda instancia, encargados de desempeñar las funciones que les atribuya el presente Reglamento.

Dispone el artículo 124 RMUE que los tribunales de marcas de la Unión Europea tendrán competencia exclusiva:

a) para cualquier acción por violación y -si la legislación nacional la admite- por intento de violación de una marca de la Unión;

b) para las acciones de comprobación de inexistencia de violación si la legislación nacional las admite;

c) para cualquier acción entablada a raíz de hechos contemplados en el artículo 11, apartado 2;

d) para las demandas de reconvención por caducidad o por nulidad de la marca de la Unión contempladas en el artículo 128

13. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 125, apartados 1, 2 y 5, serán competentes los Tribunales de Marca de la Unión en los siguientes casos:

1. Sin perjuicio de las disposiciones del presente Reglamento así como de las disposiciones del Reglamento (EU) n.o 1215/2012 aplicables en virtud del artículo 122, los procedimientos resultantes de las acciones y demandas contempladas en el artículo 124 se llevarán ante los tribunales del Estado miembro en cuyo territorio tenga su domicilio el demandado o, si este no estuviera domiciliado en uno de los Estados miembros, del Estado miembro en cuyo territorio tenga un establecimiento.

2. Si el demandado no estuviera domiciliado ni establecido en el territorio de un Estado miembro, estos procedimientos se llevarán ante los tribunales del Estado miembro en cuyo territorio tenga su domicilio el demandante o, si este último no estuviera domiciliado en uno de los Estados miembros, del Estado miembro en cuyo territorio tenga un establecimiento.

[...]

5. Los procedimientos resultantes de las acciones y demandas contempladas en el artículo 124, con excepción de las acciones de declaración de inexistencia de violación de marca de la Unión, podrán también llevarse ante los tribunales del Estado miembro en cuyo territorio se hubiere cometido el hecho o el intento de violación o en cuyo territorio se hubiera cometido un hecho de los contemplados en el artículo 11, apartado 2.

14. En cumplimiento del mandato recogido en el artículo 123 RMUE, el artículo 86 quinquies de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, tras la modificación operada por la Ley Orgánica 7/2022, de 27 de julio, establece lo siguiente:

1. Además de la competencia para conocer con jurisdicción en toda la provincia de las materias a que se refieren los dos artículos anteriores, los Juzgados de lo Mercantil con sede en la ciudad de Alicante tendrán competencia exclusiva para conocer en primera instancia con jurisdicción en todo el territorio nacional de aquellas acciones que se ejerciten al amparo de lo establecido en el Reglamento (UE) 2017/1001 , del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea, y del Reglamento (CE) n.º 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001 , sobre los dibujos y modelos comunitarios.

2. A los solos efectos de la competencia específica a que se refiere el apartado anterior, esos juzgados se denominarán Juzgados de Marca de la Unión Europea.

3. Los Juzgados de Marca de la Unión Europea tendrán también competencia exclusiva para conocer de aquellas demandas civiles en las que se ejerciten acumuladas acciones relativas a marcas de la Unión y a marcas nacionales o internacionales idénticas o similares; y de aquellas en las que existiera cualquier otra conexión entre las acciones ejercitadas si al menos una de ellas estuviera basada en un registro o solicitud de marca de la Unión.

15. Además, al tener la European Union Intellectual Property Office(EUIPO) su sede en España, los Juzgados de Marca de la Unión Europea de España tienen la siguiente competencia internacional residual derivada directamente del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017:

a) De conformidad con lo establecido en los artículos 19, 23 y 110 Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea, las resoluciones de la EUIPO que fijen la cuantía de los gastos tendrán carácter ejecutivo y en el caso de que el ejecutado tuviera su domicilio o sede fuera del territorio comunitario (y no tuviera un establecimiento en la fecha considerada), la ejecución le corresponde al Estado miembro en el que tiene su sede la Oficina. Mediante acuerdo de Junta Sectorial de jueces de los Juzgados de lo Mercantil de Alicante de 18 de marzo de 2022, la competencia para conocer de forma exclusiva de los citados asuntos le corresponde al Juzgado de lo Mercantil número 1 de Alicante.

b) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 125.3 Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea, serán competentes los tribunales de Marca de la Unión Europea para conocer de las acciones y demandas contempladas en el artículo 124 en aquellos casos en los que ni el demandado ni el demandante estuvieran así domiciliados ni establecidos de conformidad con lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 125 RMUE.

II. Competencia internacional en el caso presente.

16. En el presente caso, la demandada tiene su domicilio en España por lo que la competencia internacional y territorial para conocer del presente asunto le corresponde a los Juzgados de Marca de la Unión Europea de España tan sólo en relación con el artículo 125.1 Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, por lo que la competencia de este Tribunal es plena en relación con el territorio europeo.

TERCERO.- Riesgo de confusión ( art. 9.2.b RMUE ) entre los signos de la actora y los signos de la parte demandada.

17. En la STS, Civil sección 1 del 18 de enero de 2017 ( ROJ: STS 63/2017 - ECLI:ES:TS:2017:63), asunto "Badtoro", el Tribunal Supremo recordaba la jurisprudencia consolidada en relación con el juicio de confusión:

En una sentencia anterior (núm. 225/2008, de 24 de marzo), citada en otro sentido por el recurso, especificábamos la limitación de la revisión de este enjuiciamiento:

«Ciertamente, en principio, la apreciación de que se trata no deja de ser un tema que corresponde a la función de los tribunales de instancia, pero, si ello apenas podría producir discusión (salvo error patente o arbitrariedad) en el caso de identidad, porque lo que es absolutamente igual no admite variantes, sin embargo, como la "semejanza confusoria" es opinable y supone un concepto jurídico indeterminado, la doctrina jurisprudencial permite un cierto grado de control casacional que se configura en torno a una regla del buen sentido, -común, y no técnico, dado el sector social en que opera la norma-, que no es otra cosa que una ponderación lógica de las circunstancias de cada caso contempladas a la luz de ciertas pautas ponderativas que permiten actuar, en un primer plano, con una cierta unidad de criterio, y, por lo tanto, con unificación valorativa, y facilitan, en otro plano, aproximar la decisión judicial a la realidad jurídica, cuya controversia pretende componer».

Estas pautas de ponderación, que deben operar de acuerdo con las circunstancias de cada caso, han sido condensadas en la reseñada sentencia 95/2014, de 11 de marzo , en las siguientes directrices:

«i) "El riesgo de confusión consiste en el de que el público pueda creer que los productos o servicios identificados con los signos que se confrontan proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas, dado que el riesgo de asociación no es una alternativa a aquel, sino que sirve para precisar su alcance" [ Sentencia núm. 119/2010, de 18 de marzo , con cita de la STJUE de 22 de junio de 1.999 ( C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen].

»ii) "La determinación concreta del riesgo de confusión debe efectuarse en consideración a la impresión de conjunto de los signos en liza producida en el consumidor medio de la categoría de productos, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, teniendo en cuenta el grado de similitud gráfica, fonética y conceptual, en particular, los elementos dominantes"[ Sentencia núm. 777/2010, de 9 de diciembre , con cita de las SSTJUE de 11 de noviembre de 1.997 ( C-251/95 ), Sabel c. Puma , y de 22 de junio de 1.999 ( C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen; y de las Sentencias de esta Sala núms. 427/2008, de 28 de mayo , 838/2008, de 6 de octubre , 225/2009, de 30 de marzo , 569/2009, de 22 de julio , 827/2009, de 4 de enero de 2010 , 72/2010, de 4 de marzo y 364/2010, de 2 de junio ].

»iii) De este modo, "el riesgo de confusión debe ser investigado globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes"[ Sentencia 777/2010, de 9 de diciembre , con cita de las SSTJUE de 11 de noviembre de 1.997 ( C-251/95 ), Sabel c. Puma ; de 22 de junio de 1.999 ( C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen; y de 22 de junio de 2.000 ( C-425/98 ), Mode c. Adidas; y de las Sentencias de esta Sala núms. 225/2009, de 30 de marzo , 569/2009, de 22 de julio , 827/2009, de 4 de enero de 2010 , 72/2010, de 4 de marzo y 364/2010, de 2 de junio ]. Depende, "en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado (...), del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados"[ STJUE de 11 de noviembre de 1.997 ( C-251/95 ), Sabel c. Puma].

»iv) En la valoración global de tales factores ha de buscarse un cierto nivel de compensación, dada la interdependencia entre los mismos, y en particular entre la similitud de las marcas y la semejanza entre los productos o los servicios designados: "así, un bajo grado de similitud entre los productos o los servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa" ( STJUE de 29 de septiembre de 1998 ( C-39/97 ), Canon c. Metro).

»v) A los efectos de esta apreciación global, se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria.Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada [ STJUE de 22 de junio de 1.999 ( C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen].

»vi) Pero, esta exigencia "de una visión de conjunto, fundada singularmente en que el consumidor medio las percibe como un todo, sin detenerse a examinar sus diferentes detalles, (...) no excluye el estudio analítico y comparativo de los elementos integrantes de los respectivos signos en orden a evaluar la distinta importancia en relación con las circunstancias del caso, pues pueden existir elementos distintivos y dominantes que inciden en la percepción del consumidor conformando la impresión comercial. Lo que se prohíbe es la desintegración artificial; y no cabe descomponer la unidad cuando la estructura prevalezca sobre sus componentes parciales" (Sentencia núm. 777/2010, de 9 de diciembre)».

18. Como hemos señalado la determinación concreta del riesgo de confusión debe efectuarse en consideración a la impresión de conjunto de los signos en liza producida en el consumidor medio de la categoría de productos, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, teniendo en cuenta el grado de similitud gráfica, fonética y conceptual, en particular, los elementos dominantes. No obstante, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada ( C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,[1999] de 22 de junio).

A. Identidad o similitud de los productos o servicios

19. El primer estadio del análisis parte de determinar si existe identidad o similitud de los productos o servicios. En el presente caso, existe plena identidad en cuanto a los productos y servicios dado que el signo impugnado se emplea para servicios de las clases 35, 41 y 43, en especial, para servicios de restauración de la clase 43.

I. Público destinatario.

20. El público destinatario es el público en general. En principio, si la marca anterior es una marca nacional, es necesario analizar los criterios correspondientes en relación con el público destinatario de este Estado miembro de la UE. Por el contrario, si es una marca de la Unión Europea será necesario realizar un análisis que se extienda a toda la UE. Ahora bien, en aquellas situaciones en que exista riesgo de confusión en al menos una parte de la UE ysi así lo justifica la economía de procedimiento (por ejemplo, evitar el examen de pronunciaciones o significados específicos de las marcas en varias lenguas), el análisis no tiene que extenderse a toda la UE, sino que puede concentrarse en la parte o las partes en que exista riesgo de confusión (Directrices Equipo, Parte C, Oposición, sección 2, capítulo 4, ap. 1.3 territorio de referencia y público destinatario). De la misma forma, el órgano jurisdiccional podrá concentrarse en aquella parte o partes de la Unión Europea en las que exista riesgo de confusión. En el presente caso, dada la naturaleza de los servicios que se prestan, se atenderá a la comparación en relación con el territorio español.

21. En cuanto al grado de atención, recordemos que deberemos considerar la comparación desde la perspectiva del consumidor medio de la categoría de productos, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada.

22. A los presentes efectos el mercado relevante es el Europeo en general, dado que nos encontramos en las islas de Ibiza y Mallorca, destinos turísticos de primer nivel mundial y, principalmente, europeo.

II. Similitud entre los signos.

23. Recordemos que el registro dela marca supone el reconocimiento de cierto nivel de distintividad intrínseco. El hecho de que la parte demandada haya decidido emplear el término COCO como signo distintivo con el que ofrecer sus productos y servicios en el mercado permite señalar que también la parte demandada considera que el signo COCO es distintivo.

24. Las marcas anteriores se componen de un elemento gráfico y un elemento denominativo. El p público pertinente tenderá a prestar mayor atención al elemento denominativo. El elemento denominativo se compone de tres elementos COCO BEACH IBIZA. Sin embargo, el elemento IBIZA es puramente descriptivo por lo que carece de distintividad en el conjunto. De la misma manera el elemento BEACH es evocador del lugar en el que los establecimientos de la actora suelen encontrarse. Finalmente los términos BEACH IBIZA son elementos débiles también en relación con el propio sector (restauración). Por todo ello, el público pertinente percibirá especialmente el primer elemento denominativo COCO como dominante en la impresión de conjunto.

25. El signo de la parte demandada es un signo figurativo que contiene de forma dominante en su parte central la palabra COCO y, debajo BEACH HOUSE, insertado en un elemento figurativo que de forma estilizada presenta un COCO. Por tanto, el elemento figurativo evoca de forma directa al elemento denominativo. No obstante lo anterior, el elemento figurativo no es dominante en la visión de conjunto que descansa enteramente en el elemento COCO.

26. Desde el punto de vista gráfico, las diferencias se presentan principalmente en el elemento figurativo de la parte actora. No obstante, el elemento denominativo en sus dos primeras palabras coincide plenamente COCO BEACH.

27. Desde el punto de vista fonético, existe práctica identidad. Si bien el signo posterior contiene el elemento HOUSE su posición en el signo implica que difícilmente será recordado por el público pertinente que percibirá como dominante el elemento COCO.

28. Desde el punto de vista conceptual, el signo posterior evoca claramente al anterior en la medida en que tanto el elemento denominativo dominante COCO como el elemento figurativo (una figura de un coco estilizada) evocan el principal elemento dominante denominativo de la actora COCO.

29. Las diferencias anteriormente apuntadas, en especial, las diferencias gráficas no son suficientes en este sentido para eludir la similitud media de los signos enfrentados.

I. Riesgo de confusión o asociación.

30. El riesgo de confusión debe ser investigado globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes. Depende, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado, del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados.

31. En el presente caso, existe riesgo de confusión o, cuanto menos, de asociación, desde el punto de vista del consumidor medio de productos de la clase 43, dada la identidad de productos para los que el signo impugnado resulta aplicado en relación con los registros anteriores, y el grado de similitud existente.

32. Dicha conclusión se alcanza igualmente si se atiende al uso que se hace del signo posterior en las redes, como por ejemplo el uso en el nombre de dominio como cocomallorca, de forma que se genera asociación cuanto menos respecto de COCO BEACH IBIZA.

33. Igualmente si atendemos a los usos, claramente parasitarios de la demandada: COCO BEACH, COCO BEACH HOUSE, COCO VEACH SOUND, COCO BEACH MALLORCA, COCO HOUSE MALLORCA, COCO MALLORCA.

CUARTO.- Especial referencia al nombre de dominio DIRECCION001

34. Sin perjuicio de que la parte actora solicitaba la cesación del nombre de dominio DIRECCION001 la parte demandada nada decía en su escrito de contestación.

35. La titularidad de una marca permite al titular prohibir a terceros el uso de la marca en redes telemáticas y, en especial, como nombre de dominio, como así viene entendiendo la jurisprudencia al aplicar el artículo 9 RMUE. De forma expresa lo recoge el artículo 34.3.f) LM.

36. Debe estimarse plenamente la sentencia dictada.

QUINTO.- utilización de una denominación social que genere riesgo de confusión

37. La DA nº 14 de la LM dispone que "Los órganos registrales competentes para el otorgamiento o verificación de denominaciones de personas jurídicas denegarán el nombre o razón social solicitado si coincidiera o pudiera originar confusión con una marca o nombre comercial notorios o renombrados en los términos que resultan de esta Ley, salvo autorización del titular de la marca o nombre comercial". A su vez, la DA nº 17 de la LM establece que "Si la sentencia por violación del derecho de marca impusiera el cambio de denominación social y éste no se efectuara en el plazo de un año, la sociedad quedará disuelta de pleno derecho, procediendo el Registrador Mercantil de oficio a practicar la cancelación, y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 44 de esta Ley".

38. Por su parte, el artículo 9.3 letra d) del RMUE, establece que, en el caso de existir riesgo de confusión o asociación, o, en el caso de marcas renombradas, de existir un vínculo y cumplirse las condiciones del apartado c) del artículo 9.2, el titular podrá prohibir a un tercero utilizar el signo como nombre comercial o denominación social, o como parte de un nombre comercial o una denominación social;

a) STMUE de España de 10 de junio de 2016:

"Entiende la apelante que con su denominación social no se pretende establecer un vínculo con los productos y servicios de telefonía móvil que ofrece en el mercado. Parecería con ello que su denominación social se utilizaría para actuar estrictamente en el ámbito jurídico como sujeto de derechos y obligaciones completamente al margen de su actuación en el mercado. Así pues, vendría a admitir que el registro y uso de su denominación social estaría amparado por el límite de las marcas previsto en los artículos 37.a) LM y 12.a) RMUE .

A estos efectos, hemos de tener presente la doctrina establecida por la STJUE de 11 de septiembre de 2007 (asunto C-17/06 ):

"La utilización, por un tercero que no ha sido autorizado, de una denominación social, nombre comercial o rótulo de establecimiento idéntico a una marca anterior, en el marco de una actividad de comercialización de productos idénticos a aquellos para los que dicha marca fue registrada, constituye una utilización que el titular de la referida marca puede prohibir en virtud del artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988 , Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, si se trata de una utilización para productos que menoscaba o puede menoscabar las funciones de la marca.

Si éste es el caso, el artículo 6, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 únicamente puede obstaculizar tal prohibición si la utilización por un tercero de su denominación social o de su nombre comercial se hace conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial."

Rechazamos también esta alegación por las razones siguientes:

En primer lugar, ninguna duda existe de que las pantallas de su página web correspondientes al mes de abril de 2007 reflejadas en el documento número 38 de la demanda son manifiestamente reveladoras de que la propia denominación social se utiliza para identificarse en el mercado hasta el punto de que desaparecen las letras "S.L."

En segundo lugar, por lo que ya hemos dicho más arriba, en la reproducción del contenido de su página web correspondiente a los meses de diciembre de 2010 y abril de 2011 (documentos números 41 y 45 de la demanda, respectivamente) se sigue utilizando un signo gráfico coincidente con la denominación social de la demandada.

En tercer lugar, en los buscadores sobre establecimientos de telefonía móvil de terceros aparece relacionada la demandada (documentos números 48 a 53 de la demanda) lo que revela que es conocida en el mercado con esa misma denominación. Incluso, en el documento número 48, como ejemplo máximo de la confusión, aparece vinculada la demandada con una oferta promocional en la que figuran las marcas de la actora.

En cuarto lugar, no puede ampararse la apelante en los límites a las marcas previstos en los artículos 37.a) LM y 12.a) RMUE porque su uso de la denominación social no es conforme a las prácticas leales en materia industrial y comercial. A estos efectos, la STJUE antes citada señala: "es necesario recordar que la observancia de dicho requisito de práctica leal debe apreciarse teniendo en cuenta, por una parte, en qué medida el público interesado o, al menos, una parte significativa de dicho público, podría entender que el uso de su nombre por el tercero denota un vínculo entre los productos o servicios del tercero y el titular de la marca o una persona autorizada a utilizarla y, por otra parte, en qué medida el tercero debería haber sido consciente de ello. Asimismo, otro factor que ha de tenerse en cuenta al realizar esta apreciación es si se trata de una marca que en el Estado miembro en el que está registrada y en el que se solicita su protección disfruta de cierto renombre, y si el tercero puede aprovecharse de dicho renombre para comercializar sus productos o servicios (sentencia Anheuser-Busch, antes citada, apartado 83). "Estas circunstancias se observan en nuestro caso: i) es evidente que el público interesado puede entender que el uso de la denominación social "ORANGE MOBILE, S.L." denota un vínculo entre los productos y servicios de telefonía comercializados por la apelante y la actora que utiliza las marcas "ORANGE" para designar idénticos productos y servicios; ii) la demandada, titular de un establecimiento abierto al público para la comercialización de productos y servicios de telefonía móvil, no podía ignorar que con esa denominación social se podría establecer un vínculo con las marcas de la actora al estar éstas implantadas desde antes del año 2003 (fecha de constitución de la sociedad demandada) en varios Estados de la Unión Europea; iii) la vinculación entre la denominación social y las marcas de la actora se acentúa más habida cuenta del carácter notorio de estas últimas, de lo que se aprovecha la demandada."

b) STMUE de España de 19 de diciembre de 2008:

"La cuestión que se plantea al Tribunal, y que realmente constituye el núcleo del litigio, es la de si la utilización que la demandada hace de su denominación social y de su nombre comercial, supone o no infracción de los derechos marcarios de la actora; o dicho desde otro punto de vista, si D. Carlos Ramón tiene o no derecho a continuar utilizando su segundo apellido como parte integrante de la denominación social de la sociedad que le pertenece, y como rótulo distintivo de la tienda mediante la que explota el negocio.

La respuesta que da este Tribunal a dicha cuestión es plenamente afirmativa: sí que tiene derecho.

Todo gravita sobre la interpretación y alcance que haya de darse a las limitaciones del derecho de marca, de conformidad con el art. 37.1 LM ("el derecho conferido por la marca no permite a su titular prohibir a terceros el uso en el tráfico económico, siempre que ese uso se haga conforme a prácticas leales en materia industrial o comercial: de su nombre y de su dirección") y el art. 12 del Reglamento sobre la Marca Comunitaria, de 20 de diciembre de 1993 (Limitación de los efectos de la marca comunitaria. ("el derecho conferido por la marca comunitaria no permitir a su titular que prohíba a un tercero hacer uso, en el tráfico económico: de su nombre y de su dirección (...) siempre que ese uso se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial)"; preceptos ambos inspirados en el artículo 6 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988 , Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, que lleva el título «Limitación de los efectos de la marca», y que establece, en su apartado 1: «El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular que prohíba a los terceros el uso, en el tráfico económico: a) de su nombre y de su dirección; [...] siempre que este uso se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial.»

Con estas limitaciones, la LM y el RMC protegen tanto el interés del tercero, que podrá utilizar su nombre en el ejercicio de sus actividades mercantiles, cuanto el interés de los consumidores, en poder identificar claramente al empresario del que procede un determinado producto o servicio. Esos preceptos tienen como finalidad primordial resolver los conflictos que puedan suscitarse cuando, por el motivo que sea, tal y como sucede sin ir más lejos en el caso que nos ocupa, coexisten (de hecho vienen coexistiendo durante bastante años) en el tráfico económico una denominación social y un nombre comercial con una marca, nacional o comunitaria, casi similar. En estas hipótesis, se faculta al titular de la denominación social , o que utiliza su nombre para distinguir su establecimiento o tienda, para que la siga utilizando en el tráfico económico, dentro de los límites que dichos preceptos establecen (lealtad en materia industrial o comercial) y con la función que a ese tipo de denominaciones le es propia. Es decir, se ha de permitir la continuidad de la utilización del propio nombre cuando no se haga a título de marca o como indicación del origen empresarial de los productos o servicios, pues ello sí que sería contrario a las leales prácticas en materia industrial o comercial.

En el caso que nos ocupa, resulta claro, al entender de este Tribunal, que ni la denominación social , ni el rótulo de establecimiento o nombre comercial bajo el que gira la tienda de Ponferrada, suponen un uso a título de marca, ni deslealtad industrial o comercial; y ello, porque, de un lado, la demandada no está utilizando su nombre para indicar el origen empresarial de sus productos, y porque, de otro, tampoco aparece, ni indiciariamente, a la vista de las circunstancias fácticas concurrentes, que la sociedad demandada haya utilizado precisamente la palabra "Prieto" para aprovecharse, en Ponferrada, de la reputación, acreditada, que la demandante ostenta casi exclusivamente, desde el punto de vista geográfico, en la Comunidad Valenciana. No existe ni el más mínimo atisbo de que el uso que la demandada hace del signo "PRIETO" en el tráfico económico (reiteramos, geográficamente circunscrito a la ciudad de Ponferrada) sea susceptible de generar confusión en el mercado entre la sociedad, su nombre comercial, y los servicios signados con aquél por la demandante. Téngase en cuenta, desde esta perspectiva, que la actora utiliza las marcas para distinguir el servicio de venta al por menor de productos de perfumería; por su parte, tanto la denominación social cuanto el rótulo de la demandada incluye, junto a la palabra "perfumería" la de "droguería" (que fue el negocio originariamente creado por el Sr. Millán), siendo ésta, dicho sea de paso, y conforme se ha acreditado, la principal fuente de ingresos de la empresa. No consideramos posible que una parte significativa del público de Ponferrada pueda identificar la denominación de la sociedad, o e nombre de la tienda, como una referencia al origen empresarial de los productos; ni mucho menos, que pueda existir algún tipo de relación entre dicha sociedad y la ahora demandante, que sí que utiliza el signo Prieto a título de marca, para distinguir los servicios que presta.

Y es que, como ha dicho recientemente el Tribunal Supremo, en sentencia de 18 de mayo del 2006 , la denominación social y el nombre comercial se desenvuelven en distintas esferas de actuación a las de la marca. Tienen diferente régimen jurídico y responden a funciones diversas. La denominación social -o razón social (pese a la confusión del EPI con nombre comercial)- es un signo de identidad personal, identifica al titular (empresario) a modo de un nombre, y con él opera en el tráfico jurídico como sujeto de derechos y obligaciones. El nombre comercial es un signo de identidad empresarial, el signo distintivo de esta actividad con aptitud para diferenciarla de otras actividades iguales o similares, y con él opera el empresario en el tráfico económico.

Por su parte, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, al conocer de una cuestión prejudicial en el conocido como Asunto Céline (Sentencia de la Gran Sala de 11 de septiembre del 2007 ), declaró, en el apartado 21, que "...una denominación social, un nombre comercial o un rótulo de establecimiento no tiene por sí mismo la finalidad de distinguir productos o servicios (véanse, en este sentido, las sentencias de 21 de noviembre de 2002, Robelco, C 23/01 , Rec. p. I 10913, apartado 34 , y Anheuser-Busch, antes citada, apartado 64). En efecto, una denominación social tiene por objeto identificar una sociedad, mientras que un nombre comercial o un rótulo tiene por objeto designar un establecimiento mercantil. Por tanto, cuando el uso de una denominación social, de un nombre comercial o de un rótulo de establecimiento identifica una sociedad o designa un establecimiento mercantil, no puede considerarse que existe «para productos o servicios» en el sentido del artículo 5, apartado 1, de la Directiva". Lo cual es tanto como reconocer todo cuanto hasta aquí se lleva dicho, en el sentido de que la utilización, para que se produzca con ella infracción de derechos marcarios, ha de serlo, precisamente, a título de marca.

Es por todo ello, por lo que este Tribunal considera que, no siendo el derecho exclusivo conferido por el registro de la marca, un derecho absoluto, sino sometido a limitaciones, de origen legal, el caso que nos ocupa es paradigmático de lo que debe ser una pacífica coexistencia (reiteramos, como lo ha venido siendo durante bastantes años) entre la marca registrada y el signo, similar, utilizado por un tercero, por ser parte de su nombre, en el tráfico económico, pero no a título de marca, ni con deslealtad comercial o industrial. Tanto el art. 37.1 LM cuanto el art. 12 RMC amparan la actuación de la parte demandada, razón por la que se estimará el recurso interpuesto, con los pronunciamientos a ello inherentes."

39. 15.En consecuencia, de los extractos de sentencia anteriormente transcritos, cabe concluir que para poder llegar a analizar si hay o no infracción marcaria, en el caso de una denominación social que incorpore el elemento denominativo de una marca denominativa, es necesario que la citada denominación social se utilice a título de marca, esto es, para cumplir con su función primigenia de indicar el origen empresarial de los productos y/o servicios jurídicos. Pero cuando la utilización de la denominación social tiene como finalidad identificar subjetivamente a una persona jurídica en el tráfico jurídico, y no a los productos y/o servicios que presta a través de la organización empresarial, entonces estamos ante un ámbito de protección diferente, y no puede interesarse la modificación de la denominación social.

40. En el presente caso, el uso realizado por la demandada ha de ser calificado de infractor. Dada la fecha de constitución (2019) se trata de una razón social de cobertura para los ilícitos marcarios. Si la razón social es COCO BEACH HOUSE S.L., la demandada emplea en las redes sociales el perfil @ DIRECCION002 (Instagram, Facebook, App Store y Google Play). En el presente caso, en el que existe plena identidad entre el signo en su elemento denominativo y la razón social, la infracción abarca necesariamente a la razón social.

SEXTO.- acción declarativa

41. De lo anterior se declara probado que la parte demandada ha infringido los derechos de propiedad intelectual de la actora los términos anteriormente expuestos.

SEPTIMO.- acción de cesación, remoción y prohibición.

42. El artículo 41.a) y c) de la LM recoge la acción de cesación, de abstención y de remoción. Por su parte, la STS de 23 de julio de 2012 recuerda que el presupuesto de la estimación de la acción de remoción es precisamente la estimación de la acción declarativa de infracción marcaria, siendo un efecto automático de la estimada aplicación. Así, argumenta que "la apreciación de la infracción de la marca notoria de la actora, legitima a ésta para pedir la cesación de los actos infractores, en este caso, del uso del signo "Maristas" en la promoción inmobiliaria que la demandada ha desarrollado en Alicante [ art. 41.1.a) LM , aplicable por la remisión general a la regulación interna de cada Estado miembro, contenida en el art. 101 RMC]".En este mismo sentido se pronuncia la STMUE de España de 19 de julio de 2013. Cabe, pues, estimar la acción de cesación, abstención y remoción ejercitada por la parte demandante, que comprenderá la condena a las multas coercitivas del artículo 44 de la LM y del artículo 102 del RMUE para asegurarse la efectividad de estos pronunciamientos de condena.

OCTAVO.-- Acción de daños y perjuicios.

I. Sistema de responsabilidad

43. Establece el artículo 42 LM lo siguiente: 1. Quienes, sin consentimiento del titular de la marca, realicen alguno de los actos previstos en la letra a) del apartado 3 y en el apartado 4 del artículo 34, así como los responsables de la primera comercialización de los productos o servicios ilícitamente marcados, estarán obligados en todo casoa responder de los daños y perjuicios causados 2. Todos aquellos que realicen cualquier otro acto de violación de la marca registrada solo estarán obligados a indemnizar los daños y perjuicios causados si hubieran sido advertidos suficientemente por el titular de la marca o, en su caso, por la persona legitimada para ejercitar la acción acerca de la existencia de esta, convenientemente identificada, y de su violación, con el requerimiento de que cesen en la misma, o cuando en su actuación hubiere mediado culpa o negligencia o la marca en cuestión fuera renombrada.

44. Se consagra así un doble sistema de responsabilidad objetivo-subjetivo dependiendo de la tipología de la conducta infractora y del carácter de la marca.

45. En el presente caso, el demandante ha colocado el signo en los productos (34.3.a LM) en relación con las marcas protegidas por lo que el sistema de responsabilidad es objetivo.

III. la regalía hipotética:

46. La Sentencia del Tribunal de Marca de la Unión Europea de 6 de mayo de 2016 ( ROJ: SAP A 1272/2016 - ECLI:ES:APA:2016:1272 ) señalaba al respecto lo siguiente:

1. La naturaleza de la regalía es la propia del enriquecimiento injusto.

2. No obstante, en materia de indemnización por violación de marca, la regalía no es sino un instrumento para cuantificar perjuicios en el marco de una acción resarcitoria del perjuicio, no del enriquecimiento injusto.

3. Es por ello que la licencia hipotética encarna daños causados por la infracción, no expresando una presunción aunque se sustente en una ficción jurídica por la cual se presume iures et de iure que se ha celebrado un contra to con el infractor.

4. Es un criterio en todo caso electivo para el perjudicado.

Ello explica a su vez, la forma en que quedan condicionados diversos aspectos de la acción indemnizatoria y en concreto lo relativo a la prueba del daño, a lo que hace a la relación causal y, desde luego, a la cuantificación de la indemnización.

La prueba del daño se satisface con la prueba de la explotación infractora. Si el criterio se sustenta en el enriquecimiento del infractor, el daño consiste en el importe debido y no pagado para que el tercero fuera legítimo usuario de la marca. En tales condiciones, la prueba del quebranto del titular deviene inútil.

Desde la perspectiva del nexo causal, su prueba se cumplimenta con la acreditación de la infracción en tanto ésta supone un uso no contra tado con el titular. Es por ello que el daño para el titular, que es acreedor de lo no cobrado por el contra to ficticio de licencia, trae correspondencia con el ahorro del usuario no autorizado de la marca. Y ese precio debe abonarse al margen del éxito comercial obtenido por el infractor pues éste forma parte del riesgo comercial al que es ajeno el uso autorizado, ficticiamente, de la marca.

En conclusión,

5. El criterio indemnizatorio en que consiste la licencia hipotética condiciona las reglas sobre prueba del daño, sobre prueba de la relación causal entre la infracción y el daño y sobre el importe del daño.

6. Así, la realidad del daño sólo exige la comprobación de la explotación infractora. La naturaleza del criterio en que consiste la licencia hipotética así lo exige, no requiriéndose probar el daño propiamente dicho ni desde luego, el importe del quebranto efectivo.

7. Por otro lado, la acreditación del nexo causal se alcanza con la probanza de la infracción. La hipótesis sobre la existencia de un contra to de licencia, expresa el daño cesante que en forma de ahorro de costes consigue quien invade la esfera de exclusiva de otro. Por tanto, la indemnización por el perjuicio es conforme a este criterio, a ese ahorro obtenido por el infractor correlativo a lo no obtenido por el titular.

8.- Al ser el precio de un contra to ficticio, debe abonarse aunque el infractor no hubiera obtenido beneficios con la infracción.

47. Por tanto, basta la constatación de una explotación por parte del infractor sin que sea necesario siquiera que el titular del derecho de exclusiva venga otorgando habitualmente en el tráfico jurídico económico licencias. Como señala la STMUE de 6 de mayo de 2016, "en su fijación resulta indiferente que hubiera o no política de licencias". En su caso, la dificultad estribará en determinar el cálculo de la concreta licencia a la vista de los usos del sector pero ello no priva de efectividad al modo resarcitorio elegido, reflejo de una acción de enriquecimiento injustificado.

IV. el 1% de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados. El sistema de indemnización mínima del artículo 43.5 LM . Caso Nuba[2019].-

48. Superando las iniciales dudas interpretativas, el Tribunal supremo en el Caso Nuba [2019] (STS, Civil sección 1 de 3 de octubre de 2019 - ROJ: STS 3027/2019 - ECLI:ES:TS:2019:3027 ) fija doctrina jurisprudencial considerando que el articulo 43.5 LM tiene naturaleza indemnizatoria y que, por tanto, establece una presunción iuris tantum de existencia de daño.

[El artículo 43.5 LM] contiene una regla a la que puede acogerse el titular de la marca que ha sufrido una infracción que le ha reportado un "perjuicio", para calcular la indemnización y evitar que la falta de prueba le prive de una compensación económica.

Aunque esta regla acentúa la objetivación de la compensación económica, no por ello puede interpretarse en el sentido de que se tenga derecho a una indemnización incluso en los casos en que se haya constatado que la infracción no pudo ocasionar "perjuicio" alguno al titular de la marca. Exige como presupuesto previo la existencia del "perjuicio", con independencia de su entidad.

Como se ha apuntado en la doctrina, esta regla no altera la naturaleza resarcitoria de la acción de indemnización de daños y perjuicios, que presupone la existencia de estos. No introduce una suerte de sanción por la infracción, en beneficio del titular de la marca infringida, sino que la ratio de la norma es facilitar la cuantificación de la indemnización: en todo caso el 1% de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados.

De hecho, esta regla, que cifra en todo caso la indemnización en el 1% de la cifra de negocio [sin perjuicio de que el titular de la marca pueda exigir una indemnización mayor si prueba que la violación de su marca le ocasionó daños o perjuicios superiores], está relacionada con el criterio de cuantificación de la letra a) del art. 43.2 LM , pues facilita el cálculo del beneficio económico obtenido por el infractor con la violación de la marca.

V. fijación de la indemnización en el presente caso.

49. La parte actora solicita que se fije como criterio indemnizatorio la regalía hipotética.

67. Partiendo de la base de que los servicios infractores son idénticos a los ofrecidos por nuestra representada, es decir que se relacionan con el sector de la restauración, se han tomado como ejemplo, para la determinación de la licencia hipotética, los precios de mercado de licencias para franquicias en el sector de la restauración de otros conceptos que si bien, no se corresponden con el concepto de lujo y exclusividad de COCO BEACH IBIZA® suponen una buena base de partida.

66. En conexión con lo anterior, se aporta como Documento núm. 16 una recopilación con datos económicos de licencias para la explotación de distintas franquicias que, como se puede observar, incluyen: (i) Canon de entrada y (ii) 34 Royalties variable por volumen de negocio en base a un porcentaje de la facturación hecha con los servicios infractores).

68. Como se puede observar, el canon de entrada de las licencias de franquicias (voluntarias) para cadenas de restauración de comida rápida o de precio medio (como, por ejemplo, Burguer King, KFC, La Mafia, La Piemontesa) oscilan entre los 20.000 € y los 40.000 € y el royalty variable se sitúa entre el 5-6% sobre las ventas realizadas.

69. Pues bien, teniendo en cuenta que COCO BEACH IBIZA® es un restaurante y Beach club exclusivo y de elevado reconocimiento entre el público, con una notable cifra de facturación anual, y que estamos en una situación en la que se tiene que calcular una licencia hipotética forzosa que en el mercado sería de un importe mucho más elevado (ya que sin duda nuestra representada no concedería licencias, o si las concediese sería probablemente por una importante cifra), por criterios de prudencia jurídica, se establece como bases de cálculo las siguientes: 1º. Canon de entrada mínimo a efectos de cuantificación de indemnización: 40.000€. 2º. Royalty variable equivalente al 10% de la cifra de ventas realizadas mensualmente en su restaurante.

70. Por lo tanto, y si bien todavía no resulta posible calcular el royalty variable por los motivos antes señalados, es posible establecer en este momento la cuantía mínima de la indemnización correspondiente al canon de entrada que asciende a 40.000€ por cada uno de los restaurantes marcados con la marca infractora. 71. A la cuantía anterior, se habrá de sumar la cuantía resultante de la aplicación del royalty variable del 10 % a las ventas que se hayan realizado desde 2019 y el cese efectivo de la infracción, en dicho restaurante, y cuyo cálculo será posible una vez se disponga con los datos contables necesarios a tales fines y cuya exhibición se solicitará mediante OTROSÍ.

Subsidiariamente, solicita que se aplique el criterio del artículo 43.5 LM.

50. Dicho lo anterior, no puede pretender la parte demandada asemejarse a franquicias como Burguer King, KFC, La Mafia, La Piemontesa.Que establecida en tales términos la licencia hipotética carece de una base medianamente razonable, era algo obvio. La parte actora ha pecado de excesivamente optimista sobre el valor de la marca. Tampoco se han aportado elementos de prueba que permitan determinar el carácter elitista o exclusivo de los servicios prestados bajo la marca de la actora. A tales efectos el documento número 1 es insuficiente. Se trata principalmente de menciones que provienen del propio empresario al contenerse en la revista que él mismo distribuye. Apenas constan menciones por parte de terceros y, por tanto, con un origen más neutral que nos permitan establecer con claridad ese especial goodwillal que la parte actora parece alegar. Existen medios de prueba indiciarios, en particular en el caso de servicios de la clase 43 que, quizás podrían haber sido aportados. Nos referimos a las valoraciones en servicios de búsqueda o plataformas como tripadvisor, Google, etc. Noticias de prensa, periódicos, publicidad, eventos realizados en el establecimiento... y a los efectos del cálculo de una regalía datos tales como volumen de ventas, personal, códigos de vestimenta, tipo de clientela, etc. En definitiva, datos que, a mayores, nos permitan ser objetivos en la determinación de una indemnización adecuada.

51. En cuanto al criterio subsidiario, recordemos que el artículo 43.5 LM no establece una presunción iuris et de iure sino iuris tantum (Nuba [2019]) por lo que la parte demandada puede alegar y probar la inexistencia de perjuicio. L aparte demandada señala que los usuarios que hayan elegido como destino vacacional la isla de Ibiza, no acabarán por error o confusión en un establecimiento de Mallorca. Parecería más plausible pensar que, estando los usuarios en Ibiza, por error, acudieran a COCOS BAR de Ibiza (DOCUMENTO Nº 36) o a COCO'S BAR AND KITCHEN de Ibiza (DOCUMENTO Nº 35), en vez de a COCO BEACH IBIZA.

52. Como ya hemos señalado en otras ocasiones, dicho criterio indemnizatorio debe rechazarse en el caso de que, a la luz de las circunstancias, se revele como improbable la causación de un daño que, teniendo en cuenta las consecuencias negativas de la infracción, trata del lucro cesante. Esto es, beneficios dejados de obtener que, por dificultades en la cuantificación, calculamos conforme a otros parámetros más propios del enriquecimiento injusto. Dicho daño ha de presumirse en el caso de infracción dolosa, puesto que, quien dolosamente infringe una marca, ha de entenderse que lo realiza por motivos plutocráticos, de ahí que hayamos señalado que estas infracciones son de tipo "retributivo" porque la infracción paga, retribuye, a su autor.

53. En línea con lo anterior, hemos descartado el daño en el caso de establecimientos que, atendiendo a la clase de servicios y productos a los que se destina la actividad comercial del mismo, y atendiendo a la distancia entre ambos, es altamente improbable que dicho lucro cesante surja por desvío o pérdida de clientela. También en aquellos casos en los que no queda acreditado que el nuevo establecimiento pueda haber perjudicado competitivamente al titular del signo registrado anterior que, no obstante, termina por prevalecer.

54. Así sucede en el presente caso. La existencia de dos establecimientos separados geográficamente impide apreciar la existencia de un posible perjuicio dado que se trata de mercados geográficos diferenciados. El turismo de mallorca y de Ibiza se encuentra diferenciado por lo que no resulta razonable que, dada incluso la existencia de una barrera geográfica, COCO BEACH IBIZA haya sufrido algún tipo de perjuicio por la existencia de un COCO BEACH HOUSE en Mallorca.

55. A mayor abundamiento, basta una mera visualización de las redes sociales para apreciar que ambos locales cuentan con altas valoraciones en GOOGLE y en TRIPADVISOR por lo que tampoco existe un perjuicio apreciable para la marca que deba ser cuantificado.

NOVENO.- Multas coercitivas.

56. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 LM, cuando se condene a la cesación de los actos de violación de una marca, el Tribunal fijará una indemnización de cuantía determinada no inferior a 600 euros por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la violación. El importe de esta indemnización y el día a partir del cual surgirá la obligación de indemnizar se fijará en ejecución de sentencia.

57. Somos conscientes de que la cuestión suscita cierta controversia y no pocos problemas en sede de ejecución. No obstante lo anterior, hemos de decantarnos por una aplicación literal de la ley. Por tanto, la sentencia no procede a la imposición de multa alguna, sino que será al tiempo de despacho de ejecución, y mediante pieza separa da multa, como se procederá a la imposición y, en su caso, a la liquidación de la cuantía indemnizatoria correspondiente.

58. Por tanto, no procederá la fijación del dies a quo,ni de la cuantía indemnizatoria, sino a la luz de las circunstancias concurrentes una vez se despache ejecución, bien provisional, bien definitiva.

DECIMO.- publicación de la sentencia.

59. No procede. La parte ni siquiera ha motivado las razones que deben llevar a la publicación no siendo la misma susceptible de ser impuesta con base a automatismos.

UNDÉCIMO.- orden de desistimiento de la solicitud de marca española COCO HOUSE MALLORCA.

60. Reconocemos en este orden de cosas la originalidad de la petición. No se estima dado que carecemos de competencias para ordenar la retirada de una solicitud de una marca nacional. Este juzgado solo puede proceder a declarar la infracción de marca o, en su caso, la declaración de nulidad del registro, sin que la solicitud per se constituya un acto que menoscabe ninguna función de marca. Se trata de una cuestión registral al margen del poder de acción de los Tribunales. Cuestión distinta es el uso y cuestión distinta es que la concesión de una marca (que podríamos denominar de cobertura) no impide la declaración de infracción conforme a consolidada jurisprudencia. Sin embargo, en el caso de emplearse nuevos signos que pudieran considerarse igualmente infractores, deberá ejercitarse la oportuna acción ante los tribunales, tanto por vía de tutela cautelar como declarativa.

DÉCIMOSEGUNDO.- Costas.

61. De conformidad con el artículo 394 de la LEC, en los procesos declarativos, las costas de la primera instancia se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que el tribunal aprecie, y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho.

62. No debemos olvidar que la parte demandada conocía el rechazo de la solicitud de marca nacional por lo que era previsible la declaración de infracción en la presente instancia. Por todo ello, la no estimación de la acción de daños no afecta a la sustancialidad de la estimación que debe establecerse así en términos cualitativos teniendo en cuenta el conjunto de acciones ejercitadas y la base de la tutela solicitada.

63. Cuestión distinta es que la parte actora ha solicitado demasiadas cosas, como la publicación d ela sentencia y la orden de desistimiento de la solicitud de marca, acciones que, dado su desestimación conllevan la estimación parcial y restan de sustancialidad a la misma. Por todo ello no se pueden imponer las costas a la parte demandada.

Visto lo anterior,