Sentencia Civil 47/2024 Juzgado de lo Mercantil de Alicante/Alacant nº 1, Rec. 286/2022 de 22 de abril del 2024

PRIMERO.- Del precedente de medidas cautelares resueltas por auto de 6 de junio de 2023 y el presente litigio declarativo.

1. Con fecha 9 de agosto de 2022 se solicitaron ante este Juzgado la adopción de medidas cautelares en orden a la cesación y prohibición de venta de productos de la parte demandada que se juzgaban infractores. En fecha 28 de septiembre de 2023 se acordó la adopción de medidas cautelares inaudita parte. Tras la correspondiente oposición formulada por la parte demandada, se acordó por auto de 6 de junio de 2023 inadmitir la oposición, manteniendo las medidas cautelares adoptadas.

2. Es claro que el auto de medidas cautelares no produce efectos prejudiciales respecto del litigio declarativo posterior. En este sentido, en ocasiones hemos modificado aquella resolución primera en pos de una resolución que atienda, ahora sí, no a la inmediatez de la cautelar sino a la complejidad de los hechos del caso concreto. No obstante, ello no nos impide mantener algunos de los razonamientos que en aquel auto habíamos esgrimido.

SEGUNDO.- protección del titular marcario.

3. El artículo 9 del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017 dispone que el titular de esta estará facultado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico de cualquier signo en relación con productos o servicios cuando:

a) el signo sea idéntico a la marca de la Unión y se utilice en relación con productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca de la Unión esté registrada;

b) el signo sea idéntico o similar a la marca de la Unión y se utilice en relación con productos o servicios idénticos o similares a los productos o servicios para los cuales la marca de la Unión esté registrada, si existe un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca;

c) el signo sea idéntico o similar a la marca de la Unión, independientemente de si se utiliza en relación con productos o servicios que sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que la marca de la Unión esté registrada, si esta goza de renombre en la Unión y si con el uso sin justa causa del signo se obtiene una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca de la

Unión o es perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre.

4. En los casos en los que se cumplan los requisitos del apartado 2 de artículo 9, al titular se le faculta, en particular, para prohibir:

a) colocar el signo en los productos o en su embalaje;

b) ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con dichos fines, u ofrecer o prestar servicios, con el signo;

c) importar o exportar los productos con el signo;

d) utilizar el signo como nombre comercial o denominación social, o como parte de un nombre comercial o una denominación social;

e) utilizar el signo en documentos mercantiles y publicidad;

f) utilizar el signo en publicidad comparativa, de una manera contraria a la Directiva 2006/114/CE.

5. El fundamento de la anterior prohibición es garantizar la protección al titular de derechos marcarios que pretende distinguir en el mercado los productos o servicios de su empresa de los de otras, y la protección de los consumidores que comparan las marcas existentes en el mercado con solicitudes posteriores con el fin de evitar el riesgo de confusión. En definitiva, se trata de proteger las funciones esenciales de la marca, entre la que se encuentra, con carácter principal aunque no exclusivo, la función indicadora del origen de los productos.

TERCERO.- El juicio de confusión ex artículo 9.1.b) RMUE en relación con el artículo 8.1.b) RMUE

6. En la STS, Civil sección 1 del 18 de enero de 2017 ( ROJ: STS 63/2017 - ECLI:ES:TS:2017:63), asunto "Badtoro", el Tribunal Supremo español, recogiendo la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sintetizaba los parámetros relevantes del juicio de confusión marcaria:

a) «i) "El riesgo de confusión consiste en el de que el público pueda creer que los productos o servicios identificados con los signos que se confrontan proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas, dado que el riesgo de asociación no es una alternativa a aquel, sino que sirve para precisar su alcance" [ Sentencia núm. 119/2010, de 18 de marzo , con cita de la STJUE de 22 de junio de 1.999 ( C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen].

b) »ii) "La determinación concreta del riesgo de confusión debe efectuarse en consideración a la impresión de conjunto de los signos en liza producida en el consumidor medio de la categoría de productos, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, teniendo en cuenta el grado de similitud gráfica, fonética y conceptual, en particular, los elementos dominantes" [ Sentencia núm. 777/2010, de 9 de diciembre , con cita de las SSTJUE de 11 de noviembre de 1.997 ( C-251/95 ), Sabel c. Puma , y de 22 de junio de 1.999 ( C- 342/97 ), Lloyd c. Klijsen; y de las Sentencias de esta Sala núms. 427/2008, de 28 de mayo , 838/2008, de 6 de octubre , 225/2009, de 30 de marzo , 569/2009, de 22 de julio , 827/2009, de 4 de enero de 2010 , 72/2010, de 4 de marzo y 364/2010, de 2 de junio ].

c) »iii) De este modo, "el riesgo de confusión debe ser investigado globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes" [ Sentencia 777/2010, de 9 de diciembre , con cita de las SSTJUE de 11 de noviembre de 1.997 ( C-251/95 ), Sabel c. Puma ; de 22 de junio de 1.999 ( C- 342/97 ), Lloyd c. Klijsen; y de 22 de junio de 2.000 ( C-425/98 ), Mode c. Adidas; y de las Sentencias de esta Sala núms. 225/2009, de 30 de marzo , 569/2009, de 22 de julio , 827/2009, de 4 de enero de 2010 , 72/2010, de 4 de marzo y 364/2010, de 2 de junio ]. Depende, "en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado (...), del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados" [ STJUE de 11 de noviembre de 1.997 ( C-251/95 ), Sabel c. Puma].

d) »iv) En la valoración global de tales factores ha de buscarse un cierto nivel de compensación, dada la interdependencia entre los mismos, y en particular entre la similitud de las marcas y la semejanza entre los productos o los servicios designados: "así, un bajo grado de similitud entre los productos o los servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa" ( STJUE de 29 de septiembre de 1998 ( C-39/97 ), Canon c. Metro).

e) »v) A los efectos de esta apreciación global, se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria.Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada [ STJUE de 22 de junio de 1.999 ( C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen].

f) »vi) Pero, esta exigencia "de una visión de conjunto, fundada singularmente en que el consumidor medio las percibe como un todo, sin detenerse a examinar sus diferentes detalles, (...) no excluye el estudio analítico y comparativo de los elementos integrantes de los respectivos signos en orden a evaluar la distinta importancia en relación con las circunstancias del caso, pues pueden existir elementos distintivos y dominantes que inciden en la percepción del consumidor conformando la impresión comercial. Lo que se prohíbe es la desintegración artificial; y no cabe descomponer la unidad cuando la estructura prevalezca sobre sus componentes parciales" (Sentencia núm. 777/2010, de 9 de diciembre)».

7. Por tanto, determinación concreta del riesgo de confusión debe efectuarse en consideración a la impresión de conjunto de los signos en liza producida en el consumidor medio de la categoría de productos, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, teniendo en cuenta el grado de similitud gráfica, fonética y conceptual, en particular, los elementos dominantes. No obstante, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada ( C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,[1999] de 22 de junio - ECLI: EU:C:1999:323-).

CUARTO.- Litigio.

1. La parte actora STARSKIN BEAUTY GROUP AG es titular de la marca denominativa STARSKIN (1213860) solicitada el 21/8/2014 y registrada el 3/7/2014 para las clases 3 (cosmetics) y 21 (electronic apparatus for applying foundation on the skin).

2. La demanda es una empresa de cosméticos fundada por JEFFREE Lynn Steininger, más conocido como "Jeffree Star". La demandada ha venido empleando en el tráfico la marca JEFFREE STAR que, en este sentido, parece haber convivido en el mercado con el signo STARSKIN durante años.

3. El conflicto surge tras el inicio de comercialización por la demandada de una línea de productos de cosmética bajo el signo JEFFREE STAR SKIN que, según la actora (documento número 6) ampara toda una gama de productos tales como máscaras de limpieza, bálsamo labial, spray, humectante, crema hidratante, desmaquillante, limpiadores, tonificadores, crema de ojos, y otros productos que pueden adquirirse desde cualquier lugar de la Unión Europea. En este sentido, se trata de productos idénticos a aquellos para los que se encuentra registrada la Marca de la Unión Europea STARSKIN (1213860) solicitada el 21/8/2014 y registrada el 3/7/2014. A los efectos del presente pleito resulta indiferente si los referidos productos pueden o no adquirirse desde España. Basta que se trate de una infracción de una marca de la Unión Europea de conformidad con lo dispuesto en los artículos 125.3 y 124 RMUE.

4. Por la parte demandada se alega la titularidad de la Marca de la Unión Europea n.º 015533763 JEFFREE STAR COSMETICS registrada para productos de la clase 3. En particular, para Cosméticos; Maquillaje; Sombras de ojos; Polvos faciales; Preparaciones no medicinales para el cuidado de los labios, preparaciones para agrandar los labios, reparadores, protectores, imprimadores, bálsamos, brillo de labios, cremas; Pintalabios; Exfoliantes labiales no medicinales; Bases de maquillaje; Estuches de maquillaje compacto; Desmaquilladores; Correctores de imperfecciones [cosméticos]; Cremas para el cuidado de la piel que no sean de uso médico; Preparaciones cosméticas de protección solar; Cosméticos; Lápices para uso cosmético; Almohadillas cosméticas; Brillantina cosmética; Tiza para maquillaje; Limpiadores cutáneos.

5. En este sentido se alega la existencia de actos infractores, tras el lanzamiento de una linea de productos para la piel por la parte demandada, consistentes en la reproducción del signo de la parte actora en el siguiente sentido:

6.

7.

8. Señala la parte demandada que la marca de la actora tiene una baja implantación en el mercado y que tiene un bajo carácter distintivo dado el carácter laudatorio de STAR y que el elemento SKIN tiene carácter genérico y descriptivo en relación con los cosméticos y el cuidado de la piel.

8. Pro el contrario, JEFFREE STAR, fundador y actual copropietario de la compañía JEFFREE STAR COSMETICS, fundada en 2014, un año antes que el registro de la marca de la actora, es un famoso empresario, artista del maquillaje, vloguero, modelo y cantautor de por estadounidense, que goza de renombre.

9. De esta forma, JEFFREE STAR es una auténtica celebridad en el ámbito de los cosméticos. Su fama y reconocimiento por el público impide que pueda producirse cualquier riesgo de confusión o asociación con la actora y sus productos, de muy escasa presencia en el mercado.

10. No es hecho controvertido que la parte demandada es titular de los siguientes registros marcarios estadounidenses:

a. Marca n.º 86375688 JEFFREE STAR COSMETICS

b. Marca n.º 87186731

c. Marca n.º 88981936

11. Finalmente, y a los efectos que aquí nos interesan, el demandado es titular del siguiente registro marcario MUE n.º 015533763: Marca de la Unión Europea n.º 015533763 JEFFREE STAR COSMETICS Solicitada:14/06/2016 Concedida:14/10/2016 Para: Cosméticos; Maquillaje; Sombras de ojos; Polvos faciales; Preparaciones no medicinales para el cuidado de los labios, preparaciones para agrandar los labios, reparadores, protectores, imprimadores, bálsamos, brillo de labios, cremas; Pintalabios; Exfoliantes labiales no medicinales; Bases de maquillaje; Estuches de maquillaje compacto; Desmaquilladores; Correctores de imperfecciones [cosméticos]; Cremas para el cuidado de la piel que no sean de uso médico; Preparaciones cosméticas de protección solar; Cosméticos; Lápices para uso cosmético; Almohadillas cosméticas; Brillantina cosmética; Tiza para maquillaje; Limpiadores cutáneos (clase 3). Situación: En vigor

12. La demandada señala que no existe la infracción denunciada por la actora, porque el término SKIN, tal y como es empleado por la demandada, es un término genérico y descriptivo en relación con los productos cosméticos y para la piel vendidos por la demandada, y exclusivamente como tal es utilizado por JEFFREE STAR COSMETICS.

13. En este sentido, se alega que conforme se puede ver en su sitio web https://jeffreestarcosmetics.com/, JEFFREE STAR ofrece actualmente tres líneas de productos: JEFFREE STAR COSMETICS, JEFFREE STAR SKIN y JEFFREE STAR PETS, consistentes, respectivamente, en productos cosméticos, productos para la piel y productos para mascotas (cosmetics, skin y pets, en inglés). El acceso dentro del sitio web a cada uno de estos tipos de productos se identifica claramente en la parte superior de la página:

14. Por otra parte, en los productos de la demandada, el término SKIN se diferencia de la marca JEFFREE STAR situándose debajo de la misma y/o con la tipografía en "negativo" (con las letras marcadas únicamente por su contorno, con fondo transparente, en contraste con las letras de color negro de la marca JEFFREE STAR):

15. Por todo ello se señala que los términos cosmetics, skiny petsno se utilizan por mi mandante a título de marca, sino exclusivamente de forma descriptiva, como por otro lado resulta inevitable debido a su carácter genérico en relación con los productos identificados, sin que ello se vea afectado por el hecho de que el signo ? se encuentre inmediatamente a continuación del término SKIN y no del elemento denominativo JEFFREE STAR.

QUINTO.- análisis del presente caso.

9. Para la apreciación del riesgo global de confusión no basta la identidad o similitud de los productos o servicios sino que es necesario también que exista identidad o similitud de los signos en liza.

10. Cuando un consumidor medio percibe una marca denominativa, aunque la perciba como un todo, la descompondrá en elementos denominativos que le sugieran un significado concreto o que se parezcan a palabras que conozca (Asunto T-256/04 Respicur [2007] de 13 de febrero ( EU:T:2007:46).

11. Los términos STAR y SKIN serán entendidos en toda la Unión Europea por lo que serán percibidos como dos elementos denominativos diferenciados. De esta forma, el signo JEFRREE STAR SKIN reproduce íntegramente la marca STARSKIN que un consumidor medio, normalmente informado, razonablemente atento y perspicaz, percibirá como dos palabras, ambas dominantes (Marine Bleu/Bluemarine Asunto T-160/12 [2014] de 14 de mayo, - EU:T:2014:252- ).

12. Es importante recordar, frente a otros supuestos que la parte demandada no ha acreditado que exista en todo el registro marcario europeo ni estadounidense una marca que reproduzca los términos STAR SKIN. Como ya hemos señalado, es cierto que existe la marca DIORSKIN STAR registrada el 13 de febrero de 2013 para distinguir productos de maquillaje. Pero la marca altera el orden de los términos de la marca de la demandada y, al añadir el término DIOR, que será percibido como un elemento independiente de SKIN, dado el renombre del elemento DIOR, parece suficiente para, en la impresión de conjunto y sobre la base del recuerdo imperfecto que el consumidor tendrá de la marca percibida generar una impresión suficientemente distintiva que impida el riesgo de confusión o de asociación.

13. Cuestión distinta sucede en el caso de la reproducción del signo de la demandada en la que se reproduce de forma íntegra el término STARSKIN. El público europeo percibirá claramente dos elementos STAR SKIN, por lo que no podemos asumir, en esta fase, la posición de la parte demandada en cuanto a que la distintividad, si bien puede ser baja, le podría venir otorgada por el hecho de ponerse ambas palabras unidas. La marca es denominativa, no gráfica, y los elementos serán considerados como diferenciados.

14. Tanto STAR como SKIN son palabras básicas de la lengua inglesa por lo que serán percibidas por el público pertinente, no inglés hablante sin dificultades.

15. El elemento STAR es laudatorio al referir productos de cosmética de gran calidad (Asunto T- 492/08 d[2010] de 11 de mayo - EU:T:2010:186). El elemento SKIN será percibido en relación con la naturaleza d ellos productos en cuestión, esto es cosméticos aplicados en la piel. La combinación de ambos elementos STAR y SKIN ofrece a la marca distintividad intrínseca baja.

16. En este sentido, y a diferencia de otros casos como es el supuesto SKINTEGRA/SKYNTEGRITY resuelto por STGUE de 11 de mayo de 2022 (ECLI: T-93/21) existe plena similitud entre ambos signos toda vez que el signo impugnado reproduce íntegramente la marca STARSKIN. Al percibirse STAR y SKIN como elementos separados, ambas presentan una alta similitud gráfica, fonética y conceptual.

17. La única diferencia viene dada por el elemento "JEFFREE" que contiene la signo impugnado. Dos marcas son similares cuando, desde el punto de vista del público destinatario, al menos son parcialmente idénticas en uno o varios aspectos relevantes (Asunto T-6/01 Matratzen /MMatratzenmarkt Concord EU:T:2002:261).

18. La similitud de los signos y la identidad de los productos implican un riesgo de confusión o de asociación que no se elude por la presencia del elemento JEFFREE. Todo lo cual conlleva la estimación de la medida.

19. El hecho de que haya podido existir convivencia pacífica entre las marcas JEFFREE STAR y STARSKIN durante tiempo no elude dicho riesgo de confusión dado que el signo impugnado no es la marca JEFFREE STAR sino la resultante de añadir a la anterior el elemento denominativo SKIN, lo que resulta en una reproducción íntegra de la marca anterior STARSKIN. En términos de mercado, lo que pretende la parte actora es extender su derecho de monopolio más allá de lo admisible, mediante un proceso de absorción marcario que agota el derecho de la parte demandada. Que la marca JEFREE STAR COSMETICS sea renombrada no le permite monopolizar cualquier marca anterior, agotando de facto el derecho de su titular tenga esta mayor o menor implantación. Nos encontramos ante un signo anterior, válido y que no ha sido impugnado. De hecho, la propia alegación de la parte lleva a considerar como no controvertido el uso efectivo del signo STARSKIN. En este sentido se pronunciaba el Tribunal de Justicia en C-120/04 de 6 de octubre de 2005, Asunto THOMSON LIFE. A tales efectos, el Tribunal de Justicia recordaba que más allá del caso habitual en el que el consumidor medio percibe una marca como un todo, y a pesar de la circunstancia de que en la impresión de conjunto pueda predominar uno o varios componentes de una marca compleja, no se excluye en absoluto que, en un caso particular, una marca anterior, utilizada por un tercero en un signo compuesto que contiene la denominación de la empresa de ese tercero, ocupe una posición distintiva y autónoma en el signo compuesto, sin constituir por ello su elemento dominante.(ap. 30). Y, ene este sentido, la impresión de conjunto producida por el signo compuesto puede inducir al público a creer que los productos o servicios de que se trata proceden, al menos, de empresas vinculadas económicamente, en cuyo caso debe admitirse la existencia de un riesgo deconfusión.(ap 31).

20. Por otra parte, tampoco podemos admitir la posición de la demandada en cuanto a que el uso que realiza del elemento SKIN no menoscaba la función de marca de la parte actora dado que no se realiza un uso a título de marca. En este sentido, discrepamos respetuosamente de la posición de la JEFFREE STAR COSMETICS, en relación al uso o no distintivo del elemento SKIN. Recordemos que, como se ha acreditado, la parte demandada emplea de forma clara y evidente el siguiente signo: JEFFREE STAR SKIN ?. Pues bien, el símbolo ? significa "Trade Mark", esto es, "marca de comercio", e indica claramente que la demanda considera que el signo JEFFREE STAR SKIN es, en su conjunto, distintivo.

21. No puede admitirse el argumento de que el citado elemento es comúnmente utilizado en EEUU pero no tiene valor legal. Lo cierto es que los términos ? y ® son empleados habitualmente en el tráfico económico-jurídico y son percibidos por el consumidor medio como un elemento identificador de un signo registrado. De hecho, tal es su función y tal es la razón por la que JEFFREE STAR COSMETICS lo emplea. Pretender que ello carece de efecto alguno es tanto como pretender la insignificancia del signo y contradecir los propios actos de la demandada, por sí mismo reveladores de que la misma, informa al público pertinente de que el elemento JEFFREE STAR SKIN es un signo protegido al margen de su registro. Lo cierto es que no lo es, que el signo registrado es JEFFREE STAR COSMETICS.

22. Curiosamente es el signo que emplea para su línea principal de producto: COSMETICS.

23. No discutimos que la parte demanda abrió nuevas líneas con SKIN y PETS pero para ello no registró ninguna marca, sino que se limitó a emplear en el tráfico jurídico económico los signos JEFFREE STAR SKIN y JEFFREE STAR PETS que, junto a JEFFREE STAR COSMETICS pretendían conformar una familia de marcas en torno al elemento denominativo y distintivo JEFFREE STAR.

24. Por tanto, las diferentes líneas de negocio son JEFFREE STAR COSMETICS, SKIN y PETS. Pues bien, todas ellas se ofrecen en el mercado bajo dos marcas JEFFREE STAR COSMETICS ® y JEFFREE STAR ®. Así lo acredita la documental aportada. El hecho de que en la parte superior de la página web se identifiquen tres líneas de negocio como JEFFREE STAR COSMETICS, JEFFREE STAR SKIN y JEFFREE STAR PETS no significa que el resto de usos implique también un elemento puramente descriptivo. Sin EMBargo, tampoco podemos asumir que en ete caso el elemento sea percibido como pruamente descriptivo. El propio uso del signo SKIN revela que no se encuentra en negativo como es en el caso de los envases sino en la misma tipografía, tamaño color y distintividad que el resto de elementos del signo conformando por tanto, un uso marcario apto para menoscabar las funciones de la marca.

25. En particular, si traemos a colación la propia fotografía que aporta la parte demandada advertimos que el elemento SKIN es empleado en diferentes formas:

26. El elemento SKIN no se presenta siempre en negativo. Basta advertir el bote del medio en el que el término SKIN es claramente visible.

27. Finalmente debemos analizar someramente el carácter renombrado de JEFFREE STAR® en la medida en que podría generar una distintividad suficiente al signo JEFFREE STAR SKIN que le permitiese eludir el juicio de confusión.

28. En este punto, lo debemos mantener igualmente la resolución cautelar. La prueba aportada por la parte acredita el conocimiento de la misma en el mercado estadounidense, no en el mercado europeo. Tan solo uno de los documentos (documento 17) se refiere a impactos de la marca JEFFREE STAR® en el territorio de la Unión Europea y, más concretamente, en España. El resto se trata de comunicaciones llevadas a cabo desde EEUU y, sin perjuicio de que son públicamente accesibles desde Europa las mismas no acreditan el grado de conocimiento que de la marca se tiene en España. Tampoco de JEFFREE STAR. En este sentido, los documentos 13 a 16

29. En cuanto a las publicaciones en medios españoles (documento 17) se trata de una noticia en Blogópolis y en d'MAQUILLAJE. Escasas publicaciones para determinar un conocimiento generalizado tanto del fundador JEFFREE STAR como de la propia marca JEFFREE STAR COSMETICS.

30. Carecemos de datos tales como cuota de mercado, inversiones en publicidad, volumen de ventas en territorio Unión Europea, datos sobre el porcentaje de seguidores en redes que se geolocalizan en el territorio de la Unión Europea, alcance y visualizaciones de las publicaciones en redes sociales desde territorio de la Unión Europea, etc. sin tales datos, sobre la base de dos únicas noticias publicadas en dos medios digitales de desconocido alcance es difícil establecer el renombre de JEFREE STAR o de su marca de cosméticos. De hecho, del conjunto de datos aportados parece que la introducción de JEFFREE STAR COSMETICS en el mercado europeo es bastante reciente por lo que dado el escaso periodo de tiempo y la ausencia de una intensa campaña de publicidad es difícil establecer que el publico pertinente, esto es, el consumidor medio interesado en productos de cosmética, tenga un conocimiento generalizado de la marca.

31. Por tanto, en cuanto al grado de conocimiento que el publico pertinente pudiera tener del fundador de la demandada, JEFFREE STAR no es, a efectos marcarios, PICASSO en relación con la STPI de 22 de junio de 2004 Asunto PICASSO/PICARO T-185/02 pues mientras que en el caso PICASSO, el signo denominativo PICASSO es particularmente conocido por parte del público relevante como el nombre del célebre pintor Pablo Picasso (en palabras de la sala de Recursos de la OAMI: la mayoría de los consumidores europeas asociarían el término PICASSO con el pintor del siglo XX más famoso del mundo: PABLO PICASSO)no sucede lo mismo con JEFFREE STAR. Nótese igualmente que en el caso PICASSO se trataba de la comparación de dos signos similares visualmente pero diferentes conceptualmente como eran PICARO y PICASSO, de forma que el renombre intenso del segundo término eludía el riesgo de confusión, en el presente caso estamos ante la reproducción integra de la marca anterior.

32. No debemos olvidar que el derecho marcario supone la concesión de un monopolio de exclusión de signos en conflicto por riesgo de confusión o asociación dentro de un territorio determinado.

33. En el presente caso nos encontramos con signos de competidores en el mercado dado que existe plena y absoluta identidad de productos, que se venden a través de idénticos canales de distribución.

34. La marca posterior reproduce ínetregamente la marca anterior. El hecho de que el elemento reproducido no sea dominante en el signo posterior, no significa que por ello se eluda el riesgo de vinculación. Como señalaba el TJUE en C-120/04 de 6 de octubre de 2005, Asunto THOMSON LIFE la impresión de conjunto producida por el signo compuesto puede inducir al público a creer que los productos o servicios de que se trata proceden, al menos, de empresas vinculadas económicamente, en cuyo caso debe admitirse la existencia de un riesgo deconfusión.(ap 31).

35. Por todo ello debemos declarar la infracción.

SEXTO.-- Acción de daños y perjuicios.

16. La parte demandante pretende, tal y como resulta del suplico de su demanda, que se condene a la parte demandada a la indemnización de los daños y perjuicios causados por los actos de infracción marcaria, conforme al criterio del beneficio obtenido por el infractor como consecuencia de la violación de los derechos del perjudicado.

a) Sistema de responsabilidad

17. Establece el artículo 42 LM lo siguiente:

1. Quienes, sin consentimiento del titular de la marca, realicen alguno de los actos previstos en la letra a) del apartado 3 y en el apartado 4 del artículo 34, así como los responsables de la primera comercialización de los productos o servicios ilícitamente marcados, estarán obligados en todo caso a responder de los daños y perjuicios causados

2. Todos aquellos que realicen cualquier otro acto de violación de la marca registrada solo estarán obligados a indemnizar los daños y perjuicios causados si hubieran sido advertidos suficientemente por el titular de la marca o, en su caso, por la persona legitimada para ejercitar la acción acerca de la existencia de esta, convenientemente identificada, y de su violación, con el requerimiento de que cesen en la misma, o cuando en su actuación hubiere mediado culpa o negligencia o la marca en cuestión fuera renombrada.

18. Se consagra así un doble sistema de responsabilidad objetivo-subjetivo dependiendo de la tipología de la conducta infractora y del carácter de la marca.

19. En el presente caso nos encontramos ante un uso infractor tipificado en el artículo 42.1 al tratarse de actos previstos en la letra a) del apartado 3 del articulo 34 LM.

b) acreditación de los daños y perjuicios causados por la conducta infractora de la parte demandada.

20. Establece el artículo 43 LM lo siguiente:

1. La indemnización de daños y perjuicios comprenderá no sólo las pérdidas sufridas, sino también las ganancias dejadas de obtener por el titular del registro de la marca causa de la violación de su derecho. El titular del registro de marca también podrá exigir la indemnización del perjuicio causado al prestigio de la marca por el infractor, especialmente por una realización defectuosa de los productos ilícitamente marcados o una presentación inadecuada de aquélla en el mercado. Asimismo, la cuantía indemnizatoria podrá incluir, en su caso, los gastos de investigación en los que se haya incurrido para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción objeto del procedimiento judicial.

2. Para fijar la indemnización por daños y perjuicios se tendrá en cuenta, a elección del perjudicado:

a) Las consecuencias económicas negativas, entre ellas los beneficios que el titular habría obtenido mediante el uso de la marca si no hubiera tenido lugar la violación o, alternativamente, los beneficios que haya obtenido el infractor como consecuencia de la violación.

b) Una cantidad a tanto alzado que al menos comprenda la cantidad que el infractor hubiera debido pagar al titular de la marca por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho.

En el caso de daño moral procederá su indemnización, aun no probada la existencia del perjuicio económico.

3. Para la fijación de la indemnización se tendrá en cuenta, entre otras circunstancias, el renombre y prestigio de la marca y el número y clase de licencias concedidas en el momento en que comenzó la violación. En el caso de daño en el prestigio de la marca se atenderá, además, a las circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión en el mercado

4. A fin de fijar la cuantía de los daños y perjuicios sufridos, el titular de la marca podrá exigir la exhibición de los documentos del responsable que puedan servir para aquella finalidad.

5. El titular de la marca cuya violación hubiera sido declarada judicialmente tendrá, en todo caso y sin necesidad de prueba alguna, derecho a percibir en concepto de indemnización de daños y perjuicios el 1 por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados. El titular de la marca podrá exigir, además, una indemnización mayor si prueba que la violación de su marca le ocasionó daños o perjuicios superiores, de acuerdo con lo dispuesto en los apartados anteriores.

21. El Tribunal Supremo, en el Caso Pasapalabra, STS, Civil sección 1 del 30 de septiembre de

2019 ( ROJ: STS 2852/2019 - ECLI:ES:TS:2019:2852 ) recordaba lo siguiente:

El sistema establecido en la Directiva 2004/48/CE y posteriormente transpuesto a la legislación española, se inspira en el modelo alemán. La jurisprudencia alemana estableció la doctrina, posteriormente positivizada, del dreifache Schadensberechnung o triple cálculo del perjuicio, en el caso de la infracción de los derechos inmateriales. Según esta doctrina, la indemnización a pagar en estos casos podía ser, a elección del titular del derecho infringido, el daño emergente y el lucro cesante, el valor de cesión del derecho en el mercado o la restitución al titular del derecho infringido del lucro obtenido por el infractor con la injerencia.

b.1) la regalía hipotética:

22. La Sentencia del Tribunal de Marca de la Unión Europea de 6 de mayo de 2016 ( ROJ: SAP A 1272/2016 - ECLI:ES:APA:2016:1272 ) señalaba al respecto lo siguiente:

1. La naturaleza de la regalía es la propia del enriquecimiento injusto.

2. No obstante, en materia de indemnización por violación de marca, la regalía no es sino un instrumento para cuantificar perjuicios en el marco de una acción resarcitoria del perjuicio, no del enriquecimiento injusto.

3. Es por ello que la licencia hipotética encarna daños causados por la infracción, no expresando una presunción aunque se sustente en una ficción jurídica por la cual se presume iures et de iure que se ha celebrado un contra to con el infractor.

4. Es un criterio en todo caso electivo para el perjudicado.

Ello explica a su vez, la forma en que quedan condicionados diversos aspectos de la acción indemnizatoria y en concreto lo relativo a la prueba del daño, a lo que hace a la relación causal y, desde luego, a la cuantificación de la indemnización.

La prueba del daño se satisface con la prueba de la explotación infractora. Si el criterio se sustenta en el enriquecimiento del infractor, el daño consiste en el importe debido y no pagado para que el tercero fuera legítimo usuario de la marca. En tales condiciones, la prueba del quebranto del titular deviene inútil.

Desde la perspectiva del nexo causal, su prueba se cumplimenta con la acreditación de la infracción en tanto ésta supone un uso no contra tado con el titular. Es por ello que el daño para el titular, que es acreedor de lo no cobrado por el contra to ficticio de licencia, trae correspondencia con el ahorro del usuario no autorizado de la marca. Y ese precio debe abonarse al margen del éxito comercial obtenido por el infractor pues éste forma parte del riesgo comercial al que es ajeno el uso autorizado, ficticiamente, de la marca.

En conclusión,

5. El criterio indemnizatorio en que consiste la licencia hipotética condiciona las reglas sobre prueba del daño, sobre prueba de la relación causal entre la infracción y el daño y sobre el importe del daño.

6. Así, la realidad del daño sólo exige la comprobación de la explotación infractora. La naturaleza del criterio en que consiste la licencia hipotética así lo exige, no requiriéndose probar el daño propiamente dicho ni desde luego, el importe del quebranto efectivo.

7. Por otro lado, la acreditación del nexo causal se alcanza con la probanza de la infracción. La hipótesis sobre la existencia de un contra to de licencia, expresa el daño cesante que en forma de ahorro de costes consigue quien invade la esfera de exclusiva de otro. Por tanto, la indemnización por el perjuicio es conforme a este criterio, a ese ahorro obtenido por el infractor correlativo a lo no obtenido por el titular.

8.- Al ser el precio de un contra to ficticio, debe abonarse aunque el infractor no hubiera obtenido beneficios con la infracción.

23. Por tanto, basta la constatación de una explotación por parte del infractor sin que sea necesario siquiera que el titular del derecho de exclusiva venga otorgando habitualmente en el tráfico jurídico económico licencias. Como señala la STMUE de 6 de mayo de 2016, "en su fijación resulta indiferente que hubiera o no política de licencias". En su caso, la dificultad estribará en determinar el cálculo de la concreta licencia a la vista de los usos del sector pero ello no priva de efectividad al modo resarcitorio elegido, reflejo de una acción de enriquecimiento injustificado.

b.2) los beneficios obtenidos por el infractor. Caso Pasapalabra,STS, Civil sección 1 del 30 de septiembre de 2019 ( ROJ: STS 2852/2019 - ECLI:ES:TS:2019:2852 )

Esta tercera opción constituye en realidad una restitución propia de una condictio por intromisión. No constituye una solución propiamente indemnizatoria porque no responde al quebranto patrimonial sufrido por el titular del derecho de exclusiva vulnerado, sino que busca evitar que quede en el patrimonio del infractor el beneficio patrimonial logrado con la infracción.

24. Y citando jurisprudencia anterior (véase la STS 95/2009, de 2 de marzo), señalaba que no es necesario que el titular del derecho de exclusiva infringido haya sufrido un quebranto patrimonial para que proceda la restitución de los beneficios obtenidos por el infractor, ni que el importe de la restitución se corresponda con ese quebranto.

9.-Por tal razón, para que proceda la restitución del beneficio obtenido por el infractor, es irrelevante que el titular del derecho infringido explote o no directamente tal derecho, porque es irrelevante el beneficio que hubiera podido obtener, ya que lo relevante es qué beneficio ha obtenido el infractor por la intromisión en un derecho cuyo contenido patrimonial atribuye a su titular las utilidades pecuniarias que con el mismo puedan obtenerse.

b.3) el 1% de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados. El sistema de indemnización mínima del artículo 43.5 LM . Caso Nuba[2019].-

25. Superando las iniciales dudas interpretativas, el Tribunal supremo en el Caso Nuba [2019] (STS, Civil sección 1 de 3 de octubre de 2019 - ROJ: STS 3027/2019 - ECLI:ES:TS:2019:3027 ) fija doctrina jurisprudencial considerando que el articulo 43.5 LM tiene naturaleza indemnizatoria y que, por tanto, establece una presunción iuris tantum de existencia de daño.

[El artículo 43.5 LM] contiene una regla a la que puede acogerse el titular de la marca que ha sufrido una infracción que le ha reportado un "perjuicio", para calcular la indemnización y evitar que la falta de prueba le prive de una compensación económica.

Aunque esta regla acentúa la objetivación de la compensación económica, no por ello puede interpretarse en el sentido de que se tenga derecho a una indemnización incluso en los casos en que se haya constatado que la infracción no pudo ocasionar "perjuicio" alguno al titular de la marca. Exige como presupuesto previo la existencia del "perjuicio", con independencia de su entidad.

Como se ha apuntado en la doctrina, esta regla no altera la naturaleza resarcitoria de la acción de indemnización de daños y perjuicios, que presupone la existencia de estos. No introduce una suerte de sanción por la infracción, en beneficio del titular de la marca infringida, sino que la ratio de la norma es facilitar la cuantificación de la indemnización: en todo caso el 1% de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados. De hecho, esta regla, que cifra en todo caso la indemnización en el 1% de la cifra de negocio [sin perjuicio de que el titular de la marca pueda exigir una indemnización mayor si prueba que la violación de su marca le ocasionó daños o perjuicios superiores], está relacionada con el criterio de cuantificación de la letra a) del art. 43.2 LM , pues facilita el cálculo del beneficio económico obtenido por el infractor con la violación de la marca.

C) fijación de la indemnización en el presente caso.

26. La parte actora solicita la indemnización del daño moral sufrido en la cifra que e estime por parte del juzgador, en los siguientes términos: Mi representada está sufriendo ese daño moral, como hemos explicado. Corre el peligro, dada la capacidad como influencer de JEFFREE STAR de que sus productos STARSKIN se consideren relacionados con JEFFREE STAR SKIN, a pesar de ser posteriores en el tiempo, perdiendo así una posición única en el mercado. A ello se une que los productos de alta calidad de mi representada, sin silicona, con productos naturales... de calidad, en definitiva, pierdan credibilidad ante la venta de unos cosméticos con una marca casi idéntica, que contiene solo trazas de los productos naturales que utiliza mi representada, y que, además, contienen silicona. Todo ello mezclado, además, con la referencia a una persona polémica, por sus opiniones racistas y de apoyo a las armas.

27. La petición ha de ser desestimada. Es evidente que el riesgo de ser asociado a una celebridad cuanto menos controvertida, como ha quedado acreditado, es motivo de preocupación. Sin embargo, ello no significa que se haya producido un daño moral. En primer lugar, por la propia demandante admite que se trata de un "peligro" de vinculación, esto es, no existe un daño moral actual sino un riesgo de asociación. No habiéndose acreditado dicha asociación, dado que este tribunal acordó medidas cautelares inmediatas prohibiendo la venta de los productos de la actora, no se puede advertir que se haya producido daño moral alguno. En segundo lugar, porque no ha quedado acreditado que JEFFREE STAR sea generalmente conocido por el publico pertinente en la unión europea por lo que no puede determinarse que se pueda producir daño moral alguno si, a diferencia de lo que sucedía con Pablo Picasso, el público pertinente abstraiga el signo JEFFREE STAR SKIN para vincularlo directamente a JEFFREE STAR con independencia de los productos que designa. En tercer lugar, porque la inmediata adopción de las medidas cautelares por parte de este Tribunal impidió la actualización de cualquier tipo de riesgo.

28. En cuarto lugar, porque es posición de este tribunal que no cabe la estimación judicial a tanto alzado de la indemnización por daño moral, sino que, sin perjuicio de ser un concepto de difícil cuantificación, se exige de la parte un esfuerzo cuantificador.

29. En cuanto a la indemnización ex art. 43.5. LM, consistente en el 1% de la cifra de negocios del infractor en el territorio de la Unión Europea, debemos estimarla dado que la parte demandada no ha desvirtuado la presunción que juega en su favor. En cuanto a las bases, la cifra de negocios ha de establecerse en términos netos.

SEPTIMO.- Costas procesales.

30. De conformidad con el artículo 394 de la LEC, las costas se imponen a la parte demandada en caso de estimación íntegra por lo que deben imponerse a la misma dado que en el presente caso la estimación es sustancial.

Visto lo anterior,