Sentencia Civil 48/2024 Juzgado de lo Mercantil de Alicante/Alacant nº 1, Rec. 250/2022 de 23 de abril del 2024

PRIMERO.- Origen del litigio y posiciones de las partes.

1. No ha resultado discutido que en el año 2014 la Policía Local de Fuenlabrada llevó a cabo la intervención, en la mercantil ABALORIO & DISEÑO S.L. aquí demandada, de un total de 13.771 piezas que reproducían de forma idéntica los derechos de propiedad industrial titularidad de la actora. Muestras de dichas piezas fueron examinadas por la Brigada Local de la Policía Científica concluyendo que las mismas consistían en fieles reproducciones de los derechos de propiedad industrial de TOUS. Dicha intervención dio lugar a la incoación de un procedimiento penal seguido ante los órganos judiciales de Fuenlabrada y, posteriormente, de Móstoles en el que, finalmente, la demandada fue absuelta, al considerarse que no se habían cumplido los requisitos exigidos en el tipo penal.

2. Como señala la STS, Civil sección 1 del 08 de marzo de 2017 ( ROJ: STS 858/2017 - ECLI:ES:TS:2017:858 ) -las negritas son nuestras-:

en el caso de que se hubiese dictado sentencia absolutoria, los hechos declarados probados en el procedimiento penal únicamente vincularían al juzgador civil cuando se hubiese considerado probada la inexistencia de los hechos denunciados o la falta de participación en los mismos del denunciado.

La sentencia 963/2011, de 11 de enero de 2012 , resume esta doctrina jurisprudencial por remisión, a su vez, a la sentencia 212/2005, de 30 de marzo : «La doctrina jurisprudencial viene declarando que la sentencia penal absolutoria no produce el efecto de cosa juzgada en el proceso civil, salvo cuando se declare que no existió el hecho del que la responsabilidad hubiere podido nacer( Sentencias, entre otras, 4 de noviembre de 1.996 , 23 de marzo y 24 de octubre de 1.998 ; 16 de octubre de 2.000 ; 15 de septiembre de 2.003 ); o cuando se declare probado que una persona no fue autor del hecho( SS. 28 noviembre 1.992 y 12 abril y 16 octubre 2.000 )»

3. Como señalaba la SAP, Alicante, Civil sección 8 del 27 de marzo de 2018 ( ROJ: SAP A 710/2018 - ECLI:ES:APA:2018:710 ):

[...] cuando la Sentencia penal se inclina por la absolución de los autores, queda abierta, sin efecto vinculante alguno, la posibilidad de que ante esta jurisdicción pueda ejercitarse la acción civil correspondiente, no ya necesariamente contra la misma persona o personas que en el proceso penal -pues la autoría responde a otros parámetros- y probarse que hay confundibilidad, riesgo de confusión o evocación o vínculo a los efectos de la infracción civil. Es decir, que cabe articular una demanda por infracción de propiedad industrial frente a un tercero titular del establecimiento y como tal, autor responsable de quien lleva a cabo el uso indebido de uno o varios signos titularidad de terceros - art 9.1 RMUE -.

La evidente disparidad en la construcción dogmática del tipo penal que sanciona las conductas relativas a la marcas respecto de la que corresponde a la infracción o violación civil de las marcas, es tan evidente como que la primera es eminentemente subjetiva, al punto que requiere, para que haya castigo penal que se hayan cometido los hechos de forma dolosa, alcanzando el conocimiento de que se trata de un derecho registrado, mientras que la segunda, la civil, es esencialmente objetiva, bastando el mero uso en el tráfico económico no consentido - art 9-1 RMUE sin que aparezca la subjetividad como hecho relevante sino en determinadas formas para imponer responsabilidad civil por daños y perjuicios - art 42.2 LM -.

En conclusión, no queda vinculado el Tribunal Civil por el contenido fáctico de la Sentencia penal absolutoria al no ser excluyente la descripción de hechos probados de la Sentencia penal de que los hechos pueden sustentar la acción civil que se ejercita.

4. En el presente caso, la sentencia dictada por el Juzgado de lo penal número 6 de Sevilla declara probado, a los efectos que aquí nos interesan, que:

Ha resultado probado que el acusado Narciso, nacido en Zhejiang (China) el día NUM000 de 1964, vecino de Sevilla, con NIE- NUM001, hijo de Belarmino y de Ruperto, sin antecedentes penales regentaba el establecimiento sito en la calle José María Ibarra y López Rull 18 del Polígono Industrial Carretera Amarilla de Sevilla cuyo nombre mercantil es JIN SHENG S.L dedicándose a la venta al por mayor a establecimientos comerciales de objetos importados desde China.

El día 9 de abril de 2019, el acusado tenía a la venta en dicho establecimiento pulseras, colgantes, gargantillas y pendientes con las figuras de los ositos, y las siluetas del niño y de la niña semejantes a las que TOUS tiene registradas bajo la referencia Marca de la Unión 1755636, 8127128, 8127144, 1064125 y 1051988. Los objetos intervenidos eran de

Es copia auténtica de documento electrónico material y calidad ostensiblemente inferior a los de esta marca, ya que eran vendidos a un precio que oscilaba entre los 30 y los 50 céntimos (nunca superiores a un euro).

No consta acreditado que con dicha exhibición para la venta, los acusados hayan causado a la marca TOUS perjuicio alguno.

5. Es claro, pro tanto, que no se produce vinculación alguna respecto de esta jurisdicción aun cuando la sentencia penal incurrió en un exceso l declara la inexistencia de perjuicio alguno en la medida en que el órgano penal no puede pronunciarse sobre la responsabilidad civil derivada del delito cuando no aprecia la existencia de delito. De esta forma, como muy correctamente señalaba la sentencia, la cuestión debería dilucidarse en sede estrictamente civil, mediante el ejercicio de las acciones pertinentes, lo que podría provocar la existencia de una infracción puramente civil, derivada de los actos realizados pro la parte demandada, que derive en una responsabilidad civil, responsabilidad de idéntica naturaleza a la exigible ante el órgano jurisdiccional penal pero únicamente en el caso de que el hecho objeto de enjuiciamiento pueda ser considerado típico.

6. Así se advierte claramente de la jurisprudencia ut supra mencionada en la que se señala que no existe vinculación alguna salvo cuando se declare que no existió el hecho del que la responsabilidad hubiere podido nacer ( Sentencias, entre otras, 4 de noviembre de 1.996 , 23 de marzo y 24 de octubre de 1.998 ; 16 de octubre de 2.000 ; 15 de septiembre de 2.003 ); o cuando se declare probado que una persona no fue autor del hecho( SS. 28 noviembre 1.992 y 12 abril y 16 octubre 2.000 )». En el presente caso, la existencia de un daño resarcible depende de la configuración del ilícito y su naturaleza por lo que la inexistencia de responsabilidad penal conlleva la inexistencia de responsabilidad civil en aquella sede pero en modo alguno comporta que en sede puramente civil, la determinación de una infracción de los derechos de la parte actora no pueda comportar una indemnización.

A. TOUS

B. Títulos de propiedad industrial.

7. La actora es titular de las siguientes Marcas:

8.

C.productos presuntamente infractores comercializados por la parte demandada y objeto de incautación en la entrada y registro llevado a cabo por la Policía Nacional.

D. Acumulación.

9. La disposición Adicional 1ª LM 17/2001 en la redacción dad por la Disposición Final 3ª de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes establece que:

2. Los Juzgados de lo Mercantil que, conforme a la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, tienen atribuidas las funciones de Juzgados de Marca Comunitaria en aplicación del Reglamento (CE) n.º 207/2009, del Consejo, de 26 de febrero de 2009 , sobre la marca comunitaria, serán competentes para conocer de los litigios civiles que deriven de la presente Ley cuando se ejerciten de manera acumulada acciones concernientes a marcas comunitarias y nacionales o internacionales idénticas o similares; o si existiere cualquier otra conexión entre las pretensiones y al menos una de ellas esté basada en un registro o solicitud de marca comunitaria. En estos casos la competencia corresponderá en exclusiva a los Juzgados de Marca Comunitaria.

10. En el mismo sentido, se pronuncia el artículo 86 quinquies LOPJ en su apartado 3 tras la reforma operada por la : Los Juzgados de Marca de la Unión Europea tendrán también competencia exclusiva para conocer de aquellas demandas civiles en las que se ejerciten acumuladas acciones relativas a marcas de la Unión y a marcas nacionales o internacionales idénticas o similares; y de aquellas en las que existiera cualquier otra conexión entre las acciones ejercitadas si al menos una de ellas estuviera basada en un registro o solicitud de marca de la Unión.

11. La actora ejercita acciones marcarias de infracción de marca de la Unión Europea y marca nacional.

12. En cuanto a la acumulación entre marcas de la Unión Europea y diseños comunitarios la competencia viene atribuida específicamente por el artículo 86.1 LOPJ por lo que es posible la acumulación objetiva de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 LEC al cumplirse los criterios del artículo 73 LEC.

13. La peculiaridad reside en que las marcas nacionales y comunitarias no son idénticas o similares en todos los casos. Es el caso de la marca nacional "el niño" (M. nacional 2.931.923) y "la niña" (2.931.923) que no cuenta con homónima europea, ni idéntica ni similar.

14. En este sentido, cabe preguntarse si la competencia debe atribuirse en virtud de lo dispuesto en la norma contenida en el artículo 118.2 LP o, si, por el contrario, la competencia de los Juzgados de Marca de la Unión debe afirmarse sobre la base del artículo 86 quinquies 3 LOPJ. Conforme a la primera de las normas, será objetivamente competente el Juez de lo Mercantil de la ciudad sede del Tribunal Superior de Justicia de aquellas Comunidades Autónomas en las que el Consejo General del Poder Judicial haya acordado atribuir en exclusiva el conocimiento de los asuntos de patentes.Conforme a la segunda de las normas, serán competentes los Juzgados de Marca de la Unión Europea si cualquier otra conexión entre las acciones ejercitadas si al menos una de ellas estuviera basada en un registro o solicitud de marca de la Unión.

15. El legislador decidió extender la norma contenida en el artículo 118.2 LP al ámbito marcario y al ámbito del diseño nacional, al amparo de lo dispuesto en la disposición adicional primera de la Ley de Marcas 17/2001 y de la Disposición Adicional Primera de la Ley de Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial.

16. En función de dicha atribución competencial, el Consejo General del Poder Judicial ha acordado atribuir en exclusiva el conocimiento de los asuntos de patentes, marcas nacionales y diseños industriales nacionales a diferentes Comunidades Autónomas.

17. En primer lugar, solo existen dos reglas de competencia objetiva. La general, conforme a la cual los Juzgados de lo Mercantil conocerán de cuantas cuestiones sean de la competencia del orden jurisdiccional civil en materia de propiedad intelectual e industrial(86 bis 1 LOPJ) y la especial contenida en el artículo 86 quinquies LOPJ relativa a los Juzgados de Marca de la Unión Europea. Por tanto, la regla contenida en el artículo 118.2 LOPJ, no es una regla atributiva de competencia objetiva sino de competencia territorial. Así lo establecía la STS, Civil sección 1 del 13 de junio de 2006 ( ROJ: STS 4046/2006 - ECLI:ES:TS:2006:4046 ).

18. Por otra parte, el artículo 86 quinquies 3 LOPJ es excepcionalmente abierto al tiempo de atribuir competencia objetiva a los Juzgados de Marca de la Unión al señalar que la competencia le corresponde para conocer de aquellas acciones acumuladas en las que existiera cualquier otra conexión entre las acciones ejercitadas si al menos una de ellas estuviera basada en un registro o solicitud de marca de la Unión.Por tanto, si al menos una de las acciones ejercitadas estuviera basada en un registro o solicitud de marca de la Unión, se podrá acumular otras cuando existiera cualquier otra conexión entre las acciones ejercitadas.El precepto, como decimos, es abierto al señalar que basta cualquier otra conexión para poder proceder a la acumulación.

19. En el presente caso, se produce esa "otra conexión". La infracción se produce en unidad de acto mediante la comercialización de piezas de joyería presuntamente infractoras de diferentes títulos de propiedad industrial de los que es titular la actora. La identificación de la infracción se lleva a cabo por una operación de la policía, en la que se produce la incautación de piezas de joyería y bisutería que infringen alternativamente marcas europeas y marcas nacionales. Todas las piezas son comercializadas por un mismo demandado en un mismo espacio físico.

20. No resultaría adecuado obligar a la tramitación separada de los procedimientos en la medida en que se puede dar lugar resoluciones contradictorias. Es el caso de la cuestión relativa a la ruptura de la cadena de custodia y que da lugar a la discusión sobre qué piezas deben ser consideradas en el presente litigio así como al alcance de la destrucción de las piezas, cuestión no menor, como veremos, que afecta a unas y otras por igual.

21. Por otro lado, se limita asimismo un indudable peregrinaje jurisdiccional para el titular de derechos de propiedad intelectual e industrial que se ve obligado, de otra forma, a demandar ante diferentes órganos, todos ellos objetivamente competentes.

22. Al mismo tiempo se permite que el demandante se beneficie de la singular especialización de los Juzgados de Marca de la Unión Europea que, de esta forma, extienden su competencia no solo respecto de aquellas materias expresamente atribuidas sino respecto de otras, dentro de la jurisdicción civil, cuando exista una "especial conexión".

23. En la medida en que nada impide acumular acción por competencia desleal, conforme al principio de permeabilidad relativa afirmada por el Tribunal de Marca de la Unión Europea, en los que la valoración de la antijuricidad es propia y diferenciada de la valorada en sede de derechos de propiedad industrial, no encontramos motivos para excluir esta acumulación en el caso presente. Al igual que en el caso de la competencia desleal, lo que se excepciona es la regla general de competencia territorial para afirmar la competencia de los juzgados de marca de la Unión Europea y permitir, así, el ejercicio conjunto de acciones marcarias o de diseño y acciones de competencia desleal.

24. El principio de permeabilidad relativa ha sido afirmado de forma recurrente por el Tribunal de Marca de la Unión. Véase SAP, Alicante, Civil sección 8 del 03 de febrero de 2006 ( ROJ: SAP A 3074/2006 - ECLI:ES:APA:2006:3074 ) AAP, Civil sección 8 del 12 de diciembre de 2011 ( ROJ: AAP A 354/2011 - ECLI:ES:APA:2011:354A ), SAP, Civil sección 8 del 11 de julio de 2018 ( ROJ: SAP A 1568/2018 - ECLI:ES:APA:2018:1568 ), SAP, Civil sección 8 del 11 de julio de 2018 ( ROJ: SAP A 1568/2018 - ECLI:ES:APA:2018:1568 ), SAP, Civil sección 8 del 11 de julio de 2018 ( ROJ: SAP A 1568/2018 - ECLI:ES:APA:2018:1568 ), AAP, Civil sección 8 del 21 de diciembre de 2018 ( ROJ: AAP A 772/2018 - ECLI:ES:APA:2018:772ª.

25. Es cierto que la competencia fue discutida en el caso de la AAP, Alicante, Civil sección 8 del 27 de noviembre de 2017 ( ROJ: AAP A 427/2017 - ECLI:ES:APA:2017:427A ), pero aquella solución fue revalorada en la SAP, Civil sección 8 del 15 de marzo de 2019 ( ROJ: SAP A 413/2019 - ECLI:ES:APA:2019:413 ). Es cierto igualmente que las circunstancias en uno y otro caso, variaban. Con todo, a la vista de lo razonado en esta segunda decisión, lo cierto es que en el presente caso no se admitiera la competencia objetiva para conocer de todas las acciones acumuladas: a) Comprometería el principio inspirador de economía procesal, derivado del principio pro actione, pues obligaría a la presentación de otra demanda con ese exclusivo objeto; b) Existiría riesgo de resoluciones contradictorias, e incluso inconciliables, al menos en relación con la acción de remoción en el caso de que la interpretación de las circunstancias relativas a la ruptura de la cadena de custodia en sede penal sean valoradas de diferente forma. A ello se le añaden los motivos que considerábamos ut supra.

26. Con base a los criterios antedichos, no es difícil imaginar otras acumulaciones posibles, inspirados, por otra parte, en la necesaria protección de la propiedad intelectual e industria, título competencial único, como se desprende de la propia atribución de competencias que se realiza en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

SEGUNDO.- carácter de marca renombrada

27. Se ejercita acción de infracción al amparo del artículo 9.1b) RMUE, dado el carácter renombrado de las marcas de la actora que, a juicio de la actora, constituirían una familia de marcas.

I. Doctrina general.

28. La SAP, Alicante, sección 8 del 06 de julio de 2020 ( ROJ: SAP A 2397/2020 - ECLI:ES:APA:2020:2397 ), asunto "ÚNICO", recordaba que la distintividad desde el punto de vista extrínseco de la marca significa el grado de conocimiento del signo de la actora por el público interesado en ese tipo de producto. La Sentencia del Tribunal General de 1 de marzo de 2018 (asunto Shoe Branding Europe/EUIPO T- 629/16), al referirse a los requisitos de una marca renombrada declara:

" 25 Para ser beneficiaria de la protección prevista en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009 , una marca registrada debe ser conocida por una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por ella [sentencia de 6 de febrero de 2007, Aktieselskabet af 21. november 2001/OAMI - TDK Kabushiki Kaisha (TDK), T-477/04 , EU:T:2007:35 , apartado 48; véase también, por analogía, la sentencia de 14 de septiembre de 1999, General Motors, C-375/97 , EU:C:1999:408 , apartado 26].

26 Al examinar dicho requisito, se deben tomar en consideración todos los elementos pertinentes de los autos, en particular, la cuota de mercado que posee la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración de su uso, así como la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla ( sentencia de 6 de febrero de 2007, TDK, T-477/04 , EU:T:2007:35 , apartado 49; véase también, por analogía, la sentencia de 14 de septiembre de 1999, General Motors, C-375/97 , EU:C:1999:408 , apartado 27)."

29. A estos efectos, hemos de tener en cuenta que una MUE puede ser renombrada si es conocida en una parte sustancial del territorio de la Unión y, esta parte sustancial puede coincidir con el territorio de un Estado como es España ( SSTJUE 6 de octubre de 2009, asunto C-301/07 y 3 de septiembre de 2015, asunto C-125/14). En particular, en el asunto C-32806 Fincas Tarragona [2007] de 22 de noviembre, el TJUE señalaba que el artículo 4, apartado 2, letra d), de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, debe interpretarse en el sentido de que la marca anterior debe ser notoriamente conocida en todo el territorio del Estado miembro de registro o en una parte sustancial de éste. De esta forma, en el par. 18 señalaba expresamente que el sentido dado comúnmente a los términos utilizados en la expresión «en un Estado miembro» se opone a que dicha expresión se aplique a una notoriedad limitada a una ciudad y su entorno que no constituirían, conjuntamente, una parte sustancial de un Estado miembro.

30. Por otra parte, como señalaba el Tribunal Supremo en el caso Maristas (STS, Civil sección 1 del 23 de julio de 2012; ROJ: STS 6110/2012 - ECLI:ES:TS:2012:6110 ), no es necesario para que la marca goce de la consideración de "notoriamente conocida" que, además de serlo para una parte relevante del público interesado, los servicios o productos a los que se aplica sean de gran calidad o, debido a la fuerte inversión en publicidad, la marca transmita una imagen positiva. Lo esencial es que la marca sea conocida por una parte relevante del público interesado, sin perjuicio de que ello pueda venir determinado por la concurrencia de criterios cuantitativos y/o criterios cualitativos.

31. El Tribunal de Justicia ha señalado que el grado de conocimiento requerido debe considerarse alcanzado cuando una parte significativa del público interesado por los productos y servicios amparados por la marca conoce esta marca, añadiendo que ni la letra ni el espíritu del artículo 5, apartado 2 de la Directiva, permiten exigir el conocimiento de la marca por un determinado porcentaje del público"(Asunto C-375/97 General Motors [1999] de 14 de septiembre). Dos cuestiones son importantes. La primera, que el Tribunal de Justicia no ha definido con mayor precisión que la señalada el término "proporción significativa". La segunda, que se ha rechazado fijar un determinado porcentaje del público, por lo que se desaconseja la utilización de criterios fijos de aplicación general, dado que un grado de conocimiento predefinido, tomado aisladamente, puede no ser el más apropiado para una evaluación realista del renombre la notoriedad (Directrices EUIPO Parte C, Oposición, sección 5, 3.1.2.1, -2021-). No obstante lo anterior, ello no significa que un determinado porcentaje carezca de cualquier interés. Bien por ser muy elevado, lo que sirve para acreditar el conocimiento, bien por ser muy bajo, lo que excluye su conocimiento por una parte significativa del público interesado. Con todo, hemos de ser cautelosos, puesto que como afirma la EUIPO cuando "los productos o servicios interesen a grupos de consumidores muy pequeños, este tamaño reducido del mercado total implica que una proporción significativa del mismo también será reducida en cifras absolutas".Finalmente, distintividad por el uso no implica renombre. Para la primera no es necesario un umbral mínimo que sí se exige para el segundo. De ahí que la mera inversión en campañas promocionales o en publicidad, pueda suponer que la marca haya adquirido un fuere carácter distintivo por el uso y, sin embargo, no haya adquirido renombre (EUIPO, Asunto Mandarino/Mandarina Duck, res 21/4/2010, R 1054/2007-44)

32. El público interesado no está compuesto únicamente por los compradores actuales, sino también por los compradores potenciales, así como a los miembros del público que solamente entran en contacto indirectamente con la marca, en la medida en que tales grupos de consumidores puedan ser también destinatarios de los productos en cuestión. Y, en este sentido, se ha señalado que el público interesado es el público en general, por ejemplo, en relación con agua mineral(Asunto MATTONI (fig.) 04/08/2011, R 1265/2010-2), preparaciones medicinales para el tratamiento de la disfunción sexual(Asunto SEXIALIS / CIALIS et al. 15/09/2011, R 2100/2010-1) , productos farmacéuticos para el tratamiento de las arrugas(Asunto C-100/11 Botolist/Botocyl[2012] de 10 de mayo).

33. Se suscita la cuestión de si los productos amparados por la marca interesan a varios grupos de compradores con diferentes perfiles. En tales casos, la cuestión radica en determinar si el renombre debe valorar se dentro de cada grupo por separado o si debe abarcar todos los tipos de compradores. La cuestión es relevante por cuanto la percepción del producto puede ser diferente en diferentes eslabones de la cadena de distribución, de forma que, en alguno de esos eslabones el producto haya podido alcanzar un conocimiento por parte de una parte significativa de dicho escalón, aunque dicho conocimiento no se haya alcanzado en otros eslabones. A priori, no podemos excluir que el renombre se alcance solo a uno de grupos de compradores, cuando una parte significativa de compradores de ese grupo conoce la marca y la vincula con los productos o servicios que ampara. Ahora bien, ello debe ser, consideramos, tratado con cierta cautela, dado que un exceso en la delimitación del público interesado puede distorsionar el grado de conocimiento que se tiene, en realidad, de la marca.

34. El carácter renombrado debe predicarse de la marca para los productos y servicios para los que se encuentra registrada y no de la familia, gozando como tal renombre cada marca individualmente considerada, lo que no tiene que suceder necesariamente con la familia. Cuestión distinta es que el elemento que sirve de unión a la familia de marcas haya adquirido una elevada distintividad por el uso hasta tal punto que el público relevante asocia el renombre también con el elemento que sirve de unión a la familia de marcas (EUIPO McDonald's International Property Company, Ltd. / McDreams Hotel GmbH de 18 de abril de 2018 (asunto R 972/2017).

35. Ello no quiere decir que la existencia de una familia de marcas carezca de importancia alguna. Recordemos que la existencia de una familia de marcas puede influir en la apreciación del riesgo de confusión, aunque no para apreciar la similitud entre los signos (véase Asunto C-552/09 P - Ferrero/OAMI [2011] de 24 de marzo (ECLI: EU:C:2011:177) así como la la SAP Alicante Civil sección 8 del 25 de febrero de 2020 ( ROJ: SAP A 301/2020 - ECLI:ES:APA:2020:301 ). En el caso de la marca renombrada, puede reforzar el vínculo que se puede establecer entre la marca renombrada y el signo impugnado (T-428/18 McDreams Hotel GmbH [2019] de 10 de octubre (

36. En relación a la prueba del renombre, ni las resoluciones administrativas ni las resoluciones judiciales que se hayan podido dictar en procedimientos anteriores son vinculantes para los Tribunales de Marca de la Unión Europea. Ahora bien, ello no quiere decir que los argumentos esgrimidos en las mismas no hayan de ser tenidos en cuenta, ni que no pueda argumentarse en torno a los mismos, pero debe recordarse que el renombre deberá ser acreditado en cada caso si bien tales resoluciones pueden constituir la base fáctica del razonamiento posterior. Sí que es cierto que, en algún caso, hemos reconocido el renombre sin necesidad de mayores esfuerzos argumentativos dada la intensidad del renombre de la marca (Caso Mercedes-Benz- SJM Alicante, a 02 de julio de 2022 - ROJ: SJM A 11696/2022; Caso Vega Sicilia- SJM Alicante, a 27 de abril de 2022 - ROJ: SJM A 12895/2022).

37. Esta posición queda confirmada por la STGUE en T-492/20, S. Tous, S. L. [2021] de 7 de julio de 2021 (ECLI:EU:T:2021:413) en la que se reconoce el valor de las sentencias que se hubieran podido dictar con anterioridad en relación con el signo y los productos o servicios para los que se encuentra registrado si bien ello no ha de impedir la valoración del conjunto de pruebas aportadas. En este sentido, recordemos que el Tribuna General declara la carencia de fuerza probatoria de las sentencias aportadas, pero no por el hecho de que las mismas carezcan de virtualidad probatoria, sino por un defecto de traducción al alemán que era la lengua del procedimiento. En efecto, el Tribunal advierte que solo se tradujo bien una pequeña parte de esas resoluciones, bien nada en absoluto.De esta forma, los fragmentos traducidos no indican cuáles eran las marcas en conflicto, en qué pruebas se basaron esas resoluciones ni respecto de qué productos o servicios se declaró acreditado el renombre.

B. Análisis del presente caso.

38. La parte actora solicita que se declare el carácter renombrado tanto de las marcas relativas al "osito", "niño" y "niña" de Tous.

39. La parte demandada no ha impugnado el carácter renombrado de las marcas de la actora por lo que procede declarar el mismo.

TERCERO.- Infracción de marca renombrada.

I. Doctrina general.

40. Establece el artículo 9.2.c RMUE que el titular de una marca registrada podrá oponerse al empleo de un signo que sea idéntico o similar a la marca de la Unión, independientemente de si se utiliza en relación con productos o servicios que sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que la marca de la Unión esté registrada, si esta goza de renombre en la Unión y si con el uso sin justa causa del signo se obtiene una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca de la Unión o es perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre. De la misma manera, en sede de nulidad, en los artículos 52.1 LM, 8.1 LM y 6.1.b) LM y 8.5 RMUE y 60 RMUE. Por tanto, lo que diremos en sede de infracción debe extenderse a la nulidad.

41. En la sentencia dictada en el Asunto C-408/01 Adidas-Salomon AG c. Fitnessworld Trading Ltd [2003] de 23 de octubre de 2003, el Tribunal de Justicia reconocía la existencia de una protección específica de la marca renombrada, más allá de la protección general reconocida a los signos registrados. Dicha protección requiere, en primer lugar, de que el público pertinente establezca un vínculo entre el signo y la marca. Al respecto, y frente al riesgo de confusión o de asociación, el Tribunal precisaba que la protección no está supeditada a que se constate un grado de similitud tal entre el signo y la marca de renombre que exista, para el público pertinente, un riesgo de confusión entre ambos. Basta que el grado de similitud entre el signo y la marca de renombre tenga por efecto que el público pertinente establezca un vínculo entre el signo y la marca.Por tanto, como señala la doctrina, la existencia de un vínculo mental entre las marcas no presupone la existencia de un riesgo de confusión y el hecho de que una marca posterior evoque la marca anterior renombrada equivale a la existencia de un vínculo mental entre las marcas (Fernández-Novoa, Carlos. Estudios sobre la protección de la marca renombrada. Marcial Pons; 2014, pag 91). En definitiva, la protección va más allá del riesgo de confusión o de asociación. La existencia de un vínculo de ese tipo, al igual que la de un riesgo de confusión [...] debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta la totalidad de los factores pertinentes en cada caso (ap. 30). En la STJUE Asunto C-252/07 Intel Corporation Inc. [2008] de 27 de noviembre señalaba, en su ap. 42, que entre tales factores cabe citar:

a. el grado de similitud entre las marcas en conflicto;

b. la naturaleza de los productos o servicios para los que se registraron respectivamente las marcas en conflicto, incluido el grado de proximidad o de diferenciación entre dichos productos o servicios, así como el público relevante;

c. la intensidad del renombre de la marca anterior;

d. la fuerza del carácter distintivo de la marca anterior, bien sea intrínseca o adquirida por el uso;

e. la existencia de un riesgo de confusión por parte del público.

42. Factores que son explicados, posteriormente, en los ap. 43 a 57 de la sentencia.

43. Por otra parte, no basta con la evocación de la marca anterior (la existencia de dicho vínculo no basta, por sí mismo, para apreciar la existencia de una de las infracciones-ap. 32-), sino que es preciso que se cumpla alguno de los siguientes tres elementos del tipo con carácter alternativo (dice el TJUE que basta que concurra uno solo de estos tres tipos de infracciones para que resulte aplicable dicho precepto-ap. 28-):

a. que se cause un perjuicio al carácter distintivo de la marca anterior (dilución de la marca, cuando se ha producido o existe riesgo de producirse una alteración de comportamiento económico del consumidor medios de los productos o servicios para los que está registrada la marca renombrada).

b. que se cause un perjuicio al renombre de la marca anterior (tarnishment)

c. que se obtenga una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de dicha marca (parasitismo o freeriding).

A. Circunstancias del caso concreto.

i. Productos y servicios.

44. Desde el punto de vista de los productos y servicios existe plena identidad sin que la cuestión haya sido controvertida.

i. Similitud.

45. En este sentido, debemos recordar que la protección de la marca reforzada no requiere ni de identidad ni de similitud que produzca confusión entre los signos, pero sí de cierta similitud aun escasa ( C-254/09 Calvin Klein Trademark/OAMI [2010] de 2 de septiembre (ECLI: EU:C:2010:488). En este primer estadio es irrelevante la notoriedad y el carácter distintivo ( C-552/09 P Ferrero/OAIM [2011] de 24 de marzo -ECLI: EU:C:2011:177)

46. Desde el punto de vista visual, las marcas presentan cierta similitud.

47. Basta una mera comparación:

48.

49. De hecho, nos encontramos ante el ejemplo paradigmático de copias serviles por lo que, sin perjuicio de que las mismas sean de mala calidad, el carácter de copia es claro.

50. No existe similitud fonética al tratarse de signos puramente gráficos.

51. Existe total similitud conceptual.

52. En definitiva, las marcas presentan una similitud media-alta

ii. Vínculo

53. En C-252/07 Intel Corporation Inc.[2008] de 27 de noviembre (ECLI: EU:C:2008:655), el TJUE señalaba que el hecho de que la marca posterior evoque la marca anterior de renombre al consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, equivale a la existencia de un vínculo.

54. Partiendo de que la asociación que los consumidores establezcan entre el signo y la marca no tienen que ser inmediata ( C-603/14 P El Corte Inglés S.A /EUIPO -ECLI:EU:C:2015807), en los razonamientos anteriores.

55. Tenemos que tener existe una similitud media-alta entre los signos.

56. Las marcas anteriores gozan de intensidad alta de renombre, especialmente en el caso del "oso" (Marca UE 8.127.128).

57. Los productos y servicios son idénticos sin que se haya discutido tal cuestión.

58. Por tanto, debemos declarar que en el presente caso existe una evocación directa, suficiente a los efectos de establecer la existencia de un vinculo en la mente del consumidor medio entre la marca renombrada y el signo impugnado en todos los casos.

iii. Requisitos de antijuridicidad.

59. Ya hemos recordado que ( C-252/07 Intel Corporation Inc.[2008] de 27 de noviembre (ECLI: EU:C:2008:655) no basta con la evocación de la marca anterior (la existencia de dicho vínculo no basta, por sí mismo, para apreciar la existencia de una de las infracciones-ap. 32-), sino que es preciso que se cumpla alguno de los siguientes tres elementos del tipo con carácter alternativo (dice el TJUE que basta que concurra uno solo de estos tres tipos de infracciones para que resulte aplicable dicho precepto-ap. 28-):

a. que se cause un perjuicio al carácter distintivo de la marca anterior (dilución de la marca, cuando se ha producido o existe riesgo de producirse una alteración de comportamiento económico del consumidor medios de los productos o servicios para los que está registrada la marca renombrada).

b. que se cause un perjuicio al renombre de la marca anterior (tarnishment)

c. que se obtenga una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de dicha marca (parasitismo o freeriding).

60. Por otra parte, como señalaba el TJUE en C-252/07 Intel Corporation Inc.[2008] de 27 de noviembre (ECLI: EU:C:2008:655), para determinar la existencia de una de las infracciones señaladas o de un serio riesgo de que tal infracción se cometa en el futuro debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta la totalidad de los factores pertinentes en cada caso y, en particular:

a. el grado de similitud entre las marcas en conflicto;

b. la naturaleza de los productos o servicios para los que se registraron respectivamente las marcas en conflicto, incluido el grado de proximidad o de diferenciación entre dichos productos o servicios, así como el público relevante;

c. la intensidad del renombre de la marca anterior;

d. la fuerza del carácter distintivo de la marca anterior, bien sea intrínseca o adquirida por el uso;

e. la existencia de un riesgo de confusión por parte del público.

61. No debemos olvidar que no debe probarse la existencia de una infracción efectiva y actual sino que basta con probar el serio riesgo de que la infracción se produzca en el futuro. ( C-252/07 Intel Corporation Inc.[2008] de 27 de noviembre (ECLI: EU:C:2008:655) ap. 38.

62. Finalmente, como ha señalado el TJUE en C-487 L'Oreal [2009] de 18 de junio (C-487 L'Oreal (ECLI: EU:C:2009:378) ap. 50, la existencia de una ventaja desleal obtenida del carácter distintivo o del renombre de la marca, según dicha disposición, no exige ni la existencia de un riesgo de confusión ni la de un riesgo de perjuicio para el carácter distintivo o el renombre de la marca o, en términos más generales, para el titular de ésta. El tercero que hace uso de un signo similar a una marca de renombre obtiene una ventaja desleal de su carácter distintivo o de su renombre cuando mediante dicho uso intenta aprovecharse de la marca de renombre para beneficiarse de su poder de atracción, de su reputación o de su prestigio y explotar el esfuerzo comercial realizado por el titular de la marca para crear y mantener la imagen de ésta sin ofrecer a cambio compensación económica alguna.

63. Teniendo en cuenta el renombre de las 3 marcas registradas, unido a la similitud media-alta entre las marcas y los productos presuntamente infractores, y la plena similitud en cuanto a los productos y servicios, en el presente caso existe un riesgo de obtención de una ventaja desleal del signo disintivo. Debemos recordar que nos encontramos ante una copia servil.

64. En estos casos, la existencia de un riesgo en los términos exigidos en la legislación marcaria se produce de forma automática sin necesidad de mayor justificación.

65. En definitiva, el vínculo que se puede establecer entre el signo de la demandada y los signos renombrados, es suficiente a los efectos de considerar, dadas las circunstancia antecedentes, la presencia de un riesgo serio de aprovechamiento desleal del carácter distintivo o del renombre de las marcas.

CUARTO.- acción declarativa

66. De lo anterior se declara probado que la parte demandada ha infringido los derechos de propiedad intelectual de la actora los términos anteriormente expuestos.

QUINTO.- acción de cesación, remoción y prohibición.

67. La parte solicita que se condene a la parte demandada a los siguientes pedimentos:

a. Cesar en los actos infractores (fabricación y/o comercialización y/o almacenamiento y/o distribución de productos infractores)

b. Ordenar la retirada del tráfico económico de los productos infractores, y su posterior destrucción a costa de la demandada, así como de cualquier soporte, material o documento en los que se haya materializado la violación, así como los medios empleados para su fabricación.

68. El artículo 41.a) y c) de la LM recoge la acción de cesación, de abstención y de remoción. Por su parte, la STS de 23 de julio de 2012 recuerda que el presupuesto de la estimación de la acción de remoción es precisamente la estimación de la acción declarativa de infracción marcaria, siendo un efecto automático de la estimada aplicación. Así, argumenta que "la apreciación de la infracción de la marca notoria de la actora, legitima a ésta para pedir la cesación de los actos infractores, en este caso, del uso del signo "Maristas" en la promoción inmobiliaria que la demandada ha desarrollado en Alicante [ art. 41.1.a) LM , aplicable por la remisión general a la regulación interna de cada Estado miembro, contenida en el art. 101 RMC]".En este mismo sentido se pronuncia la STMUE de España de 19 de julio de 2013. Cabe, pues, estimar la acción de cesación, abstención y remoción ejercitada por la parte demandante, que comprenderá la condena a las multas coercitivas del artículo 44 de la LM y del artículo 102 del RMUE para asegurarse la efectividad de estos pronunciamientos de condena.

69. El hecho de que se haya procedido a incautar las piezas comercializadas en el curso de una operación policial no impide la orden de cesación puesto que basta el mero riesgo para que la misma deba ser adoptada.

70. Por todo ello, procede ordenar la destrucción a costa de la demandada de los productos infractores, así como de cualquier soporte, material o documento en los que se haya materializado la violación.

SEXTO.-- Acción de daños y perjuicios.

71. La parte demandante pretende, tal y como resulta del suplico de su demanda, a indemnizar a la actora por los daños y perjuicios causados de conformidad el segundo de los criterios previstos en el artículo 43.2.b) LM y 55.2.c) LD, consistente en una cuantía al tanto alzado (antigua regalía hipotética), es decir, la cantidad que como precio el infractor hubiera debido de pagar al titular por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho, el cual hemos sentado de la siguiente forma:

1. Canon de entrada por la apertura de una franquicia TOUS de 24.000 euros;

2. Royalty variable o canon mensual, equivalente al 4% de las compras del establecimiento sobre el total de la venta de los productos infractores que habrá de determinarse en ejecución de sentencia, cuando esta parte conozca el volumen total de las ventas de los Productos infractores.

El daño emergente, cuantificado en base a los gastos derivados del informe pericial económico.

Subsidiariamente, que se aplique el criterio del artículo 43.5 LM y 55.5 LD consistente en el 1% de la cifra de negocios realizada por los infractores.

Finalmente, solicitamos que se fije a partir de la condena a la cesación de los actos de violación, una indemnización no inferior a 600 euros por día, hasta la efectiva cesación en los actos de infracción, como dispone el artículo 44 LM y 55.6 LD.

B. Sistema de responsabilidad

72. Establece el artículo 42 LM lo siguiente: 1. Quienes, sin consentimiento del titular de la marca, realicen alguno de los actos previstos en la letra a) del apartado 3 y en el apartado 4 del artículo 34, así como los responsables de la primera comercialización de los productos o servicios ilícitamente marcados, estarán obligados en todo caso a responder de los daños y perjuicios causados 2. Todos aquellos que realicen cualquier otro acto de violación de la marca registrada solo estarán obligados a indemnizar los daños y perjuicios causados si hubieran sido advertidos suficientemente por el titular de la marca o, en su caso, por la persona legitimada para ejercitar la acción acerca de la existencia de esta, convenientemente identificada, y de su violación, con el requerimiento de que cesen en la misma, o cuando en su actuación hubiere mediado culpa o negligencia o la marca en cuestión fuera renombrada.

73. Se consagra así un doble sistema de responsabilidad objetivo-subjetivo dependiendo de la tipología de la conducta infractora y del carácter de la marca.

74. En el presente caso, el demandante ha colocado el signo en los productos (34.3.a LM) en relación con las marcas protegidas.

C. la regalía hipotética:

75. La Sentencia del Tribunal de Marca de la Unión Europea de 6 de mayo de 2016 ( ROJ: SAP A 1272/2016 - ECLI:ES:APA:2016:1272 ) señalaba al respecto lo siguiente:

1. La naturaleza de la regalía es la propia del enriquecimiento injusto.

2. No obstante, en materia de indemnización por violación de marca, la regalía no es sino un instrumento para cuantificar perjuicios en el marco de una acción resarcitoria del perjuicio, no del enriquecimiento injusto.

3. Es por ello que la licencia hipotética encarna daños causados por la infracción, no expresando una presunción aunque se sustente en una ficción jurídica por la cual se presume iures et de iure que se ha celebrado un contra to con el infractor.

4. Es un criterio en todo caso electivo para el perjudicado.

Ello explica a su vez, la forma en que quedan condicionados diversos aspectos de la acción indemnizatoria y en concreto lo relativo a la prueba del daño, a lo que hace a la relación causal y, desde luego, a la cuantificación de la indemnización.

La prueba del daño se satisface con la prueba de la explotación infractora. Si el criterio se sustenta en el enriquecimiento del infractor, el daño consiste en el importe debido y no pagado para que el tercero fuera legítimo usuario de la marca. En tales condiciones, la prueba del quebranto del titular deviene inútil.

Desde la perspectiva del nexo causal, su prueba se cumplimenta con la acreditación de la infracción en tanto ésta supone un uso no contra tado con el titular. Es por ello que el daño para el titular, que es acreedor de lo no cobrado por el contra to ficticio de licencia, trae correspondencia con el ahorro del usuario no autorizado de la marca. Y ese precio debe abonarse al margen del éxito comercial obtenido por el infractor pues éste forma parte del riesgo comercial al que es ajeno el uso autorizado, ficticiamente, de la marca.

En conclusión,

5. El criterio indemnizatorio en que consiste la licencia hipotética condiciona las reglas sobre prueba del daño, sobre prueba de la relación causal entre la infracción y el daño y sobre el importe del daño.

6. Así, la realidad del daño sólo exige la comprobación de la explotación infractora. La naturaleza del criterio en que consiste la licencia hipotética así lo exige, no requiriéndose probar el daño propiamente dicho ni desde luego, el importe del quebranto efectivo.

7. Por otro lado, la acreditación del nexo causal se alcanza con la probanza de la infracción. La hipótesis sobre la existencia de un contra to de licencia, expresa el daño cesante que en forma de ahorro de costes consigue quien invade la esfera de exclusiva de otro. Por tanto, la indemnización por el perjuicio es conforme a este criterio, a ese ahorro obtenido por el infractor correlativo a lo no obtenido por el titular.

8.- Al ser el precio de un contra to ficticio, debe abonarse aunque el infractor no hubiera obtenido beneficios con la infracción.

76. Por tanto, basta la constatación de una explotación por parte del infractor sin que sea necesario siquiera que el titular del derecho de exclusiva venga otorgando habitualmente en el tráfico jurídico económico licencias. Como señala la STMUE de 6 de mayo de 2016, "en su fijación resulta indiferente que hubiera o no política de licencias". En su caso, la dificultad estribará en determinar el cálculo de la concreta licencia a la vista de los usos del sector pero ello no priva de efectividad al modo resarcitorio elegido, reflejo de una acción de enriquecimiento injustificado.

D. el 1% de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados. El sistema de indemnización mínima del artículo 43.5 LM . Caso Nuba [2019].-

77. Superando las iniciales dudas interpretativas, el Tribunal supremo en el Caso Nuba [2019] (STS, Civil sección 1 de 3 de octubre de 2019 - ROJ: STS 3027/2019 - ECLI:ES:TS:2019:3027 ) fija doctrina jurisprudencial considerando que el articulo 43.5 LM tiene naturaleza indemnizatoria y que, por tanto, establece una presunción iuris tantum de existencia de daño.

[El artículo 43.5 LM] contiene una regla a la que puede acogerse el titular de la marca que ha sufrido una infracción que le ha reportado un "perjuicio", para calcular la indemnización y evitar que la falta de prueba le prive de una compensación económica.

Aunque esta regla acentúa la objetivación de la compensación económica, no por ello puede interpretarse en el sentido de que se tenga derecho a una indemnización incluso en los casos en que se haya constatado que la infracción no pudo ocasionar "perjuicio" alguno al titular de la marca. Exige como presupuesto previo la existencia del "perjuicio", con independencia de su entidad.

Como se ha apuntado en la doctrina, esta regla no altera la naturaleza resarcitoria de la acción de indemnización de daños y perjuicios, que presupone la existencia de estos. No introduce una suerte de sanción por la infracción, en beneficio del titular de la marca infringida, sino que la ratio de la norma es facilitar la cuantificación de la indemnización: en todo caso el 1% de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados.

De hecho, esta regla, que cifra en todo caso la indemnización en el 1% de la cifra de negocio [sin perjuicio de que el titular de la marca pueda exigir una indemnización mayor si prueba que la violación de su marca le ocasionó daños o perjuicios superiores], está relacionada con el criterio de cuantificación de la letra a) del art. 43.2 LM , pues facilita el cálculo del beneficio económico obtenido por el infractor con la violación de la marca.

E. fijación de la indemnización en el presente caso.

78. La parte demandada en su escrito de contestación no ha impugnado la cuantificación realizada por la parte actora. Se limita a señalar que no procede indemnizar porque no había ninguna infracción. Declarada la infracción en los términos anteriormente señalados es por los que procede de la indemnización solicitada.

SÉPTIMO.- Multas coercitivas.

79. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 LM, cuando se condene a la cesación de los actos de violación de una marca, el Tribunal fijará una indemnización de cuantía determinada no inferior a 600 euros por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la violación. El importe de esta indemnización y el día a partir del cual surgirá la obligación de indemnizar se fijará en ejecución de sentencia.

80. Somos conscientes de que la cuestión suscita cierta controversia y no pocos problemas en sede de ejecución. No obstante lo anterior, hemos de decantarnos por una aplicación literal de la ley. Por tanto, la sentencia no procede a la imposición de multa alguna, sino que será al tiempo de despacho de ejecución, y mediante pieza separa da multa, como se procederá a la imposición y, en su caso, a la liquidación de la cuantía indemnizatoria correspondiente.

81. Por tanto, no procederá la fijación del dies a quo,ni de la cuantía indemnizatoria, sino a la luz de las circunstancias concurrentes una vez se despache ejecución, bien provisional, bien definitiva.

OCTAVO.- Costas.

82. De conformidad con el artículo 394 de la LEC, en los procesos declarativos, las costas de la primera instancia se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que el tribunal aprecie, y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho. En el presente caso deben imponerse las costas a la parte demandada.

Visto lo anterior,