Sentencia Civil 16/2024 Juzgado de lo Mercantil de Alicante/Alacant nº 1, Rec. 667/2017 de 24 de enero del 2024

PRIMERO.- controversia

1. La parte actora es titular de los siguientes signos registrados.

* Marca de la Unión Europea, 001953652 denominativa, ASSY, solicitada el día 14/11/2000 y concedida el 3/12/2004, para las clases 3, 5, 21. 3Preparaciones tópicas que no sean de uso médico, para prevenir la pediculosis; Fármacos tópicos para el tratamiento de la pediculosis; 21Utensilios y recipientes para el menaje o la cocina (que no sean de metales preciosos ni revestidos con los mismos); artículos de limpieza; cepillos y brochas (excepto pinceles para pintar); materiales para la fabricación de cepillos; artículos de limpieza; virutas de hierro; Vidrio en bruto y semielaborado (excepto vidrio de construcción); cristalería, porcelana y loza, no comprendidas en otras clases.

* Marca de la Unión Europea, denominativa, 00936162, denominativa, ASSY, solicitada el día 8/9/2010 y concedida el día 25/2/2011 para productos de la clase 10 Aparatos e instrumentos de uso médico; dispositivos y peines para el tratamiento de la pediculosis.

Marca de la Unión Europea, denominativa, 001953629, denominativa, ASSY, solicitada el día 14/11/2000 y concedida el día 21/03/2005para productos de la clase 3, 5, 21 : 3Preparaciones tópicas que no sean de uso médico, para prevenir la pediculosis. 5Fármacos tópicos para el tratamiento de la pediculosis. 21Utensilios y recipientes para el menaje o la cocina (que no sean de metales preciosos ni revestidos con los mismos); artículos de limpieza; cepillos y brochas (excepto pinceles para pintar); materiales para la fabricación de cepillos; artículos de limpieza; virutas de hierro; Vidrio en bruto y semielaborado (excepto vidrio de construcción); cristalería, porcelana y loza, no comprendidas en otras clases.

2. Segundo es titular de los siguientes registros marcarios.

* Marca nacional M3637090(8) - QUASSY KIDS, denominativa, solicitada el 4/11/2016 y concedida el día 06/04/2017, para productos de la clase 3 y 10: 3PREPARACIONES PARA BLANQUEAR Y OTRAS SUSTANCIAS PARA LAVAR LA ROPA; PREPARACIONES PARA LIMPIAR, PULIR, DESENGRASAR Y RASPAR; JABONES; PRODUCTOS DE PERFUMERIA, ACEITES ESENCIALES, COSMETICOS, LOCIONES CAPILARES; DENTIFRICOS. 10 APARATOS E INSTRUMENTOS QUIRURGICOS, MEDICOS, ODONTOLOGICOS Y VETERINARIOS, ASI COMO MIEMBROS, OJOS Y DIENTES ARTIFICIALES; ARTICULOS ORTOPEDICOS; MATERIAL DE SUTURA.

* Marca nacional M3002871(X)- QUASSY, denominativa, solicitada el 21/10/2011 y concedida el día 15/02/2012, para productos de la clase 5: PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y VETERINARIOS; PRODUCTOS HIGIENICOS Y SANITARIOS PARA USO MEDICO; SUSTANCIAS DIETETICAS PARA USO MEDICO, ALIMENTOS PARA BEBES; EMPLASTOS, MATERIAL PARA APOSITOS; MATERIAL PARA EMPASTES E IMPRONTAS DENTALES; DESINFECTANTES, RENUNCIANDO EXPRESAMENTE A PRODUCTOS PARA ELIMINAR ANIMALES DAÑINOS; FUNGICIDAS Y HERBICIDAS.

3. Las partes han tenido relación comercial desde el año 2002, fecha en la que COLL FARMA S.L. se convierte en distribuidor de la entidad ASSISTANCE SRL el 15 de noviembre de 2022, para la comercialización de productos ASSY. Tras ser renovado el citado contrato finaliza en e año 2009, sin perjuicio de que la actora siguió suministrando productos a la demandada COLL FARMA. De esta forma, se siguieron realizando compras entre los años 2013 y 2016.

4. En el año 2014, la actora detecta que COLL FARMA estaba comercializando un peine antiliendres de la marca SSY junto con un champú, este también debajo la marca ASSY, sin contar con autorización para ello.

5. Tras ello, y según el relato de la actora, la demandada habría comenzado a comercializar productos bajo la marca QUASSY, marca solicitada en 2011 y a la que la actora no se opuso.

6. En cuanto a la responsabilidad imputada, la entidad COLL FARM sería el proveedor y distribuidor de productos con la marca QUASSY, la sociedad LABORATORIOS ARIFARM S.L. el distribuidor oficial de QUASSY y el sr Segundo, como titular de las marcas QUASSY y QUASSY KIDS.

7. Finalmente la parte actora denuncia la comisión de hechos de competencia desleal, consistentes en la imitación del packaging del peine antiliendres de la marca ASSY para comercializarlo bajo la marca QUASSY.

SEGUNDO.- Caducidad por tolerancia.

8. Dispone el artículo 61 RMUE ("caducidad por tolerancia") lo siguiente:

1. El titular de una marca de la Unión que haya tolerado durante cinco años consecutivos el uso de una marca de la Unión posterior en la Unión con conocimiento de ese uso, ya no podrá solicitar la nulidad de la marca posterior sobre la base de aquella marca anterior para los productos o los servicios para los cuales se haya utilizado la marca posterior, a no ser que la presentación de la solicitud de la marca de la Unión posterior se haya efectuado de mala fe.

2. El titular de una marca nacional anterior contemplada en el artículo 8, apartado 2, o de otro signo anterior contemplado en el artículo 8, apartado 4, que haya tolerado durante cinco años consecutivos el uso de una marca de la Unión posterior en el Estado miembro en que esa marca o signo anterior esté protegido, con conocimiento de dicho uso, ya no podrá solicitar la nulidad de la marca posterior sobre la base de aquella marca o signo anterior para los productos o los servicios para los cuales se haya utilizado la marca posterior, a no ser que la presentación de la solicitud de la marca de la Unión posterior se haya efectuado de mala fe.

3. En los casos contemplados en los apartados 1 o 2, el titular de la marca de la Unión posterior no podrá oponerse al uso del derecho anterior, a pesar de que ese derecho ya no pueda invocarse contra la marca de la Unión posterior.

9. Conviene igualmente recordar, como realizaba el Tribunal de Marca de la Unión Europea en SAP, Alicante, Civil sección 8 del 12 de enero de 2017 ( ROJ: SAP A 177/2017 - ECLI:ES:APA:2017:177 ), Asunto Dulcinea [2017], la distinción entre caducidad por tolerancia, prescripción y el retraso desleal:

Que como se recordará, la denominada caducidad por tolerancia está regulada en el art 9 Directiva 2015/2436 , en el art. 54 RMU y en el art. 52-2 LM , sistemáticamente ubicada en estas dos últimas normas, entre las acciones de nulidad relativa, si bien es cierto que también puede desplegar sus efectos respecto de una acción de cesación tardíamente ejercitada por parte del titular de una marca anterior.

El fundamento de este instituto se encuentra en la necesidad de consolidar las marcas registradas, respecto de lo que constituye un claro mecanismo.

Es por ello que los preceptos que regulan el instituto de la caducidad por tolerancia -o prescripción, como algunos autores prefieren denominarlo- solo lo hacen en relación a marcas posteriores, con lo que el ámbito de aplicación de la norma queda circunscrita a la relación existente entre el sujeto beneficiario de la tolerancia, que necesariamente ha de ser titular marcario posterior, y un titular anterior que podrá serlo, en el caso de marcas españolas, además de una marca, de un nombre comercial o de alguno de los derechos a que hace referencia el art. 9-1 LM , dada la amplia invocación contenida en la norma contenida en el art 52- 2 LM que se refiere al " titular de un derecho anterior ", amplitud que sin embargo no es proyectable para el caso de la aplicación del instituto a las marcas de la Unión cuyo art. 54 alude explícitamente al " titular de una marca de la unión" .

Delimitado el ambito aplicativo de la norma la conclusión que se alcanza en el caso es que no es dable la aplicación del instituto ni desde la perspectiva nacional ni de la Unión pues Confitería Dulcinea S.L., carece de marca registrada, razonamiento legal que excusa el examen o concurrencia en el caso del doble presupuesto del instituto, del objetivo o del transcurso del plazo, y del subjetivo o de la inactividad del titular anterior teniendo conocimiento del tráfico económico del tercero susceptible de infringir su marca.

Nos resta finalmente examinar la alegación de retraso desleal, única figura, por lo expuesto, respecto de la que procede analizar la prueba testifical practicada ante este Tribunal.

Es particularmente clara en la caracterización de este instituto la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 1ª) de 19 septiembre 2013 cuando señala que " La doctrina del retraso desleal considera contrario a la buena fe ( artículo 7 Código Civil ) un ejercicio del derecho tan tardío que lleve a la otra parte a tener razones para pensar que no iba a actuarlo ". Y añade: " Para la aplicación de la doctrina es necesario que la conducta de una parte pueda ser valorada como permisiva de la actuación de la otra parte, o clara e inequívoca de la renuncia al derecho, pues el mero transcurso del tiempo, vigente la acción, no es suficiente para deducir una conformidad que entrañe una renuncia, nunca presumible ".

10. Al haberse presentado la demanda en 15 de septiembre de 2017 el periodo relevante es el comprendido entre el 14 de septiembre de 2012 y el 14 de septiembre de 2017. La parte demandada debe acreditar el uso en el mercado con anterioridad al 14 de septiembre de 2012.

11. En el presente caso, la parte demandada fija el dies a quoen la fecha de solicitud de registro en la medida en que la parte actora no se opuso. Señala en este sentido que la misma se encuentra representada por algunos de los mejores despachos en materia de Propiedad Intelectual y que, por tanto, el registro de la marca no pudo pasar inadvertido. Al haberse solicitado la marca QUASSY en fecha 21/10/2011, la acción ejercitada por la demandada abría caducado por tolerancia.

12. Lo cierto es que no es así. La institución de la caducidad por tolerancia se refiere al uso en el mercado y no a la mera existencia de un registro lo que, sin duda, comprometería gravemente la protección de los titulares marcarios. El hecho de que la parte esté o dejé de estar representada por despachos reconocidos en materia de protección de propiedad intelectual nada añade puesto que el mero registro no puede ser considerado un uso en el sentido del artículo 61 RMUE.

13. Dicho lo anterior, si bien puede haber existido algún uso la parte demandada no ha acreditado que fuera conocido realmente por la actora más allá de la suposición por la amplitud del mercado. No obstante, ha quedado acreditado que la parte actora es una empresa argentina, que ha tenido problemas para encontrar distribuidor en España, como demuestra el hecho de que haya continuado las relaciones comerciales con COLL FARMA incluso después de la terminación del contrato de distribución que les unía.

14. En este sentido, dado que el actor no opera directamente en el mercado sino a través de acuerdos comerciales con terceros no podemos presuponer un control exhaustivo de los productos competidores que son comercializados en aquellos mercados en los que opera.

15. Por otra parte, ha quedado acreditado que, en un primer momento, la parte demandada COLL FARMA identificó productos con la marca ASSY que no eran proveídos por la parte actora, tales como el champú que se complementaba con el peine antiliendres.

16. Esto es, la propia COLL FARMA ha actuado, no a través de sus propias marcas sino también a través de las marcas.

17. De esta forma, tiene pleno sentido el relato contenido en el escrito de demanda acerca de la sucesión de hechos. La introducción en el mercado del producto bajo la marca QUASSY debió producirse en aquellos años. Precisamente a causa de la ruptura de relaciones.

18. No existen datos que avalen, más allá de meras suposiciones, que la parte actora conocía un uso prolongado constante en el mercado iniciado anteriormente a 14 de septiembre de 2012. Más aún, la parte remite cartas en fecha 10 de julio de 2017, interponiendo demanda el 15 de septiembre, lo que supone un ejercicio activo de los derechos marcarios.

TERCERO.- Riesgo de confusión ( art. 9.2.b RMUE ) entre los signos de la actora y los signos de la parte demandada.

19. En la STS, Civil sección 1 del 18 de enero de 2017 ( ROJ: STS 63/2017 - ECLI:ES:TS:2017:63), asunto "Badtoro", el Tribunal Supremo recordaba la jurisprudencia consolidada en relación con el juicio de confusión:

En una sentencia anterior (núm. 225/2008, de 24 de marzo), citada en otro sentido por el recurso, especificábamos la limitación de la revisión de este enjuiciamiento:

«Ciertamente, en principio, la apreciación de que se trata no deja de ser un tema que corresponde a la función de los tribunales de instancia, pero, si ello apenas podría producir discusión (salvo error patente o arbitrariedad) en el caso de identidad, porque lo que es absolutamente igual no admite variantes, sin embargo, como la "semejanza confusoria" es opinable y supone un concepto jurídico indeterminado, la doctrina jurisprudencial permite un cierto grado de control casacional que se configura en torno a una regla del buen sentido, -común, y no técnico, dado el sector social en que opera la norma-, que no es otra cosa que una ponderación lógica de las circunstancias de cada caso contempladas a la luz de ciertas pautas ponderativas que permiten actuar, en un primer plano, con una cierta unidad de criterio, y, por lo tanto, con unificación valorativa, y facilitan, en otro plano, aproximar la decisión judicial a la realidad jurídica, cuya controversia pretende componer».

Estas pautas de ponderación, que deben operar de acuerdo con las circunstancias de cada caso, han sido condensadas en la reseñada sentencia 95/2014, de 11 de marzo , en las siguientes directrices:

«i) "El riesgo de confusión consiste en el de que el público pueda creer que los productos o servicios identificados con los signos que se confrontan proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas, dado que el riesgo de asociación no es una alternativa a aquel, sino que sirve para precisar su alcance" [ Sentencia núm. 119/2010, de 18 de marzo , con cita de la STJUE de 22 de junio de 1.999 ( C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen].

»ii) "La determinación concreta del riesgo de confusión debe efectuarse en consideración a la impresión de conjunto de los signos en liza producida en el consumidor medio de la categoría de productos, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, teniendo en cuenta el grado de similitud gráfica, fonética y conceptual, en particular, los elementos dominantes"[ Sentencia núm. 777/2010, de 9 de diciembre , con cita de las SSTJUE de 11 de noviembre de 1.997 ( C-251/95 ), Sabel c. Puma , y de 22 de junio de 1.999 ( C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen; y de las Sentencias de esta Sala núms. 427/2008, de 28 de mayo , 838/2008, de 6 de octubre , 225/2009, de 30 de marzo , 569/2009, de 22 de julio , 827/2009, de 4 de enero de 2010 , 72/2010, de 4 de marzo y 364/2010, de 2 de junio ].

»iii) De este modo, "el riesgo de confusión debe ser investigado globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes"[ Sentencia 777/2010, de 9 de diciembre , con cita de las SSTJUE de 11 de noviembre de 1.997 ( C-251/95 ), Sabel c. Puma ; de 22 de junio de 1.999 ( C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen; y de 22 de junio de 2.000 ( C-425/98 ), Mode c. Adidas; y de las Sentencias de esta Sala núms. 225/2009, de 30 de marzo , 569/2009, de 22 de julio , 827/2009, de 4 de enero de 2010 , 72/2010, de 4 de marzo y 364/2010, de 2 de junio ]. Depende, "en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado (...), del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados"[ STJUE de 11 de noviembre de 1.997 ( C-251/95 ), Sabel c. Puma].

»iv) En la valoración global de tales factores ha de buscarse un cierto nivel de compensación, dada la interdependencia entre los mismos, y en particular entre la similitud de las marcas y la semejanza entre los productos o los servicios designados: "así, un bajo grado de similitud entre los productos o los servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa" ( STJUE de 29 de septiembre de 1998 ( C-39/97 ), Canon c. Metro).

»v) A los efectos de esta apreciación global, se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria.Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada [ STJUE de 22 de junio de 1.999 ( C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen].

»vi) Pero, esta exigencia "de una visión de conjunto, fundada singularmente en que el consumidor medio las percibe como un todo, sin detenerse a examinar sus diferentes detalles, (...) no excluye el estudio analítico y comparativo de los elementos integrantes de los respectivos signos en orden a evaluar la distinta importancia en relación con las circunstancias del caso, pues pueden existir elementos distintivos y dominantes que inciden en la percepción del consumidor conformando la impresión comercial. Lo que se prohíbe es la desintegración artificial; y no cabe descomponer la unidad cuando la estructura prevalezca sobre sus componentes parciales" (Sentencia núm. 777/2010, de 9 de diciembre)».

20. Como hemos señalado la determinación concreta del riesgo de confusión debe efectuarse en consideración a la impresión de conjunto de los signos en liza producida en el consumidor medio de la categoría de productos, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, teniendo en cuenta el grado de similitud gráfica, fonética y conceptual, en particular, los elementos dominantes. No obstante, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada ( C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,[1999] de 22 de junio).

A. Identidad o similitud de los productos o servicios

21. El primer estadio del análisis parte de determinar si existe identidad o similitud de los productos o servicios en la medida en que, en sede de infracción se denuncia el uso del signo ASSY para la promoción de champús antiliendres, producto que podría ser englobado en la clase 5 dentro del ámbito de registro de las marcas 001953652 y 001953629 de la actora. Por otra parte, dada la naturaleza de los benes y servicios y, en especial, el destino, tiene una fuerte similitud con los productos de la clase 10 de la marca 00936162 en la medida en que los tratamientos antiliendres suelen requerir del uso de peines especiales.

22. Con ello es suficiente para realizar el juicio de infracción no siendo necesaria la comparación con los bienes y servicios para os que se encuentran registradas las marcas de la demandada no obstante formar parte del juicio de nulidad.

A. Público destinatario.

23. El público destinatario es el público en general. En principio, si la marca anterior es una marca nacional, es necesario analizar los criterios correspondientes en relación con el público destinatario de este Estado miembro de la UE. Por el contrario, si es una marca de la Unión Europea será necesario realizar un análisis que se extienda a toda la UE. Ahora bien, en aquellas situaciones en que exista riesgo de confusión en al menos una parte de la UE ysi así lo justifica la economía de procedimiento (por ejemplo, evitar el examen de pronunciaciones o significados específicos de las marcas en varias lenguas), el análisis no tiene que extenderse a toda la UE, sino que puede concentrarse en la parte o las partes en que exista riesgo de confusión (Directrices Equipo, Parte C, Oposición, sección 2, capítulo 4, ap. 1.3 territorio de referencia y público destinatario). De la misma forma, el órgano jurisdiccional podrá concentrarse en aquella parte o partes de la Unión Europea en las que exista riesgo de confusión. En el presente caso, dada la naturaleza de los servicios que se prestan, se atenderá a la comparación en relación con el territorio español.

24. En cuanto al grado de atención, recordemos que deberemos considerar la comparación desde la perspectiva del consumidor medio de la categoría de productos, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada.

25. A los presentes efectos el mercado relevante es el español.

B. Similitud entre los signos.

26. Los signos de la actora tienen en común la palabra ASSY que se reproduce en todos ellos.

27. Se trata de una palabra de fantasía que carece de relación con los productos y servicios que designa por lo que tiene una distintividad media.

28. La marca posterior reproduce íntegramente la marca anterior en los términos ASSY, a los que añade el elemento QU- como profijo.

29. Desde el punto de vista gráfico las marcas tienen una similitud media.

30. Desde el punto de vista fonético, ambas palabras son llanas sin que tal concusión se altere por la diptongación. El público destinatario pronunciara la marca posterior QUASSY sin percibir tres elementos QU-A-SSY, por lo que nos encontramos en ambos casos con dos sílabas. Sin embargo, el elemento QU- no introduce una variación sustancial de la terminación ASSY que será percibida claramente por el público pertinente. De esta forma, fonéticamente, al ser la vocal tónica la A, ambos signos, QUASSY y ASSY serán percibidos con una similitud media-alta al recaer la pronunciación sobre el término ASSY que será reproducido por el público pertinente en la pronunciación de la marca posterior.

31. Desde el punto de vista conceptual, ambos signos son de fantasía por lo que el publico pertinente no asociará el término con ningún producto o servicio designado. El hecho de que exista una planta, la Quassia amara, que se emplea como ingrediente de algunas solución antiliendres no será percibido por el público relevante dado que no se ha acreditado que sea un dato generalmente conocido. En todo caso, de ser percibido como un elemento evocativo, lo cierto es que ello resta distintividad a la marca de la actora, de forma que el juicio de confusión le es más desfavorable.

32. La similitud es media-alta.

I. Riesgo de confusión o asociación.

33. El riesgo de confusión debe ser investigado globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes. Depende, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado, del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados.

34. En el presente caso, existe riesgo de confusión desde el punto de vista del consumidor medio de productos de la clase 5 y 10, dada la identidad de productos para los que el signo impugnado resulta aplicado en relación con los registros anteriores, y el grado de similitud existente al menos en relación con la marca española lo que determina la infracción en España de los derechos de la parte lo que determina la infracción.

CUARTO.- Nulidad de las marcas de la demandada.

35. El juicio de nulidad reproduce en abstracto la comparativa de infracción en la medida en que el uso que se realiza en el mercado de los signos se ampara en las marcas siguientes:

36. Marca nacional M3637090(8) - QUASSY KIDS, denominativa, solicitada el 4/11/2016 y concedida el día 06/04/2017, para productos de la clase 3 y 10: 3PREPARACIONES PARA BLANQUEAR Y OTRAS SUSTANCIAS PARA LAVAR LA ROPA; PREPARACIONES PARA LIMPIAR, PULIR, DESENGRASAR Y RASPAR; JABONES; PRODUCTOS DE PERFUMERIA, ACEITES ESENCIALES, COSMETICOS, LOCIONES CAPILARES; DENTIFRICOS. 10 APARATOS E INSTRUMENTOS QUIRURGICOS, MEDICOS, ODONTOLOGICOS Y VETERINARIOS, ASI COMO MIEMBROS, OJOS Y DIENTES ARTIFICIALES; ARTICULOS ORTOPEDICOS; MATERIAL DE SUTURA.

37. Marca nacional M3002871(X)- QUASSY, denominativa, solicitada el 21/10/2011 y concedida el día 15/02/2012, para productos de la clase 5: PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y VETERINARIOS; PRODUCTOS HIGIENICOS Y SANITARIOS PARA USO MEDICO; SUSTANCIAS DIETETICAS PARA USO MEDICO, ALIMENTOS PARA BEBES; EMPLASTOS, MATERIAL PARA APOSITOS; MATERIAL PARA EMPASTES E IMPRONTAS DENTALES; DESINFECTANTES, RENUNCIANDO EXPRESAMENTE A PRODUCTOS PARA ELIMINAR ANIMALES DAÑINOS; FUNGICIDAS Y HERBICIDAS.

38. En este sentido, damos por reproducida la comparación para el caso de la M3002871(X). De la misma forma, podemos también dar por reproducida en la comparación en el caso de la marca M3637090(8) - QUASSY KIDS en la medida en que el público relevante, esto es, el público e general del territorio de la Unión Europea percibirá el término KIDS asociado a niños por ser un término ingles de uso general y conocido. Por tanto, dada la ausencia de carácter significativo en la medida en que identifica el destino del producto y es un elemento totalmente descriptivo, no forma parte de la comparación. Por tanto, la comparación entre los signos relevantes habrá de realizarse entre QUASSY como signo posterior y ASSY como signo anterior. De esta forma, damos igualmente por reproducidas las valoraciones del fundamento de derecho anterior. Nos detendremos en el análisis de productos y servicios.

39. En este sentido, la nulidad de la Marca nacional M3637090(8) - QUASSY KIDS, denominativa, solicitada el 4/11/2016 y concedida el día 06/04/2017, debe referirse a las siguientes clases o categorías.

* En el caso de la clase 3 para LOCIONES CAPILARES, DENTIFRICOS.

* En el caso de la clase 10 para APARATOS E INSTRUMENTOS QUIRURGICOS, MEDICOS, ODONTOLOGICOS Y VETERINARIOS,

40. En el caso de la Marca nacional M3002871(X)- QUASSY, denominativa, solicitada el 21/10/2011 y concedida el día 15/02/2012, debe referirse a las siguientes clases o categorías:

* En caso de la clase 5 para productos de la clase 5: PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y VETERINARIOS; PRODUCTOS HIGIENICOS Y SANITARIOS PARA USO MEDICO; SUSTANCIAS DIETETICAS PARA USO MEDICO, ALIMENTOS PARA BEBES; MATERIAL PARA EMPASTES E IMPRONTAS DENTALES; DESINFECTANTES, RENUNCIANDO EXPRESAMENTE A PRODUCTOS PARA ELIMINAR ANIMALES DAÑINOS; FUNGICIDAS Y HERBICIDAS.

41. En el resto de subclases no encontramos una similitud mínima que, dado el resto de parámetros al tiempo de establecer el riesgo de confusión establecidos en el fundamento de derecho anterior, permitan sostener que existe riesgo de confusión o asociación.

QUINTO.- cesación, abstención y remoción.

42. El artículo 41.a) y c) de la LM recoge la acción de cesación, de abstención y de remoción. Por su parte, la STS de 23 de julio de 2012 recuerda que el presupuesto de la estimación de la acción de remoción es precisamente la estimación de la acción declarativa de infracción marcaria, siendo un efecto automático de la estimada aplicación. Así, argumenta que "la apreciación de la infracción de la marca notoria de la actora, legitima a ésta para pedir la cesación de los actos infractores, en este caso, del uso del signo "Maristas" en la promoción inmobiliaria que la demandada ha desarrollado en Alicante [ art. 41.1.a) LM , aplicable por la remisión general a la regulación interna de cada Estado miembro, contenida en el art. 101 RMC]".En este mismo sentido se pronuncia la STMUE de España de 19 de julio de 2013. Cabe, pues, estimar la acción de cesación, abstención y remoción ejercitada por la parte demandante, que comprenderá la condena a las multas coercitivas del artículo 44 de la LM y del artículo 102 del RMUE para asegurarse la efectividad de estos pronunciamientos de condena.

43. Si bien es cierto que el artículo 34 LM 17/2011 establece que el titular del derecho exclusivo podrá prohibir el uso del signo en redes telemáticas y como nombre de dominio, el RMUE 2017/1001 nada dice al respecto en el artículo 9.3 RMUE al establecer las concretas facultades que integran el ius prohibendi.No obstante lo anterior, doctrina y jurisprudencia vienen entendiendo que el uso como nombre de dominio de una marca registrada puede ser prohibido por su titular al tratarse de un uso incontenido del signo sobre le que se ostenta un derecho de exclusiva. Así, por ejemplo, la STMUE de España de 5 de octubre de 2015 considera que la protección otorgada por el artículo 9.2.b) del RMUE es también aplicable respecto de los nombres de dominio que originen riesgo de confusión con la marca registrada. De la misma forma, la STMUE de España de 26 de abril de 2016 señala que "Es doctrina asentada de este Tribunal que, de conformidad con la previsión legal específica ( art. 34.3.e LM y art. 9.2.b RMC) el uso del signo como nombre de dominio, cuando hay identidad o similitud entre signos y productos o servicios, implica un uso particularmente prohibido o a prohibir por el titular de la marca vulnerada)".

44. Por todo lo antedicho procede estimar la demanda en relación con la solicitud de cesación, prohibición y retirada de tráfico económico de las menciones a la denominación ASSY y QUASSY, si bien con algún matiz.

45. Como ya hemos tenido la ocasión de señalar en anteriores resoluciones, las sentencias solo se pueden pronunciar, como sucede igualmente en el caso de las oficias de registros, sobre los signos que se encuentran efectivamente en uso, sin que se pueda pretender una condena extensiva a "cualquier otro signo". Es carga de la parte demandante la identificación de los signos concretos y de los que se vienen realizando.

SEXTO.-- Acción de daños y perjuicios.

I. Sistema de responsabilidad

46. Establece el artículo 42 LM lo siguiente:

1. Quienes, sin consentimiento del titular de la marca, realicen alguno de los actos previstos en la letra a) del apartado 3 y en el apartado 4 del artículo 34, así como los responsables de la primera comercialización de los productos o servicios ilícitamente marcados, estarán obligados en todo caso a responder de los daños y perjuicios causados

2. Todos aquellos que realicen cualquier otro acto de violación de la marca registrada solo estarán obligados a indemnizar los daños y perjuicios causados si hubieran sido advertidos suficientemente por el titular de la marca o, en su caso, por la persona legitimada para ejercitar la acción acerca de la existencia de esta, convenientemente identificada, y de su violación, con el requerimiento de que cesen en la misma, o cuando en su actuación hubiere mediado culpa o negligencia o la marca en cuestión fuera renombrada.

47. Se consagra así un doble sistema de responsabilidad objetivo-subjetivo dependiendo de la tipología de la conducta infractora y del carácter de la marca.

48. En el presente caso, sin perjuicio de que se llevó a cabo un requerimiento, se trata de un uso del artículo 34.3.a) LM

B. acreditación de los daños y perjuicios causados por la conducta infractora de la parte demandada.

49. Establece el artículo 43 LM lo siguiente:

1. La indemnización de daños y perjuicios comprenderá no sólo las pérdidas sufridas, sino también las ganancias dejadas de obtener por el titular del registro de la marca causa de la violación de su derecho. El titular del registro de marca también podrá exigir la indemnización del perjuicio causado al prestigio de la marca por el infractor, especialmente por una realización defectuosa de los productos ilícitamente marcados o una presentación inadecuada de aquélla en el mercado. Asimismo, la cuantía indemnizatoria podrá incluir, en su caso, los gastos de investigación en los que se haya incurrido para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción objeto del procedimiento judicial.

2. Para fijar la indemnización por daños y perjuicios se tendrá en cuenta, a elección del perjudicado:

a) Las consecuencias económicas negativas, entre ellas los beneficios que el titular habría obtenido mediante el uso de la marca si no hubiera tenido lugar la violación o, alternativamente, los beneficios que haya obtenido el infractor como consecuencia de la violación.

b) Una cantidad a tanto alzado que al menos comprenda la cantidad que el infractor hubiera debido pagar al titular de la marca por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho.

En el caso de daño moral procederá su indemnización, aun no probada la existencia del perjuicio económico.

3. Para la fijación de la indemnización se tendrá en cuenta, entre otras circunstancias, el renombre y prestigio de la marca y el número y clase de licencias concedidas en el momento en que comenzó la violación. En el caso de daño en el prestigio de la marca se atenderá, además, a las circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión en el mercado

4. A fin de fijar la cuantía de los daños y perjuicios sufridos, el titular de la marca podrá exigir la exhibición de los documentos del responsable que puedan servir para aquella finalidad.

5. El titular de la marca cuya violación hubiera sido declarada judicialmente tendrá, en todo caso y sin necesidad de prueba alguna, derecho a percibir en concepto de indemnización de daños y perjuicios el 1 por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados. El titular de la marca podrá exigir, además, una indemnización mayor si prueba que la violación de su marca le ocasionó daños o perjuicios superiores, de acuerdo con lo dispuesto en los apartados anteriores.

50. El Tribunal Supremo, en el Caso Pasapalabra, STS, Civil sección 1 del 30 de septiembre de 2019 ( ROJ: STS 2852/2019 - ECLI:ES:TS:2019:2852 ) recordaba lo siguiente:

El sistema establecido en la Directiva 2004/48/CE y posteriormente transpuesto a la legislación española, se inspira en el modelo alemán. La jurisprudencia alemana estableció la doctrina, posteriormente positivizada, del dreifache Schadensberechnung o triple cálculo del perjuicio, en el caso de la infracción de los derechos inmateriales. Según esta doctrina, la indemnización a pagar en estos casos podía ser, a elección del titular del derecho infringido, el daño emergente y el lucro cesante, el valor de cesión del derecho en el mercado o la restitución al titular del derecho infringido del lucro obtenido por el infractor con la injerencia.

A. la regalía hipotética:

51. La Sentencia del Tribunal de Marca de la Unión Europea de 6 de mayo de 2016 ( ROJ: SAP A 1272/2016 - ECLI:ES:APA:2016:1272 ) señalaba al respecto lo siguiente:

1. La naturaleza de la regalía es la propia del enriquecimiento injusto.

2. No obstante, en materia de indemnización por violación de marca, la regalía no es sino un instrumento para cuantificar perjuicios en el marco de una acción resarcitoria del perjuicio, no del enriquecimiento injusto.

3. Es por ello que la licencia hipotética encarna daños causados por la infracción, no expresando una presunción aunque se sustente en una ficción jurídica por la cual se presume iures et de iure que se ha celebrado un contra to con el infractor.

4. Es un criterio en todo caso electivo para el perjudicado.

Ello explica a su vez, la forma en que quedan condicionados diversos aspectos de la acción indemnizatoria y en concreto lo relativo a la prueba del daño, a lo que hace a la relación causal y, desde luego, a la cuantificación de la indemnización.

La prueba del daño se satisface con la prueba de la explotación infractora. Si el criterio se sustenta en el enriquecimiento del infractor, el daño consiste en el importe debido y no pagado para que el tercero fuera legítimo usuario de la marca. En tales condiciones, la prueba del quebranto del titular deviene inútil.

Desde la perspectiva del nexo causal, su prueba se cumplimenta con la acreditación de la infracción en tanto ésta supone un uso no contra tado con el titular. Es por ello que el daño para el titular, que es acreedor de lo no cobrado por el contra to ficticio de licencia, trae correspondencia con el ahorro del usuario no autorizado de la marca. Y ese precio debe abonarse al margen del éxito comercial obtenido por el infractor pues éste forma parte del riesgo comercial al que es ajeno el uso autorizado, ficticiamente, de la marca.

En conclusión,

5. El criterio indemnizatorio en que consiste la licencia hipotética condiciona las reglas sobre prueba del daño, sobre prueba de la relación causal entre la infracción y el daño y sobre el importe del daño.

6. Así, la realidad del daño sólo exige la comprobación de la explotación infractora. La naturaleza del criterio en que consiste la licencia hipotética así lo exige, no requiriéndose probar el daño propiamente dicho ni desde luego, el importe del quebranto efectivo.

7. Por otro lado, la acreditación del nexo causal se alcanza con la probanza de la infracción. La hipótesis sobre la existencia de un contra to de licencia, expresa el daño cesante que en forma de ahorro de costes consigue quien invade la esfera de exclusiva de otro. Por tanto, la indemnización por el perjuicio es conforme a este criterio, a ese ahorro obtenido por el infractor correlativo a lo no obtenido por el titular.

8.- Al ser el precio de un contra to ficticio, debe abonarse aunque el infractor no hubiera obtenido beneficios con la infracción.

52. Por tanto, basta la constatación de una explotación por parte del infractor sin que sea necesario siquiera que el titular del derecho de exclusiva venga otorgando habitualmente en el tráfico jurídico económico licencias. Como señala la STMUE de 6 de mayo de 2016, "en su fijación resulta indiferente que hubiera o no política de licencias". En su caso, la dificultad estribará en determinar el cálculo de la concreta licencia a la vista de los usos del sector pero ello no priva de efectividad al modo resarcitorio elegido, reflejo de una acción de enriquecimiento injustificado.

C. los beneficios obtenidos por el infractor. Caso Pasapalabra, STS, Civil sección 1 del 30 de septiembre de 2019 ( ROJ: STS 2852/2019 - ECLI:ES:TS:2019:2852 )

Esta tercera opción constituye en realidad una restitución propia de una condictio por intromisión. No constituye una solución propiamente indemnizatoria porque no responde al quebranto patrimonial sufrido por el titular del derecho de exclusiva vulnerado, sino que busca evitar que quede en el patrimonio del infractor el beneficio patrimonial logrado con la infracción.

53. Y citando jurisprudencia anterior (véase la STS 95/2009, de 2 de marzo), señalaba que no es necesario que el titular del derecho de exclusiva infringido haya sufrido un quebranto patrimonial para que proceda la restitución de los beneficios obtenidos por el infractor, ni que el importe de la restitución se corresponda con ese quebranto.

9.-Por tal razón, para que proceda la restitución del beneficio obtenido por el infractor, es irrelevante que el titular del derecho infringido explote o no directamente tal derecho, porque es irrelevante el beneficio que hubiera podido obtener, ya que lo relevante es qué beneficio ha obtenido el infractor por la intromisión en un derecho cuyo contenido patrimonial atribuye a su titular las utilidades pecuniarias que con el mismo puedan obtenerse.

D. el 1% de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados. El sistema de indemnización mínima del artículo 43.5 LM . Caso Nuba [2019].-

54. Superando las iniciales dudas interpretativas, el Tribunal supremo en el Caso Nuba [2019] (STS, Civil sección 1 de 3 de octubre de 2019 - ROJ: STS 3027/2019 - ECLI:ES:TS:2019:3027 ) fija doctrina jurisprudencial considerando que el articulo 43.5 LM tiene naturaleza indemnizatoria y que, por tanto, establece una presunción iuris tantum de existencia de daño.

[El artículo 43.5 LM] contiene una regla a la que puede acogerse el titular de la marca que ha sufrido una infracción que le ha reportado un "perjuicio", para calcular la indemnización y evitar que la falta de prueba le prive de una compensación económica.

Aunque esta regla acentúa la objetivación de la compensación económica, no por ello puede interpretarse en el sentido de que se tenga derecho a una indemnización incluso en los casos en que se haya constatado que la infracción no pudo ocasionar "perjuicio" alguno al titular de la marca. Exige como presupuesto previo la existencia del "perjuicio", con independencia de su entidad.

Como se ha apuntado en la doctrina, esta regla no altera la naturaleza resarcitoria de la acción de indemnización de daños y perjuicios, que presupone la existencia de estos. No introduce una suerte de sanción por la infracción, en beneficio del titular de la marca infringida, sino que la ratio de la norma es facilitar la cuantificación de la indemnización: en todo caso el 1% de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados.

De hecho, esta regla, que cifra en todo caso la indemnización en el 1% de la cifra de negocio [sin perjuicio de que el titular de la marca pueda exigir una indemnización mayor si prueba que la violación de su marca le ocasionó daños o perjuicios superiores], está relacionada con el criterio de cuantificación de la letra a) del art. 43.2 LM , pues facilita el cálculo del beneficio económico obtenido por el infractor con la violación de la marca.

C. fijación de la indemnización en el presente caso.

55. En el presente caso la actora solicita que se aplique el criterio recogido en el artículo 43.5 LM. En particular, debe ponerse en consonancia con el criterio del 43.5 LM que no establece una presunción iuris et de iure sino una presunción iuris tantum, como señalaba el Tribunal Supremo en el caso Nuba [2019] (STS, Civil sección 1 de 3 de octubre de 2019 - ROJ: STS 3027/2019 - ECLI:ES:TS:2019:3027 ), anteriormente citado.

56. En el presente caso se cumplen los criterios necesarios para determinar la existencia de un daño indemnizable en la medida en que se trata de productos competidores en el mismo mercado, mercado muy limitado a los productos antiliendres. La parte demandada ha hecho uso de su condición de distribuidor para colocar en el mercado un producto competidor o complementario no autorizado con el producto de su suministrador en los mismos canales de venta.

57. De la indemnización deben responder todos los intervinientes por haber participado en los hechos. En este sentido, el Sr. Segundo el titular de la marca que se incorpora a los productos y servicios, sin que conste licencia de uso a las demandadas en las que se hubiera establecido una especificación de uso no infractor por lo que el mismo, mediante la cesión del uso de la marca para la venta de productos QUASSY, realiza un acto necesario para la comisión de la infractor lo que le hace responsable de los actos de comercialización llevados a cabo por COLL FARMA y por LABORATORIOS ARIFARM S.L. sin que se haya deslindado la participación de esta segunda respecto de su propia intervención en el proceso de comercialización, intervención que la hace responsable en los términos delimitado por la actora.

SEXTO.- infracción del artículo 11.2 LCD .

I. Tipo desleal.

1. La imitación de prestaciones e iniciativas empresariales o profesionales ajenas es libre, salvo que estén amparadas por un derecho de exclusiva reconocido por la ley.

2. No obstante, la imitación de prestaciones de un tercero se reputará desleal cuando resulte idónea para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno.

La inevitabilidad de los indicados riesgos de asociación o de aprovechamiento de la reputación ajena excluye la deslealtad de la práctica.

3. Asimismo, tendrá la consideración de desleal la imitación sistemática de las prestaciones e iniciativas empresariales o profesionales de un competidor cuando dicha estrategia se halle directamente encaminada a impedir u obstaculizar su afirmación en el mercado y exceda de lo que, según las circunstancias, pueda reputarse una respuesta natural del mercado.

I. El artículo 11.2 LCD y su significación competitiva.

58. En línea de principio, de la misma forma que señalábamos cuando analizábamos el riesgo de confusión, debemos comenzar afirmando que la imitación se considera a priori un acto procompetitivo y, que por tanto, cualquier acto de imitación en el mercado debe ser objeto de una interpretación restrictiva. El hecho de que una empresa haya tenido una idea que haya gozado de buena recepción por el público destinatario no otorga como tal ningún derecho de monopolio y, por tanto, debe descartarse el posible uso de la ley de competencia desleal para reprimir la posible competencia del resto de operadores del mercado.

59. Por tanto, los competidores, deben poder reproducir la idea fabricando un producto idéntico. De ahí la disposición del artículo 11.1 LCD al señalar que "la imitación de prestaciones e iniciativas empresariales o profesionales ajenas es libre, salvo que estén amparadas por un derecho de exclusiva reconocido por la ley". El propio artículo 11 LCD establece los requisitos de la ilicitud:

a)Que las prestaciones imitadas estén amparadas por un derecho de exclusiva

b)Que la imitación resulte idónea para genera asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno, salvo inevitabilidad de los riesgos de asociación o aprovechamiento de la reputación.

c)imitación sistemática de las prestaciones e iniciativas empresariales o profesionales de un competidor cuando dicha estrategia se halle directamente encaminada a impedir u obstaculizar su afirmación en el mercado y exceda de lo que, según las circunstancias, pueda reputarse una respuesta natural del mercado.

60. Como señalaba el Tribunal Supremo en el asunto La Botica de Pronto (STS de 15 de diciembre de 2008 - ROJ: STS 6676/2008 - ECLI:ES:TS:2008:6676), los lelemtnos del ilícito resieen en lo siguiente:

a) Que la apreciación de la deslealtad sancionada en la norma debe ser objeto de interpretación restrictiva (SS. 13 de mayo 2.002 y 30 de mayo de 2.007 ) porque si bien las creaciones empresariales deben ser protegidas por el interés de sus creadores o titulares, de los consumidores y el interés en general, sin embargo nuestro ordenamiento jurídico establece como principio general el de libre imitabilidad ( art. 11.1 LCD ) que se halla integrado en el de libre competencia (S. 17 de julio de 2.007 );

b) Para la apreciación del ilícito competencia del art. 11.2 LCD , aparte de los requisitos generales de actuación en el mercado y finalidad concurrencial exigibles para todo acto desleal, se requiere que confluyan tres requisitos positivos, y la ausencia de dos circunstancias de índole negativa;

c) El primer requisito positivo es la existencia de una "imitación", la cual consiste en la copia de un elemento o aspecto esencial, no accidental o accesorio, incidiendo sobre lo que se denomina "singularidad competitiva" o "peculiaridad concurrencial", que puede identificarse por un componente o por varios elementos (S. 17 de julio de 2.007 );

d) El segundo requisito hace referencia al objeto de protección, que suscita la diferencia de la figura típica del art. 6 LCD . La doctrina de esta Sala viene entendiendo que el art. 6 LCD se refiere a los signos, a las creaciones formales, a la presentación de los productos, mientras que el art. 11 LCD lo hace a las creaciones materiales (técnicas, artísticas, estéticas y ornamentales), los productos, características propias de estos. En tal sentido SS. 9 de junio de 2.003; 11 de mayo de 2.004, 7 de julio y 22 de noviembre de 2.006; 30 de mayo, 12 de junio, 10 y 17 de julio de 2.007; 5 de febrero de 2.008 ; aunque por la doctrina se ha apuntado la posibilidad de que en algún supuesto excepcional se solapen los preceptos;

e) El tercer requisito de índole positiva consiste en la exigencia de "idoneidad para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación". El riesgo de asociación debe entenderse (S. 17 de julio de 2.007 ) en un sentido amplio, comprensivo no solo del riesgo de confusión indirecta en sus dos posibilidades de confusión de procedencia empresarial o de existencia de relaciones económicas u orgánicas entre los empresarios, sino también de la confusión inmediata o directa que incide sobre la confundibilidad de productos, que no se identifican como distintos. Dice la reciente Sentencia de 12 de junio de 2.007 que "es suficiente que se cree el riesgo y la probabilidad fundada del error en el consumidor acerca de que los productos proceden del empresario genuino (regla "a minori ad maius"), y, para apreciar el riesgo, se habrá de tomar en cuenta, en el aspecto subjetivo, el tipo de consumidor medio, el que normalmente no se detiene en una minuciosa comparación o comprobación, o no se para en los pequeños detalles, y, en el aspecto objetivo, la impresión visual del conjunto que revele la identidad o semejanza, en cuyo aspecto debe prevalecer el juicio de la instancia siempre que la base fáctica no resulte desvirtuada mediante la apreciación de error en la valoración probatoria y el juicio jurídico, sobre la aplicación del concepto jurídico indeterminado a los hechos fijados, resulte razonable y coherente". Y señala la Sentencia de 30 de marzo de 2.007 que el conflicto debe resolverse desde la perspectiva del consumidor medio y con una visión de conjunto sintética (SS. 17 de octubre de 2.000, 21 de junio y 22 de noviembre de 2.006 ), lo que armoniza con la normativa de la Directiva 2005/29 / CE sobre prácticas comerciales desleales que, en su art. 5.2 .b ), toma como referencia el consumidor medio al que afecta o al que se dirige la práctica, o al miembro medio del grupo, si se trata de una práctica comercial dirigida a un grupo de consumidores (S. 17 de julio de 2.007 );

f) El primer requisito de índole negativa -de exclusión del ilícito- es que la prestación o iniciativa empresarial ajena no esté amparada por un derecho de exclusiva reconocido por la Ley, y el segundo requisito negativo que no concurre la circunstancia de inevitabilidad del riesgo de asociación a que se refiere el párrafo segundo del art. 11.2 LCD

61. Varios son los elementos a destacar.

62. En primer lugar que el artículo 11.2 LCD se refiere a las prestaciones y no a los signos distintivos.

63. En segundo lugar que la prestación debe tener singularidad competitiva con lo que se requiere, cierta implantación en el mercado, es decir que la prestación ha de ser conocida por el público, sin que sea necesario que la misma tenga un elevado goodwill.

64. En tercer lugar, que el riesgo de asociación o aprovechamiento ha de ser inevitable. La inevitabilidad de los indicados riesgos de asociación o aprovechamiento de la reputación ajena debe interpretarse en términos de inexigibilidad en sentido económico:se permite en determinadas circunstancias la identidad o similitud entre la prestación original y la imitada, al considerarse que produce una intensificación de la competencia en beneficio del consumidor, ya que se mejora la relación calidad-precio, siempre y cuando se denote con claridad el distinto origen empresarial de las prestaciones

65. Por ello, el imitador de la prestación deberá introducir algún elemento idóneo para distinguir o diferenciar las prestaciones imitada o de imitación (una marca, un color distinto, por ej.) con el evidente fin de evitar los efectos perniciosos, que no son otros que la confusión. En este sentido, conviene señalar que partiendo de la señala regla general que el Tribunal Supremo afirmaba en La Botica de Pronto[2008], debemos mantener una interpretación estricta del "aprovechamiento del esfuerzo ajeno", por cuanto que de lo contrario se daría cabida en esta causa de deslealtad a multitud de supuestos imitativos que no merecen ser calificados como desleales por el sólo hecho de su rápida realización e introducción de los productos de imitación en el mercado, con independencia del método de imitación, y que es estimada leal con carácter general.

66. De particular interés resultan los casos, Nekar Vectorial[2017] y Neutrógena[2006]. La consideración de los hechos y de los razonamientos del Tribunal Supremo nos permiten enmarcar correctamente el ilícito del artículo 11.2 LCD y su significación competitiva.

67. Los hechos del caso Nekar Vectorial[2017] eran los siguientes: entre el 27 de octubre y el 2 de noviembre de 2009, diversos directivos, trabajadores y colaboradores de Nekar accedieron a la página web de acceso restringido de Zure Leku (demandante competidora), utilizando las claves de acceso que Zure Leku había facilitado a un concejal de Tudela en el marco de la oferta comercial hecha al Ayuntamiento de esa localidad para realizar un plano en alto contraste visual para que el concejal pudiera examinar la versión demo de dicho plano que se ofertaba. Ese concejal facilitó a Nekar, competidora de Zure Leku, tales claves. A consecuencia de ello, Nekar pudo publicar en su página web el día 3 de noviembre de 2009, los planos de alto contraste visual de varias localidades, elaborados mediante la utilización del sistema de alto contraste visual utilizado por Zure Leku en los planos en versión demo alojados en su web de acceso restringido. Nekar copió las características técnicas de los planos creados por Zure Leku. Nekar realizó manifestaciones a diversos medios de comunicación poniendo de relieve las ventajas del novedoso sistema de alto contraste visual utilizado en la elaboración de los planos de varias localidades.

68. Esos planos de alto contraste visual son planos que facilitan su consulta por personas con deficiencias visuales. Constituían una innovación en los planos para páginas web, que fue ideada por Zure Leku. Como tal innovación se pretendía integrar en un cambio completo del sistema de planos que incluía, junto al propio plano, otras aplicaciones, y el cambio del sistema no estaba completamente desarrollado (el proceso de desarrolló se extendió a lo largo del año 2009 y principios del 2010), la innovación se mantuvo inicialmente secreta, para lo cual, solo se podía acceder a la web en la que se insertaron tales planos mediante claves que se mantenían reservadas.

69. El Tribunal Supremo, en su STS, Civil sección 1, del 26 de abril de 2017 ( ROJ: STS 1629/2017 - ECLI:ES:TS:2017:1629 ), en relación con la imitación de planos de alto contrate visual para páginas web, en la que el Tribunal Supremo señala que:

1. para que exista imitación: se han copiado elementos esenciales, no accidentales o accesorios, con singularidad competitiva, de una creación material

2. Toda imitación supone un cierto aprovechamiento del esfuerzo ajeno y el principio de libre imitabilidad excluye que la imitación de la creación material ajena sea, per se,desleal.

2. La deslealtad se justifica por el modo y la forma en que se llega a estar en condiciones de aprovechar esa prestación ajena objeto de imitación (el Tribunal Supremo busca aquí un equilibrio entre el principio de libre imitibilidad más allá de la existencia de derechos de exclusiva y el artículo 11.2 LCD que, de lo contrario, quedaría vaciado)

3. Para que se produzca el aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno por la imitación de sus prestaciones, debe concurrir un ahorro o reducción significativa de costes de producción o comercialización más allá de lo que se considera admisible para el correcto funcionamiento del mercado, y que no resulte justificada.

4. La imitación no debe reducirse exclusivamente a una "reproducción mecánica". Aunque el precepto legal no contiene referencia a los medios o instrumentos de la imitación, las sentencias 888/2010, de 30 de diciembre , 792/2011, de 16 de noviembre , y la STS 675/2014, de 3 de diciembre , rechazaron que la comisión del acto desleal debiera necesariamente producirse mediante una reproducción mecánica, como un sector de la doctrina defendía. En la STS 888/2010, de 30 de diciembre, se afirmaba que: Aun cuando es cierto que el supuesto de reproducción mecánica será el más general o normal de los constitutivos de la conducta ilícita de imitación con aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno, no resulta razonable limitar al mismo el ámbito del precepto hasta el punto de excluir imitaciones "sin reproducción mecánica" en las que hay un alto grado de semejanza, de práctica identidad, aunque concurran variaciones inapreciables o que se refieran a elementos accidentales o accesorios, o diferencias de muy escasa trascendencia, siempre que se den los elementos básicos de ahorro o reducción significativa de costes de producción o comercialización más allá de lo que se considera admisible para el correcto funcionamiento del mercado y falta de justificación, pues el aprovechamiento ha de ser "indebido", como exige el precepto legal.

70. El Tribunal Supremo, terminaba considerando que, en efecto, se había producido una imitación desleal. El hecho de que la demandada, una vez que tuvo acceso clandestino a la web restringida de la demandante, pudiera comenzar a incluir en su web planos de alto contraste desde el día siguiente a la finalización de tal acceso clandestino, y apenas una semana después de que se produjera el primero de tales accesos, indica que la imitación de la prestación ajena le supuso un ahorro de costes «más allá de lo que se considera admisible para el correcto funcionamiento del mercado», pues pudo limitarse a copiar la configuración gráfica de tales planos, sin incurrir apenas en gastos, y obtener los que colocó en su página web en muy pocos días. La falta de justificación concurrencial de esta imitación con ahorro de costes inadmisible resulta no solo por el modo en que fue obtenido, sino porque además le permitió hacer públicos esos planos de alto contraste visual en su página web antes incluso de que lo hiciera Zure Leku, y presentarse ante los clientes, actuales y potenciales, como pionera en tal innovación. Como conclusión, Nekar obtuvo una posición concurrencial ventajosa basada en el aprovechamiento indebido del esfuerzo desarrollado por Zure Leku en la consecución de una configuración gráfica de los planos urbanos que permitiera su utilización por personas con deficiencias visuales.

71. Igualmente significativo es el caso Neutrógena[2006], analizado por la STS, Civil sección 1 del 21 de junio de 2006 ( ROJ: STS 4061/2006 - ECLI:ES:TS:2006:4061 ) en el que se trataba la imitación del envase y la publicidad de las crema de manos " Neutrogena" por el laboratorio fabricante de "Neutrocol". Según la parte actora, la empresa demandada fabricó en tiempos bajo licencia el producto "Neutrógena" para, posteriormente, pasar sólo a distribuirla. Una vez terminados los contratos que permitían a la demandada vender la crema de manos " Neutrógena", había procedido a fabricar otra crema de manos concentrada, denominada "Neutrocol", imitando la presentación de la crema "Neutrógena". La demandada, por otra parte, nunca antes había puesto en el mercado una crema de manos, siendo "Neutrocol", cuarenta años antes, una especialidad farmacéutica de la empresa demandada para el aparato digestivo, medicamento que sustituyó por una crema de manos. Gracias a su contrato con la actora, la demandante habría adquirido conocimientos técnicos de fabricación y experiencia de marketing y publicidad, penetrando en los conocimientos privativos de aquélla. El Tribunal Supremo, aceptando los hechos declarados probados por la instancia ("la concurrencia de una serie de factores, ninguno de los cuales es determinante si se lo considera aisladamente, pero son significativos tomados en su conjunto. Tales elementos son la denominación de los productos (Neutrocol el de la demandada y Neutrógena el de la demandante), características comunes de los envases (colores en las rayas horizontales y color azul de los tapones) y uso por la demandada del slogan 'mano de santo' antes utilizado por la demandante"), advierte que la parte no pretendió diferenciar en ningún momento sus productos respecto de los de la competencia. En este sentido, al lanzar al mercado su propia crema de manos, no lo hizo mediante una presentación con otros colores y mediante una publicidad que no reprodujera la de hace años de la demandante. Termina señalando que si lo relevante en verdad era la marca puramente denominativa, su deslealtad habría comenzado al optar precisamente por aquella misma con la que originalmente se había comercializado"Neutrógena" en el mercado español y con una sílaba de ataque idéntica.

II. Decisión sobre los hechos del caso concreto.

72. En el presente caso, la principal discusión se centra en la titularidad del diseño del packaging. No cabe dudas de la singularidad competitiva del peine antiliendres en la medida en que el mismo se encuentra protegido por un modelo de utilidad que no ha sido anulado.

73. Dicho lo anterior, la parte demandada alega la titularidad del diseño. No obstante ninguna prueba existe en relación con ello. Lo cierto es que ASSY distribuye en España el cepillo con ese diseño y todo parece indiar que lo ha seguido comercializando con posterioridad sin que los demandados y, en particular, COLL FARMA, hayan discutido los derechos de ASSY (entiéndase ASSISTANCE o, en la actualidad, LACUNA)

74. En este sentido, nos encontramos ante un caso altamente similar a Neutrógena[2006], analizado por la STS, Civil sección 1 del 21 de junio de 2006 ( ROJ: STS 4061/2006 - ECLI:ES:TS:2006:4061 ).

75. El artículo 11.2 LCD establece que la inevitabilidad de los indicados riesgos de asociación o de aprovechamiento de la reputación ajena excluye la deslealtad de la práctica.

76. Como hemos señalado en otras resoluciones (Asunto Galleta rellena de cereales[2023] SJM, Alicante, sección 1 del 25 de octubre de 2023 ( ROJ: SJM A 5593/2023 - ECLI:ES:JMA:2023:5593 o Asunto Sticks de Turrón[2022] SJM, Alicante sección 1 del 05 de septiembre de 2022 ( ROJ: SJM A 11694/2022 - ECLI:ES:JMA:2022:11694 ) cuando un operador económico decide seguir a un competidor en el mercado y ofrecer el mismo producto, a los efectos de una competencia sana y leal, debe esforzarse por diferenciarse, no por asemejarse. Tal esfuerzo deberá ser mayor cuanto más innovador sea el producto.

77. En el presente caso, la parte demandada ha decidido emplear un envase que reproduce milimétricamente el envase de la actora. La parte demandada no solo ha imitado el envase sino que lo ha hecho en condiciones que no excluyen el riesgo de confusión o asociación por lo que debe declararse desleal la conducta.

78. No resulta necesario analizar el riesgo de aprovechamiento del esfuerzo ajeno. Basta una de las condiciones para determinar la deslealtad de la conducta.

SÉPTIMO.- Multas coercitivas.

79. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 LM, cuando se condene a la cesación de los actos de violación de una marca, el Tribunal fijará una indemnización de cuantía determinada no inferior a 600 euros por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la violación. El importe de esta indemnización y el día a partir del cual surgirá la obligación de indemnizar se fijará en ejecución de sentencia.

80. Somos conscientes de que la cuestión suscita cierta controversia y no pocos problemas en sede de ejecución. No obstante lo anterior, hemos de decantarnos por una aplicación literal de la ley. Por tanto, la sentencia no procede a la imposición de multa alguna, sino que será al tiempo de despacho de ejecución, y mediante pieza separa da multa, como se procederá a la imposición y, en su caso, a la liquidación de la cuantía indemnizatoria correspondiente.

81. Por tanto, no procederá la fijación del dies a quo,ni de la cuantía indemnizatoria, sino a la luz de las circunstancias concurrentes una vez se despache ejecución, bien provisional, bien definitiva.

OCTAVO. -Costas procesales.

82. De conformidad con el artículo 394 de la LEC, en los procesos declarativos, las costas de la primera instancia se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que el tribunal aprecie, y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho.

83. La demanda se estima sustancialmente por lo que las costas se imponen a los demandados.

Visto lo anterior,