Sentencia Civil 13/2024 Juzgado de lo Mercantil de Alicante/Alacant nº 1, Rec. 77/2022 de 24 de enero del 2024

PRIMERO.- controversia

I. Títulos de propiedad intelectual de la parte actora.

1. La parte actora es titular de los siguientes signos registrados:

2. Marca de la Unión Europea nº 9 411 778, figurativa, registrada en clases 29, 31 y 35 (aceites, conservas), en fecha 30/09/2010. Actualmente, en vigor.

3.

4. - Marca de la Unión Europea nº 18 596 714, figurativa, solicitada en clase 29 (aceites de oliva virgen extra, variedad picual), en fecha 10.11.2021 y concedida en fecha 19/4/2022. Actualmente en vigor

5.

6. La demandada solicitó el 22.04.2021 el signo que se reproduce a continuación, en clase 35: SERVICIOS DE VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS ELABORADOS O QUE CONTIENEN ACEITE DE OLIVA EN SU COMPOSICIÓN; SERVICIOS DE VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS ELABORADOS O QUE CONTIENEN ACEITE DE OLIVA EN SU COMPOSICIÓN

7.

8. Posteriormente, la demandada solicitó en fecha 24.02.2022 idéntico signo para productos de la clase 29: ACEITE DE OLIVA; ACEITE DE OLIVA COMESTIBLE; ACEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEN; ACEITE DE OLIVA PARA USO ALIMENTICIO; ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA PARA USO ALIMENTICIO; ACEITUNAS EN CONSERVA

SEGUNDO.- carácter de marca renombrada .

II. Doctrina general.

9. La SAP, Alicante, sección 8 del 06 de julio de 2020 ( ROJ: SAP A 2397/2020 - ECLI:ES:APA:2020:2397 ), asunto "ÚNICO", recordaba que la distintividad desde el punto de vista extrínseco de la marca significa el grado de conocimiento del signo de la actora por el público interesado en ese tipo de producto. La Sentencia del Tribunal General de 1 de marzo de 2018 (asunto Shoe Branding Europe/EUIPO T- 629/16), al referirse a los requisitos de una marca renombrada declara:

" 25 Para ser beneficiaria de la protección prevista en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009 , una marca registrada debe ser conocida por una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por ella [sentencia de 6 de febrero de 2007, Aktieselskabet af 21. november 2001/OAMI - TDK Kabushiki Kaisha (TDK), T-477/04 , EU:T:2007:35 , apartado 48; véase también, por analogía, la sentencia de 14 de septiembre de 1999, General Motors, C-375/97 , EU:C:1999:408 , apartado 26].

26 Al examinar dicho requisito, se deben tomar en consideración todos los elementos pertinentes de los autos, en particular, la cuota de mercado que posee la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración de su uso, así como la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla ( sentencia de 6 de febrero de 2007, TDK, T-477/04 , EU:T:2007:35 , apartado 49; véase también, por analogía, la sentencia de 14 de septiembre de 1999, General Motors, C-375/97 , EU:C:1999:408 , apartado 27)."

10. A estos efectos, hemos de tener en cuenta que una MUE puede ser renombrada si es conocida en una parte sustancial del territorio de la Unión y, esta parte sustancial puede coincidir con el territorio de un Estado como es España ( SSTJUE 6 de octubre de 2009, asunto C-301/07 y 3 de septiembre de 2015, asunto C-125/14). En particular, en el asunto C-32806 Fincas Tarragona [2007] de 22 de noviembre, el TJUE señalaba que el artículo 4, apartado 2, letra d), de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, debe interpretarse en el sentido de que la marca anterior debe ser notoriamente conocida en todo el territorio del Estado miembro de registro o en una parte sustancial de éste. De esta forma, en el par. 18 señalaba expresamente que el sentido dado comúnmente a los términos utilizados en la expresión «en un Estado miembro» se opone a que dicha expresión se aplique a una notoriedad limitada a una ciudad y su entorno que no constituirían, conjuntamente, una parte sustancial de un Estado miembro.

11. Por otra parte, como señalaba el Tribunal Supremo en el caso Maristas (STS, Civil sección 1 del 23 de julio de 2012; ROJ: STS 6110/2012 - ECLI:ES:TS:2012:6110 ), no es necesario para que la marca goce de la consideración de "notoriamente conocida" que, además de serlo para una parte relevante del público interesado, los servicios o productos a los que se aplica sean de gran calidad o, debido a la fuerte inversión en publicidad, la marca transmita una imagen positiva. Lo esencial es que la marca sea conocida por una parte relevante del público interesado, sin perjuicio de que ello pueda venir determinado por la concurrencia de criterios cuantitativos y/o criterios cualitativos.

12. El Tribunal de Justicia ha señalado que el grado de conocimiento requerido debe considerarse alcanzado cuando una parte significativa del público interesado por los productos y servicios amparados por la marca conoce esta marca, añadiendo que ni la letra ni el espíritu del artículo 5, apartado 2 de la Directiva, permiten exigir el conocimiento de la marca por un determinado porcentaje del público" (Asunto C-375/97 General Motors [1999] de 14 de septiembre). Dos cuestiones son importantes. La primera, que el Tribunal de Justicia no ha definido con mayor precisión que la señalada el término "proporción significativa". La segunda, que se ha rechazado fijar un determinado porcentaje del público, por lo que se desaconseja la utilización de criterios fijos de aplicación general, dado que un grado de conocimiento predefinido, tomado aisladamente, puede no ser el más apropiado para una evaluación realista del renombre la notoriedad (Directrices EUIPO Parte C, Oposición, sección 5, 3.1.2.1, -2021-). No obstante lo anterior, ello no significa que un determinado porcentaje carezca de cualquier interés. Bien por ser muy elevado, lo que sirve para acreditar el conocimiento, bien por ser muy bajo, lo que excluye su conocimiento por una parte significativa del público interesado. Con todo, hemos de ser cautelosos, puesto que como afirma la EUIPO cuando "los productos o servicios interesen a grupos de consumidores muy pequeños, este tamaño reducido del mercado total implica que una proporción significativa del mismo también será reducida en cifras absolutas". Finalmente, distintividad por el uso no implica renombre. Para la primera no es necesario un umbral mínimo que sí se exige para el segundo. De ahí que la mera inversión en campañas promocionales o en publicidad, pueda suponer que la marca haya adquirido un fuere carácter distintivo por el uso y, sin embargo, no haya adquirido renombre (EUIPO, Asunto Mandarino/Mandarina Duck, res 21/4/2010, R 1054/2007-44)

13. El público interesado no está compuesto únicamente por los compradores actuales, sino también por los compradores potenciales, así como a los miembros del público que solamente entran en contacto indirectamente con la marca, en la medida en que tales grupos de consumidores puedan ser también destinatarios de los productos en cuestión. Y, en este sentido, se ha señalado que el público interesado es el público en general, por ejemplo, en relación con agua mineral(Asunto MATTONI (fig.) 04/08/2011, R 1265/2010-2), preparaciones medicinales para el tratamiento de la disfunción sexual(Asunto SEXIALIS / CIALIS et al. 15/09/2011, R 2100/2010-1) , productos farmacéuticos para el tratamiento de las arrugas(Asunto C-100/11 Botolist/Botocyl[2012] de 10 de mayo).

14. Se suscita la cuestión de si los productos amparados por la marca interesan a varios grupos de compradores con diferentes perfiles. En tales casos, la cuestión radica en determinar si el renombre debe valorar se dentro de cada grupo por separado o si debe abarcar todos los tipos de compradores. La cuestión es relevante por cuanto la percepción del producto puede ser diferente en diferentes eslabones de la cadena de distribución, de forma que, en alguno de esos eslabones el producto haya podido alcanzar un conocimiento por parte de una parte significativa de dicho escalón, aunque dicho conocimiento no se haya alcanzado en otros eslabones. A priori, no podemos excluir que el renombre se alcance solo a uno de grupos de compradores, cuando una parte significativa de compradores de ese grupo conoce la marca y la vincula con los productos o servicios que ampara. Ahora bien, ello debe ser, consideramos, tratado con cierta cautela, dado que un exceso en la delimitación del público interesado puede distorsionar el grado de conocimiento que se tiene, en realidad, de la marca.

15. El carácter renombrado debe predicarse de la marca para los productos y servicios para los que se encuentra registrada y no de la familia, gozando como tal renombre cada marca individualmente considerada, lo que no tiene que suceder necesariamente con la familia. Cuestión distinta es que el elemento que sirve de unión a la familia de marcas haya adquirido una elevada distintividad por el uso hasta tal punto que el público relevante asocia el renombre también con el elemento que sirve de unión a la familia de marcas (EUIPO McDonald's International Property Company, Ltd. / McDreams Hotel GmbH de 18 de abril de 2018 (asunto R 972/2017).

16. Ello no quiere decir que la existencia de una familia de marcas carezca de importancia alguna. Recordemos que la existencia de una familia de marcas puede influir en la apreciación del riesgo de confusión, aunque no para apreciar la similitud entre los signos (véase Asunto C-552/09 P - Ferrero/OAMI [2011] de 24 de marzo (ECLI: EU:C:2011:177) así como la la SAP Alicante Civil sección 8 del 25 de febrero de 2020 ( ROJ: SAP A 301/2020 - ECLI:ES:APA:2020:301 ). En el caso de la marca renombrada, puede reforzar el vínculo que se puede establecer entre la marca renombrada y el signo impugnado (T-428/18 McDreams Hotel GmbH [2019] de 10 de octubre (

17. En relación a la prueba del renombre, ni las resoluciones administrativas ni las resoluciones judiciales que se hayan podido dictar en procedimientos anteriores son vinculantes para los Tribunales de Marca de la Unión Europea. Ahora bien, ello no quiere decir que los argumentos esgrimidos en las mismas no hayan de ser tenidos en cuenta, ni que no pueda argumentarse en torno a los mismos, pero debe recordarse que el renombre deberá ser acreditado en cada caso si bien tales resoluciones pueden constituir la base fáctica del razonamiento posterior. Sí que es cierto que, en algún caso, hemos reconocido el renombre sin necesidad de mayores esfuerzos argumentativos dada la intensidad del renombre de la marca (Caso Mercedes-Benz- SJM Alicante, a 02 de julio de 2022 - ROJ: SJM A 11696/2022; Caso Vega Sicilia- SJM Alicante, a 27 de abril de 2022 - ROJ: SJM A 12895/2022).

18. Esta posición queda confirmada por la STGUE en T-492/20, S. Tous, S. L. [2021] de 7 de julio de 2021 (ECLI:EU:T:2021:413) en la que se reconoce el valor de las sentencias que se hubieran podido dictar con anterioridad en relación con el signo y los productos o servicios para los que se encuentra registrado si bien ello no ha de impedir la valoración del conjunto de pruebas aportadas. En este sentido, recordemos que el Tribuna General declara la carencia de fuerza probatoria de las sentencias aportadas, pero no por el hecho de que las mismas carezcan de virtualidad probatoria, sino por un defecto de traducción al alemán que era la lengua del procedimiento. En efecto, el Tribunal advierte que solo se tradujo bien una pequeña parte de esas resoluciones, bien nada en absoluto.De esta forma, los fragmentos traducidos no indican cuáles eran las marcas en conflicto, en qué pruebas se basaron esas resoluciones ni respecto de qué productos o servicios se declaró acreditado el renombre.

III. Análisis del presente caso.

19. En el presente caso, la prueba presentada por la parte actora acredita el renombre. No obstante, echamos en falta algunos datos tales como la inversión en publicidad o noticias, datos sobre distribución en establecimientos y, sobre todo, cierta actualidad de los datos. Parece la parte confiar en las resoluciones de la OEPM (documento 13 y 14). No obstante, hemos de recordar que las mismas no vinculan a estos tribunales y que la antigüedad de las mismas pueden ser un impedimento para la estimación del renombre.

20. En el presente caso las resoluciones que se aportan no indican las pruebas tenidas en consideración por lo que no puede hacerse sino un juicio desfavorable al reconocimiento de efectos en la presente sentencia. Como mucho supondrían un indicio débil de renombre. Una de ellas, de hecho, ni siquiera declara el renombre (documento 14) .

21. No obstante lo anterior, también hemos señalado que las resoluciones de las oficinas tienen relevancia en cuanto a la acreditación del renombre. En línea con lo señalado por la STGUE en T-492/20, S. Tous, S. L. [2021] de 7 de julio de 2021 (ECLI:EU:T:2021:413) , a los efectos de poder acreditar el renombre es necesario tener en cuenta las circunstancias en las que aquellas resoluciones se dictaron. Por tanto, puede servir de principio de prueba pero no necesariamente debe seguirse la misma línea decisoria.

22. No obstante lo anterior, no podemos sino reconocer que, aunque prestigio y renombre no necesariamente va unidos de la mano, lo cierto es que en el presente caso nos encontramos con una marca que ha recibido no solo numerosos premios sino algunos de ellos de una gran relevancia, como es el caso del premio Evooleum para la temporada 2017/2018 (tercer mejor A.V.O.E. del mundo y mejor A.V.O.E. Picual del mundo) y 2018-2019 (mejor A.V.O.E. del mundo). No se impugnan los premios por la parte demandada. En todo caso, la marca Oro Bailen ha recibido probablemente los más prestigiosos galardones que se pueden obtener en el mundo del aceite de Oliva.

23. A ello debemos añadir que la parte ha participado en numerosas ferias nacionales e internacionales. Es cierto con todo, que el documento relativo a la venta en el Corte Inglés contiene manifestaciones de parte que no han sido verificadas. Y que las apariciones en prensa son limitadas. Desconocemos la razón por las que la parte ha decido no aportar prácticamente ninguna noticia más allá del documento número 9. Especialmente la cobertura de los premios que se han recibido.

24. No obstante lo anterior, sí contamos con las ventas de aceite, que han crecido exponencialmente en los últimos cinco años (documento 10). Por ello, si la marca recibe los más prestigiosos premios entre los años 2017 y 2019, y en esos años podemos observar una subida de las ventas realmente significativa, es por lo que tenemos que declarar acreditado el renombre en la medida en que queda acreditado que una parte significativa del público interesado conocerá la citada marca.

TERCERO.- Infracción de marca renombrada.

IV. Doctrina general.

25. Establece el artículo 9.2.c RMUE que el titular de una marca registrada podrá oponerse al empleo de un signo que sea idéntico o similar a la marca de la Unión, independientemente de si se utiliza en relación con productos o servicios que sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que la marca de la Unión esté registrada, si esta goza de renombre en la Unión y si con el uso sin justa causa del signo se obtiene una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca de la Unión o es perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre. De la misma manera, en sede de nulidad, en los artículos 52.1 LM, 8.1 LM y 6.1.b) LM y 8.5 RMUE y 60 RMUE. Por tanto, lo que diremos en sede de infracción debe extenderse a la nulidad.

26. En la sentencia dictada en el Asunto C-408/01 Adidas-Salomon AG c. Fitnessworld Trading Ltd [2003] de 23 de octubre de 2003, el Tribunal de Justicia reconocía la existencia de una protección específica de la marca renombrada, más allá de la protección general reconocida a los signos registrados. Dicha protección requiere, en primer lugar, de que el público pertinente establezca un vínculo entre el signo y la marca. Al respecto, y frente al riesgo de confusión o de asociación, el Tribunal precisaba que la protección no está supeditada a que se constate un grado de similitud tal entre el signo y la marca de renombre que exista, para el público pertinente, un riesgo de confusión entre ambos. Basta que el grado de similitud entre el signo y la marca de renombre tenga por efecto que el público pertinente establezca un vínculo entre el signo y la marca.Por tanto, como señala la doctrina, la existencia de un vínculo mental entre las marcas no presupone la existencia de un riesgo de confusión y el hecho de que una marca posterior evoque la marca anterior renombrada equivale a la existencia de un vínculo mental entre las marcas (Fernández-Novoa, Carlos. Estudios sobre la protección de la marca renombrada. Marcial Pons; 2014, pag 91). En definitiva, la protección va más allá del riesgo de confusión o de asociación. La existencia de un vínculo de ese tipo, al igual que la de un riesgo de confusión [...] debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta la totalidad de los factores pertinentes en cada caso (ap. 30). En la STJUE Asunto C-252/07 Intel Corporation Inc. [2008] de 27 de noviembre señalaba, en su ap. 42, que entre tales factores cabe citar:

a. el grado de similitud entre las marcas en conflicto;

b. la naturaleza de los productos o servicios para los que se registraron respectivamente las marcas en conflicto, incluido el grado de proximidad o de diferenciación entre dichos productos o servicios, así como el público relevante;

c. la intensidad del renombre de la marca anterior;

d. la fuerza del carácter distintivo de la marca anterior, bien sea intrínseca o adquirida por el uso;

e. la existencia de un riesgo de confusión por parte del público.

27. Factores que son explicados, posteriormente, en los ap. 43 a 57 de la sentencia.

28. Por otra parte, no basta con la evocación de la marca anterior (la existencia de dicho vínculo no basta, por sí mismo, para apreciar la existencia de una de las infracciones-ap. 32-), sino que es preciso que se cumpla alguno de los siguientes tres elementos del tipo con carácter alternativo (dice el TJUE que basta que concurra uno solo de estos tres tipos de infracciones para que resulte aplicable dicho precepto-ap. 28-):

a. que se cause un perjuicio al carácter distintivo de la marca anterior (dilución de la marca, cuando se ha producido o existe riesgo de producirse una alteración de comportamiento económico del consumidor medios de los productos o servicios para los que está registrada la marca renombrada).

b. que se cause un perjuicio al renombre de la marca anterior (tarnishment)

c. que se obtenga una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de dicha marca (parasitismo o freeriding).

V. Circunstancias del caso concreto.

i. Productos y servicios.

29. Desde el punto de vista de los productos y servicios existe plena identidad sin que la cuestión haya sido controvertida. En ambos casos se trata de signos aplicados a productos y servicios de las clases 29 y 35.

I. Similitud.

30. En este sentido, debemos recordar que la protección de la marca reforzada no requiere ni de identidad ni de similitud que produzca confusión entre los signos, pero sí de cierta similitud aun escasa ( C-254/09 Calvin Klein Trademark/OAMI [2010] de 2 de septiembre (ECLI: EU:C:2010:488). En este primer estadio es irrelevante la notoriedad y el carácter distintivo ( C-552/09 P Ferrero/OAIM [2011] de 24 de marzo -ECLI: EU:C:2011:177)

31. La marca de la demandada es claramente similar a la de la actora en un grado medio. Si bien desde el punto de vista denominativo las marcas presentan una similitud baja dado que el término ORO es habitual para los productos de la clase 29. No obstante lo anterior, la tipografía empleada es similar. Puede observarse como la estilización de la palabra ORO es prácticamente idéntica, hasta el punto de que la R presenta la misma serifa.

32. Sin embargo, la alta similitud procede del elemento gráfico. Si bien es cierto que en el caso de marcas figurativas que contienen elementos denominativos el público relevante tenderá a percibir antes los elementos denominativos que los figurativos, no debemos dejar de notar que el elemento grafico tienen dominancia en la visión de conjunto y presenta una "O" estilizada con una hoja y una oliva estilizadas. La O carece de fuerza evocadora de la clase de productos para la que está registrada, mientras que hoja de olivo y la aceituna son claramente evocadoras pero estilizadas suficientemente como para dotar de distintividad a signo. claramente evocadora.

33. En el caso del signo impugnado encontramos un signo altamente similar por la disposición de la O en el conjunto del signo así como por la existencia de una rama de olivo con 6 hojas, esta vez no tan estilizadas y 3 aceitunas.

34. Por todo ello, en conjunto los signos presentan una alta similitud.

II. Vínculo

35. En C-252/07 Intel Corporation Inc.[2008] de 27 de noviembre (ECLI: EU:C:2008:655), el TJUE señalaba que el hecho de que la marca posterior evoque la marca anterior de renombre al consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, equivale a la existencia de un vínculo.

36. Partiendo de que la asociación que los consumidores establezcan entre el signo y la marca no tienen que ser inmediata ( C-603/14 P El Corte Inglés S.A /EUIPO -ECLI:EU:C:2015807), en los razonamientos anteriores.

37. Existe un alta similitud entre los signos reproducidos y las marcas anteriores.

38. Las marcas anteriores gozan de intensidad baja de renombre.

39. Los productos y servicios son idénticos sin que se haya discutido tal cuestión. Se trata en ambos casos de signos aplicados a productos de las clases 29 y 35.

40. Por tanto, debemos declarar que en el presente caso existe una evocación directa, suficiente a los efectos de establecer la existencia de un vinculo en la mente del consumidor medio entre la marca renombrada y el signo impugnado en todos los casos.

III. Requisitos de antijuridicidad.

41. Ya hemos recordado que ( C-252/07 Intel Corporation Inc.[2008] de 27 de noviembre (ECLI: EU:C:2008:655) no basta con la evocación de la marca anterior (la existencia de dicho vínculo no basta, por sí mismo, para apreciar la existencia de una de las infracciones-ap. 32-), sino que es preciso que se cumpla alguno de los siguientes tres elementos del tipo con carácter alternativo (dice el TJUE que basta que concurra uno solo de estos tres tipos de infracciones para que resulte aplicable dicho precepto-ap. 28-):

a. que se cause un perjuicio al carácter distintivo de la marca anterior (dilución de la marca, cuando se ha producido o existe riesgo de producirse una alteración de comportamiento económico del consumidor medios de los productos o servicios para los que está registrada la marca renombrada).

b. que se cause un perjuicio al renombre de la marca anterior (tarnishment)

c. que se obtenga una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de dicha marca (parasitismo o freeriding).

42. Por otra parte, como señalaba el TJUE en C-252/07 Intel Corporation Inc.[2008] de 27 de noviembre (ECLI: EU:C:2008:655), para determinar la existencia de una de las infracciones señaladas o de un serio riesgo de que tal infracción se cometa en el futuro debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta la totalidad de los factores pertinentes en cada caso y, en particular:

a. el grado de similitud entre las marcas en conflicto;

b. la naturaleza de los productos o servicios para los que se registraron respectivamente las marcas en conflicto, incluido el grado de proximidad o de diferenciación entre dichos productos o servicios, así como el público relevante;

c. la intensidad del renombre de la marca anterior;

d. la fuerza del carácter distintivo de la marca anterior, bien sea intrínseca o adquirida por el uso;

e. la existencia de un riesgo de confusión por parte del público.

43. No debemos olvidar que no debe probarse la existencia de una infracción efectiva y actual sino que basta con probar el serio riesgo de que la infracción se produzca en el futuro. ( C-252/07 Intel Corporation Inc.[2008] de 27 de noviembre (ECLI: EU:C:2008:655) ap. 38.

44. Finalmente, como ha señalado el TJUE en C-487 L'Oreal [2009] de 18 de junio (C-487 L'Oreal (ECLI: EU:C:2009:378) ap. 50, la existencia de una ventaja desleal obtenida del carácter distintivo o del renombre de la marca, según dicha disposición, no exige ni la existencia de un riesgo de confusión ni la de un riesgo de perjuicio para el carácter distintivo o el renombre de la marca o, en términos más generales, para el titular de ésta. El tercero que hace uso de un signo similar a una marca de renombre obtiene una ventaja desleal de su carácter distintivo o de su renombre cuando mediante dicho uso intenta aprovecharse de la marca de renombre para beneficiarse de su poder de atracción, de su reputación o de su prestigio y explotar el esfuerzo comercial realizado por el titular de la marca para crear y mantener la imagen de ésta sin ofrecer a cambio compensación económica alguna.

45. En casos como el presente, en los que un competidor directo, situado en la misma zona geográfica de producción, emplea un signo que ofrece un vínculo directo con la marca anterior, el carácter desleal de la conducta se advierte de forma automática especialmente en casos como el presente en los que existe un claro riesgo de confusión.

46. A mayores, no se ha impugnado que los dueños de las marcas en liza residen en el municipio ambos de Villanueva de La Reina por lo que el presente caso, habida cuenta el renombre de la marca de la actora y los premios obtenidos por la misma, es una conducta clara de parasitismo por un competidor.

CUARTO.- nulidad.

47. En la medida en que el razonamiento sobe la comparación de signos es idéntica damos por reproducidos aquellos razonamientos. Por todo ello, debe apreciarse la nulidad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 RMUE por referencia al artículo 8.5 RUME.

48. La vinculación entre los servicios de la clase 35 para los que se encuentra registrada la marca M4118740 y los productos de la clase 29 es tal que resulta imposible no apreciar el aprovechamiento desleal del carácter distintivo en perjuicio del titular de la marca renombrada. En este sentido, no solo se trata de una conducta de freeriding sino de riesgo de dilución de la marca de la actora.

QUINTO.- cesación, abstención y remoción.

49. El artículo 41.a) y c) de la LM recoge la acción de cesación, de abstención y de remoción. Por su parte, la STS de 23 de julio de 2012 recuerda que el presupuesto de la estimación de la acción de remoción es precisamente la estimación de la acción declarativa de infracción marcaria, siendo un efecto automático de la estimada aplicación. Así, argumenta que "la apreciación de la infracción de la marca notoria de la actora, legitima a ésta para pedir la cesación de los actos infractores, en este caso, del uso del signo "Maristas" en la promoción inmobiliaria que la demandada ha desarrollado en Alicante [ art. 41.1.a) LM , aplicable por la remisión general a la regulación interna de cada Estado miembro, contenida en el art. 101 RMC]".En este mismo sentido se pronuncia la STMUE de España de 19 de julio de 2013. Cabe, pues, estimar la acción de cesación, abstención y remoción ejercitada por la parte demandante, que comprenderá la condena a las multas coercitivas del artículo 44 de la LM y del artículo 102 del RMUE para asegurarse la efectividad de estos pronunciamientos de condena.

50. Si bien es cierto que el artículo 34 LM 17/2011 establece que el titular del derecho exclusivo podrá prohibir el uso del signo en redes telemáticas y como nombre de dominio, el RMUE 2017/1001 nada dice al respecto en el artículo 9.3 RMUE al establecer las concretas facultades que integran el ius prohibendi.No obstante lo anterior, doctrina y jurisprudencia vienen entendiendo que el uso como nombre de dominio de una marca registrada puede ser prohibido por su titular al tratarse de un uso incontenido del signo sobre le que se ostenta un derecho de exclusiva. Así, por ejemplo, la STMUE de España de 5 de octubre de 2015 considera que la protección otorgada por el artículo 9.2.b) del RMUE es también aplicable respecto de los nombres de dominio que originen riesgo de confusión con la marca registrada. De la misma forma, la STMUE de España de 26 de abril de 2016 señala que "Es doctrina asentada de este Tribunal que, de conformidad con la previsión legal específica ( art. 34.3.e LM y art. 9.2.b RMC) el uso del signo como nombre de dominio, cuando hay identidad o similitud entre signos y productos o servicios, implica un uso particularmente prohibido o a prohibir por el titular de la marca vulnerada)".

51. Por todo lo antedicho procede estimar la demanda en relación con la solicitud de cesación, prohibición y retirada de tráfico económico en los términos solicitados por la actora siempre n relación con el signo que es objeto de impugnación sin que se pueda aceptar que se extienda a "cualesquiera otros signos" como ya ha venido señalando este tribunal con anterioridad.

SEXTO.-- Acción de daños y perjuicios.

VI. Sistema de responsabilidad

52. Establece el artículo 42 LM lo siguiente: 1. Quienes, sin consentimiento del titular de la marca, realicen alguno de los actos previstos en la letra a) del apartado 3 y en el apartado 4 del artículo 34, así como los responsables de la primera comercialización de los productos o servicios ilícitamente marcados, estarán obligados en todo caso a responder de los daños y perjuicios causados 2. Todos aquellos que realicen cualquier otro acto de violación de la marca registrada solo estarán obligados a indemnizar los daños y perjuicios causados si hubieran sido advertidos suficientemente por el titular de la marca o, en su caso, por la persona legitimada para ejercitar la acción acerca de la existencia de esta, convenientemente identificada, y de su violación, con el requerimiento de que cesen en la misma, o cuando en su actuación hubiere mediado culpa o negligencia o la marca en cuestión fuera renombrada.

53. Se consagra así un doble sistema de responsabilidad objetivo-subjetivo dependiendo de la tipología de la conducta infractora y del carácter de la marca.

54. En el presente caso, el demandante ha colocado el signo en los productos (34.3.a LM) en relación con las marcas protegidas, siendo además las marcas de la actora renombradas.

VII. la regalía hipotética:

55. La Sentencia del Tribunal de Marca de la Unión Europea de 6 de mayo de 2016 ( ROJ: SAP A 1272/2016 - ECLI:ES:APA:2016:1272 ) señalaba al respecto lo siguiente:

1. La naturaleza de la regalía es la propia del enriquecimiento injusto.

2. No obstante, en materia de indemnización por violación de marca, la regalía no es sino un instrumento para cuantificar perjuicios en el marco de una acción resarcitoria del perjuicio, no del enriquecimiento injusto.

3. Es por ello que la licencia hipotética encarna daños causados por la infracción, no expresando una presunción aunque se sustente en una ficción jurídica por la cual se presume iures et de iure que se ha celebrado un contra to con el infractor.

4. Es un criterio en todo caso electivo para el perjudicado.

Ello explica a su vez, la forma en que quedan condicionados diversos aspectos de la acción indemnizatoria y en concreto lo relativo a la prueba del daño, a lo que hace a la relación causal y, desde luego, a la cuantificación de la indemnización.

La prueba del daño se satisface con la prueba de la explotación infractora. Si el criterio se sustenta en el enriquecimiento del infractor, el daño consiste en el importe debido y no pagado para que el tercero fuera legítimo usuario de la marca. En tales condiciones, la prueba del quebranto del titular deviene inútil.

Desde la perspectiva del nexo causal, su prueba se cumplimenta con la acreditación de la infracción en tanto ésta supone un uso no contra tado con el titular. Es por ello que el daño para el titular, que es acreedor de lo no cobrado por el contra to ficticio de licencia, trae correspondencia con el ahorro del usuario no autorizado de la marca. Y ese precio debe abonarse al margen del éxito comercial obtenido por el infractor pues éste forma parte del riesgo comercial al que es ajeno el uso autorizado, ficticiamente, de la marca.

En conclusión,

5. El criterio indemnizatorio en que consiste la licencia hipotética condiciona las reglas sobre prueba del daño, sobre prueba de la relación causal entre la infracción y el daño y sobre el importe del daño.

6. Así, la realidad del daño sólo exige la comprobación de la explotación infractora. La naturaleza del criterio en que consiste la licencia hipotética así lo exige, no requiriéndose probar el daño propiamente dicho ni desde luego, el importe del quebranto efectivo.

7. Por otro lado, la acreditación del nexo causal se alcanza con la probanza de la infracción. La hipótesis sobre la existencia de un contra to de licencia, expresa el daño cesante que en forma de ahorro de costes consigue quien invade la esfera de exclusiva de otro. Por tanto, la indemnización por el perjuicio es conforme a este criterio, a ese ahorro obtenido por el infractor correlativo a lo no obtenido por el titular.

8.- Al ser el precio de un contra to ficticio, debe abonarse aunque el infractor no hubiera obtenido beneficios con la infracción.

56. Por tanto, basta la constatación de una explotación por parte del infractor sin que sea necesario siquiera que el titular del derecho de exclusiva venga otorgando habitualmente en el tráfico jurídico económico licencias. Como señala la STMUE de 6 de mayo de 2016, "en su fijación resulta indiferente que hubiera o no política de licencias". En su caso, la dificultad estribará en determinar el cálculo de la concreta licencia a la vista de los usos del sector pero ello no priva de efectividad al modo resarcitorio elegido, reflejo de una acción de enriquecimiento injustificado.

VIII. el 1% de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados. El sistema de indemnización mínima del artículo 43.5 LM . Caso Nuba [2019].-

57. Superando las iniciales dudas interpretativas, el Tribunal supremo en el Caso Nuba [2019] (STS, Civil sección 1 de 3 de octubre de 2019 - ROJ: STS 3027/2019 - ECLI:ES:TS:2019:3027 ) fija doctrina jurisprudencial considerando que el articulo 43.5 LM tiene naturaleza indemnizatoria y que, por tanto, establece una presunción iuris tantum de existencia de daño.

[El artículo 43.5 LM] contiene una regla a la que puede acogerse el titular de la marca que ha sufrido una infracción que le ha reportado un "perjuicio", para calcular la indemnización y evitar que la falta de prueba le prive de una compensación económica.

Aunque esta regla acentúa la objetivación de la compensación económica, no por ello puede interpretarse en el sentido de que se tenga derecho a una indemnización incluso en los casos en que se haya constatado que la infracción no pudo ocasionar "perjuicio" alguno al titular de la marca. Exige como presupuesto previo la existencia del "perjuicio", con independencia de su entidad.

Como se ha apuntado en la doctrina, esta regla no altera la naturaleza resarcitoria de la acción de indemnización de daños y perjuicios, que presupone la existencia de estos. No introduce una suerte de sanción por la infracción, en beneficio del titular de la marca infringida, sino que la ratio de la norma es facilitar la cuantificación de la indemnización: en todo caso el 1% de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados.

De hecho, esta regla, que cifra en todo caso la indemnización en el 1% de la cifra de negocio [sin perjuicio de que el titular de la marca pueda exigir una indemnización mayor si prueba que la violación de su marca le ocasionó daños o perjuicios superiores], está relacionada con el criterio de cuantificación de la letra a) del art. 43.2 LM , pues facilita el cálculo del beneficio económico obtenido por el infractor con la violación de la marca.

IX. fijación de la indemnización en el presente caso.

58. En el presente caso, debe estimarse la solicitud de la actora. Se impugna la infracción y la nulidad pero no la indemnización.

SEPTIMO.- Multas coercitivas.

59. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 LM, cuando se condene a la cesación de los actos de violación de una marca, el Tribunal fijará una indemnización de cuantía determinada no inferior a 600 euros por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la violación. El importe de esta indemnización y el día a partir del cual surgirá la obligación de indemnizar se fijará en ejecución de sentencia.

60. Somos conscientes de que la cuestión suscita cierta controversia y no pocos problemas en sede de ejecución. No obstante lo anterior, hemos de decantarnos por una aplicación literal de la ley. Por tanto, la sentencia no procede a la imposición de multa alguna, sino que será al tiempo de despacho de ejecución, y mediante pieza separa da multa, como se procederá a la imposición y, en su caso, a la liquidación de la cuantía indemnizatoria correspondiente.

61. Por tanto, no procederá la fijación del dies a quo,ni de la cuantía indemnizatoria, sino a la luz de las circunstancias concurrentes una vez se despache ejecución, bien provisional, bien definitiva.

OCTAVO.- acción de publicación de sentencia.

62. Señala la doctrina que la publicación de la sentencia, prevista en las leyes de propiedad intelectual es un remedio autónomo, formal y sustantivamente independiente de las demás acciones de defensa y en especial lo es tanto respecto de la acción de remoción como de la indemnización de daños y perjuicios (MASSAGUER).

63. Por ello, la publicación no procede en todo caso, no es una consecuencia que deba establecerse como mero automatismo sancionador frente a la infracción. Como señala la por todas, la STS, Civil sección 1 del 03 de mayo de 2017 ( ROJ: STS 1653/2017 - ECLI:ES:TS:2017:1653 ): debe estar justificada en atención a la finalidad perseguida, que puede ser contribuir a la efectividad del cese y a la remoción los efectos de la infracción o, eventualmente, compensar el perjuicio. Y en cualquier caso la publicación, por su contenido y los medios empleados, debe ser adecuada y proporcionada.

64. Como colorario, la necesidad de la publicación no debe establecerse en abstracto sino en atención a las circunstancias concurrentes lo que obliga a la parte actora a establecer un interés legítimo y concreto en que se difunda la sentencia como medio para hacer pública la tutela judicial recibida, impidiendo con ello nuevas infracciones.

65. Tenemos que tener en cuenta que la acción de publicación comparte naturaleza, ora con la acción de remoción de efectos, ora con la acción de indemnización de daños cuando la publicación sea necesaria para restaurar la buena imagen del titular de los derechos vulnerados.

66. En el presente caso no se encuentra justificada la acción solicitada en la medida en que no se ha acreditado la difusión por medios de comunicación de los productos o servicios de la parte actora.

NOVENO.- Costas.

67. De conformidad con el artículo 394 de la LEC, en los procesos declarativos, las costas de la primera instancia se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que el tribunal aprecie, y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho. En el presente caso deben imponerse las costas a la parte demandada dado que la estimación es sustancial.

Visto lo anterior,