Sentencia Civil 8/2024 Juzgado de lo Mercantil de Alicante/Alacant nº 1, Rec. 381/2021 de 24 de enero del 2024

PRIMERO.- controversia

I. Títulos de propiedad intelectual de la parte actora.

1. La parte actora es titular de los siguientes signos registrados.

* Marca española M1952673, denominativa, "CAMPUS UNIVERSITY", concedida en fecha 5 de octubre de 1995 (en un inicio titularidad de MAKRO PAPER AIE), para la clase 16, para los siguientes productos:

Clase 16: "papel y articulos de papel, cartón y articulos de cartón, impresos, diarios y periódicos; libros; articulos de encuadernación; fotografías; papelería, materias adhesivas (para papelería); materiales para artistas; pinceles; máquinas de escribir y de oficinas (excepto muebles); naipes; caracteres de imprenta; clichés".

* Marca española M2445432, denominativa, "CAMPUS UNIVERSITY", concedida en fecha 5 de junio de 2002, para la clase 39, para los servicios siguientes:

Clase 39: "servicios de distribución, transporte y almacenaje de productos de papelería".

* Marca española M3017246, denominativa, "CAMPUS" concedida en fecha 18 de julio de 2012, para la clase 16, reivindicando los productos siguientes:

Clase 16: "papel, cartón y articulos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; articulos de papelería; adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y articulos de oficina (excepto muebles); materias plásticas para embalar (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés de imprenta".

* Marca española nº M3708794 "CAMPUS" (mixta) , solicitada el 13 de marzo de 2018 y registrada el 21 de agosto de 2018, en clase 35, para distinguir los siguientes servicios:

Clase 35: "servicios de venta al por menor, al por mayor y a través de redes mundiales de informática de papel, cartón, productos de imprenta, material de encuadernación, fotografías, articulos de papelería, articulos de oficina excepto muebles, adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico, material de dibujo, material para artistas, pinceles, material de instrucción, material didáctico, hojas, películas y bolsas de materias plásticas para embalar y empaquetar, caracteres de imprenta y clichés de imprenta".

* Marca de la Unión Europea Nº 11668571, "CAMPUS" (figurativa) solicitada el 19 de marzo de 2013 y registrada el 2 de agosto de 2014 para distinguir los siguientes productos y servicios de las clases 16 y 35:

Clase 16: Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; Material de encuadernación; Fotografías; Artículos de papelería (entre otros, listado completo incluido en el Doc.1).

Clase 35: Servicios de venta al por menor y a través de redes mundiales informáticas de papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases, artículos de encuadernación, fotografías, papelería, adhesivos( pegamentos) para la papelería o la casa, material para artistas, pinceles, máquinas de escribir y artículos de oficina ( excepto muebles), material de instrucción o de enseñanza ( excepto aparatos), materias plásticas para embalaje ( no comprendidas en otras clases), caracteres de imprenta, clichés; servicios de comercio al por mayor de papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidas en otras clases, artículos de encuadernación, fotografías, papelería, adhesivos( pegamentos) para la papelería o la casa, material para artistas, pinceles, máquinas de escribir y artículos de oficina ( excepto muebles), material de instrucción o de enseñanza ( excepto aparatos), materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases), caracteres de imprenta, clichés.

* Marca de la Unión Europea, nº 12649794 "CAMPUS COLLEGE" (figurativa) solicitada el 28 de febrero de 2014 y registrada el 3 de septiembre de 2014 para distinguir los siguientes productos en clase 16:

Clase 16: Papel, cartón; material de encuadernación; fotografías; artículos de papelería; adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o material didáctico (excepto aparatos); materias plásticas para embalar (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés de imprenta.

* Marca de la Unión Europea, nº 12649869 "CAMPUS OFFICE" (figurativa) solicitada el 28 de febrero de 2014 y registrada el 27 de agosto de 2014 para distinguir los siguientes productos en clase 16:

Clase 16: Papel, cartón; material de encuadernación; fotografías; artículos de papelería; adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o material didáctico (excepto aparatos); materias plásticas para embalar (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés de imprenta.

II. Uso infractor

2. Según la parte actora la demandada es una empresa especializada en el suministro y comercialización de libros de texto, material escolar y dossiers para colegios, tal y como parece en su propia página web https://campusllibres.com/.

3. La demandada no cuenta con ninguna marca registrada que cubra el uso que realiza del término CAMPUS

4. La demandada no tiene ningún registro marcario a su nombre, aunque viene actuando desde hace, al menos, cinco años en el mercado bajo los logotipos y (DOCUMENTOS Nº 5 y 6) sin contar con ningún derecho marcario registrado que proteja los mismos, su denominación o alguna variante, como seguidamente se acreditará.

TERCERO.- carácter de marca renombrada .

I. Doctrina general.

5. La SAP, Alicante, sección 8 del 06 de julio de 2020 ( ROJ: SAP A 2397/2020 - ECLI:ES:APA:2020:2397 ), asunto "ÚNICO", recordaba que la distintividad desde el punto de vista extrínseco de la marca significa el grado de conocimiento del signo de la actora por el público interesado en ese tipo de producto. La Sentencia del Tribunal General de 1 de marzo de 2018 (asunto Shoe Branding Europe/EUIPO T- 629/16), al referirse a los requisitos de una marca renombrada declara:

" 25 Para ser beneficiaria de la protección prevista en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009 , una marca registrada debe ser conocida por una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por ella [sentencia de 6 de febrero de 2007, Aktieselskabet af 21. november 2001/OAMI - TDK Kabushiki Kaisha (TDK), T-477/04 , EU:T:2007:35 , apartado 48; véase también, por analogía, la sentencia de 14 de septiembre de 1999, General Motors, C-375/97 , EU:C:1999:408 , apartado 26].

26 Al examinar dicho requisito, se deben tomar en consideración todos los elementos pertinentes de los autos, en particular, la cuota de mercado que posee la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración de su uso, así como la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla ( sentencia de 6 de febrero de 2007, TDK, T-477/04 , EU:T:2007:35 , apartado 49; véase también, por analogía, la sentencia de 14 de septiembre de 1999, General Motors, C-375/97 , EU:C:1999:408 , apartado 27)."

6. A estos efectos, hemos de tener en cuenta que una MUE puede ser renombrada si es conocida en una parte sustancial del territorio de la Unión y, esta parte sustancial puede coincidir con el territorio de un Estado como es España ( SSTJUE 6 de octubre de 2009, asunto C-301/07 y 3 de septiembre de 2015, asunto C-125/14). En particular, en el asunto C-32806 Fincas Tarragona [2007] de 22 de noviembre, el TJUE señalaba que el artículo 4, apartado 2, letra d), de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, debe interpretarse en el sentido de que la marca anterior debe ser notoriamente conocida en todo el territorio del Estado miembro de registro o en una parte sustancial de éste. De esta forma, en el par. 18 señalaba expresamente que el sentido dado comúnmente a los términos utilizados en la expresión «en un Estado miembro» se opone a que dicha expresión se aplique a una notoriedad limitada a una ciudad y su entorno que no constituirían, conjuntamente, una parte sustancial de un Estado miembro.

7. Por otra parte, como señalaba el Tribunal Supremo en el caso Maristas (STS, Civil sección 1 del 23 de julio de 2012; ROJ: STS 6110/2012 - ECLI:ES:TS:2012:6110 ), no es necesario para que la marca goce de la consideración de "notoriamente conocida" que, además de serlo para una parte relevante del público interesado, los servicios o productos a los que se aplica sean de gran calidad o, debido a la fuerte inversión en publicidad, la marca transmita una imagen positiva. Lo esencial es que la marca sea conocida por una parte relevante del público interesado, sin perjuicio de que ello pueda venir determinado por la concurrencia de criterios cuantitativos y/o criterios cualitativos.

8. El Tribunal de Justicia ha señalado que el grado de conocimiento requerido debe considerarse alcanzado cuando una parte significativa del público interesado por los productos y servicios amparados por la marca conoce esta marca, añadiendo que ni la letra ni el espíritu del artículo 5, apartado 2 de la Directiva, permiten exigir el conocimiento de la marca por un determinado porcentaje del público" (Asunto C-375/97 General Motors [1999] de 14 de septiembre). Dos cuestiones son importantes. La primera, que el Tribunal de Justicia no ha definido con mayor precisión que la señalada el término "proporción significativa". La segunda, que se ha rechazado fijar un determinado porcentaje del público, por lo que se desaconseja la utilización de criterios fijos de aplicación general, dado que un grado de conocimiento predefinido, tomado aisladamente, puede no ser el más apropiado para una evaluación realista del renombre la notoriedad (Directrices EUIPO Parte C, Oposición, sección 5, 3.1.2.1, -2021-). No obstante lo anterior, ello no significa que un determinado porcentaje carezca de cualquier interés. Bien por ser muy elevado, lo que sirve para acreditar el conocimiento, bien por ser muy bajo, lo que excluye su conocimiento por una parte significativa del público interesado. Con todo, hemos de ser cautelosos, puesto que como afirma la EUIPO cuando "los productos o servicios interesen a grupos de consumidores muy pequeños, este tamaño reducido del mercado total implica que una proporción significativa del mismo también será reducida en cifras absolutas". Finalmente, distintividad por el uso no implica renombre. Para la primera no es necesario un umbral mínimo que sí se exige para el segundo. De ahí que la mera inversión en campañas promocionales o en publicidad, pueda suponer que la marca haya adquirido un fuere carácter distintivo por el uso y, sin embargo, no haya adquirido renombre (EUIPO, Asunto Mandarino/Mandarina Duck, res 21/4/2010, R 1054/2007-44)

9. El público interesado no está compuesto únicamente por los compradores actuales, sino también por los compradores potenciales, así como a los miembros del público que solamente entran en contacto indirectamente con la marca, en la medida en que tales grupos de consumidores puedan ser también destinatarios de los productos en cuestión. Y, en este sentido, se ha señalado que el público interesado es el público en general, por ejemplo, en relación con agua mineral(Asunto MATTONI (fig.) 04/08/2011, R 1265/2010-2), preparaciones medicinales para el tratamiento de la disfunción sexual(Asunto SEXIALIS / CIALIS et al. 15/09/2011, R 2100/2010-1) , productos farmacéuticos para el tratamiento de las arrugas(Asunto C-100/11 Botolist/Botocyl[2012] de 10 de mayo).

10. Se suscita la cuestión de si los productos amparados por la marca interesan a varios grupos de compradores con diferentes perfiles. En tales casos, la cuestión radica en determinar si el renombre debe valorar se dentro de cada grupo por separado o si debe abarcar todos los tipos de compradores. La cuestión es relevante por cuanto la percepción del producto puede ser diferente en diferentes eslabones de la cadena de distribución, de forma que, en alguno de esos eslabones el producto haya podido alcanzar un conocimiento por parte de una parte significativa de dicho escalón, aunque dicho conocimiento no se haya alcanzado en otros eslabones. A priori, no podemos excluir que el renombre se alcance solo a uno de grupos de compradores, cuando una parte significativa de compradores de ese grupo conoce la marca y la vincula con los productos o servicios que ampara. Ahora bien, ello debe ser, consideramos, tratado con cierta cautela, dado que un exceso en la delimitación del público interesado puede distorsionar el grado de conocimiento que se tiene, en realidad, de la marca.

11. El carácter renombrado debe predicarse de la marca para los productos y servicios para los que se encuentra registrada y no de la familia, gozando como tal renombre cada marca individualmente considerada, lo que no tiene que suceder necesariamente con la familia. Cuestión distinta es que el elemento que sirve de unión a la familia de marcas haya adquirido una elevada distintividad por el uso hasta tal punto que el público relevante asocia el renombre también con el elemento que sirve de unión a la familia de marcas (EUIPO McDonald's International Property Company, Ltd. / McDreams Hotel GmbH de 18 de abril de 2018 (asunto R 972/2017).

12. Ello no quiere decir que la existencia de una familia de marcas carezca de importancia alguna. Recordemos que la existencia de una familia de marcas puede influir en la apreciación del riesgo de confusión, aunque no para apreciar la similitud entre los signos (véase Asunto C-552/09 P - Ferrero/OAMI [2011] de 24 de marzo (ECLI: EU:C:2011:177) así como la la SAP Alicante Civil sección 8 del 25 de febrero de 2020 ( ROJ: SAP A 301/2020 - ECLI:ES:APA:2020:301 ). En el caso de la marca renombrada, puede reforzar el vínculo que se puede establecer entre la marca renombrada y el signo impugnado (T-428/18 McDreams Hotel GmbH [2019] de 10 de octubre (

13. En relación a la prueba del renombre, ni las resoluciones administrativas ni las resoluciones judiciales que se hayan podido dictar en procedimientos anteriores son vinculantes para los Tribunales de Marca de la Unión Europea. Ahora bien, ello no quiere decir que los argumentos esgrimidos en las mismas no hayan de ser tenidos en cuenta, ni que no pueda argumentarse en torno a los mismos, pero debe recordarse que el renombre deberá ser acreditado en cada caso si bien tales resoluciones pueden constituir la base fáctica del razonamiento posterior. Sí que es cierto que, en algún caso, hemos reconocido el renombre sin necesidad de mayores esfuerzos argumentativos dada la intensidad del renombre de la marca (Caso Mercedes-Benz- SJM Alicante, a 02 de julio de 2022 - ROJ: SJM A 11696/2022; Caso Vega Sicilia- SJM Alicante, a 27 de abril de 2022 - ROJ: SJM A 12895/2022).

14. Esta posición queda confirmada por la STGUE en T-492/20, S. Tous, S. L. [2021] de 7 de julio de 2021 (ECLI:EU:T:2021:413) en la que se reconoce el valor de las sentencias que se hubieran podido dictar con anterioridad en relación con el signo y los productos o servicios para los que se encuentra registrado si bien ello no ha de impedir la valoración del conjunto de pruebas aportadas. En este sentido, recordemos que el Tribuna General declara la carencia de fuerza probatoria de las sentencias aportadas, pero no por el hecho de que las mismas carezcan de virtualidad probatoria, sino por un defecto de traducción al alemán que era la lengua del procedimiento. En efecto, el Tribunal advierte que solo se tradujo bien una pequeña parte de esas resoluciones, bien nada en absoluto.De esta forma, los fragmentos traducidos no indican cuáles eran las marcas en conflicto, en qué pruebas se basaron esas resoluciones ni respecto de qué productos o servicios se declaró acreditado el renombre.

II. Análisis del presente caso.

15. En el presente caso, la prueba presentada por la parte actora no acredita el renombre de las marcas reivindicadas, más allá de la existencia de una familia de marcas, hecho que, por sí solo, no determina el renombre.

16. No debemos olvidar que el signo CAMPUS es un signo bastante común en el sector objeto de controversia. En este sentido, tenemos que tener en cuenta que la presencia física es anecdótica en el territorio de la Unión dado que la parte solo tiene los establecimientos en Bilbao y en Getxo que no constituyen un territorio relevante en una parte sustancial del territorio de la Unión Europea. El hecho de que Bilbao o Getxo sean "muy transitados" resulta anecdótico.

17. Igualmente anecdótico son las referencias que se encuentran en la página web de la propia demandante dado que ello no puede acreditar renombre a no ser que la demandante demuestre tener una posición de dominio en el mercado relevante, mercado en el que vende de forma principal sus propios productos. Con todo, que la parte demandante venda a través de su página web sus propios productos es algo que se incardina en la lógica comercial (sería extraño lo contrario) al tiempo que no es dato que revele por sí mismo el alcance de la difusión, esto es, el porcentaje de público interesado que se puede ver expuesto a la marca a través del citado canal.

18. No debemos olvidar que los productos y servicios para los que las marcas de la actora se encuentran registrados son productos y servicios destinados al público en general, en su más amplia acepción, por ser productos y servicios de uso cotidiano.

19. En este sentido, la parte no ha tenido en cuenta ningún parámetro objetivo relevante, tal como, la cuota de mercado de la marca, intensidad y extensión geográfica del uso. Tan solo, en su caso, la duración, aunque no para todas y cada una de las marcas sino tan solo respecto del singo CAMPUS sin perjuicio de que el mismo es el signo común a la familia de marcas.

20. Por tanto, ante la evidente falta de datos que permitan determinar que existe un conocimiento generalizado entre el publico destinatario de las marcas de la parte actora, sin vincularlo a otros signos similares que se encuentran en el mercado, es por lo que debe desestimarse la consideración de las marcas de la actora como marcas renombradas.

21. Nada diremos en canto a la inclusión en el trámite de conclusiones de una referencia a una página web, hecho no alegado en la demanda y que, por tanto, es introducido subrepticiamente aprovechando el turno de conclusiones. Dicho enlace no puede ser, por tanto, tomado en consideración.

CUARTO - Nulidad por falta de carácter distintivo de las marcas de la actora.

22. Digamos ya de partida que la acora ha acreidtado la titularidad y vigencia de las marcas. Las mismas se encuentran suficiente y convenientemente identificadas en el escrito de demanda, sin perjuicio de que a la vista de la excepción formulada, se permitió ampliar la documental. Es cierto, con todo, que resulta conveniente aportar los certificados de registro de os títulos que se accionan ante el tribunal, pero ello no quiere decir que la falta de los mismos suponga automáticamente la desestimación de la demanda. A fin de cuentas, la titularidad y vigencia se pueden consultar fácilmente

23. Establece el artículo 7.1b) RMUE que no serán objeto de registro las marcas que carezcan de carácter distintivo. Por su parte, el artículo 59 RMUE establece que será nula toda marca que se haya registrado contraviniendo lo dispuesto en el artículo 7 RMUE.

24. Según jurisprudencia reiterada, el carácter distintivo de una marca en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del RMUE significa que dicho signo permite identificar el producto o los servicios para los que se solicita el registro atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada y, por consiguiente, distinguir este producto de los de otras empresas (29/04/2004, C-468/01 P - C-472/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:259, § 32; 21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 42; 08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 66; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 33). Conforme a reiterada jurisprudencia, dicho carácter distintivo solo debe apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se solicita el registro y, por otra, con la percepción que el público destinatario tiene de dicho signo (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 24 y jurisprudencia citada).

25. Según ha señalado la jurisprudencia, el hecho de que un signo esté compuesto por palabras genéricas que informan al público de las características de los productos es relevante para concluir que dicho signo carece de carácter distintivo ( C-104/00 P - DKV/OAMI [2002] de 19 de septiembre.

26. Ahora bien, los términos o signos que no sean distintivos o resulten descriptivos o genéricos pueden excluirse del ámbito de aplicación de una denegación basada en el artículo 7, apartado 1, letras b), c) o d), del RMUE, si se combinan con otros que puedan hacer el signo distintivo en su conjunto.

27. Si bien el término "CAMPUS" es ciertamente evocador para las clases 16 no lo es tanto para la clase 35. Sin embargo, en ninguno de los dos casos, tiene carácter descriptivo de los productos y servicios a los que resulta aplicado el signo. Basta la lectura de la propia contestación para advertir, de acuerdo con el significado de la palabra CAMPUS, lo que es analizado con detalle por la demandada, que no se trata de una palabra que, en lenguaje usual, se refiera a productos y servicios de las clases 16 y 35. El término CAMPUS no es descriptivo de servicios o establecimientos de librería en el entorno de los campus universitarios. Es descriptivo de los terrenos y edificios pertenecientes a una universidad. Y por ello, evocador de cualquier servicio o producto que se pueda relacionar con la universidad. Pero ello no significa que el signo de la actora para los productos y servicios de las clases 16 y 35, que exceden incluso del ámbito puramente universitario, tenga carácter descriptivo. En el presente caso no existe vinculo geográfico alguno.

28. Por otra parte, a fecha de presentación de la solicitud de registro de los signos, no puede señalarse, en modo alguno, que el signo fuera habitual para productos y servicios de las clases 16 y 35.

QUINTO.- Nulidad basada en la mala fe del solicitante al tiempo de la solicitud.

29. La mala fe es un concepto jurídico indeterminado que, a modo de clausula general, cierra el sistema de causas de nulidad absoluta. Es un concepto jurídico autónomo de Derecho Comunitario. Es un concepto idéntico, tanto en la normativa nacional, resultado de la transposición de la normativa comunitaria como en el reglamento de la Marca de la Unión europea. Como señalaba el TJUE en C-320/12 - Malaysia Dairy Industries [2013] de 27 de junio: "El Reglamento nº 207/2009, que complementa la normativa de la Unión en materia de marcas mediante el establecimiento de un régimen comunitario de marcas, persigue el mismo objetivo que la Directiva 2008/95, es decir, el establecimiento y el funcionamiento del mercado interior. Habida cuenta de la necesidad de una interacción armonizada de los dos sistemas de marcas comunitarias y nacionales, debe interpretarse el concepto de «mala fe» en el sentido del artículo 4, apartado 4, letra g), de la Directiva 2008/95 de la misma manera que en el contexto del Reglamento nº 207/2009. Tal enfoque garantiza una aplicación coherente de las distintas normas que en el ordenamiento jurídico de la Unión tienen por objeto las marcas". En cuanto al concepto en sí mismo, "el Reglamento nº 207/2009, que complementa la normativa de la Unión en materia de marcas mediante el establecimiento de un régimen comunitario de marcas, persigue el mismo objetivo que la Directiva 2008/95, es decir, el establecimiento y el funcionamiento del mercado interior. Habida cuenta de la necesidad de una interacción armonizada de los dos sistemas de marcas comunitarias y nacionales, debe interpretarse el concepto de «mala fe» en el sentido del artículo 4, apartado 4, letra g), de la Directiva 2008/95 de la misma manera que en el contexto del Reglamento nº 207/2009. Tal enfoque garantiza una aplicación coherente de las distintas normas que en el ordenamiento jurídico de la Unión tienen por objeto las marcas".

Sobre la mala fe se ha pronunciado el TJUE en el asunto C-529/07 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG [2009] de 11 de junio (Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (ECLI: EU:C:2009:361). El TJUE señalaba lo siguiente:

34 A fin de responder a las cuestiones planteadas, procede recordar que del tenor literal del artículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 resulta que la mala fe constituye una de las causas de nulidad absoluta de la marca comunitaria, de manera que puede invocarse sea ante la OAMI, sea en el marco de una demanda de reconvención interpuesta con ocasión de una acción por violación de marca.

35 De dicha disposición se desprende que el momento pertinente para apreciar la existencia de la mala fe del solicitante es el de la presentación de la solicitud de registro por el interesado.

36 A este respecto, procede recordar que, en el presente asunto, sólo se ha planteado al Tribunal de Justicia el caso en el que, en el momento de la presentación de la solicitud de registro, varios productores utilizaban, en el mercado, signos idénticos o similares para productos idénticos o similares que pueden dar lugar a confusión con el signo cuyo registro se solicita.

37 Es necesario señalar que la existencia de la mala fe del solicitante, en el sentido del artículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes en el caso de autos.

38 En lo que respecta más concretamente a los factores mencionados en las cuestiones prejudiciales, a saber:

- el hecho de que el solicitante sabe o debe saber que un tercero utiliza, en al menos un Estado miembro, un signo idéntico o similar para un producto idéntico o similar que puede dar lugar a confusión con el signo cuyo registro se solicita;

- la intención del solicitante de impedir que dicho tercero continúe utilizando tal signo; así como

- el grado de protección jurídica del que gozan el signo del tercero y el signo cuyo registro se solicita,

Con todo, el Tribunal de Justicia realiza toda una serie de precisiones:

a) cuanto más antigua sea la utilización, mayor será la posibilidad de que el solicitante tenga conocimiento de la misma en el momento de presentar la solicitud de registro.

b) la intención del solicitante en el momento pertinente es un elemento subjetivo que debe determinarse en función de las circunstancias objetivas del caso.

c) la intención de impedir que un tercero comercialice un producto puede, en determinadas circunstancias, caracterizar la mala fe del solicitante. Tal es el caso, en particular, cuando, posteriormente, el solicitante registró como marca comunitaria un signo sin la intención de utilizarlo, únicamente con el objeto de impedir la entrada de un tercero en el mercado.

d) en tal caso la marca no cumple su función esencial, que consiste en garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o servicio de que se trata, que le permita distinguir sin confusión posible dicho producto o servicio de los que tienen otra procedencia.

e) ahora bien, no puede excluirse que se persiga un objetivo legítimo con el registro, cuando varios productores utilizan en el mercado signos idénticos o similares para productos idénticos o simulares que pueden dar lugar a confusión con el signo cuyo registro se solicita.

d) la existencia de la mala fe del solicitante podrá acreditarse más fácilmente si la libertad de elección de los competidores está limitada por consideraciones de orden técnico o comercial, de manera que el titular de la marca podría impedir a sus competidores no sólo la utilización de un signo idéntico o similares, sino también la comercialización de productos comparables.

Con posterioridad, en C-104/18 P - Koton Magazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO [2019] de 12 de septiembre, el TJUE señalaba que la nulidad por mala fe se aplica en el siguiente caso:

[...] cuando de indicios pertinentes y concordantes resulta que el titular de una marca de la Unión no ha presentado la solicitud de registro de dicha marca con el objetivo de participar de forma leal en el proceso competitivo, sino con la intención de menoscabar, de un modo no conforme con las prácticas leales, los intereses de terceros, o con la intención de obtener, sin tener siquiera la mira puesta en un tercero en particular, un derecho exclusivo con fines diferentes a los correspondientes a las funciones de la marca, sobre todo a la función esencial de indicación de origen mencionada en el apartado 45 de la presente sentencia.

La intención del solicitante de una marca es un factor subjetivo que, sin embargo, debe ser determinado de forma objetiva por las autoridades administrativas y judiciales competentes. Por consiguiente, toda alegación de mala fe debe examinarse globalmente, teniendo en cuenta todas las circunstancias fácticas pertinentes del asunto de que se trate (véase, en este sentido, la sentencia de 11 de junio de 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07 , EU:C:2009:361 , apartados 37 y 42). Solo de este modo puede examinarse objetivamente la alegación de mala fe.

30. Por su parte, tenemos que tener en cuenta que, como señalaba el TJUE en C-104/18 P en el caso de una solicitud de nulidad basada en el artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 207/2009, no se exige en absoluto que el solicitante sea titular de una marca anterior para productos o servicios idénticos o similares ( ap. 53)

31. Como señalaba la SAP, Alicante, Civil sección 8 del 27 de mayo de 2021 ( ROJ: SAP A 2086/2021 - ECLI:ES:APA:2021:2086 ), "la mala fe se ha de deducir, por tanto, de datos y situaciones fácticas, anteriores al momento de la solicitud. Como situaciones de registro de una marca existiendo mala fe se han señalado la del distribuidor de productos que, sabiendo que el signo no está registrado, lo registra sin el conocimiento ni autorización del titular; o cuando el registro de la marca tiene tan sólo una finalidad obstruccionista u obstaculizadora, a fin de evitar que el auténtico propietario del signo pueda registrarlo, o cuando se registra para afectar a la posición concurrencial de un tercero y, en especial, para vaciar el valor y el mérito de los signos distintivos a que está ligada dicha posición".

32. La alegación de la parte demandada es clara. Llama la atención que la parte demandante, en sus conclusiones haya obviado la cuestión y no haya procedido a contestar expresamente a la alegación de mala fe. Se refiere así la demandante a que la parte demandada ha solicitado la declaración de mala fe por el hecho de que la marca CAMPUS es descriptiva lo que califica de postura insólita puesto que, de ser así, toda marca descriptiva o habitual debe ser denegada, al mismo tiempo, por su mala fe.

33. Sin embargo, no estamos de acuerdo con la parte. La demandada, en su escrito de contestación, si bien habla de la habitualidad del signo, señala claramente el conocimiento que la parte demandante tenía que tener de la existencia de librerías denominadas CAMPUS tanto en España como en Europa.

34. En este sentido nada se dice respecto de los factores relevantes a los efectos de poder apreciar la mala fe.

35. En el presente caso tenemos que tener en cuenta que la actora contaba con el registro CAMPUS UNIVERSITY desde el año 1995 para productos de la clase 16 y, desde el año 2002 para servicios de clase 2002.

36. Tenemos que señalar que, si bien las clases 15, 35 y 39 tienen relación, no refieren lo mismos. En este sentido, la clase 15 se refiere a productos y la clase 35 y 39 a servicios. El uso del signo campus que viene realizando la parte demandada se refiere a la presentación de un servicio de papelería, librería asi como de distribución y no a la colocación del signo en productos, tal y como se ha identificado por la actora en su escrito de demanda (paginas 15 y siguientes) en las que se señala que la parte demanda ha venido empleando el signo campus como marca de su establecimiento, como nombre de dominio de la página web, como dirección de correo electrónico. Por tanto, el interés legitimo de la parte demandada se encuentra exclusivamente en relación con el registro de signos para la prestación de servicios de papelería y librería.

37. En este sentido, tenemos que tener en cuenta que la primera solicitud de registro para servicios de la clase 35 se produce el 19 de marzo de 2013 respecto de la marca de la unión europea figurativa , registrada el 2 de agosto de 2014 y el 21 de marzo de 201 8, respecto de la marca española mixta registrada el día 21 de agosto de 2018.

38. En cuanto a los servicios de la clase 39, la parte demandante cuenta con el signo CAMPUS UNIVERSITY, solicitada el 24 de diciembre de 2001 y conceda el día 5 de junio de 2002. No obstante lo anterior, no consta el uso del citado

39. A tal efecto, no existen pruebas de que la parte actora conociera, en marzo de 2013, la existencia de la LLIBRERIA CAMPUS.

40. Tampoco podemos validar la existencia de un uso extendido. La parte, a fecha de 2012, solo ha podido identificar 5 librerías que emplean el vocablo campus. Considerando el gran numero de librerías que existen en España, el número de 5 no es significativo.

41. Por otra parte, si bien existe una librería en Mallorca que se denomina LLIBRERÍA CAMPUS lo cierto es que desconocemos los derechos que pueda o no tener. Por otra parte, la misma parece estar localizada en el mismo campus universitario.

42. La mera existencia, con todo, del dominio www.llibreriacampus.com desde el año 2006 no permite acreditar el conocimiento de la misma en el mercado relevante por parte de la actora. Es cierto que la cuestión es discutible, pero sin mayores datos que nos permitan determinar la intención del competidor de excluir a un tercero del mercado, no podemos declarar la nulidad de registros marcarios que antedatan al año 2002, todos ellos en vigor.

43. Por ello, se desestima la excepción sin perjuicio de las relevantes dudas de hecho que el caso suscita.

SEXTO.- Infracción de marca.

44. La desestimación de las anteriores excepciones, en la medida en que no se alega un uso al amparo del artículo 14 RMUE determina de forma automática la infracción marcaria, al amparo del artículo 9 RMUE, dado que se trata del uso de un signo idéntico para producto o servicios idénticos. La parte demandada no ha discutido realmente el juicio de confusión, sino excepcionado la nulidad de la marca de la actora.

45. El posible retraso desleal deberá ser valorado en otro estadio, diferente al de infracción.

46. No obstante lo anterior, tenemos que tener en cuenta que la marca de la actora tiene una distintividad extraordinariamente baja, precisamente por los motivos alegados por la parte demandada, lo que supone que no cualquier signo que incorpore el elementos CAMPUS será necesariamente infractor.

47. En este sentido, tenemos que tener en cuenta algunas de las alegaciones vertidas en el presente juicio que no deben quedar sin respuesta. El presunto carácter descriptivo de la palabra CAMPUS para los bienes y servicios para los que está registrado podría tener cierto sentido, al menos en cuento a la mayor o menor distintividad, en relación con una librería cuyas instalaciones se encuentren en un campus universitario. Podríamos aceptar igualmente las inmediaciones. Pero al mimo tiempo debería ser una librería vinculada al ámbito universitario en cuanto a las publicaciones que oferta o distribuye.

48. La aplicación de la palabra CAMPUS a una librería de corte generalista o de venta de material de papelería no vinculada al ámbito universitario ofrece por ello plena distintividad. Ello sucede en el caso de la actora, que no reivindica en ningún momento el nombre CAMPUS para librerías universitarias. Sucede igualmente en el caso de la demandada. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que la librería de la calle Melcior de Palau, 145, no se encuentra en el campus de Sants sino cerca. Con todo, la parte actora ha impugnado expresamente que tal campus exista y la parte demandada no ha aportados pruebas que acrediten la existencia del campus. No obstante, la existencia de una facultad que, entendemos está dotada de servicios administrativos, más allá de los puramente académicos y, probablemente, de otros servicios tales como cafetería, máquinas de vending,servicios universitarios de atención u orientación al estudiante, oficinas varias...puede ser considerado un campus, si bien modesto, pero campus al fin y al cabo. Sin embargo, sigue faltando la segunda de las consideraciones para que el vocablo CAMPUS sea descriptivo y, para ello, debemos considerar la propia prueba aportada por la parte demandada, esto es, la vinculación con los servicios universitarios. De hecho, la propia parte demandada, en su escrito de proposición de prueba, aportó como documento 45 el empleo del sigo CAMPUS como descriptivos de productos académicos.

49. Ello cambiaría la línea de argumentación puesto que, en sede de infracción, al ser válido el registro de la parte actora, la cuestión quedará restringida a determinar si el uso de la palabra CAMPUS en aquellos casos concretos es un uso amparado por os límites al derecho de marcas del artículo 14 RMUE, artículo que no ha sido alegado por a parte demandada porque, evidentemente, LLIBRERIA CAMPUS ni se encuentra dentro de un campus (como sí sucede con la LLIBRERIA CAMPUS de Mallorca que se encuentra físicamente en el campus de la UIB según la documentación aportada por la demandada) ni se dirige al público universitario (como sucede igualmente con la citada librería o, por ejemplo, con la librería CAMPUS de Salamanca). El primero de los requisitos, entiéndase no debe ser considerado radicalmente. Esto es, basta que se encuentre localizada en las inmediaciones de un campus pero debe estar dirigida a la comunidad universitaria de modo principal y por tanto a la oferta y distribución de productos académicos.

50. Puede verse al respecto el documento 16 de la contestación a la demanda o el documento 9. El documento 16 identifica a la librería como una librería de barrio y, por tanto, desvinculada del mundo académico universitario que, de hecho, atiende especialmente las necesidades escolares de los colegios de la zona, lo que no se compadece con la enseñanza universitaria. Esto es, sin perjuicio de que la librería se denomine CAMPUS lo cierto es que su publico objetivo no es el público universitario. Igualmente en el letrero del documento 9 puede verse que es una librería-papelería de corte generalista que vendía también artículos de informática. Las fa turas aportadas como documento 10 no van dirigidas a ningún establecimiento universitario sino a terceros, en muchos de los casos, empresas.

SEPTIMO.- cesación, abstención y remoción.

51. El artículo 41.a) y c) de la LM recoge la acción de cesación, de abstención y de remoción. Por su parte, la STS de 23 de julio de 2012 recuerda que el presupuesto de la estimación de la acción de remoción es precisamente la estimación de la acción declarativa de infracción marcaria, siendo un efecto automático de la estimada aplicación. Así, argumenta que "la apreciación de la infracción de la marca notoria de la actora, legitima a ésta para pedir la cesación de los actos infractores, en este caso, del uso del signo "Maristas" en la promoción inmobiliaria que la demandada ha desarrollado en Alicante [ art. 41.1.a) LM , aplicable por la remisión general a la regulación interna de cada Estado miembro, contenida en el art. 101 RMC]".En este mismo sentido se pronuncia la STMUE de España de 19 de julio de 2013. Cabe, pues, estimar la acción de cesación, abstención y remoción ejercitada por la parte demandante, que comprenderá la condena a las multas coercitivas del artículo 44 de la LM y del artículo 102 del RMUE para asegurarse la efectividad de estos pronunciamientos de condena.

52. Si bien es cierto que el artículo 34 LM 17/2011 establece que el titular del derecho exclusivo podrá prohibir el uso del signo en redes telemáticas y como nombre de dominio, el RMUE 2017/1001 nada dice al respecto en el artículo 9.3 RMUE al establecer las concretas facultades que integran el ius prohibendi.No obstante lo anterior, doctrina y jurisprudencia vienen entendiendo que el uso como nombre de dominio de una marca registrada puede ser prohibido por su titular al tratarse de un uso incontenido del signo sobre le que se ostenta un derecho de exclusiva. Así, por ejemplo, la STMUE de España de 5 de octubre de 2015 considera que la protección otorgada por el artículo 9.2.b) del RMUE es también aplicable respecto de los nombres de dominio que originen riesgo de confusión con la marca registrada. De la misma forma, la STMUE de España de 26 de abril de 2016 señala que "Es doctrina asentada de este Tribunal que, de conformidad con la previsión legal específica ( art. 34.3.e LM y art. 9.2.b RMC) el uso del signo como nombre de dominio, cuando hay identidad o similitud entre signos y productos o servicios, implica un uso particularmente prohibido o a prohibir por el titular de la marca vulnerada)".

53. Por todo lo antedicho procede estimar la demanda en relación con la solicitud de cesación, prohibición y retirada de tráfico económico de las menciones a la denominación CAMPUS, si bien con algún matiz.

54. Como ya hemos tenido la ocasión de señalar en anteriores resoluciones, las sentencias solo se pueden pronunciar, como sucede igualmente en el caso de las oficias de registros, sobre los signos que se encuentran efectivamente en uso, sin que se pueda pretender una condena extensiva a "cualquier otro signo". Es carga de la parte demandante la identificación de los signos concretos y de los que se vienen realizando.

55. En este sentido, la parte actora no ha acreditado que se emplee el signo para productos de las clases 9 y 16 por lo que no puede pretender, en este caso, la extensión de la condena a las citadas clases. Cuestión distintita es que, cometida la infracción no sea necesario un nuevo juicio de infracción. De la misma forma, lo que resulta objeto de prohibición es el uso de la denominación CAMPUS tal y como es identificada. Este Tribunal no puede ni debe pronunciarse sobre otros posibles usos de la palabra CAMPUS distintivos y que no generen riesgo de confusión ni de asociación. Por ello, resulta indebido el pronunciamiento en relación con cualesquiera otros signos que únicamente difieran de éste en elementos que no alteren de manera significativa el carácter distintivo de aquel (y, en todo caso, los que incluyan el término "CAMPUS").En tales términos la petición no guarda relación con los hechos del litigio. Cuestión distinta es que modificado el signo por la parte demandada en una forma que no altere de forma significativa el carácter distintivo de aquel, se enfrente a un nuevo juicio de infracción.

56. Debe acordarse igualmente el cese en el uso de los nombres de dominio llibreriacampus.com, llibreriacampus.info, material.campusllibres.com y campusllibres.com, dejando estas webs vacías de contenido, así como cualquier otro perfil público, incluidos los creados en cualesquiera redes sociales, que contengan la denominación "CAMPUS", costeando cualquier gasto que dichas actuaciones puedan llevar aparejado.

OCTAVO.-- Acción de daños y perjuicios.

I. Sistema de responsabilidad

57. Establece el artículo 42 LM lo siguiente:

1. Quienes, sin consentimiento del titular de la marca, realicen alguno de los actos previstos en la letra a) del apartado 3 y en el apartado 4 del artículo 34, así como los responsables de la primera comercialización de los productos o servicios ilícitamente marcados, estarán obligados en todo caso a responder de los daños y perjuicios causados

2. Todos aquellos que realicen cualquier otro acto de violación de la marca registrada solo estarán obligados a indemnizar los daños y perjuicios causados si hubieran sido advertidos suficientemente por el titular de la marca o, en su caso, por la persona legitimada para ejercitar la acción acerca de la existencia de esta, convenientemente identificada, y de su violación, con el requerimiento de que cesen en la misma, o cuando en su actuación hubiere mediado culpa o negligencia o la marca en cuestión fuera renombrada.

58. Se consagra así un doble sistema de responsabilidad objetivo-subjetivo dependiendo de la tipología de la conducta infractora y del carácter de la marca.

59. En el presente caso, sin perjuicio de que se llevó a cabo un requerimiento, se trata de n uso del artículo 34.3.a) LM

I. acreditación de los daños y perjuicios causados por la conducta infractora de la parte demandada.

60. Establece el artículo 43 LM lo siguiente:

1. La indemnización de daños y perjuicios comprenderá no sólo las pérdidas sufridas, sino también las ganancias dejadas de obtener por el titular del registro de la marca causa de la violación de su derecho. El titular del registro de marca también podrá exigir la indemnización del perjuicio causado al prestigio de la marca por el infractor, especialmente por una realización defectuosa de los productos ilícitamente marcados o una presentación inadecuada de aquélla en el mercado. Asimismo, la cuantía indemnizatoria podrá incluir, en su caso, los gastos de investigación en los que se haya incurrido para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción objeto del procedimiento judicial.

2. Para fijar la indemnización por daños y perjuicios se tendrá en cuenta, a elección del perjudicado:

a) Las consecuencias económicas negativas, entre ellas los beneficios que el titular habría obtenido mediante el uso de la marca si no hubiera tenido lugar la violación o, alternativamente, los beneficios que haya obtenido el infractor como consecuencia de la violación.

b) Una cantidad a tanto alzado que al menos comprenda la cantidad que el infractor hubiera debido pagar al titular de la marca por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho.

En el caso de daño moral procederá su indemnización, aun no probada la existencia del perjuicio económico.

3. Para la fijación de la indemnización se tendrá en cuenta, entre otras circunstancias, el renombre y prestigio de la marca y el número y clase de licencias concedidas en el momento en que comenzó la violación. En el caso de daño en el prestigio de la marca se atenderá, además, a las circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión en el mercado

4. A fin de fijar la cuantía de los daños y perjuicios sufridos, el titular de la marca podrá exigir la exhibición de los documentos del responsable que puedan servir para aquella finalidad.

5. El titular de la marca cuya violación hubiera sido declarada judicialmente tendrá, en todo caso y sin necesidad de prueba alguna, derecho a percibir en concepto de indemnización de daños y perjuicios el 1 por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados. El titular de la marca podrá exigir, además, una indemnización mayor si prueba que la violación de su marca le ocasionó daños o perjuicios superiores, de acuerdo con lo dispuesto en los apartados anteriores.

61. El Tribunal Supremo, en el Caso Pasapalabra, STS, Civil sección 1 del 30 de septiembre de 2019 ( ROJ: STS 2852/2019 - ECLI:ES:TS:2019:2852 ) recordaba lo siguiente:

El sistema establecido en la Directiva 2004/48/CE y posteriormente transpuesto a la legislación española, se inspira en el modelo alemán. La jurisprudencia alemana estableció la doctrina, posteriormente positivizada, del dreifache Schadensberechnung o triple cálculo del perjuicio, en el caso de la infracción de los derechos inmateriales. Según esta doctrina, la indemnización a pagar en estos casos podía ser, a elección del titular del derecho infringido, el daño emergente y el lucro cesante, el valor de cesión del derecho en el mercado o la restitución al titular del derecho infringido del lucro obtenido por el infractor con la injerencia.

A. la regalía hipotética:

62. La Sentencia del Tribunal de Marca de la Unión Europea de 6 de mayo de 2016 ( ROJ: SAP A 1272/2016 - ECLI:ES:APA:2016:1272 ) señalaba al respecto lo siguiente:

1. La naturaleza de la regalía es la propia del enriquecimiento injusto.

2. No obstante, en materia de indemnización por violación de marca, la regalía no es sino un instrumento para cuantificar perjuicios en el marco de una acción resarcitoria del perjuicio, no del enriquecimiento injusto.

3. Es por ello que la licencia hipotética encarna daños causados por la infracción, no expresando una presunción aunque se sustente en una ficción jurídica por la cual se presume iures et de iure que se ha celebrado un contra to con el infractor.

4. Es un criterio en todo caso electivo para el perjudicado.

Ello explica a su vez, la forma en que quedan condicionados diversos aspectos de la acción indemnizatoria y en concreto lo relativo a la prueba del daño, a lo que hace a la relación causal y, desde luego, a la cuantificación de la indemnización.

La prueba del daño se satisface con la prueba de la explotación infractora. Si el criterio se sustenta en el enriquecimiento del infractor, el daño consiste en el importe debido y no pagado para que el tercero fuera legítimo usuario de la marca. En tales condiciones, la prueba del quebranto del titular deviene inútil.

Desde la perspectiva del nexo causal, su prueba se cumplimenta con la acreditación de la infracción en tanto ésta supone un uso no contra tado con el titular. Es por ello que el daño para el titular, que es acreedor de lo no cobrado por el contra to ficticio de licencia, trae correspondencia con el ahorro del usuario no autorizado de la marca. Y ese precio debe abonarse al margen del éxito comercial obtenido por el infractor pues éste forma parte del riesgo comercial al que es ajeno el uso autorizado, ficticiamente, de la marca.

En conclusión,

5. El criterio indemnizatorio en que consiste la licencia hipotética condiciona las reglas sobre prueba del daño, sobre prueba de la relación causal entre la infracción y el daño y sobre el importe del daño.

6. Así, la realidad del daño sólo exige la comprobación de la explotación infractora. La naturaleza del criterio en que consiste la licencia hipotética así lo exige, no requiriéndose probar el daño propiamente dicho ni desde luego, el importe del quebranto efectivo.

7. Por otro lado, la acreditación del nexo causal se alcanza con la probanza de la infracción. La hipótesis sobre la existencia de un contra to de licencia, expresa el daño cesante que en forma de ahorro de costes consigue quien invade la esfera de exclusiva de otro. Por tanto, la indemnización por el perjuicio es conforme a este criterio, a ese ahorro obtenido por el infractor correlativo a lo no obtenido por el titular.

8.- Al ser el precio de un contra to ficticio, debe abonarse aunque el infractor no hubiera obtenido beneficios con la infracción.

63. Por tanto, basta la constatación de una explotación por parte del infractor sin que sea necesario siquiera que el titular del derecho de exclusiva venga otorgando habitualmente en el tráfico jurídico económico licencias. Como señala la STMUE de 6 de mayo de 2016, "en su fijación resulta indiferente que hubiera o no política de licencias". En su caso, la dificultad estribará en determinar el cálculo de la concreta licencia a la vista de los usos del sector pero ello no priva de efectividad al modo resarcitorio elegido, reflejo de una acción de enriquecimiento injustificado.

A. los beneficios obtenidos por el infractor. Caso Pasapalabra, STS, Civil sección 1 del 30 de septiembre de 2019 ( ROJ: STS 2852/2019 - ECLI:ES:TS:2019:2852 )

Esta tercera opción constituye en realidad una restitución propia de una condictio por intromisión. No constituye una solución propiamente indemnizatoria porque no responde al quebranto patrimonial sufrido por el titular del derecho de exclusiva vulnerado, sino que busca evitar que quede en el patrimonio del infractor el beneficio patrimonial logrado con la infracción.

64. Y citando jurisprudencia anterior (véase la STS 95/2009, de 2 de marzo), señalaba que no es necesario que el titular del derecho de exclusiva infringido haya sufrido un quebranto patrimonial para que proceda la restitución de los beneficios obtenidos por el infractor, ni que el importe de la restitución se corresponda con ese quebranto.

9.-Por tal razón, para que proceda la restitución del beneficio obtenido por el infractor, es irrelevante que el titular del derecho infringido explote o no directamente tal derecho, porque es irrelevante el beneficio que hubiera podido obtener, ya que lo relevante es qué beneficio ha obtenido el infractor por la intromisión en un derecho cuyo contenido patrimonial atribuye a su titular las utilidades pecuniarias que con el mismo puedan obtenerse.

B. el 1% de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados. El sistema de indemnización mínima del artículo 43.5 LM . Caso Nuba [2019].-

65. Superando las iniciales dudas interpretativas, el Tribunal supremo en el Caso Nuba [2019] (STS, Civil sección 1 de 3 de octubre de 2019 - ROJ: STS 3027/2019 - ECLI:ES:TS:2019:3027 ) fija doctrina jurisprudencial considerando que el articulo 43.5 LM tiene naturaleza indemnizatoria y que, por tanto, establece una presunción iuris tantum de existencia de daño.

[El artículo 43.5 LM] contiene una regla a la que puede acogerse el titular de la marca que ha sufrido una infracción que le ha reportado un "perjuicio", para calcular la indemnización y evitar que la falta de prueba le prive de una compensación económica.

Aunque esta regla acentúa la objetivación de la compensación económica, no por ello puede interpretarse en el sentido de que se tenga derecho a una indemnización incluso en los casos en que se haya constatado que la infracción no pudo ocasionar "perjuicio" alguno al titular de la marca. Exige como presupuesto previo la existencia del "perjuicio", con independencia de su entidad.

Como se ha apuntado en la doctrina, esta regla no altera la naturaleza resarcitoria de la acción de indemnización de daños y perjuicios, que presupone la existencia de estos. No introduce una suerte de sanción por la infracción, en beneficio del titular de la marca infringida, sino que la ratio de la norma es facilitar la cuantificación de la indemnización: en todo caso el 1% de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados.

De hecho, esta regla, que cifra en todo caso la indemnización en el 1% de la cifra de negocio [sin perjuicio de que el titular de la marca pueda exigir una indemnización mayor si prueba que la violación de su marca le ocasionó daños o perjuicios superiores], está relacionada con el criterio de cuantificación de la letra a) del art. 43.2 LM , pues facilita el cálculo del beneficio económico obtenido por el infractor con la violación de la marca.

II. fijación de la indemnización en el presente caso.

66. En el presente caso la actora solicita que se aplique el criterio recogido en el artículo 43.5 LM. En particular, debe ponerse en consonancia con el criterio del 43.5 LM que no establece una presunción iuris et de iure sino una presunción iuris tantum, como señalaba el Tribunal Supremo en el caso Nuba [2019] (STS, Civil sección 1 de 3 de octubre de 2019 - ROJ: STS 3027/2019 - ECLI:ES:TS:2019:3027 ), anteriormente citado.

67. En el presente caso, no procede acordar indemnización alguna a favor de la parte actora, siguiendo el razonamiento de otras resoluciones anteriores (véase por ejemplo el asunto El Jardín de Alma (2023) SJM, Alicante, sección 1 del 20 de enero de 2023 ROJ: SJM A 2023/2023 - ECLI:ES:JMA:2023:2023 )

68. Tenemos que tener en cuenta que los establecimientos se encuentran situados en localidades ciertamente distantes tales como Bilbao y Getxo en el caso de los establecimientos de la actora y Barcelona en el caso de la demandada. No consta que el público objetivo de los servicios de librería amparados por las clases 35 y 39 exceda de este ámbito local. De esta forma, no es presumible que la existencia de la LLIBRERÍA CAMPUS de Barcelona haya producido perjuicio alguno a la actora. La parte actora no tiene establecimiento abierto al público en Barcelona ni la demandada en Bilbao ni Getxo. La existencia de la página web no permite presumir el carácter global de la venta especialmente teniendo en cuenta la naturaleza y características de la librería explotada por la sociedad demandada, sociedad de carácter familiar que en modo alguno puede compararse con MAKRO PAPER SUMINISTROS DE PAPELERIA S.L., empresa líder en la península en la distribución de papelería y material de oficina, con más de 55.000 clientes en España y Portugal, como ella misma afirma en su escrito de demanda y no ha sido controvertido por la actora.

NOVENO.- Multas coercitivas.

69. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 LM, cuando se condene a la cesación de los actos de violación de una marca, el Tribunal fijará una indemnización de cuantía determinada no inferior a 600 euros por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la violación. El importe de esta indemnización y el día a partir del cual surgirá la obligación de indemnizar se fijará en ejecución de sentencia.

70. Somos conscientes de que la cuestión suscita cierta controversia y no pocos problemas en sede de ejecución. No obstante lo anterior, hemos de decantarnos por una aplicación literal de la ley. Por tanto, la sentencia no procede a la imposición de multa alguna, sino que será al tiempo de despacho de ejecución, y mediante pieza separa da multa, como se procederá a la imposición y, en su caso, a la liquidación de la cuantía indemnizatoria correspondiente.

71. Por tanto, no procederá la fijación del dies a quo,ni de la cuantía indemnizatoria, sino a la luz de las circunstancias concurrentes una vez se despache ejecución, bien provisional, bien definitiva.

DÉCIMO. -Costas procesales.

72. De conformidad con el artículo 394 de la LEC, en los procesos declarativos, las costas de la primera instancia se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que el tribunal aprecie, y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho.

73. En el caso de la demanda principal ejercitada contra PROSOL ENERGÍA S.L. no se imponen costas a ninguna de las partes dada la estimación parcial de la misma. En el caso de la demanda principal ejercitada contra el Sr. Modesto, las costas se imponen a la parte actora.

74. En el caso de la demanda reconvencional la misma se estima parcialmente por lo que no se imponen costas a ninguna de las partes.

Visto lo anterior,