El día 20 de noviembre e 2023 se llevó a cabo la diligencia final acordada en la vista.
Formuladas las conclusiones, quedaron los autos vistos para sentencia.
PRIMERO.- Posiciones de las partes.
A. Parte actora
1.La parte actora es titular de los siguientes registros marcarios:
a) Marca española nº 276081 "NUTRIBEN"(denominativa), solicitada el 03.12.1953 y registrada para los siguientes productos de las clases 5 y 30: 8 Clase 5: PRODUCTOS DIETETICOS ALIMENTICIOS (DE CARACTER MEDICINAL). Clase 30: PRODUCTOS DIETETICOS ALIMENTICIOS (QUE NO SEAN DE CARACTER MEDICINAL).
b) Marca de la Unión Europea nº 3823333 "NUTRIBEN"(denominativa), solicitada el 07.05.2004 y registrada para los siguientes productos de las clases 5, 29, 30 y 32: Clase 5: PRODUCTOS DIETÉTICOS ALIMENTICIOS DE CARÁCTER MEDICINAL; SUSTANCIAS DIETÉTICAS PARA USO MÉDICO; ALIMENTOS PARA BEBÉS; PRODUCTOS VITAMINADOS. Clase 29: CARNE, PESCADO Y AVES; EXTRACTOS DE CARNE; HUEVOS, LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS; FRUTAS Y LEGUMBRES EN CONSERVA; JALEAS, MERMELADAS Y COMPOTAS. Clase 30: TE, CACAO, AZÚCAR; HARINAS Y PREPARACIONES HECHAS DE CEREALES; HELADOS. Clase 32: AGUAS MINERALES Y GASEOSAS Y OTRAS BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS; ZUMOS DE FRUTAS.
c) Marca española nº 3633452 "NUTRIBÉN FRUTA & GO!"(figurativa), solicitada el 10.10.2016 y registrada para los siguientes productos de las clases 5 y 29: Clase 5: PRODUCTOS DIETETICOS ALIMENTICIOS DE CARACTER MEDICINAL; SUSTANCIAS DIETETICAS PARA USO MEDICO; ALIMENTOS PARA BEBES; PRODUCTOS VITAMINADOS. Clase 29: CARNE, PESCADO Y AVES; EXTRACTOS DE CARNE; HUEVOS, LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS; FRUTAS Y LEGUMBRES EN CONSERVA; JALEAS, MERMELADAS Y COMPOTAS.
B. PRODUCTOS Y NUTRIENTES PARA BEBÉS y LABORATORIOS BIONUBÉN.
2.PRODUCTOS Y NUTRIENTES PARA BEBÉS era titular al tiempo de inteprosición de la demanda de las siguientes marcas:
a) Marca española nº 3735113 "BIONUBÉN(figurativa)", solicitada el 17.09.2018 y registrada el 29.03.2019 para productos de las clases 5, 29 y 30, en concreto, los siguientes:
Clase 5: PRODUCTOS FARMACEUTICOS, PREPARACIONES PARA USO MEDICO Y VETERINARIO; PRODUCTOS HIGIENICOS Y SANITARIOS PARA USO MEDICO; ALIMENTOS Y SUSTANCIAS DIETETICAS PARA USO MEDICO O VETERINARIO, ALIMENTOS PARA BEBES; SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS O ANIMALES. TODOS ESTOS PRODUCTOS OBTENIDOS POR MÉTODOS DE PRODUCCIÓN BIOLÓGICA.
Clase 29: CARNE, PESCADO, CARNE DE AVE Y CARNE DE CAZA; EXTRACTOS DE CARNE; FRUTAS Y VERDURAS, HORTALIZAS Y LEGUMBRES EN CONSERVA, CONGELADAS, SECAS Y COCIDAS; JALEAS, CONFITURAS, COMPOTAS; LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS; ACEITES Y GRASAS PARA USO ALIMENTICIO. TODOS ESTOS PRODUCTOS OBTENIDOS POR MÉTODOS DE PRODUCCIÓN BIOLÓGICA.
Clase 30: ARROZ; HARINAS Y PREPARACIONES A BASE DE CEREALES. TODOS ESTOS PRODUCTOS OBTENIDOS POR MÉTODOS DE PRODUCCIÓN BIOLÓGICA.
b) Marca española nº 3750704 "BIONUBÉN ECOPOUCH(figurativa)", solicitada el 09.01.2019 y registrada el 05.08.2019 para productos de las clases 5 y 30, en concreto, los siguientes:
Clase 5: PRODUCTOS FARMACEUTICOS, PREPARACIONES PARA USO MEDICO Y VETERINARIO; PRODUCTOS HIGIENICOS Y SANITARIOS PARA USO MEDICO; ALIMENTOS Y SUSTANCIAS DIETETICAS PARA USO MEDICO O VETERINARIO, ALIMENTOS PARA BEBES; SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS O ANIMALES; EMPLASTOS, MATERIAL PARA APOSITOS; MATERIAL PARA EMPASTES E IMPRESIONES DENTALES; DESINFECTANTES; PRODUCTOS PARA ELIMINAR ANIMALES DAÑINOS; FUNGICIDAS, HERBICIDAS. TODOS ESTOS PRODUCTOS OBTENIDOS POR MÉTODOS DE PRODUCCIÓN ECOLÓGICA.
Clase 30: CAFE, TE, CACAO Y SUCEDANEOS DEL CAFE; ARROZ, PASTAS ALIMENTICIAS Y FIDEOS; TAPIOCA Y SAGU; HARINAS Y PREPARACIONES A BASE DE CEREALES; PAN, PRODUCTOS DE PASTELERIA Y CONFITERIA; CHOCOLATE; HELADOS CREMOSOS, SORBETES Y OTROS HELADOS; AZUCAR, MIEL, JARABE DE MELAZA; LEVADURA, POLVOS DE HORNEAR; SAL, PRODUCTOS PARA SAZONAR, ESPECIAS, HIERBAS EN CONSERVA; VINAGRE, SALSAS Y OTROS CONDIMENTOS; HIELO; CEREALES PARA BEBES. TODOS ESTOS PRODUCTOS OBTENIDOS POR MÉTODOS DE PRODUCCIÓN ECOLÓGICA.
c) Marca española nº 3750703 "BIONUBÉN ECOPURÉ(figurativa)", solicitada el 09.01.2019 y registrada el 05.08.2019 para productos de las clases 5 y 29, en concreto, los siguientes:
Clase 5: PRODUCTOS FARMACEUTICOS, PREPARACIONES PARA USO MEDICO Y VETERINARIO; PRODUCTOS HIGIENICOS Y SANITARIOS PARA USO MEDICO; ALIMENTOS Y SUSTANCIAS DIETETICAS PARA USO MEDICO O VETERINARIO, ALIMENTOS PARA BEBES; SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS O ANIMALES; EMPLASTOS, MATERIAL PARA APOSITOS; MATERIAL PARA EMPASTES E IMPRESIONES DENTALES; DESINFECTANTES; PRODUCTOS PARA ELIMINAR ANIMALES DAÑINOS; FUNGICIDAS, HERBICIDAS; PURES PARA BEBES. TODOS ESTOS PRODUCTOS OBTENIDOS POR MÉTODOS DE PRODUCCIÓN ECOLÓGICA
Clase 29: CARNE, PESCADO, CARNE DE AVE Y CARNE DE CAZA; EXTRACTOS DE CARNE; FRUTAS Y VERDURAS, HORTALIZAS Y LEGUMBRES EN CONSERVA, CONGELADAS, SECAS Y COCIDAS; JALEAS, CONFITURAS, COMPOTAS; HUEVOS; LECHE, QUESOS, MANTEQUILLA, YOGUR Y OTROS PRODUCTOS LACTEOS; ACEITES Y GRASAS PARA USO ALIMENTICIO. TODOS ESTOS PRODUCTOS OBTENIDOS POR MÉTODOS DE PRODUCCIÓN ECOLÓGICA.
d) Marca española nº 3750700 "BIONUBÉN PRONATUR(figurativa)", solicitada el 09.01.2019 y registrada el 05.09.2019 para productos de las clases 5, 18 y 29, en concreto, los siguientes:
Clase 5: PRODUCTOS FARMACEUTICOS, PREPARACIONES PARA USO MEDICO Y VETERINARIO; PRODUCTOS HIGIENICOS Y SANITARIOS PARA USO MEDICO; ALIMENTOS Y SUSTANCIAS DIETETICAS PARA USO MEDICO O VETERINARIO, ALIMENTOS PARA BEBES; SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS O ANIMALES; EMPLASTOS, MATERIAL PARA APOSITOS; MATERIAL PARA EMPASTES E IMPRESIONES DENTALES; DESINFECTANTES; PRODUCTOS PARA ELIMINAR ANIMALES DAÑINOS; FUNGICIDAS, HERBICIDAS; FORMULAS INFANTILES, LECHES PARA BEBES, PURES PARA BEBES, CEREALES PARA BEBES. TODOS ESTOS PRODUCTOS OBTENIDOS POR MÉTODOS DE PRODUCCIÓN ECOLÓGICA.
Clase 18: PORTABEBÉS QUE SE SUJETAN AL CUERPO.
Clase 29: CARNE, PESCADO, CARNE DE AVE Y CARNE DE CAZA; EXTRACTOS DE CARNE; FRUTAS Y VERDURAS, HORTALIZAS Y LEGUMBRES EN CONSERVA, CONGELADAS, SECAS Y COCIDAS; JALEAS, CONFITURAS, COMPOTAS; HUEVOS; LECHE, QUESOS, MANTEQUILLA, YOGUR Y OTROS PRODUCTOS LACTEOS; ACEITES Y GRASAS PARA USO ALIMENTICIO. TODOS ESTOS PRODUCTOS OBTENIDOS POR MÉTODOS DE PRODUCCIÓN ECOLÓGICA.
e) Marca española nº 4002427 "BIONUBÉN ECOCEREAL (figurativa)",solicitada el 29.01.2019 y registrada el 16.10.2019 para productos de las clases 5 y 30, en concreto, los siguientes:
Clase 5: PRODUCTOS FARMACEUTICOS, PREPARACIONES PARA USO MEDICO Y VETERINARIO; PRODUCTOS HIGIENICOS Y SANITARIOS PARA USO MEDICO; ALIMENTOS Y SUSTANCIAS DIETETICAS PARA USO MEDICO O VETERINARIO, ALIMENTOS PARA BEBES; SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS O ANIMALES. TODOS LOS PRODUCTOS SOLICITADOS CUMPLEN LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO (CE) Nº 834/2007 DEL CONSEJO, DE 28 DE JUNIO DE 2007, SOBRE PRODUCCIÓN Y ETIQUETADO DE LOS PRODUCTOS ECOLÓGICOS.
Clase 30: ARROZ, PASTAS ALIMENTICIAS Y FIDEOS; TAPIOCA Y SAGU; HARINAS Y PREPARACIONES A BASE DE CEREALES. TODOS LOS PRODUCTOS SOLICITADOS CUMPLEN LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO (CE) Nº 834/2007 DEL CONSEJO, DE 28 DE JUNIO DE 2007, SOBRE PRODUCCIÓN Y ETIQUETADO DE LOS PRODUCTOS ECOLÓGICOS.
3.Marca española nº 4049625 "BIONUBÉN" (denominativa),solicitada el 03.01.2020 y registrada el 17.08.2020 para productos de las clases 5, 29 y 30, en concreto, los siguientes:
Clase 5: PRODUCTOS FARMACEUTICOS, PREPARACIONES PARA USO MEDICO Y VETERINARIO; PRODUCTOS HIGIENICOS Y SANITARIOS PARA USO MEDICO; ALIMENTOS Y SUSTANCIAS DIETETICAS PARA USO MEDICO O VETERINARIO, ALIMENTOS PARA BEBES; SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS O ANIMALES. TODOS ESTOS PRODUCTOS OBTENIDOS POR MÉTODOS DE PRODUCCIÓN ECOLÓGICA.
Clase 29: CARNE, PESCADO, CARNE DE AVE Y CARNE DE CAZA; EXTRACTOS DE CARNE; FRUTAS Y VERDURAS, HORTALIZAS Y LEGUMBRES EN CONSERVA, CONGELADAS, SECAS Y COCIDAS; JALEAS, CONFITURAS, COMPOTAS; LECHE, QUESOS, MANTEQUILLA, YOGUR Y OTROS PRODUCTOS LACTEOS; ACEITES Y GRASAS PARA USO ALIMENTICIO. TODOS ESTOS PRODUCTOS OBTENIDOS POR MÉTODOS DE PRODUCCIÓN ECOLÓGICA.
Clase 30: ARROZ, PASTAS ALIMENTICIAS Y FIDEOS; TAPIOCA Y SAGU; HARINAS Y PREPARACIONES A BASE DE CEREALES; CHOCOLATE; AZUCAR, MIEL, JARABE DE MELAZA. TODOS ESTOS PRODUCTOS OBTENIDOS POR MÉTODOS DE PRODUCCIÓN ECOLÓGICA.
4.La parte demandada alega que la marca BIONUBÉN se integra sí en la familia de marcas del portfolio de la demandada. De esta forma: PRONUBEN, PRONUBEN BABY, BIONUBEN (y logotipo), BIONUBEN PRONATUR, BIONUBEN ECOPURÉ, BIONUBEN ECOPOUCH y BIONUBEN ECOCEREAL, con una antigüedad que se remonta al año 2011, forma una "familia de Marcas" caracterizada por su raíz y desinencia "familiar": ... NUBEN a la que se le añade una única sílaba constituida por los prefijos descriptivos: PRO y BIO, manteniendo como rasgo común la estructura distintiva: ... ONUBEN, que varía solo en las dos letras iniciales: PR... y BI...
5.De esta forma se alega la convivencia pacífica de la marca PRONUBEN, que es la que ha originado la familia de marcas, desde hace más de 10 años con la marca de la actora NUTRIBEN.
6.De esta forma, la parte demandada alega que no tiene lógica ni coherencia jurídica que la Actora sostenga en su Demanda que su Marca NUTRIBÉN es confundible con la Marca BIONUBEN, cuando es un hecho que aquella Marca NUTRIBÉN de la Demandante está conviviendo con la Marca PRONUBEN propiedad de la Demandada desde hace más de 10 años, mostrando ambas Marcas PRONUBEN y BIONUBEN idénticas características propias de la "familia de Marcas" de la Demandada.
7.Por tanto, no es parte de la presente demanda la marca PRONUBÉN sobre la que no se ejercita acción de infracción.
SEGUNDO.- carácter de marca renombrada
8.Se ejercita acción de infracción al amparo del artículo 9.2.c) RMUE, dado el carácter renombrado de las marcas de la actora que, a juicio de la actora, constituirían una familia de marcas.
9.La SAP, Alicante, sección 8 del 06 de julio de 2020 ( ROJ: SAP A 2397/2020 - ECLI:ES:APA:2020:2397 ), asunto "ÚNICO", recordaba que la distintividad desde el punto de vista extrínseco de la marca significa el grado de conocimiento del signo de la actora por el público interesado en ese tipo de producto. La Sentencia del Tribunal General de 1 de marzo de 2018 (asunto Shoe Branding Europe/EUIPO T- 629/16), al referirse a los requisitos de una marca renombrada declara:
" 25 Para ser beneficiaria de la protección prevista en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009 , una marca registrada debe ser conocida por una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por ella [sentencia de 6 de febrero de 2007, Aktieselskabet af 21. november 2001/OAMI - TDK Kabushiki Kaisha (TDK), T-477/04 , EU:T:2007:35 , apartado 48; véase también, por analogía, la sentencia de 14 de septiembre de 1999, General Motors, C-375/97 , EU:C:1999:408 , apartado 26].
26 Al examinar dicho requisito, se deben tomar en consideración todos los elementos pertinentes de los autos, en particular, la cuota de mercado que posee la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración de su uso, así como la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla ( sentencia de 6 de febrero de 2007, TDK, T-477/04 , EU:T:2007:35 , apartado 49; véase también, por analogía, la sentencia de 14 de septiembre de 1999, General Motors, C-375/97 , EU:C:1999:408 , apartado 27)."
10.A estos efectos, hemos de tener en cuenta que una MUE puede ser renombrada si es conocida en una parte sustancial del territorio de la Unión y, esta parte sustancial puede coincidir con el territorio de un Estado como es España ( SSTJUE 6 de octubre de 2009, asunto C-301/07 y 3 de septiembre de 2015, asunto C-125/14). En particular, en el asunto C-32806 Fincas Tarragona [2007] de 22 de noviembre, el TJUE señalaba que el artículo 4, apartado 2, letra d), de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, debe interpretarse en el sentido de que la marca anterior debe ser notoriamente conocida en todo el territorio del Estado miembro de registro o en una parte sustancial de éste. De esta forma, en el par. 18 señalaba expresamente que el sentido dado comúnmente a los términos utilizados en la expresión «en un Estado miembro» se opone a que dicha expresión se aplique a una notoriedad limitada a una ciudad y su entorno que no constituirían, conjuntamente, una parte sustancial de un Estado miembro.
11.Por otra parte, como señalaba el Tribunal Supremo en el caso Maristas (STS, Civil sección 1 del 23 de julio de 2012; ROJ: STS 6110/2012 - ECLI:ES:TS:2012:6110 ), no es necesario para que la marca goce de la consideración de "notoriamente conocida" que, además de serlo para una parte relevante del público interesado, los servicios o productos a los que se aplica sean de gran calidad o, debido a la fuerte inversión en publicidad, la marca transmita una imagen positiva. Lo esencial es que la marca sea conocida por una parte relevante del público interesado, sin perjuicio de que ello pueda venir determinado por la concurrencia de criterios cuantitativos y/o criterios cualitativos.
12.El Tribunal de Justicia ha señalado que el grado de conocimiento requerido debe considerarse alcanzado cuando una parte significativa del público interesado por los productos y servicios amparados por la marca conoce esta marca, añadiendo que ni la letra ni el espíritu del artículo 5, apartado 2 de la Directiva, permiten exigir el conocimiento de la marca por un determinado porcentaje del público" (Asunto C-375/97 General Motors [1999] de 14 de septiembre). Dos cuestiones son importantes. La primera, que el Tribunal de Justicia no ha definido con mayor precisión que la señalada el término "proporción significativa". La segunda, que se ha rechazado fijar un determinado porcentaje del público, por lo que se desaconseja la utilización de criterios fijos de aplicación general, dado que un grado de conocimiento predefinido, tomado aisladamente, puede no ser el más apropiado para una evaluación realista del renombre la notoriedad (Directrices EUIPO Parte C, Oposición, sección 5, 3.1.2.1, -2021-). No obstante lo anterior, ello no significa que un determinado porcentaje carezca de cualquier interés. Bien por ser muy elevado, lo que sirve para acreditar el conocimiento, bien por ser muy bajo, lo que excluye su conocimiento por una parte significativa del público interesado. Con todo, hemos de ser cautelosos, puesto que como afirma la EUIPO cuando "los productos o servicios interesen a grupos de consumidores muy pequeños, este tamaño reducido del mercado total implica que una proporción significativa del mismo también será reducida en cifras absolutas". Finalmente, distintividad por el uso no implica renombre. Para la primera no es necesario un umbral mínimo que sí se exige para el segundo. De ahí que la mera inversión en campañas promocionales o en publicidad, pueda suponer que la marca haya adquirido un fuere carácter distintivo por el uso y, sin embargo, no haya adquirido renombre (EUIPO, Asunto Mandarino/Mandarina Duck, res 21/4/2010, R 1054/2007-44)
13.El público interesado no está compuesto únicamente por los compradores actuales, sino también por los compradores potenciales, así como a los miembros del público que solamente entran en contacto indirectamente con la marca, en la medida en que tales grupos de consumidores puedan ser también destinatarios de los productos en cuestión. Y, en este sentido, se ha señalado que el público interesado es el público en general, por ejemplo, en relación con agua mineral(Asunto MATTONI (fig.) 04/08/2011, R 1265/2010-2), preparaciones medicinales para el tratamiento de la disfunción sexual(Asunto SEXIALIS / CIALIS et al. 15/09/2011, R 2100/2010-1) , productos farmacéuticos para el tratamiento de las arrugas(Asunto C-100/11 Botolist/Botocyl[2012] de 10 de mayo).
14.Se suscita la cuestión de si los productos amparados por la marca interesan a varios grupos de compradores con diferentes perfiles. En tales casos, la cuestión radica en determinar si el renombre debe valorar se dentro de cada grupo por separado o si debe abarcar todos los tipos de compradores. La cuestión es relevante por cuanto la percepción del producto puede ser diferente en diferentes eslabones de la cadena de distribución, de forma que, en alguno de esos eslabones el producto haya podido alcanzar un conocimiento por parte de una parte significativa de dicho escalón, aunque dicho conocimiento no se haya alcanzado en otros eslabones. A priori, no podemos excluir que el renombre se alcance solo a uno de grupos de compradores, cuando una parte significativa de compradores de ese grupo conoce la marca y la vincula con los productos o servicios que ampara. Ahora bien, ello debe ser, consideramos, tratado con cierta cautela, dado que un exceso en la delimitación del público interesado puede distorsionar el grado de conocimiento que se tiene, en realidad, de la marca.
15.El carácter renombrado debe predicarse de la marca para los productos y servicios para los que se encuentra registrada y no de la familia, gozando como tal renombre cada marca individualmente considerada, lo que no tiene que suceder necesariamente con la familia. Cuestión distinta es que el elemento que sirve de unión a la familia de marcas haya adquirido una elevada distintividad por el uso hasta tal punto que el público relevante asocia el renombre también con el elemento que sirve de unión a la familia de marcas (EUIPO McDonald's International Property Company, Ltd. / McDreams Hotel GmbH de 18 de abril de 2018 (asunto R 972/2017).
16.Ello no quiere decir que la existencia de una familia de marcas carezca de importancia alguna. Recordemos que la existencia de una familia de marcas puede influir en la apreciación del riesgo de confusión, aunque no para apreciar la similitud entre los signos (véase Asunto C-552/09 P - Ferrero/OAMI [2011] de 24 de marzo (ECLI: EU:C:2011:177) así como la la SAP Alicante Civil sección 8 del 25 de febrero de 2020 ( ROJ: SAP A 301/2020 - ECLI:ES:APA:2020:301 ). En el caso de la marca renombrada, puede reforzar el vínculo que se puede establecer entre la marca renombrada y el signo impugnado (T-428/18 McDreams Hotel GmbH [2019] de 10 de octubre (ECLI: EU:T:2019:738)
C. La cuestión de la correcta integración del petitum.
17.La parte demandada ha dedicado 4 folios a impugnar la correcta integración de la demanda pero no ha impugnar el carácter renombrado de las marcas MUTRIBEN de Alter. Por tanto, la cuestión a debatir es si el suplico está correctamente integrado y si se puede establecer el juicio de infracción sobre la base de la infracción de una marca renombrada cuando el suplico de la demanda no solicita que se realice la declaración de renombre.
18.Se trata de una cuestión novedosa sobre la que no hemos tenido la oportunidad de pronunciarnos hasta ahora. Sí que hemos tenido la oportunidad de señalar en relación con la omisión en el suplico de determinados pronunciamientos condenatorios relativos a criterios indemnizatorios que, como señala la STS, Civil sección 1 del 01 de junio de 2011 ( ROJ: STS 4256/2011 - ECLI:ES:TS:2011:4256 ) que el deber de congruencia de las sentencias, consistente en la exigencia derivada de la necesaria conformidad que ha de existir entre la sentencia y las pretensiones que constituyen el objeto del proceso, existe allí donde la relación entre estos dos términos, fallo y pretensiones procesales, no está sustancialmente alterada, entendiéndose por pretensiones procesales las deducidas en los suplicosde los escritos fundamentales rectores del proceso, y no en los razonamientos o argumentaciones que se hagan en los mismos; no exigiéndose tampoco, desde otro punto de vista, que la mencionada relación responda a una conformidad literal y rígida, sino más bien racional y flexible, a fin de asegurar que todos los asuntos sometidos a la decisión judicial alcancen adecuada solución, poniéndose así fin al litigio y evitando que queden sin resolver cuestiones que pudieran ser objeto de una nueva pretensión.
19.La parte realiza una interpretación a nuestro juicio excesiva del principio de incongruencia. La amenaza de incurrir en extra petitaen el caso de apreciar la existencia de infracción parece más una admonición apelatoria que una verdadera excepción en sede de contestación. En este sentido, si el vicio de incongruencia pretende salvaguardar la tutela judicial de la parte de forma que la misma no se pueda ver expuesta a consecuencias sorpresivas, nada de ello sucede en el presente caso, cuando el suplico se encuentra correctamente establecido al solicitarse la declaración de infracción.
20.El renombre de la marca es un elemento a tener en cuenta en el juicio de infracción. Juicio que, como bien señala la propia parte, puede ser de confusión, asociación o vinculación, sin perjuicio de que en este último caso, debe tenerse en cuenta el juicio de confusión como elemento que puede servir para determinar la existencia de un vínculo.
21.Lo importante, por tanto, es el juicio de infracción que establece la parte, si como marca renombrada o como juicio de confusión, sin que la alegación del primero impida el segundo.
22.En el presente caso es claro que la parte actora solicita que se declare la infracción de las marcas de las que es titular, y que dicha infracción se sustenta en el carácter renombrado de las mismas, renombre que la parte demandada no impugna.
D. Conclusión.
23.Toda vez que la parte demanda no impugna realmente el renombre, debemos tener por renombradas las marcas de la parte actora. Ciertamente, el conjunto de pruebas aportadas por la parte actora acredita el renombre de las mismas. Renombre que es reconocido por la propia demandada en los estudios de mercado que se realizaron al tiempo de valorar la salida al mercado. En este sentido, así lo reconoce el propio documento 7 de la contestación de PRODUCTOS Y NUTRIENTES, en cuya pagina 72 de 118 se establece que la marca NUTRIBEN es una marca TOP y, por tanto, reconoce el renombre de la misma junto con otras como ALMIRON (marca líder), ENFAMIL, BLEMIL OPTIMON y BLEMIL.
TERCERO.- tolerancia.
24.La parte actora no impugna las marcas PRONUBEN. Tampoco se alega la posible caducidad por tolerancia. Si bien, la cuestión se suscita a raíz de la contestación al requerimiento de las demandadas.
25.Realmente, la convivencia pacífica o no en relación con la marca PRONUBEN solo afecta al presente litigio en la medida en que pueda entenderse que existe una familia de marcas cuyo elemento común es -NUBÉN en la media en que ello puede influir al juicio de infracción al dotar de una mayor distintividad a la marca. No se reclama en todo caso el renombre del signo.
26.Por tanto, no debemos pronunciarnos sobre la posible tolerancia del signo PRONUBEN sino en sede de infracción.
CUARTO.- Infracción de marca renombrada.
E. Doctrina general.
27.Establece el artículo 9.2.c RMUE que el titular de una marca registrada podrá oponerse al empleo de un signo que sea idéntico o similar a la marca de la Unión, independientemente de si se utiliza en relación con productos o servicios que sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que la marca de la Unión esté registrada, si esta goza de renombre en la Unión y si con el uso sin justa causa del signo se obtiene una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca de la Unión o es perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre. De la misma manera, en sede de nulidad, en los artículos 52.1 LM, 8.1 LM y 6.1.b) LM y 8.5 RMUE y 60 RMUE. Por tanto, lo que diremos en sede de infracción debe extenderse a la nulidad.
28.En la sentencia dictada en el Asunto C-408/01 Adidas-Salomon AG c. Fitnessworld Trading Ltd [2003] de 23 de octubre de 2003, el Tribunal de Justicia reconocía la existencia de una protección específica de la marca renombrada, más allá de la protección general reconocida a los signos registrados. Dicha protección requiere, en primer lugar, de que el público pertinente establezca un vínculo entre el signo y la marca. Al respecto, y frente al riesgo de confusión o de asociación, el Tribunal precisaba que la protección no está supeditada a que se constate un grado de similitud tal entre el signo y la marca de renombre que exista, para el público pertinente, un riesgo de confusión entre ambos. Basta que el grado de similitud entre el signo y la marca de renombre tenga por efecto que el público pertinente establezca un vínculo entre el signo y la marca.Por tanto, como señala la doctrina, la existencia de un vínculo mental entre las marcas no presupone la existencia de un riesgo de confusión y el hecho de que una marca posterior evoque la marca anterior renombrada equivale a la existencia de un vínculo mental entre las marcas (Fernández-Novoa, Carlos. Estudios sobre la protección de la marca renombrada. Marcial Pons; 2014, pag 91). En definitiva, la protección va más allá del riesgo de confusión o de asociación. La existencia de un vínculo de ese tipo, al igual que la de un riesgo de confusión [...] debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta la totalidad de los factores pertinentes en cada caso (ap. 30). En la STJUE Asunto C-252/07 Intel Corporation Inc. [2008] de 27 de noviembre señalaba, en su ap. 42, que entre tales factores cabe citar:
a. el grado de similitud entre las marcas en conflicto;
b. la naturaleza de los productos o servicios para los que se registraron respectivamente las marcas en conflicto, incluido el grado de proximidad o de diferenciación entre dichos productos o servicios, así como el público relevante;
c. la intensidad del renombre de la marca anterior;
d. la fuerza del carácter distintivo de la marca anterior, bien sea intrínseca o adquirida por el uso;
e. la existencia de un riesgo de confusión por parte del público.
29.Factores que son explicados, posteriormente, en los ap. 43 a 57 de la sentencia.
30.Por otra parte, no basta con la evocación de la marca anterior (la existencia de dicho vínculo no basta, por sí mismo, para apreciar la existencia de una de las infracciones-ap. 32-), sino que es preciso que se cumpla alguno de los siguientes tres elementos del tipo con carácter alternativo (dice el TJUE que basta que concurra uno solo de estos tres tipos de infracciones para que resulte aplicable dicho precepto-ap. 28-):
a. que se cause un perjuicio al carácter distintivo de la marca anterior (dilución de la marca, cuando se ha producido o existe riesgo de producirse una alteración de comportamiento económico del consumidor medios de los productos o servicios para los que está registrada la marca renombrada).
b. que se cause un perjuicio al renombre de la marca anterior (tarnishment)
c. que se obtenga una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de dicha marca (parasitismo o freeriding).
F. Circunstancias del caso concreto.
i. Productos y servicios.
31.Desde el punto de vista de los productos y servicios existe plena identidad sin que la cuestión haya sido controvertida.
ii. Similitud.
32.En este sentido, debemos recordar que la protección de la marca reforzada no requiere ni de identidad ni de similitud que produzca confusión entre los signos, pero sí de cierta similitud aun escasa ( C-254/09 Calvin Klein Trademark/OAMI [2010] de 2 de septiembre (ECLI: EU:C:2010:488). En este primer estadio es irrelevante la notoriedad y el carácter distintivo ( C-552/09 P Ferrero/OAIM [2011] de 24 de marzo -ECLI: EU:C:2011:177)
33.Desde el punto de vista visual, las marcas presentan cierta similitud.
34.En las marcas graficas el elemento gráfico es accesorio de forma que la dominancia del signo se establece sobre el elemento denominativo, esto es, NUTRIBEN en el caso de la actora y BIONUBEN en el caso de la demandada.
35.En el caso de la tipografía no se encuentra lo suficientemente estilizada por lo que el consumidor medio percibirá el signo denominativo.
36.El signo de la parte demandada se compone de los elementos BIO y NUBEN. Es claro que la parte demandada pretendió identificar BIO- NUBEN con una línea de producto dentro de los productos PRONUBEN. Sin embargo, ello no lo hizo mediante la reproducción integral de la marca anterior (BIO-PRONUBEN) sino mediante una acortación del signo que identifica como elemento común de la familia únicamente el término NUBEN. No obstante, del estudio del portfolio de la demandada se advierte que el elemento común era PRONUBEN sin que dicha marca hubiera sido objeto de alternación en sus dos registros anteriores PRONUBEN y PRONUBEN BABY,
37.En este sentido, no es cierto que el signo se construya mediante la raíz NUBEN y el prefijo PRO. Probablemente, el prefijo PRO es realmente un elemento tomado del nombre de la propia compañía PRODUCTOSY NUTRIENTESPARA BEBÉS,que en su forma comercial de designa como PRONUBEN.
38.A diferencia de PRO- en el caso de BIO- sí que nos encontramos ante un elemento descriptivo de la línea de productos. Por tanto, será un elemento del signo que el consumidor medio no percibirá como distintivo.
39.Ello se acrecienta dado el color verde que se le ha concedido a la primera letra de la marca BIONUBEN que se destaca en mayúscula con lo que se acrecienta el carácter descriptivo del primer elemento de forma que el público pertinente pueda identificar el producto como BIO.
40.En el caso de la marca de la parte demandada se presenta en azul al igual que la marca anterior.
41.Desde el punto de vista fonético, NUTRIBEN Y BIONUBEN se componen de un mismo número de sílabas, al mismo tiempo, la marca de la demandada reproduce parcialmente la marca de la actora al omitir la sílaba intermedia -TRI-. La sílaba tónica es la última, siendo ambas palabras agudas, lo que es percibido por el público pertinente.
42.La marca posterior, por tanto, se percibe, en cuanto a su elemento realmente distintivo como "BIO-NUBEN" mientras que la marca anterior se percibe como NUTRIBÉN. De esta forma, el publico pertinente percibirá la primera sílaba, por ser la que se percibe en un primer momento NU- y especialmente la última, -BEN, al ser la tónica, sin que en la percepción de conjunto el elemento NUTRI se perciba claramente.
43.La presencia de múltiples registros para las clases litigiosas no permite alcanzar una consideración de generalización del signo toda vez que en su caso se encuentra limitado al elemento -BEN pero no al conjunto. Por otra parte, es necesario acreditar el uso real y efectivo y que el público pertinente se encuentra enfrentado habitualmente a marcas que contienen sílabas similares.
44.No existe similitud conceptual.
45.En definitiva, las marcas presentan una similitud media-baja.
46.Por todo ello, los signos presentan una similitud media.
iii. Vínculo
47.En C-252/07 Intel Corporation Inc.[2008] de 27 de noviembre (ECLI: EU:C:2008:655), el TJUE señalaba que el hecho de que la marca posterior evoque la marca anterior de renombre al consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, equivale a la existencia de un vínculo.
48.Partiendo de que la asociación que los consumidores establezcan entre el signo y la marca no tienen que ser inmediata ( C-603/14 P El Corte Inglés S.A /EUIPO -ECLI:EU:C:2015807), en los razonamientos anteriores.
49.Tenemos que tener existe una similitud media-baja entre los signos.
50.Las marcas anteriores gozan de intensidad alta de renombre.
51.Los productos y servicios son idénticos sin que se haya discutido tal cuestión.
52.Tampoco es relevante el hecho de que en el mercado hayan podido coexistir las marcas PRONUBEN y NUTRIBEN. En este sentido, la existencia de una hipotética familia de marcas no contribuye a eludir la existencia de un vinculo. Como decíamos anteriormente la existencia de una familia de marcas puede influir en la apreciación del riesgo de confusión, aunque no para apreciar la similitud entre los signos (véase Asunto C-552/09 P - Ferrero/OAMI [2011] de 24 de marzo (ECLI: EU:C:2011:177) así como la la SAP Alicante Civil sección 8 del 25 de febrero de 2020 ( ROJ: SAP A 301/2020 - ECLI:ES:APA:2020:301 ). En el caso de la marca renombrada, puede reforzar el vínculo que se puede establecer entre la marca renombrada y el signo impugnado (T-428/18 McDreams Hotel GmbH [2019] de 10 de octubre (ECLI: EU:T:2019:738).
53.De la misma forma, la existencia de una familia de marcas puede contribuir a eliminar el riesgo de confusión.
54.Recordemos que la discusión se centra en el uso que se ha venido dando a las marcas anteriores de la demandada PRONUBEN y PRONUBEN BABY. En este sentido, se trata de marcas destinadas a la exportación de productos a mercados emergentes.
55.Si el púbico pertinente en el presente caso es el público en general de la Unión europea interesado en productos para bebés, no puede defenderse que en el caso de una marca destinada únicamente a la exportación de productos a países emergentes haya tenido un uso tal en el mercado de la Unión Europea o, al menos, en el mercado español, que permita que el público pertinente perciba BIONUBEN como perteneciente a una familia de marcas por la existencia de los registros previos de PRONUBEN y PRONUBEN BABY dado que estas marcas son desconocidas para el público relevante en el presente procedimiento.
56.Cuestión distinta es que el juicio de infracción o de nulidad se tuviera que establecer sobre la base de marcas destinadas a la exportación de forma que el público pertinente pudiera ser un público más especializado, pero no en el presente caso en el que una marca empleada para colocar productos en el mercado europeo pretende la existencia de una familia de marcas con marcas que dicho público pertinente nunca ha percibido directa ni indirectamente toda vez que ningún producto o servicio fue ofertado en el citado mercado.
57.En este sentido, la existencia de una familia de marcas es una cuestión de hecho, y la mera existencia de un registro de marcas que comparten un determinado elemento no permite afirmar la existencia de tal familia si el público pertinente no percibe la existencia de tal familia.
58.De hecho, en todos los estudios aportados, tanto de SPIROX como de BENDIT THINKING
59.Por tanto, debemos declarar que en el presente caso existe una evocación directa, suficiente a los efectos de establecer la existencia de un vinculo en la mente del consumidor medio entre la marca renombrada y el signo impugnado.
60.Noes necesario por otra parte la aportación de un informe de detective privado, si bien el mismo puede servir para identificar la existencia de una confusión efectiva, como ya hemos declarado en otras ocasiones. No obstante lo anterior, el informe solo puede hacer plena prueba de aquellos hechos que derivan directamente del propio detective, por ejemplo, de los datos objetivos relativos al día de la visita y el lugar. En cuanto a las expresiones y afirmaciones llevadas a cabo es necesario poder validar la grabación a los efectos de poder identificar posibles sesgos.
iv. Requisitos de antijuridicidad.
61.Ya hemos recordado que ( C-252/07 Intel Corporation Inc.[2008] de 27 de noviembre (ECLI: EU:C:2008:655) no basta con la evocación de la marca anterior (la existencia de dicho vínculo no basta, por sí mismo, para apreciar la existencia de una de las infracciones-ap. 32-), sino que es preciso que se cumpla alguno de los siguientes tres elementos del tipo con carácter alternativo (dice el TJUE que basta que concurra uno solo de estos tres tipos de infracciones para que resulte aplicable dicho precepto-ap. 28-):
a. que se cause un perjuicio al carácter distintivo de la marca anterior (dilución de la marca, cuando se ha producido o existe riesgo de producirse una alteración de comportamiento económico del consumidor medios de los productos o servicios para los que está registrada la marca renombrada).
b. que se cause un perjuicio al renombre de la marca anterior (tarnishment)
c. que se obtenga una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de dicha marca (parasitismo o freeriding).
62.Por otra parte, como señalaba el TJUE en C-252/07 Intel Corporation Inc.[2008] de 27 de noviembre (ECLI: EU:C:2008:655), para determinar la existencia de una de las infracciones señaladas o de un serio riesgo de que tal infracción se cometa en el futuro debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta la totalidad de los factores pertinentes en cada caso y, en particular:
a. el grado de similitud entre las marcas en conflicto;
b. la naturaleza de los productos o servicios para los que se registraron respectivamente las marcas en conflicto, incluido el grado de proximidad o de diferenciación entre dichos productos o servicios, así como el público relevante;
c. la intensidad del renombre de la marca anterior;
d. la fuerza del carácter distintivo de la marca anterior, bien sea intrínseca o adquirida por el uso;
e. la existencia de un riesgo de confusión por parte del público.
63.No debemos olvidar que no debe probarse la existencia de una infracción efectiva y actual sino que basta con probar el serio riesgo de que la infracción se produzca en el futuro. ( C-252/07 Intel Corporation Inc.[2008] de 27 de noviembre (ECLI: EU:C:2008:655) ap. 38.
64.Finalmente, como ha señalado el TJUE en C-487 L'Oreal [2009] de 18 de junio (C-487 L'Oreal (ECLI: EU:C:2009:378) ap. 50, la existencia de una ventaja desleal obtenida del carácter distintivo o del renombre de la marca, según dicha disposición, no exige ni la existencia de un riesgo de confusión ni la de un riesgo de perjuicio para el carácter distintivo o el renombre de la marca o, en términos más generales, para el titular de ésta. El tercero que hace uso de un signo similar a una marca de renombre obtiene una ventaja desleal de su carácter distintivo o de su renombre cuando mediante dicho uso intenta aprovecharse de la marca de renombre para beneficiarse de su poder de atracción, de su reputación o de su prestigio y explotar el esfuerzo comercial realizado por el titular de la marca para crear y mantener la imagen de ésta sin ofrecer a cambio compensación económica alguna.
65.Teniendo en cuenta el renombre de la marca NUTRIBEN, unido a la similitud media-baja entre las marcas, y la plena similitud en cuanto a los productos y servicios, en el presente caso existe un riesgo de obtención de una ventaja desleal del signo disintivo. El producto, si no se vendió, fue, entre otras razones, por la acción de NUTRIBEN y el cierre de las líneas de distribución primarias, esto es, la venta en farmacias, ante la posible existencia de una infracción.
66.Debemos señalar que no se trata de realizar un juicio de intención, sino de la realidad del mercado. En este sentido, el riesgo de parasitismo se advierte en la propia comercialización que se realiza de los productos de la demandada en internet. En este sentido, el documento 23 bis demuestra que al menos en la comercialización que se llevaba a cabo por una de las farmacias, Farmacia Baricentro, los productos BIONUBEN se comercializan junto con los productos NUTRIBEN, esto es, como si tuvieran el mismo origen empresarial. Véanse los primeros 13 folios.
67.Por otra parte, más indicativo es el registro que la propia farmacia realiza de los productos BIONUBEN (pagina 15 del documento) en los que se puede advertir que la marca identificada es NUTRIBEN.
68.Por otra parte, más indicativo es el registro que la propia farmacia realiza de los productos BIONUBEN (pagina 15 del documento) en los que se puede advertir que la marca identificada es NUTRIBEN
69.Ello nos sirve para dar credibilidad al informe del detective privado en relación con la posible confusión existente en la farmacia DIRECCION000 CB.
70.Todo parece indicar que los profesionales de las oficinas de farmacia, tanto sus titulares como sus empleados, confunden de forma activa el origen comercial de los productos BIONUBEN por lo que no puede pretenderse que el consumidor medio, normalmente informado, razonablemente atento y perspicaz, mediante el recuerdo imperfecto que guarda en la memoria de los signos en liza no realice cuanto menos dicha asociación y que dicha asociación, dados los antecedentes señalados y dada la plena identidad aplicativa de las marcas en conflicto, no suponga un aprovechamiento del carácter distintivo de la marca renombrada. A fin de cuentas, se puede considerar que el producto de la demandada es la línea BIO- de los productos de la actora lo que sin duda ayuda sustancialmente en la colocación de los productos en el mercado.
71.Como decimos, el mayor o menor existo en la comercialización puede deberse a muchos otros factores, entre los que se encuentran, factores internos de la propia compañía, destacados por el informe BANDIT THINKING (pagina 59 de 118 del documento 7 de la contestación), así como a la propia actuación de la demandante que cerró, según se reconoció en el acto de juicio, muchos canales de distribución, dado que se trata de un producto que depende principalmente de la capacidad de venta a través de las oficinas de farmacia.
72.En definitiva, el vínculo que se puede establecer entre el signo de la demandada y los signos renombrados, es suficiente a los efectos de considerar, dadas las circunstancia antecedentes, la presencia de un riesgo serio de aprovechamiento desleal del carácter distintivo o del renombre de las marcas.
G. Ausencia de oposición al registro de la marca BIONUBEN.
73.Como venimos señalando en otras resoluciones, ni la existencia de una resolución de la OEPM en relación con la oposición formulada por un titular marcario vincula a estos tribunales ni el hecho de que la marca se encuentre registrada sin oposición del titular de un derecho anterior impide apreciar la infracción y nulidad de la misma. El principio de inmunidad registral hace tiempo que fue superado, hoy reconocido expresamente en los artículos 9.2 y 16 RMUE, conforme a la sentencia en C-561/11 - Fédération Cynologique Internationale [2013] de 21 de febrero (ECLI: EU:C:2013:91).
74.Por otra parte, en el caso de que no sea aplicable por razones temporales la institución de la caducidad por tolerancia artículo 61 RMUE, nada impide la solicitud de nulidad de la marca.
QUINTO. - legitimación pasiva.
75.Desde el punto de la legitimación pasiva, se ha aclarado por la parte demandada cual es la relación entre ambas empresas si bien en el acto de juicio el representante legal de PRODUCTOS Y NUTRIENTES admitió que podía haber seguido existiendo cierta venta en el que el etiquetado identificase todavía a PRODUCTOS Y NURIENTES PARA BEBES después de la creación de LABORATORIOS BIONUBEN y de que se le hubiera transmitido toda la línea de negocio de comercialización de BIONUBEN.
76.Por tanto, si el producto se empezó a comercializar en agosto de 2019, la trasmisión de la comercialización a LABORATORIOS BIONUBEN se producen en agosto de 2021. Con todo, como decimos antes, PRODUCTOS Y NUTRIENTES PARA BEBÉS no ha acreditado que con posterioridad a agosto de 2021 no se siguiera comercializando BIONUBEN, al menos, la parte que se encontraba en estocaje. El representante legal de la entidad señaló que no recordaba si se seguía comercializando. Ello quiere decir que no podemos determinar que las ventas que se hayan realizados de BIONUBEN con posterioridad a la transmisión de la línea de negocio hayan sido computadas por LABORATORIOS BIONUBEN y no por PRODUCTOS Y NUTRIENTES PARA BEBES. En este sentido, se reconoció, en relación con el documento 34 bis dela actora que seguían existiendo productos etiquetados
77.No son controvertidos los siguientes:
A. la Codemandada LABORATORIOS BIONUBEN, S.L. se constituyó el 8 de abril de 2021 con el objeto social: Fabricación, comercialización, distribución, importación y exportación de productos de alimentación infantil y dietéticos.
B. Conforme al Documento 19 de la Demanda Inicial de 15/09/2021, constituido por Acta Notarial de Requerimiento número 823, la Codemandada PRODUCTOS Y NUTRIENTES PARA BEBES, S.L. era quien en la fecha 21 de mayo de 2021 gestionaba la página web www.bionuben.es.
C. El Documento 33 de la Demanda Ampliada, consistente en Acta Notarial número 2973, prueba que la Codemandada LABORATORIOS BIONUBEN, S.L. gestionaba en la fecha del 8 de octubre de 2021 la página web www.bionuben.es.
78.LABORATORIOS BIONUBEN ha acreditado que en el mes de agosto de 2021 el técnico informático de la entidad recibió instrucciones para cambiar la Página Web https://bionuben.es de modo que en los nuevos archivos sobre el AVISO LEGAL y TÉRMINOS Y CONDICIONES consta desde entonces como titular de la misma LABORATORIOS BIONUBEN, S.L.
79.Con todo, del informe del detective privado (documento 34 bis) se advierte que el nombre de PRODUCTOS Y NUTRIENTES PARA BEBÉS se sigue encontrando en algunos de los envases y que en la recepción de pedidos, el mismo se remite por PRODUCTOS Y NUTRIENTES PARA BEBÉS a fecha de 8 de octubre de 2021 (pagina 17 del informe, documento 34) identificándose igualmente como lugar de remisión el domicilio social de la entidad (Calle Castillo de Fuensalaña, 4, oficina 236), mismo domicilio que se puede encontrar en el envase de uno de los productos y en la orden de pedido #1340
80.Por tanto, al menos a 8 de octubre de 2021 se realizaban actos efectivos de comercialización por parte de PRODUCTOS Y NUTRIENTES PARA BEBES, S.L. sin que la presencia en alguna etiqueta o envase pueda ser calificada de anecdótica. La comercialización no se limita a la facturación. Ello puede tener relevancia en cuanto al cómputo de la indemnización.
81.No obstante, debemos relativizar la cuestión. Conforme a los parámetros establecidos para el cálculo de la indemnización no puede haber duplicidad de indemnizaciones. La misma depende, en el caso de entenderse que procede, del número de unidades vendidas por lo que los datos de facturación serán relevantes, a tal fin se puede comprobar el informe pericial preliminar que ha sido aportado por la parte actora.
82.En cuanto a la responsabilidad por la infracción, en cuanto a la posible extensión a terceros de un fallo condenatorio en relación con la página web y la comercialización, lo que ha sido solventado por la ampliación de la demanda.
83.Quiere decir lo anterior, que la transferencia del nombre de dominio y de la línea de comercialización de BIONUBEN a LABORATORIOS BIONUBEN no exonera a PRODUCTOS Y NUTRIENTES PARA BEBES de la comercialización anterior, considerada infractora. Y en cuanto al posible cálculo de la indemnización de daños y perjuicios la cuestión será resuelta en su caso en el apartado correspondiente.
SEXTO.- acción declarativa
84.Por todo ello se declara lo siguiente en relación con el codemandado PRODUCTOS Y NUTRIENTES PARA BEBÉS S.L.:
A. Que PRODUCTOS Y NUTRIENTES PARA BEBÉS, S.L. ha infringido la marca de la Unión Europea nº 3823333 y las marcas nacionales nº 276081 y 3633452, relacionadas en el Hecho Segundo del presente escrito, propiedad de ALTER FARMACIA, S.A., al fabricar, importar, ofrecer, publicitar, distribuir y comercializar productos alimenticios bajo el signo "BIONUBÉN" (o "BIONUBEN") así como al utilizar el signo "BIONUBEN" como nombre de dominio www.bionuben.es .
B. La nulidad de las marcas españolas nº 3735113 "BIONUBÉN" (figurativa), 3750704 "BIONUBÉN ECOPOUCH" (figurativa), 3750703 "BIONUBÉN ECOPURÉ" (figurativa), 4002427 "BIONUBÉN ECOCEREAL" (figurativa), 3750700 "BIONUBÉN PRONATUR" (figurativa) y 4049625 "BIONUBÉN" (denominativa) y, en consecuencia, proceda este Juzgado a librar oficio o mandamiento a la Oficina Española de Patentes y Marcas para comunicar la declaración de nulidad de las marcas antedichas y ordenar la cancelación de su registro y publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial
85.De igual forma, y en cuanto al codemandado LABORATORIOS BIONUBENes necesario declarar que LABORATORIOS BIONUBEN, S.L. ha infringido la marca de la Unión Europea nº 3823333 y las marcas nacionales nº 276081 y 3633452 propiedad de ALTER FARMACIA, S.A. al fabricar, importar, ofrecer, publicitar, distribuir y comercializar productos alimenticios bajo el signo "BIONUBÉN" (o "BIONUBEN")
SEPTIMO.- cesación, abstención y remoción.
86.El artículo 41.a) y c) de la LM recoge la acción de cesación, de abstención y de remoción. Por su parte, la STS de 23 de julio de 2012 recuerda que el presupuesto de la estimación de la acción de remoción es precisamente la estimación de la acción declarativa de infracción marcaria, siendo un efecto automático de la estimada aplicación. Así, argumenta que "la apreciación de la infracción de la marca notoria de la actora, legitima a ésta para pedir la cesación de los actos infractores, en este caso, del uso del signo "Maristas" en la promoción inmobiliaria que la demandada ha desarrollado en Alicante [ art. 41.1.a) LM , aplicable por la remisión general a la regulación interna de cada Estado miembro, contenida en el art. 101 RMC]".En este mismo sentido se pronuncia la STMUE de España de 19 de julio de 2013. Cabe, pues, estimar la acción de cesación, abstención y remoción ejercitada por la parte demandante, que comprenderá la condena a las multas coercitivas del artículo 44 de la LM y del artículo 102 del RMUE para asegurarse la efectividad de estos pronunciamientos de condena.
87.Si bien es cierto que el artículo 34 LM 17/2011 establece que el titular del derecho exclusivo podrá prohibir el uso del signo en redes telemáticas y como nombre de dominio, el RMUE 2017/1001 nada dice al respecto en el artículo 9.3 RMUE al establecer las concretas facultades que integran el ius prohibendi.No obstante lo anterior, doctrina y jurisprudencia vienen entendiendo que el uso como nombre de dominio de una marca registrada puede ser prohibido por su titular al tratarse de un uso inconsentido del signo sobre le que se ostenta un derecho de exclusiva. Así, por ejemplo, la STMUE de España de 5 de octubre de 2015 considera que la protección otorgada por el artículo 9.2.b) del RMUE es también aplicable respecto de los nombres de dominio que originen riesgo de confusión con la marca registrada. De la misma forma, la STMUE de España de 26 de abril de 2016 señala que "Es doctrina asentada de este Tribunal que, de conformidad con la previsión legal específica ( art. 34.3.e LM y art. 9.2.b RMC) el uso del signo como nombre de dominio, cuando hay identidad o similitud entre signos y productos o servicios, implica un uso particularmente prohibido o a prohibir por el titular de la marca vulnerada)".
88.En cuanto a la retirada del mercado de los productos, dadas las dudas en las respuestas por parte del representante legal de PRODUCTOS Y NUTRIENTES PARA BEBES, debemos admitir la condena también en este sentido sin perjuicio de que pueda haberse cumplido tal cuestión a fecha de la presente sentencia. No obstante, no tenemos una prueba clara, como ya hemos razonado, que acredite que a día de hoy la entidad no se encuentra vinculada en ninguno de los procesos de comercialización y, sobre todo, que no existen productos en stock comercializados por PRODUCTOS Y NUTRIENTES PARA BEBES.
89.Por ello, y con perjuicio de los momentos temporales, dada la relación de filiación entre las sociedades, es necesario establecer dicha condena solidariamente, dado que ambas mercantiles parecen estar involucradas en la comercialización. Como decimos, se trata de una cuestión accesoria, en la medida en que ambas entidades han comercializado y, sin perjuicio de la transferencia del nombre de dominio, lo cierto es que solo este pronunciamiento, en cuanto a la cesación le afecta realmente a la entidad LABORATORIOS BIONUBEN. En el resto de caso, ambas entidades han sido infractoras y, aunque en momentos temporales consecutivos, existe una unidad de infracción, dada la relación de filiación, sin que pueda establecerse el momento temporal exacto en el que los productos BIONUBEN han dejado de ser efectivamente comercializados por PRODUCTOS Y NUTRIENTES PARA BEBÉS S.L.
90.Lo mismo tenemos que señalar respecto del nombre de dominio. Una de las partes transmitió el objeto litigioso por lo que la sentencia que se dicte afecta al tercero de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 LEC. Ambas parte se encuentran dentro del litigio porque la segunda entidad ya había intervenido dado que había sido demandada.
91.La cuestión del certificado relativo a que en agosto de 221 se cambió el aviso legal de la página web y la transmisión consecutiva de la titularidad del dominio tiene que ver con la transmisión de la empresa. Sin embargo, como decimos, en la medida en que ambas empresas se encuentran en el presente litigio como demandadas, la cancelación afectará al actual titular.
OCTAVO.-- Acción de daños y perjuicios.
92.La parte actora reclama:
A. la condena de PRODUCTOS Y NUTRIENTES PARA BEBES S.L. a indemnizar a ALTER FARMACIA, S.A. por los daños y perjuicios causados con la infracción de sus marcas, en la cuantía que se determine de acuerdo con las bases que han quedado fijadas por el informe pericial aportado como DOCUMENTO 28 del presente escrito y según lo indicado en el Fundamento de Derecho Décimo Cuarto
B. la condena de LABORATORIOS BIONUBEN, S.L. a indemnizar a ALTER FARMACIA, S.A. por los daños y perjuicios causados con la infracción de sus marcas, en la cuantía que se determine de acuerdo con las bases que han quedado fijadas por el informe pericial aportado como DOCUMENTO 28 de la demanda inicial de 15 de septiembre de 2021 y según lo indicado en el Hecho Tercero del presente escrito y en el Fundamento de Derecho Décimo Cuarto de la demanda inicial de 15 de septiembre de 2021.
93.En cuanto a los demandados, por PRODUCTOS Y NUTRIENTES PARA BEBES S.L. se señala lo siguiente:
A. rechaza la tesis de la responsabilidad "ex re ipsa" que plantea la Actora en su Demanda pues el Artículo 43 de la Ley de Marcas que regula esta acción indemnizatoria es meridianamente claro al respecto, pues en su Apartado 5 establece el derecho del titular de la Marca infringida a percibir en concepto de indemnización de daños y perjuicios el 1 por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos ilícitamente marcados, "SIN NECESIDAD DE PRUEBA ALGUNA". Por todo ello se señala que, "Es evidente a juicio de esta Parte que la indemnización del 1% no requiere prueba alguna, mientras que cualquier indemnización superior sí que exige a la Parte Actora un esfuerzo probatorio que en el presente litigio no se ha producido en absoluto".
B. la acción indemnizatoria ejercitada por la Parte Actora debe ser desestimada, dado que se ha formulado de una manera incorrecta y no ajustada a las facultades que atribuye el Artículo 43 de la Ley de Marcas al titular de una Marca presuntamente infringida. En este sentido, y con cita del punto 370 de la demanda se señala que lo pretendido por la Actora es procesalmente incorrecto, concretamente al exigir: "[...] la cantidad más alta que resulte [...]"pues no se considera que tal posibilidad esté contemplada en el Artículo 43 de la Ley de Marcas .Se señala que solo cabe la petición subsidiaria.
C. Se rechaza igualmente la base señalada por la parte actora en la medida en que el informe pericial habla de "ventas totales mientras que el artículo 43.5 L;M señal que s "cifra de negocio", de forma que es notoriamente conocido que no se trata de sinónimos pues, según la Resolución de 16 de mayo de 1991 del Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) del Ministerio de Economía y Hacienda (BOE 18/1/1992), por la que se fijan criterios generales para determinar el importe neto de la cifra de negocios, tal importe comprenderá los importes de venta de los productos deducidas las bonificaciones y demás reducciones sobre las ventas, así como el Impuesto sobre el Valor Añadido y otros impuestos directamente relacionados.
94.Por la entidad LABORATORIOS BIONUBEN se señala que: se rechaza la indebida pretensión de la Parte Actora de querer obtener duplicada una misma indemnización, dado que por idéntico concepto reclama exactamente lo mismo a las dos Partes Codemandadas, lo que es inadmisible e inaceptable al suponer un enriquecimiento injusto de la Demandante. La Parte Actora no ha solicitado esta indemnización en forma solidaria, de modo que la reclame íntegramente a cualquiera de ambas Partes Codemandadas, sino que torticeramente reclama la misma idéntica indemnización a cada una de ellas, con la finalidad evidente de duplicar injustamente su cuantía, motivo por el que esta Pretensión indemnizatoria contenida en el Suplico de su nueva Demanda Ampliada debe rechazarse.
H. Sistema de responsabilidad
95.Establece el artículo 42 LM lo siguiente:
1. Quienes, sin consentimiento del titular de la marca, realicen alguno de los actos previstos en la letra a) del apartado 3 y en el apartado 4 del artículo 34, así como los responsables de la primera comercialización de los productos o servicios ilícitamente marcados, estarán obligados en todo caso a responder de los daños y perjuicios causados
2. Todos aquellos que realicen cualquier otro acto de violación de la marca registrada solo estarán obligados a indemnizar los daños y perjuicios causados si hubieran sido advertidos suficientemente por el titular de la marca o, en su caso, por la persona legitimada para ejercitar la acción acerca de la existencia de esta, convenientemente identificada, y de su violación, con el requerimiento de que cesen en la misma, o cuando en su actuación hubiere mediado culpa o negligencia o la marca en cuestión fuera renombrada.
96.Se consagra así un doble sistema de responsabilidad objetivo-subjetivo dependiendo de la tipología de la conducta infractora y del carácter de la marca.
97.En el presente caso, sin perjuicio de que se llevó a cabo un requerimiento, lo cierto es que, al tiempo de registro de la marca posterior, la marca anterior era renombrada y, por tanto, nos encontramos con un sistema de responsabilidad objetivo.
I. acreditación de los daños y perjuicios causados por la conducta infractora de la parte demandada.
98.Establece el artículo 43 LM lo siguiente:
1. La indemnización de daños y perjuicios comprenderá no sólo las pérdidas sufridas, sino también las ganancias dejadas de obtener por el titular del registro de la marca causa de la violación de su derecho. El titular del registro de marca también podrá exigir la indemnización del perjuicio causado al prestigio de la marca por el infractor, especialmente por una realización defectuosa de los productos ilícitamente marcados o una presentación inadecuada de aquélla en el mercado. Asimismo, la cuantía indemnizatoria podrá incluir, en su caso, los gastos de investigación en los que se haya incurrido para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción objeto del procedimiento judicial.
2. Para fijar la indemnización por daños y perjuicios se tendrá en cuenta, a elección del perjudicado:
a) Las consecuencias económicas negativas, entre ellas los beneficios que el titular habría obtenido mediante el uso de la marca si no hubiera tenido lugar la violación o, alternativamente, los beneficios que haya obtenido el infractor como consecuencia de la violación.
b) Una cantidad a tanto alzado que al menos comprenda la cantidad que el infractor hubiera debido pagar al titular de la marca por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho.
En el caso de daño moral procederá su indemnización, aun no probada la existencia del perjuicio económico.
3. Para la fijación de la indemnización se tendrá en cuenta, entre otras circunstancias, el renombre y prestigio de la marca y el número y clase de licencias concedidas en el momento en que comenzó la violación. En el caso de daño en el prestigio de la marca se atenderá, además, a las circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión en el mercado
4. A fin de fijar la cuantía de los daños y perjuicios sufridos, el titular de la marca podrá exigir la exhibición de los documentos del responsable que puedan servir para aquella finalidad.
5. El titular de la marca cuya violación hubiera sido declarada judicialmente tendrá, en todo caso y sin necesidad de prueba alguna, derecho a percibir en concepto de indemnización de daños y perjuicios el 1 por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados. El titular de la marca podrá exigir, además, una indemnización mayor si prueba que la violación de su marca le ocasionó daños o perjuicios superiores, de acuerdo con lo dispuesto en los apartados anteriores.
99.El Tribunal Supremo, en el Caso Pasapalabra, STS, Civil sección 1 del 30 de septiembre de 2019 ( ROJ: STS 2852/2019 - ECLI:ES:TS:2019:2852 ) recordaba lo siguiente:
El sistema establecido en la Directiva 2004/48/CE y posteriormente transpuesto a la legislación española, se inspira en el modelo alemán. La jurisprudencia alemana estableció la doctrina, posteriormente positivizada, del dreifache Schadensberechnung o triple cálculo del perjuicio, en el caso de la infracción de los derechos inmateriales. Según esta doctrina, la indemnización a pagar en estos casos podía ser, a elección del titular del derecho infringido, el daño emergente y el lucro cesante, el valor de cesión del derecho en el mercado o la restitución al titular del derecho infringido del lucro obtenido por el infractor con la injerencia.
A. la regalía hipotética:
100.La Sentencia del Tribunal de Marca de la Unión Europea de 6 de mayo de 2016 ( ROJ: SAP A 1272/2016 - ECLI:ES:APA:2016:1272 ) señalaba al respecto lo siguiente:
1. La naturaleza de la regalía es la propia del enriquecimiento injusto.
2. No obstante, en materia de indemnización por violación de marca, la regalía no es sino un instrumento para cuantificar perjuicios en el marco de una acción resarcitoria del perjuicio, no del enriquecimiento injusto.
3. Es por ello que la licencia hipotética encarna daños causados por la infracción, no expresando una presunción aunque se sustente en una ficción jurídica por la cual se presume iures et de iure que se ha celebrado un contra to con el infractor.
4. Es un criterio en todo caso electivo para el perjudicado.
Ello explica a su vez, la forma en que quedan condicionados diversos aspectos de la acción indemnizatoria y en concreto lo relativo a la prueba del daño, a lo que hace a la relación causal y, desde luego, a la cuantificación de la indemnización.
La prueba del daño se satisface con la prueba de la explotación infractora. Si el criterio se sustenta en el enriquecimiento del infractor, el daño consiste en el importe debido y no pagado para que el tercero fuera legítimo usuario de la marca. En tales condiciones, la prueba del quebranto del titular deviene inútil.
Desde la perspectiva del nexo causal, su prueba se cumplimenta con la acreditación de la infracción en tanto ésta supone un uso no contra tado con el titular. Es por ello que el daño para el titular, que es acreedor de lo no cobrado por el contra to ficticio de licencia, trae correspondencia con el ahorro del usuario no autorizado de la marca. Y ese precio debe abonarse al margen del éxito comercial obtenido por el infractor pues éste forma parte del riesgo comercial al que es ajeno el uso autorizado, ficticiamente, de la marca.
En conclusión,
5. El criterio indemnizatorio en que consiste la licencia hipotética condiciona las reglas sobre prueba del daño, sobre prueba de la relación causal entre la infracción y el daño y sobre el importe del daño.
6. Así, la realidad del daño sólo exige la comprobación de la explotación infractora. La naturaleza del criterio en que consiste la licencia hipotética así lo exige, no requiriéndose probar el daño propiamente dicho ni desde luego, el importe del quebranto efectivo.
7. Por otro lado, la acreditación del nexo causal se alcanza con la probanza de la infracción. La hipótesis sobre la existencia de un contra to de licencia, expresa el daño cesante que en forma de ahorro de costes consigue quien invade la esfera de exclusiva de otro. Por tanto, la indemnización por el perjuicio es conforme a este criterio, a ese ahorro obtenido por el infractor correlativo a lo no obtenido por el titular.
8.- Al ser el precio de un contra to ficticio, debe abonarse aunque el infractor no hubiera obtenido beneficios con la infracción.
101.Por tanto, basta la constatación de una explotación por parte del infractor sin que sea necesario siquiera que el titular del derecho de exclusiva venga otorgando habitualmente en el tráfico jurídico económico licencias. Como señala la STMUE de 6 de mayo de 2016, "en su fijación resulta indiferente que hubiera o no política de licencias". En su caso, la dificultad estribará en determinar el cálculo de la concreta licencia a la vista de los usos del sector pero ello no priva de efectividad al modo resarcitorio elegido, reflejo de una acción de enriquecimiento injustificado.
B. los beneficios obtenidos por el infractor. Caso Pasapalabra, STS, Civil sección 1 del 30 de septiembre de 2019 ( ROJ: STS 2852/2019 - ECLI:ES:TS:2019:2852 )
Esta tercera opción constituye en realidad una restitución propia de una condictio por intromisión. No constituye una solución propiamente indemnizatoria porque no responde al quebranto patrimonial sufrido por el titular del derecho de exclusiva vulnerado, sino que busca evitar que quede en el patrimonio del infractor el beneficio patrimonial logrado con la infracción.
102.Y citando jurisprudencia anterior (véase la STS 95/2009, de 2 de marzo), señalaba que no es necesario que el titular del derecho de exclusiva infringido haya sufrido un quebranto patrimonial para que proceda la restitución de los beneficios obtenidos por el infractor, ni que el importe de la restitución se corresponda con ese quebranto.
9.-Por tal razón, para que proceda la restitución del beneficio obtenido por el infractor, es irrelevante que el titular del derecho infringido explote o no directamente tal derecho, porque es irrelevante el beneficio que hubiera podido obtener, ya que lo relevante es qué beneficio ha obtenido el infractor por la intromisión en un derecho cuyo contenido patrimonial atribuye a su titular las utilidades pecuniarias que con el mismo puedan obtenerse.
C. el 1% de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados. El sistema de indemnización mínima del artículo 43.5 LM . Caso Nuba [2019].-
103.Superando las iniciales dudas interpretativas, el Tribunal supremo en el Caso Nuba [2019] (STS, Civil sección 1 de 3 de octubre de 2019 - ROJ: STS 3027/2019 - ECLI:ES:TS:2019:3027 ) fija doctrina jurisprudencial considerando que el articulo 43.5 LM tiene naturaleza indemnizatoria y que, por tanto, establece una presunción iuris tantum de existencia de daño.
[El artículo 43.5 LM] contiene una regla a la que puede acogerse el titular de la marca que ha sufrido una infracción que le ha reportado un "perjuicio", para calcular la indemnización y evitar que la falta de prueba le prive de una compensación económica.
Aunque esta regla acentúa la objetivación de la compensación económica, no por ello puede interpretarse en el sentido de que se tenga derecho a una indemnización incluso en los casos en que se haya constatado que la infracción no pudo ocasionar "perjuicio" alguno al titular de la marca. Exige como presupuesto previo la existencia del "perjuicio", con independencia de su entidad.
Como se ha apuntado en la doctrina, esta regla no altera la naturaleza resarcitoria de la acción de indemnización de daños y perjuicios, que presupone la existencia de estos. No introduce una suerte de sanción por la infracción, en beneficio del titular de la marca infringida, sino que la ratio de la norma es facilitar la cuantificación de la indemnización: en todo caso el 1% de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados.
De hecho, esta regla, que cifra en todo caso la indemnización en el 1% de la cifra de negocio [sin perjuicio de que el titular de la marca pueda exigir una indemnización mayor si prueba que la violación de su marca le ocasionó daños o perjuicios superiores], está relacionada con el criterio de cuantificación de la letra a) del art. 43.2 LM , pues facilita el cálculo del beneficio económico obtenido por el infractor con la violación de la marca.
J. fijación de la indemnización en el presente caso.
104.La parte actora solicita que se fije la indemnización en los términos señalados en el informe pericial aportado documento 28 de la demanda y en el fundamento jurídico decimo cuarto.Ello nos permite recordar alguna cuestión procedimental a futuro. Ciertamente, la fijación de la cuantificación debe realizarse, conforme a criterios y bases (219 LEC y 74.5 LP) en el cuerpo del escrito de la demanda sin perjuicio de que admitimos la remisión en el suplico al cuerpo del escrito. Y ello por cuanto un informe pericia no es más que uno de los medios de prueba de los hechos que se pretenden acreditar en el proceso. Tales hechos integran la causa petendi y, por tanto, deben ser narrados den la demanda conforme establece el artículo 399 LEC. Es cierto, con todo, que muchas son las practicas que s vienen admitiendo y en tanto no se establezca una regla común resulta desproporcionado establecer cualquier tipo de sanción. No obstante, los hechos no han de ser encontrados en la prueba sino narrados en la demanda y, en soporte de los mismos, aportarse la prueba. Y ello porque la fijación de criterios o bases es una cuestión inminentemente jurídica, como lo es por ejemplo, el concepto de cifra de negocio, interpretada por el Tribunal Supremo en el caso STS, Civil sección 1 del 10 de noviembre de 2021 ( ROJ: STS 4187/2021 - ECLI:ES:TS:2021:4187 ).
105.La parte actora opta por reclamar la cantidad más alta que resulte de aplicar los siguientes criterios: (i) el criterio previsto en el art. 43.2 a) de la LM, consistente en los beneficios que haya obtenido el infractor como consecuencia de la violación marcaria; y (ii) el criterio previsto en el art. 43.5 de la LM, que otorga al titular de la marca declarada infringida al menos el 1 % de la cifra de negocios realizada por la Demandada con los productos ilícitamente marcados.
106.En cuanto al criterio del cálculo del lucro cesante consistente en valorar los beneficios obtenidos por la Demandada, conforme al art. 43.2 a) de la LM, bastará con que, una vez se tengan en cuenta las cifras totales de productos controvertidos comercializados por la Demandada en los últimos cinco años, se aplique la siguiente fórmula matemática que, básicamente, es:
107.Por lo que respecta al criterio del art. 43.5 de la LM, en virtud del cual la actora tendría derecho a percibir, sin necesidad de prueba, el 1% de la cifra de negocios realizada por la Demandada con la comercialización de los productos ilícitamente marcados, bastará con que, una vez se tengan en cuenta las cifras totales de los productos controvertidos comercializados por la Demandada en los últimos cinco años, se aplique la siguiente fórmula:
108.Se tiene en cuenta que el lucro cesante reclamado por ALTER será, pues, la cantidad más alta que resulte de aplicar los citados criterios de cuantificación.
109.Es necesario tener en cuenta las criticas de la parte demandada.
D. ¿Ex re ipsa?.
110.En primer lugar, en cuanto a la cuestiones del in re ipsa,la parte no interpreta correctamente la jurisprudencia existen al respecto y confunde lo que son criterios puramente indemnizatorios (lucro cesante o beneficios dejado de obtener en sentido estricto) con criterios compensatorios propios del enriquecimiento injusto o del enriquecimiento sin causa (privación de beneficio o regalía hipotética). En este sentido, la doctrina del in re ipsa loquiturjustifica en buena media los remedios indemnizatorios pero no los explica en su totalidad. En particular, debe ponerse en consonancia con el criterio del 43.5 LM que no establece una presunción iuris et de iure sino una presunción iuris tantum, como señalaba el Tribunal Supremo en el caso Nuba [2019] (STS, Civil sección 1 de 3 de octubre de 2019 - ROJ: STS 3027/2019 - ECLI:ES:TS:2019:3027 ), anteriormente citado.
111.No obstante lo anterior, la parte demandada no ha acreditado la inexistencia de perjuicio, esto es, no ha presentado prueba que demuestren que la conducta fue incapaz de causar perjuicio alguno. Al contrario, se realizó una efectiva comercialización de los productos infractores a través de los mismos canales de distribución de los productos marcados con los signos de la actora y se han identificado supuestos claros de confusión por parte de los propios distribuidores en relación con el origen empresarial de los productos y servicios lo que acredita que, al menos en algun caso, la parte se benefició de la asociación con una marca renombrada como es NUTRIBEN. Dicho lo anterior, el hecho de que la demandante reaccionara rápidamente y que numerosos canales de distribución se le cerrasen no impide la apreciación, en abstracto del perjuicio. En los casos en los que hemos entendido aplicable Nuba [2019] se trata de supuestos extremos en los que a pesar de la amplia protección territorial de un signo, la aplicación material del mismo se ha llevado a cabo en lugares tan distanciados entre sí que es improbable que se haya producido un trasvase efectivo de clientela entre las marcas. En modo alguno se trata del caso presente.
112.Con todo, la presunción se aplica exclusivamente respecto del criterio del 1% de la cifra de negocios, criterio que es propiamente nacional por no venir exigido por la normativa europea.
E. Defecto en el modo de proponer la demanda.
113.En cuanto al defecto en el modo de pedir, se viene aceptando que los criterios indemnizatorios se pueden establecer con carácter subsidiario o alternativo, de forma que se otorga la mayor protección al titular marcario víctima de la infracción que no puede conocer, a priori, qué criterio le reportará una mayor indemnización. Se trata de una cuestión superada que no consideramos que tenga mayor transcendencia desde el punto de vista de la correcta integración de la causa petendi sin que la parte demandada pueda pretender no indemnizar contrario a lo perseguido por la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual amparándose en que la parte, sin contar con la documentación contable necesaria, no pudo adivinar qué criterio reportaría la mayor indemnización. No olvidemos que el criterio del 43.5 LM se configura como un criterio de mínimos.
F. Beneficios brutos o netos.
114.Más relevante es sin embargo la imprecisión del informe pericial en cuanto a si el beneficio en ambos criterios debe ser bruto o neto, al menos en cuanto a la cifra de negocios realizada por la demandada con la comercialización de los productos ilícitamente marcada. En este sentido, la STS, Civil sección 1 del 10 de noviembre de 2021 ( ROJ: STS 4187/2021 - ECLI:ES:TS:2021:4187 ) anteriormente citada establece que el art. 43.2 LM se refería y se refiere (tras el RDL 23/2018, de 21 de diciembre) a los beneficios que haya obtenido el infractor como consecuencia de la violación. Al no establecerse mayor precisión, debemos aplicar la doctrina de esta sala sobre qué debe entenderse por beneficio obtenido por una actividad empresarial. La sala ha entendido, por ejemplo en el caso del contrato de distribución (entre otras, sentencia, 569/2013, de 8 de octubre)y, recientemente, del contrato de transporte continuado ( sentencia 194/2020, de 25 de mayo),que resulta procedente descontar los gastos directos y la repercusión proporcional de los gastos generales e impuestos. Así en la sentencia, 569/2013, de 8 de octubre,razonamos: "el beneficio no se corresponde con la simple diferencia entre compras y ventas, sino que debería haber tenido en cuenta el resto de gastos a los que tuvo que hacer frente para obtener el producto de las ventas (gastos de personal, transportes, gastos financieros, y la repercusión de los gastos generales).
115.Por ello, al no quedar claro que el informe establezca las bases correctamente es por lo que debemos establecer que el beneficio deberá ser neto. Con todo, se trata de una cuestión que se cuantificará en ejecución de sentencia, conforme a lo establecido en el artículo 74.5 LP aplicable analógicamente en sede marcaria.
G. Doble cómputo.
116.Finalmente queda por determinar si existe doble cómputo. Lo cierto es que el mismo no se producirá porque cada una de las entidades deberá responder por los productos efectivamente vendidos, lo que se podrá comprobar conforme a la documentación contable. Esto es, la venta de una misma unidad no habrá sido vendida al mismo tiempo por ambas empresas. No obstante lo anterior, lo cierto es que no podemos determinar la fecha a partir de la cual la entidad PRODUCTOS Y NUTRIENTES PARA BEBÉS dejó efectivamente de vender, esto es, el momento a partir del cual las ventas de todos los productos BIONUBEN se computaron por LABORATORIOS BIONUBEN. Puede haber sucedido que parte del estocaje que se encontraba todavía en el mercado, suministrador por PRODUCTOS Y NUTRIENTES PARA BEBES, haya sido facturado por esta mercantil en relación con ventas acaecidas con posterioridad a la constitución de LABORATORIOS BIONUBEN y al efectivo traspaso de la comercialización de la línea de productos BIONUBEN.
117.Mayores dudas podría haber ofrecido la fijación de la regalía hipotética pero al no ser el criterio solicitado, no procede entrar a discutir la cuestión.
H. Alcance de la condena.
118.Por tanto, la condena es exclusiva para cada una de las entidades en relación con las cifras que ofrezcan respectivamente en relación con la venta del producto infractor en un periodo máximo de 5 años desde la fecha de presentación de la demanda. En ambos casos, el beneficio obtenido debe ser considerado en términos netos y no brutos.
NOVENO.- Multas coercitivas.
119.De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 LM, cuando se condene a la cesación de los actos de violación de una marca, el Tribunal fijará una indemnización de cuantía determinada no inferior a 600 euros por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la violación. El importe de esta indemnización y el día a partir del cual surgirá la obligación de indemnizar se fijará en ejecución de sentencia.
120.Somos conscientes de que la cuestión suscita cierta controversia y no pocos problemas en sede de ejecución. No obstante lo anterior, hemos de decantarnos por una aplicación literal de la ley. Por tanto, la sentencia no procede a la imposición de multa alguna, sino que será al tiempo de despacho de ejecución, y mediante pieza separa da multa, como se procederá a la imposición y, en su caso, a la liquidación de la cuantía indemnizatoria correspondiente.
121.Por tanto, no procederá la fijación del dies a quo,ni de la cuantía indemnizatoria, sino a la luz de las circunstancias concurrentes una vez se despache ejecución, bien provisional, bien definitiva.
DÉCIMO.- Costas.
122.De conformidad con lo dispuesto en el artículo 394 LEC, las costas se imponen a las partes demandadas.
